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臺灣彰化地方法院民事判決　104年度訴字第785號 原　　　告　武洲工業有限公司 法定代理人　吳武魁 訴訟代理人　蔡碧仲律師 被　　　告　劉宗旻 訴訟代理人　王俊凱律師 上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國105年2月24日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告起訴請求被告給付原告新 台幣（下同）2,025,980元及遲延利息，並刊登道歉啟示。 於起訴狀繕本送達後，擴張為請求被告給付3,052,618元及 遲延利息，並刊登道歉啟示，合先敘明。 二、原告主張： ㈠被告自民國104年5月25日起，寄發警告函予原告所銷售之不 鏽鋼雙層防蟑網（下稱系爭商品）合作之網路通路商，包括 生活市集、PCHOME購物中心、大買家販賣網路店、MOMO購物 網、露天拍賣、107號店鋪、奇摩拍賣、網路家庭等各網站 拍賣平台，聲稱原告所販售之系爭商品侵害其專利權云云， 要求將系爭商品下架，其中生活市集與大買家二平台將原告 列入黑名單，並將系爭商品下架，其餘平台初步具有下架動 作，惟經原告積極派出專員溝通並出示律師函後，始重行上 架販售，被告前開行為造成原告極大營業損失。此外，前開 警告函之記載亦透過網際網路迅速傳播，大大影響消費者之 購買意願，更使原告長久以來用心經營之合作對象心生疑慮 ，對原告之其餘商品產生不信任感，造成原告商譽之重大損 害。 ㈡按「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術 報告進行警告。」、「發明專利權之效力，不及於下列各款 情事：三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。 」，專利法第116條、第59條第1項第3款定有明文。而新型 專利係採形式審查，為防止專利權人濫用權利，因此行使新 型專利權時應提出新型專利技術報告。本件被告未提出新型 專利技術報告，與專利法規定相悖，屬專利權之不當行使。 原告販售之系爭商品，在被告申請專利時已存在，屬先前存 在技術，即使與被告所申請之新型專利具有類似性，按專利 法第120條準用同法第59條第1項第3款之規定，被告專利權 之行使範圍應受限制，不得主張原告侵害其專利權。此外， 系爭商品先於被告新型專利之申請，被告所持新型專利權具 有不符新型專利定義之專利權應撤銷事由，被告未盡相當之 注意，行使權利具有過失，就原告所受損害應負賠償責任。 ㈢又按「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函 者，為依照著作權法、商標法、或專利法行使權利之正當行 為：㈢將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得 鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進 口商或代理商，請求排除侵害者。」、「事業未踐行第三點 或第四點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易 秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第25條之違 反。」、「事業雖踐行第4點規定之先行程序而發警告函， 但內容涉有不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有 無違反公平交易法…第24條、第25條之規定。」、「本條所 稱『顯失公平』：係指『以顯失公平之方法從事競爭或商業 交易』者。…類型：2、以損害競爭對手為目的，阻礙公平 競爭之行為其常見行為類型如：(2)…其係對自身或他事業 之交易相對人或潛在交易相對人以書面散發他事業侵害其權 利之表示，如未經確認及通知之先行程序，足致對手之交易 相對人心生疑慮，甚至拒絕交易，則構成本條之顯失公平行 為。」公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專 利權警告函案件之處理原則第2點第3款、第5點、公平交易 委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則第7點分別定 有明文。兩造係販售功能類似之不銹鋼防蟑網，屬競爭關係 。被告以僅以形式審查所獲之新型專利字號，未提示新型專 利報告書，亦未送請專業機構鑑定取得鑑定報告，而逕發警 告函予原告所合作之網路販售平台，致使網路平台將系爭商 品下架，原告無法販售。今被告係對原告之交易相對人以書 面散發原告侵害其權利之表示，亦未經確認及通知等先行程 序，致被告之合作網路平台心生疑慮，拒絕交易合作，阻絕 原告大部分銷售通路，造成原告極大營業損失被告專利權之 不當行使濫發警告信函之行為，構成公平交易法第24條、第 25條之不公平競爭，原告得依民法第184條第2項、公平交易 法第29條、第30條等規定請求損害賠償。 ㈣被告應賠償原告2,552,618元之營業相關損失： 1.原告遭「生活市集」與「大買家」下架系爭商品之營業利潤 損失，自6月1日計算至10月18日共計1,177,681元： ①系爭商品於生活市集上架後，2個月業績達4倍成長，若無本 件侵權事件，業績將達初始10倍以上，以事發前一週營業數 額79,158元計算至10月18日共20週，並將營業額乘以70%為 商品利潤，共1,108,212元（79,158×20×70%）。 ②系爭商品遭大買家下架處分，按6月1日前45日營業收入31,8 99元，就本件事發迄10月18日共140日計算營業額，並將營 業額乘以70%為商品利潤，被告應賠償原告69,469元。 2.原告派專員經歷一個月溝通，並出示律師函，PCHOME及MOMO 購物願先行上架，但生活市集與大買家仍在溝通中。原告日 常原以網路與合作平台聯繫，然本件爭議發生後，原告必需 派遣專員至各網路平台公司設置地面對面溝通與協調，始得 保有部分平台維持上架之結果，此係減少損害擴大之必要行 為。被告應給付原告2位專員薪資共100,000元與出差費用70 ,600元共170,600元。 3.原告所需繳交予四個網路平台之服務管理費用共632,838元 ：此以各網路平台服務費（平台維護費+銷售獎金+倉儲管理 費）之收取，約占每個月營業收入20%至25%左右，以平均值 22.5%計算。 ①生活市集本件事發前一週營業數額79,158元，計算至10月18 日，共20週之服務管理費356,211元。 ②大買家5月份營業收入為31,899元，服務管理費計算至10月1 8日共約4.5個月為32,298元。 ③PCHOME購物中心5月份營業收入151,851元，服務管理費計算 至10月18日共約4.5個月為153,749元。 ④MOMO購物網5月份營業收入為89,462元，服務管理費計算至1 0月18日共約4.5個月為90,580元。 4.原告網路平台重新上架費用加總148,000元：原告遭生活市 集、大買家購物網、PCHOME、MOMO購物網強迫下架，目前前 二者仍下架，後二者恢復上架。被告應給付原告前開4個網 路平台重新上架之必要費用共148,000元。 5.原告於未被下架之網路平台販售系爭商品，因本件影響致營 業收入減少之差額為252,889元： ①MOMO購物網5月份營業收入為89,462元，6月份因本件影響， 營業收入下滑為74,237元，差額為15,225元，合計迄今4.5 個月再乘以70%為47,959元。 ②PCHOME購物中心4月26日至5月25日營業收入151,851元，5月 26日至6月25日營業收入144,376元，6月26日至7月25日營業 收入94,269元，以此2個月收入差額之平均，再計以4.5個月 並乘以70%共204,930元。 6.原告事後與合作平台溝通，回復信譽所支出之費用共170,60 0元：判決確定後，原告必須派兩位專員前往各個合作平台 之法務單位洽談並提出法院判決，釐清本件被告侵權與不公 平競爭競爭行為，被告應給付原告此薪資花費100,000元與 出差費用70,600元。 ㈤被告應賠償原告50萬元之商譽損害，並為回復原告名譽之處 分： 1.原告長期與相關網路銷售平台合作，耗費無數成本與時間， 始建立合作平台之信任。並且透過商品品質與努力的市場開 拓，使產品得獲消費者信任。本件被告之侵權行為，損害原 告商譽甚重，不僅合作平台充滿疑慮，欲終止合作關係，且 使消費者對原告販售之所有商品心生卻步，影響銷售甚鉅。 是若僅以道歉處分，不足回復原告名譽損失，原告就此向被 告請求50萬元之損害賠償。 2.被告之侵權行為與權利濫用行為，致原告發生極大商譽損失 。被告應負擔費用，別於蘋果日報、自由時報、中國時報全 國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附件所 示之道歉啟事各壹日。說明原告系爭商品無侵害專利權之情 事，以回復原告之商譽。 ㈥對被告抗辯所為之陳述： 1.原告已委託專利商標事務所向經濟部智慧財產局就被告本件 新型專利進行舉發。智財局於104年8月13日以00000000000 號函，命被告提出答辯書，經被告申請展延；智財局復於10 4年9月22日以00000000000號函，命被告一個月之內提出答 辯，不得再請展延。被告對於專利之舉發，未能即時提供資 料予以答辯，被告未持有可茲與他人鑑別之新型專利資料， 更可證明被告尚未充分掌握本件新型專利之內涵與範圍，逕 為發放警告函，未盡「注意義務」，亦違反專利法第116條 之規範，顯具有過失，成立民法上侵權行為。 2.被告散發警告函，非為專利權正當行使，故無公平交易法第 45條之適用。 3.被告辯稱其於104年1月16日已向經濟部智慧財產局申請技術 報告卻未受任何處分，被告於發函通知前，已經先行與鑑定 人員確認原告之產品侵害被告之專利權云云。惟行政機關拒 絕作成行政處分，被告應循行政救濟途徑解決，專利法第11 6條既已有法定提出技術報告之義務，自無足以行政機關之 疏失或怠惰加以免除。退步言之，縱被告得以提出專業機構 鑑定報告代替之，惟被告未於寄發警告函時一併檢附，警告 函中僅泛稱「已請專利事務所人員確認此商品已侵權」，未 提出任何事證，已使原告喪失第一時間澄清、解釋之機會， 而有礙事業相互間自由競爭之市場健全發展。故被告主張係 屬正當行使權利云云，顯不足採。 ㈦聲明： 1.被告應給付原告3,052,618元，及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 2.被告應負擔費用，分別於蘋果日報、自由時報、中國時報全 國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附件所 示之道歉啟事各壹日。 3.第1項聲明願供擔保請准宣告假執行。 三、被告則以： ㈠被告於103年10月30日申請「防毛髮阻塞之落水頭濾網蓋」 並取得M497680號新型專利權（下稱系爭新型專利權），嗣 於104年1月16日提出新型專利技術報告之申請，但發現原告 104年3月份之產品竟標示「專利商品，仿冒必究」，被告乃 與商標事務所進行確認原告之產品並無專利權申請，且侵害 被告之專利權，被告提出於104年5月間始向原告之網頁留言 ，表示原告所生產之產品有侵害被告所有系爭新型專利權， 第18圖樣式相同，已請專利事務所確認相符，已侵害本人之 專利權，請下架。但原告不為所動，仍然持續販賣，因此被 告之行使專利權，乃係基於智慧局之權利證明後，並經過侵 權比對才於原告之網頁留言，並於原告對於被告之留言不加 以理會後，才向原告於網路上銷售之商家留言，「表示原告 所生產之產品有侵害被告所有M497680號新型專利權，第18 圖樣式相同，已請專利事務所確認相符，已侵害本人之專利 權，請貴公司盡速查明，若廠商無法提出其專利，請盡速下 架，已維護專利權人之權利。」，被告於留言前早已向智慧 財產局申請技術報告，惟智慧財產局尚未核發該報告，但足 證被告並無專利法該條立法所謂之濫用權利，被告行使權利 乃係基於維護己身專利權之正當行使，並無故意過失。 ㈡被告於所有之專利權被撤銷前，被告之行使專利權仍屬於正 當之權利行使，並不該當民法第184條第1項前段之侵權行為 之要件。專利法第116條之立法目的在於禁止權利之濫用， 而非禁止專利權人於未提示技術報告即為提起民事訴訟亦非 法所不許。因此，由立法理由觀之，提示新型專利技術報告 應為主張權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦 與之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告禁行警 告後，應不得主張其新型專利權。故在未提示技術報告即進 行警告之前，僅是專利權人無法向製造、銷售仿冒品之人主 張其等有故意過失不法侵害專利權而已；並非專利權人違反 該條文規定即反而構成侵權行為，法律亦無就此規定專利權 需因此負賠償責任益證。原告認為被告違反第116條即構成 侵權損害賠償責任當有誤解。 ㈢再參酌專利法第117條規定，新型專利權人只有在未提示技 術報告即逕行警告且其專利權被撤銷時，始需就其專利權被 撤銷前因行使專利權所致他人之損害，負賠償責任，足證違 反專利法第116條之規定，並非當然需負賠償責任。加之， 倘若依照原告之解釋，若未提示技術報告即逕行警告，即應 負損害賠償責任，而不論專利權是否遭到撤銷，將形成專利 權之期間變相被縮短，且專利權人反而需賠償侵權人。倘若 專利權事後證實確實有效存在，將形成專利權人反而需要賠 償侵權人之怪異現象，當嚴重違反專利法之立法目的。專利 法第116條之規定由體系解釋更需與第117條之規定合併觀之 ，否則合以其利法解示接聯結一起，另由第117條之規定方 有損害賠償之規定，並另於但書規定依據技術報告行使權利 ，不在此限可以主張免責併同觀之，方可以正確解讀第116 條之規定，原告主張兩條文不相關，當有所誤解。 ㈣被告早已於104年1月16日向經濟部智慧財產局申請技術報告 ，至今已經一年，仍未作出任何行政處分，被告之行使專利 權限已經嚴重被限縮，若認為被告因此而需負擔損害賠償責 任，則此段期間被告之專利權何在？豈非恢復至實質審查之 情形，又何需修改為形式審查？亦證原告之主張不當。再被 告之警告，並非如原告所稱之警告函，而係於警告原告後， 未獲原告處理解決，徵得信聯國際聯合商標事務所於104年5 月8日出具報告，鑑定認為原告之產品侵害被告所有之新型 專利權後，被告方於5月中旬於網路上通知賣家亦即原告， 表明被告已經取得專利權，但原告置之不理，被告方於同年 月24日於網路平台請求賣家亦即原告回覆，但原告竟將被告 之通知予以刪除，被告乃於網路之處請求原告回覆，原告並 未回覆，因此，被告完全是基於專利權之正當行使。另被告 於網路上之留言，當原告不願回覆時，其他消費者根本看不 到，只有賣方亦即原告與留言之被告知悉看到，原告所提出 之資料故意刪除此部分。況且，被告於發送敬告函之前，即 先行與專利事務所人員配合鑑定確認侵害系爭新型專利權範 圍，併具體指出侵害所有專利權第18圖之樣式，足證被告完 全是正當權利之行使，並非以概括之言詞泛言侵害專利權等 語帶過，因此被告基於專利權正當權利行使並不該當侵權行 為之要件。 ㈤被告基於正當權利行使，並於發函通知前，已經先行與鑑定 人員確認原告之產品侵害被告之專利權，被告皆註明「新型 專利權字號M497680原告之產品與被告之專利權第18圖相同 ，本人已請專利事務所人員確認此商品已侵權請重視並且下 架」，符合公平交易法第45條規定，且符合公平會所頒布對 於事務發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原 則第2點第3款、第5點之行政指導命令，因此並未有何違反 公平法之規定。 ㈥否認原告受有損害，系爭商品僅有大買家、生活市集曾下架 ，之後仍然持續銷售，原告目前仍持續出售所銷售之侵權產 品，未有損害發生，且無商譽受損。原告主張之損害及計算 標準，均係其以電腦圖表自說自話，根本未有證據證明。 ㈦原告主張其商譽損害，請求刊登道歉啟事，與事實不符，原 告所謂未侵害被告之專利權，證據何在？且被告既然已經具 體指出原告之商品侵害被告之系爭新型專利權，並特別指出 係侵害專利權圖說第18圖，原告迄今仍未說明何以未侵害被 告之專利權，豈能刊登未侵害之詞。況被告係基於正當專利 權之行使，並經專利事務所鑑定侵權，並非毫無證據指稱， 並無任何違反專利權以及公平交易法之規定等語置辯。並聲 明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告 免為假執行。 四、得心證之理由： ㈠查原告主張被告自104年5月25日起，未提示新型專利技術報 告，即向原告所銷售之系爭商品合作之網路通路商生活市集 、PCHOME購物中心、大買家販賣網路店、MOMO購物網、露天 拍賣、107號店鋪、奇摩拍賣、網路家庭等各網站拍賣平台 ，聲稱系爭商品侵害其專利權，要求將系爭商品下架等事實 ，業據其提出通知郵件為證（見本院卷第33-58頁），且為 被告所不爭執，應堪認為真實。 ㈡原告主張被告於警告時未提示新型專利報告，為有過失乙情 ，為被告所否認，辯稱其係行使專利權云云。經查： 1.按「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技 術報告，不得進行警告。」，專利法第116條定有明文。其 立法理由為：「一、由於新型專利採形式審查，未對是否合 於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫 發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技 術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提 要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之 重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進 行警告，以資明確。」。查被告於通知原告之交易相對人原 告侵害系爭新型專利權，要求將系爭商品下架時，未提示新 型專利技術報告之事實，為被告所不爭執，則依上開規定， 被告自不得進行警告。 2.被告雖辯稱其係因原告置之不理，始通知原告之交易相對人 ，依專利法第117條規定，在系爭新型專利權被撤銷前，其 係正當行使專利權云云。按「新型專利權人之專利權遭撤銷 時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠 償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當 之注意者，不在此限。」，專利法第117條固定有明文。惟 該條100年12月21日修正之立法理由已記載「...二、第一項 修正：㈠新型專利自92年修正改採形式審查後，固加速專利 權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性 ，故現行條文第104條規定權利人行使權利時，應提示新型 專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告， 藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。㈡為防止權 利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明 定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除 新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內 容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任 。三、現行條文第二項修正後移列但書規定：㈠現行條文第 2項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權 人負舉證責任，為使舉證責任之分配更加明確，爰修正移列 但書規定。㈡另現行條文第2項規定，『常導致新型專利權 人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料 ，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利』；或認為 只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而 不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成 障礙，亦嚴重影響交易安全。㈢按新型專利技術報告即使比 對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文 獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習 知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新 型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於 新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務 ，始為周妥，爰予修正。」等語甚明，益足認被告不得僅以 其形式上取得新型專利權，在欠缺新型專利技術報告之情形 下進行警告。則被告疏未注意，未提示新型專利技術報告， 即進行警告，致原告所有系爭商品遭部分交易相對人下架， 自有過失，原告主張被告應依民法第184條第1項前段規定負 侵權行為責任，應屬有據。 ㈢原告主張被告違反公平交易法第24條、第25條規定乙情，為 被告所否認，辯稱其通知前已先與鑑定人員確認系爭商品侵 害系爭新型專利權，且記載專利權字號、產品，符合公平交 易法第45條規定云云，並提出新型專利侵害鑑定報告為證（ 見本院卷第126-129頁）。按「事業不得為競爭之目的，而 陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」、「除本 法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺 罔或顯失公平之行為。」、「依照著作權法、商標法、專利 法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法 之規定。」，公平交易法第24條、第25條、第45條分別定有 明文。本件被告於警告時未提示新型專利技術報告，既違反 專利法第116條規定，自不得其所為係依專利法規定行使權 利之正當行為，故被告辯稱其不適用公平交易法之規定云云 ，為無可採。又兩造為競爭對手，衡諸常情，原告之交易相 對人收受被告之警告通知，不免心生疑慮，為避免涉入糾紛 ，亦可能拒絕與原告交易。則被告雖已鑑定原告販賣之系爭 商品侵害系爭新型專利權，惟被告尚未取得新型專利技術報 告，無從提示，仍為警告行為，堪認其所為足以影響交易秩 序且顯失公平，應違反公平交易法第25條規定，亦構成民法 第184條第2項違反保護他人法律之規定。是原告主張被告依 公平交易法第29條、第30條及民法第184條第2項等規定，應 負損害賠償責任，亦屬有據。 ㈣原告主張其因被告不當行使專利權，致受有2,552,618元營 業損失之事實，為被告所否認。原告雖提出報表等為證（見 本院卷第63-69頁），惟該文書之內容係原告自行製作，原 告復未舉證證明內容為真正，自不能據以認定原告受有損害 。是原告請求被告賠償上開損害，不應准許。 ㈤未查，原告主張被告侵害其名譽，其受有50萬元之商譽損害 ，為被告所否認。而依被告通知原告交易相對人之電子郵件 內容觀之，被告已記載其所有系爭新型專利權字號及範圍， 表達系爭商品侵害被告之專利權，要求原告如無法提出專利 ，應盡速下架等語。而被告所有之系爭新型專利並未經撤銷 ，為兩造所不爭執，亦不能認被告通知內容不實。是原告僅 以被告於警告時未提示新型專利技術報告，即主張被告侵害 其名譽，尚無可採。另原告主張其受有受有50萬元之商譽損 害，亦未舉證以實其說。從而，原告請求被告賠償50萬元之 商譽損害，並請求被告回復其名譽，在報紙刊登如附件所示 被告明知原告未侵害系爭新型專利權等內容之道歉啟示，亦 無從准許。 ㈥綜上所述，原告請求被告應給付3,052,618元，及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息； 並請求被告負擔費用，分別於蘋果日報、自由時報、中國時 報全國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附 件所示之道歉啟事各壹日，均為無理由，應予駁回。又原告 之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判 決結果無影響，無庸逐一論述，併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 105 年 3 月 9 日 民事第二庭 法 官 羅秀緞 以上正本係照原本作成。 如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委 任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 105 年 3 月 9 日 書記官 張良煜