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智慧財產法院行政判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 100年度行商訴字第79號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 100年10月27日辯論終結 原　　　告　柏昶有限公司 代　表　人　陳瑞敏 訴訟代理人　莊勝榮律師 複 代理 人　林明煌律師 被　　　告　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花（局長） 訴訟代理人　林政憓 參　加　人　株式會社永木精機 代　表　人　Takayuki Nagaki 訴訟代理人　桂齊恆律師 複 代理 人　江郁仁律師 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國100 年 4 月12日經訴字第10006098290 號訴願決定，提起行政訴訟，並 經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、事實概要：原告於民國95年7 月11日以「NAGAKI」商標，指 定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類 表第8 類之「活線用張線器（拉緊器）、手搖式張線器（拉 緊器）、絕緣用操作手工具、尼龍帶式手搖張線器（拉緊器 ）、手搖鋼索式張線器（拉緊器）、鍊條式手搖張線器（拉 緊器）、棘輪式鍊條鋼索手搖張線器（拉緊器）、緊線夾具 （手工具）、棘輪式多功能扳手、絕緣棘輪式多功能扳手、 扭力扳手、電纜剝離器、棘輪式電纜剪、手動電線脫皮工具 、其他鎖固用手工具、夾頭、剝皮刀、複合扳手。」等商品 ，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標 （下稱系爭商標）。嗣參加人提出據以評定商標「NAGAKI」 （下稱據以評定商標），主張系爭商標之註冊有違商標法第 23條第1 項第12款、第14款規定，對之申請評定。經被告審 查，認為系爭商標有商標法第23條第1 項第14款規定之適用 ，以99年12月23日中台評字第990204號商標評定書為「系爭 商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴 願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。 本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響 ，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人 獨立參加本件被告之訴訟。 二、本件原告主張： ㈠參加人於95年1 月1 日授權原告代理販賣產品，嗣原告發現 訴外人今輝公司在台灣註冊「Nagaki」商標，參加人乃於95 年3 月31日委任原告提出救濟，為向訴外人今輝公司提出異 議，參加人同意以原告之名義申請商標註冊，故於95年5 月 1 日與原告簽訂授權書。原告於95年6 月5 日向訴外人今輝 公司提出商標之異議，並於95年7 月1 日申請系爭商標註冊 ，經被告於96年4 月16日准予註冊，原告遂於96年5 月14日 通知參加人系爭商標獲准註冊之事。 ㈡原告與參加人於95年1 月1 日簽訂販賣代理店契約書，約定 由參加人委託原告在台灣及中國販賣參加人之產品。由上開 契約書第9 條約定可知，參加人所製造產品有關之專利發明 、新式樣、商標等工業所有權歸參加人所有，原告不得擅自 取得。嗣雙方於95年3 月31日簽訂「NAGAKI」商品銷售授權 合約，依該合約第6 條約定，原告有義務維護參加人及其產 品之形象及聲譽，並防止被侵佔之權利，然此約定並非預先 排除原告得以其名義向被告申請商標註冊，蓋原告與參加人 簽訂上開契約時，無法預測對訴外人今輝公司異議或評定之 結果，不無可能事先排除原告申請商標註冊之意。訴願決定 以上開契約無同意以原告名義申請系爭商標，有邏輯之謬誤 ，顯違背論理法則。 ㈢被告以授權書內容未載明商標權人得以自己名義向被告提出 商標之申請，惟雙方之真意係以原告之名義申請，否則原告 自無須花費三年之時間與費用向訴外人今輝公司提出異議， 況上開授權書之訂定離撤銷系爭商標期間長達三年半，倘參 加人有以其名義在台申請商標之意思，自會提出公司執照、 台灣駐日代表處之簽證及大小章、註冊費用、申請註冊等資 料予原告，足見參加人並無以其名義申請系爭商標註冊之意 。又原告為參加人在台灣之代理商，參加人授權原告以原告 之名義向訴外人今輝公司提出異議，並授權原告以其名義向 被告申請註冊商標，符合商標法第23條第1 項第14款但書之 規定。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。 三、被告則以： ㈠有關參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標部分 ：參加人係日本拉線器商品之製造商，以其歷任公司代表人 之姓氏「永木」為法人名稱之特取部分，並以「永木」之日 語讀音「NAGAKI」作為商標使用在其所產製之商品上，於西 元2005年7 月1 日以「NAGAKI」商標在日本獲准註冊於手動 式張線器等挾持工具，復於美國、英國、中國及澳洲等國取 得商標權。原告於另案提出參加人使用據以評定商標之相關 證據資料，而參加人先使用據以評定商標之事實除為原告所 知悉外，並經被告中台異字第G00000000 號商標異議審定書 肯認在案。是參加人於系爭商標申請註冊日即95年7 月11日 前，先使用據以評定商標在張線器等商品上之事實，足堪認 定。 ㈡有關商標是否近似暨其近似程度及商標之服務是否類似暨其 類似程度部分：系爭商標係由外文「NAGAKI」構成，與據以 評定商標相較，二商標均以外文「NAGAKI」作為商標，應屬 構成近似之商標，且近似程度極高。又系爭商標指定使用在 「活線用張線器（拉緊器）、手搖式張線器（拉緊器）、絕 緣用操作手工具、尼龍帶式手搖張線器（拉緊器）、手搖鋼 索式張線器（拉緊器）、鍊條式手搖張線器（拉緊器）、棘 輪式鍊條鋼索手搖張線器（拉緊器）、緊線夾具（手工具） 、棘輪式多功能扳手、絕緣棘輪式多功能扳手、扭力扳手、 電纜剝離器、棘輪式電纜剪、手動電線脫皮工具、其他鎖固 用手工具、夾頭、剝皮刀、複合扳手。」等商品，與據以評 定商標先使用在「手搖式張線器（拉緊器）、棘輪式多功能 板手。」等商品，兩者均屬張線器等手工具類商品，在用途 、功能、產製者、行銷管道或其他因素上具有共同或關聯之 處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似 之商品，且為高度類似之商品。是系爭商標之申請註冊，顯 有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。 ㈢有關原告因契約及業務往來關係而知悉據以評定商標存在部 分：參加人係日本拉線器商品之製造商，其使用據以評定商 標在張線器等商品上，並在日本等國取得商標權。另據參加 人提出之販賣代理店契約書及授權銷售合約書可知，原告原 係參加人在我國之代理商，雙方曾於95年1 月1 日簽訂販賣 代理店契約書，約定由參加人委託原告在台灣及中國販賣參 加人之產品。由上開契約書第9 條約定可知，參加人所製造 產品有關之專利發明、新式樣、商標等工業所有權歸參加人 所有，原告不得擅自取得。嗣雙方於95年3 月31日簽訂「NA GAKI」商品銷售授權合約，依該合約第6 條約定，原告有義 務維護參加人及其產品之形象及聲譽，並防止被侵佔之權利 。況於系爭商標申請註冊前，原告之代表人曾以第三人搶先 申請註冊參加人先使用之據以評定商標為由，向被告提起異 議，經被告以中台異字第G00000000 號商標異議審定書肯認 參加人先使用據以評定商標之事實，並撤銷第三人搶先申請 註冊之第0000000 號商標，足見原告因與參加人間具有契約 及業務往來關係而知悉據以評定商標存在之事實。 ㈣原告提出其與參加人於2006年5 月1 日簽署之授權書，主張 其依授權書代表在台灣註冊，曾徵得參加人之意見及提出證 明文件，始順利依法完成登記，且於完成申請取得證書後， 乃於98年9 月21日提出申請商標移轉登記，然因缺少文件及 印鑑未能即時補件而延誤，原告並無侵占之意圖。依上開授 權書中譯本固載明參加人授權原告之總裁陳瑞敏，為台灣及 中國地區唯一代理人，並處理向有關機關申請註冊商標、進 出口與銷售該公司商品及提供售後服務與阻止任何侵犯該公 司產品信譽之行為等事務，然上開授權書並未載明原告得以 自己名義向被告提出商標之申請。是原告據此主張系爭商標 無商標法第23條第1 項第14款規定之適用，顯不足採。又系 爭商標既有應依商標法第23條第1 項第14款規定撤銷其註冊 情形，即毋庸審究是否另違反同法第12款規定。並聲明駁回 原告之訴。 四、參加人主張： ㈠有關參加人確有先使用據以評定商標部分：參加人為日本著 名拉線器商品之製造商，參加人所出產之商品深受客戶喜愛 。參加人取歷任公司代表人之姓氏「永木」為法人名稱之特 取部分，並創用「永木」之日語讀音「NAGAKI」為公司之代 表標誌，以表彰商品之產製來源，是據以評定商標具有獨創 之設計理念，並因持續且顯著標示於商品及相關之宣傳文件 ，為客戶所知悉及具有深刻印象。又參加人於西元2005年7 月1 日以據以評定商標在日本獲准註冊於手動式張線器等挾 持工具，其後陸續在美國、英國、中國及澳洲等國取得商標 權，足見據以評定商標為參加人創用之獨特標誌，並已在國 內外獲得保護，亦足見參加人為據以評定商標之先使用人。 ㈡有關商標是否近似暨其近似程度及商標之服務是否類似暨其 類似程度部分：系爭商標之外文「NAGAKI」與據以評定商標 「NAGAKI」並無二致，二商標構成相同或高度近似。又系爭 商標指定使用於「活線用張線器（拉緊器）、手搖式張線器 （拉緊器）、絕緣用操作手工具、尼龍帶式手搖張線器（拉 緊器）、手搖鋼索式張線器（拉緊器）、鍊條式手搖張線器 （拉緊器）、棘輪式鍊條鋼索手搖張線器（拉緊器）、緊線 夾具（手工具）、棘輪式多功能扳手、絕緣棘輪式多功能扳 手、扭力扳手、電纜剝離器、棘輪式電纜剪、手動電線脫皮 工具、其他鎖固用手工具、夾頭、剝皮刀、複合扳手。」等 商品，與據以評定商標使用於「手動式張線器等挾持工具」 等商品構成高度類似。 ㈢有關原告申請系爭商標時已知悉據以評定商標之存在部分： 系爭商標申請註冊前，原告之代表人陳瑞敏以「NAGAKI」為 參加人創用之標誌為由，於95年5 月30日，在對訴外人今輝 貿易有限公司註冊第0000000 號「NAGAKI」商標提出異議， 嗣原告以圖樣相同之系爭商標申請註冊，顯係事先知悉且後 來搶註之行為。又原告於上開案件自承其為參加人之台灣總 代理，可知原告對參加人就據以評定商標為先使用人之事實 ，自知甚詳。復由參加人與原告所簽訂之販賣代理店契約書 可知，參加人當時委託原告在台灣及中國地區負責販賣參加 人之產品，足見原告對據以評定商標為參加人創用標誌之事 實，知之甚詳。而原告知悉據以評定商標存在而以不正競爭 行為搶先申請註冊之情事，已違背上開販賣代理店契約書第 9 條約定，應有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。 ㈣原告主張參加人於95年5 月1 日所簽署之授權書中，已同意 以原告名義申請註冊商標。然由上開授權書中文版之內容可 知，參加人僅指定原告為代理人，並委其在台灣代理提出商 標註冊申請，然未授權原告得以自己名義將參加人之商標申 請註冊，是系爭商標之申請註冊並非源自於參加人之同意， 況原告所主張授權書簽署之背景及原因，就法律之規定及時 間之因素等觀察，均與事實不符，足見本件並無商標法第23 條第1 項第14款但書規定之適用，系爭商標之註冊應予撤銷 。並聲明駁回原告之訴。 五、依上開當事人陳述內容，可知本件主要爭點為：系爭商標「 NAGAKI」申請註冊是否有商標法第23條第1 項14款規定之適 用？茲分述如下： ㈠按「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或 服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務 往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該 他人同意申請註冊者，不在此限。」為商標法第23條第1 項 第14款所規定。 ㈡本件原告前於95年7 月11日以「NAGAKI」商標，指定使用於 商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第8類 之「活線用張線器（拉緊器）、手搖式張線器（拉緊器）、 絕緣用操作手工具、尼龍帶式手搖張線器（拉緊器）、手搖 鋼索式張線器（拉緊器）、鍊條式手搖張線器（拉緊器）、 棘輪式鍊條鋼索手搖張線器（拉緊器）、緊線夾具（手工具 ）、棘輪式多功能扳手、絕緣棘輪式多功能扳手、扭力扳手 、電纜剝離器、棘輪式電纜剪、手動電線脫皮工具、其他鎖 固用手工具、夾頭、剝皮刀、複合扳手。」等商品，向被告 申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。經查， 本件參加人乃係日本拉線器商品之製造商，其以歷任公司代 表人之姓氏「永木」為法人名稱之特取部分，並以「永木」 之日語讀音「NAGAKI」作為商標使用在其所產製之商品上， 於西元2005年7 月1 日以「NAGAKI」商標在日本獲准註冊於 手動式張線器等挾持工具，復於美國、英國、中國及澳洲等 國取得商標權，此部分事實除經參加人提出註冊資料外，並 為原告所不爭執，堪信參加人使用系爭商標確實早於本件原 告以系爭商標申請註冊。而本件原告亦自承其於95年1 月1 日與參加人簽訂販賣代理店契約書，約定由參加人委託原告 在台灣及中國販賣參加人之產品，其後因訴外人今輝公司在 台灣註冊「Nagaki」商標，參加人乃於95年3 月31日委任原 告提出救濟，為向訴外人今輝公司提出異議，參加人並同意 以原告之名義申請商標註冊，故於95年5 月1 日與原告簽訂 授權書，由原告於95年6 月5 日向訴外人今輝公司提出商標 之異議，並於95年7 月1 日申請系爭商標註冊，其後於96年 4 月16日獲准註冊，其並於96年5 月14日通知參加人有關系 爭商標獲准註冊之事。 ㈢有關本件原告所稱參加人同意其以自己名義以系爭商標申請 註冊一節，據其所述，係依據其與參加人於95年5 月1 日所 簽訂之授權書。茲審視上開授權書，上載「日本永木精機株 式會社，茲授權給于台灣柏昶有限公司總裁陳瑞敏先生，為 台灣及中國地區唯一代理人，並處理下列事務等等。⑴向有 關機關申請註冊商標。⑵進口，出口及銷售本公司商品及提 供售後服務。⑶阻止任何侵犯本公司產品信譽之行為。」， 就其中第⑴項所示，參加人係授權原告「向有關機關申請註 冊商標」，惟並未明言「向有關機關以自己名義申請註冊商 標」，是以，原告倘代被告向主管機關申請商標註冊，應認 為尚符授權本意，惟倘若以「自己名義」執系爭商標向有關 機關申請商標註冊，顯然逾越授權書文字所明載之字面意義 。再依原告與參加人於95年3 月31日簽訂之授權書（Letter of Authorization）內容所示，被授權人即原告之權利（Di stributor's Rights）乃在被授權之區域內（即台灣與大陸 地區）處理被授權之產品（參授權書第⑺條，至於產品項目 則參授權書第⑴條），而其義務則係必須保護參加人之利益 不被侵害，倘有侵害之事實，則原告應立即通知參加人（參 授權書第⑹條）。遍覽上開授權書各條款所列內容，並無任 何有關商標之歸屬之約定，亦無任何條文述及原告得以自己 名義將系爭商標申請註冊，據為己有。另依參加人95年3 月 31日所出具之委任狀所載「委任人（即參加人）以「NAGAKI 」簡稱「N.G.K.」商標所生產之... 同款一般商品，委由受 任人（即原告）在台灣及大陸地區為代理人，就本件商標被 侵權事，代向主管機關執行一切必要行為之權，並得代表本 社依法律規定程序向上級機關請求救濟之權」等語，可知上 開委任狀中已明載「NAGAKI」商標為參加人所有，而參加人 係委任原告就商標被侵害一事，「代」參加人向主管機關行 使權利並請求救濟，亦未明示原告得以自己名義執系爭商標 向主管機關申請註冊，是原告上開所述，顯非有據。 ㈣原告又稱其因發現訴外人今輝公司在台灣註冊「Nagaki」商 標，經向參加人通知後，參加人乃於95年3 月31日與之簽訂 上開授權書，並委任原告提出救濟，為向訴外人今輝公司提 出異議，參加人遂同意原告以自己名義申請商標註冊，故於 95年5 月1 日與原告簽訂授權書，其於95年6 月5 日向訴外 人今輝公司提出商標之異議，並於95年7 月1 日申請系爭商 標註冊，經被告於96年4 月16日准予註冊，其並於96年5 月 14日通知參加人系爭商標獲准註冊之事云云。惟查，就上開 救濟過程以觀，原告係在系爭商標申請註冊前，即95年6 月 5 日先向訴外人今輝公司提出商標之異議，其後始在95年7 月1 日申請系爭商標註冊，足見原告以自己名義申請系爭商 標註冊前，不論其是否為系爭商標之商標權人，均得向被告 機關對今輝公司之商標提出異議，換言之，原告並不需以自 己名義申請系爭商標註冊後，始能對今輝公司提出異議，兩 者間並無關聯性及必要性。其次，不論係原告與參加人在95 年5 月1 日所簽訂之授權書、抑或95年3 月31日簽訂之授權 書，以及參加人於95年3 月31日出具之委任狀，均未明白揭 示原告得以自己名義執系爭商標申請註冊，反明白記載原告 得「代表本社」依法律程序請求救濟，足見原告僅能代表參 加人為一切維權行為，並無取而代之之權。倘原告得取而代 之，以自己名義執系爭商標申請註冊，則被侵害之商標即應 係原告自己之商標，何需代參加人為維權行為？原告或稱因 提出異議時，其尚未以自己名義申請系爭商標註冊，故其提 出異議之行為，可視為係代表參加人所為之維權行為，亦符 委任狀本意云云。惟誠如前述，原告既得在尚未登記為商標 權人之情形下，代表參加人為維權行為，足見其被授權之範 圍以及被委任之事務，並不需其在成為系爭商標之商標權人 後始能達成。而其在尚非為系爭商標之商標權人之前，已依 授權書及委任狀內容履行義務，應認其義務已竣，詎其竟然 更進一步以自己名義執系爭商標申請註冊，不惟超出授權書 、委任狀之授權事務範圍，其行徑與今輝公司擅自以系爭商 標申請註冊，進而侵害參加人商標權並無不同。是原告上開 所為主張，顯然均屬無據，均無可採。 ㈤本件原告系爭商標圖樣與參加人先使用於同一或類似商品或 服務之商標相同，而原告與參加人間復具有契約、業務往來 關係，知悉參加人之商標存在，竟仍在未得參加人明示或默 示同意下，以自己名義執系爭商標申請註冊，自有商標法第 23條第1 項第14款規定之適用，不應准許。 六、綜上所述，被告依首揭規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之 處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維 持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予 駁回。 七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　100 　年　　11　　月　　17　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　林欣蓉 法 官　汪漢卿 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上 訴理由（須按他造人數附繕本）。 如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補 提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　100 　年　 11 　月　 23　 日 　　　　　　　　　　　 書記官　邱于婷