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智慧財產法院行政判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 101年度行商訴字第25號 　　　　　　　　　　　　　　　 民國101年5 月17日辯論終結 原　　　告　楊偉碩（三美行企業社） 訴訟代理人　謝依良律師 被　　　告　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花（局長） 訴訟代理人　林雅淳 參　加　人　鴻詒企業有限公司 代　表　人　徐譽紜 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國101 年 1 月4 日經訴字第10106100100 號訴願決定，提起行政訴訟。本 院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、事實概要：緣原告前於民國98年4 月24日以「三美及圖」商 標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所 定當時商品及服務分類表第16類之「橡膠圈，即橡皮筋、橡 皮圈」商品，向被告機關智慧財產局申請註冊，經該局審查 ，核准列為註冊第0000000 號商標（權利期間自98年11月16 日起至108 年11月15日止）。嗣參加人鴻詒企業有限公司以 該商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第 14 款 規定，對之申請評定。案經被告機關審查，核認該商 標之註冊有違商標法第23條第1 項第13款規定，於100 年10 月18 日 以中台評字第1000009 號商標評定書為其註冊應予 撤銷之處分（至於參加人主張系爭商標違反商標法第12、14 款部分則未據論斷）。原告不服，提起訴願，經經濟部於 101 年1 月4 日以經訴字第10106100100 號訴願決定書駁回 其訴願。原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟，本院認本件 判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權 命參加人獨立參加本件訴訟。 二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張： ㈠依據參加人提出之統一發票可知其營業額小，且未提出相關 廣告證據，不能認定據爭商標著名。又兩者商標指定使用之 商品於相關消費者族群、販售場合、販售方式、產地、用途 均有明顯不同之外，據以評定商標亦非著名，相關消費者應 不致對其商品來源有所混淆。況依一般社會通念或交易習慣 ，各種上游原料與一般民眾的日常生活所用並不相關，因此 一般消費者不會接觸到原料廠商及其商標，也無從聯想原料 與該原料之製品來源有所關聯，故應認定橡膠類原料與橡皮 筋為不同商品，且原處分亦指出兩者商標商品間類似程度不 高。另依參加人檢具之統一發票上記載係販售膠圈（或許是 橡皮筋）與據爭商標指定商品不符。又參加人並未在橡皮筋 商品申請商標，有怠惰之嫌，而參加人自己怠惰導致之後果 怪罪商標權人惡意搶註商標實屬不當 ㈡依原告所提之95、96年間立法院證件影本等相關資料，可證 明其當時任職前立法委員服務處秘書，僅將其勞保寄保在參 加人公司名下，並非參加人公司之員工。另於據以評定商標 申請註冊前，案外人「光泓企業有限公司」（下稱光泓公司 ）即已申准註冊第652011號「三美」商標，指定使用於橡皮 筋、橡皮圈等商品。原告曾於77年間任職於該公司之關係企 業「光美橡膠廠股份有限公司」，當時該二公司即已使用「 三美」商標之商標圖樣於橡皮筋、橡皮圈之包裝袋上，而當 時參加人公司尚未成立，其後，光泓公司負責人向原告表示 不再使用權利期間已屆滿之註冊第652011號「三美」商標， 並口頭同意原告以該商標申請註冊，故原告並非惡意抄襲據 以評定商標。 ㈢系爭商標指定使用商品之消費者為一般消費大眾，與據以評 定商標指定使用商品之消費者為製造商相較，二者之消費族 群顯有不同，顯無產生混淆誤認之虞，加以二者功能、用途 不同，來源更不相同，並且銷售管道、販售地點、方式、價 格亦截然不同，以具有普通知識經驗之相關消費者，施以普 通所用之注意，即可輕易辨認「經加工過之橡膠圈」與「原 料本身之橡膠、合成橡膠、人造橡膠、馬來橡膠」二項商品 之差別，其間關聯程度確實不到產生混淆誤認之程度。就本 案而言，鴻詒公司為原料廠商，一般消費者並不會接觸上游 原料廠商及其商標，也無從聯想原料與該原料之製品來源有 關聯，故兩商標應無產生混淆誤認之虞。 ㈣綜上，本件並無商標法第23條第1 項第12、13、14款規定之 適用等語。 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： ㈠系爭商標與據以評定之註冊第640684號「三美及圖」商標相 較，二者圖樣均以文字「三」、「美」及「S 」分別嵌於由 線條切割成三等分之橢圓圖形中設計而成，應屬構成高度近 似之商標。 ㈡又系爭商標指定使用之「橡膠圈，即橡皮筋、橡皮圈」商品 ，與據以評定商標指定使用之「橡膠、合成橡膠、人造橡膠 、馬來樹膠」商品相較，前者商品即係由後者原料製成，其 關係密切，依一般社會通念及市場交易情形，仍有使相關商 品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是 二者商品間亦存在有類似關係，惟其類似程度不高。 ㈢另以「三」、「美」、「S 」等中外文作為商標圖樣，固非 參加人獨創，惟該等文字與其指定使用之商品本身或其品質 、功用或其他特性之說明無關，且其文字圖形之組成具有獨 特性，應認有相當識別性。 ㈣再者，據以評定商標係於83年間註冊，並於91年間移轉登記 予參加人，是依參加人所提之95、96年度各類所得扣繳暨免 扣繳憑單，應可認原告於參加人公司任職期間已知悉據以評 定商標之存在。又依參加人公司登記資料，其營業範圍包括 塑膠日用品製造業、包裝材料批發業等，且據其所檢具之97 年統一發票，可認參加人於97年間從事膠圈商品相關業務。 則原告於98年始以與據以評定商標幾近相同之系爭商標圖樣 ，指定使用於與據以評定商標類似且與參加人營業範圍相近 之橡膠圈商品，向被告機關申請註冊，顯有以不正競爭行為 搶先申請註冊之情事，系爭商標之申請註冊即非屬善意。 ㈤綜合衡酌兩者商標商品間類似程度雖不高，惟據以評定商標 具有相當之識別性，系爭商標與其近似之程度極高，又原告 顯因與參加人有僱傭關係知悉據以評定商標之存在，其申請 註冊非屬善意等因素判斷，系爭商標之註冊應有致相關消費 者產生混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1 項第13款規定 之適用。 ㈥註冊第00000000號商標權利期間已於93年8 月15日到期消滅 ，原告於其後98年間以系爭商標申請註冊，縱使經註冊第00 000000號商標權人之同意，亦不得作為系爭商標得予註冊之 論據。又原告主張並無惡意抄襲據以評定商標一節，按系爭 商標之註冊申請是否善意，係判斷本條款「混淆誤認」參考 因素之一，惟其並非影響交易市場上相關消費者混淆誤認與 否之主要因素。 四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並主張：本件系爭註冊 第00000000號商標與據爭註冊第00000000號商標相較，僅文 字「S 」及「三」位置互相置換之差異，二者外觀構圖及設 計意匠極相仿彿，為近似之商標。再依早期申請商標時之商 品分類，二者指定使用商品應屬同一或類似，顯有混淆誤認 之虞，又商標權人三美行企業社楊偉碩原為參加人公司之員 工，商標權人顯有意圖攀附據爭商標商譽之不法意圖，系爭 商標實有違反商標法第23條第1 項第12、13、14款之規定， 依法應不得註冊等語。 五、本院之判斷： ㈠本件應適用之法規時點：查系爭註冊第00000000號「三美及 圖」商標係於98年11月16日公告註冊，其商標評定自應適用 92年5 月28日修正公布（同年11月28日施行）之商標法（下 稱公告註冊時商標法）。又按「商標有下列情形之一者，不 得註冊：一三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之 註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞 者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者， 除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限 。」、「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項之規 定者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評 定其註冊。」公告註冊時商標法第23條第1 項第13款、第50 條第1 項定有明文。 ㈡系爭商標與據以評定商標有無致相關消費者混淆或誤認之虞 之判斷： ⒈按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因 相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不 致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／ 服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人 間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言 。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：⑴商 標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品 ／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之 情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉 之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認等 相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是 否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。本件參加人主張 系爭商標有違商標法第23條第1 項第13款之規定，對之提起 評定，經被告機關審查後認評定成立，而為「第00000000 0 號『三美及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分，原告不服， 提起訴願，經經濟部為駁回訴願之處分，原告遂提起本件訴 訟。是本件爭點應為系爭商標是否有商標法第23條第1 項第 13 款 規定不得註冊之情形，茲析述如下。 ⒉系爭商標識別性之強弱：按商標之文字、圖形、記號、顏色 、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費 者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同 而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見 事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內 容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商 品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起 購買人產生混淆誤認（審查基準5.1 參照）。經查據以評定 商標註冊前，於各類商品或服務中以包含「三美」作為文字 而註冊之商標即不乏其例，且「S 」為單一常見之外文字母 ，是據以評定商標以「三」、「美」、「S 」作為商標文字 ，固非參加人所獨創，惟其文字圖形之組成，與其指定使用 商品本身或其品質、功用或其他特性有關之說明，消費者自 會將之視為區辨商標來源之標識，應具有相當識別性。 ⒊系爭商標與據以評定商標是否近似暨其近似之程度：經查系 爭商標與據以評定商標相較，其圖樣均係以文字「三」、「 美」、「S 」分別嵌於由線條切割成三等分之橢圓圖形中設 計而成，二者除文字置放位置不同之些微差異外，其整體之 構圖設計極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買 時施以普通所用之注意，在外觀、觀念及讀音上皆極有可能 會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應 屬構成高度近似之商標。 ⒋商品／服務是否類似暨其類似之程度：按商品類似之意義係 指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具 有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社 會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同 或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的 關係。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品 或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商 標法第17條第6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前 項商品或服務分類之限制。」（審查基準5.3.1 、5.3.2 參 照）。經查系爭註冊第000000 00 商標係指定使用於「橡膠 圈，即橡皮筋、橡皮圈」商品，與據以評定註冊第00000000 商標指定使用於「橡膠、合成橡膠、人造橡膠、馬來樹膠」 商品相較，後者商品屬前者商品之原料，雖然後者商品之製 成品不限於前者商品，二者並屬不同之商品分類，惟因前者 商品即係由後者原料製成，其關係密切，依一般社會通念及 市場交易情形，仍有使相關商品消費者誤認其為來自相同或 雖不相同但有關聯之來源，是二者商品間存在類似關係，惟 類似程度不高。 ⒌參加人多角化經營之情形：按先權利人如有多角化經營，則 不應僅就各類商品／服務分別比對，而應將該多角化經營情 形總括納入考量。經查參加人之公司登記資料顯示，參加人 營業範圍包括塑膠日用品製造業、包裝材料批發業等，又據 其檢具之95年至97年之統一發票，亦可證明參加人於95至97 年間已有銷售從事膠皮筋商品之事實，則原告申請將系爭商 標指定使用於「橡膠圈，即橡皮筋、橡皮圈」等商品上，依 一般經驗法則，尚難諉為巧合，應顯有以不正競爭行為搶先 申請註冊之情事。 ⒍系爭商標之申請人是否善意：經查據以評定商標係於83年間 註冊，並於91年間移轉登記予參加人，而依據參加人所提出 之各類所得扣繳暨免扣繳憑單所得所屬年月為95、96年度之 記載，其上之所得人姓名為「楊偉碩」，扣繳單位為「鴻詒 企業有限公司」，再徵諸原告具狀陳稱：參加人公司前法定 代理人陳碧梅之女婿張玉霖與原告為舊識，因參加人公司要 減少稅負，故將原告列為參加人公司之員工，原告實際上未 任職於參加人公司等語（詳本院卷第69頁）；可見原告無論 是否實際任職於參加人公司，其與參加人於95、96年間因具 有與契約、地緣、業務往來等相類之關係，而知悉參加人據 以評定商標存在之事實，應堪認定；則原告於98年4 月24日 以與據以評定商標高度近似之系爭商標，指定使用於與據以 評定商標指定使用類別類似之商品申請註冊，自難認係屬善 意。 ⒎綜上所述，據以評定商標具有相當之識別性，且兩商標構成 高度近似，雖兩者指定之商品類別低度類似，然參加人於系 爭商標申請前已銷售系爭商標指定之商品，再徵諸系爭商標 之申請人非屬善意與其他一切因素，自堪認系爭商標近似於 據以評定商標有致相關消費者混淆誤認之虞，故系爭商標有 違公告註冊時商標法第23條第1 項第13款之不得註冊事由， 應依法撤銷系爭商標之註冊。 六、從而，被告以系爭商標有違核准時商標法第23條第1 項第13 款之規定，所為註冊應予撤銷之審定，其於法並無不合，訴 願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分 與訴願決定，均無理由，應予駁回。 七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果 不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　5　　 月　　31　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　蔡惠如 法 官　何君豪 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴 理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　6　　 月　　1　 　日 　　　　　　　　　　 　　　　書記官　張君豪