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智慧財產法院行政判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 101年度行商訴字第31號 　　　　　　　　　　　　　　　 民國101年6 月28日辯論終結 原　　　告　林志鴻即黑店冰店 訴訟代理人　林曜辰律師 被　　　告　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花（局長） 訴訟代理人　林雅淳 　　　　　　林政憓 參　加　人　三力食品有限公司 代　表　人　李承宗 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國101 年 2 月15日經訴字第10106101190 號訴願決定，提起行政訴訟。本 院依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟，判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、事實概要︰緣原告前於民國94年12月9 日以「黑店冰店ICE 冰及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時 商品及服務分類表第30類之「棉棉冰、牛奶冰、花生冰、花 豆冰、鳳梨冰、桂圓冰、粉圓冰、刨冰、米苔目冰、芋仔冰 」商品，向被告機關申請註冊，經核准列為註冊第0000000 號商標（權利期間自95年8 月1 日至105 年7 月31日止）。 嗣參加人三力食品有限公司以該商標之註冊有違商標法第23 條第1 項第13款規定，對之申請評定。案經被告機關審查， 核認該商標之註冊有違前揭規定，以100 年11月14日中台評 字第1000247 號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。原告 不服，提起訴願，亦經經濟部於101 年2 月15日以經訴字第 10106101190 號決定駁回其訴願。原告仍不服，遂向本院提 起行政訴訟，本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利 或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。 二、原告聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷。並主張： ㈠按司法院院字第1384號解釋意旨，判斷兩商標是否近似或不 近似時，「應就具體之兩商標通體觀察，未便懸斷。」意即 應總括其各個部分，通體觀察之，不可將整個商標圖樣分割 成好幾個部分，再來一一比對。消費者不會因原告於商標權 申請事項中註明「冰店ICE 冰」不在專用之列，視覺上即遮 蔽該部分之外觀，消費者對系爭商標所產生之印象，仍係「 黑店冰店ICE 冰及圖」整體圖樣之外觀，此與據以評定商標 圖樣之「黑店」，明顯有所不同。 ㈡縱以整體商標主要部分加以觀察，行政法院25年判字第9 號 判決見解亦認為：「判斷商標之是否相同或近似，應以其構 成商標之主要部分有無特別顯著之差異為準。」系爭商標為 聯合式文字及圖形商標，與申請評定之單純文字商標不同， 前者為彩色圖形文字，可知悉商品內容；後者僅中文二字， 無法單由中文知悉其商品內容，其差異顯而易見，不可將整 個商標圖樣分割成好幾個部分，獨取中文「黑店」兩字作比 較。又系爭商標整體文字及圖案商標，係「如彩色環繞地球 並有中文說明黑店冰店全稱及英文ICE 之藍色圓形外環及吸 管」之彩色圖形、中文、英文聯合式商標；與申請評定商標 僅以墨黑色標楷體自左而右註明「黑店」兩字之純粹中文字 商標有所不同，整體外觀上有明顯差異，商標意念表現也有 所不同，蓋系爭商標主要識別部分係以「黑店冰店」、「冰 」、「ICE 」與搭配彩色地球之圖案設計，聯想到原告販售 之圓球狀彩色冰淇淋，即「冰涼、顏色豐富之圓球狀冰淇淋 」，表現出系爭商標本身之特色，而得與其他相同或類似商 標區別。原處分將系爭商標主要識別部分割裂比較，已曲解 商標法對於聯合式商標之解釋，且與人類視覺經驗及醫學常 理有違。 ㈢原告繼承父親林輝照、祖母林羅玉霞家業所開設之「黑店」 是宜蘭縣知名老牌冰店，自民國57年開業至今約半世紀，為 宜蘭人之共同記憶，也廣受旅遊雜誌、書籍手冊、網路部落 客之介紹，而原告更於86年起，於宜蘭市○○路16之1 號開 設分店，使用「黑店冰店」名稱至今已超過40餘年。原告雖 於90年1 月19日以宜蘭市民、各旅遊手冊及導覽手冊慣常稱 呼本店之「黑店冰店」名稱，向宜蘭縣政府申請核准設立， 並取得營利事業登記證，但經營時間早於參加人申請評定商 標註冊公告日期之90年2 月1 日，符合商標法第30條第1 項 第3 款所稱之合理善意使用，並提出相關報紙、書刊介紹、 獎牌照片等。 ㈣「黑店冰店」所販售之新鮮冰品以原料現場製造完成、紙盒 現場裝取冰品、現場食用、傳統市○○○○路為原告之銷售 特色，此與第三人未實際從事營業不同，也從未有消費者向 原告表示有混淆之處。 ㈤參加人以據以評定商標於100 年7 月22日向被告機關提出評 定申請時係遭廢止狀態，欠缺行使商標權之合法權利，自非 商標法第50條所稱之利害關係人，被告依據無權利適格第三 人之申請，作成不利原告之商標廢止處分，該處分自屬違誤 。報載參加人因違反商標法第57條第1 項第2 款，有「無正 當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之情事，其商標 權於提出本件商標評定申請前即已遭被告機關廢止。 三、被告機關聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯： ㈠判斷二商標是否有致混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認 之虞」審查基準（以下簡稱審查基準），列有各項相關參考 因素，本案存在之相關因素之審酌如下： ⒈商標是否近似暨其近似之程度：查本件系爭「黑店冰店ICE 冰及圖」商標，係以中外文「黑店冰店」、「冰」、「ICE 」搭配圖案設計所構成，其中「冰店、冰、ICE 」字樣為其 指定使用商品之相關說明，並業經商標權人聲明不在專用之 列，消費者會施以較少之注意，是「黑店」2 字實為系爭商 標予人產生主要印象之部分。參加人據以評定之「黑店」商 標，係單純由中文「黑店」2 字組成。二者相較，均有相同 引人注意之中文「黑店」2 字，兩商標整體予消費者之觀念 、印象、唱呼讀音極相彷彿，有使相關消費者產生兩商標係 同一系列商標或相互間有所關聯之印象，應屬構成高度近似 之商標（審查基準5.2.1 參照）。 ⒉商品／服務是否類似暨其類似之程度：本件系爭商標指定使 用之「棉棉冰、牛奶冰、花生冰、花豆冰、鳳梨冰、桂圓冰 、粉圓冰、刨冰、米苔目冰、芋仔冰」商品，與據以評定之 商標所指定使用之「冷熱飲料店」等服務相較，後者服務所 提供之商品項目包括前者之冰品商品，二者在性質、原材料 、產製者或提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相 同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商 品消費者誤認其為來自相同之來源，應屬構成類似，且其類 似程度不低。 ⒊商標識別性之強弱：本件爭議之中文「黑店」，固為既有之 語詞，惟其與據爭商標指定使用之服務並無相關，消費者會 直接將其視為指示及區別來源之標識，以之作為商標申請註 冊，指定使用於冷熱飲料店等服務具有相當之識別性。再據 本局商標檢索資料，以中文「黑店」為商標主要識別部分， 指定使用於冰品、冷熱飲料店等商品或服務，獲准註冊且現 行有效者，僅原告與參加人註冊之商標，則本件系爭商標使 用相同中文「黑店」作為其商標主要識別，引起消費者產生 混淆誤認之可能極高。 ㈡根據原告所檢送之相關資料，固得知原告所經營之「黑店」 冰店擁有40餘年的歷史，並於100 年榮獲宜蘭縣政府頒贈宜 蘭百大名店選拔為甜品名店的獎牌，惟由2012年2 月22日自 由時報報導照片，得見原告僅以單純墨色字體書寫的「黑店 」、「宜蘭黑店」字樣為店招牌，而未見原告有將系爭「黑 店ICE 冰及圖」商標圖樣使用於店招或其銷售的冰品商品上 之外，再參酌101 年2 月22日聯合報刊登之「黑店小檔案」 所陳，「黑店是宜蘭縣知名老牌冰店…儘管沒有懸掛招牌， 店裡總是擠滿人…」、商智文化出版的「100 年剉冰店評鑑 」關於「黑店」介紹所提，「在當地人帶領下來到店門口， 仍會懷疑是否是家營業中的店…沒有招牌，店內又幾近伸手 不見五指，所以被附近學生稱為黑店」之內文描述，得知予 消費者認知、記憶及辨識的「黑店」商標態樣亦與本件系爭 商標圖樣有別。再者，原告縱有善意先使用「黑店」商標情 形，亦僅係原告於被訴侵權時是否能主張商標法第30條之善 意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題。 四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並陳述：系爭商標予消 費者辨別之文字主要部分為中文「黑店」，與據爭商標構成 近似。又系爭商標指定使用之商品與據爭商標之冷飲料店所 供應之商品相同或類似。是系爭商標之註冊應有商標法第23 條第1 項第13款規定之適用等語。 五、本院之判斷： ㈠本件應適用之法規時點：查系爭註冊第0000000 號「黑店冰 店ICE 冰及圖」商標係於98年8 月16日公告註冊，其商標評 定自應適用92年5 月28日修正公布（同年11月28日施行）之 商標法（下稱核准時商標法）。又按「商標有下列情形之一 者，不得註冊：一三、相同或近似於他人同一或類似商品或 服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤 認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申 請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不 在此限。」、「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項之規定者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責 機關評定其註冊。」核准時商標法第23條第1 項第13款、第 50條第1 項定有明文。 ㈡原告並未舉證證明其於據以評定商標之申請日即89年2 月29 日前已有先使用之事實： ⒈按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商 品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電 子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」核 准時商標法第6 條定有明文。則商標之使用，必須行銷為目 的，將商標使用於商品、服務或有關之物件，或利用廣告等 媒介物使相關消費者認識其為商標，始足當之。苟未以行銷 為目的，將商標使用於商品或服務上，或利用廣告等媒介物 使消費者認識其為商標，而係消費者約定成俗主動為特定商 品或服務命名，消費者使用特定該商品或服務約定成俗之名 稱之行為，即非屬商標之使用。 ⒉原告雖主張：原告繼承父親林輝照、祖母林羅玉霞家業所開 設之「黑店」是宜蘭縣知名老牌冰店，自57年開業至今約半 世紀，為宜蘭人之共同記憶，也廣受旅遊雜誌、書籍手冊、 網路部落客之介紹，而原告更於86年起，於宜蘭市○○路16 之1 號開設分店，使用「黑店冰店」名稱至今已超過40餘年 ；原告雖於90年1 月19日以宜蘭市民、各旅遊手冊及導覽手 冊慣常稱呼本店之「黑店冰店」名稱，向宜蘭縣政府申請核 准設立，並取得營利事業登記證，但經營時間早於參加人據 以評定商標註冊公告日期之90年2 月1 日，亦早於據以評定 商標之申請日即89年2 月29日，於據以評定商標申請前即已 具相當之識別性云云。惟查原告對於其所經營之冰店使用「 黑店」商標已達40餘年之事實，並未舉證以實其說，且依據 原告所提出之資料分析，原告所主張之「冰店」標識反而是 消費者約定成俗主動為原告提供之商品或服務所為命名，並 非原告為行銷之目的使用「黑店」之標識，茲詳述如后。 ⑴依據原告所提出88年8 月10日商智文化事業股份有限公司出 版之「大嘴巴經１」記載：「若干年前涼心冰店的招牌被颱 風吹走，因為都是做熟客生意，就懶得重新掛牌；不到晚上 天黑，謹守節約用電的老板絕不開燈做生意。沒有招牌，店 內又幾近伸手不見五指，所以被附近學生稱為黑店。」（詳 本院卷第36頁），又據原告於準備程序中表示上開「大嘴巴 經１」之記載係屬實在（詳本院卷第84頁）。則原告於上開 「大嘴巴經１」88年8 月10日之若干年前，招牌尚未被颱風 吹走前，係以「涼心冰店」招牌對外營業，並未使用「黑店 」之名稱與招牌營業。迨至88年8 月10日前之某個颱風將「 涼心冰店」之招牌吹走後，並未重做招牌，亦未以「黑店」 名稱營業，而係附近學生稱之為「黑店」，因附近學生稱原 告所經營未懸掛招牌與未標示店名之商店為黑店，不能評價 為係使用「黑店」標識，故以上之證據不能證明原告於88年 8 月10日前曾使用「黑店」之名稱作為其店名營業，或於店 外懸掛黑店之招牌。而原告所經營之冰店於88年8 月10日之 若干年招牌尚未被颱風吹走前使用「涼心冰店」之招牌對外 營業，則原告經營之冰店即不可能使用「黑店冰店」名稱至 今已超過40餘年。核原告此部分之主張，顯與事實不符，不 足採信。 ⑵原告所提出101 年2 月22日自由時報之報導記載：「很多人 好奇，宜蘭黑店名字是怎麼樣了？店裡貼著告示：『因為以 前的裝潢色調較漆黑，店內照明使用小燈泡，加上電燈又少 ，所以店看起來黑黑暗暗的，一群宜蘭中學學生戲謔取名黑 店。』還有一說是：『40多年前，一群宜蘭中學生到店裡吃 冰，那時候一碗冰一毛錢，結果阿嬤找錯錢，只找了8 毛錢 ，學生調皮的說：『你們是黑店哦？』負責人林志鴻說，兩 個版本都算是黑店的由來，一開始被叫黑店，感覺確實很不 好，後來叫著叫著卻多了幾分趣味與親切，也沒想過要改名 ，黑店反而闖出名號。」（詳本院卷第28頁）原告所提出10 1 年2 月22日聯合報之報導亦記載：「黑店是宜蘭縣知名老 牌冰店，開業近半世紀，…儘管沒有懸掛招牌，店裡總是擠 滿人，在宜蘭市○○路又開一家分店。為何叫黑店？業者說 ，早年一碗冰才賣一角，曾有學生上門點了一碗冰，但店家 不小心少找了一毛錢，被學生戲稱黑店，黑店之名不脛而走 。」（詳本院卷第29頁）則原告所經營冰店之店名為黑店， 並非因原告使用「黑店」名稱對外行銷所致，而係由消費者 為原告所經營之冰店所為之命名，均非屬原告以行銷為目的 ，將「黑店」之標示使用於其所經營之冰店而給予消費者之 印象，自非屬商標之使用。 ⑶原告雖提出其所陳稱86年3 月17日製作載有「黑店總店：宜 蘭市○○路○段○○號。黑店分店：宜蘭市○○路○○號之一（ 台大粉圓86.3.17.）黑店全體員工敬上」之海報翻印本1 件 為證（詳本院卷第104 頁）。惟按商標如非使用於商品或服 務上，而係利用廣告等媒介物宣傳，必須足以使相關消費者 認識其為商標，始得謂係商標之使用，核准時商標法第6 條 文義甚明。惟查原告於86年3 月間並未於經營之冰店外懸掛 「黑店」之招牌對外營業，縱使於店內張貼前揭海報，亦必 須使相關消費者認識原告有以「黑店」為其商標或服務之識 別來源，即認識其為商標，如可謂係商標之使用。而前開海 報上同時記載有「黑店」與「台大粉圓」字樣，因此，從海 報之形式尚無法遽予判斷原告究竟係要以「黑店」或「台大 粉圓」為其商品或服務之識別來源，參酌原告於宜蘭縣宜蘭 市○○路16之一號之經營狀況給予消費者之整體印象，應係 「台大粉圓店」，此觀諸林志鴻於86年6 月間因涉犯刑法第 26 6條第1 項前段之賭博罪經檢察官為不起訴處分時，不起 訴處分書所記載之涉嫌犯罪地點為「宜蘭縣宜蘭市○○路16 之1 號其所經營之台大粉圓店之公眾得出入之場所」等語（ 詳本院卷第101 頁），即可明瞭。則依原告所提出之前揭海 報翻印本，尚無法遽予認定已足以使相關消費者認識黑店為 其商標，自難認原告有使用「黑店」為其商標之行為。 ⑷原告雖提出「宜蘭黑店台大粉圓冰店」招牌之照片2 件（詳 本院卷第105-106 頁），以及黑店冰店之營利事業登記證1 件（詳本院卷第52頁）為證。惟查前開照片之拍照日期為10 1 年5 月22日，且招牌相當新，不能據此認定係於據以評定 商標之申請日89年2 月29日即已製作完成並加以使用；又原 告所提出之營利事業登記係於90年1 月19日核發，晚於據以 評定商標之申請日即89年2 月29日，均無法證明原告先於據 以評定商標申請前即已使用黑店作為表彰其商品或服務來源 之商標。 ㈢系爭商標與據以評定商標有無致相關消費者混淆或誤認之虞 之判斷： ⒈按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因 相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不 致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／ 服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人 間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言 。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：⑴商 標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品 ／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之 情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉 之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認等 相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是 否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。本件參加人主張 系爭商標有違商標法第23條第1 項第13款之規定，對之提起 評定，經被告機關審查後認評定成立，而為「第0000000 號 『黑店冰店ICE 冰及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分，原 告不服，提起訴願，經經濟部為駁回訴願之處分，原告遂提 起本件訴訟。是本件爭點應為系爭商標是否有商標法第23條 第1 項第13款規定不得註冊之情形，茲析述如下。 ⒉系爭商標識別性之強弱：按商標之文字、圖形、記號、顏色 、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費 者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同 而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見 事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內 容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商 品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起 購買人產生混淆誤認（審查基準5.1 參照）。本件爭議之中 文「黑店」，固為既有之語詞，惟其與據爭商標指定使用之 服務並無相關，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標 識，以之作為商標申請註冊，指定使用於冷熱飲料店等服務 具有相當之識別性。再者，以中文「黑店」為商標主要識別 部分，指定使用於冰品、冷熱飲料店等商品或服務，獲准註 冊且現行有效者，僅據爭商標權人與系爭商標權人註冊之商 標，則本件系爭商標使用相同中文「黑店」作為其商標主要 識別，引起消費者產生混淆誤認之可能極高。 ⒊系爭商標與據以評定商標是否近似暨其近似之程度：經查系 爭註冊第00000000號「黑店冰店ICE 冰及圖」商標，係以中 文「黑店冰店」、「冰」、「ICE 」搭配圖案設計所構成， 其中「冰店、冰、ICE 」字樣為其指定使用商品之相關說明 ，並業經商標權人聲明不在專用之列，消費者會施以較少之 注意，是「黑店」2 字實為系爭商標予人產生主要印象之部 分。據以評定之註冊第00000000號「黑店」商標，係單純由 中文「黑店」2 字組成。二者相較，均有相同引人注意之中 文「黑店」2 字，兩商標整體予消費者之觀念、印象、唱呼 讀音極相彷彿，有使相關消費者產生兩商標係同一系列商標 或相互間有所關聯之印象，以具有普通知識經驗之消費者， 於交易時施以普通所用之注意，可能會誤認二商品或服務來 自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似 之商標。 ⒋商品／服務是否類似暨其類似之程度：按商品類似之意義係 指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具 有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社 會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同 或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的 關係。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品 或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商 標法第17條第6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前 項商品或服務分類之限制。」（審查基準5.3.1 、5.3.2 參 照）。經查系爭註冊第00000000號商標指定使用之「棉棉冰 、牛奶冰、花生冰、花豆冰、鳳梨冰、桂圓冰、粉圓冰、刨 冰、米苔目冰、芋仔冰」商品，與據以評定註冊第00000000 號商標所指定使用之「冷熱飲料店」等服務相較，後者服務 所提供之商品項目包括前者之冰品商品，二者在性質、原材 料、產製者或提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示 相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使 商品消費者誤認其為來自相同之來源，應屬構成類似，且其 類似程度不低。 ⒌綜上所述，本件衡酌據以評定商標有相當之識別性，且兩商 標近似程度高，指定使用之商品或服務類似程度不低等相關 因素判斷，系爭商標之註冊，客觀上可能使消費者混淆而誤 認二者商品／服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品／ 服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關 係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故系爭商標 有違核准時商標法第23條第1 項第13款所定之不得註冊事由 ，應依法撤銷系爭商標之註冊。 六、從而，被告以系爭商標有違核准時商標法第23條第1 項第13 款之規定，所為註冊應予撤銷之審定，其於法並無不合，訴 願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分 與訴願決定，均無理由，應予駁回。 七、本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件 判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　7　　 月　　19　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　蔡惠如 法 官　何君豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴 理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　7　　 月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　 書記官　張君豪