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智慧財產法院行政判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 102年度行商訴字第32號 　　　　　　　　　　　　　　　　 民國102年7月4日辯論終結 原　　　告　寶慶藥品有限公司 代　表　人　林燦珠 訴訟代理人　陳啟舜律師 複 代 理人　張晨律師 被　　　告　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花 訴訟代理人　王德博 參　加　人　立安生物科技製藥股份有限公司 代　表　人　吳昭明 訴訟代理人　賴鴻鳴律師 　　　　　　劉錦勳律師 複 代 理人　葉月雲律師 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102 年 2 月6 日經訴字第10206092950 號訴願決定，提起行政訴訟。並 經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、程序事項： 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告 同意或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。本件原告於起訴時之聲明原為：1.訴願 　　決定及原處分均應予撤銷。2.命被告對註冊第00000000號「 鐵基」商標評定案，應為評定不成立之處分。嗣於本院民國 　　（下同）102 年7 月4 日言詞辯論程序以言詞撤回上述第2 　項之聲明（見本院卷第103 頁），乃變更訴訟類型，自原課 予義務之訴，變更為撤銷之訴，經核原告變更前、後之第1 項聲明，其基礎事實與訴訟標的均屬相同，其撤回部分核屬 減縮應受判決事項之聲明，對被告行使防禦權未造成妨礙， 且被告亦當庭表示同意原告訴之聲明第2 項之撤回（見本院 卷第103 頁），依首揭規定，原告訴之變更，自應准許。 二、事實概要： 原告前以「鐵基」商標，指定使用於核准時商標法施行細則 第13條所定商品及服務分類表第30類之商品，向被告申請註 　　冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標，嗣參加人 對之申請評定，經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之 處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未 甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均撤 銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予 撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟 法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之 訴訟。 三、原告之主張： (一)原告主觀上並無不正競爭之搶先註冊或仿襲他人商標之意圖 　　： 　 原告自87年起即將「鐵枝」圖樣使用於核准時商標法施行細 則第13條所定商品及服務分類表第5 類之商品上，並申請註 冊為第792436號商標。而前開第792436號商標，因多年來於 　　市場上行銷使用，已於相關消費者間建立一定之形象與認同 　。於95年間，與原告具同業關係之參加人，以與註冊第7924 36號商標近似之據以評定二商標申請註冊，使用於其所生產 販售之「鐵基丸」商品，並於電台通路中廣告銷售。原告為 保障註冊第792436號商標之商標權，依法對據以評定二商標 提起異議，並經被告撤銷其註冊確定。惟參加人仍繼續使用 　　據以評定二商標，原告因註冊第792436號商標有其保護範圍 　　之侷限性，基於聯合商標之概念、防止市場混淆及保護消費 　者之目的，方以「鐵基」圖樣作為系爭商標之設計並向被告 申請註冊，且指定使用於與原告先使用之註冊第792436號商 　　標相類似之商品，作為表彰同一銷售主體之系列商標，應無 　不准註冊之理。又據以評定二商標實係抄襲原告先註冊之第 　792436號商標而來，並非其所創用，自不得以此抄襲而來之 商標，認定系爭商標亦屬抄襲。又據以評定二商標既經被告 認定與原告先註冊之第792436號商標構成近似，則先將「鐵 基」圖樣使用於商標者，亦應為原告而非參加人，即系爭商 標應屬原告先註冊之第792436號「鐵支」商標之延伸，而屬 原告系列商標之一，則系爭商標之註冊顯係出於自身權源， 而非抄襲據以評定二商標，原告自無抄襲他人創用之商標而 　　搶先註冊之情事。綜上所述，原告在主觀上既無不正競爭之 　搶先註冊或抄襲他人商標意圖，且系爭商標係於96年4 月2 　　日提出註冊申請，而據以異議二商標分別於95年6 月2 日及 　同年10月20日即已向被告提出申請並獲准註冊，則就申請註 冊之時間點論，客觀上原告亦無就系爭商標搶先註冊之情形 　　，系爭商標之註冊自未違反註冊時商標法第23條第1 項第14 　款本文（現行商標法第30條第1 項第12款本文）之規定。 (二)參加人並非系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第14款本文 　　（現行商標法第30條第1 項第12款本文）規定所指應受保護 　之「先使用之人」： 　　註冊時商標法第23條第1 項第14款所謂「他人先使用」，應 　係指「他人合法之先使用」而言。參加人主張據以評定二商 標為其先使用，惟據以評定二商標使用之時間點晚於原告先 註冊之第792436號商標開始使用之時間點有8 年之久，參加 　　人豈能主張據以評定二商標圖樣為其使用在先。又據以評定 　二商標之使用，係抄襲原告所有之註冊第792436號商標而來 ，已如前述，其使用既屬不正競爭之侵權行為，則其使用行 　　為自應為法律所禁止，豈能反以之主張權利。又據以評定二 　商標之先使用行為，係屬觸犯具刑事罰責之商標非法使用行 為，依相關實務見解，自不應作為系爭商標註冊時商標法第 　　23條第1 項第14款本文規定所保護之客體。況據以評定二商 　標因本身使用上即存有不合法情事致其無法再行申請註冊， 亦無依註冊時商標法第23條第1 項第14款保護之必要。 (三)據以評定二商標並無先使用之事實： 　　參加人雖提出標示有中外文「立安鐵基丸」與「LIAN IRON 　BASED PILL」之成藥商品照片，及行政院衛生署於95年12月 1 日核准「立安鐵基丸」商品之相關網路查詢資料，惟由該 等資料無法知悉據以評定二商標所表彰之商品究係於何時於 市場上行銷，參加人復未能提出得以證明據以評定二商標有 　　使用在先之具體事證，如有標示使用日期之商品廣告、銷售 　發票、商品包裝、商品型錄、銷售據點等直接使用證據以相 互勾稽。而縱原告寄與參加人之存證信函中亦附有相關商品 實物照片之資料，然僅得作為原告曾以註冊第792436號商標 專用權人身分告知參加人誤侵害他人商標權之證明，非代表 　　原告肯認該函所附之照片為真，尚難遽依上開資料認定據以 　評定二商標於系爭商標註冊前即有先使用之事實。 (四)為此起訴聲明請求訴願決定、原處分均撤銷。 四、被告之答辯 (一)二造商標應構成近似 將系爭商標與據以評定二商標相較，二者均有相同之中文「 鐵基」部分，或由公司名稱特取部分中文「立安」結合中文 　　「鐵基」所組成，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時 　施以普通之注意，可能會有所誤認二者來自同一來源或雖不 相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。又系爭商 標指定使用於「中藥、西藥、營養補充品、魚肝油、鮭魚油 、大蒜油丸、高蛋白質粉、人蔘精、靈芝精、營養滋補劑、 小麥胚芽精油丸、鯊魚軟骨粉、月見草油膠囊、魚油膠囊、 胎盤素膠囊、β胡蘿蔔素、醫療用減肥飲品、雞精、鱉精、 鰻魚精」商品，與據以評定二商標所指定使用之藥品、營養 補充品等商品，二者在材料、用途及產製者或銷售場所等因 素上具有共同或相關聯之處，應屬同一或類似程度高之商品 。 (二)參加人係於67年成立且經行政院衛生署認可之藥廠，並分別 　　於95年6 月2 日、同年10月20日就據以評定二商標申請註冊 　，並指定使用於第5 類「中藥、西藥、營養補充品」等商品 　　，其中「立安鐵基丸」於95年12月1 日取得行政院衛生署衛 　署成製第014229號核發藥品許可證，另參照原告於95年10月 　　17日寄與參加人之存證信函及原告於中台異字第G00000000 　號之註冊第00000000號「鐵基IRON-BASED」商標異議案所檢 　　附參加人就「鐵基IRON-BASED」商標使用之實物照片影本可 　　知，參加人至遲於95年10月17日即有將據以評定「鐵基IRON 　-BASED」使用於中西藥品、營養補充品等商品之情事，足認 參加人於系爭商標申請註冊前即有先使用據以評定商標之事 實。原告雖主張據以評定二商標實際上並非使用在先，且參 加人就據以評定二商標之使用係屬不正競爭行為，不應成為 本條款所指應受保護之「先使用之人」等語，惟據以評定二 商標雖經被告撤銷註冊確定，然商標註冊與商標使用係屬二 事，據以評定「鐵基IRON-BASED」商標之註冊合法與否，與 　該商標之使用合法與否，並無必然之關聯，參照相關實務見 解，是否侵害他人商標權，應以民事法院所為排除侵害判決 確定為準，則自不得僅以該商標之註冊不合法，即認其使用 　　亦為不合法或侵權，原告既未提出相關法院判決等證據資料 　　證明據以評定商標之使用已侵害原告之商標權利，自難逕以 　據以評定商標經撤銷註冊，即否認其使用之合法性。 (三)另依前開原告於95年10月17日寄發之存證信函可知，原告於 　　95年間，為避免其所有註冊第792436號商標遭侵害，曾寄發 　存證信函予參加人，應已知悉據以評定商標之存在。而據以 評定二商標與原告先註冊之第792436號商標若使用於同一或 類似之商品或服務，將構成近似而有致相關消費者混淆之虞 ，已經被告以中台異字第G00000000 號、G00000000 號商標 異議書確定在案，故原告既已先就第792436號「鐵枝」商標 　　申請註冊並登記，即足以限制他人近似商標之註冊登記，並 　　非可主張自己擁有「鐵基」商標權利。亦即「鐵枝」及「鐵 　基」商標縱因近似有致相關消費者混淆之虞，而有修正前商 　　標法第23條第1 項第13款之適用，仍不足以認定擁有「鐵枝 　」商標之人，即擁有「鐵基」商標註冊登記之權利，並否認 其他人先使用「鐵基」商標之事實。 (四)原告應有仿襲之意圖： 　　原告於系爭商標申請註冊前既已知悉據以評定「鐵基IRON- 　　BASED 」商標之存在，嗣於其後以相同之中文「鐵基」作為 　　系爭商標圖樣申請註冊，難謂無意圖仿襲據以評定商標而申 　請註冊之情事。而原告固於87年間即已註冊第792436號「鐵 枝」商標並使用於中西藥等商品，而擁有「鐵枝」商標之專 用權及排他權，其排他權範圍並可及於排除或限制他人以近 似商標如中文「鐵基」，使用於同一或類似商品或服務，然 其商標之專用權範圍則僅及於中文「鐵枝」2 字，尚不及於 如「鐵基」等近似商標。原告既明知參加人已有先使用據以 　　評定「鐵基IRON BASED」商標之事實，卻仍以與之相同之中 　文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊於類似商品，難謂無 意圖仿襲據以評定商標而申請註冊之情事。綜上所述，原告 　　顯有意圖仿襲而申請註冊之情事，系爭商標之註冊，應有註 　　冊時商標法第23條第1 項第14款（現行商標法第30條第1 項 第12款）規定之適用。被告原處分並無違法，為此答辯聲明 請求駁回原告之訴。 五、參加人之答辯 (一)二造商標非構成近似 　　二造商標若以台語發音，其讀音雖屬相近，然若以中文發音 　則完全不同，且二者構圖繁簡有別、文字組合亦屬不同，自 不會造成相關消費者誤認。原告迄今亦未以其所有之註冊79 2436號商標之商標權受參加人侵害為由，對被告提起民事訴 訟，則是否構成侵權，皆屬未定，若准許系爭商標之註冊， 無異剝奪參加人於訴訟上主張據以評定二商標係合法使用之 機會。 (二)據以評定商標之使用係早於系爭商標申請註冊之日 　　參加人至遲於95年10月17日前即有使用據以評定商標於中西 　　藥品及營養補充品之事實，早於系爭商標申請註冊日，自應 　以參加人為先使用人，至原告若認據以評定二商標侵害其所 有之註冊792436號商標，應以該商標受侵害為由，提起侵權 　　訴訟，而非經由系爭商標之註冊以保障其權利，為此答辯請 　求駁回原告之訴。 六、本院之判斷 (一)原告前於96年4 月2 日以「鐵基」商標，指定使用於當時商 　　標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第5 類之「中藥 　、西藥、營養補充品、魚肝油、鮭魚油、大蒜油丸、高蛋白 質粉、人蔘精、靈芝精、營養滋補劑、小麥胚芽精油丸、鯊 魚軟骨粉、月見草油膠囊、魚油膠囊、胎盤素膠囊、β胡蘿 蔔素、醫療用減肥飲品、雞精、鱉精、鰻魚精」商品，向被 告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標， 權利期間自97年8 月1 日起至107 年7 月31日止。嗣參加人 　　以該商標之註冊有違核准時商標法第23條第1 項第14款規定 　，對之申請評定。經被告審查，認原告就系爭商標之註冊， 顯有意圖仿襲而申請註冊之情事，故系爭商標之註冊自有違 　　核准時商標法第23條第1 項第14款即現行商標法第30條第1 　　項第12款之規定，於101 年8 月13日以中台評字第H0000000 　0 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不 服，提起訴願，經經濟部102 年2 月6 日經訴字第10206092 950 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟， 　　並以上開理由主張其主觀上並無不正競爭之搶先註冊或仿襲 　他人商標之意圖，且據以評定二商標實際上並非先使用亦無 　　先使用之事實，而參加人就據以評定二商標之使用亦屬不正 　競爭行為，自非屬核准時商標法第23條第1 項第14款即現行 　　商標法第30條第1 項第12款之規定所指應受保護之先使用之 　人；被告與參加人則以前開理由答辯，故本件之主要爭點仍 為系爭商標與據以評定二商標相較，是否有違核准時商標法 　　第23條第1 項第14款即現行商標法第30條第1 項第12款規定 　之情形，而不應准予註冊。 (二)按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務 　　之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來 　　或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」 　，不得申請註冊，為商標法第30條第1 項第12款本文所明定 。次按，商標法第30條第1 項第12款本文規定係以「相同或 近似於他人先使用之商標」、「使用於同一或類似商品或服 務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在者」、「申請人有仿襲他人商 標之意圖」為構成要件。又本款之規定旨在避免剽竊他人創 　　用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用 　　商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政 　法院99年度判字第938 、1012號判決參照）。亦即本條款旨 在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如 「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關 係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應 參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定 「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務 往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，故雖 無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係 而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關 係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參照）。 (三)經查系爭商標圖樣係以由左至右之中文「鐵基」2 字所組成 　　；而據以評定第0000000 號商標係以由左至右之中文「鐵基 　」2 字，並於下方置以外文「IRON-BASED」所組合而成，又 　　據以評定第0000000 號商標則以由左至右之中文「立安鐵基 　」4 字，並於下方置以外文「LIAN IRON-BASED 」所組合而 成。二造商標相較，其皆有相同之中文「鐵基」2 字，且二 造商標之中文「鐵基」部分，所使用之字體乃一般常見之中 文印刷體，並未加入任何商標設計者之創意或特殊意匠，則 其不論於外觀、觀念及讀音上皆屬相同。雖據以評定二商標 另有外文「IRON-BASED」或中文「立安」結合外文「LIAN 　　IRON-BASED」之部分，惟於中文「鐵基」2 字前加以中文「 　立安」之部分，因二造商標既有相同之中文「鐵基」2 字， 　　而商品產製者亦常於相同之字元前後結合不同之文字以區別 　　不同系列之商品，尤以二造商標所指定之商品類別皆為藥品 　　類商品，而一般藥品之產製業者亦常於改良原有即前代藥品 　後，於商標前後冠以其他文字，以表徵新一代之產品，則相 　　關消費者於觀察二造商標時，自有可能誤認其所表彰之商品 　係來自同一產製者或有所關聯，而使相關消費者產生混淆誤 認，而據以評定二商標中雖亦有外文「IRON-BASED」、「 　　LIAN IRON-BASED 」之部分，惟依其字義觀之，或為其中文 　「鐵基」部分之直譯，或為前述中文之直譯加上中文「立安 」部分之音譯而來，相關消費者於觀察據以評定二商標時， 自會將該外文部分視為其中文部分之強調，或如前述將其視 為來自同一產製者之不同系列商品，而忽略該外文之部分， 則中文「鐵基」2 字自屬構成據以評定二商標之主要部分。 故二造商標縱有上開差異，惟因其皆有相同之中文「鐵基」 2 字，且該中文「鐵基」2 字其不論於外觀、觀念、讀音皆 屬相同，自易使相關消費者於觀察時發生混淆誤認，二造商 　　標仍屬構成近似商標。次查系爭商標指定使用於「中藥、西 　藥、營養補充品、魚肝油、鮭魚油、大蒜油丸、高蛋白質粉 、人蔘精、靈芝精、營養滋補劑、小麥胚芽精油丸、鯊魚軟 骨粉、月見草油膠囊、魚油膠囊、胎盤素膠囊、β胡蘿蔔素 、醫療用減肥飲品、雞精、鱉精、鰻魚精。」商品，與據以 評定二商標所指定使用於「中藥、西藥、人體用藥品、醫用 營養品、營養補充品。」商品相較，同屬中西藥、醫療保健 類藥品，其指定之商品或服務於原材料、功能、用途、消費 　　族群、產製者、行銷管道及場所等因素上均具有共同或關聯 　之處，依一般社會通念及市場交易情形，係屬高度類似之商 　　品或服務。 (四)參照原告於另案就據以評定商標申請異議時所提出其於95年 　　10月17日寄發之存證信函三之部分，其以「本公司日前發現 立安生物科技製藥股份有限公司未得本公司同意，即以外觀 僅一字之差，且台語讀音完全相同之鐵基近似商標，指定使 用於相同或類似之中藥、西藥、人體用藥品、醫用營養品、 營養補充品等商品，並於電台廣告等消費市場上進行販售（ 附件二）……。」（見評定卷第47頁），並於前開存證信函 所稱附件二，檢附參加人就據以評定第0000000 號商標使用 之實物照片影本（見異議卷第34頁）可知，參加人於前開存 證信函寄出日即95年10月17日前，即有於所指定使用之商品 類別使用據以評定第0000000 號商標之事實，而系爭商標之 申請註冊日為96年4 月2 日，則參加人自於系爭商標申請註 冊之前即已開始使用系爭商標。原告雖主張參加人所提前開 證據，因無標示使用日期之商品廣告、銷售發票、商品包裝 、商品型錄、銷售據點等直接使用證據以相互勾稽，自無法 證明其真實性，不得逕認據以評定二商標於系爭商標註冊前 有先使用之事實云云，惟查觀諸前開存證信函之內容可知， 參加人係透過電台廣播等通路銷售其使用據以評定第000000 0 號商標之「鐵基丸」商品，而廣播電台銷售商品之方式， 多以提供商品販售者之電話供相關消費者撥打訂購，若參加 人未實際販售該商品，豈會冒無貨可賣之風險，而錄製前開 廣告委託電台等通路播出銷售，而依據舉證責任分配之法理 ，參加人既已盡其證明據以評定商標有先於系爭商標申請註 冊前使用事實之責，則若欲推翻前開事實，該反證自應由原 告負舉證之責，今原告徒以參加人所提出之證據未必真實， 並稱參加人應提出更多事證證明之，惟其並未舉出其他具體 事證證明，參加人於系爭商標申請註冊日前，確實未生產相 關商品，或實際上並未使用據以評定二商標於其所販賣之商 品，或參加人所提出之證據顯有不可信之事由，難謂原告已 盡其舉證責任，自不足以推翻已經證明之據以評定二商標有 先使用事實。故原告此部分之主張顯不足採。原告另以本院 98年行商更（一）字第10號判決主張，因據以評定二商標已 經異議而撤銷，已非合法註冊之商標，則認定據以評定二商 標是否有先使用之事實，應採嚴格證明之證據法則云云，惟 查所謂嚴格證明之證據法則，應係指證據之證據能力及憑信 性之問題，上開原告所寄發予參加人之存證信函，與其內所 檢附據以評定第0000000 號商標使用之實物照片影本，皆為 原告所提出，參加人自無偽造或變造之可能，其證據能力與 憑信性自屬無疑，且依存證信函之內容與所附照片相互勾稽 ，自能得致據以評定第0000000 號商標有於系爭商標註冊前 使用之事實，實無違嚴格證明之證據法則，故原告此部分之 主張，並不足採。 (五)另關於原告主張參加人並非合法先使用，據以評定二商標實 不足以成為現行商標法第30條第1 項第12款本文所保護之客 體部分，惟按本條款所謂「先使用」，係指合法之先使用而 言，侵害他人商標權之非法先使用人，當然不在本條款保護 之列，惟先使用人是否侵害他人商標權，自應以民事法院所 為排除侵害判決確定為準（最高行政法院97年判字第481 號 判決參照）。經查，商標法設置異議評定制度之目的，乃欲 藉公眾審查之程序，阻止違法商標之註冊，而前開違法商標 不得註冊之目的，應係在避免相關消費者對於使用相同或近 似商標之商品，發生混淆誤認，而誤認二商品或服務係自同 一來源或誤認為不同來源但有所關聯，係著重於維護社會公 益之目的，而民事責任部分之規定則在保護一般民眾之私益 ，其保護之對象已有不同，且民事責任所謂侵害他人商標權 ，主觀上亦須有故意或過失，故縱商標因近似於他人先註冊 之商標有不得註冊之事由而經主管機關撤銷，其經撤銷前所 使用該商標之行為，因其主觀上信任主管機關核准其註冊之 效力，故其使用行為亦未必會有民事侵權責任，亦即商標之 註冊是否違法與商標之行使是否違法亦屬二事，自不得僅以 商標於行政上經主管機關撤銷註冊，逕予推論其使用行為必 有民事侵權責任，則參照前開最高行政法院97年判字第481 號判決之見解，因原告未能提出民事確定判決以證明參加人 使用據以評定二商標侵害原告商標權，且據以評定二商標之 撤銷公告日分別為97年5 月1 日及100 年2 月1 日（見評定 卷第13至14頁），皆晚於系爭商標申請註冊之日即96年4 月 2 日，則據以評定二商標於系爭商標申請時，因尚未經被告 撤銷其註冊，仍屬有效且合法先使用之商標，故原告此部分 主張，亦不可採。 (六)又原告雖主張據以評定二商標係仿襲自原告所有之註冊第79 　　2436號商標而來，且經被告認定屬近似，則先將「鐵基」圖 樣使用於商標者，應為原告而非參加人，則系爭商標之註冊 　　顯係出於自身權源，其主觀上並無仿襲之意圖云云，惟查， 據以評定二商標雖因與原告所有之先註冊第792436號商標構 成近似，且使用於類似商品，而經被告以違反該商標註冊時 商標法第23條第1 項第13款撤銷其註冊，然參照撤銷據以評 定二商標註冊之中台異字第G00000000 、G00000000 號異議 審定書（見評定卷第51至54頁），其理由已敘明據以評定二 商標與註冊第792436號商標構成近似之最主要原因乃在於其 台語發音幾盡相同，惟並未完全否定其外觀與意義上之差異 性，且亦未敘及據以評定二商標係仿襲自註冊第792436號商 標而來，則據以評定二商標仍具有其商標設計者之創意發想 及獨創性，僅因讀音及部分之外觀與註冊第792436號商標構 成近似，未免相關消費者發生混淆誤認，因而撤銷其註冊， 自不得僅因據以評定二商標之註冊經撤銷，而推導出據以評 定之「鐵基」等商標圖樣乃源自於原告之結論。另觀諸前開 原告所寄發予參加人之存證信函，與其內所檢附據以評定第 0000000 號商標使用之實物照片影本可知，原告應於系爭商 標申請註冊前即已得知據以評定二商標之存在。而參加人係 成立於67年之製藥股份有限公司，且其所生產之「立安鐵基 丸」藥品於95年向衛生署申請並獲准發予藥品許可證，此有 參加人所檢附之參加人公司營業登記資料、行政院衛生署藥 商藥廠資料、立安鐵基丸藥品許可證等資料（見評定卷第39 至41頁）附卷可證，則以原告同為藥品製造業者之身分，對 於同業所生產可能具有同質性之商品，自會特別留意，而參 加人所生產之立安鐵基丸藥品之發證日期為95年12月1 日， 係早於系爭商標之註冊日期即96年4 月2 日之前，原告顯於 系爭商標註冊日前應已知悉有參加人所生產以系爭商標所表 彰之商品存在，綜上所述，原告知悉上開事實，仍使用相同 之中文「鐵基」2 字於系爭商標並申請註冊，難謂係出自己 身之創意，原告具有仿襲之意圖甚明。而原告另主張其係擴 大先註冊之第792436號商標之保護，而為系爭商標之註冊， 惟查，對於已註冊之商標，商標法設有異議及評定制度以保 護之，亦即若商標權人認他人申請註冊在後之商標侵害其已 註冊之商標，自可透過對他人申請註冊在後之商標申請異議 或評定以保護之，俟他人申請註冊在後之商標經撤銷確定， 即足以保障先註冊商標權人之權利，若日後仍有類似之情形 發生，商標權人仍得以相同之方式保護其先註冊之商標，亦 即原告若認有其他註冊在後之商標如據以評定二商標侵害其 先註冊之第792436號商標，自可透過對註冊在後之商標申請 異議或評定以保護之，日後縱有類似之情形再發生，原告仍 得以相同之方式保護其先註冊之第792436號商標，絕非以將 被撤銷之後註冊商標申請註冊之方式保護其權利，故原告此 部分之主張，實不足採。 (七)商標法第106 條第1 項規定，本法中華民國100 年5 月31日 修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件， 以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤 銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前 已依法進行之程序，其效力不受影響。本案係100 年5 月31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系 爭商標所涉註冊時商標法第23條第1 項第14款本文，雖經修 正為現行商標法第30條第1 項第12款本文，並於條文內加上 「意圖仿襲而申請註冊者」之文字，惟註冊時商標法第23條 第1 項第14款係商標法於86年修正時所增訂，當時修正理由 為：「一、（六）增訂第14款規定，按與他人有特定關係， 知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序， 應不准其註冊，爰予增訂之。」另現行商標法第30條第1 項 第12款修正理由為：「二、（十二）第12款由現行條文第23 條第1 項第14款移列，並修正如下：1.本法除以保障商標權 人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之 功能。於本法86年5 月7 日修正時，即本此意旨，將因與他 人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以 仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊 之事由。2.現行條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商 標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至 於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業 務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經 驗法則加以判斷。3.為統一用語，但書部分酌作文字修正。 」準此，92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第14 款之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶 註之不公平競爭情形。則本件依註冊時及修正施行後之法條 規定均為違法事由，故應依法撤銷系爭商標之註冊，併此敘 明。 七、綜上所述，參加人早於系爭商標申請註冊前，即已先使用據 以評定二商標於中西藥與醫療保健類藥品等商品，而原告因 與參加人間具有同業競爭關係，原告早於系爭商標申請日前 ，即已知悉據以評定二商標之存在，則其未徵得參加人之同 意，即以高度近似之「鐵基」圖樣作為系爭商標圖樣，並指 　　定使用於相同及類似之商品，自有違註冊時商標法第23條第 1 項第14款本文即現行商標法第30條第1 項第12款本文規定 　　。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不 　法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤 　　銷，為無理由，應予駁回。 八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判 決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　102　 年　　7　　 月　　25　　日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官 陳忠行 法 官　曾啟謀 法 官　熊誦梅 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法 第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任 律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。 ┌─────────┬────────────────┐ │得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │ │代理人之情形 │ │ ├─────────┼────────────────┤ │(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│ │ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│ │ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 │ │ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│ │ │ 理人具備會計師資格者。 │ │ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│ │ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│ │ │ 利代理人者。 │ ├─────────┼────────────────┤ │(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│ │ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│ │ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│ │ 者，亦得為上訴審│ 。 │ │ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│ │ │ 依法得為專利代理人者。 │ │ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│ │ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│ │ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│ │ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │ ├─────────┴────────────────┤ │是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│ │上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│ │之釋明文書影本及委任書。 │ └──────────────────────────┘ 中　　華　　民　　國　　102　 年　　7　 　月　 30　　日 書記官 陳士軒