智慧財產法院行政判決
106年度
行商訴字第132號
原 告 廣喆開發股份有限公司
代 表 人 謝喻晴(董事長)
訴訟代理人 蔡淑美
律師
被 告 經濟部
代 表 人 沈榮津(部長)住同上
訴訟代理人 王尹伶
參 加 人 喜福創意開發有限公司
代 表 人 張家禎(董事)住同上
訴訟代理人 劉宛甄律師
上列
當事人間因
商標評定事件,原告不服經濟部中華民國106 年
8 月31日經訴字第10606310550 號
訴願決定,提起
行政訴訟,並
經本院
裁定准許參加人
聲請獨立參加被告之訴訟,本院判決如下
:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
一、事實概要:
原告前於民國103 年7 月10日以「HB心型圖」商標,指定使
用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第18
類之「錢包;書包;手提包;行李箱;化粧包;皮包;皮箱
;帆布背包;旅行皮件套組;運動包;購物袋;寵物用品袋
;鑰匙包;皮製行李吊牌套;護照皮夾;傘;盥洗包(空)
;人造皮革;寵物背袋;嬰兒揹袋」商品,向
原處分機關經
濟部智慧財產局申請註冊,經該局審查,核准列為註冊第00
00000 號商標(下稱
系爭商標,如附圖一所示)。
嗣參加人
以系爭商標相較於據以評定註冊第0000000 號商標(下稱據
以評定商標,如附圖二所示,另與系爭商標比較時合稱兩商
標),有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之
規定,對之提起評定。經被告審查,以106 年3 月1 日中台
評字第1050122 號
商標評定書為「評定不成立」之處分(下
稱原處分)。參加人不服,提起訴願,經被告認系爭商標指
定使用於部分商品之註冊有商標法第30條第1 項第10、12款
規定之
適用,以106 年8 月31日經訴字第10606310550 號決
定:「原處分關於系爭註冊第0000000 號『HB心型圖』商標
指定使用於『錢包;書包;手提包;行李箱;化粧包;皮包
;皮箱;帆布背包;旅行皮件套組;運動包;購物袋;寵物
用品袋;鑰匙包;皮製行李吊牌套;護照皮夾;盥洗包(空
);寵物背袋;嬰兒揹袋』部分商品(下稱系爭商品)評定
不成立之部分
撤銷,由原處分機關於4 個月內另為適法之處
分;其餘部分訴願駁回。」原告就
上開不利部分不服,遂向
本院提起行政訴訟。因本件判決之結果,倘認
訴願決定應予
撤銷,參加人之權利或
法律上之利益將受損害,是本院准許
參加人聲請獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張:
㈠關於商標法第30條第1 項第10款規定部分:
⒈兩商標圖樣一為心形圖、一為蝴蝶結圖,南轅北轍不致混
淆,且兩商標各有足資區辨之文字,一為「HB」、一為「
CiPU」音與「喜舖」相近,既然外觀、讀音均不相同,自
不會造成混淆誤認。
⒉系爭商標指定使用之「皮製行李吊牌套」與包包類商品之
性質、功能、行銷管道及產製主體皆不相同;而「寵物背
帶、嬰兒揹帶」等商品,因所背負者為「寵物、嬰兒」,
故與前述收納「物品」之包、袋類性質、用途均有不同,
自不構成類似商品。訴願決定既認為據以評定商標真實使
用於「背包、手提包」不能視為有使用在「寵物提袋、嬰
兒揹袋」,卻又認為系爭商標之「寵物背袋、嬰兒揹袋」
與據以評定商標之包、袋類商品構成類似商品,
顯有矛盾
。
⒊據以評定商標為常見之蝴蝶結圖樣,在參加人之前已有類
似圖樣核准註冊,是據以評定商標之
識別性較弱。
⒋網路留言資料可能係參加人親友所為,無法證明確有其他
消費者有實際混淆誤認情事,且該留言內容
可證網友能清
楚分辨兩者品牌差異,只是覺得包款外觀相似,但包款不
在商標保護之列,是參加人所提證據難認有實際混淆誤認
之情形。
⒌依原告所提評定日前系爭商標於國內之使用證據,可證明
系爭商標與據以評定商標在市場上已併存多時且為相關消
費者普遍認知,而無混淆誤認
之虞。
㈡關於商標法第30條第1項第12款規定部分:
據以評定商標早於系爭商標於同一或類似之商品申請並取得
註冊,並無「遭搶註」之情事,自無該款規定之適用,且系
爭商標商品經原告廣泛行銷,已與據以評定商標併存多時,
而無致生混淆誤認之虞,自應尊重此長期併存事實。
㈢
並聲明求為判決:⒈原訴願決定不利於原告之部分撤銷。⒉
訴訟費用被告負擔。
三、被告則以下列等語
置辯:
㈠關於商標法第30條第1項第10款規定部分:
兩商標英文字部分均置於圖樣右下方,而其圖樣之上方均有
2 道中間部分高於兩端、成圓弧曲線狀之拱形線條,左右兩
側均有2 道曲線裝飾,且據以評定商標圖形之上半部亦呈不
完整心形,故兩商標構圖意匠近似,排版方式雷同,應屬高
度近似之商標。兩商標商品皆屬提供空間盛裝物體,以供攜
帶之容器,應屬同一或高度類似之商品,另系爭商標指定使
用之「皮製行李吊牌套」商品,多與包包、行李箱等攜帶容
器合併使用,系爭商標指定使用之「嬰兒揹袋」商品,與據
以評定商標指定使用之包、袋類商品相較,皆有裝置物品或
幼兒以利背負之用途,屬類似商品。又
原告代表人與參加人
間有業務往來而知悉據以評定商標存在,應有仿襲意圖,且
網路留言資料可證明消費者有實際混淆誤認情事,是系爭商
標之註冊應有商標法第30條第1 項第10款規定之適用。
㈡關於商標法第30條第1項第12款規定部分:
原告代表人與參加人有業務往來而知悉系爭商標存在,復使
用高度近似之商標註冊於高度類似商品,依一般
經驗法則難
謂非基於仿襲意圖而申請註冊。
㈢並聲明求為判決:駁回原告之訴。
四、參加人除援引被告答辯外,另補充:
㈠原告與參加人之間曾有代工契約,原告
自承商標設計為西元
2013年8 月22日,日期在
兩造代工契約後,可見原告有仿襲
據以評定商標之意圖。
㈡原告雖稱係
參酌香奈兒之設計,然兩商標所使用之商品不僅
相同,商標位置相同,且商標圖樣均為黑底、雷射列印,自
易使相關消費者混淆誤認為同一商家生產之商品。
㈢網頁留言者僅有兩位與參加人有關,其他均與參加人無關,
故仍可證明相關消費者有實際混淆誤認之情事。
㈣並聲明求為判決:駁回原告之訴。
五、本院得
心證之理由:
㈠
按評定商標之註冊有無違法事由,除第106 條第1 項及第3
項規定外,依其註冊公告時之規定,商標法第62條
準用第50
條定有明文。查系爭商標之註冊公告日為103 年7 月10日,
嗣參加人於105 年8 月31日對系爭商標申請評定,經原處分
機關於106 年3 月1 日作成評定
審定書,則系爭商標之註冊
及評定,均在100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施
行之現行商標法施行後,無現行商標法第106 條第1 項及第
3 項規定之適用,是系爭商標是否具有評定事由,應依系爭
商標註冊公告時之現行商標法為斷(本件無新舊法適用問題
,故本判決均以商標法稱之)。
㈡再者,參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第10、11
、12款規定,對之申請評定,原處分認評定不成立,參加人
不服,提起訴願,經被告認系爭商標指定使用於系爭商品之
註冊雖無商標法第30條第1 項第11款規定之適用,但有同條
項第10、12款規定之適用,而撤銷系爭商品評定不成立之處
分,其餘部分則訴願駁回,本件僅原告對訴願決定撤銷系爭
商品評定不成立部分提起行政訴訟,至於訴願駁回部分未據
參加人提起行政訴訟;又訴願決定理由中認定系爭商標指定
使用於系爭商品之註冊並無商標法第30條第1 項第11款規定
適用部分,參加人未於本件行政訴訟中再為爭執,因此,本
院審理範圍應為「系爭商標指定使用於系爭商品之註冊是否
有違商標法第30條第1 項第10、12款規定」。又據以評定商
標係於102 年1 月1 日獲准註冊,距本件評定案申請日(10
5 年8 月31日)已逾3 年,依商標法第57條第2 項及第3 項
規定,參加人應檢附該據以評定商標於申請評定前3 年有使
用於據以主張商品之證據,而觀諸參加人於評定階段檢送之
證據資料,其中2014年嬰幼兒展照片(見評定卷第88至115
頁)與參加人於2016年8 月30日下載之臉書網頁資料(見評
定卷第119 頁)等證據資料相互
勾稽,
堪認於申請評定(105
年8 月31日) 前3 年,參加人有將該據以評定商標使用於媽
媽包等包類商品,因此,與上開商品性質相當之據以評定商
標指定使用之「皮夾、皮包、背包、旅行用衣物袋、手提袋
、購物袋、化粧包、盥洗包(空)、手提包、旅行袋、運動
用提背袋、運動包、嬰兒用品置放袋、名片皮夾、信用卡皮
夾、護照皮夾、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋」等商品,
亦應認為有使用,是本件
爰以
前揭符合商標法第57條第2 項
及第3 項規定之指定商品為範圍,續就系爭商標之註冊是否
有商標法第30條第1 項第10、12款規定之適用進行
實體審查
。至於據以評定商標指定使用於「寵物提袋、嬰兒揹袋」商
品,與據以評定商標真實使用之包類商品相較,性質並不相
當,參加人復未提出具體使用證據,自不得據以進行實體審
查。又被告於訴願決定書第12頁雖認參加人於系爭商標申請
日前有先使用「小蝴蝶商標」於包、袋類商品之事實(見本
院卷第190 頁背面),然參加人於本院
準備程序中表示其申
請本件評定僅以附圖二所示商標作為據以評定商標,被告亦
表示上開未經註冊之「小蝴蝶商標」並不在訴願決定書所認
的據以評定商標之列(見本院卷第365 、366 頁),是本件
僅以附圖二所示商標為據以評定商標進行判斷,均
合先敘明
。
㈢關於商標法第30條第1 項第10款部分:
⒈按「商標有下列情形之一,不得註冊:……十、相同或近
似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之
商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標
或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不
在此限。」商標法第30條第1 項第10款定有明文。所謂「
有致相關消費者混淆誤認之虞」者,係指因相同或構成近
似,致使同一或類似商品或服務之相關消費者,誤認為同
一商標;或雖不致誤認為同一商標,而極有可能誤認之商
品或服務為同一來源之系列商品或服務;或誤認之使用人
間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言
。簡言之,商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之
來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言(最高
行政法院
98年度判字第455 號判決意旨
參照)。故判斷有無混淆誤
認之虞,應參酌:商標識別性之強弱;商標是否近似
暨其
近似之程度;商品、服務是否類似暨其類似之程度;先權
利人多角化經營之情形;實際混淆誤認之情事;相關消費
者對各商標熟悉之程度;系爭商標之申請人是否善意;其
他混淆誤認之因素等,綜合認定是否已達有致相關消費者
產生混淆誤認之虞。
茲就本件卷內所存在之相關證據,依
上開審酌因素審酌如下:
⑴商標是否近似暨其近似之程度:
系爭商標係由經設計右下方開口之不完整心形圖,開口
下置外文「HB」與左右兩側各一之曲線裝飾所組成,而
據以評定商標係由一左高右低之灰階蝴蝶結圖,蝴蝶結
右下方緞帶內置外文「CiPU」所組成。經比對兩商標圖
樣,其文字部分均為英文字母,且係以較小字樣置於整
體圖樣右下方,而圖樣均以上方兩道拱形線條、下方左
右兩側為兩道曲線所構成,是整體觀之,兩商標圖樣構
圖意匠近似,予人寓目印象極為相仿,應屬構成近似程
度不低之商標。至原告雖主張兩商標有不同之英文字可
資區辨,且系爭商標「H.B 」為花花班尼英譯縮寫,代
表愛與幸福
云云,然判斷兩商標是否近似,需以異時異
地隔離觀察為之,蓋一般消費者於選購商品時,係以對
商標之整體概略印象作區辨,於不同時間、不同地點為
消費行為,
而非手執兩商標商品以併列比對之方式來區
辨,本件兩商標之英文字雖不同,然均以極小字體置於
圖樣右下方,並非商標圖樣中之顯著部分,於消費者異
時異地以整體概略印象為觀察時,該英文字實無法發揮
區辨兩商標商品來源不同之作用,而原告所指系爭商標
代表之意涵,均為原告主觀理念,一般消費者由系爭商
標外觀呈現之樣態,實無法得知有原告所指之觀念。以
上,自無法以此而認兩商標圖樣不構成近似。
⑵商品是否類似暨其類似之程度:
系爭商標指定使用之「錢包;書包;手提包;行李箱;
化粧包;皮包;皮箱;帆布背包;旅行皮件套組;運動
包;購物袋;鑰匙包;護照皮夾;盥洗包(空)」商品
,與據以評定商標真實使用之「皮夾、皮包、背包、旅
行用衣物袋、手提袋、購物袋、化粧包、盥洗包(空)
、手提包、旅行袋、運動用提背袋、運動包、嬰兒用品
置放袋、名片皮夾、信用卡皮夾、護照皮夾、寵物用品
袋、瑜珈運動用提背袋」等商品相較,均為提供裝載物
品之包類商品,而系爭商標指定使用之「嬰兒揹袋」與
據以評定商標指定使用之「嬰兒用品置放袋」相較,兩
者通常於嬰幼兒用品店或百貨公司嬰幼兒部門同時販售
,系爭商標指定使用之「寵物用品袋、寵物背袋」與據
以評定商標指定使用之「寵物用品袋」相較,兩者通常
於寵物用品店同時販售,是其消費對象、產製主體多有
重疊之處,另系爭商標指定使用之「皮製行李吊牌套」
,亦多與據以評定商標指定使用之「皮包、背包、旅行
用衣物袋、手提袋、購物袋」等攜帶容器合併使用,其
原材料、行銷管道等因素上亦有共同或相關連之處。準
此,系爭商標指定使用之系爭商品,與本院所認定據以
評定商標
前開使用之商品,應構成同一或高度類似商品
。至原告雖稱:訴願決定既認定據以評定商標並無實際
使用於「寵物提袋、嬰兒揹袋」商品,顯認為「寵物提
袋、嬰兒揹袋」與包袋類商品不構成近似,然其卻又認
為系爭商標之「寵物背袋、嬰兒揹袋」與據以評定商標
之包袋類商品構成類似商品,顯有矛盾云云,然,據以
評定商標是否真實使用於其所指定商品,係以商品性質
上是否性質相當來認定,而商品是否類似之判斷,則係
以二者在用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群等
因素上是否具有共同或關聯之處,依一般社會通念及市
場交易情形,會使消費者誤認其為來自相同或雖不相同
但有關連之來源來認定,兩者判斷方式顯然有異,因此
,在判斷據以評定商標是否符合商標法第57條第2 項及
第3 項規定時,訴願決定書認定據以評定商標指定使用
「寵物提袋、嬰兒揹袋」商品,與其真實使用之包類商
品,因性質不相當而不得作為指定商品之範圍進行實體
審查,然在判斷兩商標商品是否類似時,認系爭商標指
定使用之「寵物背袋、嬰兒揹袋」與據以評定商標指定
使用之包、袋類商品有共同或關聯之處,而認為構成類
似商品,核無
違誤,原告主張訴願決定書此部分有理由
矛盾之處云云,並不足採。
⑶商標識別性之強弱:
本件據以評定商標係由蝴蝶結圖樣與外文「CIPU」所構
成,其中蝴蝶結圖樣之獨創性雖不高,然其整體商標圖
樣與所指定使用之商品並無關聯性,應具有相當識別性
。而系爭商標係以經設計之心型圖與外文「H.B.」所組
成,其中心型圖樣獨創性亦不高,但整體商標圖樣與其
所指定使用之商品並無關聯性,亦具有相當識別性。
⑷實際混淆誤認之情事:
原告雖稱參加人所提訴願附件1 網頁
所載之留言者與參
加人有關,故不可採等語,然訴願附件3 網友留言:「
請問這是仿的嗎?」(見訴願卷外置資料)上開留言者
並無證據證明與參加人有關,是該等留言內容非不可採
,而觀諸上開網頁,其並非僅登載包包款式,而是載有
系爭商標圖樣於網頁上,原告稱相關消費者係因包款類
似而為上開留言,並無依據。再者,「有致相關消費者
混淆誤認之虞」,只要有混淆誤認「之虞」即為已足,
不以混淆誤認而「實際誤購」為限,且所謂相關消費者
,不以實際購買之消費者為限,尚包含可能購買之潛在
消費者,上開留言內容提及「是仿的嗎」,足見相關消
費者見系爭商標時,會將之與據以評定商標產生聯想,
進而產生懷疑,
堪認相關消費者已將系爭商標商品所表
彰之來源誤認為參加人,而有實際混淆誤認情事。
⑸相關消費者對各商標之熟悉程度:
我國商標法原則上採註冊保護主義,為避免申請在後之
商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人之利益,在「消
費者對兩商標熟悉程度」之判斷因素上,申請在後之原
告仍須提出積極證據證明其就系爭商標之使用已達使相
關消費者可區辨兩商標來源之程度,如此始符商標法第
30條第1 項第10款規範之意旨。查,原告雖提出系爭商
標相關使用證據,證明相關消費者對兩商標均已熟悉而
得併存,然觀諸原告所提證據,其中經銷據點列表(見
本院卷第22頁)、網路商店廣告、廣告型錄、DM、電視
購物廣告、臉書列印資料、部落客或網友之貼文或介紹
(見本院卷第23至163 頁背面),均僅能證明系爭商標
確實有使用於商品上並行銷廣告之事實,無法證明系爭
商標之銷售情形,且上開廣告之廣告時間、廣告數量不
多,無法證明相關消費者對系爭商標已普遍熟悉,又Go
ogle搜尋引擎資料(見本院卷第165 頁)係以「花花班
尼包包」作為關鍵字搜尋,無法證明系爭商標之使用
態
樣,此外,本件並無系爭商標商品之廣告量、廣告費用
、銷售營業額、實際銷售單據、市場佔有率等資料
可資
佐證,是依現有資料客觀判斷,無論於系爭商標註冊前
或原處分機關評定前,均難認系爭商標業經原告行銷使
用,已為相關消費者所熟悉而足以與據以評定商標相區
辨為不同來源,準此,自應給予據以評定商標較大之保
護。
⑹至於其他判斷有無混淆誤認之虞之輔助因素,因原告並
未提出相關證據供本院審酌,自無從
予以考量。
⒉本院就本件所存之證據,審酌商標是否近似暨其近似之程
度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、商標識別性之
強弱、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之
程度等,認兩商標雖均有相當識別性,然兩商標圖樣近似
程度不低,系爭商標指定使用系爭商品,與據以評定商標
經本院認定有真實使用之商品相較,存在有同一或高度類
似關係,且參加人已證明本件有實際混淆誤認情事,而原
告無法證明相關消費者對系爭商標較為熟悉而應給予較大
保護等因素,經本院綜合判斷後,認系爭商標指定使用於
系爭商品相較於據以評定商標,以具有普通知識經驗之消
費者,於購買時施以普通之注意,可能會有所混淆而誤認
其商品來自同一來源,或誤認兩商標之使用人間有關係企
業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而有致消費者
混淆誤認之虞,自有商標法第30條第1 項第10款規定之適
用。至原告所提其他以蝴蝶結圖樣註冊之案例,與本件案
情不同,自難
比附援引,執為有利原告之論據。
㈣商標法第30條第1 項第12款部分:
按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地
緣、業務往來
或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。
」不得註冊,本款規定在避免因知悉他人商標存在而剽竊他
人先使用之商標申請註冊,是本款之「他人商標」應以未註
冊商標為限始有「搶註」可言,且需以「同一或類似商品或
服務」為要件。查,本件系爭商標申請註冊時,據以評定商
標
業已取得註冊登記,是系爭商標之註冊並無「搶註」可言
,是系爭商標指定使用於系爭商品之註冊,自無商標法第30
條第1 項第12款規定之適用。
六、
綜上所述,系爭商標指定使用於系爭商品,雖無商標法第30
條第1 項第12款規定之適用,但有同條項第10款規定之適用
。從而,被告就系爭商標指定使用於系爭商品部分所為「原
處分關於系爭註冊第0000000 號『HB心型圖』商標指定使用
於『錢包;書包;手提包;行李箱;化粧包;皮包;皮箱;
帆布背包;旅行皮件套組;運動包;購物袋;寵物用品袋;
鑰匙包;皮製行李吊牌套;護照皮夾;盥洗包(空);寵物
背袋;嬰兒揹袋』部分商品評定不成立之部分撤銷,由原處
分機關於4 個月內另為適法之處分;其餘部分訴願駁回。」
之決定,所持理由雖與本院略有不同,但結論並無二致,於
法並無不合,原告
徒執前詞,訴請撤銷訴願決定上開不利於
原告部分,並無理由,應予駁回。
七、本件事證已明,兩造其餘
攻擊防禦方法,均與本件判決結果
不生影響,爰不逐一論述,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1
條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 107 年 3 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅
法 官 蔡如琪
以上
正本係照原本作成。
如不服本判決,應於
送達後20日內,向本院提出
上訴狀並表明上
訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補
提上訴理由書;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決
送達後20日內補提上訴理由書(均須按
他造人數附
繕本)。
上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出
委任書。(行政訴訟法
第241 條之1 第1 項前段),但符合下列情形者,得例外不委任
律師為訴訟代理人(同條第1 項但書、第2 項)。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者,得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.
稅務行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.
專利行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一,經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件,具備會計師資格者│
│ 者,亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.
專利行政事件,具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為
公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時,其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
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│是否符合(一)、(二)之情形,而得為
強制律師代理之例外,│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
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中 華 民 國 107 年 4 月 9 日
書記官 邱于婷