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智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 100年度附民上字第18號 上　訴　人　　涂金湶 訴訟代理人　　徐滄明　律師 被上訴人　　　昇龍數位科技股份有限公司 兼法定代理人　邱淑英 訴訟代理人　　謝樹藝　律師 　　　　　　　吳佩玲　律師 上列當事人間因違反商標法附帶民事訴訟案件，上訴人不服臺灣 板橋地方法院中華民國100 年7 月15日第一審100 年度智附民字 第12號附帶民事訴訟判決，提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴及假執行聲請均駁回。 事實及理由 一、上訴人主張： （一）上訴人起訴主張被上訴人邱淑英係被上訴人昇龍數位科技 股份有限公司（下稱昇龍公司）之負責人，明知商標註冊 審定第00000000號商標之「九九」，第00000000號、第00 000000號商標之「九九神功」字樣，均係原告向經濟部智 慧財產局申請註冊之商標（下稱系爭商標）。詎被上訴人 邱淑英、訴外人陳弘模未經上訴人之同意，竟共同以陳弘 模編著之「九九還陽功」製成影音光碟及書籍（下稱系爭 商品），以新臺幣（下同）1,180 至1,500 元不等之價格 ，在誠品書局、富邦購物網及雅虎奇摩購物中心販售圖利 。被上訴人所販售之系爭商品侵害上訴人之系爭商標權， 爰依商標法第61條第1 項前段請求損害賠償，並依商標法 第63條第1 項第3 款以其售價1,500 元之1,100 倍計算賠 償金額為165 萬元，其暫先請求160 萬元。準此，上訴人 聲明求為判決：被上訴人應連帶給付上訴人160 萬元，並 自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息 ，暨原告願供擔保請准宣告假執行。 （二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並主張 原審判決違背法令，被上訴人所用之「九九還陽功」與上 訴人所使用之「九九神功」，均屬壯陽功法之傳授，兩者 均有「九九」文字，致相關消費者易於混淆誤認，故被上 訴人侵害上訴人之系爭商標權。被上訴人應依商標法第61 條第1 項、第63條第1 項第3 款規定負賠償責任，賠償上 訴人165 萬元，其暫先請求160 萬元。爰上訴聲明：1.原 判決廢棄。2.上廢棄部分，被上訴人等連帶給付上訴人 160 萬元，並自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息，暨上訴人願供擔保請准宣告假執行。 二、被上訴人則以： （一）系爭商品原由陳弘模於99年2 月5 日將其自費出版之「史 上最強壯陽法」套裝書籍及影音光碟，委由被上訴人昇龍 公司經銷。因陳弘模原印製之書籍、影音光碟及包裝盒之 外觀賣相不佳，遂重新設計改版為精裝影音書。將原著作 書籍、包裝盒上之副標題「九九還陽功」，改為系爭商品 之標題，而原著作名稱「史上最強壯陽法」，則括弧標記 在新版影音書書背上之書名標題「九九還陽功」下方。所 有光碟、書籍名稱、封面及內頁內容，由陳弘模負擔光碟 重新壓製及書籍印刷之全數費用，改製完成後，再交予被 上訴人昇龍公司銷售。系爭商品係單純以該名稱作為書籍 名稱，為使消費者初步暸解著作內容之通常用法，非以之 作為相關消費者購買相同書籍時，識別商品來源之商標使 用。而被上訴人昇龍公司為註冊第00000000號及第000000 00號商標權人，系爭商品均有上開商標之明顯標示，足以 證明被上訴人昇龍公司業另以自身註冊之商標，表彰系爭 商品之來源，而「九九還陽功」文字僅係作者自定之著作 名稱，被上訴人昇龍公司非以之作為表彰商品或服務來源 之商標使用。 （二）「九九還陽功」為系爭商品內容之功法名稱之一。而依原 著作人陳弘模於本件偵查、原審審理時所述，「九九還陽 功」非其自創設計之名稱，而係其在大陸地區老師傳授功 法時之功法名稱，此有大陸地區國術武功相關網站內容載 有「九九還陽功」之功法名稱資料可證。另原審刑事審理 中有搜尋網路上相關網頁，亦有大陸地區人士李謹伯談論 有關「九九還陽術」之方法，其與系爭商品之陳弘模所載 「九九還陽功」功法內容大致相近。另有金丹秘訣，亦與 陳弘模所載「九九還陽功」功法內容雷同。再者，「九九 還陽術」或「九九還陽功」之「九九」涵義，均係指該功 法動作之次數九九八十一下，其與上訴人「九九神功」網 頁內容所示「九九神功」之「九九」有長長久久之意義不 同，顯屬不同之功法。且被上訴人援用陳弘模原著作功法 名稱之一，作為陳弘模原著作改編後之系爭商品標題，係 在引人瞭解該書內容，係以善意與合理使用之方法，表示 該書內容之說明，合於商標法第30條第1 項第1 款之善意 合理使用之規定，暨經修正而未公佈之商標法第5 條、第 36條規定。被上訴人之主觀認識，係將原套裝書籍及影音 光碟，依其原有內容、標題名稱，改裝設計為新版書名標 題及外觀之精裝影音書，該新書名「九九還陽功」，依其 主觀認識，係來自功法名稱，其與商標無涉。社會上使用 「九九」之名，並非僅有原告之氣功名稱，且縱使其屬功 夫類別，亦有其他如「九九還童功」、「九九太極拳」等 使用名稱，並非上訴人所專屬獨創。故「九九」或「九九 神功」是否已有註冊商標，尚不足以認定為眾人所應知悉 。被上訴人縱使知悉「九九神功」之名稱，亦無先行查詢 其有無商標註冊之認識，尚難以此推論被上訴人有侵害上 訴人商標之故意或過失。況被上訴人昇龍公司嗣於99 年4 月間收悉上訴人通知之存證信函後，同年月旋即函覆上訴 人向原著作人陳弘模洽談，陳弘模亦函覆上訴人解說未侵 害之情，被上訴人於上訴人與陳弘模洽談未果而提出告訴 後，即於99年8 月17日通知各銷售通路停止系爭商品之銷 售，並終止與陳弘模間之經銷契約，足證被上訴人自始無 侵害上訴人商標之故意。 （三）系爭商品外觀，封面除「九九還陽功」書名標題外，副標 題有「呂洞賓獨創門派」、「百齡武當純陽門第二十二代 掌門人劉理航傳授瀕臨失傳內功壯陽法」、「內功師父陳 宗元親自示範」，封底載有「陳宗元」、「劉理航」、「 純陽子呂洞賓」之簡介，並附有書衣簡述該書內容各功法 。此與上訴人「九九神功」網頁所示，其「九九神功」之 宣傳著重男性性器之動功、吊功，門派顯屬有別。應不致 使相關消費者混淆誤認。被上訴人邱淑英雖登記為昇龍公 司之負責人，惟衡諸一般公司經營實務，公司登記之負責 人多僅掛名登記，而未實際參與公司業務經營。復依證人 陳弘模、林美真於原審之證述，被上訴人邱淑英確實未參 與被上訴人昇龍公司有關系爭商品改版經銷之事務，更遑 論與陳弘模間有共同侵害系爭商標之犯意聯絡。準此，被 上訴人聲明請求駁回上訴人之上訴，暨如受不利判決，請 准供擔保免為假執行。 三、按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁 回原告之訴。審理智慧財產案件審理法第23條案件之附帶民 事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴 或不受理者，應以判決駁回之。刑事訴訟法第503 條第1 項 前段、智慧財產案件審理法第27條第1 項前段分別定有明文 。 四、本件被上訴人邱淑英被訴違反商標法案件，業經臺灣板橋地 方法院100 年度智易字第13號諭知被上訴人邱淑英無罪，檢 察官不服原判決提起上訴後，復經本院100 年度刑智上易字 第92號判決駁回上訴在案。揆諸前開規定，原審駁回上訴人 在第一審之訴及其假執行之聲請，經核並無不合。上訴人猶 執陳詞上訴指摘原判決不當，求為判決如訴之聲明，為無理 由，應予駁回。 五、據上論斷，應依智慧財產案件審理法第1 條、刑事訴訟法第 490 條前段、第368 條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　3　　 日 　　　　　　　 　　智慧財產法院第二庭 審判長法 官 陳忠行 　　　　　　　　　 　　　　　　法　官 曾啟謀 　　　　　　　 　 　 　　　　 法　官 林洲富 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由 書（均須按他造當事人之人數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　3　　 日 書記官 吳羚榛