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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 100年度民專上字第17號 上　訴　人　台灣上村股份有限公司 法定代理人　上村寬也 訴訟代理人　陳和貴律師 　　　　　　鄧宜菁律師 複 代理 人　楊溢昇律師 被 上訴 人　永賀工業股份有限公司 法定代理人　張忠穎 被 上訴 人　陳俊彬 被 上訴 人　化津科技有限公司 兼 法定代理人　王清輝 上四人共同 訴訟代理人　許明桐律師 上列當事人間專利權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國100 年3 月14日本院99年度民專訴字第65號第一審判決提起上訴，本 院於中華民國100 年2 月23日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、上訴人主張： ㈠上訴人於原審起訴主張： ⒈有關上訴人應為中華民國證書第I279934 號「利用無電解電 鍍製作二極體金屬層的方法」發明專利（下稱系爭專利）之 專利申請權人及專利權人部分： ⑴訴外人趙得邦任職於上訴人期間，其主要工作內容係利用上 訴人原有之「Epithas 製程」製作二極體金屬層，並將產品 線擴大應用於半導體及發光二極體（Light Emitting Diode ，LED ）。而「無電解電鍍製作二極體金屬層」之技術（又 稱「濕製程」）係在晶圓上作用，研發過程須以測試之晶圓 ，使研發結果具有產業利用性，故上訴人遂向客戶即訴外人 端華上光電股份有限公司、燦圓光電股份有限公司、晶元光 電股份有限公司（下稱端華上公司、燦圓公司、晶元公司） 等取得測試晶圓運用於上訴人之「Epithas 製程反應液」進 行反覆試驗，經過多次測試與打樣過程，訴外人趙得邦始於 民國94年間研發完成系爭專利之內容，足見系爭專利之內容 確屬訴外人趙得邦任職於上訴人期間在職務範圍內使用上訴 人之設備及資源所完成之職務上發明，依專利法第7 條第1 項規定，上訴人係系爭專利之專利申請權人及專利權人。 ⑵由上訴人提出之原證1 所示2005-5月報、2005-8月報、2005 -39 週報、2005-41 週報、2005-42 週報、2005-44 週報、 2005-45 週報、2005-48 週報、2005-9月報，係訴外人趙得 邦任職於上訴人期間之研發紀錄／報告。上開研發紀錄／報 告皆來自訴外人趙得邦任職上訴人期間與研發主管或業務部 同仁之往來電子郵件之附件，而上開電子郵件之原始往來電 磁紀錄均儲存於原證2 所示聲明書所附之光碟內，足見上開 研發報告／紀錄並非造假。至被上訴人主張上開研發報告為 事後造作，並否認其真正，然卻未具體指摘上開研發報告係 屬造作，自不足採。是由原證1 之研發週（月）報與系爭專 利之比對報告亦可知，系爭專利為訴外人趙得邦任職於上訴 人期間所研發之職務上發明。 ⑶依系爭專利說明書所示「實施方式」第二段說明已揭示系爭 專利添加亞硫酸金之無電解電鍍還原反應液，此即為系爭專 利申請專利範圍第1 項之主要技術特徵（濕製程）所使用之 反應液，而「EPITHAS 」系列藥水即係無電解電鍍液，足見 訴外人趙得邦任職於上訴人期間，確實利用上訴人原有之無 電解電鍍反應液產品，作為無電解電鍍還原反應液，並完成 包括濕製程在內之系爭專利。 ⑷訴外人趙得邦於95年3 月以電子郵件告知上訴人其雖成立訴 外人靖邦科技股份有限公司（下稱靖邦公司），然其業務範 圍集中於LED 探針業務，未來將不會與上訴人有任何競爭關 係。詎上訴人於96年初始知悉訴外人趙得邦與靖邦公司係從 事與上訴人相競爭之工作及活動，乃於96年2 月15日函請訴 外人趙得邦及靖邦公司尊重上訴人之權益。且上訴人未預料 上訴人之營業機密可能以其他名義被冒充申請專利權，亦無 法查知該時系爭「無電解電鍍製作二極體金屬層」技術業經 被上訴人永賀公司申請專利在案，且至訴外人趙得邦於98年 10月出具聲請書告知上訴人上情後，上訴人始知上開事實。 是縱認上訴人在專利管理或有疏失，然此等疏失依法並不影 響上訴人為系爭專利申請權人及專利權人之地位。 ⒉有關被上訴人陳俊彬並非系爭專利之發明人部分：被上訴人 陳俊彬稱其在化工界及電子產業有超過10年以上之經驗，且 其於94年5 月間研發系爭專利成功後，乃委由訴外人趙得邦 委請世界專利商標事務所申請專利，惟其並未提出證據，上 訴人否認其主張之真正。又被上訴人陳俊彬提出被證1 之研 發歷程及始末乃臨訟編造之文書，上訴人否認其真正。至被 上訴人陳俊彬親筆製作之「研發筆記」之內容與系爭專利並 無直接相關，故其主張被證1 所示資料可逐一對照系爭專利 之內容，並不足採。 ⒊有關系爭專利之技術為上訴人之營業機密部分： ⑴「無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」係上訴人向晶圓廠 取得測試晶圓、配合著晶圓製作流程，不斷調整製程步驟及 藥水配方所研發而得之技術，具有新穎性及進步性，且非一 般涉及該類技術之人所知。又系爭專利技術之主要技術特徵 在提供一種利用無電解電鍍製作二極體金屬層之方法，可選 擇性還原欲沈積之金屬於可引發觸媒反應之金屬底材周圍或 其上，以取代傳統上使用蒸鍍或濺鍍之方式為整面金屬之沈 積，大幅節省金屬之耗用量，是系爭專利之技術對半導體廠 在製作電極（二極體）具有經濟價值。 ⑵上訴人與訴外人趙得邦於94年10月18日簽訂工作契約，並訂 有營業機密保密及競業禁止之約款。又系爭專利技術既是上 訴人匯集資源，不斷測試、變更藥水配方之測試成果，該等 研發週／月報及訴外人趙得邦對於各化合物配方比例之資訊 ，自屬於上開工作契約所約定之「產品各發展階段相關之資 訊」，而為上訴人之營業機密。況上訴人為保全研發成果之 機密性，關於研發週月報須儲存於研發部門之伺服器內，其 他部門並無閱覽權限，則被上訴人自無機會閱覽或接觸系爭 專利技術之研發成果，復以上訴人之廠區管制嚴密，出入需 刷員工卡，外人並需換證所得進出，足認上訴人就系爭專利 技術已盡合理之保密措施，系爭專利技術屬於營業秘密法上 之營業秘密而應受營業秘密法之保障。再者，系爭專利技術 為上訴人託付其公司之研發團隊所研發之營業秘密，乃使用 上訴人之資金、原有技術、設備而完成，並與上訴人所支付 薪資及研發設備之利用有對價關係，該營業機密依營業秘密 法第3 條第1 項規定，自屬於上訴人所有。 ⒋有關上訴人得請求不當得利等權利部分： ⑴被上訴人永賀工業股份有限公司（下稱永賀公司）及其當時 之負責人即被上訴人陳俊彬明知「利用無電解電鍍製作二極 體金屬層的方法」為訴外人趙得邦之職務上發明，更為上訴 人之營業機密，竟為牟不法利益，搶註專利之意圖，藉由訴 外人趙得邦之職務之便，取得「利用無電解電鍍製作二極體 金屬層的方法」之營業機密後，偽冒為「利用無電解電鍍製 作二極體金屬層的方法」之發明人，再將專利申請權移轉予 被上訴人永賀公司，以被上訴人永賀公司為專利申請權人， 對外申請專利，侵害上訴人關於「利用無電解電鍍製作二極 體金屬層的方法」之營業機密，並將依法應由上訴人公司取 得之「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」各國專利 據為被上訴人永賀公司所有。又上訴人永賀公司為避免上訴 人查知，於98年7 月間將系爭專利及利用系爭專利所提供之 服務業務讓與知情之被上訴人化津科技有限公司（下稱化津 公司）。惟被上訴人化津公司及永賀公司分別獲有依法應歸 屬於上訴人公司之「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方 法」資訊技術之利用權能，及臺灣證書第I279934 號發明專 利、美國Pub.No:US2007/0000000AI 專利、中國公開公告第 CN0000000 號專利、日本公開第0000-000000 號發明專利， 卻無上開利益之合法性。 ⑵上訴人爰依民法第179 條規定及因被上訴人侵害上訴人之營 業秘密，並違反專利法第7 條第1 項之保護他人之法律，致 生損害於上訴人，依民法第184 條第2 項、營業秘密法第12 條之規定請求被上訴人負損害賠償責任外，因被上訴人獲有 關於「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」資訊技術 之利用權能，並無法律上原因，是上訴人爰依不當得利與侵 權行為請求權之競合關係，併依民法179 條，請求被上訴人 返還自96年4 月21日，即臺灣證書第I279934 號發明專利公 告日起至被上訴人等將中華民國證書第I279934 號移轉登記 予上訴人公司，並將美國Pub.No:U S2007/0000000AI、中國 公開公告第CN0000000 號、日本公開第0000-000000 號發明 專利之專利申請人更正為上訴人日止（下稱不當得利期間） ，利用關於「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」營 業機密所獲利益。惟此項利益依其性質不能返還，故依民法 第181 條但書規定，請求應償還其交易上之客觀價額。至於 交易上之客觀價額之計算，上訴人主張應按營業秘密第13條 第1 項第2 款規定，以被上訴人公司此期間因其侵害行為所 得之全部收入，計算被上訴人公司應償還之價額。 ⑶上訴人請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為上訴人所 有，並依民法第244 條第1 項或第2 項規定，請求被上訴人 化津公司將系爭專利移轉登記予上訴人，另依同法條第4 項 規定，請求被上訴人化津公司回復原狀，將系爭專利以移轉 登記之方式，返還予上訴人。縱令被上訴人永賀公司與化津 公司間之法律行為非能得撤銷，上訴人亦主張以民法第767 條第2 項規準用所有物返還請求權之規定，請求被上訴人化 津公司返還系爭專利予上訴人，爰請求如訴之聲明第2 項所 示。另上訴人依民法第184 條第1 項、第2 項、第185 條第 1 項、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人永賀公司、 陳俊彬、化津公司及其負責人對上訴人負共同侵權行為之連 帶損害賠償責任。 ⑷上訴人如獲訴之聲明第4 項、第5 項勝訴確定判決，客觀上 可期待上訴人未來得持此確定判決，依民事訴訟法第402 條 第1 項第4 款、美國所訂之臺灣關係法案、美國聯邦法TITL E 35 PART III CHAPTER 26第261 條第2 項、日本民事訴訟 法第116 條、第118 條、日本特許法第33條第1 項、亞東關 係協會與財團法人交流協會互設駐外辦事處協定、大陸「最 高人民法院關於人民法院認可臺灣有關法院民事判決的規定 」、專利法第10條、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74 條第1 項、第3 項等規定，分別聲請在美國、日本、中華人 民共和國領域內為強制執行。 ⒌上訴人爰聲明求為判決：⑴確認中華民國證書第I279934 號 「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」發明專利（即 系爭專利）之專利申請權及專利權為上訴人所有。⑵被上訴 人化津公司應將系爭專利權移轉登記予上訴人。⑶確認美國 Pub.No:US2007/0000000AI 、中國公開公告第CN0000000 號 、日本公開第0000-000000 號「利用無電解電鍍製作二極體 金屬層的方法」發明專利之專利申請權為上訴人所有。⑷被 上訴人永賀公司應將美國Pub.No:US2007/0000000AI 、日本 公開第0000-000000 號發明專利申請權移轉登記予上訴人。 ⑸被上訴人陳俊彬應將中國公開公告第CN0000000 號發明專 利申請權移轉登記予上訴人。⑹被上訴人等應連帶給付上訴 人新臺幣（下同）200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至 清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑺上開第6 項聲明如 獲勝訴判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。 ㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張： ⒈有關原審判決認定訴外人趙得邦職務上之研發成果並非上訴 人營業秘密部分： ⑴原審判決以幾項訴外人明閱科技股份有限公司（下稱明閱公 司）之網頁資料，逕自推論申請系爭專利前已有先前技術存 在，故訴外人趙得邦職務上研發成果係系爭專利申請前已存 在之技術思想，與營業秘密之屬性有別，故認為上訴人不受 營業秘密法之保障。惟原審判決倘欲認定訴外人明閱公司之 網頁所羅列第I240443 、200009號專利等為訴外人趙得邦研 發成果之先前技術，應細查分析渠等專利之內容，並指稱何 者與訴外人趙得邦職務上之研發成果相同，足見原審判決並 未具備理由。 ⑵由原證2 所示研發週月報諸多失敗測試結果可知，訴外人趙 得邦本項研發任務並非容易，該研發成果絕非一般涉及該類 資訊之人所知者。又況訴外人趙得邦職務上之研發成果業經 經濟部智慧財產局實質審查認為具有專利性，並由被上訴人 偽冒取得系爭發明專利在案，而經濟部智慧財產局認為該項 研發成果係有別於同一技術領域之其他專利或技術，非屬一 般涉及該類資訊之人所知者，故具進步性，其在未提出專利 申請前自屬營業秘密法上之營業秘密，依營業秘密法第2 條 第1 項規定，應受營業秘密法所保障。 ⒉有關上訴人就系爭專利確屬於訴外人趙得邦職務上之研發成 果已充分舉證，惟原審判決未依相關證據法則審酌證據資料 部分： ⑴原審判決並不否認訴外人趙得邦研發週月報之真正性，並肯 認該研發週月報之主要內容即在嘗試將TMX-22等無電解電鍍 液所啟動之「Epithas 」製程導入製作LED ，以取代蒸鍍或 濺鍍製程，此即為系爭專利申請專利範圍第1 項揭示將無電 解電鍍技術應用於LED 製程之方法步驟。原審判決既認同上 訴人之EpithasTMX-15 產品目錄，表示EpithasTMX-15 之成 分包括了亞硫酸金，即為系爭專利說明書及系爭專利申請專 利範圍第9 項揭示反應液內可添加有氰化金、亞硫酸金、三 氯化金等金屬鹽所界定之反應液成分，詎復表示系爭專利申 請專利範圍第1 項僅將無電解鍍金技術應用於LED 製程，乃 系爭專利申請前已存在之技術思想，故認為上訴人提出之證 據不足以認定系爭專利為訴外人趙得邦於上訴人任職期間之 職務發明。 ⑵惟系爭專利是否具有進步性，或有無效而得舉發撤銷之原因 ，係專屬經濟部智慧財產局之裁量權責，詎原審判決逕自認 定系爭專利之內容為該項技術領域之通常知識，系爭專利申 請前早已經存在該技術思想，進而質疑系爭專利之進步性， 並據此認定上訴人提出之證據為該項技術領域之通常知識， 是原審法院之論理顯違反證據法則，更有司法權僭越行政權 違法之處，自不足採。又原審判決未依相關證據法則審認證 據資料，亦未說明何以採用被上訴人陳俊彬所提出事後造作 之研發歷程始末資料，即據認上訴人未盡舉證之責，實有違 確認職務發明之專利申請權歸屬事件應採取之證據法則。 ⒊有關訴外人趙得邦之證述並無原審判決所謂偏頗或不可採信 之處部分： ⑴本件爭點在於系爭專利是否為訴外人趙得邦任職於上訴人期 間，與上訴人其他員工共同研發而成之職務上發明，該爭點 業經訴外人趙得邦於99年11月15日到庭具結後所證述明確， 且與本案另一位證人邱國賓到庭證述相符合，並有原證1 所 示訴外人趙得邦任職於上訴人期間之研發紀錄／報告及該等 研發紀錄／報告與系爭專利之比對表可稽，依專利法第7 條 第1 項規定，可知上訴人係系爭專利之申請權人及專利權人 。倘原審或被上訴人認定訴外人趙得邦之證述偏頗不實，應 具體指出訴外人趙得邦之證詞何者與事實不符，且該與事實 不符之證詞，將直接影響本案事實之判斷，否則證人具結後 之陳述依法自可為本案判決基礎。 ⑵原審判決認定訴外人趙得邦之證言不得作為對上訴人有利之 認定。上訴人告訴被上訴人陳俊彬偽造文書案件，上訴人就 臺灣板橋地方法院檢察署99年度偵字第19205 號不起訴處分 聲請再議，經臺灣高等法院檢察署99年度上聲議字第6223號 駁回再議之處分後聲請交付審判，雖經臺灣板橋地方法院99 年度聲判字第95號刑事裁定駁回上訴人之交付審判在案，然 上開刑事裁定之理由有重大違誤，不能為本案參考。況臺灣 板橋地方法院檢察署不起訴處分及臺灣高等法院檢察署駁回 上訴人再議聲請之處分，皆係因被上訴人陳俊彬欠缺使公務 員登載不實罪之故意而認定陳俊彬並無偽造私文書之罪嫌， 而非認為被上訴人陳俊彬為系爭專利之發明人，足見上開處 分所持理由均實與本案待證事實無任何關係，不得據以證明 訴外人趙得邦確有與被上訴人競業或上訴人與訴外人趙得邦 有共同採取行動之舉。 ⑶被上訴人所援用訴外人明閱公司之網頁資料於未經撰寫人在 法庭上作證，自不足以作為裁判基礎。另由訴外人莊家銘與 趙得邦往來之兩封郵件並無法推論訴外人趙得邦任職於上訴 人期間尚未將系爭專利研發完成。又被上訴人永賀公司申請 專利當時之初稿無法得知製作人與製作日期，其應純屬節錄 系爭專利說明重新排版後之列印頁，無從證明係被上訴人永 賀公司申請專利當時之初稿。至94年11月15日修改前草稿、 94年11月16日修改後之草稿、發明專利說明書，雖有疑似被 上訴人陳俊彬修改專利說明之筆跡及電子追蹤修訂，並於頁 尾註明修改人為被上訴人陳俊彬，然渠等文件既未經公證， 且修改之處僅係單純潤飾系爭專利說明書，上訴人已於原審 審理中全部否認其真正，詎原審判決竟未具理由予以採用。 而世界專利商標事務所之支票無法看出開立支票之原因事實 ，故被上訴人主張該支票係被上訴人永賀公司支付作為系爭 專利申請費用之證明，洵難逕採。況研發歷程始末說明資料 確實為被上訴人陳俊彬臨訟編造之文書。 ⑷原審判決以訴外人趙得邦之證詞提及訴外人靖邦公司之投資 評估報告曾提及莊嘉銘等之股權，解釋上開股份係暫時登記 於訴外人趙得邦名下，以後有他人加入經營團隊時，訴外人 趙得邦即移轉股份予該他人。惟訴外人趙得邦並未證稱撥給 經營團隊之技術股係由其30% 之技術股所提供，則被上訴人 須提出證據佐其主張，是原審判決推論上開技術股只是暫時 放在訴外人趙得邦名下，顯屬無據。 ⑸訴外人趙得邦之證述並無偏頗或不可採信之處，且由訴外人 趙得邦之證述可知，除系爭專利外，涉及以濕製程製作二極 體金屬層之相關專利技術，訴外人陳俊彬均非真正之發明人 。原審判決認定訴外人趙得邦之證述不得採為有利於上訴人 之判決基礎，無非逕為違反經驗與論理法則以為證據資料之 評價，或未具理由偏頗採信被上訴人之片面之詞而為有利於 被上訴人之認定，顯有錯誤認定事實之處，實無足採。 ⒋上訴人爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵確認中華民國證書第 I279934 號「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」發 明專利之專利申請權及專利權為上訴人所有。⑶被上訴人化 津公司應將中華民國證書第I279934 號「利用無電解電鍍製 作二極體金屬層的方法」專利權移轉登記予上訴人。⑷確認 美國Pub. No:US2007/0000000 AI 、中國公開公告第CN0000 000 號、日本公開第0000-000000 號「利用無電解電鍍製作 二極體金屬層的方法」發明專利之專利申請權為上訴人所有 。⑸被上訴人永賀公司應將美國Pub.No:US2007/0000000AI 、日本公開第0000-000000 號發明專利申請權移轉登記予上 訴人。⑹被上訴人陳俊彬應將中國公開公告第CN0000000 號 發明專利申請權移轉登記予上訴人。⑺被上訴人應連帶給付 上訴人200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止， 按週年利率5%計算之利息。⑻上開第7 項聲明，上訴人願供 擔保，請准予宣告假執行。⑼第一、二審訴訟費用由被上訴 人等負擔。 二、被上訴人則以： ㈠有關原審判決之認事用法並無違誤部分： ⒈上訴人提出「研發紀錄」係其或訴外人趙得邦片面所製作， 而上訴人於訴外人趙得邦離職後近四年或系爭專利公告後近 三年，始在本案提出，恐為事後造作，其真實性可疑，被上 訴人否認上開文書之真正。又系爭專利申請專利範圍包括乾 、濕製程多重方法，而上開「研發紀錄」僅為濕製程之試驗 （單一方法），此為上訴人所自承，是縱認上訴人確有從事 「研發紀錄」之試驗，至多涵攝系爭專利中之單一步驟而已 ，不足以證明上訴人以「研發紀錄」足以完成系爭專利之創 作，更無法證明被上訴人陳俊彬與訴外人趙得邦竊取上訴人 之研發營業祕密而偽冒申請系爭專利。 ⒉由訴外人邱國賓及趙得邦之證詞可知，倘上訴人投入龐大人 、物力資源及團隊以從事系爭專利之技術研發，且每週或每 月需以公開會議討論，並固定提出一份報告屬實，則訴外人 趙得邦縱使離職，其技術必達相當成果及能賡續，足見若非 上訴人無實際之研發案，即係其研發尚未成熟而達到足以創 作類似或相同於系爭專利之創作。又被上訴人陳俊彬係由其 實務經驗並參考專業資料而發明系爭專利，且由網頁資料、 電子郵件、研發報告、訴外人趙得邦及廖國賓證詞等均得證 明上訴人之研發未達足以創作類似專利之程度。 ⒊原審判決認為上訴人所謂之研發內容及所稱營業秘密之技術 內容即在於將Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液而應 用於LED 製程之技術，惟系爭專利就有關無電解電鍍技術部 分，僅係以極上位概念來界定該製程方法之該步驟，係以無 電解電鍍之還原金屬濕式製程進行，系爭專利說明書內容完 全未提及或界定所使用無電解電鍍液之具體成分組成，更未 述及使用上訴人之Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液 ，上訴人指稱系爭專利係被上訴人竊取自其營業秘密，顯屬 無據。另原審判決認為由上訴人所提出之證據，充其量僅能 說系爭專利與上訴人所自稱之營業祕密技術內容為相同之技 術領域，但尚難稱兩者之技術內容為相同，故上訴人主張系 爭專利之技術內容係被上訴人竊取自上訴人之營業秘密，亦 非足採。是原審判決之論述邏輯、採證用法均無違誤，上訴 人之上訴顯無理由。 ㈡有關訴外人趙得邦之證述偏頗不實而不足採部分： ⒈上訴人不否認上訴人所生產之TMX22 藥水都是用在PCB 上， 並指派訴外人趙得邦將藥水用在半導體及發光二極體上，而 由訴外人趙得邦之證述可知，上訴人經過長期之實驗及測試 ，於94年第三季後可以確定有機會導入量產，與訴外人明閱 公司之網站資料所述並不矛盾。惟訴外人趙得邦於95年1 月 5 日自上訴人公司離職，而據其於95年4 月19日寄予訴外人 莊家銘之電子郵件及於訴外人明閱公司於99年4 月13日張貼 之網頁可知，上訴人之藥水用於LED 無電解鍍金仍有極大技 術瓶頸，佐以訴外人邱國賓於原審之證詞可知，上訴人於訴 外人趙得邦離職後產生人事空窗，最後並未達到客戶端量產 ，上訴人當時之技術尚未成熟，足見訴外人趙得邦之證詞確 屬偏頗。 ⒉上訴人指稱訴外人趙得邦並未證稱撥給經營團隊的技術股係 由其30% 之技術股所提供，原審推論上開技術股僅係暫時放 在訴外人趙得邦名下之說法，顯屬無據。惟系爭專利於94年 11月22日申請，訴外人靖邦公司則係於95年2 月3 日申請設 立，而訴外人趙得邦學經歷豐富，自無可能將其發明之專利 由訴外人陳俊彬去申請專利，再登記為股東，足見訴外人趙 得邦其登記出資額說成技術出資，實屬牽強。 ⒊上訴人指稱由上證8 可知訴外人王清輝於96年10月底參與訴 外人靖邦公司運作，不能僅由勞健保資料何時登錄以斷，是 訴外人趙得邦主張94年間，其與被上訴人陳俊彬提出上村之 業務即化學還原鍍金，訴外人王清輝有參與評估，且其於96 年後王清輝還有參與靖邦公司的運作絕非不實。惟訴外人靖 邦公司與被上訴人化津公司雖曾為營業處大樓之上下層鄰居 ，然為不同法人，其營運各自獨立。而訴外人王清輝未曾見 過上證8 之電子郵件，且訴外人王清輝係於97年間始認識被 上訴人陳俊彬，並於97年7 月4 日至訴外人靖邦公司任職， 是上證8 之電子郵件恐係事後造作，被上訴人否認其文書之 真正。 ㈢有關被上訴人陳俊彬為系爭專利之發明人部分： ⒈被上訴人陳俊彬主張其於93年7 月至94年5 月間就系爭專利 之研發初步實驗成功，即開始尋找實驗機台供應商，嗣於94 年6 月間因商討LED 路燈螢光粉及流明測試，經友人介紹始 認識訴外人趙得邦，並委託訴外人趙得邦代與專利事務所接 洽辦理專利申請事宜，並任訴外人趙得邦為訴外人靖邦公司 之總經理，且申請系爭專利之費用為被上訴人永賀公司所支 出，復以系爭專利之技術、範圍等係其草擬、修正，而訴外 人趙得邦僅受託代辦之角色，此有支票、系爭專利之初稿、 94年11月15日修改前草稿、94年11月16 日 修改後草稿、發 明專利說明書可稽。原審判決據此認被上訴人陳俊彬早於認 識訴外人趙得邦前已完成系爭專利之發明創作為真實。上訴 人縱否認上開系爭專利之稿件之真正，惟被證7 係被上訴人 陳俊彬、永賀公司於94年11月間申請系爭專利之最初稿，對 照系爭專利之「發明專利說明書」正式定稿；而被證8 至被 證10係被上訴人陳俊彬將系爭專利之技術、範圍等大要草擬 、撰寫後，委託訴外人趙得邦與專利事務所繕打而成，實無 造作之可能。上訴人既未能證明被上訴人竊取其營造祕密及 偽冒申請系爭專利之事實，被上訴人本無反證系爭專利確屬 訴外人陳俊彬所創作之必要，縱認上開文件真正之舉證尚有 疵累，亦難認被上訴人之主張抗辯不成立。 ⒉被上訴人陳俊彬於93年初注意到LED 產業時，坊間關於無電 解鍍金與光電半導體（晶圓）之參考書籍及網路論述極多， 其創新將無電解鍍金技術應用在LED 上之構想同時，查閱相 關書籍及網路相關資訊，惟未料想到事隔四、五年後有訴訟 爭議，故未刻意保留，故被上訴人陳俊彬於原審時已說明被 證1 所示第五大點研究參考資料所附文件係參考資料，然資 料實在太多了，無法提出原本。 ㈣並答辯聲明：⒈上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回。⒉上 訴費由上訴人負擔。⒊若受不利益利之判決，被上訴人願供 擔保，請宣告免於假執行。 三、兩造不爭執之事實： ㈠訴外人趙得邦於94年2 月18日起至95年1 月6 日止任職於上 訴人公司，並於95年2 月間進入訴外人靖邦公司任職。 ㈡訴外人趙得邦任職於上訴人公司所從事之職務為研發部門之 高級工程師，任職於訴外人靖邦公司則擔任總經理。 ㈢系爭專利係以被上訴人陳俊彬為發明人，以被上訴人永賀公 司為申請人。 ㈣訴外人張智為於92年1 月任職於上訴人公司擔任工程師，並 於95年7 月底離職，且於95年8 月任職於訴外人靖邦公司擔 任研發部經理。訴外人張智為在靖邦公司主要工作內容為服 務半導體客戶，協助晶元光電利用無電解電鍍藥水生產發光 二極體晶片。 ㈤訴外人靖邦公司於95年2 月設立時，在公司設立登記表上雖 載訴外人趙得邦出資額為150 萬元，惟訴外人趙得邦並非現 金出資。 四、兩造之爭點及論斷： ㈠訴外人趙得邦任職於上訴人公司時所從事之職務與系爭專利 是否有關？ ㈡訴外人趙得邦任職於上訴人公司時所從事之研發工作是否為 上訴人公司營業秘密？ ㈢若訴外人趙得邦任職於上訴人公司所從事之研發工作與系爭 專利相關，則其研發成果與系爭專利是否相同？ ㈣被上訴人是否有利用不法行為獲得上訴人營業秘密以完成系 爭專利？ 五、本院判斷如下： ㈠程序部分 ⒈依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第 3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄 。本件既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民 事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院 依法自有管轄權。 ⒉本件上訴人於原審訴之聲明第三、四、五、六項部分，涉及 美國Pub. No: US2007/0000000AI 、中國公開公告第CN0000 000 號、日本公開第0000-000000 號「利用無電解電鍍製作 二極體金屬層的方法」發明等外國專利，從而本件就標的物 部分具有涉外因素，是應適用涉外民事法律適用法以定本件 之管轄法院及準據法。 ⒊本院就本件訴之聲明第三、四、五、六項部分有管轄權： ⑴按侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法 第15條第1 項所明定。所謂行為地，凡為一部實行行為或其 一部行為結果發生之地皆屬之（最高法院56年度台抗字第36 9 號判例要旨參照）。又按同法第25條規定，被告不抗辯法 院無管轄權，而為本案之言詞辯論者，以其法院為有管轄權 之法院。 ⑵雖涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，然因上 訴人所指被上訴人等竊取上訴人關於中華民國證書第I27993 4 號「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」專利技術 之營業機密之行為地既在我國，且被上訴人等已不爭執我國 法院是否有管轄權而就本件上訴人請求之事項是否有理由為 實體答辯，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項及25 條規定，由我國法院管轄，並依智慧財產法院組織法第3 條 第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定，本院就訴之聲明 第三、四、五、六項涉外私法專利侵害事件自有管轄權。 ⒋本件之準據法為中華民國之法律： ⑴按關於由無因管理、不當得利或其他法律事實而生之債，依 事實發生地法，涉外民事法律適用法第8 條定有明文。而何 謂事實發生地，99年新法之立法理由，於解釋如何運用「不 當得利地」選法時明確表示「非因給付而生之不當得利，其 法律關係乃因當事人受領利益而發生，法律事實之重心係在 於當事人之受領利益，則宜適用利益之受領地法」。次按關 於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律 不認為侵權行為者，不適用之，涉外民事法律適用法第9 條 亦有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為 地及法庭地法，而所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部 行為結果發生之地皆屬之，侵權行為之做成之地、損害發生 地又或損害結果地都可能侵權行為地，故而99年涉外民事法 律適用法新修第25條亦酌採最重要牽連關係理論，若一侵權 行為，另有關係最切之法律者，應依該法律。 ⑵本件上訴人起訴主張被上訴人等冒充申請而獲有關於「利用 無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」之資訊技術之利用權 能以為晶元公司等國內公司提供無電解電鍍業務並無法律上 原因，故而爰依非給付類型之不當得利及侵權行為競合之規 定（即侵害行為之不當得利規定），請求被上訴人等返還該 等不正之利益，而為原審第四、五、六、六項之聲明。又本 件被上訴人等係於我國境內侵害上訴人營業機密（行為作成 地），而截至目前為止，被上訴人等亦僅於我國境內運用系 爭專利技術向我國光電廠商賺取不正報酬，故依上揭涉外民 事法律適用法之規定，本件不正利益受領地、損害發生地、 損害結果發生地皆係於我國，故與本件關係最切之法律當然 亦屬我國，是應以中華民國之法律為本件之準據法。 ㈡實體部分 ⒈按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否 之訴，亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。按所謂 即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確， 原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種 不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判 決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決 之法律上利益，最高法院52年臺上字第1240 號著有判例。 ⒉次按民事訴訟法第247 條所謂即受確認判決之法律上利益， 係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受 侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者 而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件 ，即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為 他人間之法律關係，亦非不得提起（最高法院32年上字第31 65號、42年臺上字第1031號民事判例參照）。又第三人起訴 請求確認他人間之法律關係存在或不存在，必須以該法律關 係之全體當事人為共同被告一同起訴，始為適格之當事人， 因該法律關係之存否對該全體當事人必須合一確定，若僅以 其中一方當事人為被告，即非適格之當事人（最高法院89年 度臺上字第1047號、96年度臺上字第920 號民事判決參照） 。 ⒊查系爭專利為被上訴人化津公司向經濟部智慧財產局，經審 查准予專利，美國Pub.No:US2007/0000000AI 、日本公開第 0000 -000000號發明專利係被上訴人永賀公司所有，中國公 開公告第CN0000000 號發明專利係被上訴人陳俊彬所有，此 有上開專利之網路查詢、公證書、專利公報附卷可稽（見原 審卷一第95至121 頁、卷二第18至75頁）。今上訴人於原審 訴之聲明第1 項、第3 項請求確認系爭專利、美國Pub.No:U S2007/0000000AI 、日本公開第0000-000000 號發明專利、 中國公開公告第CN0000000 號發明專利屬於上訴人所有，經 被上訴人予以否認，乃提起第三人確認之訴，揆諸前揭說明 ，上訴人私法上地位之危險，得以對於被上訴人等之確認判 決予以除去，而有即受確認判決之法律上利益，故上訴人此 部分確認之訴，於法並無不合，應予准許。 ⒋末按發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關 應依利害關係人之舉發撤銷其發明專利權，專利法第67條第 1 項第3 款、第2 項訂有明文。復按同法第68條規定，利害 關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專 利權期滿或當然消滅後提起舉發。是當專利權發生冒充申請 之情況時，真正專利申請權人如認為原專利權為不具申請權 者所申請，非但可於專利權存續期間內提起舉發，倘對於該 專利權之撤銷有可回復之法律上利益，更可在該專利期間屆 滿後申請舉發。準此以解，專利法第34條第1 項規定意旨應 指當真正專利申請人主張他人冒充申請時，若能於該專利案 公告之日起2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起60日 內申請者，便能在撤銷該專利後，以冒充申請者之申請日為 專利申請權人之申請日，使該專利不因前已經冒充申請而喪 失新穎性。換言之，真正專利申請人能否於專利法第34條法 定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉 由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問 題而已，即便已逾專利法第34條之法定期間，真正之專利申 請權人當然仍得選擇⑴舉發撤銷該專利，⑵又或依同法第10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式 取回專利權，⑶亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還 該專利權，以維護其權利。從而，被上訴人所謂真正專利申 請權人若逾專利法第34條第1 項之2 年除斥期間，即喪失舉 發權，復依此進一步主張因專利法優先於普通法，故上訴人 亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云，即非 足採，合先敘明。 ⒌經查，本件上訴人台灣上村股份有限公司為印刷電路板、晶 片等製程中所需化學藥劑及電鍍設備之製造商，其主張訴外 人趙得邦於任職上訴人期間，主要工作內容係利用上訴人原 有之「Epithas 製程」製作二極體金屬層，並將產品線擴大 應用於半導體及發光二極體，因「無電解電鍍製作二極體金 屬層」之技術（又稱「濕製程」）係在晶圓上作用，研發過 程須以測試之晶圓，為使研發結果具有產業利用性，上訴人 遂向客戶即訴外人端華上公司等取得測試晶圓運用於上訴人 之「Epithas 製程反應液」進行反覆試驗，經過多次測試與 打樣過程，始於94年間研發完成該技術，此一技術乃趙得邦 職務上之發明，且屬於上訴人公司之營業秘密，依法應為上 訴人所有且應受營業秘密法所保護，詎被上訴人永賀公司及 其當時之負責人即被上訴人陳俊彬竟藉由訴外人趙得邦之職 務之便，取得「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」 之營業機密後，偽冒為「利用無電解電鍍製作二極體金屬層 的方法」之發明人，再將專利申請權移轉予被上訴人永賀公 司，以被上訴人永賀公司為專利申請權人，對外申請專利， 侵害上訴人關於「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法 」之權利，為此分別依專利法、侵權行為、不當得利、營業 秘密法等相關規定，請求命被上訴人等連帶賠償損害，並將 渠等所取得之各國專利移轉登記予上訴人云云。是依上開上 訴人指訴內容，首應確認者，乃訴外人趙得邦於任職上訴人 公司期間所從事研究之內容，是否與被上訴人系爭專利有關 ，而其研究成果究竟為何？其次，乃趙得邦上開研究成果與 被上訴人系爭專利相較，是否構成相同？倘其內容相同，即 有再進一步論述被上訴人如何獲得其系爭專利之技術內容， 究係竊取、抑或自行研發？倘趙得邦任職於上訴人公司期間 所獲得之研發成果與被上訴人系爭專利內容不同，或仍有技 術上之程度差異，即無再予論述被上訴人究竟如何獲致系爭 專利所揭示技術內容之必要矣。準此，參酌前揭所列本件各 項爭點，爰分別就上開爭議事項分別論述如下： ⑴經查，被上訴人系爭專利乃一種「利用無電解電鍍製作二極 體金屬層的方法」，其發明重點在於：就先前之製程技術而 言，發光二極體與雷射二極體係利用蒸鍍或濺鍍之沈積以形 成金屬材質部分，然在此方式下，會導致所欲沈積之金屬材 質除了沈積於欲鍍物體上之外，更沈積於真空腔體之腔壁上 ，這種情形下不僅造成額外之金屬靶材浪費，更造成腔室潔 淨度之污染，進而影響沈積形成之金屬層品質。且若欲進行 雙面處理時，則必須破壞真空度，將晶圓或晶片翻面再次處 理，使得製程時間變得相當冗長。是以，系爭專利之發明特 徵即在於提出一種利用無電解電鍍製作二極體結構內之金屬 層部分之方法，以解決上述問題。依系爭專利說明書第7 頁 最後一行至第8 頁記載，系爭專利之目的係利用一種無電解 電鍍之還原金屬濕式製程系統，配合一種足以誘發還原金屬 （反應液中之添加金屬物）之金屬底材，產生觸媒反應而沉 積於金屬底材上，以產生一均勻且厚度足夠的金屬層。其中 無電解電鍍，又稱化學鍍或自催化鍍，係利用化學氧化還原 反應將金屬還原而使其沉積於待鍍物表面之技術，有別於蒸 鍍或者濺鍍技術。由於無電解電鍍係將待鍍物浸於鍍液中， 故又稱為濕製程，相對地，蒸鍍或者濺鍍技術則稱乾製程（ 參附件圖示1 、2 所示）。而被上訴人系爭專利申請專利範 圍共計9 項，其中第1 項為獨立項，第2 項至第9 項則為直 接或間接依附於第1 項之附屬項，各項所揭露之技術特徵分 別為：「1.一種利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法， 其包括下列步驟：提供一二極體晶片/ 晶圓；於該二極體晶 片/ 晶圓上形成數個圖案化金屬底材；於該二極體晶片/ 晶 圓上形成一阻隔層：對該阻隔層進行圖案化，以形成數個顯 露出該金屬底材之開口；以及對該二極體晶片/ 晶圓進行無 電解電鍍之還原金屬濕式製程，以在自該開口顯露出之該金 屬底材上沈積形成一金屬層。」、「2.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其中在 完成該金屬層沈積後，更可移除該阻隔層。」、「3.如申請 專利範圍第1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的 方法，其中該金屬底材之材質可選自金、鎳、銅、白金、鈀 、鋅、錫、銀、鉻等金屬。」、「4.如申請專利範圍第1 項 所述之利用無電解電鍍製作二極體之金屬層部分的方法，其 中該金屬層之成份為金、鎳、銅、白金、鈀、鋅、錫、銀、 鉻等金屬。」、「5.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電 解電鍍製作二極體之金屬層部分的方法，其中該金屬底材的 形成方式可以是利用蒸鍍、電鍍、濺鍍或無電解電鍍。」、 「6.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電解電鍍製作二極 體之金屬層部分的方法，其中該金屬層可作為凸塊、襯墊或 金屬導線。」、「7.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電 解電鍍製作二極體金屬層的方法，更可於該金屬層上進行打 線接合。」、「8.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電解 電鍍製作二極體金屬層的方法，更可於該金屬層上形成一導 電黏著層，以進行覆晶封裝。」、「9.如申請專利範圍第1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其中當 該金屬層為金時，該無電解電鍍之還原金屬濕式製程所使用 的反應液內可添加有氰化金、亞硫酸金、三氯化金等金屬鹽 。」。 ⑵如前所述，由於上訴人係主張被上訴人系爭專利所揭露之記 述內容，乃訴外人趙得邦任職於上訴人公司時之研究成果， 是以，應予釐清者，乃趙得邦任職於上訴人公司時，其研究 成果究竟為何？為證明被上訴人系爭專利所揭露之技術內容 確為趙得邦之研究成果，上訴人分別提出原證1 趙得邦任職 於原告公司期間之研發週（月）報及與系爭專利之比對報告 、原證2 之趙得邦98年10月15日聲明書、以及原證7 之趙得 邦與晶元公司及上訴人間之往來電子郵件列印頁等為證。經 查，趙得邦係在94年2 月18日至95年1 月6 日任職上訴人公 司，而被上訴人系爭專利之申請日則為94年11月22日，恰為 訴外人趙得邦任職上訴人公司之期間內。而上訴人前述所提 之原證1 乃投影片資料，雖每頁投影片之下方註明「Uyemur a confidential/R&D-3/Denny-Chao 」之文字，然因該資料 為投影片資料，內容易於修改，且可隨時製作，是以，原證 1 是否足以證明其內容確係趙得邦於上訴人公司所進行之研 發工作內容，非無疑問？另就原證1 之內容以觀，其中除20 05-8月首頁有標示「半導體市場開發月報2005-8」以及2005 -9月首頁有標示「半導體市場開發月報2005-9」之外，其餘 投影片資料本身並未註明製作該份報告之日期，至該等資料 第一頁測試拜訪之客戶/ 測試名稱上雖有註明客戶及日期， 例如「晶元2005/09/26~30 」等，然因該等資料均為私文書 ，且有手寫文字加註情形，是否真正，亦有疑慮。整體觀之 ，原證1 之實質內容多半記載上村公司與其客戶合作案之現 況報告，2005年5 月第3 頁華上光電部分記載「另正討論將 Epithas 製程導入製作電極以取代目前蒸鍍過程，…預期改 為Epithas 製程為Al/Zn/Ni/Au 」，第4 頁燦圓光電部分記 載「對將Epithas 製程導入製作電極以取代目前蒸鍍過程有 興趣」，第5 頁旭明光電部分記載「該公司…預期將磊晶原 蒸鍍製程改為濕製程，…四月底已經應要求提供少量藥水供 其廠內試做，本月將持續洽談討論於上村內部進行初步實驗 評估，…主要仍為以Epithas 製程導入製作電極以取代目前 蒸鍍過程」等敘述，並於接續之週/ 月報報告相關實驗之進 度，上開報表中使用之「討論…」、「有興趣…」、「預期 …」及初步實驗評估等字眼，並無明確揭示將Epithas 製程 導入製作電極以取代目前蒸鍍過程之技術特徵，自不能證明 趙得邦於任職上訴人期間已完成上開技術研發。換言之，原 證1 並未描述所稱Epithas 製程之詳細製造過程，則該製程 是否等同於系爭專利之無電解電鍍的還原金屬濕式製程，不 無疑慮。 ⑶上訴人於原審宣稱所謂「Epithas 製程」即係利用「Epitha s 製程反應液」之製程，亦為系爭專利說明書中所載之「無 電解電鍍製程」云云（參原審99年6 月22日民事爭點整理狀 第4 頁）。於本院準備程序中又自稱趙得邦之研究「需向客 戶端取得測試晶圓後，配合客戶之製程，而不斷測試、打樣 ，並針對打樣成果微調藥水內化合物之配方而成，研發過程 中需耗費大量的能夠產生無電解電鍍反應之藥水，…便以GO BRIGHT TMX-22 藥水為測試用藥水，…」云云（參上訴人10 0 年9 月20日民事準備一狀第2 頁第㈣點），可知上訴人應 係以Epithas 系列之藥水作為無電解電鍍反應之反應液。然 查，被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項於第⑷步驟中係 界定「進行無電解電鍍之還原金屬濕式製程」，並未明確限 定該製程之特定反應條件，未指明所使用之反應液為何，更 未提及「Epithas 製程」、「Epithas 製程反應液」或「Ep ithas 系列藥水」等用語。又參照被上訴人系爭專利說明書 全部內容，其中並未提及或界定所使用無電解電鍍液之具體 成分組成，更未述及使用上訴人之Epithas TMX 系列藥水做 為無電解電鍍液。系爭專利說明書第8 頁及請求項第1 項之 附屬請求項第9 項雖界定「反應液內可添加有氰化金、亞硫 酸金、三氯化金等金屬鹽」之特徵，然相較於上訴人所稱該 公司所使用之TMX 藥水，如原證22之EPITHAS TMX-15之產品 目錄，其配方至少包含EPITHAS TMX-15- Ｍ、EPITHAS TMX-15- Ａ、EPITHAS TMX-15- Ｂ、EPITHAS TMX-15-C、 EPITHAS TMX-15-D及含金溶液（即亞硫酸金鹽溶液），其配 方複雜，無法僅以系爭專利亦含有亞硫酸金鹽，即認為系爭 專利確係使用上訴人之Epithas TMX 系列藥水做為無電解電 鍍液。況上訴人亦自承Epithas 為該公司針對晶圓產業所開 發完成之產品系列名稱，該公司亦有其他非屬Epithas 系列 之產品，該等產品在化學性質上仍屬於無電解電鍍液等語（ 參原審民事準備㈤狀），更足證依系爭專利申請當時之技術 ，並非僅有Epithas 系列之產品方能作為無電解電鍍液。而 被上訴人系爭專利申請專利範圍中既未明確界定使用Epitha s TMX 系列藥水作為反應液，於說明書全部內容亦完全未提 及或界定所使用無電解電鍍液之具體成分組成，更完全未述 及使用上訴人之Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液， 自難以推論系爭專利進行無電解電鍍之還原金屬濕式製程係 等同於原證1 所稱之Epithas 製程。 ⑷況被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之內容並非 僅有所稱「濕製程」部分，尚包括第⑴至第⑶ 步驟，即上 訴人所稱之乾製程部分。反觀上訴人所提原證1 之內容僅有 「將Epithas製程導入製作電極以取代目前蒸鍍過程」之記 載，並未詳細描述其製造過程，所述內容亦僅與「濕製程」 有關，並未涵蓋其他步驟之內容。上訴人又自稱乾製程部分 係由其他公司取得測試晶圓所完成，因此非屬上訴人之新創 發明等語，可知原證1 並未揭示被上訴人系爭專利申請專利 範圍第1 項之完整製程內容。是以，原證1 雖揭示上訴人嘗 試以無電解電鍍之Epithas 製程導入製作電極以取代目前蒸 鍍過程，且其內容與系爭專利之方法屬相關之技術領域，惟 仍無法證明該研發成果與系爭專利之內容完全相同。上訴人 於本院準備程序中雖一再宣稱依據原證1 之2005-08 月報之 第5 頁上圖所示步驟10至15部分即等同於被上訴人系爭專利 之「乾製程」步驟云云（參上訴人於100 年12月23日所提民 事準備四狀）。惟該月報之內容係接續於其議程2 之市場調 查報告部分，無法據以證明其係指上訴人公司所從事之研發 工作，故尚不足以證明趙得邦任職於上訴人公司之研發工作 亦包括與系爭專利相同之「乾製程」部分。又上訴人係將被 上訴人系爭專利說明書之全文與所謂趙得邦任職於上訴人公 司期間研發週、月報之部分內容比對，並稱系爭專利內容全 數係趙得邦任職於上訴人公司期間已經研發完成云云。惟查 ，原證1 其中雖有幾張投影片（如第2 頁第6 至17行）提及 測試已成功之文字，然並未揭露完整之內容以充分證明其係 進行與系爭專利相同之製程，所謂「測試已成功」云云，究 係如何成功，抑或僅係上訴人吹擂之語，無從查證，故上訴 人前開主張，仍不可採。 ⑸上訴人另主張趙得邦任職於上訴人公司時所從事之研發工作 乃上訴人公司之營業秘密，被上訴人等非法竊取上開秘密云 云。按所謂營業秘密者，乃指方法、技術、製程、配方、程 式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下 列要件者：①非一般涉及該類資訊之人所知者。②因其秘密 性而具有實際或潛在之經濟價值者。③所有人已採取合理之 保密措施者而言，營業秘密法第2 條定有明文。本件上訴人 自稱：「…趙得邦之主要工作內容，即在嘗試利用原告公司 原有之『Epithas 製程』（所謂『Epithas 製程』即是利用 『Epithas 製程反應液』之製程，亦為系爭專利說明書中所 載之『無電解電鍍製程』）來製作二極體金屬層，以將上開 產品線擴大應用於半導體及發光二極體(Light Emitting Di ode ，LED)上，試圖避免傳統上利用蒸鍍或濺鍍時所造成之 金屬靶材之浪費減少，並縮短製程所需時間進而提高生產效 率。…故而原告公司便向客戶端- 華上光電股份有限公司、 燦圓光電股份有限公司、晶元光電股份有限公司等取得測試 晶圓（即系爭專利範圍第一項所稱『已有圖案化金屬底材與 阻隔層』之晶圓）運用原告公司之『Epithas 製程反應液』 進行反覆試驗，在一連串之測試及打樣的過程後，趙得邦終 在94年間研發完成了系爭專利之內容，…是以，系爭專利內 容確屬為趙得邦任職於原告公司期間在職務範圍內使用原告 公司之設備及資源所完成之『職務上發明』…」（參上訴人 於原審99年6 月22日民事爭點整理狀第4 頁）、「…既然系 爭專利技術係趙得邦於利用原告公司資源向他公司下單取得 在乾製程所獲得之形成有圖案化金屬底材之半成品晶圓後， 再進而運用原告公司針對非印刷電路板產業所特別開發之『 Epithas 製程反應液』進行反覆試驗後的研發結果（承前述 ）…」（參前揭爭點整理狀第7 頁）、「…原告公司見該產 業有節省生產成本的迫切需要，便開始思考是否得將現有的 無電解電鍍製程TMX 系列藥品（原證13）導入該市場以利用 該款藥水所產生的『無電解電鍍』作用（可以選擇性還原欲 沉積之金屬於金屬底材周圍或其上之方式），取代蒸鍍或濺 鍍整面金屬之舊有方式…」（參上訴人於原審100 年1 月5 日所提民事準備書㈣狀第3 頁）、「該時原告公司之上揭研 發團隊為求進展之突破，…適度調整藥水之使用方式、實驗 設備之使用方式…到了94年第3 季左右，利用TMX22 藥水之 將化學還原鍍金技術運用在製作導電極、凸塊、覆晶封裝等 二極體金屬層之技術服務已然研發成功…趙得邦94年2 月任 職於原告公司時主要之工作內容即是運用原告公司之研發、 與上下游間的網路資源，嘗試將原告公司原僅是使用在印刷 電路板上之無電解電鍍藥水導入半導體製程裡…」（參前述 民事準備書㈣狀第4 頁）云云，可知上訴人之研發內容及所 稱屬於該公司營業秘密之技術內容，應在於將Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液而應用於LED 製程之技術，此亦 可由原證1 ，即趙得邦任職於上訴人公司期間之研發週（月 ）報內容主要亦係在將Epithas 製程導入製作電極以取代蒸 鍍製程證實。 ⑹惟查，所謂無電解電鍍技術乃系爭專利申請前早已習知之技 術，此參見被證2 第玖頁之2 「首先探討關於化學無電解鍍 金的早期專利歷史」以下，即已列出1975年4 月19日申請（ 被證2 之網頁資料誤記為29日）、1976年1 月1 日公告之證 書號第008831號專利、以及被證2 第玖頁之7 ，於2004年12 月17日申請、2005年9 月21日公告之證書號第I240443 號等 諸多專利，其中絕大多數之先前專利均為無電解鍍金之技術 ；而無電解電鍍鍍金技術用於發光二極體(LED) 製程之技術 亦屬系爭專利申請前已存在之技術，此可參見被證2 第玖頁 之5 「將進一步探討目前LED 產業中，有述及無電解鍍金的 製程專利，當更加明白了解：」以下，已列出2000年12月8 日申請、2003年1 月21日公告之證書號第200009號專利，及 至被證2 第玖頁之7 所舉2004年12月17日申請、2005年9 月 21日公告之證書第I240443 號等諸多專利，均已提及將無電 解電鍍鍍金技術用於發光二極體(LED) 製程之技術，是以若 僅係單純地將無電解鍍金技術應用於LED 製程，而無其他進 一步有別於先前技術之技術特徵，則可謂僅是系爭專利申請 前早已存在的技術思想，難稱符合營業秘密法之「非一般涉 及該類資訊之人所知者」（秘密性）之構成要件，任何人亦 不能將已透過專利公告之技術內容再宣稱為係自己之營業秘 密。上訴人於本院準備程序中另稱Epithas 製程乃上訴人公 司早已存在之製程，TMX 系列藥水係該公司原已存在之藥水 ，且原本就使用於PCB 印刷電路板上之相關製程，上訴人公 司並販賣該藥水，且改變其配方以用於二極體晶片（參本院 100 年9 月20日及11月29日準備程序筆錄），倘上訴人上開 說詞可採，則堪稱為上訴人所獨具之營業秘密，應係趙得邦 任職於上訴人公司時，將Epithas TMX 系列藥水做為無電解 電鍍液而應用於LED 製程中，有關該Epithas TMX 系列藥水 之特殊配方，該特殊配方始具有秘密性可言。然觀諸被上訴 人系爭專利，其並未揭示任何有關該Epithas TMX 系列藥水 的配方，自難以證明被上訴人曾以不正手段竊取上訴人之營 業秘密，藉以完成系爭專利之研發，是上訴人此部分之指摘 自屬無稽。 六、綜上所述，本件上訴人所提證據資料，既不足以證明訴外人 趙得邦任職於上訴人公司時，其研發內容已足以完成被上訴 人系爭專利所揭露之內容，而比對上訴人所提證據資料，其 研發內容與被上訴人系爭專利就技術程度部分仍有差距，則 被上訴人系爭專利是否為訴外人趙得邦任職於上訴人公司期 間之職務上發明，即非無疑。再依上訴人所提出之研發週/ 月報資料，其內容多為已公諸於世之技術，自難認為係上訴 人所獨有之營業秘密，而被上訴人系爭專利技術內容與上訴 人所提證據資料既然有別，自亦無法證明被上訴人系爭專利 係竊自上訴人公司之營業秘密而完成，是上訴人訴請確認其 為系爭專利之專利權人，並請求命被上訴人賠償損害及移轉 其在國內外之專利權，即無理由。原審本於相同理由，為上 訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求 予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之 證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不 再一一詳予論述，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　3　　 月　　15　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　林欣蓉 法 官　汪漢卿 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　3　　 月　　22　　日 　　　　　　 　　　　　　 書記官　邱于婷 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。