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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　100年度民專上字第7號 上　訴　人　　先進電訊科技股份有限公司 兼法定代理人　林添進 上二人共同 訴訟代理人　　李世章律師（兼送達代收人） 　　　　　　　徐念懷律師 被上訴人　　　百剛科技股份有限公司 法定代理人　　吳貴霖 訴訟代理人　　練家雄律師 複代理人　　　陳健律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權事件，上訴人對於中華民國 99年12月30日本院第一審判決提起上訴，被上訴人為訴之追加， 本院於100 年12月15日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人連帶給付超過新臺幣壹佰零伍萬肆仟玖佰捌 拾壹元本息部分，暨該部分假執行之宣告及命上訴人連帶負擔訴 訟費用之裁判廢棄。 前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。 上訴人其餘上訴駁回。 被上訴人追加之訴及假執行之聲請均駁回。 第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分及第二審訴訟費用關於上 訴部分，由上訴人連帶負擔百分之八十，餘由被上訴人負擔。第 二審訴訟費用關於追加之訴部分，由被上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之， 但民事訴訟法第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此 限，同法第446 條第1 項定有明文。查被上訴人於原審聲明 請求上訴人先進電訊科技股份有限公司（下稱先進公司）、 林添進應連帶給付新臺幣（下同）1,297,035 元，暨自起訴 狀繕本送達翌日即民國99年2 月25日起至清償日止，按年息 5%計算之利息，並獲勝訴之判決。嗣經上訴人先進公司、林 添進提起上訴後，被上訴人於100 年4 月8 日具狀擴張請求 上訴人應再連帶給付681,054 元及自訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止，按年息5%計算之利息。經核被上訴人上開擴張 請求係基於專利權受侵害之同一基礎事實，就請求金額擴張 應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446 條第1 項但書、 第255 條第1 項第2 款、第3 款及第256 條規定，自應予准 許。 二、原審被告五西科技有限公司（下稱五西公司）、權宇科技有 限公司、張樹林經原審判決敗訴部分，未據上訴而告確定， 是本件第二審之當事人為上訴人先進公司、林添進與被上訴 人，併予敘明。 貳、實體方面： 一、被上訴人之陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱 略以： ㈠上訴人於98年12月23日收到被上訴人所寄發之警告信函後， 仍繼續進口與銷售型號「BIKEMATE MP3音樂棒」之產品（下 稱系爭產品），且於原審民事答辯狀㈠第4 頁稱實際銷售54 1 個，並退回262 個系爭產品至大陸廠商，惟卻於訴訟中繼 續進口及銷售如原判決附表編號6 至22之系爭產品，再者， 上訴人所言之退回系爭商品予大陸廠商，實為上訴人先進公 司所設立，且所謂合作之進口商香港大昌科技有限公司之臺 灣登記住址亦與先進公司相同，是否果真有退回之事實已不 無可疑，另上訴人先進公司聲稱不知情且為貿易商，卻於98 年12月11日將被上訴人之系爭專利圖樣以及產品結構進一步 申請新型專利，且上訴人不僅抄襲產品外觀，甚至抄襲使用 說明書，業經臺北地方法院檢察署檢察官提起公訴在案（案 號：99年度偵字第22467 號），種種行徑，顯屬集團之仿冒 行為，因此被上訴人爰就其故意侵害系爭專利之行為，追加 請求上訴人先進公司、林添進連帶賠償681,054 元及自訴狀 繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 ㈡上訴人於原審99年12月6 日所提出之民事陳報狀中自承：「 被告（即上訴人）就原購買之系爭產品，事後加以改良再申 請新型專利，並無不法或不當，而被告就系爭產品之外觀、 造型，再前述新型專利申請案中，曾就教於智慧財產之審查 委員，原告（即被上訴人）之系爭新式樣專利是否相同，審 查委員亦認不相同」等語，可知上訴人在從事產品設計製造 時，已做過專利檢索，顯已明知有被上訴人之專利權存在， 上訴人稱其非故意難謂有據。 二、上訴人先進公司、林添進之辯解除與原判決記載相同者，茲 予引用外，補稱略以： ㈠按系爭專利並不代表系爭產品之全部價值，即不得將上訴人 先進公司銷售系爭產品之獲利，全數歸功於系爭專利。系爭 產品既為一音樂播放器，消費者所取決購買之因素眾多且複 雜，大抵為音樂播放之品牌、品質、容量等功能，系爭產品 本身外觀造型上之差異，即其弧筒造型或弧面形態，或稍有 影響消費者購買之意願，然根本非絕對之因素。參酌上訴人 先進公司所提上證11、12、13之內容，以銷售217 個系爭產 品獲利之十分之一，本件獲利金額應為2 萬3460元。 ㈡上訴人雖於98年12月23日收受被上訴人之警告律師函，但其 隨即進行「自行比對」、「向行政院公平交易委員會檢舉」 、「舉發系爭專利」及「提出專利侵害鑑定報告」等步驟， 確信系爭產品並無侵害系爭專利之虞後，再行銷系爭產品， 主觀上並無惡意。 ㈢上證2 之內容係上訴人就買受之系爭產品，後續與朗然公司 針對維修部分所為之聯繫，上訴人既為系爭產品之出賣人， 對於消費者負有瑕疵擔保之責，對於系爭產品之品質，自有 追蹤、控制甚至修正之義務。是上訴人於買受系爭產品後， 就其維修、測試等問題與製造者朗然公司進行交換意見，有 何任何不妥之處？又上訴人向朗然公司購買系爭產品之時間 約在98年11月起至99年4 月間左右，而上證2 電子郵件之聯 繫時間則在99年7 月間，晚於上開購買時間，故上訴人並非 系爭產品製造者。 ㈣波音特公司為一獨立位於深圳之法人，其與上訴人先進公司 無關，且波音特公司所登記之地址為僅限辦公之辦公大樓， 亦非所謂製造工廠。 ㈤上訴人在原審99年12月1 日之民事陳報狀內，係指其在98年 12月23日收受被上訴人寄發警告函之前，就其購得之「系爭 產品」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）另行申請新型， 並非就「系爭專利產品」而為申請。此外，系爭專利係屬新 式樣，上訴人就系爭產品所申請者為新型，兩者所要求之可 專利性內涵完全不同，更足證上訴人主觀上根本無侵害系爭 專利之故意。 ㈤至於系爭專利產品說明書之著作權爭議，目前正由臺灣臺北 地方法院審理，尚無定論，本件係新式樣專利之爭議，與著 作權無涉。 三、原審判決判命：上訴人先進公司、林添進應連帶給付被上訴 人1,297,035 元及自99年2 月25日起至清償日止，按年息5% 計算之利息。上訴人先進公司於新式樣專利第D129910 號「 音樂播放器」專利權期間，不得製造、為販賣之要約、販賣 、使用或為上述目的而進口侵害該專利權之物品。上訴人先 進公司、林添進不服原判決而提起上訴並聲明：㈠原判決不 利上訴人之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在原審之 訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一審及第二審之訴訟費用 ，均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡ 第一審及第二審上訴費用由上訴人負擔。另被上訴人並追加 聲明：㈠上訴人先進公司、林添進應再連帶給付被上訴人68 1,054 元及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。㈡追加聲明之訴訟費用由上訴人負擔。㈢被 上訴人願供擔保，請准就第1 項聲明宣告假執行。上訴人就 追加部分答辯聲明：㈠被上訴人追加之聲明駁回。㈡追加聲 明之訴訟費用由被上訴人負擔。㈢如受不利判決，上訴人願 供擔保請准宣告免為假執行。 四、依本院於100 年7 月4 日協議兩造整理爭點（見本院卷第12 2頁），本件不爭執事項及爭點如下： ㈠本件兩造不爭執之事實： ⒈被上訴人於97年7 月29日向智慧局申請「音樂播放器」新式 樣專利（即系爭專利），經該局編為第000000000 號進行審 查核准專利後，發給第D129910 號專利證書，專利權期間自 98年7 月21日起至109 年7 月28日止。 ⒉被上訴人於99年6 月14日庭呈之Bikemate MP3播放器實物（ 即系爭產品，照片如原審卷㈠第42、43頁）確為上訴人先進 公司以每個1,400 元販賣予原審被告五西公司，原審被告五 西公司再以2,490 元販賣予第三人。 ⒊被上訴人於98年12月22日起訴前曾委託德律國際專利商標法 律事務所通知上訴人先進公司系爭產品已侵害系爭專利及新 型第M356678號專利，並經上訴人先進公司收受。 ⒋上訴人先進公司係98年11月21日至99年2 月9 日止向第三人 VAST MAX TECHNOLOGY LIMITED 以每個美金6 元之價格購入 系爭產品共803 個（見原審卷㈠第140 至154 頁進口報單， 品名為Bikemate MP3 Magic Stick），嗣於99年2 月25日退 貨262 個予深圳市波音特電子科技有限公司（見原審卷第15 5 至157 頁）。 ⒌上訴人先進公司於98年11月27日以每個1,400 元販賣系爭產 品4 個予五西公司（見被證4 ），原審被告五西公司再以2, 490 元或2,586 元不等之價格販賣予第三人（見原審卷㈠第 25頁）。 ⒍上訴人先進公司於99年5 月6 日仍以每個1,400 元之價格販 賣系爭產品10個予第三人史萃卜公司（見原審卷㈡第186 頁 ）。 ㈡本件之爭點： ⒈系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害？ ⒉引證3 分別與引證2 、4 至10之組合（即被證5 之舉發理由 ）是否足以證明系爭專利違反專利法第110 條第4 項之規定 ，而不具創作性？ ⒊被上訴人依民法第184 條、第185 條、公司法第23條、專利 法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項為訴之聲明之請求，是否有據？ ⑴上訴人有無故意過失？ ⑵損害賠償之計算是否應以上訴人銷售系爭產品之全部價格 計算，或僅以系爭產品之外殼計算？ 五、本院得心證之理由： ㈠系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害： ⒈關於新式樣專利之侵害判斷，應包括「解釋申請專利之新式 樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵 權物品」之步驟，而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制 在申請時，對照於申請前之先前技藝，在客觀上透過視覺訴 求使其具新穎性、創作性之新穎特徵，並排除功能性之設計 。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品 」，則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準 ，解析被控侵權物品之技藝內容，進而以普通消費者之水準 ，判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品 與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請 專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時，再進而 以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷被 控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵，若被控 侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或 近似，且包含新穎特徵，始落入申請專利之新式樣範圍，而 構成侵害。 ⒉系爭專利分析： 　　⑴創作說明摘錄： 　　　系爭專利之「音樂播放器」左、右視圖呈現三角形之態樣 　　，且在表面具有弧面型態之設計，其整體外觀不但具有流 　線之造型，且更具有圓滑柔潤之觀感，其一端面係有數個 控制按鈕設於其上，而另一側端面上則是發音孔，其圖面 如附圖一所示。 ⑵解釋申請專利之新式樣範圍： 　　依系爭專利圖說，系爭專利「音樂播放器」係一種播放音 　樂之裝置。參酌圖說之創作特點，並經整體觀察，系爭專 利之胚形為一圓梭體，兩端為截斷之截面，外表面經等角 分布之三面切削而呈三角狀之截面，三切削面均為弧面且 呈橢圓形；圓梭體之兩端面，其中一端面設數個控制按鈕 ，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造 形。依專利侵害鑑定要點，「新穎特徵」係指申請專利之 　　　新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、 　　　創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之 　　視覺性設計，不得為功能性設計。另「解釋申請專利之新 　式樣範圍」時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎 ，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能 客觀認定具有創新內容的新穎特徵。準此，足認系爭專利 之新穎特徵為：「於一中段微胖、兩端收束之圓柱形筒身 　　　上等角分佈有三橢圓形面，二端面均呈圓形，一端為護網 　　 ，另一端　則為操作面板」。 ⒊系爭產品技術內容： 　　⑴系爭產品實物照片（上訴人進口販賣之「BIKEMATE MP3」 　　音樂棒產品）如附圖二所示，係由被上訴人在原審於99年 　 6 月14日庭呈之證物拍攝而得。 ⑵解析系爭產品： 　　　系爭產品之胚形為一圓梭體，其兩端呈截斷之截面，圓梭 　　體外表面經等角分布之三面切削而呈三角狀體，三切削面 　均為平面且呈橢圓形，其兩端截面，一端面設數個控制按 鈕，另一端面為網狀發音孔。 　⒋物品相同或近似判斷： 　　系爭產品為「BIKEMATE MP3-1 MP3音樂棒」外觀印有「Bike 　mate」，顧名思義，其為一種音樂播放器，亦可使用於自行 車，上訴人對此並未爭執，故系爭產品與系爭專利之「音樂 播放器」相同。 　⒌整體視覺性設計相同或近似判斷： 　　⑴系爭專利與系爭產品比對，兩者之胚形均為一圓梭體，兩 　　端為截斷之截面，圓梭體外表面經等角分布之三面切削而 　呈三角狀之截面，三切削面均呈橢圓形，兩端截面中之一 端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔。系爭專利 與系爭產品大部分設計特徵均相同，差異僅在於系爭專利 之切削面略沿表面呈稍弧面狀，於切削面之間的弧形表面 較小，而被控侵權物之切削面為平面，以致其於切削面之 間的弧形表面較寬，惟兩者於圓梭體中央之剖面觀之，均 呈現等三角截面狀，而整體外觀圓滑柔潤的流線造形，經 異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消 費者選購商品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普 通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生 混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系 爭專利近似。 ⑵上訴人辯稱「系爭產品與系爭專利兩者於視覺焦點所在之 圓梭體之外表面的形態上有極明顯的差異。…系爭專利係 於圓梭體的外表面具有三個弧形橢圓形面呈現圓滑柔順形 體且斷面呈現實質三角形的態樣；而系爭產品則於圓梭體 的外表面具有三個平面橢圓形面呈現剛軔穩重形體且斷面 呈現實質六角形的態樣。兩者視覺性設計整體分別顯然… 因此系爭產品未落入系爭專利之新式樣專利權範圍。」云 云。惟查，系爭專利之切削面沿表面呈稍弧面狀，故其橢 圓於短徑方向之寬度較大，於兩切削面之間的弧形面會較 小，而被控侵權物之切削面為平面，其橢圓於短徑方向之 寬度較小，以致其於切削面之間的弧形表面較寬，然被控 侵權物於兩切削面之間的弧形表面寬度未達與橢圓短徑相 等之際，其斷面也未呈現等六角形的態樣，依圓梭體中央 之截面觀之，仍呈現等三角截面狀態樣，此圓弧面寬窄之 差異並未影響兩者視覺性設計整體近似之認定。另整體視 覺性設計的近似與否，仍應比對被控侵權物與系爭專利兩 者整體造形再綜合判斷，比對要件包含兩者圓梭體外觀輪 廓、圓梭體的兩端呈現之截面形態及圓梭體切削形成之橢 圓形等，故僅以圓梭體中央之截面呈現之小差異仍無法否 定兩者視覺性設計整體近似之認定。 　⒍系爭產品是否包含新穎特徵之判斷： 　　由於系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品近似程度幾近相 　同，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵。 ⒎綜上所述，足認系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍而構 成侵害。 ㈡引證3 分別與引證2 、4 至10之組合均不足以證明系爭專利 違反專利法第110 條第4 項之規定，而不具創作性： ⒈引證2為Trusted Review網站（http://www.trustedreviews .com/mp3/review/2007/06/27/River-T60-4GB=/p1）所公開 之iRiver T60之MP3 產品外觀照片，公開日為西元2007年6 月27日，其圖示如附圖三所示。引證3 為我國專利第D11987 7 號「音樂播放器」，公告日為西元2007年11月11日，其圖 示如附圖四所示。引證4 為我國專利第D105536 號「MP3 播 放器」，公告日為2005年7 月11日，其圖示如附圖五所示。 引證5 為我國專利第D123259 號「多媒體撥放器」，公告日 為2008年6 月11日，其圖示如附圖六所示。引證6 為我國專 利第D107409 號「MP3 播放器」，公告日為2005年11月1 日 ，其圖示如附圖七所示。引證7 為美國專利第D512404 號「 MP3 PLAYER WITH INTEGRATED CAMERA 」，公告日為2005年 12月6 日，其圖示如附圖八所示。引證8 為美國專利第D491 914 號「RADIO 」，公告日為2004年6 月22日，其圖示如附 圖九所示。引證9 為美國專利第D509817 號「FMTRANSMITTE R 」，公告日為2005年9 月20日，其圖示如附圖十所示。引 證10為美國專利第D539781 號「SOUND RECIRDING AND REPR ODUCING APPARATUS 」，公告日為2007年4 月3 日，其圖示 如附圖十一所示。上開引證之公開日期均早於系爭專利申請 日，且與系爭專利之物品領域均相同，均得為系爭專利之先 前技藝。 ⒉引證3 之音樂撥放器呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制 鍵設於立面，端面設複數圓孔，未揭露系爭專利等三角截面 狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，整體視覺效果及設計手 法與系爭專利迥異，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識 者尚難依引證3 可輕易思及系爭專利之整體造形，故引證3 不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒊引證2 呈截面均一之三角柱體，立面之外表另設條狀花紋， 控制鍵設於該立面，端面設三角框形凹槽，引證3 呈兩端粗 中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔 。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且 呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發 音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證2 、3 比對，引證2 之三角柱體及引證3 之啞鈴狀圓柱體均未 揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面 ，引證2 、3 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法 迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證 據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分 布之三面切削的組合手法，故引證2 、3 之組合不足以證明 系爭專利不具創作性。 ⒋引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證4 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包 覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面 及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面 均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端 面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專 利與引證3 、4 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證4 之複 雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀 橢圓形的切削面，引證3 、4 及系爭專利三者之間整體視覺 效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通 常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之 圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、4 之 組合不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒌引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證5 呈等截面之等三角柱體，三面呈外 凸弧面，控制鍵設於立面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭 體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制 按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線 造形。系爭專利與引證3 、5 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體 及引證5 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截 面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、5 及系爭專 利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所 屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其 聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手 法，故引證3 、5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒍引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證6 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包 覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面 及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面 均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端 面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專 利與引證3 、6 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證6 之複 雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀 橢圓形的切削面，引證3 、6 及系爭專利三者之間整體視覺 效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通 常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之 圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、6 之 組合不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒎引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證7 呈等截面之等三角柱體，角隅以圓 弧修飾，三面中有兩面呈內凹弧面，其中一端之三側立面均 呈平面，控制鍵設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀 之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數 個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤 之流線造形。系爭專利與引證3 、7 比對，引證3 之啞鈴狀 圓柱體及引證7 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等 三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、7 及 系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新 式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難 促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的 組合手法，故引證3 、7 之組合不足以證明系爭專利不具創 作性。 ⒏引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證8 呈兩端粗中段細之啞鈴狀等三角柱 體，控制鍵設於立面，端面設三角凹槽。系爭專利為等三角 截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端 面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓 滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、8 比對，引證3 之 啞鈴狀圓柱體及引證8 之啞鈴狀等三角柱體均未揭露系爭專 利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、 8 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使 該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦 尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切 削的組合手法，故引證3 、8 之組合不足以證明系爭專利不 具創作性。 ⒐引證9 之FM發射器（FM TRANSMITTER）呈擬似蛋形之等截面 之不等邊三角柱體，三面呈外凸弧面，角隅呈外凸弧面，控 制鍵設於立面。此截面之不等邊三角柱體未揭露系爭專利等 邊三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，整體視覺效 果及設計手法與系爭專利迥異，該新式樣所屬技藝領域中具 有通常知識者尚難依引證9 可輕易思及系爭專利之整體造形 ，故引證9 不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒑由於引證3 、9 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手 法差異性頗大，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識 者將引證3 與引證9 組合，亦難得到系爭專利之具有圓梭體 及等角分布之三面切削面、橢圓面等特徵，顯然該些組合手 法非輕易可思及，故引證3 與引證9 之組合不足以證明系爭 專利不具創作性。 　⒒上訴人主張證據3 及證據9 同屬「音樂播放器」之新式樣， 　且「三角形」、「橢圓弧面」及「圓梭體」確係習知形狀， 可見在音樂播放器外觀設計之技藝領域中具有通常知識之人 ，於參酌引證3 、引證9 及習知形狀之結合後，已可輕易思 及系爭專利所欲表達之創作特點云云。但查，系爭專利之整 體形狀係呈圓梭體，且經造形手法將之切削三個橢圓形面， 方有中央之截面呈現類似之「三角狀」，但該「三角狀」形 狀係經設計、修飾得到，並非基本幾何形之「三角形」，且 引證9 柱形之所截取之截面三角形輪廓線近似不等邊之蛋形 ，與系爭專利截面三角形之輪廓線、且近等邊者具差異性。 次查系爭專利之「橢圓弧面」係以設計手法將一梭狀柱面與 一平面之切削而成，而「圓梭體」亦以設計手法截斷兩端， 使其具有兩端面，並非基本幾何形之「圓梭體」，故系爭專 利該些造形特徵皆經設計修飾，整體觀之，該等造形特徵使 其具有特異之視覺效果，並非上訴人所稱「顯然係模仿自然 界型態」或「直接轉用其他習知之先前技藝」之創作。又參 酌智慧局專利審查基準第3-3-22~23 頁之記載，有關「創作 性之判斷」「基本原則」應「就整體設計綜合判斷是否易於 思及」，系爭專利之「三角形」、「橢圓弧面」及「圓梭體 」造形特徵係呈現一整體造形之視覺效果，並不得將之拆解 成數個獨立設計元素再與「引證3 拆解後獨立設計元素組合 引證9 拆解後獨立設計元素」作比對，此不符「創作性之審 查應以申請專利之新式樣整體為對象」之原則，縱使引證3 與引證9 經拆解有可能再組合，也無法組合出如系爭專利之 整體造形，顯見系爭專利無法由引證3 與引證9 之組合而可 輕易思及。 ⒓引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面， 端面設複數圓孔，引證10呈等截面之不等六角柱體，控制鍵 設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切 削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另 一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系 爭專利與引證3 、10比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證10 等截面之不等六角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭 體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、10及系爭專利三者之 間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領 域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將 系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引 證3 、10之組合不足以證明系爭專利不具創作性。 ⒔上訴人另辯稱：系爭專利無法將斷面呈圓形之物品，實施結 果呈三角形之端面，故系爭專利有違反專利法第110 條第1 項之規定，而不具產業利用性等語。惟查，系爭專利僅揭露 六面視圖及立體圖，而無「斷面圖」，自系爭專利俯視圖及 仰視圖觀之，其中段比兩端直徑大，另自前視圖及後視圖觀 之，上緣為直線，下緣為弧線，基於系爭專利所揭露之六面 視圖，可以認定系爭專利之外表面為三面切削，中央之截面 呈三角狀，如左側視圖及右側視圖所示，且三切削面均為弧 面且呈橢圖形，如前視圖及後視圖之下緣及所呈現之橢圖形 ，及俯視圖及仰視圖之上、下緣及所呈現之橢圖形，因此， 依系爭專利圖面，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者 應可以據以實施製造如圖面所示外觀設計之音樂播放器，並 未違反產業利用性。 ⒕綜上所述，引證3 分別與引證2 、4 至10之組合均不足以證 明系爭專利違反專利法第110 條第4 項之規定，而不具創作 性。 ㈢按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利 權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。 於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品 全部收入為所得利益。專利法第129 條第1 項準用第84條第 1 項前段、第85條第1 項第2 款定有明文。經查： ⒈依上訴人先進公司所提出之被證1 進口報單及裝貨單（Pack ing List）所示，上訴人先進公司先後於98年11月23日、98 年12月1 日、98年12月20日、99年2 月3 日、99年2 月10日 向Vast max Technology Limited 進口系爭產品155 個、14 2 個、156 個、80個、270 個，合計共803 個，每個進價均 為美金6 元（見原審卷㈠第108 至125 頁）。惟查，依財政 部臺北關稅局99年7 月9 日北普進字第0991017611號函所附 之進口報單影本所示，上訴人先進公司另於99年4 月19日、 4 月22日分別進口系爭產品50個、41個（見原審卷㈡第128 、129 頁），是以上訴人先進公司進口之數量合計為894 個 （803+50+41=894 ）。 ⒉其次，上訴人先進公司雖辯稱迄99年8 月止實際販賣系爭產 品之總數量僅為185 個，並提出被證9 之發票為證，而依其 所提出之被證9 發票所示，上訴人先進公司自98年11月27日 至99年8 月6 日止共販賣系爭產品185 個予第三人，銷售總 金額為231,461 元（銷售單價、數量及金額均詳如附表所示 ）。惟上訴人先進公司於99年3 月9 日具狀陳稱其共進口系 爭產品803 個，嗣因接獲被上訴人來函稱涉有侵害系爭專利 ，而將賸餘產品262 個退回，故其實際銷售541 個，並提出 出口報單影本1 紙為證（見原審卷㈠第123 頁），經核閱上 開出口報單之日期為99年2 月25日，參以被上訴人係於98年 12月22日檢附系爭專利說明書委託律師事務所發函通知上訴 人先進公司等所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利（見原 審卷㈠第68-71 頁），並經上訴人先進公司於98年12月23日 收受無訛（見原審卷㈠第84頁），足證上訴人先進公司於99 年2 月25日前確已銷售系爭產品541 個。此外，依上訴人先 進公司所呈上開發票所示，其於99年2 月25日前共販賣系爭 產品116 個，銷售總金額為145,472 元（詳如附表編號1 至 5 所示），該期間販賣產品之平均價格為1,254 元（145,47 2 元÷116 個=1254 元，元以下四捨五入），是上訴人先進 公司於99年2 月25日前販賣系爭產品之總收入應為678,414 元（1254元x541個=678,414元）。又依上訴人先進公司所提 出之上開發票，其自99年3 月1 日至99年8 月6 日販賣系爭 產品共69個，銷售總金額為85,989元（詳如附表編號6 至22 所示），惟依被上訴人所提出之原證7 銷貨單1 紙，足證上 訴人先進公司另於99年5 月6 日販賣系爭產品10個予第三人 史萃卜有限公司，總金額為14,000元（見原審卷㈡第186 頁 ），是上訴人先進公司自99年3 月1 日至99年8 月6 日販賣 系爭產品之總數量應為79個，總收入則為99,989元（85,989 元+14,000 元），合計上訴人先進公司販賣系爭產品之總數 量為620 個，總收入為778,403 元。再查，上訴人先進公司 進口販入系爭產品之單價為美金6 元，此有商業發票影本附 卷可憑（見原審卷㈠第109 、112 、115 、119 、121 頁） ，且為上訴人所不爭執（見原審卷㈡第216 頁），被上訴人 另主張應以1 比32計算匯率（見原審卷㈡第216 頁），亦為 上訴人先進公司所不爭執，則上訴人先進公司販賣系爭產品 之總成本為119,040 元（620 個x6美元x32=119,040 元）， 是以扣除成本後，上訴人先進公司販賣系爭產品之所得利益 為659,363 元，依上開規定，被上訴人自得請求以上訴人先 進公司販賣侵害系爭產品之全部收入659,363 元賠償其所受 損害。上訴人另辯稱系爭專利並不代表系爭產品之全部價值 ，不得將上訴人銷售系爭產品之獲利全數歸功於系爭專利， 故僅以系爭產品獲利之十分之一計算獲利金額為23,460元云 云。但查，專利法係規定以銷售侵權物品全部收入為所得利 益，故上訴人抗辯應以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲 利，顯屬無據。又上訴人聲請本院前往位於臺北市○○區○ ○○路○ 段○○○ 號5 樓之先進公司庫房履勘系爭產品實際庫 存數量，惟查，上述進貨、銷貨、退貨數量常多經上訴人自 承或列為不爭執事項，且上訴人於原審已自承退貨無證據可 供證明（見原審卷㈡第274 頁），參以上訴人於本院審理中 所提出之發票22紙（見本院卷第162 至172 頁）與其於原審 所提出者相同（見原審卷㈡第266 至271 頁），而上訴人無 法證明其證據為真正，發票所載與實際狀況亦無法全數核對 ，故其聲請勘驗亦無必要。 ⒊被上訴人曾委託律師事務所於98年12月22日檢附系爭專利說 明書發函通知上訴人先進公司所製造銷售之系爭產品已侵害 系爭專利（見原審卷㈠第68至71頁），並經上訴人先進公司 於98年12月23日收受（見原審卷㈠第84頁）。惟上訴人先進 公司於收受上開存證信函後仍於上述時間繼續販賣系爭產品 ，其顯係故意侵害系爭專利。且上訴人於原審99年12月6 日 所提出之民事陳報狀中自承：「被告（即上訴人）就原購買 之系爭產品，事後加以改良再申請新型專利，並無不法或不 當，而被告就系爭產品之外觀、造型，再前述新型專利申請 案中，曾就教於智慧財產之審查委員，原告之系爭新式樣專 利是否相同，審查委員亦認不相同」等語，足見上訴人在從 事產品設計製造時，已做過專利檢索，顯已明知有被上訴人 之系爭專利權存在，故上訴人辯稱其非故意，亦難採信。又 上訴人雖辯稱其於收受被上訴人警告律師函之後，隨即自行 進行比對，認知並無侵害系爭專利之情事，並向公平交易委 員會檢舉被上訴人違反公平交易法及致函被上訴人，請其停 止侵害及回復名譽等法律行為，惟上揭舉措均無法使其解免 侵害系爭專利之責任，另上訴人先進公司於99年3 月8 日對 系爭專利提起舉發，業經智慧局於100 年7 月25日為舉發不 成立之審定，上訴人先進公司並未提起訴願，至於上訴人於 原審所提出被證3 「專利侵害鑑定報告」係自行委託第三人 所進行之鑑定，上訴人亦據以辯解如上述理由欄㈠⒌⑵所 示，而非有理由，已如前所述，且上開鑑定報告僅憑系爭專 利之左側視圖、右側視圖及創作說明，而界定系爭專利整體 形狀為長條三角柱狀體，並以系爭產品係一長條圓柱狀體， 並據以認定二者有極大差異，其視覺設計整體不相同亦不近 似，顯然忽略系爭專利其他視圖所呈現整體為圓梭體等三角 截面狀之事實，是以上開鑑定報告，尚非可採。從而，上訴 人先進公司此部分所辯亦非可採。 ⒋按侵害專利權之行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損 害額以上之賠償，但不得超過損害額之3 倍，專利法第85條 第3 項規定有明文。上訴人先進公司明知被上訴人享有系爭 專利權，卻未經被上訴人之同意而販賣系爭產品，故意侵害 系爭專利權，爰審酌被上訴人之資本總額為4,000 萬元、上 訴人先進公司之資本總額為6,000 萬元，此有公司基本資料 查詢可按（見原審卷㈠第128 至129 頁），且上訴人先進公 司於收受上開存證信函，甚或於被上訴人提起本件訴訟後猶 繼續進口及販賣系爭產品，又上訴人先進公司侵害期間為98 年11月27日起至99年8 月6日 止，其侵害數量為620 個，販 賣侵害系爭產品之全部收入659,363 元，獲利非鉅，此外， 上訴人曾試圖採取相關迴避措施未成功，而仍有如上所述之 故意侵害系爭專利等侵害情節，認原審酌定損害額2 倍核屬 過高，而應以酌定損害額1. 6倍之賠償為適當，即上訴人先 進公司應賠償1,054,981 元（659,363 元x1.6=1,054,981元 ，元以下四捨五入）。 ⒌被上訴人雖主張上訴人先進公司於收受警告信函後，仍繼續 進口與銷售系爭產品，且所謂合作之進口商香港大昌科技有 限公司之台灣登記住址亦與先進公司相同，其自稱退貨，實 不無可疑，另先進公司聲稱不知情且為貿易商，卻於98年12 月11日將被上訴人系爭新式樣專利圖樣以及產品結構進一步 申請新型專利，且不僅抄襲系爭專利外觀，甚至抄襲使用說 明書，業經檢察官起訴，種種行徑顯屬集團之仿冒行為，爰 追加請求先進公司、林添進給付681,054 元本息等語。查被 上訴人仍係以659,363 元之3 倍計算損害額，扣除原判決勝 訴之金額，而為追加請求681,054 元，惟被上訴人就上訴人 先進公司之故意情節，而得請求法院酌定損害額3 倍，並未 提出具體證據，且先進公司另案申請新型專利及抄襲使用說 明書之侵害著作權糾紛均與本件損害賠償之酌定無關，故被 上訴人追加之訴為無理由，應予駁回。 ⒍按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受 有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條 第2 項亦定有明文。而公司法第23條所謂公司業務之執行， 係指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院97年度 台上字第364 號民事判決參照）。本件被上訴人主張上訴人 先進公司不法侵害系爭專利權，上訴人先進公司法定代理人 林添進應負連帶負責等語。經查，本件上訴人林添進於上訴 人先進公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，此 有公司基本資料查詢附卷可稽（見原審卷㈠第129 頁），上 訴人林添進既實際負責上訴人先進公司之經營，其性質即係 執行上訴人先進公司之業務，上訴人林添進因執行業務行為 侵害系爭專利，揆諸前開說明，被上訴人主張先進公司及林 添進應就被上訴人因本件系爭專利所受損害負連帶賠償之責 ，為有理由。 ㈣末按，新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害 ，有侵害之虞者，得請求防止之，為專利法第129 條第1項 準用第84條第1 項所明定。又新式樣專利權人就其指定新式 樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而 進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權，同法第123 條第 1 項亦定有明文。本件系爭產品係上訴人先進公司所販賣， 且已侵害被上訴人擁有之系爭專利權，業如前述，是以被上 訴人依上開規定請求排除及防止上訴人先進公司繼續侵害， 而請求上訴人先進公司於系爭專利權期間不得製造、為販賣 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物 品，核屬有據。 六、綜上所述，被上訴人本於專利法第129 條、第84條第1 項、 第85條第1 項第2 款、第3 項及公司法第23條第2 項等規定 ，請求上訴人先進公司、林添進連帶給付1,054,981 元及自 起訴狀繕本送達翌日即99年2 月25日起至清償日止，按週年 利率5%計算之利息，暨請求被上訴人告先進公司不得製造、 為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專 利之物品，為有理由，應予准許。其逾此範圍之請求為無理 由，應予駁回。原審就超過上開應准許金額本息部分，為上 訴人先進公司、林添進敗訴之判決，並為假執行之宣告，自 有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判 ，為有理由，應由本院將該部分廢棄改判如主文第2 項。至 於上開應准許部分，原審判命排除及防止上訴人先進公司侵 害系爭專利權及命上訴人先進公司、林添進給付損害賠償本 息，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分， 仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回 其上訴。至被上訴人擴張聲明請求上訴人先進公司、林添進 連帶給付681,054 元本息部分，為無理由，應予駁回。追加 之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院 斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此 敘明。 八、據上論結，本件上訴人上訴為一部有理由，一部無理由，被 上訴人之追加之訴為無理由，依民事訴訟法第450 條、第44 9 條第1 項、第79條、第78條判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　 1　　月　　 5　　日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官　陳忠行 法 官　熊誦梅 法 官　曾啟謀 以上正本係照原本作成。 上訴人先進公司、林添進敗訴部分如不服本判決，應於收受送達 後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出 上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附 繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委 任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人 有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定 關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴 審裁判費。 被上訴人不得上訴。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　1　　 月　　5　　 日 書記官　王月伶 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。