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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　100年度民專上更(一)字第2號 上　訴　人　黃垤樹 被上訴　人　中華汽車工業股份有限公司 兼　　　上 法定代理人　嚴凱泰 被上訴　人　來實鋼品股份有限公司 法定代理人　彼得．那緒 被上訴　人　麥可．米安 被上訴　人　強實企業股份有限公司 兼　　　上 法定代理人　李成偉 上六人共同 訴訟代理人　劉錦樹律師 被上訴　人　銘賢五金工程有限公司 兼　　　上 法定代理人　吳銘賢 上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於 中華民國98年6月30日臺灣桃園地方法院第一審判決提起上訴， 經最高法院第1次發回更審，本院於100年10月13日言詞辯論終結 ，判決如下： 主 文 上訴及追加之訴均駁回。 第二審及追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 甲、程序方面： ㈠按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上 字第2259號判決要旨參照）。本件被上訴人麥可．米安為外 國人，故具有涉外因素，而為涉外民事事件，上訴人係於本 院前審追加起訴主張被上訴人麥可‧米安與其他被上訴人共 同侵害其所有之發明第62816號專利而提起本件訴訟請求被 上訴人等連帶賠償其所受損害，惟涉外民事法律適用法並無 明文規定侵權行為損害賠償事件之國際管轄權，自應類推適 用我國民事訴訟法第15條第1項規定，而認上訴人主張之侵 權行為地（即桃園縣○○鎮○○路○○號）之我國法院有國際 管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民 事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3條 第1款、智慧財產案件審理法第7條亦定有明文，故本院自得 就本件民事事件為審理。 ㈡次按，涉外民事法律適用法雖於民國99年5月26日經總統華 總一義字第09900125551號令修正公布全文63條，並自公布 日後1年施行，惟依該法第62條規定：「涉外民事，在本法 修正施行前發生者，不適用本法修正施行後之規定。但其法 律效果於本法修正施行後始發生者，就該部分之法律效果， 適用本法修正施行後之規定。」，其立法理由亦載明：「本 法增訂及修正條文之適用，以法律事實發生日為準，原則上 不溯及既往。爰於本文規定涉外民事，在本法修正施行前發 生者，不適用本法修正施行後之規定。例如因法律行為或侵 權行為而生之涉外民事法律關係，即應以該法律行為之成立 日或侵權行為之實施日等為準，其在本法修正施行前發生者 ，原則上即不適用本法修正施行後之規定。」查本件上訴人 於92年6月17日起訴主張被上訴人等侵害其所有發明第62816 號發明專利，其侵權行為之實施日係在涉外民事法律適用法 修正施行前發生，即不適用修正施行後之規定。惟按「關於 由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不 認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處 分之請求，以中華民國法律認許者為限。」修正前涉外民事 法律適用法第9條定有明文，故關於涉外侵權行為之準據法 ，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，查上訴人主張被 上訴人之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉 外事件之準據法，自應依中華民國之法律。 ㈢被上訴人來實鋼品股份有限公司（下稱來實公司）之法定代 理人原為麥偉立，其後變更為楊頂煌，於97年4月23日核准 變更為麥可．米安，此有公司變更登記表附卷可稽（見原審 卷㈢第177頁至179頁），並經其具狀聲明承受訴訟（見原審 卷㈢第176頁），嗣於前審程序中該公司之法定代理人於98 年12月28日變更為彼得．那緒，亦據被上訴人來實公司於本 院前審提出公司變更登記表並具狀聲明承受訴訟在卷（見前 審卷㈠第303至308頁），核無不合，應予准許。 ㈣按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同 意、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。又第二 審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。民事訴訟法 第255條第1項第1款、第3款、第446條第1項定有明文。上訴 人於原審追加被上訴人中華汽車公司、來實公司、強實企業 股份有限公司（下稱強實公司）、銘賢五金工程有限公司（ 下稱銘賢公司）之法定代理人嚴凱泰、麥可．米安、李成偉 、吳銘賢部分雖經原審判決駁回，惟被上訴人等於本院前審 準備程序已同意追加嚴凱泰、麥可．米安、李成偉、吳銘賢 為被上訴人（見前審卷㈡第3至4頁），核與上揭法條規定相 符，自應准許。又上訴人原上訴聲明請求自本件侵害日起至 給付日止按年利率百分之6計算之利息，嗣於本院減縮利息 請求為自起訴狀繕本送達翌日起，按年息百分之5計算之利 息（見本院卷㈠第90頁），核屬減縮應受判決事項之聲明， 依上揭規定，亦應准許。 乙、實體方面： 一、本件上訴人主張： 　㈠上訴人為中華民國發明專利第62816號「使浪板能避雨、隔 熱、散熱與排氣之施工法」（下稱系爭專利）專利權人，專 利權期間自民國82年7月1日起至97年6月30日止，系爭專利 之申請專利範圍為：「1.一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與 排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層， 上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙， 以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上 留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散 熱、排氣等多重目標效果。2.依請求專利部分第1項使浪板 能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留 空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達 成隔熱之方法。」。被上訴人中華汽車公司於90年間發包施 工之第一製造廠（坐落桃園縣○○鎮○○路○○號）屋頂更新 工程（下稱系爭工程）係採用雙層彩鋼方法施工（下稱系爭 施工法）而侵害系爭專利，上訴人已於90年7月4日以高雄郵 局80支局第256號存證信函通知被上訴人中華汽車公司停止 施工，惟未獲置理。系爭工程係由來實公司及強實公司共同 規劃設計，交由銘賢公司向中華汽車公司承攬施工，來實公 司係負責進口烤漆鋼捲加工定型為鋼浪板，強實公司係負責 向來實公司買進鋼浪板銷售予銘賢公司施工，而共同侵害系 爭專利。另依被上訴人中華汽車公司、來實公司、強實公司 及銘賢公司於90年12月31日簽訂工程承攬契約書（下稱系爭 合約）第7條第10項載明：「本工程中『屋頂雙層鋼板』之 施工工法為丙方（即來實公司及強實公司）依甲方（即中華 汽車公司）隔熱、隔音需求設計，並將設計內容提出經甲方 確認。」等語，顯見被上訴人中華汽車公司已執意違反專利 法規定，未經專利權人即上訴人同意而使用系爭專利方法及 為使用之要約，並於上訴人寄發存證信函請求提供工程設計 圖說確認時，仍置之不理，顯屬故意侵害系爭專利，爰依90 年10月24日修正之專利法第85條第1項第2款、第3項、第88 條、民法第184條、第185條之規定請求上開公司連帶賠償被 上訴人所受損害，另依公司法第23條第2項規定請求被上訴 人公司之法定代理人負連帶責任。並聲明：被上訴人應連帶 給付上訴人新台幣（下同）17,635,440元，及自本件侵害專 利之日起至清償日止，按週年利率6%計算利息。 ㈡按專利權範圍之認定，依專利法第56條第3項規定，專利權 之範圍係以申請專利範圍為準，而「說明書及圖式」只是用 以輔助說明專利範圍之內容，其本身並不具有直接確定專利 保護範圍之作用。系爭專利係以1項獨立項表示並載明申請 專利之構成及其實施之必要技術內容，其構成之必要技術為 先於屋頂鋼架上鋪第一層浪板，再在浪板上敷設橫條，然後 在橫條上鋪設第二層浪板固定之，其作用是利用空氣之絕緣 隔熱，使不用隔熱材料，就可產生隔熱效果之必要技術，上 下層之浪板打孔是一種實施例表現，對於浪板有沒有孔，只 是適應各種不同目的需要，浪板不論其何種形狀、材質均可 適用系爭專利之方法，另依76年7月10日專利法施行細則第 10條之1第1項第3款規定：「對獨立項內容有限制之必要或 需以實施例表現時，得以1項以上之附屬項依附敘述之。」 ，準此，系爭專利說明書以實施例表現，載明上下兩層浪板 均沒有空氣對流孔，亦可上層浪板有空氣對流孔，下層浪板 沒有空氣對流孔，均可達到隔熱效果，而為另兩種實施例表 現，上開三種實施例之施工步驟、順序完全相同，是以系爭 專利申請專利範圍之施工法即包括此三種實施例。 ㈢依建築師全聯會鑑定報告中之全要件原則比對分析表所示， 系爭專利之構成要件，可上、下層浪板均不留有空氣對流孔 ，而比對待鑑定物上下層鋼板均不留有空氣對流孔，而認為 本項全要件原則相同。又系爭工程之廠房屋頂（即待鑑定物 ）設有「自然通風器」，該通風器之目的在於將屋內之熱氣 藉空氣之對流作用將其排出，則通風器雖非系爭專利所稱之 空氣對流孔，但其技術手段係屬相同，況專利說明書所提及 之排熱的先前技術僅「裝設天窗及加裝抽風機」二種，而待 鑑定物係以設置「自然通風器」之方式（系爭專利並無揭露 有間隔空隙之雙層浪板屋頂裝設自然通風器係習知技術，且 自然通風器不須使用電力，與使用電力之抽風機或單純開設 天窗亦不同），同樣藉由空氣對流之原理達成通風排熱之效 果，則系爭專利將雙層屋頂板上打孔之技術手段，顯然與待 鑑定物屋頂設置「自然通風器」之方式實質相同，兩者均在 屋頂板上透過自然對流之方式，藉由「屋頂孔道」排熱，技 術手段顯然實質相同，係為該發明所屬技術領域中具有通常 知識者所能輕易完成者，且均係藉由空氣對流之原理達成通 風排熱之效果，故系爭施工法已落入系爭申請專利範圍。被 上訴人等雖主張習用技術阻卻，惟經比對被上訴人等所提出 之七項文獻並無系爭施工法之施工技術，且被上訴人等亦未 明確指出系爭施工法係實施各文獻中何圖示，即無從作為比 對依據。 ㈣又參酌經濟部智慧財產局（下稱智慧局）94年8月24日智專 字第09400072240號書函說明二「系爭專利『使浪板能避雨 、隔熱、散熱與排氣之施工法』申請日為81年8月17日，智 慧局於82年4月27日審定准予專利，系爭專利是否有效自應 以核准審定時所適用之75年12月24日修正公布之專利法規定 為斷。引證1、2並未揭露系爭專利申請專利範圍之上下層間 夾有橫條之技術特徵，引證3合約依其建造執照之建築物勘 驗記錄表之記載係於81年10月5日進行屋頂鋼架勘驗，故屋 頂浪板施工須在81年10月5日後，而晚於系爭專利申請日之 81年8月17日，自非系爭專利申請前之習用技術。況引證3、 4之橫條係於H型鋼架上焊接固定架，再固定C型鋼兩端而成 ，必須使用粗大之C型鋼，否則無法承受浪板重量，而系爭 專利之橫條是直接以螺絲與下層浪板直接固定於鋼樑上，沒 有無法承受浪板重量之問題，施工簡易且節省鋼材，而可增 進功效。 二、被上訴人中華汽車公司、嚴凱泰、來實公司、麥可．米安、 強實公司、李成偉等6人（下稱中華汽車公司等人）則以： ㈠系爭專利之申請專利範圍為：「⒈一種使浪板能避雨、隔熱 、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、 下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當 之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層 之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、 隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。⒉依請求專利部分第1 項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二 層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留， 均可達成隔熱之方法。」，由上開申請專利範圍之記載可知 ，其第1項為獨立項，第2項係以依附第1項之形式記載，而 為附屬項。因附屬項所記載之發明，為含有其引用之獨立項 或附屬項發明的全部技術在內，且附屬項與該獨立項發明為 同一範疇之發明，故關於被上訴人所為之施工方法是否確有 侵害上訴人之專利，應從獨立項部分為判斷，而非從附屬項 部分為認定。 ㈡本件上訴人系爭專利申請專利範圍中關於獨立項文字記載為 「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法 於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條， 使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔 熱效果，又在上、下二層浪板留空氣對流孔，利用空氣之對 流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」 ，因此，如欲達成本件上訴人方法之專利所產生「避雨、隔 熱、散熱及排氣」之物理效果時，除以雙層屋頂施作外，上 、下二層間須夾有橫條且留空氣對流孔。另系爭專利之第1 圖至第7圖之浪板均有留孔之設計，故無論依據申請專利範 圍所載之文字及圖式之說明，應認定系爭專利之申請專利範 圍係為「上、下層夾有橫條留適當空隙並留空氣對流孔」之 雙層屋頂施工法。 ㈢本件被上訴人等就系爭工程之施工方法與系爭專利之施工方 法完全不同，系爭工程之施工方法係於上、下層鋼板中間夾 有PS板，故上、下層浪板並不留有適當之空隙，在上、下二 層浪板並沒有留空氣對流孔，且另在原有屋脊上設置「Ａ型 或Ｂ型氣樓」（俗稱太子樓），以達通風效果，與系爭專利 之施工方法完全不同。原審法院經兩造合意囑託中華民國建 築師公會全國聯合會鑑定有無侵害系爭專利，兩造並同意依 系爭合約之設計圖說為鑑定依據（見卷外附93年6月25日建 師全聯（93）第0370號鑑定報告），鑑定結果認為系爭工程 之施工法侵害系爭專利申請專利範圍第2項」，足見兩造合 意囑託中華民國建築師公會全國聯合會鑑定有無侵害系爭專 利，鑑定結果認為系爭工程之施工法僅侵害系爭專利申請專 利範圍第2項，並未侵害系爭專利申請專利範圍第1項。被上 訴人等亦無侵害系爭專利申請專利範圍第1項之故意或過失 ，上訴人依90年10月24日修正專利法第88條、民法第184、 185條請求被上訴人等連帶賠償損害800萬元，應屬無據。 ㈣系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使實 施為不可能或困難等情事，已違反75年12月24日修正公布之 專利法第60條第3款之規定，應撤銷其專利權。引證1揭露一 種習用屋頂建材金屬浪板之結構改良，上浪板與下鋼板間有 空隙且具有一管道空間，而鋼板亦有空氣通道使得空氣可於 管道空間中流動，以促進其散熱冷卻之作用。引證2揭露一 種層狀屋頂板結構，明顯述及與系爭專利中「上、下二層浪 板（外層10、內層12）以及上、下層間夾有橫條（中間層14 ），使上、下層之浪板留有適當之空隙（連續管組16所構成 之空間）」以及「上、下二層之浪板上留空氣對流孔（空氣 通道22以及連續管組16之開口）」相同之技術，以達成隔熱 以及散熱的效果，故熟知技藝之人足以利用引證1、引證2之 組合，輕易得知系爭專利申請專利範圍第1、2項所載之發明 內容。更甚者，引證3亦揭露與系爭專利中「上、下二層浪 板（上鋼板7、下鋼板8）以及上、下層間夾有橫條，使上、 下層之浪板留有適當之空隙（支撐物使得上鋼板7以及下鋼 板8之間留有一空隙）」相同之技術，熟知該項技藝者可由 引證1之浪板結構以及空氣流道、引證2之外層10、內層12、 中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續 管組16之開口與引證3之上鋼板7、下鋼板8以及支撐物組合 成之之雙層屋頂結構，輕易而合理地組合出系爭專利申請專 利範圍第1項與第2項之所有技術特徵。同理，引證4中華民 國建築師工會全國聯合會信函亦詳明系爭專利之雙層屋頂與 屋脊自然通風之技術已經公開使用於一般建築物之上，故引 證1、2、4之組合亦揭露系爭專利申請專利範圍第1、2項之 所有技術特徵。故引證1、2或引證1、2、3或引證1、2、4組 合可輕易而合理揭露系爭專利申請專利範圍第1項與第2項之 所有技術特徵，系爭專利應不具進步性。 三、被上訴人銘賢公司、吳銘賢則以：來實公司是賣材料的，設 計圖是強實公司提供的，中華汽車公司發包給伊做，設計圖 是中華汽車公司叫強實公司提供設計圖給伊，再按強實公司 設計圖施作。伊是向中華汽車公司承攬工程的統包，負責拆 舊的石棉瓦，鋼架損壞的修補好，浪板部分是強實公司做好 ，鋼架與浪板組合是伊發包給強實公司，其沒有參與製作浪 板的過程，並援用被上訴人中華汽車公司等人之陳述等語置 辯。 四、原審判決上訴人全部敗訴，上訴人聲明不服，提起上訴，其 上訴聲明原為：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人等應連帶給付上 訴人17,635,440元及自本件侵害日起至給付日止按年利率百 分之6之利息；㈢上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴 人之答辯聲明為：上訴駁回。嗣經本院前審駁回其上訴，上 訴人僅於800萬元之範圍內提起第三審上訴（其餘9,635,440 元，未經上訴三審而確定，見最高法院100年度台上字第35 號判決），嗣經最高法院發回更審，上訴人於本院減縮聲明 為：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人等應連帶給付800萬元及自 起訴狀繕本送達翌日起，按年息百分之5計算之利息；㈢請 准供擔保宣告假執行（見本院卷㈠第90頁）。被上訴人答辯 聲明則為：㈠駁回上訴。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣 告免為假執行。 五、兩造不爭執之事項（見本院卷㈡第3至4頁）： ㈠上訴人於81年8月17日向智慧局申請「使浪板能避雨、隔熱 、散熱與排氣之施工法」發明專利，經該局編為第00000000 號進行審查核准專利後，發給第62816號專利證書（即系爭 專利），專利權期間自82年7月1日起至97年6月30日止（見 原審卷㈠第10、11頁），是以系爭專利是否有得撤銷之事由 ，應以75年12月14日修正公布之專利法規定為準。 ㈡被上訴人中華汽車公司確有於90年與被上訴人銘賢公司、來 實公司及強實公司簽訂工程承攬契約書（即系爭合約），將 中華汽車公司位於桃園縣○○鎮○○路○○號楊梅第一製造廠 之屋頂翻修工程（即系爭工程），委由被上訴人銘賢公司承 攬施作，並由被上訴人來實公司及強實公司為次承攬人（見 原審卷㈠第92至97頁，前審卷㈠第181至217頁）。 ㈢被上訴人來實公司曾於90年8月6日檢送浪板施工法之圖面（ 即系爭合約之FRP採光浪板示意圖4-1、雙層彩鋼板施工組合 示意圖4-2、雙層彩鋼板施工組合示意圖4-4）委託財團法人 中華營建基金會鑑定，鑑定結果認為並未侵害系爭專利申請 專利範圍第1項（見原審卷㈠第99-130頁）。 ㈣嗣原審法院經兩造合意囑託中華民國建築師公會全國聯合會 鑑定有無侵害系爭專利，兩造並同意依系爭合約之設計圖說 為鑑定依據（見卷外附93年6月25日建師全聯（93）第0370 號鑑定報告），鑑定結果認為系爭工程之施工法侵害系爭專 利申請專利範圍第2項。 ㈤系爭專利經第三人康銘元提起舉發，嗣經智慧局審定舉發不 成立，第三人提起訴願及行政訴訟均經駁回，嗣其上訴最高 行政法院，經最高行政法院以98年度判字第644號判決廢棄 臺北高等行政法院95年度訴字第2901號判決發交本院，嗣經 本院以98年度行專更㈠字第3號判決認系爭專利申請專利範 圍第2項確已違反核准時專利法第60條第3款規定，我國公告 第00000000號專利（該案原證5，即本案引證1）及81年2月 27日清宇環保實業公司高雄廠房新建工程合約圖說（該案原 證3，即本案引證3）之組合足以證明系爭專利申請專利範圍 第2項不具進步性。惟美國第0000000號專利（該案原證6， 即本案引證2）、我國公告第00000000號專利及81年2月27日 清宇環保實業公司高雄廠房新建工程合約內容之組合均不足 以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。 六、本院依民事訴訟法第270條之1規定與兩造整理並協議簡化爭 點如下（見本院卷㈡第152至153頁）： ㈠系爭工程施工法是否落入系爭專利申請專利範圍第1項，而 侵害系爭專利？系爭工程是否實施下列先前技術（見原審卷 ㈤第144至198頁、鑑定報告附件4及本院陳報三狀附件1至7 ）而阻卻侵害？ ⒈西元1989年3月日本出之「Sanko Metal Industrial」型 錄。 ⒉日本昭和57年9月5日Oriental Metal MFG. Co. Ltd.於日 本出版之「Oriental Details」型錄。 ⒊西元1991年5月株式會社定川製鋼所於日本出版之「屋頂 改修工法」。 ⒋西元1992年出版之山田雅士著作「建築絕熱」（見原審鑑 定報告附件4）。 ⒌圖解建築物理學概論（見原審鑑定報告附件4）。 ⒍100年7月18日庭呈陳報㈢狀之附件1至7。 　㈡系爭專利是否有下列得撤銷之事由： 　 ⒈引證1、2之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？ ⒉引證1、2、3之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍 第1項不具進步性？ ⒊引證1、2、4（即中華民國建築師公會全國聯合會98年4月 28日建師全聯（98）字第0283號函，見前審卷㈡第222頁） 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進 步性？ ㈢被上訴人有無侵害系爭專利之故意或過失而應負侵害系爭專 利之損害賠償責任？上訴人依90年10月24日修正專利法第88 條、民法第184條、第185條請求被上訴人等連帶賠償損害80 0萬元是否有據？ 七、本院得心證之理由： ㈠系爭專利之申請專利範圍為「1.一種使浪板能避雨、隔熱、 散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下 二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之 空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之 浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔 熱、散熱、排氣等多重目標效果。2.依請求專利部分第一項 使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層 均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均 可達成隔熱之方法。」，系爭專利經第三人康銘元提起舉發 ，嗣經智慧局審定舉發不成立，第三人提起訴願及行政訴訟 均經駁回，嗣其上訴最高行政法院，經最高行政法院以98年 度判字第644號判決廢棄臺北高等行政法院95年度訴字第290 1號判決發交本院，嗣經本院以98年度行專更㈠字第3號判決 認系爭專利申請專利範圍第2項確已違反核准時（即75年12 月24日修正公布）專利法第60條第3款規定，並經最高行政 法院於100年9月8日以100年度判字第1581號判決駁回上訴確 定在案，判決理由即敘明「上開申請專利範圍第2項既已援 引請求專利部分第1項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之 施工法，依其申請專利範圍本身記載之解釋，自已包括所附 第1項之全部技術內容。故原審係依系爭專利申請專利範圍 之記載解釋其技術內容及特徵，而將系爭專利申請專利範圍 第2項記載之文字內容還原其實質之技術特徵，審酌系爭專 利申請專利範圍第2項之文義記載：『可上、下二層均不留 空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留』之施工 方法，因其所載『可上、下二層均不留空氣對流孔』，欠缺 『上下均有空氣對流孔』之構成要件，致使實施本請求項之 施工法以達到『排氣』之發明目的變為不可能，據以論斷系 爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭 專利之實施變為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款 之規定，於法自無不合。」（見本院卷㈡第139至148頁）， 是以系爭專利申請專利範圍第2項確有上述得撤銷之原因， 復經上訴人於本院言詞辯論時當庭陳明於本案不再主張系爭 專利申請專利範圍第2項（見本院卷㈡第152頁），是以本院 以下僅就系爭施工法是否侵害系爭專利申請專利範圍第1項 予以審究，合先敘明。 ㈡系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍： ⒈按專利權是否受到侵害，應以當時有效之專利法為法規依據 （最高法院98年度台上字第997號民事判決參照），查本件 上訴人主張被上訴人等侵害其專利權之期間為90年至91年間 ，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之專利法為 準。次按，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍 為準。必要時，得審酌說明書及圖式，86年5月7日修正公布 專利法第56條第3項定有明文，又解釋申請專利範圍所使用 之證據包括內部證據與外部證據，其內部證據係包括請求項 之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案，外部 證據係指內部證據以外之其他證據，例如：發明（創作）人 之其他論文著作、其他專利，相關前案（如追加案之母案、 主張優先權之前案），專家證人之見解，該發明所屬技術領 域中具有通常知識者之觀點、期刊論文、字典、工具書、教 科書等，倘內部證據足使申請專利範圍清楚明確，即無須考 慮外部證據。 ⒉查系爭專利申請專利範圍第1項已載明該發明為「1.一種使 浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時 將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下 層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果 ，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流 性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」則 系爭專利之施工方法自應使浪板能兼具避雨、隔熱、散熱與 排氣等多重功能，此觀系爭專利發明專利說明書之中文發明 摘要所載「目前一般浪板之功能僅作為防風避雨之用，對於 日晒之隔熱則於浪板下附著隔熱材料或於浪板下鋪設隔熱材 料如PU等，至於排放廢氣則以加設突出屋頂之天窗或抽風機 ，以使空氣對流與散熱，本發明乃為克服上述缺點而設計之 方法，該法係將『浪板打孔』，然後以雙層蓋法，且在二層 之間使產生適當之空隙，利用空氣之熱絕緣性質及遇熱產生 對流的原理，來達到避雨、隔熱、排氣、散熱之目的，而不 藉任何其他材料或機器即可達成的一種施工方法及構造。」 可明（見原審卷㈠第55頁）。 ⒊另參以系爭專利之發明說明亦載明「... 本發明則利用此原 理，將浪板打孔，以二層蓋法，使雨水同樣無法從浪板的孔 流入屋內，順著高低流至屋簷排出，而屋內之熱空氣及廢氣 上升可由孔向屋頂外排放，而上、下二層浪板間之空氣亦因 受太陽熱，溫度升高與浪板外之大氣產生對流作用，且因屋 頂採斜坡施工，更能加速大氣中空氣流動，促使對流加速。 」（見原審卷㈠第56至57頁），「本發明施工方法，依所要 達成之功效，可分為二：... ⒉要同時達到隔熱、散熱、排 氣等三種目的時之施工方法：施工前先將浪板打洞（上、下 二層均需打洞），洞距則以上下二層浪板所留之孔洞足可錯 開，不致使雨水從上層孔洞滴落下層孔洞而流入屋內或廠房 內為原則，施工時先將第一層（底層或下層）浪板與前述方 法加橫條，使橫條與浪板同時固定，橫條應放置於兩個孔洞 之間以不堵塞上、下兩層浪板所留之孔洞為原則，然後再舖 上已經打好洞之浪板作為第二層（上層）並固定之（此時應 注意所留孔洞不能為橫條堵塞）如此上下二層浪板間因有橫 條夾於中間，而產生適當之間隔，可供空氣對流，其隔熱之 原理仍與前項所述相同，而其散熱與排氣之理論為廠房內之 廢熱空氣上升至屋頂時，即由浪板之孔洞流入二層浪板間， 因二層浪板間之空氣與外界大氣相互對流，故與大氣溫度相 近，所以廠房內之熱空氣即會上升進入，二層浪板間之空氣 溫度隨廠房內之熱空氣進入而升高，故浪板間之空氣溫度即 上升由上層浪板之孔洞入大氣中，如此循環不已，則廠房內 即可保持涼爽，使廠房內所產生之廢熱，有害健康之氣體， 混濁的空氣，均可非常順暢而且很容易的排出廠房外... 」 （見原審卷㈠第57至58頁）、「本發明係利用空氣之絕緣性 ... 以達成隔熱、散熱、及廢熱、廢氣排放的方法，本方法 使用之浪板... 若僅隔熱時，可不留孔洞，施工時，直接覆 蓋二層，並於上、下二層間夾橫條，使上、下二層浪板間有 間隙，利用空氣之絕緣性，來達成隔熱作用，惟在上層浪板 留有孔洞時，則非但可以利用空氣絕緣性，更可以空氣遇熱 上升之對流性，產生對流作用，而提高隔熱效果，若上、下 二層均留有孔洞時，因空氣之對流作用，即可達成屋內廢氣 之排放效果。」（見原審卷㈠第58頁），由上足見，上訴人 之施工方法若僅將浪板覆蓋上、下二層，並於上、下二層間 夾橫條，使上、下二層浪板間有間隙，上、下層浪板均不打 孔時，僅能達成「隔熱」效果，若僅在上層浪板留有孔洞時 ，僅能達成「隔熱與散熱」效果，而無「排氣」之功能，故 須上、下二層浪板均留有孔洞時，因空氣之對流作用，始可 達成屋內廢氣排放之效果，而系爭專利申請專利範圍第1項 之文字亦已明確載明「在上、下二層之浪板上留空氣對流孔 」之技術特徵，上開技術特徵顯為系爭專利之施工方法達成 避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果之必要技術手段， 是以系爭專利申請專利範圍第1項之施工方法不僅需將浪板 覆蓋為上、下二層，且上、下二層浪板間須夾有橫條，俾於 上、下層浪板間留有適當之空隙，且須上、下二層之浪板均 留有空氣對流孔。 ⒋上訴人雖曾主張系爭專利之方法在於浪板覆蓋成上、下二層 並留有適當之空隙以達成本件之主要工法，即利用二層間空 氣之絕緣性，達成隔熱效果，而浪板打孔僅係進一步增加功 能效果而已（見原審卷㈠第151頁），惟查，訴外人梁桂榕 曾向智慧局舉發系爭專利（000000000N01），嗣經智慧局認 為舉發不成立，其審定理由為系爭專利係於施工時將浪板覆 蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板 留有適當之空隙，以空氣之絕緣性達成隔熱效果，又在上、 下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成 避雨、隔熱、散熱與排氣等多重目標效果，惟舉發證據之Z 型鐵件及整體結構並未揭露系爭專利上、下層之浪板上留空 氣對流孔之技術特徵，難謂系爭專利有相同之發明核准專利 在先者，而不具新穎性（見原審卷㈠第163頁），足見系爭 專利申請專利範圍第1項之「上、下二層之浪板上留空氣對 流孔」確係該請求項符合專利要件之創作特徵，而不得予以 省略，是以上、下二層浪板均不留空氣對流孔，或僅上層浪 板留有空氣對流孔之施工方式，並無法達成排氣之目標，均 難認係系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍。 ㈢侵權比對分析： ⒈按判斷被控侵權對象是否侵害專利權，首先應依專利說明書 所載之申請專利範圍為準，倘申請專利範圍之文字未臻明確 時，並得審酌發明說明及圖式，俾以界定專利權範圍，據以 解析申請專利範圍之技術特徵，其後進而比對申請專利範圍 中每一技術特徵是否均已完全對應表現於被控侵權對象。次 按，按倘申請專利範圍中每一技術特徵已於文義上完全相同 對應於被控侵權對象，即構成文義侵害，惟專利權人之權利 範圍倘嚴格侷限於申請專利範圍之文義，第三人只須將發明 之部分技術特徵予以置換或稍加修改即得規避專利侵權責任 ，則無法保護專利權人創新研發之成果，對於專利權人殊非 公允，是以倘被控侵權對象之技術內容相對應於申請專利範 圍之技術特徵於文義上雖非相同，惟就該發明所屬技術領域 中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即得知悉申請專 利範圍之某項技術特徵得置換為被控侵權對象之技術內容， 且其改變或置換不具實質性差異，亦即其產生之功效及結果 實質上並無不同時，應認構成均等侵害。而被控侵權對象所 改變或置換之內容與原發明之內容是否具有實質性差異，應 考量其置換後之技術內容就該發明所欲解決技術問題而言， 於功效及結果上是否具有差異，而已就發明之技術核心為實 質性變更。 ⒉經解析系爭專利申請專利範圍第1項，其技術特徵可解析為6 個要件，分別為編號1A要件「一種使浪板能避雨、隔熱、散 熱與排氣之施工法」，編號1B要件「該方法於施工時將浪板 覆蓋成上、下二層」，編號1C要件「上、下層間夾有橫條」 ，編號1D要件「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣 之絕緣性，達成隔熱效果」，編號1E要件「又在上、下二層 之浪板上留空氣對流孔」，編號1F要件「利用空氣之對流性 質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果」。至系 爭施工法之步驟及結構是否侵害系爭專利權，兩造均同意以 中華民國建築師公會全國聯合會93年6月25日建師全聯（93 ）第0370號鑑定報告所附系爭合約之設計圖為判斷依據（見 本院卷㈡第5頁），而系爭工程之屋頂係由既有之單層石棉 瓦更新為上層鋼板t≧0.53mm，下層鋼板t≧0.47mm，上下二 層鋼板中間先以ㄇ型鐵件（見圖11-3，鑑定報告第93頁）將 下層鋼板固定於原有之力霸型鋼架上，並舖設25mmPS斷熱板 （見圖4-2、4-4，鑑定報告第89頁），再以Z型鍍鋅桁條（ 見圖11-4，鑑定報告第93頁）固定於上，上下二層鋼板中間 留有空隙與中央屋脊原留有「A型」或「B型」氣樓（俗稱太 子樓）（見圖8-1、9-1、10-1，鑑定報告第90至92頁）相通 ，且上下層鋼板均未打孔而無空氣對流孔（見鑑定報告第5 頁）。經比對後，系爭施工法可達成使浪板避雨、隔熱、散 熱與排氣之效果，而讀取系爭專利編號1-A要件「一種使浪 板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之文義。其次，系 爭施工法確係將浪板（即鋼板）覆蓋為上、下二層，而讀取 系爭專利編號1-B要件「該方法於施工時將浪板覆蓋成上、 下二層」之文義。再者，系爭施工法之上、下層間夾有ㄇ型 鍍鋅型鋼，上訴人雖主張系爭專利申請專利範圍第1項之「 橫條」係一上位概念用語，而ㄇ型鋼則為下位概念，而符合 「文義讀取」云云（見本院卷㈠第192、193頁），惟系爭專 利申請專利範圍第1項之「橫條」依所屬技術領域中通常知 識者之認知應係指橫向條狀物，故系爭施工法並未讀取系爭 專利編號1-C要件「上、下層間夾有橫條」之文義。系爭施 工法雖於上、下層鋼板間舖設25mmPS斷熱板，惟其間仍留有 適當空隙（見圖4-2、4-4，鑑定報告第89頁），而讀取系爭 專利編號1-D要件「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以 空氣之絕緣性，達成隔熱效果」之文義。惟系爭施工法並未 於上下層鋼板打孔而無空氣對流孔，而係於屋脊裝置「A型 」或「B型」氣樓，另依鑑定報告所附93年5月20日鑑定人至 系爭工程現場會勘照片所示，系爭工程之屋頂另裝有自然通 風器（見鑑定報告第99頁），即未讀取系爭專利編號1-E要 件之「又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔」之文義。此 外，系爭施工法裝置氣樓及自然通風器亦係利用空氣對流之 原理以達成散熱、排氣之效果，而其雙層鋼板結構亦可達成 避雨、隔熱之效果，故可讀取系爭專利編號1-F要件「利用 空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標 效果」之文義。 ⒊茲就系爭專利申請專利範圍第1項編號1-C及1-E之要件進行 均等分析： ⑴系爭施工法之技術手段為上、下層間夾有ㄇ型鋼，其功能 為使上、下層間產生相當之間隙，而使間隙內之空氣具絕 緣性以達成室內隔熱之結果，核與系爭專利申請專利範圍 第1項編號1-C要件「上、下層間夾有橫條」，其技術手段 為上、下層間夾有橫向條狀物，其功能係為使上、下層間 產生相當之間隙，而使間隙內之空氣具絕緣性以達成室內 隔熱效果相同，故兩者係「實質相同的技術手段，達成實 質相同的功能並產生實質相同的結果，而已落入其均等範 圍。 ⑵系爭施工法並未於上下層鋼板打孔而無空氣對流孔，其技 術手段係於屋脊裝置「A型」或「B型」氣樓及自然通風器 ，用以達成室內熱空氣由屋脊裝置氣樓及屋脊旁裝置既有 自然通風器流出，使空氣產生對流之功能，並達成散熱、 排氣之結果。惟系爭專利申請專利範圍第1項編號1-E要件 係採用在上、下二層之浪板上以適當間隔打孔形成空氣對 流孔之技術手段及利用空氣遇熱產生對流之原理，達成廢 熱氣排放之功能，參酌上訴人於準備三狀及準備四狀已自 承系爭專利係「在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，對 流孔是將浪板打孔，是散佈於屋頂浪板的細孔」（見本院 卷㈠第198頁、卷㈡第97頁），此亦可由系爭專利說明書 第4頁所載「…上層浪板在固定前先於適當之間距打孔洞 …」可資佐證，即難謂與系爭施工法係採用裝置通風器及 屋脊設置氣樓，而將空氣對流孔集中設置於屋頂多點及屋 脊之技術手段相同。又系爭施工法係將屋內熱空氣集中至 鄰近屋脊處以太子樓及通風器排出，而系爭專利係將屋內 熱空氣均勻地由散佈於屋頂浪板之細孔排出，二者之功能 亦不相同。 ⑶上訴人雖主張：被上訴人之系爭施工法是裝置通風器，將 散布於屋頂浪板上之空氣對流孔集中設置於屋頂多點的通 風器，取代浪板之空氣對流孔，以較少較大的孔取代較多 較小的孔，其目的功能是使屋內熱空氣由通風器排出屋外 ，產生排氣散熱對流之作用，以降低屋內的溫度，係以實 質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同 的結果，而構成均等云云（見本院卷㈡第160頁），惟查 ，系爭專利之發明摘要載明「目前一般浪板之功能僅作為 防風避雨之用，對於日晒之隔熱則於浪板下附著隔熱材料 或於浪板下鋪設隔熱材料如PU等，至於排放廢氣則以加設 突出屋頂之天窗或抽風機，以使空氣對流與散熱，本發明 乃為克服上述缺點而設計之方法，...，而不藉任何其他 材料或機器即可達成的一種施工方法及構造」（見原審卷 ㈠第55頁），系爭專利之發明背景更說明：「目前一般臨 時建築物，或永久性之廠房建築均以浪板為之，... 在浪 板推廣之初期，即因浪板對日晒隔熱效果甚差，因此有各 種不同的隔熱材料應運而生，諸如木梢板、蔗板、PU板等 等，不一而足，唯該等隔熱板係屬斷熱材料雖具有某種程 度之隔熱效果，但相對的也就是具有保溫之作用，以致屋 內之廢熱氣無法散發，一般家庭或營業場所，尚可藉冷氣 機之功能來解決，但浪費不少能源，至於廠房，面積遼闊 ，大部份無法裝設空調，況且一般廠房內之空氣，品質均 較差，廠內一般常會因機械之使用，或產品之製造產生大 量之熱能與塵埃，該等熱能無法散發，塵埃無法排出，反 被隔熱材料隔絕而滯留廠內，因此廠房大部份均在屋脊處 加設屋頂突出物之構造，以裝設天窗，以便讓廠房內之廢 熱及廢氣排出廠外，改善廠內之空氣品質及降低廠內溫度 ，但是由於廠區遼闊，排氣效果有限，則另加裝抽風機， 以增加廢熱及廢氣之排放速度，如此一來則在施工上增加 困難，提高成本，又浪費不少能源，本創作人... 發現存 在自然界中的空氣，本身就是最好的隔熱材料，又具有遇 熱上升產生對流的性質，所以由浪板之舖設構造著手..」 （見原審卷㈠第56頁），足見於浪板下附著隔熱材料或於 浪板下鋪設隔熱材料如PU板等以達成隔熱效果之先前技術 ，具有廢熱氣被隔熱材料阻絕而無法散發排放之缺點，故 廠房通常係以在屋脊處加設屋頂突出物之構造或加裝抽風 機之習知手段，俾以達成排放廢熱及廢氣效果，惟上開在 屋脊加設屋頂突出物或加裝抽風機之先前技術，因具有施 工較為困難，提高成本及浪費能源之缺點，系爭專利之發 明即係欲改良上開先前技術之缺點，而以浪板之舖設構造 及利用空氣之熱絕緣性質及遇熱產生對流的原理，且不藉 由任何其他材料或機器即達成避雨、隔熱、排氣、散熱之 目的為其創作特徵。查系爭施工法係於浪板下舖設25mmPS 斷熱板，業如前述，則依系爭專利所自承之先前技術，系 爭施工法雖有隔熱效果，惟具有廢熱氣被隔熱材料阻絕而 無法散發排放之缺點，故系爭施工法始以在屋脊裝置「A 型」或「B型」氣樓及自然通風器之習知手段達成排放廢 熱及廢氣效果，自亦具有施工較為困難，提高成本及浪費 能源之缺點，而系爭專利之發明既係欲解決上開缺點，而 創作一種不藉由任何其他材料或機器即可達成避雨、隔熱 、排氣、散熱目的之施工方法及構造，即難謂二者係以實 質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同 的結果，而構成均等侵害，是上訴人之主張並非可採。 ⒋至於中華民國建築師公會全國聯合會93年6月25日建師全聯 （93）第0370號鑑定報告之鑑定結論雖謂「此次更新工程僅 將原有老舊之石棉瓦材料更換為0.53mm厚度之彩色鋼板，不 涉及侵害專利62816之施工法，故鑑審研判鑑定屋頂僅雙層 鋼浪板屋頂施工法侵害本專利權之專利範圍」（見卷外鑑定 報告第7頁），惟經核閱其鑑定比對分析之內容係認定系爭 專利之權利範圍包括「可上、下層浪板均不留有空氣對流孔 」、「亦可上層留有空氣對流孔下層不留」（見鑑定報告第 4至6頁），然此部分要件係系爭專利申請專利範圍第2項所 記載之內容，而系爭專利申請專利範圍第2項依核准時專利 法確有得撤銷之原因，且系爭專利申請專利範圍第1項須以 「上、下二層之浪板上留空氣對流孔」為要件，而不得予以 省略，是以上、下二層浪板均不留空氣對流孔，或僅上層浪 板留有空氣對流孔之施工方式，並無法達成排氣之目標，均 難認係系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍，業如前述 ，自難憑上開鑑定報告而認系爭施工法有何侵害系爭專利之 情事。 八、綜上所述，系爭施工法並未侵害系爭專利申請專利範圍第1 項，上訴人依90年10月24日修正之專利法第85條第1項第2款 、第3項、第88條、民法第184條、第185條及公司法第23條 第2項之規定請求被上訴人連帶賠償800萬元，及自起訴狀繕 本送達翌日起算之法定遲延利息，尚屬無據，不能准許。原 審為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴意旨指摘原判決不 當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。 九、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌 後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之 必要，併此敘明。 據上論結，本件上訴及追加之訴均無理由。依民事訴訟法第449 條第2項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　 100　　年　　11　　月　　16　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官 李得灶 法 官　汪漢卿 法 官　林欣蓉 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項 但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。 中　　華　　民　　國　 100　　年　　11　　月　　22　　日 書記官 周其祥 附註： 民事訴訟法第466條之1 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。 上訴人未依第1 項、第2 項規定委任訴訟代理人，或雖依第2 項 委任，法院認為不適當者，第二審法院應定期先命補正。逾期未 補正亦未依第466 條之2 為聲請者，第二審法院應以上訴不合法 裁定駁回之。