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智慧財產法院民事裁定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　100年度民專抗字第9號 抗　告　人　慶達科技股份有限公司 法定代理人　蔡雪紅 上列抗告人與相對人金雨星工業股份有限公司間聲請保全證據事 件，對於本院中華民國100 年8 月12日100 年度民聲字第28號第 一審裁定提起抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告駁回。 抗告費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。 理 由 一、抗告人在原審以：抗告人為經營專業、精緻、特殊螺絲之研 發與製造廠商，成立20餘年，已有多項國內外專利。其中經 研發、設計年餘之新功能螺絲製品發明（下稱系爭發明）， 前於民國99年10月25日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局） 提出專利申請，並編為第000000000 號申請案，將進行實體 審查。抗告人自同業中獲悉相對人仿造與系爭發明相同之螺 絲製品，供外銷使用。抗告人經過友人自相對人之製造廠內 取得仿造螺絲數枚（下稱系爭產品），並交由專利師郭宮寶 進行侵害分析鑑定。經鑑定結果，認相對人確有仿造系爭發 明製品之行為，侵害聲請人之系爭發明。抗告人已發存證信 函，催告與通知相對人應停止侵害、製造之行為，詎均未獲 回應。甚者，據悉相對人近期將有一批仿造系爭發明之螺絲 製品，欲輸往國外。抗告人恐於起訴前，該等系爭產品將有 滅失之虞，不利日後之舉證，將擴大受侵害之損失。準此， 抗告人聲明准予至相對人製造廠拍照存證或扣押系爭產品為 保全。 二、原裁定略以： ㈠抗告人主張其為系爭發明人，前委託專利師郭宮寶於100 年 7 月14日就相對人所製造、販售之系爭產品，為專利侵權鑑 定分析。經鑑定，系爭產品已落入申請專利範圍等事實。此 有智慧局99年11月12日（99）智專一㈡15173 字第09942147 450 號函、侵害分析意見書、聲請人專利螺絲照片及仿造螺 絲照片等為釋明（見原審卷第7 至17頁之聲證1 至4 ）。參 諸聲請人提出之上揭事證可知，聲請人為系爭發明之申請人 ，經侵害分析之標的，雖已侵害聲請人之系爭發明。然聲證 3 之照片中實物與侵害分析意見書中之鑑定標的是否即相對 人所生產製造，並無法由照片推知，且聲請人亦未提出發票 或系爭產品係相對人製造之憑證。退步言，縱使相對人確有 製造、販售系爭產品，抗告人亦可依先前取得方式或藉相關 消費者自市場購得系爭產品。職是，本院認為系爭產品，無 立即毀損、滅失或有使聲請人礙難使用之虞，自無庸至相對 人製造廠拍照存證或扣押系爭產品，是無保全之必要性。 　㈡自抗告人之聲請內容可知，抗告人聲請保全證據之目的在於 　恐於起訴前，該違法物證將有滅失之虞，不利日後之舉證， 而擴大損失。然聲請人就該所欲保全之系爭產品，其有何滅 失或礙難使用之虞，或確定事物之現狀有何法律上利益及必 要性，暨相對人有何改變現狀之情事致抗告人有保全證據之 法律上利益及必要性等事項，均未提出客觀事證加以釋明， 僅憑抗告人一方主觀抽象之臆測。再者，依專利法第85條規 定，發明專利權人可對侵害人依民法第216 條規定請求賠償 ，或專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除 受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害， 或依侵害人因侵害行為所得之利益計算之，亦有規範無法提 供證據以證明受侵害人實際損害時，計算其損害額之基準， 非必以保全系爭產品為唯一依據。 　㈢抗告人固主張據悉相對人將有一批仿造系爭發明之螺絲製品 　 ，欲輸往國外，應至相對人製造廠拍照存證或扣押系爭產品 為保全，否則有滅失或礙難使用之虞云云。惟抗告人前於10 0 年7 月6 日以存證信函通知相對人已涉及系爭發明侵權， 欲促其停止製造、運輸、販售、進出口、使用系爭產品及促 其協商，並經相對人收悉該存證信函等事實，此有橋頭郵局 第90號存證信函與回執附卷可憑（見原審卷第18至22頁之聲 證5 ）。倘相對人有隱匿或湮滅系爭產品之意圖，前於收受 聲請人之存證信函後，即可為之。準此，益徵無保全該等資 料之必要性。 　㈣按證據保全，對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響，考 　量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障 聲請人證據保全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證據 保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適度 斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝 突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利 益；除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用；如駁回 其保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡； 暨相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭 公開而可能受有不利益。尤其就確定事、物之現狀有法律上 利益且有必要者，係擴大傳統證據保全制度之機能，故以防 免訴訟及促進訴訟以達審理集中化為目的，惟對相對人可能 造成訴訟成本及應訴負擔，為免遭聲請人濫用而淪為不當打 擊競爭對手之工具，更應為利益之權衡。查本件無保全證據 之必要性，因聲請人欲證據保全，可藉由一般交易市場取得 相關之交易證據及證物，既如前述。縱使本院駁回其保全證 據之聲請，抗告人亦可於本案訴訟中，舉證以實其說。本院 參諸抗告人之聲請內容可知，相對人與抗告人均為從事螺絲 製造之同業。故應避免抗告人藉由證據保全，濫用證據保全 制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密。準此，自不應准 許抗告人至相對人製造廠拍照存證或扣押系爭產品為保全， 以阻礙相對人之正當交易行為。 ㈤因認抗告人就本件是否合於民事訴訟法第368 條第1 項所定 聲請保全證據之要件難認已盡釋明之責，聲請於法不合，而 駁回聲請。 三、抗告意旨略以： ㈠抗告人所有系爭專利之螺絲產品尚未有任何生產紀錄，相對 人予以仿製，侵害抗告人專利權甚為明確，且抗告人得知相 對人因前次訂單之貨量尚未交付完成，現仍加工趕製中，有 抗告人派員至其協力廠即下游廠商（熱處理加工廠）廠區拍 攝錄影帶光碟及照片可稽。 ㈡系爭產品因產品具特殊性、規格、用途等不同特性，於國內 無消費市場及需求，抗告無從自他處取得發票或銷售憑證， 又仿品倘完成各階段製程及定作人之要求，旋即運至海關出 口至指示地點，於國內並未庫存或留置部分仿品，有抗告人 螺絲流程與程序工作日數表1 份可稽，非依實施保全證據， 無法取得仿冒之系爭產品，且系爭產品出關後，相對人即無 須隱匿或銷毀。 ㈢抗告人與美國客戶National Nail Corp（下稱NA公司）所派 代表人員LEE 、RORGER（美國籍2 人）及SHIMON（中國籍1 人）等3 人於100 年8 月11日上午10時30分起至下午16時30 初止，在抗告人公司召開系爭螺絲商務談判會議，會議中NA 公司代表LEE 及SHIMON 2人均已證實確有將系爭螺絲之製造 放單於國內其他同業生產，有該會議紀錄之現場錄音節錄本 及錄音節錄CD光碟可稽，足證抗告人所有專利權顯已遭相對 人侵害，損失不貲。 ㈣爰聲明准予至相對人製造廠拍照存證或勘驗、保全書證。 四、本件保全證據之聲請不合法定要件： ㈠經核抗告人所述應保全證據之理由（見原審卷第3 頁至5 頁 之聲請狀，本院卷之抗告狀，抗告人聲請保全證據之法律依 據乃證據有滅失或礙難使用之虞者，本院即應尊重其程序主 體權，以之為審酌對象。 ㈡按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時， 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368 條第 1 項定有明文。其立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴 訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但 於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即 調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後 裁判之正確性，故特設此制以為預防。是倘本案訴訟已繫屬 於法院，且已達可以調查證據之程度者，自無聲請保全證據 之必要（最高法院92年度台抗字第502 號、92年度台抗字第 202 號裁判意旨參照）。次按保全證據之聲請，在起訴後， 向受訴法院為之；在起訴前，向受訊問人住居地或證物所在 地之地方法院為之。並應表明下列各款事項：（一）他造當 事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。（二 ）應保全之證據。（三）依該證據應證之事實。（四）應保 全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之。民 事訴訟法第369 條、第370 條分別定有明文。 五、經查： ㈠抗告人所提出之智慧局99年11月12日（99）智專一㈡15173 字第09942147450 號函、侵害分析意見書、聲請人專利螺絲 照片及仿造螺絲照片等為釋明（見原審卷第7 至17頁之聲證 1 至4 ）得以釋明抗告人為系爭專利之權利人，且相對人所 製造之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。惟聲證3 之照 片中實物與侵害分析意見書中之鑑定標的是否即相對人所生 產製造，並無法由照片推知，且抗告人亦未提出發票或系爭 產品係相對人製造之憑證。退步言，縱使相對人確有製造、 販售系爭產品，抗告人業已取得系爭產品，且亦可再依先前 取得方式或藉相關消費者自市場購得系爭產品。職是，本院 認為系爭產品，無立即毀損、滅失或有使抗告人礙難使用之 虞，自無庸至相對人製造廠拍照存證或扣押系爭產品，是無 保全之必要性。 ㈡抗告人雖主張相對人因前次訂單之貨量尚未交付完成，現仍 加工趕製中云云，並提出錄影帶光碟及照片（抗證一）為證 。然查，依抗告人所述，上開錄影帶光碟及照片係其派員至 相對人協力廠即下游廠商（熱處理加工廠）廠區拍攝，由所 拍攝之錄影帶光碟及照片無法得知拍攝場所為何？該螺絲無 法確認即為相對人之協力廠所生產，亦無法確認該螺絲是否 為侵害系爭專利之系爭產品。又抗告人自承無法提出發票或 銷售憑證，且抗告人螺絲流程與程序工作日數表（抗證二） 係抗告人公司製造流程及作業程序，無法作為相對人係採用 相同製造流程及作業程序之證明，實無法釋明非實施保全證 據，無法取得仿冒之系爭產品或系爭產品有滅失或礙難使用 之虞。至於抗告人與美國客戶National Nail Corp（下稱NA 公司）所派代表人員LEE 、RORGER（美國籍2 人）及SHIMON （中國籍1 人）等3 人召開商務談判會議，固據其提出該會 議紀錄之現場錄音節錄本及錄音節錄CD光碟各1 份（抗證三 ）為證，惟該會議中NA公司代表LEE 及SHIMON 2人僅證實有 將系爭螺絲之製造放單於國內其他同業生產，並未指明係將 系爭螺絲之製造放單予相對人，是抗告人據此主張其系爭專 利權遭相對人侵害，亦無理由。至抗告人因與證人即所謂「 同業友人」達成協議，不因本件造成該「同業友人」曝光、 出庭作證等，乃抗告人自願捨棄人證，非可利用此自陷不利 益之情狀，反而要求本院准予其聲請保全證據，而將不利益 轉嫁於相對人。 ㈢綜上所述，難認抗告人已盡釋明之責。此外，抗告人並未提 出其他證據釋明有何證據有滅失或礙難使用之虞，若不於訴 訟繫屬前即為保全，將有不及調查使用之危險，而有保全之 必要，尚無從僅憑抗告人一方主觀之臆測，即准予本件證據 保全。故抗告人聲請保全證據，依其原審主張及抗告理由， 均不應遽以准許。 六、從而，抗告人於原審聲請准予至相對人工廠現場拍照存證或 扣押系爭產品，於本院聲明准予至相對人工廠現場拍照存證 或或勘驗、保全書證，核與民事訴訟法第368 條第1 項、第 370 條規定不合，不應准許，原裁定駁回抗告人之聲請，於 法並無不合。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為 無理由，應予駁回，爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　31　　日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官　陳忠行 法 官　熊誦梅 法 官　曾啟謀 對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。 如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人， 向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　劉筱淇