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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　100年度民專訴字第113號 原　　　告　日商‧豪雅冠得光電股份有限公司（HOYA CANDEO 　　　　　　　　　　　　　OPTRONICS CORPORATION） 法定代理人　末松隆志 訴訟代理人　陳和貴律師（兼送達代收人） 　　　　　　劉倫仕律師 　　　　　　楊益昇律師 被　　　告　ARK TECH株式会社 法定代理人　五嶋美治 訴訟代理人　黃三榮律師（兼送達代收人） 　　　　　　呂紹凡律師 　　　　　　高志明律師 　　　　　　蘇春維律師 被　　　告　永喬科技有限公司 兼 法定代理人　陳建勳 共　　　同 訴訟代理人　江燕鴻律師 複代理人　　梁郁翎律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年 7月11日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、程序方面： ㈠按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係 最切之法律者，依該法律。因侵權行為涉訟者，得由行為地 法院管轄，涉外民事法律適用法第25條、民事訴訟法第15條 第1 項分別定有明文。所謂行為地，包含一部實行行為或其 一部行為結果發生之地，最高法院56年臺抗字第369 號著有 判例。因涉外民事法律適用法未就法院之管轄予以規定，倘 原告主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法 第15條第1 項規定，由我國法院管轄。查原告日商豪雅冠得 光電股份有限公司係外國法人，具有涉外因素，原告主張被 告侵害其專利權，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之 管轄法院及準據法。而關於涉外侵權行為之準據法，應適用 侵權行為地法與法庭地法。原告主張被告之侵權行為發生在 我國境內，揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中 華民國之法律。 ㈡次按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘 密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平 交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴 訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院 管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組 織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分 別定有明文。本件係專利權法所生之第一審民事事件，符合 智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄 權。 ㈢按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在 此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款分別定有 明文。查原告於民國101 年3 月21日準備程序期日追加民法 第179 條不當得利法律關係為聲明第2 項之請求權基礎（本 院卷㈠第183 頁），核其請求之基礎事實同一，且於準備程 序階段即已提出，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸首 揭條文規定，應予准許，合先敘明。 二、原告起訴主張： ㈠原告為新式樣第D131253 號「放電燈」專利（下稱系爭專利 ）之專利權人，專利權期間自98年10月1 日起至109 年1 月 31日止。被告ARK TECH株式会社（下稱ARK TECH公司）之法 定代理人原為原告公司職員，離職後成立該公司，且未經原 告同意，擅自製造、販賣之要約、販賣、使用、進口型號「 AD251- A5D」放電燈產品（商品本體記載型號為「AD250 」 ，下稱系爭產品），而被告永喬科技有限公司（下稱永喬公 司）進口系爭產品後，以販賣方式侵害原告系爭專利。原告 爰依專利法第129 條準用同法第84條第1 項、第85條之規定 ，民法第23條第2 項、第28條及第179 條規定提起本訴訟。 ㈡系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍而構成侵害： ⒈系爭專利之接頭部設計係由「具有一對凹圓弧狀缺口部的 第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大 且具有一對缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀幹部與第2 軀 幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部」所構成。此接頭部設計 ，並非物品必然匹配之基本形狀，亦無從因其本身或他物 之功能而可直接輕易思及，而具有新穎獨創之裝飾性設計 ，尚非僅僅係為了實用目的或操作功能所設計，為視覺性 設計整體比對之重點。 ⒉系爭專利之「接頭部」設計，仍未經上開先前技藝所揭露 ，相較於該先前技藝之設計，其特徵差異明顯有別。 ⒊物品相同或近似判斷：系爭產品用途、功能與指定系爭專 利所施予之物品完全相同，兩者屬於相同物品。 ⒋整體視覺性設計相同或近似判斷：系爭專利與系爭產品比 對，兩者均於中段設有一葫蘆型燈罩，兩端設有接頭部（ 元件），一端之接頭部具有第1 軀幹部及直徑較第1 軀幹 部為大之第2 軀幹部，該二軀幹部均設有一對缺口部。系 爭專利與系爭產品大部分設計特徵均相同，差異僅在系爭 專利之接頭部中，第1 軀幹部之一對缺口部係呈現凹圓弧 狀，第2 軀幹部之一對缺口部則大體呈現平面狀；而在系 爭產品之接頭部中，第1 軀幹部之一對缺口部則呈現較小 之凹圓弧狀，而第2 軀幹部之缺口部則仍呈現平面狀，僅 是該平面部較為狹窄。惟兩者之第1 及第2 軀幹部均具有 左右一對缺口部之特徵，而整體外觀造形，經異時異地整 體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商 品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普通消費者將 系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺 印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似 。 ⒌系爭產品包含系爭專利之新穎特徵：由於系爭專利之整體 視覺性設計與系爭產品產品近似程度相同，故可認定系爭 產品包含系爭專利之新穎特徵（即「由具有一對缺口部的 第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大 且具有一對缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀幹部與第2 軀 幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部所構成」）。足認系爭產 品已落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害。 ㈢爰聲明： ⒈被告ARK TECH公司及被告永喬公司不得自行或使他人製造 、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產 品，或任何侵害中華民國證書號第「D131253 」號「放電 燈」新式樣專利之物品。 ⒉被告ARK TECH公司、被告永喬公司及其法定代理人陳建勳 應連帶給付原告165 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止，按年息5%計算之利息。 ⒊訴之聲明第1 項及第2 項，原告願以現金或同額之第一商 業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。 三、被告ARK TECH公司則抗辯以： ㈠其於我國境內並無製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上 述目的而進口系爭產品等行為，依專利法屬地主義之精神， 即無侵害原告系爭專利之可能。系爭產品並非於我國境內所 製造，而其銷售過程，係由「ARK TECH公司」於日本國內銷 售予本件當事人以外之日本國企業，該企業再銷售予其他日 本國企業，最後乃銷售予共同被告永喬公司。 ㈡原告未證明其專利物品或包裝上有標示專利證書號數之事實 ，且被告從未接獲原告之警告函或任何通知，實無從知悉系 爭專利之內容。 ㈢系爭產品未落入系爭專利之申請專利範圍，不構成侵權： ⒈系爭專利「接頭部」為功能性設計，應排除於新式樣專利 權之範圍外，已見於先前技藝，更不得作為系爭新式樣專 利之新穎特徵。 ⒉系爭專利「接頭部」之設計於使用狀態下無法目視，非屬 系爭新式樣專利之「主要部位」，僅以六面圖進行比對， 亦非視覺性設計整體比對之重點。 ⒊系爭產品之第2 軀幹部係邊緣具平整狹窄階部而整體呈現 圓弧狀造形，不具有系爭專利之「一對平面狀的缺口部（ 1bb ）」特徵，系爭產品之「接頭部」兩側具有螺栓（系 爭專利無），中央部螺帽之造形亦顯著不同，產生視覺性 整體設計不同之感覺由上可知，系爭產品之造形並不包含 原告所謂之「接頭部」新穎特徵，因此並未落入系爭新式 樣之專利權範圍。 ㈣爰聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。如受不利判決 ，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。 四、被告永喬公司及陳建勳則抗辯以： ㈠系爭產品並未侵害系爭專利權：系爭產品與系爭專利之新式 樣範圍比對結果，其亦分別載稱：「被控侵權物品的第1 軀 幹部雖是形成橢圓形，且於第1 軀幹部及第2 軀幹部左右側 各別形成一對凹圓弧狀的缺口部，…」、「被控侵權物品的 第1 軀幹部及第2 軀幹部左右側雖各別形成有一對凹圓弧狀 的缺口部，且從前視圖看的話，第1 軀幹部及第2 軀幹部的 直徑為相同，…。」、「被控侵權物品的第1 軀幹部及第2 軀幹部左右側雖各別形成有一對凹圓弧狀的缺口部，且從後 視圖看的話，第1 軀幹部和第2 軀幹部的直徑為相同，…。 」，均與系爭專利之圖說及創作說明所揭露之內容：「…、 較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且具有一對平面 狀的缺口部的第2 軀幹部、…。」存有外觀視覺上之顯著差 異，故系爭商品並未落入系爭專利之專利權範圍。 ㈡原告就被告永喬公司主觀有何故意或過失，應盡舉證責任。 而被告永喬公司並非系爭產品之製造商，對於各該商品所使 用之技術為何？是否擁有專利？有無取得合法專利授權？是 否涉及專利侵權等，無從加以判斷，且專利問題涉及高度技 術性及專業性之判斷，被告永喬公司亦無從藉由檢視商品之 方式，辦識或判斷各該商品是否侵害他人專利，且系爭產品 未標示專利證書號數，故被告永喬公司未有故意或過失，又 永喬公司於接獲原告起訴狀後，旋即停止販賣系爭產品或就 系爭產品販賣之要約，並再度向日方確認系爭產品專利問題 ，惟仍獲得系爭產品無侵害系爭專利及系爭專利有得撤銷原 因之答覆，被告永喬公司即便獲得日方之前揭回覆，猶仍決 定停止販售系爭產品或就系爭產品為販賣之要約，顯見被告 永喬公司實未有何故意或過失之侵害行為可言。 ㈢被告永喬公司於99年9 月23日進口系爭產品2 個、100 年3 月30日進口6 個，共計8 個，並分別於99年9 月24日至100 年6 月1 日期間出售。被告販售系爭產品所得，99年度獲7, 197 元、100 年度獲31,587元，共計僅獲38,784元，故原告 請求損害賠償165 萬元金額，顯無理由。 ㈣爰聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請 准宣告免予假執行。 五、兩造不爭執之事實（參本院卷㈠第184 頁之準備程序筆錄） ： ㈠原告乃系爭專利之專利權人，專利權期間自98年10月1 日起 至109 年1 月31日止。 ㈡原告向被告永喬公司購得系爭產品，該產品為被告永喬公司 進口及販賣。 ㈢系爭產品係被告ARK TECH公司於日本國內製造。 ㈣系爭專利為有效。 六、得心證之理由： ㈠系爭專利創作內容： 系爭專利「放電燈」之造形特點在前視圖的右側設置有用來 將本物品固定在燈座的接頭部。接頭部是由具有一對缺口部 的第1 軀幹部、較第1 軀幹部直徑為大且具有一對缺口部的 第2 軀幹部、與在第1 軀幹部與第2 軀幹部之間所形成之溝 部所構成。當將本物品安裝於燈座時，如使用狀態參考圖所 示之方式，先將接頭部中溝部與第2 軀幹部的段差面抵接於 燈座內之基準面而插入。其次，旋轉本物品與燈座內所設置 之旋轉部。最後，利用本物品本身之重量，使第1 軀幹部下 面抵接於燈座，從而可以將本物品固定於燈座的適當位置。 其圖式如附圖1所示。 ㈡系爭產品（原證10，證物外放）業經原告提出，被告亦不爭 執其形式真正（本院卷㈠第183頁）。 ㈢系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍： ⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範 圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定 物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品 包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式 樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物 品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑 定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通 消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利 之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷； 如否，則未落入專利權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專 利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消 費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之 新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入 ⑷之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑷若待鑑定物品 與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷 使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎 特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準 ，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵 。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。 ⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言 」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用 「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張 適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關 係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」 二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍 。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝 阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。 ⒉解釋申請專利之新式樣範圍： ⑴解釋申請專利之新式樣範圍目的，在確認申請專利之新 式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍，得先 以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利 之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創 新內容的新穎特徵。另「新穎特徵」係指申請專利之新 式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、 創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求 之視覺性設計，不得為功能性設計。所謂「功能性設計 」，係指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而 為因應其本身或另一物品之功能或結構之設計。 ⑵依系爭專利圖面觀之，系爭專利「放電燈」之造形係由 兩端之接頭分別各連接一圓形管，兩圓形管於中段連接 於一橄欖形燈體，橄欖形燈體兩端則各具有一碗型罩體 ，兩端接頭之一為圓柱體，另一接頭則為○○○區段0 000000段之兩側設有平削面及溝槽，上段兩側則 呈弧形削面，兩區段式短圓柱中間以一溝槽區分，而造 形之整體形成「一」字狀連結特徵。 ⑶系爭專利於獲准專利時，其參考之先前技藝計有TW D11 7417、JP D0000000 、JP D0000000 、US D0000000件 國內外專利（見本院卷㈠第14頁專利公報，該4 件專利 圖式如附圖2 ），系爭專利與之比對，其獨具之造形特 徵應可認為係「系爭專利經比對申請前之先前技藝後， 客觀認定具有之新穎特徵。」原告主張系爭專利之新穎 特徵為：「『接頭部』由具有一對凹圓弧狀的缺口部的 第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為 大且具有一對平面狀的缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀 幹部與第2 軀幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部所構成」 （本院卷㈠第167 頁），亦即「接頭部之整體造形」為 系爭專利之新穎特徵；被告則抗辯原告所主張之新穎特 徵係為一功能性設計，非透過視覺訴求之創作，且該接 頭部之設計係取決於另一物品（燈座）之必然匹配之基 本形等語。然查，系爭專利之接頭部設計與燈座並非規 格品，此由系爭專利、先前技藝JP D0000000 案及系爭 產品接頭之外徑皆不同，且外觀設計也互有差異處即可 得知，故該接頭部既具有屬視覺效果之設計，非規格品 之匹配，則原告主張該接頭部之造形為其新穎特徵，尚 為可採。 ⑷另被告抗辯系爭專利之接頭部與日本意匠登錄第000000 0 號「放電燈」之接頭部相同，應不得主張該接頭部為 其新穎特徵；惟查，日本意匠登錄第0000000 號之接頭 部係一圓柱造形，於環繞圓柱之腰部內凹形成一弧形溝 槽，該接頭部之「內凹弧形溝槽」特徵不同於系爭專利 「第1 軀幹部（上段）與第2 軀幹部（下段）之間所形 成之ㄇ字狀的溝部」，且該日本意匠案圓柱造形與系爭 專利之「第1 軀幹部（即上段）具一對凹圓弧狀的缺口 部、第2 軀幹部（下段）較第1 軀幹部的直徑及左右方 向的寬度為大且亦具有一對平面狀的缺口部」之特徵不 同，故就兩者之「接頭部」整體造形觀之，明顯具有差 異性，職是，原告主張該接頭部之造形為系爭專利之一 新穎特徵，仍屬可採。 ⒊解析系爭產品： 系爭產品之造形係由兩端之接頭分別各連接一圓形管，兩 圓形管於中段連接於一橄欖形燈體，橄欖形燈體一端具有 一碗型罩體，另端則為一圓柱罩體；兩端接頭之一為圓柱 體，另一接頭則為一兩區段之圓、橢圓柱體所構成，該兩 區段間具有一溝部，下段之兩側設有凹弧形面，上段兩側 於對稱處設有內凹弧之斷差面，兩區段中間以一溝槽區分 ，而造形之整體形成「一」字狀連結特徵。系爭產品照片 如附圖3 所示。 ⒋物品相同或近似判斷： 系爭產品為一放電燈，編號「AD251-A5D 」，與系爭專利 為相同物品，故系爭產品與系爭專利物品相同。 ⒌整體視覺性設計相同或近似判斷： ⑴按判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之 設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面 再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、 色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。 不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別 進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差 異。 ⑵系爭專利與系爭產品比對，兩者皆為「由兩端之接頭及 中央段之兩圓形管夾接中段橄欖形燈體而成，兩端接頭 之一為圓柱體，另一接頭則為一呈兩區段式圓弧狀柱體 形，整體形成『一』字狀連結特徵」；系爭專利橄欖形 燈體兩端則各具有一碗型罩體，系爭產品則一端具有一 碗型罩體，另端則為一圓柱罩體，該些造形特徵兩者與 參考文獻之JP D0000000 案皆近似；故系爭專利與系爭 產品整體視覺性設計是否相同或近似之判斷重點應非此 區之造形特徵；系爭專利之造形與參考文獻之JPD00000 00案設計上最大之差異係在於系爭專利其中一○○○區 段式圓弧狀柱體接頭之造形，也因此系爭專利被認定與 參考文獻之JP D0000000 案不近似而具有專利要件；故 系爭產品與系爭專利相較，整體視覺性設計是否相同或 近似之判斷重點即主要部位亦在於「該一端接頭之造形 是否相同或近似」，被告雖抗辯：接頭部因使用中無法 目視，非主要部位及視覺性設計整體比對之重點云云， 然視覺性設計整體是否相同或近似，係自普通消費者選 購商品之觀點判斷，從而，只要物品之設計在消費者選 購商品之銷售階段能被看見，即不得謂非構成主要部位 及視覺性設計整體比對重點之可能，是被告上開抗辯， 尚非可採。查系爭產品之接頭雖○○○區段○○○○○ ○段之兩側設有凹弧形面，與系爭專利兩側設有平削面 及中央橫設一凹弧溝者不同；系爭產品上段係呈兩層式 ，外層外觀輪廓為橢圓狀，內層兩側於對稱處外觀輪廓 形成一似S 輪廓之凹弧線，內外層呈一斷差面，此區段 與系爭專利外觀輪廓為圓狀，兩側則呈弧形削面者亦不 同，系爭產品與系爭專利之一端接頭造形顯然迥異（以 上參附圖4 ），經異時異地整體比對，綜合判斷整體視 覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，就該商品之 具有造形特徵所在之一端接頭設計作判斷，系爭產品與 系爭專利所產生的視覺印象足使普通消費者能區別系爭 產品之整體設計與系爭專利之差別，故應認定系爭產品 整體視覺性設計與系爭專利並不近似。 ⒍系爭產品是否包含新穎特徵之判斷： 判斷被控侵權物是否包含系爭專利之新穎特徵，係以其已 構成視覺性整體相同或近似為前提；惟系爭產品之整體視 覺性設計與系爭專利已認定不構成近似，故毋庸再予比對 判斷被控侵權物是否包含系爭專利之新穎特徵。 ⒎從而，系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並 不相同或近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專 利範圍。 ㈣綜上，系爭產品既未落入系爭專利之新式樣專利範圍，則縱 認被告在我國境內有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為 上述目的而進口系爭產品之行為，亦未侵害原告之專利權， 從而，原告依專利法第123 條第1 項、第129 條準用第84條 第1 項、第85條、公司法第23條第2 項、民法第28條、第17 9 條，請求如其前揭聲明所示，為無理由，應予駁回。原告 既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗，不應准許。至 於兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認 為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要， 附此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴 訟法第78條。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　8　　 月　　24　　日 智慧財產法院第三庭 法　官　歐陽漢菁 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　8 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　葉倩如