智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第35號
原 告 錢豐珠寶有限公司
法定
代理人 蘇文偉
訴訟代理人 蘇信誠
律師
被 告 法新碧雅企業股份有限公司
法定代理人 呂慶雲
訴訟代理人 洪錫欽律師
被 告 黃瑞謙即暢迎純銀飾品店
訴訟代理人 林殷世律師
上列
當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件,本院於101 年5
月18日
言詞辯論終結,判決如下:
主 文
原告之訴及
假執行之
聲請均
駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、
本件原告起訴主張:
㈠原告公司為智慧財產局審定註冊第M368325 號「可變換不同
造型之墜飾結構」新型專利之專利權人(申請日為98年6 月
5 日,下稱
系爭專利),專利權
期間自民國98年11月11日至
108 年6 月4 日止。原告公司所擁有之「ROYAL DAMON 羅亞
戴蒙」商標產品為國內知名之珠寶飾品翹楚,對於相關產品
之創新設計及宣傳,向來不遺餘力,未經原告公司事前書面
同意,任何人均不得擅自重製、販售原告所擁有新型專利、
著作權、商標權及圖形著作、美術著作及相關智慧財產權利
之相同或近似之產品或偽品。
㈡
按系爭專利申請專利範圍共6 項。第1 項:一種可變換不同
造型之墜飾結構,主要包含:一墜飾本體,包括有第一飾件
及第二飾件,該第一飾件與第二飾件間並以固定桿接使兩飾
件間形成可供結合飾物容入之結合空間;又第一飾件與第二
飾件之對應表面,另開設有一結合孔,以軸桿穿設樞接其結
合飾物;一結合飾物,於其表面設有一透孔,對應於該墜飾
本體之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而形成一可
樞轉之組合型態。第2 項:依申請專利範圍第1 項所述之可
變換不同造型之墜飾結構,其中墜飾本體與結合飾物為同造
型結構者。第3 項:依申請專利範圍第1 項所述之可變換不
同造型之墜飾結構,其中結合飾物可為心形或花草或動物造
型設計者。第4 項:依申請專利範圍第1 項所述之可變換不
同造型之墜飾結構,其中結合飾物中央處形成置有鑽飾配件
之透明槽盒者。第5 項:依申請專利範圍第1 項所述之可變
換不同造型之墜飾結構,其中第一飾件與第二飾件中央呈穿
透之顯示孔。第6 項:一種可變換不同造型之墜飾結構,主
要包含:一墜飾本體,直接開設有可供結合飾物容入之結合
空間;該結合空間之開口處設有一結合孔,以軸桿穿設樞接
其結合飾物;一結合飾物,於其表面設有一透孔,對應於該
墜飾本體之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而形成
一可樞轉之組合型態。
㈢原告公司發現被告「法新碧雅企業股份有限公司」(下稱法
新碧雅公司)於高雄市遠東百貨公司所販售之多項飾品,竟
仿冒原告公司擁有新型專利及著作權等之產品,原告公司並
於100 年2 月15日在專櫃上購得圓緣鋼墜鍊─男、女產品。
經原告公司於100 年2 月18日委請律師要求被告出面協商,
被告法新碧雅公司於100 年3 月4 日以律師函回覆,表示系
爭產品為法新碧雅公司向被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店(下
稱「暢迎飾品店」)購買後,再於高雄市遠東百貨公司銷售
。原告將系爭專利申請專利範圍第1 、4 項與被控侵權物品
之構成元件逐一比對後,被控侵權物品具有申請專利範圍之
所有元件,則構成「文義侵害」。
㈣於專利侵權事件而言,製造商或競爭同業與單純之經銷商或
買受人等,由於商業行為上同為競爭對手,對能否預見或避
免損害發生之注意程度,必不相同(參智慧財產法院97年度
民專訴第2 號判決
參照)。又專利權係採登記及公告制度,
處於任何人均可得知悉之狀態,故該發明或創作所屬技術或
技藝領域中,具有通常知識者,自不得諉稱不知專利權之存
在,
抗辯其無過失。目前過失概念已有客觀化之傾向,其意
涵「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時,
自應負過失責任(司法院98年智慧財產
法律座談會提案及研
討結果民事訴訟類第14號參照)。因此,被告二人皆為
非常
競爭關係或製造銷售之關係,對於競爭對手推出之產品,均
會有一定之關心與認識,自應可課予較一般
善良管理人更高
度之注意義務,難以「毫無知悉」之藉口推諉責任。
㈤按
民法第184 條第1 項前段、專利法第85條第1 項與第2 項
,依專利法第129 條,
上開規定於新型專利亦
準用之,及
侵
權行為法之
法律關係,關於財產
損害賠償之計算:本件被告
法新碧雅公司於全國設櫃合計有20家分店,若以各分店鋪貨
並售出50件侵權商品,則保守估計其侵權商品之銷售收入為
〈售價3999元×設櫃數20家×各分店售出數量50件=000000
0 元〉;若以其於文宣中
所稱「原價6160元」,則其不法所
得將高達新臺幣(下同)616 萬元,
爰請求:⑴被告應
連帶
給付原告399 萬9000元,及自
起訴狀繕本送達之日起至清償
日止,按年利率百分之5 計算之利息。⑵訴訟費用由被告共
同負擔。⑶第1 項之請求,原告願供
擔保請准宣告假執行。
二、被告則答辯:
㈠按專利法第103 條及第104 條規定,新型專利權之權利人行
使權利時,必須取得客觀之判斷資料,向侵害人進行警告。
核其意旨,即係考量新型專利採形式審查,由於未對該項新
型是否合於專利要件進行實體審查,導致新型專利的權利內
容存在著相當的不安定性及不確定性,應不得如同通過專利
要件之實體審查而審定公告之發明專利一般,發生
推定系爭
專利係屬符合專利要件之
適法專利,而應有依據專利法第56
條之規定排除他人實施效力之效果;故於新型專利權人未能
提出新型專利技術報告警告侵害人,或附具諸如「系爭新型
專利權之效力曾經法院確認之判決」、「系爭新型專利符合
實體專利要件之鑑定報告」、「揭露系爭新型專利詳細內容
之專利說明書」等,足供侵害人判斷系爭新型專利是否符合
專利實體要件之資料之情形下,應不得僅憑系爭新型專利曾
經形式審查而公告之事實,即認為侵害人因此產生必須停止
專利法第56條所排除行為之義務,否則即推論其有侵害系爭
新型專利權之故意或過失(
鈞院96年智字第28號民事判決
可
參)。查本件原告並未在物品上或其包裝上標示專利號數,
復未提出技術報告警告,
難謂被告販售系爭產品,即推定有
故意或過失。
㈡查被告法新碧雅公司成立於民國96年8 月28日,從事飾品之
買賣,種類繁多,多達數百種,商品採購均由相關部門負責
,系爭產品即係由負責部門向被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店
採購,而於民國100 年2 月15日在高雄市遠東百貨公司售出
,且原告並未在產品上標示專利字號,
是以對於原告取得系
爭專利
毫無所悉,難謂有侵害系爭專利權之故意或過失。又
系爭產品係被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店,於99年12月間向
第三人陳銘全購得,被告黃瑞謙得悉爭議後,詢問陳銘全,
稱係自中國大陸廣東省廣洲市站前西郊大廈批發市場之鑫璜
飾品批發購得,被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店對系爭專利亦
毫無所悉,難謂有侵害系爭專利權之故意或過失。又查,被
告二人係從事飾品之買賣,並非生產製造者,原告起訴主張
被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店從事系爭侵權物品之製造,與
事實不符。
㈢被告
自承系爭產品落入中華民國新型第M368325 號專利申請
專利範圍,符合文義侵害(詳本院卷第72頁背面),
惟提出
美國第6,766,657 B1號專利案(被證一)、美國第3,381,49
5 號專利案(被證二)、美國第2007/0000000 A1 專利公開
號(被證三)、美國第6,412,304 B1號專利案(被證四),
詳述如下:
⒈系爭專利請求項1 不具新穎性:參美國第6,766,657 B1號專
利案,一墜飾本體(1 ),包括有第一飾件(A )及第二飾
件(B ),該第一飾件與第二飾件間並以固定桿(C )接使
兩飾件間形成可供結合飾物容入之結合空間(D );另開設
有一結合孔(E ),以軸桿穿設樞接其結合飾物;一結合飾
物(2 ),於其表面設有一透孔(F )。對應於該墜飾本體
之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而形成一可樞轉
之組合型態。
⒉下列證據組合,
可證系爭專利請求項1 不具進步性:a.被証
1 、2 之組合,可證明系爭專利之請求項1 不具進步性:被
證一亦具有上述特徵。被證二已揭露一墜飾本體,包括有第
一飾件(A )及第二飾件(B ),該第一飾件與第二飾件間
並以固定桿(C )接使兩飾件間形成可供結合飾物容入之結
合空間;另開設有一結合孔(C ),以軸桿(C )穿設樞接
其結合飾物;一結合飾物(D ),於其表面設有一透孔對應
於該墜飾本體之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而
形成一可樞轉之組合型態。系爭專利請求項1 ,己由被證
1.2 所揭露。b.由被證1 、3 之組合可證明系爭專利請求項
1 不具進步性:被證3 已揭露,一墜飾本體,包括有第一飾
件(A )及第二飾件(B ),該第一飾件與第二飾件間並以
固定桿(C )接使兩飾件間形成可供結合飾物容入之結合空
間;另開設有一結合孔(C ),以軸桿(C )穿設樞接其結
合飾物;一結合飾物(D ),於其表面設有一透孔。系爭專
利請求項1.中所述之「一結合飾物,於其表面設有一透孔20
,對應於該墜飾本體之結合孔100 ;使該結合飾物可藉由軸
桿14樞接,而形成一可樞轉之組合型態」,其目的在使墜飾
本體與結合飾物樞轉
旋開呈現角度。被證3 亦已揭露二墜飾
利用軸桿樞接能樞轉旋開之設計,上開特徵、結構及技術手
段,實際上已於申請前,為同類物品所習見。c.被證1 、4
之組合可證明系爭專利專利請求項1 不具進步性:被證4 揭
露一墜飾本體,包括有第一飾件及第二飾件,該第一飾件與
第二飾件間並以固定桿接使兩飾件間形成可供結合飾物容入
之結合空間;另開設有一結合孔(32),以軸桿(26)穿設
樞接其結合飾物;一結合飾物(20),於其表面設有一透孔
(22)。系爭專利請求項1.中所述之「一結合飾物,於其表
面設有一透孔20,對應於該墜飾本體之結合孔100 ;使該結
合飾物可藉由軸桿14樞接,而形成一可樞轉之組合型態」,
均由被證4 所揭露。綜上,由被證1.2 或被證1.3 或被證1.
4 之證據組合,可證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。
⒊由被證1.2 或被證1.3 或被證1.4 之證據組合,可證系爭專
利請求項第2.3.4.5 項不具進步性:系爭專利第2.3.4.5 項
為第1 項之附屬項,其特徵僅在於結合飾物形狀之變化,而
該形狀之變化,為所屬技術領域具有通常知識者依申請前之
先前技術顯能輕易完成者,並由被證2.3.4 等證據,可見結
合飾物形狀多樣化為習知之技術,
足稽,系爭專利第2.3.4.
5 項之墜飾本體與結合飾物形狀、空間之變化,顯能輕易完
成,應不具進步性。
⒋由被證1 或被證1.2 或被證1.3 或被證1.4 之證據組合,可
證系爭專利請求項第6 項不具新穎性及進步性:系爭專利第
6 項之特徵為:「一種可變換不同造型之墜飾結構,主要包
含:一墜飾本體,直接開設有可供結合飾物容入之結合空間
;該結合空間之開口處設有一結合孔,以軸桿穿設樞接其結
合飾物;一結合飾物,於其表面設有一透孔,對應於該墜飾
本體之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而形成一可
樞轉之組合型態。」唯該技術特徵已為被證1 或被證1.2 或
被證1.3 或被證1.4 之證據組合所揭露,不具新穎性及進步
性。
⒌綜上,系爭專利不具新穎性及進步性,依法得撤銷。
㈣
退萬步言,本件若被告應負賠償責任,原告主張以專利法第
85條第2 項「依侵害人因侵害行為所得利益」方法計算損害
,則被告法新碧雅公司向被告黃瑞謙即暢迎純銀飾品店,購
買50組(退貨34組),每組440 元,每組售3,999 元,共售
出16組,合計毛利56,944元,再扣除租金或其他管銷、營業
成本費用,為營業額百分之50計,所得利益僅28,472元,而
被告黃瑞謙係於99年12月間現金向第三人陳銘全以每組250
元購得後,售予法新碧雅公司,
嗣後退回34組,所得利益僅
3040元,原告請求被告連帶給付399 萬9000元,顯無理由。
爰請求駁回原告之訴及假執行之聲請,並陳明如受不利判決
願供擔保請准宣告免假執行。
三、
兩造不爭執之事實(詳本院卷第141頁):
㈠原告於98年6 月5 日向經濟部智慧財產局申請「可變換不同
造型之墜飾結構」新型專利,經經濟部智慧財產局於98 年
11月11日以第M368325 號公告核准專利,專利期間自98年11
月11日起至108 年6 月4 日止,(詳本院卷第11、47至60頁
)。
㈡被告法新公司於高雄市遠東百貨公司販售圓緣鋼墜鍊-男、
女產品(下稱被控侵權物品,詳本院卷第12頁照片所示,原
告並提出實品,置於本院卷外放證物袋),系爭產品係由被
告法新公司向被告黃瑞謙即暢迎飾品店購買後,再於高雄市
遠東百貨公司銷售(詳本院卷第72頁背面)。
㈢被控侵權物品落入系爭專利申請專利範圍第1 、4 項之文義
範圍(詳本院卷第61-62、72 頁背面)。
四、本院之判斷:
㈠兩造爭執概要:被告對於被控侵權物品係被告法新公司向被
告黃瑞謙購買後,再於高雄市遠東百貨公司銷售,及被控侵
權物品落入系爭專利申請專利範圍第1 項與第4 項文義之事
實,均不爭執,惟抗辯被證一可證明系爭專利申請專利範圍
第1 項與第4 項不具有新穎性,被證一分別與被證二、三、
四之組合可證明系爭專利申請專利範圍第一項與第四項不具
進步性,有得撤銷專利權之事由等語。則本件之最主要爭點
應為系爭專利申請專利範圍第1 項與第4項 之有效性。
㈡被告所提出引證案之技術內容說明:
⒈
經查被告所提出證明系爭專利申請專利範圍第1 項與第4 項
無效之引證案共計有4 項,分別為:西元2004年7 月27日公
告之美國第00 00000號專利案(即被證一)、西元1968年5
月7 日公告之美國第0000000 號專利案(即被證二)、西元
2007年10月11日公開美國第2007/0000000A1號專利案(即被
證三)、西元2002年7 月2 日公告之美國第0000000 號專利
案(即被證四)。上開4 項引證案之公告日均在系爭專利申
請日98年6 月5 日之前,自可作為證明系爭專利申請專利範
圍第1 項與第4 項不具新穎性與進步性之先前技術。
⒉被證一之技術內容:被證一係一種首飾,其設有一個例如新
款戒子或耳墜之類的首飾本體,和一個安裝在首飾本體上的
小型輪盤。該小型輪盤包括若干分別可樞轉地用首飾本體裝
牢的轉盤,各該轉盤設有至少一個分成若干顯示區段且其分
別標示出一數字符號的顯示單元,另有一指示器被固定地裝
牢到首飾本體和可供指出各轉盤顯示單元中某個顯示區段的
數字符號;其實施例之拆解圖如附件被證一第2 圖所示。
⒊被證二之技術內容:被證二係一種在其一隅可樞轉地接裝若
干
彼此疊置之板片的可變換式徽章,當該等板片用具收合時
,即形成一個加框字符(framedsymbol),而在它們展開時,
則形成一連串在意義上與該字符相關連的字母;其具體實施
態樣如附件被證二第1、2、7、8圖所示。
⒋被證三之技術內容:被證三係一種可重複密封的墜盒,其包
括一第一盒蓋與一第二盒蓋。第一盒蓋界定出一透視開口。
第二盒蓋則可移動地被連接到第一盒蓋。當第一盒蓋被閉合
在第二盒蓋上時,第一與第二盒蓋即共同界定出一隔室。在
第一及第二盒蓋上設一固定構件。該固定構件可經操作而讓
使用者不靠工具便能選擇性地打開或關上墜蓋,以致使用者
可選擇性地把某一飾物放進隔室裡或從隔室取出。被證三之
具體實施例如附件被證三第2 圖所示。
⒌被證四之技術內容:被證四揭露一種首飾製作方法,其包括
提供一件待安裝品,在該安裝品產生一貫通孔,使一長型構
件穿過該安裝品,提供一配件,提供一雷射,和在安裝品若
是懸掛在配件的鄰接處,便將穿過安裝品的長型構件固定住
;其具體實施態樣如附件被證四第2 圖所示。
㈢被證一可證明系爭專利申請專利範圍第一項不具新穎性:
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項與第4 項之技術特徵:經查系
爭專利申請專利範圍第1 項為:「一種可變換不同造型之墜
飾結構,主要包含:一墜飾本體(1) ,包括有第一飾件(10)
及第二飾件(11),該第一飾件與第二飾件間並以固定桿(12)
接使兩飾件間形成可供結合飾物(2) 容入之結合空間(13);
又第一飾件與第二飾件之對應表面,另開設有一結合孔,以
軸桿(14)穿設樞接其結合飾物;一結合飾物(2) ,於其表面
設有一透孔(20),對應於該墜飾本體之結合孔,使該結合飾
物可藉由軸桿(14)樞接,而形成一可樞轉之組合型態。」第
4 項為:「依申請專利範圍第1 項所述之可變換不同造型之
墜飾結構,其中結合飾物中央處形成置有鑽飾配件之透明槽
盒者。」
⒉被證一與系爭專利申請專利範圍第1 項之比對:經查①系爭
專利與被證一均屬於首飾;②系爭專利之墜飾本體所包括之
第一飾件及第二飾件可相當於被證一之指示器(4) 及首飾本
體(1 );③系爭專利申請專利範圍第1 項之第一飾件及第二
飾件係以固定桿接並於兩者之間形成可供結合飾物容入之結
合空間,而被證一之指示器及首飾本體係以固定桿之結構(
詳如被告於民事辯論意旨狀第4 頁被證1 第2 圖所自行標示
之C ,附於本院卷第164 頁背面)連接,並且由被證一第2
圖亦可見兩者之間可形成一可供結合飾件容入之結合空間(
如第2 圖被告自行標示之D ,附於本院卷第164 頁背面),
則系爭專利「第一飾件與第二飾件間並以固定桿接使兩飾件
間形成可供結合飾物容入之結合空間」之特徵已揭露於被證
1 ;④系爭專利申請專利範圍第1 項之第一飾件與第二飾件
之對應表面,另開設有一結合孔,以軸桿穿設樞接其結合飾
物,而被證1 之指示器(4) 及首飾本體(1) ,其於中央部位
亦設有一結合孔(如第2 圖被告自行標示之E ,附於本院卷
第164 頁背面),並以軸桿穿設樞接一結合飾物,故系爭專
利申請專利範圍第1 項所界定「第一飾件與第二飾件之對應
表面,另開設有一結合孔,以軸桿穿設樞接其結合飾物」之
特徵已揭露於被證一;⑤系爭專利請求項1 之結合飾物,可
相當於被證一第2 圖之第一轉盤(2) 及第二轉盤( 3),該第
一轉盤及第二轉盤之正中央,設有一透孔(如第2 圖被告自
行標示之F ,附於本院卷第164 頁背面) ,其可對應於指示
器及首飾本體正中央之結合孔(E) ,而使該第一轉盤及第二
轉盤藉軸桿樞接,並形成可樞轉之組合型態,另參被證一專
利說明書之發明摘要說明(summary of the invention)
所載
「該小型輪盤包括若干分別可樞轉地用首飾本體裝牢的轉盤
」(the miniature roulette wheel comprises a plurali
ty of rotating wheels respectively fastened pivotall
y with the jewelry body),故系爭專利申請專利範圍第1
項界定「一結合飾物,於其表面設有一透孔,其可對應於該
墜飾本體之結合孔,使該結合飾物可藉由軸桿樞接,而形成
一可樞轉之組合型態。」之特徵已揭露於被證一。綜上,系
爭專利申請專利範圍第1 項所界定之墜飾本體(包括第一飾
件、第二飾件)、結合飾物等元件及各元件之連接方式已完
全揭示於被證一,故系爭專利申請專利範圍第一項不具新穎
性。
⒊末查被證一既可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎
性,則被證一分別與被證二、三、四之組合,自亦可證明系
爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
㈣被證一與被證三之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 項
不具進步性:經查系爭專利申請專利範圍第4 項為第1 項之
附屬項,除了包括第1 項之所有技術特徵外,尚包括「其中
結合飾物中央處形成置有鑽飾配件之透明槽盒者」之技術特
徵。而系爭專利申請專利範圍第4 項所包含第1 項所有之技
術特徵已完全揭露於被證一,已詳述如前,而第4 項增加之
技術特徵僅係限定結合飾物之中央處形成置有鑽飾配件之透
明糟盒,然被證三之「最佳實施例之詳細描述」欄記載:「
(墜盒之)透明構件(編號50、52)不必為玻璃,而可由肉
眼透視之物質,例如:塑膠或透明的物質的製成」(詳本院
卷第95頁背面標示[0015]下數第7-9 行),已揭示系爭專利
申請專利範圍第4 項所界定透明槽盒之技術特徵;又被證三
之「發明背景」欄亦記載:「墜盒(chamber lokets)其內
可以包含不同型態之物品。」(詳本院卷第95頁背面標示[0
002]下數第1-2 行),亦揭示系爭專利申請專利範圍第4 項
所界定結合飾物中央處形成置有鑽石配件之技術特徵。則系
爭專利申請專利範圍第4 項顯為所屬技術領域具有通常知識
者
參酌被證一與被證四之先前技術所能輕易完成,自不具有
進步性。
㈤末按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因
者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事
訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法
或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形,法院認有
撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對
於
他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文。
經查系爭專利申請專利範圍第1 項不具有新穎性,第4 項不
具有進步性,已如前述,
揆諸前揭規定,原告於本件民事訴
訟中自不得主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第1 項與第
4 項之文義範圍,而請求被告連帶賠償損害。
五、從而,原告依據侵權行為之法律關係,專利法第129 條、第
85條第1 項、第2 項之規定,請求被告應連帶賠償399 萬90
00元,及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止按年利率百分
之5 計算之利息,為無理由,應予駁回。又原告既受敗訴之
判決,其假執行之聲請亦
失所附麗,應併予駁回。
六、本件事證
已臻明確,兩造其餘攻擊
防禦方法及其他未經援用
之證據,均與本院所為前開判斷不生影響,
無庸逐一論斷,
併予敘明。
七、結論:原告之訴為無理由,依民事訴訟法第78條判決如主文
。
中 華 民 國 101 年 5 月 31 日
智慧財產法院第一庭
法 官 何君豪
以上
正本係照原本作成。
如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出
上訴書狀,其
未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本),如委任律師提起上訴者,
應一併繳納上訴審
裁判費。
中 華 民 國 101 年 6 月 1 日
書記官 張君豪