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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 101年度民商上字第12號 上　訴　人　李陳梅桂即重量級牛排館 訴訟代理人　徐國勇律師 複 代理 人　黃育勳律師 　　　　　　黃建復律師 被 上訴 人　美樂多股份有限公司 法定代理人　張福田 訴訟代理人　萬建樺律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華 民國101 年6 月7 日本院101 年度民商訴字第4 號第一審判決提 起上訴，本院於中華民國101 年11月29日言詞辯論終結，判決如 下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、上訴人主張： ㈠上訴人於原審起訴主張： ⒈上訴人於民國79年間以「重量級」等字樣向經濟部智慧財產 局（原名中央標準局）申請註冊服務標章，經該局核准註冊 中華民國第42999 號商標，商標專用期間自79年2 月1 日起 至89年1 月31日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展 商標權利期間，業經該局核准註冊登記在案（註冊號：第13 5012號），系爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第 49條第42類之牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱 飲料店、咖啡廳等服務，權利期間自89年12月16日起至109 年12月15日止。上訴人於新北市○○區○○路○○○號之「重 量級牛排館」經營餐廳。詎被上訴人之加盟店包含「史堤克 重量級牛排館」汐止店、八德店、中壢店等廣告招牌、文宣 及其他行銷資料中明顯使用系爭商標「重量級」字樣，已致 消費者產生混淆，上訴人已於100年6月15日發函請求被上訴 人停止侵害行為，惟遭其回函拒絕，被上訴人已侵害系爭商 標，上訴人爰依商標法第61條第1項規定，提起本件請求。 另由被上訴人之加盟廣告可知，加盟金中招牌費用為新台幣 （下同）10萬元、教育訓練費用為20萬元，上訴人以此二項 作為被上訴人授權商標予他人使用之費用為計算基準，而被 上訴人之加盟店有14家，則上訴人得請求之損害賠償金額為 420萬元（計算式：30×14＝420），上訴人僅請求其中之15 0萬元。 ⒉對被告抗辯所為之陳述： ⑴重量級等字樣原本係用以表示拳擊、舉重等比賽之區分等級 ，至於用以表示有分量、地位則為其引申義。上訴人將原本 用於拳擊等比賽之區分等級之用語，引用於牛排餐飲業用隱 含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他有關成分 、性質等特性，當屬暗示性之標識無疑，自有其識別性。 ⑵被上訴人所使用之「重量級」字樣，與系爭商標相同，並無 近似與否之問題，且上訴人之宣傳單及招牌使用「重量級」 等字樣，已導致消費者混淆誤認，此由網路Fon Food瘋美食 版對上訴人之重量級牛排館介紹，其地址載為上訴人牛排館 之址，惟下方圖樣卻係以被上訴人之牛排館圖樣作說明，足 證已有使消費者混淆之客觀情事可知，復以上訴人已不止一 次經消費者詢問是否於汐止開設汐止分店之事宜，實則汐止 店係被上訴人牛排館之分店，足證消費者已產生混淆。 ⒊爰聲明：⑴被上訴人不得將「重量級」等字樣使用於如附圖 （即本判決附圖二）所示之商標上。⑵被上訴人應給付上訴 人150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年 利率5%計算之利息。⑶第2 項之請求，上訴人願供擔保，請 准宣告假執行。⑷訴訟費用由被上訴人負擔。 ㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張： ⒈有關系爭商標「重量級」有識別性部分： ⑴原審認為系爭商標「重量級」並無識別性，且系爭商標與被 上訴人之商標並不相同亦不構成近似。然據中華民國教育部 重編國語辭典修訂本之解釋可知「重量級」之用語主要係用 於拳擊、舉重等比賽，依選手體重區分參賽等級，其中體重 在75公斤以上之級位，稱為重量級，其乃比喻有極重之分量 、地位，足見重量級等字樣原本係用以表示拳擊、舉重等比 賽之區分等級，至於用以表示有分量、地位則為其引申義。 上訴人將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語，引用於牛 排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或 其他有關成分、性質等特性，當屬暗示性之標識無疑，依經 濟部智慧財產局所公告之「商標識別性審查基準」規定可知 ，上開說明自有其識別性。 ⑵上訴人於79年間以「重量級」申請服務標章註冊證，指定使 用於商標法施行細則第25條第7 類之「牛排專賣餐廳」，專 用期間自79年2 月起至89年1 月31日止，嗣由經濟部智慧財 產局將權利期間延展自89年12月16日起至109 年12月15日止 ，足見經濟部智慧財產局已認定「重量級」字樣具有識別性 而核准上訴人申請系爭商標。又上訴人使用系爭商標為店面 招牌已23年，並取名為「重量級牛排館」，以招牌廣告「口 感佳」、「份量大」、「平價牛排」，經網路之網友好評不 斷，詎被上訴人以「史提克先生重量級牛排」為名，持續以 廣告招加盟商，使消費者產生混淆，致上訴人之客源因此流 失。 ⒉有關被上訴人使用「重量級」字樣於宣傳單、招牌足使消費 者混淆部分：被上訴人於招牌使用與系爭商標相同之「重量 級」字樣，故無商標是否近似之問題。又被上訴人於宣傳單 及招牌使用「重量級」等字樣，既有「史提克先生」作為宣 傳，亦坐享「重量級牛排」經營已久之招牌，已使消費者混 淆誤認，另由Yahoo 搜尋引擎之「生活+ 」網頁可知，若以 「重量級牛排」搜尋相關商家，大部分僅出現被上訴人之餐 廳，上訴人之店名竟全未出現，諸多消費者係以網路搜尋相 關店家，被上訴人之店名將「史提克與重量級並列」，已侵 害上訴人「重量級牛排」之廣告利益。 ⒊爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵上廢棄部分，上訴人不得將 「重量級」等字樣使用於如附表所示之商標及其所加盟店家 之招牌上。⑶被上訴人應給付上訴人150 萬元及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑷第 一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 二、被上訴人則以： ㈠有關系爭商標「重量級」無識別性部分：被上訴人所經營之 「史堤克先生」餐廳，乃以提供大份量之優質餐點爭取消費 者認同，而依中華民國教育部重編國語辭典修訂本之解釋， 「重量級」乃「比喻有極重的分量、地位」，而「重量級」 字樣自得用於形容各種有極重分量之商品，包含被上訴人所 經營販售之大份量牛排餐點，並非上訴人所原創之獨特用法 ，非屬獨創性之標識。又「重量級」一詞指定使用於牛排或 作為銷售相關排餐之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬 暗示性標識，僅為描述性標識。復以上訴人未主張其業經取 得後天之識別性，自難認「重量級」為上訴人商標之主要識 別部分。另「重量級」字樣既係描述性之標識，則自競爭之 角度觀察，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識之可 能性相當高，若僅賦予一人排他之專屬權，勢將影響市場公 平競爭，顯失公平，是上訴人須證明「重量級」已經使用取 得後天識別性，始得謂「重量級」為上訴人商標之主要識別 部分。惟上訴人未證明其就「重量級」字樣是否取得後天識 別性，且上訴人將重量級及圖指定使用於「牛排專賣餐廳」 等服務，其中之「重量級」文字自不具有識別性，而非上訴 人商標之主要識別部分。 ㈡有關被上訴人所使用宣傳文字及招牌與上訴人商標是否有混 淆之虞部分： ⒈依最高行政法院91年度判字第1559號判決意旨，判斷被上訴 人所使用宣傳文字及招牌與上訴人商標是否近似，須就上訴 人商標之整體觀察為斷，而不得任意割裂截取上訴人商標中 之部分文字「重量級」比對。本件被上訴人使用「重量級」 字樣均係用於形容所販賣牛排餐點之份量，且除「重量級牛 排」字樣外，所強調商號名稱及商標均為「史堤克先生」或 「Mr.Steak」等中英文字樣，而上訴人之系爭商標則有使用 牛頭圖樣，況上訴人商標與被上訴人使用之「重量級」字樣 ，除「重量級」文字相同外，其餘之文字均不相同，足見兩 者外觀及商標構造均不近似。 ⒉上訴人所經營之牛排館位於新北市中和區，其招牌為置放於 地面上之立牌，招牌上使用系爭商標中「重量級」文字，以 較大字體橫書置於上列，下方則以較小字體並列直書「鱈魚 排」、「雞排」、「豬排」、「牛排」，最下方以較大字體 橫書「110 元」，店內係一般小吃店擺設，未有特殊裝潢， 桌子為一般長桌，椅子為圓凳，而被上訴人所經營之牛排館 ，係以大片招牌整面懸掛於建築物外牆，招牌上則使用經核 准之商標圖樣，店內為美式裝潢，餐點價格除兒童餐120 元 外，價位為150 元至980 元間，並可無限享用飲料、水果、 湯品，被上訴人所經營之牛排館與上訴人所經營之牛排館， 兩者之營運模式，所訴求之餐飲風格、產品定位及消費取向 完全不同，兩者之產品、價格、服務有明顯之市場區隔，相 關消費者絕無混淆誤認之可能。至原告主張網路Fon Food瘋 美食版對於上訴人餐館之介紹，下方圖樣卻有被上訴人餐廳 食記，乃涉及該網站對於消費者食記之蒐集及編排方式，難 據此證明消費者因兩造商標而有產生混淆之虞。 ㈢爰答辯聲明：⒈駁回上訴人之上訴。⒉訴訟費用由上訴人負 擔。 三、兩造不爭執之事實： ㈠上訴人於79年間以「重量級」等字樣向經濟部智慧財產局（ 原名中央標準局）申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華 民國第42999 號商標，商標專用期間自79年2 月1 日起至89 年1 月31日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標 權利期間，業經該局核准註冊登記在案（註冊號：第135012 號），系爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第49條 第42類之牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料 店、咖啡廳等服務，權利期間自89年12月16日起至109年12 月15日止。 ㈡上訴人於新北市○○區○○路○○○ 號以「重量級牛排館」經 營餐廳。 ㈢被上訴人為註冊第0000000 號「史堤克先生重量級牛排Mr. Steak 及圖」商標之商標權人，其以該商標提供服務並使用 於招牌上（見原審卷第15至19頁）。 四、兩造之爭點： ㈠「重量級」字樣有無識別性？ ㈡被上訴人以「史堤克先生重量級牛排Mr.Steak及圖」提供服 務，是否有致消費者混淆誤認之虞？ ㈢上訴人依商標法第61條第1 項規定，請求被上訴人賠償損害 並排除侵害，是否有據？ 五、本院判斷如下： ㈠「重量級」字樣有無識別性？ ⒈經查，本件上訴人於79年間以「重量級」等字樣向經濟部智 慧財產局申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華民國第42 999 號商標，商標專用期間自79年2 月1 日起至89年1 月31 日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間 ，經智慧財產局核准註冊登記（註冊號：第135012號），系 爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第49條第42類之 牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡 廳等服務，權利期間自89年12月16日起至109 年12月15日止 。茲審視上訴人系爭商標，主要係在一牛頭之牛角兩側分別 放置與牛角彎曲弧度相同之刀叉，並在牛頭圖樣上方中間書 以「重量級」字樣（參附表附圖一所示）。而依系爭商標圖 樣中圖文之比例，其較為引人注目者，應係占系爭商標圖樣 大部分之牛頭圖，再由該牛頭圖中牛角左右兩側之刀叉圖樣 ，予人寓目印象應係與餐飲相關之服務，而其商品應以牛排 等肉食為主。 ⒉按商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法 指示及區別商品或服務之來源，即不具商標功能，自不得核 准註冊。次按識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人 之商品或服務相區別之特性，故識別性之判斷必須以商標與 指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離指定商品或服務 單獨為之。至商標識別性則有先天與後天之分，前者指商標 本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則 指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使 相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商 標識別性，因此時該標識除原來之原始意涵外，尚產生識別 來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。再者，識 別性乃商標取得註冊之積極要件，識別性之有無、強弱，常 隨商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷 手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方 式不斷發展，影響識別性之判斷極大。本件上訴人以牛頭造 型及刀叉圖樣加上「重量級」文字構成系爭商標，指定使用 在餐飲類服務，其設計內容尚非毫無創意。固然，消費者由 牛頭及刀叉等圖樣可以推知系爭商標應係指定使用在餐飲店 ，而牛頭則隱喻該餐飲店應有提供牛排等商品，且所謂「重 量級」者，乃指其所提供之商品份量巨大等，其所欲傳達之 意義直接且明確。惟就來源之指向性而言，系爭商標仍具有 與其他提供相同服務或商品者相區別之特性，換言之，系爭 商標仍足以使消費者作為與其他商品或服務來源相區別之依 據，是系爭商標堪認為具有識別性。 ⒊茲有疑義者，就系爭商標之整體觀察固然可認為系爭商標具 有識別性，惟倘僅就「重量級」文字抽離觀察，則此「重量 級」文字是否仍具有識別性？按「重量級」一詞早期固然使 用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分，然其嗣後之使用則 不以此為限，但多表示該主體之分量或地位等事項，且已成 為國人日常生活用語，例如對於某些重要人士，可能有「重 量級人士或人物」之俗稱，此即為一例。然而，倘僅稱「重 量級」三字而未有依附之主體（即僅有「重量級」，而無重 量級「人士」或重量級「牛排」可資依附），則此三字是否 仍具有識別性？是否足以作為與其他人事物相區別之依據？ 按「重量級」三字已成國人日常生活用語，已如前述，倘若 「重量級」三字未有依附之主體，消費者實無從知悉或預見 重量級者何，換言之，消費者無從單純依此三字而知悉其所 謂「重量級」者係指何人、何事、何物，其來源指向性及區 別性均無，是單就此三字而言，並無識別性。上訴人主張其 將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語（即「重量級」三 字），引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服 務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，乃屬暗示性之 標識，自有其識別性云云。惟查，上訴人系爭商標中「重量 級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用，方得以使其整體具 有識別性，倘排除牛頭及刀叉圖案，僅剩「重量級」三字， 將如同上訴人所自承，此三字因暗示牛排份量巨大，將成為 商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明 ，是否仍具有識別性而得以之作為商標，恐有疑問（商標法 第29條第1 項第1 款參照）。是倘僅就「重量級」三字而言 ，因其字面意義含有商品品質、特性之說明，自不能認為具 有識別性，上訴人上開所述，並不足採。 ㈡被上訴人以「史堤克先生重量級牛排Mr.Steak及圖」提供服 務，是否有致消費者混淆誤認之虞？ ⒈有關上訴人系爭商標之造型意匠，業經說明如上，而被上訴 人所使用之招牌，主要係以圓圈造型為主，在圓圈上緣設有 五星，而下緣則有上下條紋，整體感覺類似美國星條旗，而 在圓形中央則以比例較大之「史堤克先生」橫置，而在圓形 圖案下方另以圓弧方式排列「重量級牛排」字樣，其下方再 橫書「Mr. Steak 」（參原審卷第18頁、第56頁）。茲比較 兩者，整體而言其差異極大，唯一相同之處僅係兩者均有「 重量級」字樣，惟不論上訴人系爭商標抑或被上訴人系爭招 牌，所謂「重量級」一詞均非主要之識別依據，上訴人系爭 商標與被上訴人系爭招牌中「重量級」一詞所予消費者之寓 目印象均應係在說明商品之品質及特性，亦即其商品份量巨 大。是以，就近似程度而言，上訴人系爭商標與被上訴人系 爭招牌之近似程度極低。 ⒉承上所述，上訴人系爭商標與被上訴人所使用之商標就整體 外觀比較差異極大，僅有所使用之「重量級」三字相同，其 近似程度極低，而在此極低之近似程度上再為比較兩者有無 使相關消費者產生混淆誤認之虞，經查，本件上訴人系爭商 標與被上訴人系爭招牌均係使用在餐飲業，就商品及服務類 別而言，二者應屬高度類似之商品及服務。惟按，商標法第 23條第1 項第13款規定「相同或近似於他人同一或類似商品 或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者，不得註冊。」上開規定所謂「有致相關消費者 混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同 一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標， 或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之 商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之 使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關 係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之 強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度 、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費 者產生混淆誤認之虞。本件上訴人系爭商標與被上訴人所使 用之招牌雖然均有「重量級」字樣，且均使用在餐飲服務類 ，然因上訴人系爭商標與被上訴人使用之招牌二者之整體設 計意匠差異極大，一為牛頭圖樣，一為美國星條旗加上「史 提克先生」文字，二者之主要識別部分明顯不同，所給予消 費者之寓目印象亦顯然有別，縱使二者均使用「重量級」文 字，消費者在目睹二者時，僅會產生此二者所提供之餐飲份 量很大之認知，並不會僅因「重量級」文字即誤認二者為同 一商標，亦不致誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列 商品或服務，甚或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授 權關係、加盟關係或其他類似關係。 ⒊再者，若就二者細加比較，本件上訴人所使用之系爭商標設 計內容並不若被上訴人所使用之招牌繁複，就識別性之強度 比較，被上訴人所使用之招牌圖樣顯然較具識別性。況上訴 人於新北市中和區所經營之牛排館係將立牌置放於地面上， 招牌上將系爭商標中之「重量級」文字以較大字體橫書置於 上列，下方則以較小字體並列直書「鱈魚排」、「雞排」、 「豬排」、「牛排」等，最下方再以較大字體橫書「110 元 」，至店內裝潢擺設則屬一般傳統小吃店，未有特殊設計或 裝潢，桌子為一般長桌，椅子為圓凳，反觀被上訴人所經營 之牛排館則係以大片招牌整面懸掛於建築物外牆，招牌上則 使用經核准之商標圖樣，店內為美式裝潢，餐點價格除兒童 餐120 元外，價位為150 元至980 元間，並可無限享用飲料 、水果、湯品，被上訴人所經營之牛排館與上訴人所經營之 牛排館，兩者之營運模式及所訴求之餐飲風格、產品定位及 消費取向完全不同，兩者之產品、價格、服務有明顯之市場 區隔，相關消費者應無混淆誤認之可能。 ⒋至上訴人主張網路Fon Food瘋美食版對於上訴人餐館之介紹 ，下方圖樣卻有被上訴人餐廳食記，足見相關消費者已產生 混淆誤認云云。惟查，網站文章之設計或編排涉及該編輯者 自消費者食記之蒐集及編排方式，尚難據此證明普遍之相關 消費者已因此產生混淆。 六、綜上所述，本件上訴人系爭商標與被上訴人所使用之招牌既 然近似程度極低，且二者並無可能致相關消費者產生混淆誤 認之虞，業經本院說明如上，原審為上訴人敗訴之判決，就 上訴人系爭商標與被上訴人使用之招牌中均有「重量級」文 字是否構成近似一節與本院認定之結果雖略有不同，惟其結 論並無二致，是原審駁回上訴人之請求，核無不合。上訴意 旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其 上訴。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之 證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不 再一一詳予論述，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　12　　月　　20 　 日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　蔡惠如 法 官　汪漢卿 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　12　　月　　28 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　邱于婷 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。