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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　101年度民專上易字第4號 上　訴　人　艾生有限公司 法定代理人　賴正聰 訴訟代理人　王文成　律師 被上訴人　　永奕科技股份有限公司 法定代理人　何奕達 訴訟代理人　蕭壬宏　律師 　　　　　　蕭富山　律師 　　　　　　廖郁茹　律師 　　　　　　壽邇任　律師 上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國10 1 年4 月30日臺灣臺北地方法院100 年度智字第26號第一審判決 ，提起上訴，本院於中華民國101 年12月13日言詞辯論終結，判 決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係專利法所生之第二審民事事件，符合智慧 財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。 貳、實體方面： 一、被上訴人主張： (一)被上訴人起訴主張： 1.兩造於民國97年間簽訂產品合作契約（下稱系爭契約），系 爭契約第2 條約定，系爭契約有效期間自98年1 月1 日起至 同年12月31日止，契約屆滿期限前3 個月，倘任一方未以書 面通知不再續約，則系爭契約自動延續1 年，其後亦同。依 系爭契約第11條第5 項約定，上訴人保證所研發「Passive RFID E-Seal 」產品（下稱系爭產品）並未侵害他人智慧財 產權，倘有任何第三人向被上訴人主張系爭產品之智慧財產 權，上訴人應出面處理，提供一切資料全力協助被上訴人， 並賠償被上訴人因此所受之損害，包括但不限於訴訟費用、 鑑定費、專家費用與合理之律師費用。詎被上訴人於99年2 月間接獲訴外人○○○之侵權通知，聲明由上訴人授權被上 訴人銷售之系爭產品侵害其專利權，○○○並於同年4 月間 向本院提起99年度民專訴字第61號訴訟（下稱系爭專利訴訟 ）控告被上訴人侵害其專利權，嗣於同年4 月間由訴外人辛 耘企業股份有限公司（下稱辛耘公司）承當訴訟，上情業經 被上訴人屢次通知上訴人知悉。 2.被上訴人因系爭專利訴訟之糾紛，支出如後之費用：⑴為在 系爭專利訴訟中提出無效抗辯，委請博拓股份有限公司（下 稱博拓公司）搜尋相關案件，支出新臺幣（下同）38,850元 。⑵委請瑞智智慧財產股份有限公司（下稱瑞智公司）針對 先前技術與系爭專利進行比對，作為專利有效性抗辯，暨系 爭專利與系爭產品之比對，為不侵權抗辯，提供技術之專業 知識協助，計支出164,026 元。⑶委請瑞智法律事務所（下 稱瑞智事務所）處理系爭專利訴訟之相關事宜，含律師費用 893,995 元及代墊費用13,944元，計支出907,939 元。⑷上 訴人因拒不給付被上訴人前揭損害，致被上訴人起訴請求上 訴人賠償前揭損害，支出律師費用9 萬元。⑸被上訴人購買 之系爭產品，單價135 元，因系爭專利訴訟而尚有庫存652 隻無法售出，價值合計88,020元。準此，被上訴人因販售上 訴人生產製造之系爭產品，計受有1,288,835 元之損害，上 訴人自應依系爭契約第11條第5 項約定賠償。 3.因上訴人所交付之系爭產品有瑕疵，且該瑕疵顯屬可歸責於 上訴人之事由所致，且瑕疵復不能補正，就系爭產品之庫存 ，另依民法第353 條、第227 條、第226 條第1 項規定，請 求上訴人就被上訴人所受損害負賠償責任。準此，被上訴人 聲明求為判決：上訴人應給付被上訴人1,288,835 元，其中 896,373 元自支付命令送達上訴人之翌日起，另392,462 元 自100 年6 月14日擴張聲明暨準備書（三）狀送達上訴人之 翌日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息，暨上訴人願 供擔保請准宣告假執行。 (二)被上訴人於本院審理時補充陳述： 1.由系爭契約第13條約定之整體文義觀之，倘系爭契約第13條 第2 項係「解除條件」，則有該等事由發生，系爭契約當然 失其效力，系爭契約第13條第1 項則無須規定，若無該等事 由發生，任何一方不得自行終止契約。第3 項則無須明定「 一方依據本條款終止合約後，有權要求對方承擔終止本合約 所產生之責任」。依上訴人所辯，此等約定將成贅文。再者 ，系爭契約第13條第2 項約定之終止事由，倘第1 款「任一 方違反合約條款」，或第3 款「其他重大影響債信之情事」 ，均非具體明確，倘該項所載事由屬系爭契約效力之解除條 件，則系爭契約終止之時間將難以認定。職是，該條第2項 所定事由顯非「解除條件」，而係當事人任意終止之事由。 系爭契約第13條第2 項僅約定當事人任意終止之事由，並重 申形成權無須相對人同意。欲終止契約，仍須由具有終止權 之人向相對人為終止之意思表示後，始生終止之效力。因上 訴人未向被上訴人為終止契約之意思表示，故無論本件是否 具有終止權發生之事由存在，系爭契約均無從終止。復依系 爭契約第2 條第2 項規定，合約期限屆滿前3 個月，倘任一 方未以書面通知不再續約，則本合約自動延續1 年，上訴人 未以書面通知被上訴人不再續約，則系爭合約於兩造間仍為 有效。嗣上訴人雖於100 年6 月8 日雖以答辯（一）狀之送 達作為終止系爭契約之意思表示，然係在系爭專利糾紛發生 後，上訴人依系爭契約應對被上訴人負擔之賠償責任已成立 ，縱上訴人嗣後有終止之意思表示，亦無礙其已成立而應負 擔之賠償責任。職是，系爭專利訴訟所爭執之型號YTE-100 電子封條產品（下稱YTE-100 產品），為上訴人依系爭契約 授權予被上訴人銷售之系爭產品，且上訴人於系爭專利糾紛 發生前，未為終止之意思表示，亦未以書面通知被上訴人不 再續約，系爭專利糾紛發生於系爭契約有效存續期間，依系 爭契約第11條第5 項約定，上訴人自應就被上訴人所受損害 負賠償責任。 2.上訴人於系爭專利侵權訴訟中，已自承被上訴人販賣之YTE- 100 產品為其所製造販賣，且辛耘公司所提之實物確為上訴 人製造販賣之系爭產品等語。嗣經本院與兩造整理爭點後， 已將其自承之事實明列為系爭專利訴訟之不爭執事項，此有 系爭專利訴訟99年12月21日言詞辯論筆錄可稽。此亦為原審 判決第7 頁第2 點之理由所肯認，認依系爭契約第1 條約定 ，被上訴人以不同型號銷售系爭產品，符合系爭契約。而○ ○○對被上訴人起訴後，兩造曾開會討論，上訴人未曾質疑 系爭專利訴訟中所爭執之YTE-10 0產品，非上訴人依系爭契 約所授權予被上訴人銷售之系爭產品，且上訴人嗣後成為系 爭專利訴訟之追加被告後，亦自認被上訴人所銷售之YTE-10 0 產品，確為上訴人所製造販賣之系爭產品。再者，臺灣板 橋地方法院100 年度事聲字第300 號裁定內容，未否定YTE- 100 產品非上訴人之系爭產品，僅係因執行法院就前揭和解 筆錄為形式審查，辛耘公司聲請執行之事項非該和解筆錄之 效力所及，亦無從認定上訴人網頁上所刊登之產品，是否為 系爭專利訴訟所爭執之產品，始駁回辛耘公司之聲請，是難 以該裁定遽認YTE-100 產品，非上訴人授權予被上訴人銷售 之系爭產品。準此，被上訴人因此受有損害，而此等瑕疵顯 屬可歸責於上訴人之事由所致，且不能補正，被上訴人自得 依不完全給付之規定，請求上訴人負損害賠償責任。 3.被上訴人為於系爭專利訴訟中提出專利有效性抗辯，而委請 博拓公司搜尋相關前案，合計支出38,850元，並委請瑞智公 司針對先前技術與系爭專利比對，為專利有效性抗辯，暨系 爭專利與系爭產品比對，為不侵權抗辯，提供技術之專業知 識協助，合計支出164,026 元，此有博拓公司之請款單、匯 款申請書、瑞智公司之發票、付款明細為證，並業經原審調 查審認屬實。且上訴人於原審101 年1 月3 日之言詞辯論期 日，已自認博拓公司及瑞智公司費用，均與系爭專利訴訟有 關，故上訴人嗣後翻異，即無可採。而辛耘公司前對被上訴 人提起侵害專利之訴訟，依智慧財產案件審理法第16條規定 ，被上訴人於侵權訴訟中，除抗辯不侵權外，亦得抗辯專利 不具有效性，而受理侵權訴訟之法院應就此抗辯自為判斷。 被上訴人委請博拓公司搜尋相關前案，並委請瑞智公司針對 該先前技術與系爭專利之比對，暨系爭專利與系爭電子封條 之比對，提供技術上專業知識之協助，自有實益。依系爭契 約第11條第5 項約定之意旨，上訴人應賠償之費用本不限於 專家費用。是被上訴人給付予博拓公司與瑞智公司之費用縱 非專家費用，被上訴人亦得請求上訴人賠償。嗣被上訴人委 請瑞智事務所處理系爭專利訴訟之相關事宜，主要針對系爭 專利訴訟必要之法律專業與處理侵權訴訟相關事宜，難認該 等費用之請求有重覆之虞。 4.被上訴人原主張委請瑞智事務所處理系爭專利訴訟事宜合計 支出907,939 元，並提出瑞智事務所簽發之收據明細、交通 費請款明細、本院聯合服務中心收據、請款單、經濟部智慧 財產局自行收納款項收據為證。嗣經原審法院審酌後，○○ ○律師於99年7 月22日前未加入臺北律師公會，而不得執行 律師職務，故將○○○律師加入臺北律師公會前所計算之費 用101,500 元予以扣除後，認被上訴人其餘806,439 元之請 求為合理。而律師受當事人委託辦理案件時，究採何種收費 方式及標準，係由雙方以契約約定之，律師酬金是否合理， 須參酌案件性質、案情複雜度與難易度、當事人資力、訴訟 標的金額、律師專業度及投入程度等因素，無劃一之標準， 此於涉及高度專業與複雜技術爭議之專利侵權訴訟尤然。況 依臺北律師公會章程第七章酬金之相關規定，律師按工作時 數計算酬金者，每小時收費宜8 千元以下，案情複雜或特殊 者，得酌增至1 萬2 千元。本件律師辦理系爭專利訴訟之收 費方式及預估費用，係於訴訟進行之始，即經被上訴人告知 上訴人，此有被上訴人寄予上訴人之電子郵件可參，○○○ 律師及○○○律師之酬金分別為每小時5 千元及3 千5 百元 或4 千元，均低於前開章程所規定之數額，故以此時薪計算 律師酬金，難謂有不合理之處。再者，系爭專利訴訟具高度 專業性與複雜性，專利權人之起訴聲明第1 項雖僅主張20 萬元之損害賠償，惟嗣後有擴張請求範圍之可能，且其第2 項聲明為專利侵害之排除與防免，此項聲明影響所及，不僅 可能使被上訴人為開發、生產相關產品所投入之資金付諸流 水，亦將喪失日後銷售產品之龐大利益，故被上訴人為維護 該項專利及其代表之市場利益所支出之80餘萬元律師費用， 難認有何不合理之處。被上訴人於原審調查時，為詳細說明 律師承辦系爭案件之情形，曾提出案件卷宗及相關佐證資料 ，且承辦系爭案件之律師亦親自出庭說明原證29號之各工作 項目辦理情形，業經原審法院調查確認在案，均有完整之單 據可憑，上訴人未能具體指摘原審調查有何違誤之處，猶執 陳詞泛稱律師費用不合理云云，要無可採。 5.被上訴人購買之系爭產品，單價135 元，尚有庫存652 個， 上訴人對此於原審並不否認。而上訴人在系爭專利訴訟與辛 耘公司達成和解，和解內容為「同意不再製造、販賣、為販 賣之要約、使用或為上述目的而進口YTE-100 電子封條或與 上開產品相同結構之產品」。依上開和解內容，可知系爭產 品確實侵害他人之專利權，故被上訴人就庫存之系爭產品自 不可能再行出售。職是，被上訴人依系爭契約第11條第5 項 約定，請求上訴人賠償該部分之貨款，核屬有據，亦為原審 肯認。 6.原證29號僅為律師承辦案件各工作項目「摘要」彙整，實際 上各項所列之工作內容，均包含諸多往來郵件及反覆修訂審 閱之版本，難以逐一詳列。無論為書狀撰擬或技術分析之簡 報，均經律師與當事人深入討論與反覆修訂始完成，故律師 對案件之投入與律師費用間，並未逾越合理範圍。而律師費 用達80至90萬元為市場機制，其與訴訟上請求金額無關，實 習律師費用較高為團隊工作分配內容不同，工時不同所致， 且被上訴人均有提出單據證明。 7.依原證15可知兩造有開會，且上訴人有製作會議記錄，依原 證16上訴人亦有修改被上訴人書狀。復依原證17之電子郵件 顯示，上訴人均有派員與被上訴人開會，上訴人不可能不知 訴訟進度。上訴人於訴訟前已知悉所有工作內容與金額，原 證32為被上訴人支出費用之匯款單、銀行匯款電子明細，無 法造假。而財政部臺北市國稅局函中編號111 與原證7 舉發 案相同，未載明法院案號；編號93統一編號為臺北市國稅局 誤繕；編號52與原證7 同，事實上有案號；編號53已剔除之 。臺北市國稅局之瑞智事務所99、100 年度收入明細加總金 額與被上證6 金額一致。訴外人○○○係違反競業禁止，提 起專利舉發為被上訴人之權利，而訂單金額差異亦與本件無 關。爰答辯聲明：上訴駁回，暨第一審、第二審訴訟費用由 上訴人負擔。 二、原審為上訴人部分敗訴判決，上訴人為此提起上訴並主張： (一)原審判決書第6頁，認依系爭契約第2 條約定，倘兩造未以 書面為終止之意思表示，系爭契約將存續有效；在第9 頁， 卻認系爭契約除第13條第2 項外，查無其他規範任意終止事 由之條文，而否定上訴人之系爭契約第13條第2 項屬系爭契 約效力之解除條件主張。原審判決肯認系爭契約第2 條為當 事人任意終止事由之約定，而於第9 頁卻改稱，除第13條第 2 項外，系爭契約並無其他規範終止事由之條文，判決理由 顯先後矛盾。系爭契約第13條第2 項第1 款約定，任一方違 反合約條款或被上訴人自願放棄代理經銷權利時，無須對方 同意，系爭契約即終止。此為附解除條件之約定，條件成就 時，契約當然失其效力。因被上訴人有多項違反合約條款之 情事，系爭契約早已終止，職是，被上訴人以系爭契約第11 條第5 項所請求之專利訴訟律師費損失，並無契約上請求權 基礎之依據；且被上訴人違約情事有數項，僅以上訴人涉某 爭議事項，即要求上訴人賠償8 倍以上之交易價格，顯無理 由。 (二)上訴人就系爭契約所銷售者，為型號AL-P-UES-601-L之產品 （下稱AL-P-UES-601-L產品），而系爭專利訴訟之原告辛耘 公司起訴之標的，則為被上訴人自行創作之YTE-100 產品， 兩者不同。依系爭契約第3 條第1 項約定，AL-P-UES-601-L 產品業經驗收、付款無誤，倘YTE-100 產品由AL-P-UES-601 -L產品改裝，此亦為被上訴人內部之應負責事由，其與上訴 人無關。況辛耘公司據系爭專利訴訟之和解筆錄對上訴人聲 請強制執行，亦遭臺灣板橋地方法院100 年度聲字第300 號 裁判駁回，且辛耘公司不異議確定在案。原審判決第7 至8 頁，雖認依系爭專利訴訟99年12月21日言詞辯論筆錄，系爭 專利訴訟起訴後，兩造即曾開會討論，上訴人未曾質疑YTE- 100 產品非上訴人依系爭契約所授權予被上訴人銷售之系爭 產品，且上訴人嗣後成為追加被告後，亦自認被上訴人所銷 售YTE-100 產品，確為上訴人所製造販賣之系爭產品。惟上 訴人當時係因99年5 月間與被上訴人有共同打贏訴訟之承諾 ，須一同進行訴訟防禦，故表示不爭執產品與各被告關係。 因系爭專利侵害糾紛與本件履行契約不同，並無任何事實確 定之法律效力。況上訴人曾以第135 號存證信函要求瞭解， 而被上訴人除拒絕提供消息外，亦表示此等資訊為其內部文 件，不便提供說明，而刻意隱瞞。原審判決書第8 頁未審酌 相關之前案，僅形式審查，認定顯有錯誤。職是，上訴人並 無違約與債務不履行等情事。 (三)系爭專利訴訟之被上訴人訴訟代理人○○○，前於2010年7 月27日以電子郵件對兩造人員表示「雙方之共同目標為打贏 這場訴訟」。兩造嗣於同年5 月11日在上訴人處開會，被上 訴人委由○○○經理、智權部○○○經理、○○○及總經理 特別助理○○○等人出席，依會議紀錄可知，雙方合議：雙 方共同目標：打贏；在開庭前永奕公司會先與○○公司談判 ，聲明會打到底、並會藉著證據，使對方專利無效；根據契 約，永奕公司之合理律師費用由艾生公司負擔，艾生公司表 示必須花1 至2 日時間確認後，始能回覆。約定5 月13日下 午14:00 與永奕公司委託之瑞智事務所相互交流溝通。上開 約定於系爭契約之後，且被上訴人從未撤銷或終止該約定， 則上開約定應優先於系爭契約第11條第5 項之約定。被上訴 人竟先自認，而使辛耘公司撤回訴訟，則雙方共同目標打贏 及被上訴人聲明會打到底等條件，自未成就，被上訴人違約 在先，上訴人自無必要負擔被上訴人所訴之任何律師費。況 上開有條件之約定，不包括負擔其他開支，且上訴人至今未 回覆被上訴人應負擔之合理律師費用，條件未成就，被上訴 人無權請求系爭專利訴訟之律師費用。而上開部分，原審判 決書第11頁未逐一論究，忽略兩造就系爭專利訴訟之意思表 示，顯對契約條款解釋之誤認。 (四)依法務部法檢字第0999046954號函，律師如欲執行律師職務 ，除需設事務所外，應加入事務所及執行職務所在地之地方 律師公會，始得接受委任對外提供法律服務。○○○係於99 年7 月22日方在臺北律師公會登錄，依律師法第11條規定， ○○○自99年7 月22日加入臺北律師公會之日起，始得執行 律師職務。而依被上訴人提出之瑞智事務所就系爭專利訴訟 之工作內容暨工作時數統整表，自99年4 月起至同年7 月止 之律師費用中，關於○○○律師部分之費用計101,500 元（ 計算式：5,250 元＋12,250元＋66,0 00 元＋18,000元）， ○○○律師於該期間不能執行律師職務，不得以律師酬金計 之，應自被上訴人請求之金額中扣除。則被上訴人稱本件依 據律師公會規定計費，顯與事實不符，且有明顯重大違法， 自非合理之律師費用。原審於期日調查證據程序後，發現○ ○○律師有違反律師法情形，未再詳查不合理之處，顯有違 誤。 (五)被上訴人與辛耘公司有共通人員與共通商品服務合作，被上 訴人之網頁均宣稱其為中國及臺灣地區ImpinjSpeedway產品 之唯一代理，彼此間有合作關係。則系爭專利訴訟之被上訴 人所稱支出90萬元以上律師費答辯等開支，為不必要，欠缺 合理基礎，亦與系爭契約第11條第5 項所指損害與合理律師 費等要件不合。被上訴人以本訴訟壓迫上訴人付款，並另外 購買Impinj RFID reader產品換取訂單，更顯被上訴人請求 之不正當與不合理。再者，系爭專利訴訟之99年5 月21日答 辯（一）狀第6 頁，有關引證1 美國第US6,265,973 號專利 為先前技術之抗辯主張，係沿襲上訴人於99年2 月間第1998 號存證信函第1 頁第10行之專利揭示。99年10月5 日準備程 序筆錄第2 至3 頁爭點整理中之前案技術，亦為上訴人所先 提出與分析之專業要點。可證專利無效抗辯所需資料與專利 檢索之重要引證前案，均為上訴人在數月前先搜尋取得，再 提供眾人分析，絕非被上訴人所稱同步作業，委請博拓公司 、瑞智公司搜尋與分析而得，被上訴人亦未提出其他前案， 博拓公司、瑞智公司之費用不實。況被上訴人僅提出單一頁 博拓公司複製系爭專利公報之專利服務資料為證，以此索費 並無道理。 ( 六) 瑞智公司與被上訴人委請之律師同在臺北市○○○路○段 ○○○號6 樓地點辦公，使用相同電話、網頁對外營業，律 師費、專利分析費及彼此工作，明顯重複。原審法院未審酌 上開部分，當有重大違誤。而被上訴人雖將專利舉發之開支 算入律師費，惟舉發程序非民事訴訟，並不符合系爭契約第 11條第5 項約定之訴訟費用、鑑定費、專家費用與合理之律 師費用文義。況該舉發案所使用之唯一引證專利案，為被上 訴人所提供之美國第US6,265,973 號專利，被上訴人索求， 實不合理。且我國民事訴訟法並非採律師訴訟主義。依本院 97年度民他上字第2 號判決、臺灣高等法院98年度上字第 1152號判決意旨，請求他方支付委任律師代理報酬與訴訟費 用，應舉證證明，確有不能自為訴訟行為，必須委任他人代 理，所支出之代理人費用，為伸張權利或防禦上所必要之情 形，否則自無從請求賠償費用。 (七)被上證6 扣繳憑單與臺北市國稅局財北國稅資字第10102600 15號函（下稱第0000000000號函）中瑞智法律事務所○○○ 律師所申報之扣繳資料不合，被上證6 扣繳憑單100 年之26 3,340 元部分，其與第0000000000號函中系爭專利訴訟98,6 00元及65,800元兩筆費用，明顯相差約10萬元。依瑞智事務 所○○○律師所對國稅局申報之扣繳資料，被上訴人未交付 263,340 元，至多僅支付164,400 元，且僅有編號35與44兩 項，仍有98,940元未付，足證系爭專利訴訟之律師費損失支 出不實。再者，臺北市國稅局財北國稅資字第0000000000函 （下稱第0000000000函），編號93統一編號為旭丞光電股份 有限公司（下稱旭丞公司），而非上訴人，亦非系爭專利訴 訟事項，應不能算入被上訴人支出之律師費損失，正確記載 被上訴人與系爭專利訴訟之金額編號僅有78、83、101 、10 6 、110 、114 。職是，被上訴人以被上證6 為99年與10 0 年律師費扣繳與給付等說詞有誤，故系爭專利訴訟之律師費 相關項目金額為70 5,295元（計算式：99年之540,895 元＋ 100 年之164, 400元），非被上訴人所稱之907,939 元。復 依第0000000000號函所示之99與100 年度瑞智事務所損益表 ，○○○律師申報99年營業收入為5,973,981 元，100 年營 業收入為9,132,438 元。依本院卷一第245 至248 頁之裁判 書項目資料顯示，瑞智法律事務所○○○律師與○○○律師 於本院約代理逾30件訴訟案，而渠等堅稱專利訴訟1 件之一 審訴訟案收取律師費逾90萬元。故營業收入應遠逾上開申報 之數佰萬元，應為數仟萬元。而30多件僅為單一法院之代理 件數，未計入其他縣市、法院登錄執業部分，而稅捐申報金 額為所有法院之代理案件，則在眾多訴訟案代理下，本件收 取90多萬元之律師費，而連續2 年之損益表營業收入金額僅 為數百萬元，顯不合理。上訴人曾於原審提出被證24之15萬 元律師費說明合理之律師費用，而被上訴人亦於原審提出被 證19之民事訴訟和解書以60萬元為和解主張，並列出上證5 之律師與顧問等費用預估為20至25萬元，總計不逾50萬元， 且核定律師費用應參考有關訴訟金額與案件難易，故系爭專 利訴訟有關律師之合理費用應為30萬至35萬元。 (八)依據原證29之工作項目可知：1.4 月之工作項目有；專利訴 訟會議與○○○進行會議，均無會議記錄或具體辦理實證； 審閱存證信函與撰擬應辦事項、審閱存證信函並提供修改意 見，亦無信函具體內容及函件收發主體，且內容重複並無必 要；而案件討論者，則不知討論人員、未提出討論事證紀錄 。2.5 月之工作項目有關撰擬答辯一狀與審閱及修改答辯一 狀，具體工作人員與花費時間均不明。而報告比對結果、會 議討論侵權訴訟策略、研究不侵權意見、研究有效性意見等 ，無實證與結論成果可稽。至於撰擬告知訴訟聲請狀，並無 必要，蓋專利權人本已欲追加上訴人；艾生/ 永奕討論訴訟 策略，其時間為何亦未說明供調查。3.6 月之工作項目有撰 擬答辯二狀、撰擬答辯三狀，具體工作人員為與花費時間不 明；審閱及修改答辯二狀、撰擬審閱對造書狀意見、轉知爭 點整理及提供分析意見、法律問題研究與回覆、研究不侵權 意見、電話討論新型專利訴訟問題、審閱新型專利侵權問題 / 檢索資料等，無實證與結論成果可稽。4.7 月之工作項目 有檢索先前技術/ 內部討論處理策略、修改不侵權意見，查 無內容與事證；研究RFID與搜尋RFID技術，被上訴人自稱有 智權部且業務專精RFID，外加訴訟上花費請瑞智公司檢索技 術，其進行重複事項收費，顯無必要；審閱及修改答辯二狀 及審閱及修改答辯三狀，其工作重複且書狀次序顛倒混亂； 審閱本院函文與提供建議，被上訴人與律師並無權利審閱法 院文件；電話討論，無法證明具體存在或與該訴訟有關。 5.8 月之工作項目有：撰擬及準備爭點整理狀，具體工作人 員與花費時間不明；準備爭點整理與修改爭點整理狀多次重 複；審閱艾生公司答辯書狀與提供建議，查無工作進行實據 ；會議討論、開庭準備，查無工作進行實據；開庭報告顯然 重複；電話討論無工作進行實據；審閱與轉知辛耘公司訴狀 ，重複並查無實據。6.7 月之KTH ○○○費用部分，忽由3, 500 元調升至4 千元，被上訴人從未向上訴人告知係實習律 師○○○或法務助理○○○，調高起算金額致○○○部分， 加總之訴訟委辦費用逾45萬元以上之不合理情況。7.7 、8 月書狀部份，對照被上訴人7 月之答辯狀、9 月之民事爭點 整理狀、10月之民事答辯（一）狀及11月之民事答辯（二） 狀，除被上證2 、3 外，均未舉證說明。8.9 月之工作項目 有：撰擬修改答辯四狀，工作明顯重複，具體工作、人員、 花費時間不明；工作項目之JP與TW看不出與該件訴訟有何相 關，亦未見被上訴人提出；有部分項目與前兩個月中爭點整 理，明顯重複，具體工作、人員、花費時間不明；針對艾生 公司訴狀審閱與提供建議，其內容與訴訟進行無關；舉發理 由書因被上訴人自行撤回，該舉發浪費、毫無必要，且僅引 用上訴人提出之美國引證案，具體工作、人員、花費時間等 不明。9.10月之工作項目有：雖與開庭有關，然實際狀況不 明，且討論與開庭報告重複，討論與建議，不知分開依據， 且具體工作、人員、花費時間不明；技術簡報因被上證9-3 會議說明非當時紀錄，顯係臨訟造作提出，編製日期與名義 不明；被上證9-4 至9-9 ，簡報檔幾乎重複，具體工作人員 、花費時間不明。10.11 月工作項目有：就民事準備⑵狀轉 知與提供建議，具體工作、人員、花費時間不明；開庭簡報 內容、客體、簡報內容、工作人員、花費時間不明，討論無 實據；開庭報告重複；開庭前準備亦不知何人所進行與必要 之實據；答辯五狀明顯重複，具體工作、人員、花費時間不 明。 11. 12月工作項目有：民事答辯六狀，工作明顯重複，具體 工作、人員、花費時間不明；簡報內容、客體、具體工作、 人員、花費時間不明。12.1月之工作項目有：撰擬、修改審 閱民事答辯七狀，工作明顯重複，具體工作、人員、花費時 間不明；4 、5 庭後討論、報告與建議等工作為何人所為不 明，且重複。以上項目上訴人均否認之。 (九)依原證29分析，○○○律師費用僅41萬元，然實習律師許凱 婷律師高達48萬元，高於行情，律師費用有不合理、不合法 之處。原證29之瑞智事務所工作內容暨工作時數統整表業經 上證1 之瑞智事務所函表示內容有誤，且依系爭專利訴訟案 中之被上訴人99年5 月21日民事答辯（一）狀，受委任之訴 訟代理人除○○○律師外，另有同事務所之○○○律師，並 無原證29中之○○○律師，被上訴人11月7 日民事答辯（二 ）狀，對於上述證據明顯重大錯誤與矛盾情事，未為解釋且 不爭執，已自認原審判決所憑事證有該等名實不符之矛盾錯 誤。 (十)由上訴人99年2 月8 日所發之存證信函，可知上訴人主動負 責之態度，希望與系爭專利權人協商，然被上訴人堅持委請 律師，不願意與上訴人溝通，且被上訴人智財部經理○○○ 不理會上訴人之意見，堅持委任○○○律師，上訴人曾表示 不滿，而未獲得回應。被上訴人並拒絕上訴人派人處理系爭 專利事件，上訴人當時認為不應樹敵，而被上訴人為舉發專 利之動作，嗣後撤回，有故意擴大費用支出之嫌。被上訴人 代理上訴人之產品僅下單15萬逾元，不滿10個月，被上訴人 與辛耘公司間竟為更多交易，被上訴人係藉機向上訴人索取 費用。被上訴人之內控有缺失，被上訴人經理○○○早與系 爭專利訴訟之原告有來往，竟轉嫁訴訟費用予上訴人，實則 上訴人受害最深。爰上訴聲明：1.原判決不利上訴人之部分 廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人之訴及假執行之聲請均駁 回。3.第一審、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。 三、整理與協議簡化爭點： 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後： (一)兩造不爭執事實： 本院整理當事人不爭執之事實如後，其將成為判決之基礎（ 見本院卷一第57至61、84、89頁）： 1.系爭契約約定由上訴人授權以被上訴人商標品牌銷售，由上 訴人生產製造系爭產品。 2.被上訴人於99年2 月間接獲○○○之侵權通知，聲明由上訴 人授權被上訴人銷售之系爭產品侵害其專利權，○○○並於 同年4 月間向本院提起系爭專利訴訟，嗣於同年7 月間由辛 耘公司承當訴訟，辛耘公司並於99年7 月16日追加上訴人為 系爭專利訴訟之共同被告。辛耘公司就系爭專利訴訟於100 年2 月17日撤回對被上訴人之起訴，並與上訴人於100 年2 月21日達成訴訟上和解，有系爭契約、○○○委由臺一國際 專利法律事務所寄發之律師函附卷可稽（見臺灣板橋地方法 院100 年度司促字第5109號卷之聲證1 至2 ，下稱板院第51 09號卷），且經原審調閱本院99年度民專訴字第61號卷宗核 閱屬實。 (二)兩造主要爭點： 當事人之主要爭點厥為（見本院卷一第61至63、84至85、90 至91頁）：1.被上訴人依系爭契約第11條第5 項約定請求上 訴人負賠償責任，有無依據？2.被上訴人得請求上訴人賠償 之金額若干？準此，本院參諸上揭爭點，首應探究被上訴人 是否得依系爭契約第11條第5 項約定對上訴人請求賠償？倘 被上訴人有上開權利，繼而審究被上訴人對上訴人行使損害 賠償之請求權，是否適當。 參、本院得心證之理由： 一、兩造簽訂系爭契約與系爭專利訴訟之緣由： 兩造於97年間簽訂系爭契約，約定由上訴人授權以被上訴人 商標品牌銷售由上訴人生產製造之系爭產品。被上訴人嗣於 99年2 月間接獲○○○之侵權通知，聲明由上訴人授權被上 訴人銷售之系爭產品侵害其專利權，○○○並於同年4 月間 向本院起訴控告被上訴人侵害其專利權，嗣於同年7 月間由 辛耘公司承當訴訟，辛耘公司並於99年7 月16日追加上訴人 為系爭專利訴訟之共同被告。辛耘公司就系爭專利訴訟事件 ，復於100 年2 月17日撤回對被上訴人之起訴，並與上訴人 於100 年2 月21日達成訴訟上和解等事實。此有系爭契約、 ○○○委由臺一國際專利法律事務所寄發之律師函等件附卷 可稽。經調閱本院99年度民專訴字第61號卷宗核閱屬實，復 為兩造所不爭執，自堪信為真實。準此，兩造先簽訂系爭契 約，嗣後因被上訴人銷售上訴人製造之系爭產品，致○○○ 以系爭產品侵害其專利權為由，向本院提起系爭專利訴訟， 請求本件當事人負侵害專利權之民事責任。 二、被上訴人得依系爭契約第11條第5 項請求上訴人賠償損害： 系爭契約第11條第5 項約定：甲方（即上訴人）保證所研發 生產之Passive RFIDE-Seal產品並未侵害他人智慧財產權。 倘有任何第三人向乙方（即被上訴人）主張該產品之智慧財 產權，上訴人應出面處理，提供一切資料全力協助被上訴人 ，並賠償被上訴人因此所受之損害，包括但不限於訴訟費用 、鑑定費、專家費用及合理之律師費用。被上訴人主張上訴 人所授權之系爭產品，因○○○向被上訴人主張其有智慧財 產權，致生系爭專利訴訟，依系爭契約第11條第5 項約定， 上訴人自應就被上訴人所受損害負賠償責任。而被上訴人購 買之系爭產品，因系爭專利訴訟致有庫存無法售出，上訴人 亦應依民法第353 條準用民法第227 條、第226 條第1 項規 定，就被上訴人所受損害負賠償責任等語。上訴人抗辯稱系 爭產品非其所製造，而被上訴人請求之損害賠償金額不實云 云。職是，本院首應探究被上訴人是否得依系爭契約第11條 第5 項約定對上訴人請求賠償？倘被上訴人可向上訴人請求 損害賠償，繼而論述被上訴人對上訴人行使損害賠償金額， 是否適當。茲依序論述系爭產品是否為上訴人所製造、系爭 契約期間與終止事由、上訴人是否依約應負損害賠償責任等 議題如後： (一)系爭產品為上訴人所製造： 上訴人雖主張：其製造產品型號為AL-P-UES-601-L，而發生 專利糾紛者係被上訴人自創品牌之YTE-100 電子封條產品， 是系爭專利訴訟核與上訴人無涉。縱被上訴人將AL-P-UES-6 01-L產品改裝成為YTE-100 電子封條產品，亦與上訴人無關 ，故被上訴人依系爭契約第11條第5 項約定請求上訴人負賠 償責任，顯無依據云云。並提出臺灣板橋地方法院100 年度 事聲字第300 號民事裁定為據（見原審卷二第第182 至183 頁）。惟被上訴人否認上情。經查： 1.系爭產品為上訴人依系爭契約授權予被上訴人所銷售者： 系爭契約第1 條約定：上訴人授權以被上訴人商標品牌銷售 由上訴人生產製造之Passive RFID E-Seal 電子封條產品。 故被上訴人銷售上訴人生產製造之Passive RFID E-Seal 電 子封條產品，雖以不同型號銷售上訴人製造之該產品，然亦 符合系爭契約之約定。○○○前於99年4 月間以被上訴人所 銷售販賣型號為YTE-100 之電子封條產品侵害其專利權為由 ，向本院起訴請求被上訴人負損害賠償，並不得再行製造、 販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與發明第I292 007 號電子封條專利權相同之產品等事實，有○○○向本院 提出之起訴狀可稽（見板院第5109號卷之聲證3 ）。再者， ○○○對被上訴人起訴後，兩造曾開會討論，上訴人於期間 未質疑系爭專利訴訟中所爭執之電子封條產品，非其依系爭 契約所授權予被上訴人銷售之系爭產品，且上訴人嗣後成為 系爭專利訴訟之追加被告後，亦自認被上訴人所銷售型號YT E-100 之電子封條產品（下稱YTE-100 產品），確為其所製 造販賣之系爭產品，此有系爭專利訴訟之99年12月21日言詞 辯論筆錄可明（見原審卷二第218 頁背面）。足證系爭專利 訴訟所爭執型號YTE-100 之電子封條產品，確為上訴人依系 爭契約所授權予被上訴人銷售之系爭產品。 2.執行法院所為裁定未認定系爭產品非上訴人所製造： 臺灣板橋地方法院100 年度事聲字第300 號裁定雖認辛耘公 司向臺灣板橋地方法院民事執行處聲請移除上訴人刊登於其 公司網頁上之電子封條產品相片及規格資訊，其與本院100 年2 月21日和解筆錄，係載明上訴人同意不再製造、販賣、 為販賣之要約、使用或上述目的而進口YTE- 100電子封條產 品或與上開產品相同結構之產品及侵害發明第I292007 號專 利申請專利範圍第22、27、28項之物品等和解內容不同。就 形式上觀之，非屬執行名義之客觀範圍，且上訴人網頁所刊 登之產品，是否為YTE-100 電子封條產品或與其相同結構之 產品或為發明第I292007 號專利申請專利範圍第22、27、28 項之物品，尚無從認定，因而駁回辛耘公司之聲請，有上開 裁定在卷足憑（見原審卷二第182 至183 頁）。惟本院審視 其裁定內容，並未否定型號YTE-100 之電子封條產品，為上 訴人授權予被上訴人銷售之系爭產品，因執行法院僅就前揭 和解筆錄為形式審查，辛耘公司聲請執行之事項非該和解筆 錄之效力所及，且無從認定上訴人網頁所刊登之產品，是否 為系爭專利訴訟所爭執之產品，始駁回辛耘公司之聲請。職 是，難以該裁定遽認型號YTE-100 之電子封條產品，並非上 訴人授權予被上訴人銷售之系爭產品。 (二)系爭契約期間與終止事由： 按解釋意思表示之原則，應探求當事人之真意，不得拘泥於 所用之辭句，民法第98條定有明文。所謂解釋意思表示者， 係指當事人之意思表示，有因約定有欠周全，或用語不同或 前後矛盾，故應加以闡明，以確定當事人之真意與內容。申 言之，解釋當事人意思表示之真意，應通觀契約全文，並斟 酌訂立契約當時與過去之事實、交易上之習慣，依誠信原則 ，自契約之主要目的及經濟價值等作全般之觀察。反之，契 約文字業已表示當事人真意，即無須別事探求者，是不得反 捨契約文字而更為曲解，避免當事人事後任意翻異，否認其 意思表示。上訴人固主張系爭契約之效力附有解除條件，第 13 條 第2 項所約定之條件成就時，系爭契約之效力當然終 止，無待上訴人為終止之意思表示，是系爭契約已因被上訴 人違約而終止，上訴人無庸負損害賠償義務云云。然被上訴 人抗辯稱上訴人於100 年6 月8 日以答辯（一）狀之送達作 為終止系爭契約之意思表示，因其在系爭專利訴訟起訴之後 ，上訴人依系爭契約應負之賠償責任已成立，自無礙其應負 擔之賠償責任。準此，本院首應解釋系爭契約第2 條與第13 條之文義，繼而探討系爭契約有無附解除條件，最後認定系 爭專利發生糾紛是否在系爭契約有效存續期間等議題如後： 1.解釋系爭契約第2 條與第13條之文義： 系爭契約第2 條約定：本合約有效期間自98年1 月1 日起至 同年12月31日止。合約期限屆滿前3 個月，倘任一方未以書 面通知不再續約，則本合約自動延續1 年，嗣後相同。系爭 契約第13條第1 項約定：倘無合約規範之終止合約事由發生 ，任何一方不得自行終止本合約。第2 項約定：有下列任一 事由發生，無須對方同意本合約即終止：⑴任一方違反合約 條款或被上訴人自願放棄代理經銷權利。⑵被上訴人未經上 訴人同意，逕自轉讓本合約所載之權利義務予第三人。⑶任 一方發生解散、歇業、勒令停業、重整、破產、清算、遷移 而營業所不明或其他重大影響債信之情事。第3 項約定：一 方依據本條款終止合約後，有權要求對方承擔終止本合約所 產生之責任。職是，系爭契約未發生終止事由，而兩造就系 爭契約均未以書面為終止之意思表示，則系爭契約之效力將 持續存在，當事人應受系爭契約效力之拘束。反之，倘系爭 契約發生終止約定之事由，當事人一方得向有責之另依一方 行使終止系爭契約之意思表示，終止系爭契約之效力。 2.系爭契約第13條第2 項非系爭契約效力之解除條件： 按附解除條件之法律行為，於條件成就時，失其效力，民法 第99 條 第2 項定有明文。故契約附有解除條件，其條件成 就時，契約當然失其效力，無待於當事人行使終止權或解除 權。最高法院60年臺上字第4001號著有判例。參諸系爭契約 第2 條與第13條之文義可知，倘無系爭契約規範之終止事由 發生，兩造不得任意終止系爭契約。因系爭契約第13條第2 項規範系爭契約終止之事由，且除該項約定外，系爭契約並 無其他規範終止事由之條文。申言之，發生系爭契約第13條 第2 項所定之事由時，當事人一方得依系爭契約第13條第1 項約定，向違約之另一方行使終止系爭契約之權利，是縱使 有約定之終止事由發生，仍須由當事人為終止之意思表示， 系爭契約始為終止，並非無待為終止之意思表示，即發生契 約當然終止之效力。準此，系爭契約第13條第2 項約定當事 人任意終止之事由，顯非系爭契約效力之解除條件。 3.系爭專利糾紛發生在系爭契約有效存續期間： 因系爭契約第13條第2 項約定當事人任意終止之事由，並非 系爭契約效力之解除條件。因專利權人○○○前於99年4 月 間向本院起訴主張被上訴人侵害其專利權，嗣於同年7 月間 由辛耘公司承當訴訟，辛耘公司並於99年7 月16日追加上訴 人為系爭專利訴訟之共同被告，上訴人於上揭期間未舉證證 明系爭專利糾紛發生前，有發生系爭契約之約定終止事由， 其已為終止之意思表示。況依系爭契約第2 條第2 項規定， 合約期限屆滿前3 個月，倘任一方未以書面通知不再續約， 系爭契約自動延續1 年，上訴人亦未以書面通知被上訴人不 再續約。準此，可認系爭契約於系爭專利糾紛發生前，仍有 效合法存在。至被告雖於100 年6 月8 日以答辯一狀繕本之 送達，作為終止系爭契約之意思表示，惟該終止系爭契約之 意思表示，其於系爭專利訴訟繫屬後所為，縱使嗣後已生終 止效力，亦不影響終止系爭契約之前，上訴人依系爭契約之 內容，對被上訴人應負之損害賠償責任。 (三)上訴人應負損害賠償責任： 被上訴人於99年2 月間接獲○○○之侵權通知，聲明由上訴 人授權被上訴人銷售之系爭產品侵害其專利權，○○○並於 同年4 月間向本院起訴主張被上訴人侵害其專利權，而系爭 專利訴訟所爭執之YTE-100 產品，為上訴人依系爭契約授權 予被上訴人銷售之系爭產品，且上訴人於系爭專利糾紛發生 前，未為終止之意思表示，亦未以書面通知被上訴人不再續 約。準此，系爭專利糾紛發生於系爭契約有效存續期間，依 系爭契約第11條第5 項約定，上訴人自應就被上訴人所受損 害負賠償責任。 三、被上訴人依據系爭契約得請求上訴人賠償1,097,335元： 依據系爭契約第11條第5 項約定之意旨可知，倘有第三人向 被上訴人主張系爭產品之智慧財產權，上訴人除應處理與提 供資料協助被上訴人外，亦應就被上訴人所受損害負賠償責 任，而賠償責任範圍，其不限於訴訟費用、鑑定費、專家費 用與合理之律師費用。被上訴人主張其因系爭專利訴訟之糾 紛，其支出專利無效抗辯搜尋相關案件費用38,850元、提供 技術之專業知識協助費用164,026 元、律師費用893,995 元 、代墊費用13,944元、請求上訴人賠償損害之律師費用9 萬 元、系爭產品庫存損害88,020元等語。上訴人抗辯稱被上訴 人主張之上揭金額不實在云云。準此，本院依系爭契約第11 條第5 項之約定，應先確認上訴人應負義務為何？繼而審酌 被上訴人得請求之項目與其範圍為何？最後認定上訴人應負 損害賠償之金額。經查： (一)上訴人有協助與損害賠償之義務： 系爭契約第11條第5 項所稱倘有第三人向被上訴人主張系爭 產品之智慧財產權，上訴人應出面處理及提供一切資料協助 被上訴人等情。準此，上訴人依據系爭契約有協助義務與損 害賠償義務，兩者為不同之義務範圍，縱使上訴人已出面處 理與提供一切資料協助被上訴人，被上訴人亦得對上訴人行 使損害賠償請求權。 (二)被上訴人得請求之項目與範圍： 被上訴人向上訴人請求損害賠償之項目有系爭專利訴訟之合 理律師費用、抗辯專利有效性與未侵害專利之費用、請求損 害賠償所支出之訴訟費用、系爭產品之貨款等損害。準此， 本院依序論述被上訴人之請求是否合理如後： 1.系爭專利訴訟之合理律師費用： ⑴被上訴人不得請求不合理之律師費用： 系爭契約第11條第5 項所稱之不限於訴訟費用、鑑定費、專 家費用與合理之律師費用，雖不限訴訟費用、鑑定費、專家 費用及合理之律師費用等項目，然就律師費用之項目以觀， 仍應在合理之範圍內始可請求。參諸兩造前於99年5 月11日 開會討論系爭產品之專利問題所為會議紀錄記載：依據契約 ，永奕之合理律師費用由艾生負擔等語（見原審卷一第229 頁），是被上訴人主張其請求之範圍不限於合理之律師費用 ，不合理之律師費用，上訴人仍有賠償之義務等語，即無可 取。 ⑵被上訴人有委請律師進行系爭專利訴訟之必要性： 上訴人雖主張我國民事訴訟法並非採取律師訴訟主義，且被 上訴人具有專業知識與技術，而得為訴訟上之主張與舉證， 況上訴人已就系爭專利訴訟出面處理並應訴，且依約提供資 料予被上訴人，俾於其提出各種防禦，復委請律師就系爭產 品未侵權及專利有無效事由等提出抗辯，足以保障被上訴人 之權益，故被上訴人所支付之律師費用並非必要云云。然我 國民事訴訟不採律師訴訟主義，係指當事人所支出之律師費 用，不在訴訟費用之內，而此僅就訴訟費用範圍所為之解釋 ，並未限制當事人間得另行約定，將所支出之律師費用列入 損害賠償之範圍。況被上訴人為科技公司，縱使對系爭產品 有相當專業能力，惟就系爭專利訴訟所應具備之法律知識， 則非屬被上訴人之專長範圍。上訴人固在系爭專利訴訟有委 請律師作為其在系爭專利訴訟之代理人，然該律師究非被上 訴人之代理人，是否能考量上訴人在系爭專利訴訟之權利義 務，顯非被上訴人所能信賴。職是，被上訴人在系爭專利訴 訟另行委請律師進行訴訟程序，自有其必要性。 ⑶兩造之99年5 月11日會議確認系爭契約第11條第5 項約定： 上訴人雖主張兩造於99年5 月11日開會討論之結果，已變更 系爭合約第11條第5 項約定之意，且被上訴人嗣後既與辛耘 公司達成撤回系爭專利訴訟之協議，上訴人自無必要再負擔 被上訴人所花費之律師費用云云。然依兩造於99年5 月11日 開會討論系爭產品之專利問題所為之會議紀錄，其內容記載 ：律師部分依據契約，永奕公司之合理律師費用由艾生公司 負擔，艾生公司表示必須花1 至2 日時間確認後，始能回覆 等情（見原審卷一第229 頁）。故兩造開會結果，乃系爭契 約第11條第5 項約定之意旨為確認，並非兩造有變更系爭契 約第11條第5 項約定之意，亦無從推認上訴人未回覆時，被 上訴人即無權請求上訴人賠償律師費用。至於上開會議紀錄 固載明：雙方共同目標為打贏訴訟；在開庭前永奕公司會先 與辰皓談判，聲明會訴訟到底、並會依據證據，使對方專利 無效等情。惟其記載僅為敘明兩造之共同目標在於如何取得 系爭專利訴訟之勝訴，而非就被上訴人依系爭契約第11條第 5 項約定請求上訴人賠償律師費用時附加條件。準此，被上 訴人就系爭專利訴訟嗣後，雖與辛耘公司達成協議，由辛耘 公司撤回對被上訴人之起訴，自得依系爭契約第11條第5 項 約定請求上訴人負損害賠償責任。 ⑷臺北律師公會章程第29條之律師酬金： 會員受當事人之委託，辦理訴訟案件及其他法律事件，收受 酬金得參考如後方式及標準，以契約定之：①分收酬金。② 總收酬金。③按時計算酬金：按工作時數計算酬金者，每小 時收費宜捌仟元以下，而案情複雜或特殊者，得酌增至壹萬 貳仟元，臺北律師公會章程第29條定有明文。此有該公會章 程在卷可考（見原審卷二第100 頁）。被上訴人主張其委請 瑞智事務所處理系爭專利訴訟相關事宜，計支出907,939 元 ，其含律師費用893,995 元及代墊費用13,944元等語，並提 出瑞智事務所簽發之收據、收據明細、交通費請款明細、智 慧財產法院聯合服務中心收據、請款單、經濟部智慧財產局 自行收納款項收據為證（見原審卷一第185 至207 頁）。上 訴人則抗辯被上訴人所請求之律師費用不合理云云。職是， 本院自應斟酌臺北律師公會章程有關律師酬金部分，認定本 件合理律師費用之範圍為何。 ⑸以按時計費委請○○○、○○○律師進行系爭專利訴訟： 證人○○○律師於原審證稱：渠等是依據律師公會規定，按 時計費之方式收取。渠等事務所計有2 位律師參與該件專利 侵權訴訟，其之收費是每小時5 千元。而許律師之收費費率 係於2010年6 月前每小時3 千5 百元，嗣後為每小時4 千元 等語（見原審卷二第138 頁背面）。上開收費方式及預估費 用於系爭專利訴訟進行之始，被上訴人即已通知上訴人知悉 ，此有被上訴人寄予上訴人之電子郵件在卷可參（見原審卷 一第278 頁）。參諸○○○律師之酬金或○○○律師之酬金 ，均低於臺北律師公會章程之數額，故以此時薪計算律師酬 金難謂有不合理處。準此，被上訴人委請瑞智事務所○○○ 、○○○律師進行系爭專利訴訟，並以按時計費之方式收取 酬金，符合臺北律師公會章程之規範。 ⑹系爭專利訴訟有共同訴訟代理之必要性： 上訴人雖主張○○○律師於系爭專利訴訟開庭期間，到庭未 提出主張或陳述，實無共同出庭，並雙重收費之必要云云。 然證人○○○律師於原審證稱：其會先撰擬書狀之初稿，再 交由○○○審閱修改，並整合當事人之意見，書狀撰擬完成 後，渠等會再與當事人討論，確認有無再為修改之必要。關 於開庭部分，為因應開庭內容之需要，渠等會製作相關技術 簡報，以利開庭之陳述，使法官及技審官容易理解案情。關 於簡報之製作方式，係先由其先製作初稿，再交由○○○審 閱修改，繼而與當事人討論有無修改之必要。有關開庭報告 及後續分析，亦先由其撰擬初稿，再交由○○○進行審閱修 改，確認無誤後，始會發給當事人。其與○○○合作之工作 方式，均是先在開庭之前，對本次開庭所欲陳述之內容取得 共識，原則上在開庭期間，由○○○做陳述，僅有○○○之 陳述內容不足時，始會由其為補充說明等語（見原審卷二第 141 至142 頁）。準此，自上開證詞觀之，顯見○○○律師 與○○○律師之工作內容不同，亦未重覆，縱使○○○律師 於開庭時較少以言詞之方式提出主張或陳述，惟難認無共同 訴訟代理之必要性。是上訴人所為上開抗辯，即無足採。 ⑺ 本件合理之律師費用806,439元： 被上訴人雖主張所謂律師費用，係指給付予○○○律師之費 用，○○○律師如何分配工作，○○○律師可自行決定，其 所給付之報酬均匯入○○○律師之帳戶。況系爭契約第11條 第5 項約定上訴人應賠償之範圍，不限於律師費用云云。然 證人○○○於99年7 月22日始在臺北律師公會登錄，此有法 院登錄資料查詢在卷可佐（見原審卷二第221 頁）。依律師 法第11條規定，○○○律師自99年7 月22日加入臺北律師公 會之日起，始得執行律師職務。而依被上訴人提出瑞智事務 所就系爭專利訴訟所為之工作內容暨工作時數統整表觀之（ 見原審卷二第76至80頁），被上訴人請求上訴人賠償之律師 費用，其中自99年4 月起至99年7 月止，關於○○○律師部 分之費用計101,500 元（5,250 ＋12,250＋66,000＋18,000 ＝101,50 0）。因○○○律師於99年7 月22日前未加入臺北 律師公會，其不得執行律師職務，縱使有協助○○○律師進 行系爭專利訴訟，其僅基於法務助理協助律師處理訴訟之身 分，該等費用之成本包含於律師酬金內，自難再將此部分獨 立列出而請求上訴人賠償。準此，○○○律師於該期間不能 執行律師職務，不得以律師酬金計之，自應從被上訴人之請 求金額中扣除。準此，被上訴人請求之律師費用907,939 元 ，其含代墊費用13,944元，扣除○○○律師加入臺北律師公 會前所計算之費用101,500 元後，計806,439 元，此為合理 之律師費用。 2.抗辯專利有效性與未侵害專利之費用： ⑴智慧財產案件審理法第16條之規範： 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其 他法律有關停止訴訟程式之規定。前項情形，法院認有撤銷 、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他 造主張權利。智慧財產案件審理法第16條定有明文。辛耘公 司對被上訴人提起侵害專利權之訴訟，被上訴人於系爭專利 侵權訴訟中，除抗辯不侵權外，亦得抗辯專利不具有效性， 而受理系爭專利侵權訴訟之法院，應就該抗辯自為判斷。職 是，上訴人委請博拓公司搜尋相關前案，並委請瑞智公司針 對先前技術與系爭專利之比對，作為專利有效性抗辯之基準 ，並就系爭專利與系爭電子封條進行比對，以認定不成立侵 權，並提供技術上專業知識之協助，自有其實益與必要性。 。 ⑵系爭專利訴訟之法律專業與處理侵權訴訟事項： 上訴人固主張被上訴人支付博拓公司與瑞智公司費用，尚難 認與系爭專利訴訟有關，且對系爭專利訴訟亦有實益。況該 等費用非屬系爭契約第11條第5 項約定之專家費用，復與被 上訴人請求之律師費用重疊云云。惟依據系爭契約第11條第 5 項之約定可知，上訴人應賠償之責任範圍，不限於訴訟費 用、鑑定費、專家費用與合理之律師費用，故上訴人應賠償 之費用不限於專家費用。準此，被上訴人給付予博拓公司與 瑞智公司之費用，縱非專家費用，被上訴人亦得請求上訴人 賠償損害。是被上訴人委請博拓公司搜尋相關前案，並委請 瑞智公司針對先前技術與系爭專利之比對，作為專利有效性 抗辯之基準，並就系爭專利與系爭電子封條進行比對，以認 定不成立侵權，並提供技術上專業知識之協助，均屬系爭專 利訴訟所必須之法律專業與處理侵權訴訟相關事宜，難認此 等費用之請求有重覆之虞。再者，參諸原審101 年1 月3 日 言詞辯論期日可知，法官曾詢問上訴人有關被上訴人委請博 拓公司於系爭專利訴訟中提出無效抗辯、被上訴人支付博拓 公司38,850元、被上訴人委請瑞智公司處理系爭專利訴訟相 關事宜、被上訴人支付瑞智公司164,026 元等事項，上訴人 訟代理人均表示無意見等語（見原審卷二第142 頁背面）。 足認上訴人已自認博拓公司、瑞智公司費用與系爭專利訴訟 有關，其嗣後加以否認，洵非可採。 ⑶被上訴人各支出38,850元與164,026元： 被上訴人主張其於系爭專利訴訟中提出專利有效性之抗辯， 故委請博拓公司搜尋相關前案，計支出38,850元，並委請瑞 智公司針對先前技術與系爭專利比對，作為專利有效性抗辯 之依據，並就系爭專利與系爭產品進行比對，作不侵權抗辯 之參考，亦提供技術上專業知識之協助，計支出164,026 元 事實。並提出博拓公司之請款單、匯款申請書、瑞智公司之 發票、付款明細等件為證（見本院卷一第178 至179 、181 至184 ；本院卷二第82至88頁），自堪信為真實。 3.被上訴人不得請求損害賠償所支出之律師費用： 被上訴人主張因上訴人因拒不給付損害賠償，致其另行起訴 請求上訴人賠償，計支出律師費用90,000元云云。然系爭契 約第11條第5 項約定，上訴人保證所研發生產之系爭產品並 未侵害他人智慧財產權，倘有任何第三人向被上訴人主張系 爭產品之智慧財產權，上訴人應賠償被上訴人因此所受之損 害，包括但不限於訴訟費用、鑑定費、專家費用與合理之律 師費用。易言之，被上訴人得請求上訴人賠償者，應限於系 爭產品遭第三人主張智慧財產權時所受之損害。至於被上訴 人所受之損害，上訴人未依約賠償，致被上訴人另行委請律 師起訴請求被告賠償所生之律師費用，則非系爭契約第11條 第5 項約定之賠償範圍。職是，被上訴人主張因請求損害賠 償所支出之訴訟費用，委無足取。 4.系爭產品之貨款： 被上訴人主張其購買之系爭產品，每個單價135 元，尚有庫 存652 個等事實。並為上訴人所不爭執。該事實堪信為真實 。而被上訴人在系爭專利訴訟與辛耘公司達成和解，其和解 內容：係同意不再製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上 述目的而進口YTE-100電子封條或與上開產品相同結構之產 品等情。此有本院99年度民專訴字第61號和解筆錄附卷可稽 （見原審卷第56至57頁）。觀諸上開和解內容，可知系爭產 品確實侵害他人之專利權，故被上訴人就庫存之系爭產品自 不可能再行出售，是被上訴人依系爭契約第11條第5項約定 ，請求上訴人賠償該部分之貨款88,020元（計算式：135 元 ×652 個）核屬有據。再者，本院已依系爭契約第11條第5 項約定認為被上訴人此部分之請求有理由，是被上訴人就此 部分另依民法第353 條之出賣人權利瑕疵擔保效果準用同法 第226 條之給付不能與第227 條第1 項之不完全給付等規定 ，請求上訴人負權利瑕疵之擔保責任，因與系爭契約第11條 第5 項約定所生之損害賠償請求權，兩者為請求權競合，本 院即毋庸審酌，附此敘明。 5.被上訴人得請求損害賠償之金額： 綜上所述，被上訴人因系爭產品遭第三人主張專利權，致其 所受損害之金額計1,097,335 元（計算式：38,850元＋164, 026元＋806,439元＋88,020元＝1,097,335元）。 四、本判決結論： 綜上所述，被上訴人依據系爭契約之法律關係，得請求上訴 人給付1,097,335 元，其中794,873 元部分，係被上訴人聲 請支付命令時，原請求上訴人應賠償896,373 元，該部分金 額包括博拓公司之38,850元、瑞智公司之164,026 元及律師 費用693,497 元，其中律師費用僅准許591,997 元，○○○ 律師部分之費用101,500 元不予准許，故合計為794,873 元 ，其自支付命令繕本送達被告之翌日即100 年2 月23日起（ 見板院第5109號卷之送達回證），其餘302,462 元自100 年 6 月14日擴張聲明暨準備書（三）狀繕本送達上訴人之翌日 即10 0年6 月15日起（見原審卷一第171 號卷），均至清償 日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範 圍之請求，為無理由，應予駁回。原審為被上訴人上開部分 勝訴之判決，並准免執行聲請，均無不合。故上訴人之上訴 意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回 其上訴。因本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院 斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論述， 併此敘明。 據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法 第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101 　 年　　12　　月　 27　 日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官 陳忠行 法 官 曾啟謀 法 官 林洲富 以上正本係照原本作成。 本件不得上訴。 中　　華　　民　　國　　101 　 年　　12　　月　 27　 日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳羚榛