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智慧財產法院民事裁定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　101年度民專抗字第3號 抗　告　人　聚積科技股份有限公司 法定代理人　楊立昌 代　理　人　焦子奇律師（兼送達代收人） 　　　　　　單寶荃 上列抗告人與相對人明陽半導體股份有限公司間聲請保全證據事 件，對於本院中華民國99年11月15日99年度民聲字第57號第一審 裁定提起抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告駁回。 抗告費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。 理 由 一、抗告人在原審以： ㈠抗告人為中華民國發明專利第0000000 號「脈波寬度可調變 之發光二極體驅動方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專 利權期間自民國98年11月1 日起至115 年1 月18日止。抗告 人取得系爭專利後，已製成相關LED 驅動晶片產品（包括但 不限於抗告人MBI5030 及MBI5042 型號之驅動晶片等），並 已於市場上行銷及販賣。相對人為LED 驅動晶片廠商，明知 抗告人系爭專利之存在，卻仍製造並已於市場上行銷MY9262 驅動晶片（下稱系爭產品）。經抗告人將系爭產品委請國立 台灣大學電機工程學系及電子研究所教授呂學士博士鑑定分 析後，認定系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍內，其 侵害抗告人系爭專利甚明。 ㈡本件應予保全證據 MY9262驅動晶片、產品規格書、使用說 明、操作手冊、產品研發紀錄、設計、製造、生產文件、測 試、技術報告等（下稱「本件應保全技術資料」）： ⒈兩造在專利訴訟中，就待鑑定物品或文件之正確性，往往 爭執不休，致訴訟程序延宕，故為節省司法資源、促進訴 訟及維護抗告人程序利益角度而言，宜准許保全本件應保 全技術資料。 ⒉系爭產品是否侵害系爭專利，除驅動晶片本身外，相關技 術文件亦屬判斷侵權之依據，則系爭產品之產品規格書、 使用說明、操作手冊、產品研發紀錄、設計、製造、生產 文件、測試、技術報告等之真實、正確性，極為重要，該 等資料處於相對人掌控，正確性難確保，故若未於此時實 施證據保全，直至本案訴訟後方命相對人提出，相對人即 可能提出已變更之物品或文件，嚴重影響本件訴訟判決之 正確性。 ㈢本件應予保全證據MY9262驅動晶片之出貨、存貨、銷售、輸 送紀錄及計畫、發票、商業憑證等（下稱「本件應保全財務 資料」）： 　相對人非公開發行公司，縱有部分公開財務資訊，亦係相對 人公司整體之財務資訊，而非某單一產品之財務資料，因而 無從計算本件訴訟之損害賠償金額。若相對人在本件訴訟中 拒絕提出本件應保全財務資料時，將使抗告人主張相對人應 賠償之金額難以計算。況衡諸常情，相對人在本件訴訟進行 中，極可能盡力減少應賠償之金額，則「本件應保全財務資 料」實有滅失之虞。 ㈣為此，爰依智慧財產案件審理法第18條及民事訴訟法第368 條之規定，聲請對系爭產品、產品規格書、使用說明、操作 手冊、產品研發紀錄、設計、製造、生產文件、測試、技術 報告等及系爭產品之出貨、存貨、銷售、輸送紀錄及計畫、 發票、商業憑證等財務資料予以保全證據。 二、原裁定略以： ㈠抗告人主張其為系爭專利權人，經其比對相對人製造、販賣 之系爭產品，已落入系爭專利申請專利範圍第1 至7 項等情 ，業據提出專利證書、專利公報、專利說明書、相對人公司 網頁、訂購證明、鑑定技術報告等件以為釋明。 ㈡抗告人固主張若未經由證據保全程序取得系爭產品，相對人 將否認抗告人取得之侵權物品，致訴訟程序延宕云云，惟抗 告人自承系爭產品已於市場上行銷及販賣（原審卷第4 頁） ，抗告人實際上亦已自市場上取得系爭產品送請鑑定，自無 利用保全證據程序取得系爭產品之必要。至於抗告人上開顧 慮，實可透過更嚴謹的證據蒐集手段及公證制度之利用消弭 之，無必由法院於紛爭未明階段即以保全證據手段介入之必 要，如認僅因相對人「有可能」否認抗告人所提出之侵權物 品即謂抗告人已盡其釋明保全必要性之責，則任何專利侵權 訴訟皆有進行證據保全之必要，要無足取。 ㈢其次，抗告人雖請求保全系爭產品之產品規格書、使用說明 、操作手冊、產品研發紀錄、設計、製造、生產文件、測試 、技術報告等文件，並主張上開資料極易事後變更，故有保 全之必要云云。然查，產品是否侵害專利權乃以產品本身為 比對分析標的，至於該產品之產品規格書、使用說明、操作 手冊、產品研發紀錄、設計、製造、生產文件、測試、技術 報告等文件，於本件尚非判斷系爭產品有無侵害系爭專利權 之必要證據，從而，抗告人聲請保全上開技術資料，核無必 要。 ㈣至抗告人主張有保全相對人銷售系爭產品之出貨、存貨、銷 售、輸送紀錄及計劃、發票、商業憑證之必要，雖謂：相對 人在本案訴訟中若拒絕提出上開財務資料，將致抗告人主張 相對人應賠償之金額難以計算；且該等資料有滅失之虞云云 。惟依專利法第85條規定，發明專利權人可對侵害人依民法 第216 條規定請求賠償，或專利權人得就其實施專利權通常 所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益， 以其差額為所受損害，或依侵害人因侵害行為所得之利益計 算之，亦有規範無法提供證據以證明受侵害人實際損害時， 計算其損害額之基準，非必以保全上開財務資料為唯一依據 。且上開財務資料雖為相對人所持有，然依據民事訴訟法第 344 條規定，相對人於訴訟中有提出該等文書之義務，倘相 對人無正當理由拒絕提出時，恐有遭受民事訴訟法第345 條 規定由法院對原告主張之損害賠償計算為較有利之認定，故 抗告人亦非必經證據保全方法方得取得前開文書證據。又抗 告人可在本件訴訟中向本院聲請向稅捐機關調閱查詢相關之 報稅文件，是抗告人欲保全之證據，顯無立即毀損、滅失或 有使抗告人礙難使用之虞，另抗告人並未提出任何客觀證據 釋明相對人有何篡改、隱匿之具體事證，而未釋明本件所聲 請保全之證據方法有何滅失或礙難使用之虞，自難僅憑抗告 人主觀之臆測，而認本件有何保全之必要性。 ㈤綜上所論，抗告人就本件是否合於民事訴訟法第368 條第1 項所定聲請保全證據之要件難認已盡釋明之責，參諸前揭說 明，本件聲請於法不合，不應准許。 三、抗告意旨略以： ㈠倘現階段不保全系爭產品，而於侵權訴訟階段始由相對人提 出系爭產品樣品，實難確保其真實性及正確性，且相對人之 系爭產品主要市場係國外，尤其是大陸地區，抗告人亦在大 陸地區取得系爭產品，基於大陸地區進行取證及公證的困難 ，本件實難透過原裁定所述之嚴謹證據蒐集手段及公證制度 取得無爭議而可供調查使用之系爭產品。又系爭產品為LED 驅動晶片，其販售方式與一般消費者產品不同，多需連絡原 廠或代理商大批購買，倘於訴訟階段再進行證據蒐集，相對 人可拒絕或提供不實產品，或通知代理商拒絕或提供不實產 品予抗告人，則系爭產品顯有礙難使用之虞之情。此外，基 於侵權階段取證困難，另考量促進訴訟之情事，亦符合就確 定事、物之現狀有法律上利益並有必要之情，而有聲請保全 之必要。 ㈡原裁定並未表示系爭產品規格書不易事後變更，且系爭產品 規格書實屬釐清系爭產品功能、判斷有無侵權之重要參考依 據，晶片之規格書為晶片設計製造業者所提供、供使用者了 解晶片之重要文件，非必要證據，亦屬重要關聯證據，其既 有滅失或礙難使用之虞，且屬就確定事、物之現狀有法律上 利益並有必要者，自應保全。 ㈢爰聲明：㈠原裁定廢棄。㈡請准保全⒈系爭產品各式子型號 （包括MY9262SA、MY9262SS、MY9262TE、MY9262QF）樣品各 5 份；⒉系爭產品規格書（準此可知，抗告人就原裁定否准 系爭產品使用說明、操作手冊、產品研發紀錄、設計、製造 、生產文件、測試、技術報告等及系爭產品之出貨、存貨、 銷售、輸送紀錄及計畫、發票、商業憑證等財務資料予以保 全證據部分，未據抗告而告駁回確定）。 四、本件應適用之法律規範： ㈠按抗告法院認抗告為不合法或無理由者，應為駁回抗告之裁 定（民事訴訟第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項規定參 照）。 ㈡次按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法 院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時 ，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第368 條 第1 項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含⒈證據有 滅失或礙難使用之虞、⒉經他造同意予以保全證據，及⒊就 確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目 的、要件及保全方式皆不相同。除第2 類係基於兩造合意而 為證據保全外，第1 類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證 據，以保全訴訟法上之權利，第3 類則重在事證開示，以達 到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目 的。 ㈢所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的 物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘 驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（最 高法院82年度臺抗字第310 號民事裁定參照）。所謂證據有 礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用 之危險者而言（最高法院85年度臺抗字第305 號民事裁定參 照）。民事訴訟法第368 條第1 項前段之立法意旨，係鑑於 證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查 必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難 使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而 礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防 （最高法院92年度臺抗字第502 號民事裁定參照）。 ㈣復按證據保全，對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響， 考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保 障聲請人證據保全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證 據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適 度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互 衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之 利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用、如駁 回其保全證據之聲請、是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡 ，及相對人是否因准許保全證據裁定、致其隱私或業務秘密 遭公開而可能受有不利益等。準此，民事訴訟法第370 條規 定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證 之事實，及應保全證據之理由，且聲請人應提出能即時調查 之證據以為釋明，供法院審酌應否准許保全證據之聲請。 ㈤所稱應保全證據之理由，其審酌之因素例如智慧財產權遭受 侵害可能性、證據有滅失或礙難使用之虞（即第1 種證據保 全類型）、就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者（ 即第3 種證據保全類型）等。倘依聲請人之陳述及提出之相 關證據，可使法院就相對人可能有侵害聲請人之智慧財產權 情事產生薄弱之心證，較易使法院信其智慧財產權受侵害之 事實上主張大概為如此，參酌足以釋明證據有滅失或礙難使 用之虞，或就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要之證 據，而認聲請人有應保全證據之理由；倘依聲請人之陳述及 提出之相關證據，無足使法院相信其智慧財產權有遭受侵害 之虞，如復未釋明有何證據有滅失或礙難使用之虞，或就確 定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，難認聲請人業已 盡其釋明責任。是以關於智慧財產權遭受侵害可能性之釋明 ，係與聲請人就應保全證據理由之釋明程度及法院因此所得 心證度攸關，非謂保全證據之聲請即應釋明本案請求權存在 、實體法上主張有無理由，合先敘明。 五、本件保全證據之聲請不合法定要件： ㈠經核抗告人於原審所述應保全證據之理由（見原審卷第5 至 6 頁之聲請狀第四項，本院卷第10至12頁之抗告狀第貳項第 一、二點），其聲請保全證據之法律依據乃第1 、3 種證據 保全類型（證據有滅失或礙難使用之虞，及就確定事、物之 現狀有法律上利益且有必要者），本院即應尊重其程序主體 權，以第1 、3 種證據保全類型為審酌對象。 ㈡抗告人所提出之專利證書、專利公報及專利說明書（見原審 卷第8至29頁），足以釋明抗告人享有系爭專利之專利權。 ㈢關於本件保全證據之理由： ⒈本件抗告人於本件證據保全之聲請固提出系爭專利之專利證 書、專利公報及專利說明書為證，惟上開證據資料僅能釋明 抗告人為系爭專利之權利人。而抗告人主張相對人所製造之 系爭產品，已落入抗告人系爭專利申請專利範圍第1 、2 、 3 、4 、5 、6 、7 項，為將來訴訟中供參酌確認或再送鑑 定之用，而有就系爭產品之成品為保全證據之必要云云，固 亦據其提出鑑定技術報告為證（見原審卷第36至90頁），惟 系爭產品已於市場上行銷及販賣，抗告人既得並已於市場上 取得系爭產品，有抗告人所提相對人公司網路資料、相對人 之買方採購證明在卷可稽（見原審卷第32至35頁），足見相 對人所生產之產品乃市場上一般交易行為可得之物，尚難認 有滅失或礙難使用之虞而有證據保全之必要。而關於抗告人 聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞及就確定事、物之 現狀有法律上利益並有必要部分，抗告人僅空言相對人之系 爭產品主要市場係國外，尤其是大陸地區，基於在大陸地區 進行取證及公證的困難，本件實難取得無爭議而可供調查之 系爭產品，且系爭產品銷售方式與一般消費者產品不同，於 訴訟階段，相對人可拒絕或提供不實產品，或通知代理商拒 絕或提供不實產品予抗告人，考量促進訴訟之情事，亦符合 就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之情云云，然抗 告人業已取得相對人之系爭產品，進而進行專利侵權之鑑定 分析（見原審卷第36至90頁鑑定技術報告），是以有關系爭 產品之證據，並無滅失或礙難使用之虞，且由相對人之公司 基本資料查詢（見原審卷第91頁），可知相對人所經營之業 務，除國際貿易業外，尚包含電子零件製造業、電子材料批 發業、智慧財產權業、其他顧問服務業、產品計業、其他設 計業、研究發展服務業等業務，是以抗告人僅憑相對人之所 營項目，遽謂相對人之系爭產品「主要」市場係國外，尤其 是大陸地區，尚未能確定相對人系爭產品全部係銷售國外， 致其無法於國內市場內取得系爭產品，難認已盡釋明之責。 此外，抗告人並未提出其他證據釋明有何證據有滅失或礙難 使用之虞及就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之情 ，若不於訴訟繫屬前即為保全，將有不及調查使用之危險， 而有就系爭產品保全之必要，尚無從僅憑抗告人一方主觀之 臆測，即准予本件證據保全。 ⒉至抗告人之抗告理由所指原裁定並未表示系爭產品規格書不 易事後變更，且晶片之規格書為晶片設計製造業者所提供、 供使用者了解晶片之重要文件，非必要證據，亦屬重要關聯 證據，其既有滅失或礙難使用之虞，且屬就確定事、物之現 狀有法律上利益並有必要者，自應保全云云。然查抗告人空 言主張，既未釋明相對人有何使系爭產品規格書滅失或礙難 使用之虞，且復未提出其他證據以釋明其就確定何事、物之 現狀有何法律上利益而有保全之必要等事實，尚無法使本院 信其主張為真實，亦無從准許就系爭產品規格書為證據保全 。 六、從而，抗告人並未釋明本件有何應為保全之理由，故抗告人 之聲請，為無理由，應予駁回。原裁定駁回抗告人之聲請， 於法並無不合。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判， 為無理由，應予駁回，爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　2 　　月　　9　　日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官　陳忠行 法 官　熊誦梅 法 官　曾啟謀 以上正本係照原本作成。 對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。 如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人， 向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　2 　　月　　9　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　王月伶