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智慧財產法院民事裁定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　101年度民專抗字第8號 抗　告　人　劉明和即廣生堂藥局 代　理　人　翁雅欣律師 　　　　　　施志遠律師 相　對　人　輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司 　　　　　　(Pfizer Ireland Pharmaceuticals) 法定代理人　杜菲 彼得(Peter Duffy) 代　理　人　蔣大中律師 　　　　　　林芝余律師 上列抗告人因與相對人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，抗 告人對於中華民國101年3月26日本院101年度民補字第14號裁定 提起抗告，本院裁定如下： 主 文 原裁定廢棄。 本件訴訟標的價額應為新台幣參拾玖萬壹仟捌佰零伍元，應徵第 一審裁判費肆仟參佰元。 抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。 理 由 一、原法院裁定意旨略以：相對人起訴主張其係發明專利第0833 72號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之 藥學組成物」（下稱系爭專利）之專利權人，抗告人販賣訴 外人南光化學製藥股份有限公司（下稱南光公司）製造及銷 售之「美好挺膜衣錠100毫克」藥品（下稱系爭藥品）侵害 系爭專利權，乃依專利法第84條第1項規定請求排除侵害（ 訴之聲明第1項）及損害賠償（訴之聲明第2項），而相對人 訴之聲明第1項之訴訟利益，應為相對人因防止系爭藥品進 入市場，所得預期不會發生之利潤損失，而系爭藥品進入市 場之預期數量，首應調查抗告人現在販售系爭藥品之情形， 原法院因此命抗告人提出該項證據資料，惟抗告人拒絕提出 （見原法院101年2月20日調查筆錄）。抗告人於2009年、20 10年、2011年向相對人在台分支機構臺灣輝瑞大藥廠股份有 限公司訂購系爭專利製成物「威而鋼膜衣錠」之數量分別為 608盒、532盒、608盒，抗告人係以系爭藥品替代「威而鋼 膜衣錠」藥品，故其原來販售「威而鋼膜衣錠」藥品之數量 應可作為其嗣後改售系爭藥品數量之參考，以抗告人每年販 售預期數量約583盒（＜608＋532＋608＞÷3），系爭藥品 每盒售價為1,120元，並以同業利潤標準表之19﹪利潤計算 ，相對人因防止抗告人所有系爭藥品進入市場所得預期不會 發生之利潤損失每年約為124,062元（1120元×583×19% ） ，計算防止侵害期間為3年1個月（系爭專利期滿日105年7月 2日減本件訴訟繫屬日101年2月7日，再扣除第一審辦案期間 1年4月），故訴之聲明第1項之訴訟標的價額為382,525 元 。另訴之聲明第2項係請求損害賠償，其訴訟標的金額為1,9 57,760元，依最高法院97年度臺抗字第792號裁定意旨，審 酌前後項聲明請求防止侵害之時間與請求損害賠償之時間不 相上下，因後項訴訟標的金額高達195萬餘元，認其為主請 求，前項為附帶請求，不併算其價額，並酌定訴訟標的價額 為1,957,760元，應徵第一審裁判費20,404元。 二、本件抗告意旨略以：原裁定核定訴之聲明第1項之價額為38 2,525元，惟相對人另以系爭專利對第三人南光公司提起訴 訟，業經鈞院以100年度民專訴字第125號審理在案，而上開 訴訟係以系爭專利商品化製成藥品價值於99年高達7億4千萬 元，且相對人自承系爭藥品之年銷售額達7億元為由，而裁 定駁回南光公司供訴訟費用擔保之聲請，且相對人濫發警告 函給各醫療院所及藥局，威脅渠等不得販售系爭藥品，是以 相對人就訴之聲明第1項所獲利益，並非著眼於抗告人過去 已銷售之「威而鋼膜衣錠」，亦非抗告人將來可能銷售之系 爭藥品，相對人提起本件訴訟目的在於對全國各醫療院所及 藥局施壓致使渠等不再販賣系爭藥品，俾以達到寡占治療男 性勃起功能障礙藥品之市場，故其提起本件訴訟利益自不限 於抗告人販賣「威而鋼膜衣錠」數量之利益，而應依相對人 在我國販賣「威而鋼膜衣錠」之利潤計算。此外，「威而鋼 膜衣錠」及系爭藥品皆為處方藥，抗告人無法替患者決定使 用何種藥品，自無原裁定所謂「代替」之情事，爰聲請原裁 定廢棄，訴訟標的價額應核定為439,375,000元等語。 三、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以 起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的 所有之利益為準。法院因核定訴訟標的之價額，得依職權調 查證據，民事訴訟法第77條之1第1項、第2項及第3項定有明 文。準此，訴訟標的價額之核定，固屬法院職權，惟法院核 定該價額並非漫無限制，仍應調查事實，依客觀情況定之（ 最高法院99台抗字第540號裁定參照）。次按，民事訴訟法 第77條之2第2項規定，以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、 違約金或費用者，不併算其價額。該條項所稱之「以一訴附 帶請求」者，凡是附帶請求與主位請求間有主從、依附或牽 連關係者，即有該條項規定之適用。排除侵害（不作為）、 防止侵害（作為）及賠償損害之請求，雖係依專利法第84條 第1項、第3項規定所為之三項不同方法之聲明，但其所據以 請求之訴訟標的法律關係則同源於侵害專利權而來，該三項 請求間復有相依附或牽連關係存在，依上說明，自有上揭條 項「不併算其價額」規定之適用（最高法院97年台抗字第79 2號裁定參照）。又所謂不併算價額者限於附帶請求之孳息 、損害賠償、違約金或費用。專利權人依專利法第84條第1 項前段為損害賠償請求，另依同法第84條第1項後段及第3項 規定所為之排除侵害請求，其主請求之訴訟標的係損害賠償 請求？抑或排除侵害請求？法院應探求當事人真意，而不得 逕以訴訟標的價額之高低，認定損害賠償為相對人之主請求 ，而排除侵害為附帶請求（最高法院99年度台抗字第540號 裁定參照。）。 四、經查，相對人起訴主張抗告人販賣系爭藥品侵害其所有之系 爭專利權，並起訴請求排除專利權之侵害及損害賠償，並聲 明：㈠被告（即抗告人）不得販賣、為販賣要約系爭藥品或 為其他侵害系爭專利之行為；㈡被告（即抗告人）應給付原 告（即相對人）1,957,760 元及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止按年息5%計算之利息，此有相對人之起訴狀附卷可 稽。關於相對人依專利法第84條第1 項請求排除專利權侵害 部分，其訴訟標的價額非屬不能核定，應以「相對人因抗告 人停止侵害所獲利益」核定該部分價額，且依法亦應以起訴 時之利益定之。相對人主張該訴訟標的價額為165 萬元（見 原審卷第305 頁），抗告人則辯稱應以相對人一年在台銷售 額7 億5 千萬元乘以辦案期限加以計算（見原審卷第305 頁 ），經查，抗告人於98、99及100 年先後向相對人之經銷商 以每盒1,520 元之價格買入480 盒、360 盒、480 盒之「威 而鋼膜衣錠」（詳如附表所示），此有發票附卷可稽（見本 院卷第41至48頁），嗣抗告人自101 年1 月起開始販賣系爭 藥品，相對人並於101 年1 月6 日向抗告人以1,120 元之價 格購得系爭藥品1 盒，此有收據、系爭藥品實物附卷可參（ 見原審卷第9 至12頁）。抑有進者，南光公司人員自承系爭 藥品與「威而鋼」具有相同品質及療效，且對消費者而言， 系爭藥品即為「本土威而鋼」，且因其價格較「威而鋼」低 廉，而具有市場之替代性，亦有臺灣壹週刊第568 期第52頁 在卷可佐（見本院卷第68頁），是以倘容任抗告人繼續販賣 或為販賣要約系爭藥品，則系爭藥品將侵蝕系爭專利藥品（ 即「威而鋼」）於專利有效期間之市場經濟價值，而抗告人 於98至100 年間平均每年販賣系爭專利藥品之數量為440 盒 （<480+360+480> ÷3=440 ），其向相對人販入價格每盒為 1,520 元，而相對人販賣系爭專利藥品之利潤為19% ，此有 同業利潤表附卷可參（見陳證7 ），且為抗告人所不爭（見 本院卷第32頁），是以相對人因抗告人停止販賣系爭藥品每 年所可獲得之利益為127,072 元（440 盒×1,520 元×19%= 127,072 元）。再者，系爭專利權之期間係至西元2016年7 月2 日止，此有專利證書可資佐證（見原審卷第2 頁），相 對人係於101 年2 月7 日提起本件訴訟，迄105 年7 月2 日 系爭專利期間屆滿時止，約為4 年5 個月。又相對人已就訴 之聲明第1 項排除侵害之聲明請求宣告假執行，則於本院為 第一審判決後即能發生執行力，依司法院所定各級法院辦案 期限要點之規定，第一審辦案期間為1 年4 個月，以此計算 「相對人因抗告人停止侵害所獲利益」之期間約為3 年1 個 月（即3 又1/12年），是訴之聲明第1 項之訴訟標的價額為 391,805 元（127,072 元×3 又1/12年=391,80 5 元）。抗 告人雖主張應參考抗證1 之本院100 年度民專訴字第125 號 裁定，而以相對人一年在台銷售額7 億5 千萬元乘以辦案期 限計算本件排除侵害之訴訟標的價額，惟查，上開另案係相 對人對南光公司提起排除侵害之訴訟，此有另案起訴狀附卷 可按，而南光公司為系爭藥品之製造商，其販賣系爭藥品之 對象為全國各醫療院所及藥局，抗告人則係地方性藥局且販 賣對象為一般消費者，二者販賣系爭藥品對相對人所侵害之 市場規模大小即有所不同，自無從比附援引。至抗告人另稱 相對人提起本件訴訟將導致對其他藥局及全國各醫療院所施 壓，致使渠等不再販賣系爭藥品，俾以達到寡占市場之目的 云云，然侵權訴訟之提起本即係專利權人對特定侵害行為人 排除侵害之救濟手段之一，並不必然會產生遏止其他業者為 侵害系爭專利權之行為，此由相對人之系爭專利藥品屢經查 獲仿冒品即可佐證（見本院前案資料查詢表），是以本件排 除侵害之請求仍應僅以相對人因抗告人停止侵害所獲利益為 限計算訴訟標的價額，抗告人之主張，尚非有據。至於相對 人依專利法第84條第1 項請求損害賠償部分，其訴訟標的金 額即為1,957,760 元。嗣經本院勸諭兩造各自讓步後，相對 人曾提出倘「㈠抗告人承諾於系爭專利屆滿前不得就系爭藥 品為販賣之要約、販賣或其他侵害前述專利之行為；㈡抗告 人如有違反前述承諾之行為，同意立即給付相對人懲罰性違 約金100 萬元；㈢相對人同意不就抗告人於本件和解前販售 系爭藥品之行為請求損害賠償。」之條件即同意與抗告人和 解（見本院卷第57頁反面、第58頁），雖未獲抗告人之同意 ，惟經探求當事人真意可知，相對人提起本件訴訟之主請求 為排除專利權之侵害，而請求損害賠償部分，核屬排除專利 權侵害之附帶請求，依民事訴訟法第77條之2 第2 項規定， 自無須併算其價額。原裁定誤以損害賠償之金額較高而為主 請求，認本件訴訟標的價額為1,957,760 元，自有未合。抗 告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為有理由。 五、爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　5 　　月 　30 　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官 汪漢卿 法 官　蔡惠如 法 官　林欣蓉 以上正本係照原本作成。 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再 抗告，應於收受後10日內委任律師為訴訟代理人向本院提出再抗 告狀，並繳納再抗告費新台幣1,000 元。 中　　華　　民　　國　　101 　年　　5 　　月 　30 　日 書記官 周其祥