智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第11號
原 告 伍鐌科技股份有限公司
法定
代理人 王鼎瑞
訴訟代理人 賴安國
律師(兼
送達代收人)
複代理人 楊盛安
被 告 恒昌行精密工業有限公司
兼
法定代理人 曾英智
共 同
訴訟代理人 李建民律師
上列
當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件,本院於101 年
7 月2 日
言詞辯論終結,判決如下:
主 文
原告之訴及其
假執行之
聲請均
駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張:
㈠原告起訴主張:
原告為新型第M375368 號「一種具止擋環之螺絲結構」專利
權人,專利權
期間自民國99年3 月1 日起至106 年10月29日
止(下稱
系爭專利),原告並於100 年10月4 日向經濟部智
慧財產局(下稱智慧局)申請更正系爭專利,經該局於100
年12月1 日准予更正。
詎被告恒昌行精密工業有限公司(下
稱恒昌行公司)未經原告同意或授權,竟製造並販售侵害系
爭專利之螺絲結構產品(下稱系爭產品),經詳細比對分析
後認落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項而屬侵權,又
其行為實屬故意,原告得依法請求損害額之三倍,原告暫先
請求新臺幣(下同)1,000 萬元。被告曾英智為被告恒昌行
公司之法定代理人,依公司法第23條第2 項規定,自應與被
告恒昌行公司負連帶賠償責任。
爰依專利法第106 條第1 項
、專利法第108 條
準用同法第84條第1 項、第85條第1 項第
2 款、第3 項、民事訴訟法第244 條第4 項規定,提起
本件
請求,
並聲明:⑴被告等應
連帶給付原告新台幣1,000 萬元
暨自
起訴狀繕本送達之
翌日起至清償日止,
按年息百分之5
計算之利息。⑵被告恒昌行精密工業有限公司不得自行或委
託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目
的而進口任何侵害中華民國M375368號專利之物品。⑶訴訟
費用由被告等連帶負擔。⑷原告願供
擔保,請准予宣告假執
行。
㈡對被告
抗辯所為之陳述:
1.系爭產品係原告由被告客戶富士康公司處所取得,係被告所
製造販賣。
2.系爭專利具進步性:
⑴被證2 不足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不
具進步性:
被證2 的止擋螺帽25並未推抵套管本體21抵頂螺絲頭15,
其並
非系爭專利的止擋環14(設置於螺桿12以推抵套桶13
之一端,使套桶13抵頂螺絲頭11),即被證2 並未揭示系
爭專利的止擋環14,故而被證2 無法達成系爭專利申請專
利範圍第1 項的功效。另外,被證2 主要揭示如何藉由止
擋螺帽25使螺釘11與套管本體21可活動結合而不分離,並
非揭示如何使套管本體21不晃動的技術特徵,習知技藝者
並無法藉由被證2 輕易思及系爭專利申請專利範圍第1 項
的技術特徵。又證據2 主要是要阻止螺絲11與套桶21分離
,因此止擋件25不可被移除,若移除則會造成螺絲11與套
桶21分離,如此便違反被證2 的技術主軸。因此,系爭專
利的申請專利範圍第1 項相較於被證2 具有進步性。
⑵被證3 不足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不
具進步性:
被證3 的固定裝置88(扣緊環90)並非設置於扣件24,26
的螺桿30,34上,而是設置於安裝構件42的尾端52,且固
定裝置88(扣緊環90)並未推抵安裝構件42抵頂螺絲頭25
,27,而是用於使面板10,14活動裝設於安裝構件42上而
不分離,其並非系爭專利的止擋環14(設置於螺桿12以推
抵套桶13之一端,使套桶13抵頂螺絲頭11),即被證3 並
未揭示系爭專利的止擋環14,因此被證3 無法達成系爭專
利申請專利範圍第1 項的功效。另外,被證3 主要揭示的
是如何藉由固定裝置88(扣緊環90)使組合螺絲可活動裝
設於面板10,14上而不分離,及如何藉由定位元件60從安
裝構件42上更換扣件24,26,並非揭示如何使安裝構件42
不晃動的技術特徵,習知技藝者並無法藉由被證3 輕易思
及系爭專利申請專利範圍第1 項的技術特徵,因此,系爭
專利申請專利範圍第1 項相較於被證3 具有進步性。
二、被告則以下列等語置辯:
㈠系爭產品並非被告公司製造、販售:
原告並未舉證證明系爭產品為被告公司所製造販賣,且被告
公司在台灣亦未販賣系爭產品予大陸富士康公司,原告既在
富士康公司取得系爭產品,足見富士康公司係在大陸購得系
爭產品。
退步言之,縱被告公司在大陸製造、販賣系爭產品
予富士康公司而侵害原告於臺灣申請核准之系爭專利,然系
爭專利既未於大陸地區享有專利權之保護,則被告亦無侵害
原告之專利權可言。
㈡下列證據
可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進
步性:
1.被證2 :
系爭專利之螺絲結構與被證2 之固定螺釘,係相同構造、裝
置之創作,二案僅在於螺絲的螺絲頭形式有所差異,但並不
影響實際結構、裝置的實施與應用,則被證2 之先前技術所
提供之技術內容、構造與裝置,即足以供該項技術領域中具
有通常知識者,依據被證2 所揭露之固定螺釘的結構,提供
相關的技術聯想概念,即可輕易完成如系爭專利之螺絲結構
,而證明系爭專利不具進步性。
2.被證3:
被證3 之扣件(24 、26) 、軸(28 、32) 、安裝構件42之外
部44、扣緊構件60之彈性支架(62 、64) 及偏壓裝置80所揭
露之技術特徵以及圖6 、圖8 揭露了扣緊構件60於閂鎖模式
中時可暫時限制軸(28 、32) 在安裝構件42內位移,與系爭
專利之螺絲1 、套桶13及止擋環14以及彈簧15,
乃完全相同
之結構、裝置。由被證3 所揭露之內容、構造與裝置等先前
技術,提供相關技術的參考、聯想,即足以供該項技術領域
中具有通常知識者,輕易完成如系爭專利之螺絲結構,差異
僅在於文字運用、表達敘述之不同。系爭專利之結構亦可由
被證3 取代、替換,用以將板材進行鎖固、組裝、結合,並
產生相同的功效與目的。故系爭專利不具進步性,而具有應
予撤銷之原因。
3.被證2 組合被證3:
透過被證2 、3 所揭露之構件與裝置與系爭專利之結構特徵
完全近似、雷同,所屬技術領域中具有通常知識者依據一份
或多份引證文件中揭露之先前技術,並
參酌申請時的通常知
識,而能輕易以轉用、置換、改變或組合等方式完成系爭專
利之發明,
足證系爭專利不具進步性。
㈢系爭專利並未標示專利證書號數,依專利法第79條規定,原
告不得請求
損害賠償。
㈣並聲明:⑴原告之訴及假執行聲請均駁回。⑵訴訟費用由原
告負擔。⑶如受不利之判決,請准被告供擔保
宣告免為假執
行。
三、
兩造不爭執之事項(見本院卷第156頁):
㈠原告於96年10月30日向智慧財產局申請「一種具止擋環之螺
絲結構」新型專利,經該局審查核准後,發給新型第M37536
8 號專利證書(下稱系爭專利),專利權期間自99 年3月1
日起至106 年10月29日止(見本院卷第10、73頁新型說明書
公告本、專利證書)。
㈡原告於100 年10月4 日向智慧財產局申請更正系爭專利,並
經該局於100 年12月1 日准予更正(見本院卷第32、40頁專
利補充、修正申請書、智慧局100 年12月1 日(100 )智專
三(二)04128 字第10021096930 號函)。
四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下(見本院卷第156至157
、184 頁):
㈠系爭產品(即原證4 中之待鑑定物照片)是否為被告恒昌公
司在台灣所製造、販賣?
㈡系爭產品是否落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項?
㈢下列證據是否足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項
不具進步性?
1.被證2。
2.被證3。
3.被證2組合被證3。
㈣原告依專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第
2 款、第3 項規定,請求被告恒昌公司賠償1,000 萬元及其
法定
遲延利息,並依公司法第23條第2 項規定請求被告曾英
智負連帶賠償責任,是否有據?
㈤原告依專利法第108 條準用第84條第1 項規定,請求被告恒
昌公司排除、防止侵害,是否有據?
五、本院之判斷:
㈠原告於100 年10月4 日申請更正系爭專利申請專利範圍,經
智慧局審定核准更正,並於100 年12月21日公告,依專利法
第4 項規定,溯及自申請日生效。系爭專利更正後申請專利
範圍共計3 項,其中第1 項為獨立項,第2 至3 項為直接或
間接依附於第1 項之附屬項。原告主張系爭產品侵害系爭專
利更正後申請專利範圍第1 項,是本件僅就第1 項為論述,
合先敘明。
㈡系爭專利之技術內容:
1.如附圖1 所示,系爭專利揭露一種具止擋環之螺絲結構,其
具有一螺絲、一套桶及一止擋環,該止擋環係設於該螺絲之
一螺桿上,以推抵該套桶之一端,使該套桶係抵頂該螺絲頭
。藉此,使該螺絲結構於印刷電路板之組裝作業時能被穩定
地吸附於吸取工具上而不易晃動,提高組裝精準度。本創作
係將螺絲結構封裝為統一平面高度,使螺絲結構之各組件能
被止擋限位於一固定位置,讓螺絲結構之重心固定而不易晃
動。其可使螺絲結構於組裝時能被吸取器穩固地吸附,而於
螺絲套桶設置時,達到精準、不偏移、不歪斜及易於設置之
功效。
2.系爭專利更正後申請專利範圍第1 項內容為「一種具止擋環
之螺絲結構,其包含:一螺絲,其具有一螺絲頭及延伸出該
螺絲頭之一螺桿;一套桶,係套設於該螺桿外圍;及一暫時
套設止擋環,其係設於該螺桿上以推抵該套桶之一端,使該
套桶係抵頂該螺絲頭,當具該暫時套設止擋環之螺絲結構組
裝於電路板之後,該暫時套設止擋環從該螺桿移除」。
㈢系爭專利更正後申請專利範圍第1項不具進步性:
1.按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不
適用民事訴
訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或
其他
法律有關停止訴訟程序之規定」,智慧財產案件審理法
第16條第1 項定有明文。本件被告抗辯系爭專利有應撤銷原
因存在,本院就此抗辯應自為判斷。又系爭專利係於96年10
月30日申請,經審定核准專利後,於99年3 月1 日公告
等情
,有系爭專利公告本、專利證書附卷
可參(見本院卷第10至
31頁、第73頁),因此,系爭專利有無撤銷之原因,應以核
准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專
利法為斷,合先敘明。
2.本件引證案之說明:
本件被告主張被證2 、3 可證明系爭專利不具進步性。茲將
上開引證之技術內容說明如下:
⑴被證2之技術內容:
被證2 為西元1990年4 月10日公告之美國第0000000 號「
CAPTIVE SCREW ASSEMBLY」專利案,其公告日早於系爭專
利申請日(96年10月30日),可為系爭專利相關之先前技
術。如附圖2 所示,被證2 說明書第2 欄第59行至第3 欄
第24行揭示:「本創作係由一螺絲11,其具有螺絲頭15、
螺桿12;一彈簧17;一套桶21係套設於該螺桿外圍;一止
擋環25,其係螺設於該螺桿上以推抵該套桶21之一端,而
套桶與螺絲頭置放彈簧,使該套桶21係抵頂該螺絲頭15」
(見本院卷第91至92頁)。
⑵被證3 之技術內容:
被證3 為西元2005年10月18日公告之美國第0000000B2 號
「MOUNTING DEVICE FOR SECURING AN ELECTRONIC DEVI
CE TO AN EQUIPMENT RACK」專利,其公告日早於系爭專利
申請日(96年10月30日),可為系爭專利相關之先前技術
。如附圖3 所示,被證3 揭露一螺絲(24 、26) ,其具有
一螺絲頭(25 、27) 及延伸出該螺絲頭之一螺桿(31 、33
) ;一安裝構件(40),包括一套桶(42)及一固定裝置(88)
,係套設於該螺桿外圍,固定裝置(88)將套桶(42)固定於
電子裝置(10)上;及一扣緊構件(60),其具有一個較小直
徑部(68)及一較大直徑部(70),係穿過套桶(42)上之槽(5
0),使套桶(42)定位於螺桿上,並利用較小直徑部與較大
直徑部與套桶配合形成「閂鎖」模式與「非閂鎖」模式;
一固定裝置(88),將套桶(42)固定於電子裝置(10);一彈
簧80係設於套桶與螺絲頭之間;螺絲(24 、26) 係穿置安
裝構件(40),當螺絲(24)要從安裝構件(40)卸除時,扣緊
裝置(60)須從如第6 與8 圖所示的一個「閂鎖」模式卸除
,並放置於如圖7 與9 所示之一個「非閂鎖」模式。在「
閂鎖」模式,扣緊構件(60)是和螺絲(24)嚙合,在「非閂
鎖」模式,扣緊構件(60)是和螺絲(24)脫離,而第二螺絲
(26) 得以插入套桶(42)。
3.被證2 可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步
性:
⑴按新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構
造或裝置之創作,專利法第93條定有明文。
是以申請新型
之標的,應屬對物品之「形狀」(指物品具有可從外觀觀
察到確定之空間輪廓者)、「構造」(指物品內部或其整
體之構成,實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置
及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有之
機能獨立運作者)或「裝置」(指為達到某一特定目的,
將原具有單獨使用機能之多數獨立物品
予以組合裝設者)
之創作。至於物之製造方法、使用方法、處理方法等,及
無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品,甚至以美感
為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作,均非新
型之標的,即不得依申請取得新型專利。準此,系爭專利
更正後申請專利範圍第1 項
所載「當具該暫時套設止擋環
之螺絲結構組裝於電路板之後,該暫時套設止擋環從該螺
桿移除」,係屬一種操作步驟之技術特徵,非屬「形狀」
、「構造」或「裝置」之新型專利標的,自無法以系爭專
利具有上述之技術特徵而主張系爭專利之結構較被證2、3
具進步性,合先敘明。
⑵經比對系爭專利更正後申請專利範圍第1 項與被證2 ,系
爭專利之「螺絲,其具有一螺絲頭及延伸出該螺絲頭之一
螺桿、一套桶,係套設於該螺桿外圍」之結構及連結關係
已揭露於被證2 之「螺絲11,具有螺絲頭15,螺桿12、一
套桶21係套設於該螺桿外圍」之結構及連結關係,區別僅
在於系爭專利之一暫時套設止擋環係設於該螺桿上以推抵
該套桶之一端,使該套桶係抵頂該螺絲頭,而被證2 之止
擋環25係設於該螺桿上以推抵該套桶21之一端,而套桶與
螺絲頭間設有彈簧,使該套桶21係抵頂該螺絲頭。然查,
系爭專利之功效在於「本創作係將螺絲結構封裝為統一平
面高度,即,使螺絲結構之各組件能被止擋限位於一固定
位置,讓螺絲結構之重心固定而不易晃動。」(見本院卷
第15頁),可見系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之暫
時套設止擋環係將螺絲結構封裝為統一平面高度,使螺絲
結構之各組件能被止擋限位於一固定位置,讓螺絲結構之
重心固定而不易晃動。而被證2 利用止擋環頂抵套桶並藉
套桶上之彈簧頂抵螺絲頭,亦可使螺絲結構之各組件能被
止擋限位於一固定位置,與系爭專利所欲解決之問題及所
能達成之功效相同,系爭專利之結構並未產生無法預期之
功效,又系爭專利與被證2 雖有套桶長度是否足夠頂抵於
螺絲頭之不同,
惟由系爭專利更正後申請專利範圍第2 項
(依附於第1 項)謂「彈簧係套設於該螺桿外圍,該彈簧
之一端係頂抵該螺絲頭之一端面,該彈簧之另一端係頂抵
該套桶之另一端」,可見系爭專利更正後申請專利範圍第
1 項之技術特徵亦包含「暫時套設止擋環推抵該套桶之一
端,彈簧之一端係頂抵該螺絲頭之一端面,該彈簧之另一
端係頂抵該套桶之另一端」此一
態樣,即與被證2 「止擋
環頂抵套桶並藉套桶上之彈簧頂抵螺絲頭」之頂抵結構相
同,至於系爭專利「暫時套設止擋環於螺絲結構組裝於電
路板之後從該螺桿移除」之技術特徵無法據以主張較具進
步性,業如前述,因此,系爭專利更正後申請專利範圍第
1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之被證
2 先前技術顯能輕易完成,不具進步性。
⑶至原告雖謂:被證2 的止擋螺帽25並未推抵套管本體21抵
頂螺絲頭15,並非系爭專利之止擋環14,故無法達成系爭
專利之功效,且被證2 主要揭示的是如何藉由止擋螺絲使
螺釘11與套管可活動結合而不分離,並非揭示如何使套管
本體21不晃動的技術特徵,況若移除止檔件將會造成螺絲
與套桶分離,即違反被證2 之技術主軸
云云。
惟查,被證
2 之止擋螺帽25螺設於螺桿而頂抵套管21,而套管本體再
藉由彈簧頂抵於螺絲頭15,因此,被證2 之結構亦可使螺
桿上各組件被止擋限位於一固定位置,而可達成使套管本
體不晃動之功效;又被證2 之技術主軸雖在阻止螺絲與套
桶分離,惟系爭專利「暫時套設止擋環於螺絲結構組裝於
電路板之後從該螺桿移除」之技術特徵因非屬新型專利之
標的,自無法以系爭專利具有上述之技術特徵而主張系爭
專利之結構較被證2 具進步性,又由系爭專利更正後申請
專利範圍第1 項記載可知,套桶僅套設於螺桿外圍,當螺
絲結構組裝於電路板後,暫時套設止擋環從螺桿移除,則
螺絲與套桶並無其他固定之結構,系爭專利亦無防止螺絲
與套桶脫離之技術手段,此時螺絲與套桶便會分離,亦與
被證2 移除止擋件後螺絲與套桶分離之結果相同,尚
難認
系爭專利較被證2 具進步性。以上,原告主張均不足採,
被證2 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
4.被證3 無法證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進
步性:
經比對系爭專利更正後申請專利範圍第1 項與被證3 ,系爭
專利之「螺絲,其具有一螺絲頭及延伸出該螺絲頭之一螺桿
、一套桶,係套設於該螺桿外圍」之結構及連結關係雖已揭
露於被證3 之「螺絲,具有螺絲頭(25 、27) ,螺桿(31 、
33) 、一套桶(42)係套設於該螺桿外圍」之結構及連結關係
,但系爭專利之暫時套設止擋環係將螺絲結構封裝為統一平
面高度,使螺絲結構之各組件能被止擋限位於一固定位置,
而被證3 之扣緊構件(60),其具有一個較小直徑部(68)及一
較大直徑部(70),係穿過套桶(42)上之槽(50),使套桶(42)
定位於螺桿上,並利用較小直徑部與較大直徑部與套桶配合
形成「閂鎖」模式與「非閂鎖」模式,在「非閂鎖」模式時
可以置換螺絲,足見被證3 之扣緊構件(60)之結構及連結關
係與系爭專利之暫時套設止擋環並不相同,且被證3 之扣緊
構件無法達成系爭專利之止擋環功效,故系爭專利更正後申
請專利範圍第1 項並非所屬技術領域中具有通常知識者依申
請前之被證3 顯能輕易完成。
5.被證2 、3 之組合,足以證明系爭專利更正後申請專利範圍
第1 項不具進步性:
被證2 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進
步性已如前述,則被證2 組合被證3 ,亦足以證明系爭專利
更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。
㈣系爭專利更正後申請專利範圍第1 項既有應撤銷原因存在,
則有關系爭產品是否為被告恒昌公司在台灣所製造販賣、系
爭產品是否落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項及損害
賠償之計算等爭點,即無審究之必要。
六、
綜上所述,證據2 或證據2 、3 之組合可證明系爭專利更正
後申請專利範圍第1 項不具進步性,依智慧財產案件審理法
第16條第2 項規定,原告不得對被告主張權利,從而,原告
依專利法108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、
第3 項規定,請求被告連帶賠償1,000 萬元及法定遲延利息
,並請求被告公司排除、防止侵害,為無理由,應予駁回。
原告之訴既經駁回,其假執行之聲請亦
失所附麗,應併予駁
回。
七、本件事證
已臻明確,兩造其餘主張陳述及所提之證據,經本
院斟酌後,認與判決結果不生影響,均毋庸再予論述,
附此
敘明。
八、據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法
第1條、民事訴訟法第78條規定,判決如主文。
中 華 民 國 101 年 7 月 31 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡如琪
以上
正本係照原本作成。
如對本判決
上訴,須於判決送達後20日之
不變期間內,向本院提
出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審
裁判費。
中 華 民 國 101 年 7 月 31 日
書記官 陳彥君