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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　101年度民專訴字第3號 原　　　告　　美商‧凱史東築牆系統公司 法定代理人　　羅伯特‧麥當勞 訴訟代理人　　謝智硯律師 複代理人　　　韓聖光律師 被　　　告　　格雷斯頓有限公司 兼法定代理人　林建州 共　　　同 訴訟代理人　　林瓊芬 　　　　　　　李啟輝 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年 9 月20日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告格雷斯頓有限公司不得製造、販賣或使用與發明專利證書第 ○七七八七二號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」 專利申請專利範圍第十七、十八、十九項相同之物品。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告格雷斯頓有限公司負擔百分之三十三，餘由原告 負擔。 本判決原告勝訴部分，於原告以新台幣伍拾伍萬元為被告供擔保 後，得假執行；但被告以新台幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保 後，免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 事 實 壹、程序方面： 一、本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權： 按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上 字第2259號判決要旨參照）。查本件原告美商‧凱史東築牆 系統公司（下稱美商凱史東公司）係外國法人，故本件具有 涉外因素，而為涉外事件。再者，原告主張被告於我國境內 侵害其專利權，而應負損害賠償責任，依原告主張之事實， 本件應定性為專利侵權事件，經類推民事訴訟法第15條第1 項規定，應認原告主張之侵權行為地之我國法院有國際管轄 權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事 訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則 第2 條第1 項第3 款定有明文，故本院自得就本件專利侵權 事件為審理。 二、本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律： 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律， 100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定 有明文。原告依我國專利法規定取得專利權，其主張被告有 侵害其專利權之行為，本件應定性為專利侵權事件已如前述 ，揆諸上開規定，本件之準據法，自應依中華民國法律。 貳、實體方面： 一、原告主張： ㈠原告為發明第077872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之 塊體結構」」專利之專利權人，專利權期間自民國85年5 月 11日起至103 年10月20日止（下稱系爭專利）。訴外人好士 達營造有限公司（下稱好士達公司）於98年6 月22日向桃園 農田水利會（下稱桃園水利會）承包位於桃園縣○○鄉○○ 村00號農業改良場之「新屋工作區埤塘景觀設計工程」（下 稱系爭工程），其施作堤防壁所使用之塊體（下稱系爭塊體 ），係由被告格雷斯頓有限公司（下稱格雷斯頓公司）所販 售。經鑑定結果顯示，系爭塊體落入系爭專利之申請專利範 圍第17項至第19項，而侵害原告之專利權。 ㈡被告確有侵害原告專利權之故意、過失： 1.緣桃園水利會曾於98年間就所招標之「桃園大圳11-8號池改 善工程」（下稱桃園大圳工程）採用其自行設計之「預鑄景 觀石」塊體（下稱水利會聯塊），因該塊體有侵害原告專利 之虞，遂由訴外人震偉股份有限公司（下稱震偉公司）負責 人李偉出示聲明書，並以桃園水利會所設計之上開水利會聯 塊圖樣作為附圖，同意放棄上開水利會聯塊之專利權，被告 即依此圖樣製造模體供應予上開桃園大圳工程。嗣後桃園水 利會新屋工作站（下稱新屋工作站）因景觀維護之要求，就 本件系爭工程未使用上開水利會聯塊，而係使用可植栽綠化 之系爭塊體圖樣，然新屋工作站未如桃園水利會請求授予實 施系爭塊體，是被告在供應上開水利會聯塊後，又供應系爭 塊體予系爭工程，惟系爭塊體與震偉公司聲明書所附水利會 聯塊圖樣明顯不同，且與系爭專利最佳實施例及圖示高度相 似，被告亦自承「其曾向好士達反映系爭工程所使用之塊體 恐有侵害他人專利權之虞」，顯見被告因先前製造水利會聯 塊之機會，已知悉系爭塊體圖樣與聲明書所附水利會聯塊圖 樣不同。又被告未能舉證於何時、以何種方式詢問好士達是 否侵權事宜，且僅係口頭詢問，未審視震偉公司聲明書及附 圖，即製造系爭塊體，即有重大過失，若其已審視前開聲明 書及附圖，必知聲明書已限定授權範圍限於水利會聯塊圖樣 ，而不包括系爭塊體，則具有故意。 2.依鈞院99年度民專訴字第193 號判決意旨，訴外人震偉公司 授權書之授權對象非系爭塊體，是好士達公司顯屬有重大過 失。而依被告所言，被告事前已認知所販產品有侵害系爭專 利之虞，加以好士達公司已知震偉公司授權範圍不及於系爭 塊體，販賣相關產品為業之被告應負更高注意義務，自不得 諉為不知。 3.又被告乃系爭專利技術領域中之專業技藝人士，卻未向震偉 公司負責人或原告確認是否侵權，而僅憑震偉公司聲明書及 「已向好士達反應」之主張，即稱得合法實施系爭專利，顯 無可採。 ㈢損害賠償計算： 1.好士達公司向被告格雷斯頓公司購入系爭塊體數量為552.4 平方公尺，每平方公尺之單價為1,500 元，原告同意被告成 本為1,300 元，是被告所獲利益為11萬480 元（200 ×552. 4 ＝110,480 ）。 2.被告所舉獲利及費用支出證據不可信： 依好士達公司民事判決認定被告至少獲利82萬8,600 元，被 告以低於實際之產品數量計算本件全部獲利，惟其主張之數 量不符於其等提出之亞麥公司98年12月份請款單，亦與好士 達案民事判決及水利會認定之實際數量相距甚遠。再者，銷 貨退回單非針對系爭塊體，不得以此扣減被告公司之獲利。 此外，被告雖主張有運費支出，然亞麥公司請款單顯示無此 需要，顯見被告所提出之獲利及費用主張俱不可採。 ㈣被告林建州應負連帶責任： 被告林建州為被告格雷斯頓公司之法定代理人，依公司法第 23條第2 項規定，自應與被告格雷斯頓公司連帶賠償責任。 又被告公司僅係家族企業，被告林建州直接對外聯繫廠商、 客戶，亦應依民法第185 條與被告公司負共同侵權責任。 ㈤爰依專利法第84條、第85條第1 項、民事訴訟法第244 條第 4 項、公司法第23條、民法第28條、第182 條第2 項、第18 5 條提起本件請求，並聲明：⑴被告等應連帶給付原告新台 幣82萬8,600 元整及自本訴狀送達之翌日起至清償日止，按 年息百分之5 計算之利息。⑵被告等不得再行製造、販賣或 使用發明專利證書號第077872號「堤防壁結構，構築方法及 其使用之塊體結構」相同之方法及物品。⑶訴訟費用由被告 等連帶負擔。⑷就第一項及第二項之請求，原告願供擔保請 准予宣告假執行。 二、被告則以下列等語置辯： 被告對系爭塊體落入系爭專利申請專利範圍第17至19項，及 系爭專利有效性並無爭執，僅爭執如下： ㈠被告並無侵害系爭專利之故意或過失： 1.被告於販賣系爭塊體時，因恐有侵害他人專利權之虞，而向 好士達公司反應，而好士達公司回覆已向發包機關即水利會 反應，請水利會同意被告使用同等品質之替代品施工，並促 請水利會儘速取得專利授權；惟水利會回覆稱原告已將系爭 專利之製造、銷售及使用等權利授權予震偉公司負責人李偉 ，且經李偉出具聲明書表示自願放棄專利權，並授權予水利 會所委託之承包商於辦理製造、施工，好士達公司乃應水利 會之要求續以原告之系爭專利方法施工。足見被告於買賣前 已善盡避免侵害他人專利之注意義務，惟因水利會及好士達 公司向被告回覆之內容，使被告主觀上信賴水利會及好士達 公司業已獲得原告、震偉公司及其負責人李偉之同意實施系 爭專利權，故被告主觀上並無侵害系爭專利權之故意或過失 。 2.原告一再陳稱其授權人授予水利會之聲明書放棄之預鑄景觀 石範圍僅限於水利聯塊，然聲明書本文並未明載限於水利會 聯塊，且原告所指附圖並無騎縫章，如何證明其所述屬實？ 事實上被告所見震偉公司聲明書之附圖為系爭工程之工程圖 說，故被告因訴外人好士達公司向被告出示水利會提供震偉 公司放棄專利聲明書、特許協議書及水利會之工程圖說，被 告實在無理由不深信震偉公司已確實放棄系爭專利，是被告 並無故意過失可言。 ㈡原告請求損害賠償並無理由： 系爭塊體銷貨予好士達公司數量為377.742m2 ，單價1,300 元，金額共計49萬1,065 元，扣除被告向亞麥公司購買之成 本62萬4,585 元及檢驗費3,750 元後，全無穫利。 ㈢並聲明：⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用 由原告負擔。⑶願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項（見本院卷第231至232頁）： ㈠原告於83年10月21日向前經濟部中央標準局（88年1 月26日 改制為智慧財產局）申請「堤防壁結構，構築方法及其使用 之塊體結構」發明專利，經該局審查核准後，發給發明第07 7872號專利證書，專利權期間自85年5 月11日起至103 年10 月20日止（見本院卷第8 、77頁專利公報、專利證書）。 ㈡訴外人好士達公司於98年6 月22日向桃園農田水利會承包位 於桃園縣○○鄉○○村00號農業改良場之「新屋工作區埤塘 景觀設計工程」，其施作堤防壁所使用之塊體，係由被告格 雷斯頓公司所販售。 ㈢系爭塊體落入系爭專利申請專利範圍第17、18、19項。 四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第232 、25 9 頁）： ㈠被告有無侵害系爭專利之故意、過失存在？ ㈡原告依專利法第85條第1 項第2 款、民法第185 條、公司法 第23條第2 項規定，請求被告格雷斯頓公司、被告林建州賠 償82萬8,600 元及其法定遲延利息，是否有據？ ㈢原告請求被告等排除、防止侵害，是否有據？ 五、本院之判斷： 原告為系爭專利之專利權人，被告所製造販賣予訴外人好士 達公司施作於系爭工程之系爭塊體，落入系爭專利申請專利 範圍第17至19項等情，為兩造所不爭執，自堪信為真實。原 告主張被告有侵害原告系爭專利權之故意、過失存在，而請 求被告連帶賠償損害，並請求被告排除、防止侵害，惟為被 告所否認，經查： ㈠被告無侵害原告系爭專利權之故意、過失： 1.查專利侵權亦屬民法侵權行為之一，因此在專利侵權之場合 ，侵權行為人就其行為負損害賠償責任，仍應符合民法侵權 行為之成立要件。再者，依民法第184 條第1 項前段規定， 侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利， 亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有 因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人 ，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100 年 台上字第328 號判決要旨參照）。本件被告雖不否認系爭塊 體落入系爭專利申請專利範圍第17至19項，惟辯稱並無侵權 之故意過失存在，揆諸上開說明，自應由原告負舉證責任。 2.原告以震偉公司出具之聲明書附圖乃桃園大圳工程之水利會 聯塊（即原證12），被告既曾提供上開水利聯塊供應該工程 ，應明知震偉公司聲明書附圖與系爭工程之塊體圖樣（即原 證14）顯然不同等語，並提出震偉公司聲明書及水利聯塊詳 圖為證（見本院卷第297 至299 頁），然被告否認曾供應水 利會聯塊予桃園大圳工程，原告亦未舉證以實其說，其主張 自不可採。再者，觀之震偉公司聲明書所示，其記載「本公 司在此聲明『桃園農田水利會』所設計之『預鑄景觀石』如 圖，材料形狀及施工方法如涉有專利範圍，本公司自願放棄 專利權，充分授權予桃園農田水利會所委託之承包商於辦理 製造及施工，恐口說無憑，特立此書聲明」，足見該聲明書 本文並未記載所授權之專利權號碼，僅以「如圖」表彰所授 權之範圍，然原告所提之原證12水利會聯塊詳圖（見本院卷 第297 至298 頁），與震偉公司聲明書間並無任何騎縫章存 在，如何證明震偉公司聲明書之附圖即為原告所指之原證12 水利會聯塊詳圖，進而認定震偉公司所放棄之專利權範圍僅 限於水利會聯塊？又縱使原告所稱聲明書附圖為原證12水利 會聯塊詳圖屬實，然該圖與聲明書間既無任何足資表明兩者 為一體之騎縫記號存在，則該附圖縱遭置換亦無從發覺，是 被告辯稱其所見聲明書附圖為原證14系爭工程之工程圖說等 語，亦非全無可採，原告復自承上開系爭工程圖說所繪之塊 體圖樣與系爭專利最佳實施例及圖示高度相似，則被告認系 爭塊體已取得專利權授權而製造、販賣，難認主觀上有過失 可言。至原告於本院101 年9 月20日言詞辯論程序中因被告 陳稱桃園大圳工程之水利會聯塊係由訴外人羅德公司製造， 原告即改稱：被告既可取得羅德公司承運彙總表之機密資料 庭呈作為本件證據，表示被告與羅德公司關係密切，故被告 亦可透過羅德公司得知聲明書放棄範圍只限水利會聯塊云云 （見本院卷第305 頁），然原告上開主張僅為主觀臆測之詞 ，尚乏客觀證據以玆作證，自不可採，原告既無從證明被告 明知震偉公司聲明書以附圖所放棄之專利權範圍僅限於水利 會聯塊圖樣，則其據此主張被告有侵害原告專利權之故意、 過失，即不可採。 3.再者，原告曾以訴外人好士達公司向被告所購買之系爭塊體 侵害原告系爭專利權，向訴外人好士達公司提起民事訴訟請 求賠償（本院99年度民專訴字第193 號），該案中好士達公 司主張因系爭工程圖說所繪之塊體圖樣涉及他人專利權，其 即發函桃園水利會告知上情，並請桃園水利會協助取得專利 授權，在該問題未排除前請求停工，嗣桃園水利會回覆已取 得震偉公司負責人李偉授權使用系爭專利，好士達公司始依 水利會要求繼續施工等情，業經本院調閱上開卷宗審閱無誤 （見本院99年度民專訴字第193 號卷第236 、245 頁），而 被告為訴外人好士達公司施作系爭工程所需塊體之提供者， 其向好士達公司反映系爭塊體恐有侵害他人專利權之虞，嗣 因好士達公司回覆業主已取得專利權授權，被告客觀上善意 信賴專利權問題已排除始販賣系爭塊體與好士達公司，應認 被告已盡其注意義務，難謂被告主觀上有侵害原告專利權之 過失存在。至原告雖謂本院99年度民專訴字第193 號判決已 認定訴外人好士達公司已知震偉公司授權範圍不及於系爭塊 體，被告自不得諉為不知云云，然原告並未舉證證明訴外人 好士達公司已將上情告知被告，縱該案認定訴外人好士達公 司應對原告負過失侵權責任，亦難以訴外人好士達公司之過 失視為被告之過失，而認被告亦應負過失侵權之責。 4.原告又主張被告應向震偉公司負責人或向原告確認是否取得 授權，不得僅憑震偉公司聲明書及已向好士達反應之主張， 即稱得合法實施系爭專利等語，然系爭塊體係桃園水利會招 標工程時所列之需求規格，被告並非系爭工程之當事人，僅 為得標人即好士達公司為履行系爭合約之產品提供者，是被 告向好士達公司反應專利權疑義，與交易常情並不相違，又 被告見聲明書記載專利權已充分授予桃園農田水利會所委託 之承包商製造及施工，該聲明書所示之授權意旨已屬明確， 被告並無理由不信賴上開聲明書而再向震偉公司或原告查證 之理，是原告以被告未向震偉公司負責人或原告查證，即指 被告有過失云云，並不可採。 ㈡排除、防止侵害部分： 1.按專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵害之 虞者，得請求防止之，專利法第84條第1項後段定有明文。 因專利權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上 請求權，專利權人於專利權受侵害時，除得請求賠償損害外 ，並賦予排他妨害之禁止請求權。其具有事先迅速制止侵害 行為及防範侵害行為於未然之功能，對於專利權人之保護較 為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵 害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之 ，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以專利侵權行為人有 故意或過失為要件。本件被告格雷斯頓公司販賣之系爭產品 侵害原告系爭專利權，為被告所自認，業如前述，而被告公 司業務範圍既包含販賣系爭產品，則日後仍有侵害系爭專利 權之可能，爰審酌系爭專利遭侵害情狀，認原告對被告格雷 斯頓公司行使排除侵害與防止侵害請求權，洵屬正當，惟系 爭專利申請專利範圍共計22項，其中包含堤防壁結構、水控 制通道結構與預鑄結構模體，系爭產品僅侵害系爭專利申請 專利範圍第17至19項預鑄結構模體之物品專利部分，是原告 僅得請求排除此部分之侵害，其餘部分不應准許。 2.又原告主張被告林建州對公司事務瞭如指掌，且對外聯繫客 戶，其與被告公司有共同侵權行為云云，然按民法第185 條 第1 項前段所謂共同侵權行為，須共同侵權行為人皆已具備 侵權行為之要件始能成立，若其中有人無故意過失，或無不 法侵害行為，則其人非侵權行為人，自不須與具備侵權行為 要件之人負連帶損害賠償責任（最高法院22年上字第3437號 判例參照）。原告僅空言謂被告林建州對外聯繫客戶、故與 被告公司有共同侵權行為云云，惟對於被告林建州有何成立 侵權行為之客觀、主觀要件等，均未舉證以實其說，自難認 原告主張為可採，是其請求被告林建州排除、防止侵害，自 屬無據。 六、綜上所述，被告公司販賣之系爭產品雖落入系爭專利申請專 利範圍第17至19項範圍內，然原告無法證明被告有侵權之故 意、過失存在，是原告請求被告連帶賠償82萬8,600 元本息 ，即無理由；又排除侵害及防止侵害請求權不以侵權人主觀 上有故意過失為必要，被告公司日後仍有侵害系爭專利權之 虞，原告自得就系爭專利申請專利範圍第17至19項部分對被 告公司行使排除、防止侵害請求權，又原告既無法證明被告 林建州為侵權行為人，則其請求被告林建州排除、防止侵害 亦屬無據。從而，原告依專利法第84條第1 項規定請求被告 公司不得製造、販賣或使用系爭專利申請專利範圍第17至19 項相同之物品，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無 理由，應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本 院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此 敘明。 八、假執行之宣告： 就原告聲明第1 、2 項部分，兩造均陳明願供擔保請准宣告 假執行或免為假執行，查就主文第1 項原告勝訴部分，經核 並無不合，爰分別酌定相當之擔保金予以准許。至原告敗訴 部分，其假執行之聲請因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回 。 九、據上論結，本件原告之訴一部有理由、一部無理由，依智慧 財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第79條、第390 條第2 項、第392條第2項規定，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　10　　月　　18　　日 智慧財產法院第三庭 法 官 蔡如琪 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　101　 年　　10　　月　　19　　日 書記官 王英傑