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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 101年度民專訴字第82號 原　　　告　利達國際開發企業有限公司 法定代理人　魏毓良 訴訟代理人　陳岳瑜律師 複代理人　　潘俞樺律師 　　　　　　謝當颺律師 被　　　告　湧蓮國際有限公司 法定代理人　許裕宜 訴訟代理人　莊明翰律師 　　　　　　鄭新輝 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於102 年 8 月12日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告主張： （一）訴外人魏瑞斌於民國92年8 月13日向經濟部智慧財產局（ 下稱智慧局）申請「數位相機專用鏡頭防護鏡片」新型專 利，經該局審查核准後，發給第M247861 號專利證書（下 稱系爭專利），專利權期間自93年10月21日至102 年8 月 12日止。訴外人魏瑞斌並將系爭專利權專屬授權予原告， 專屬授權期間至102 年8 月12日止。詎原告於101 年4 月 20日透過第三人榮霆實業有限公司（下稱榮霆公司）向被 告經銷商視冠遠通有限公司（下稱視冠公司）所購買之「 Sun Power DC專用保護鏡」產品，經比對後認落入系爭專 利申請專利範圍第10項，嗣原告又於起訴後之101 年11、 12月間向被告經銷商中野國際企業有限公司（下稱中野公 司）購得「Sun Power DC專用保護鏡」產品，足見被告仍 有繼續侵害系爭專利之行為。本案侵權產品與兩造前案和 解之侵權產品，無論是包裝外觀、產品名稱「Sun Power 」文字圖樣設計等項目，均有明顯差異，且本案侵權產品 上文字圖樣設計，係被告於98年9 月4 日甫向智慧局申請 商標登記，嗣於99年5 月16日註冊完成並公告，而用於本 案侵權產品包裝上，由此可證明，本案侵權產品顯非前案 和解未出清完畢之產品，實係被告於前案和解後（即97年 4 月1 日），再為販賣之侵權產品。 （二）原告系爭專利產品之經銷商所訂價格自新台幣（下同）85 0 元至950 元不等，顯較被告經銷商銷售金額429 元有二 倍以上之差價，可證被告經銷商以接近或低於半價之金額 ，違法銷售侵害原告系爭專利產品，造成原告極大之損失 。另外，被告經銷商於101 年5 月起至12月間，仍持續違 法銷售侵害原告專利權之產品，顯見被告始終未自所屬經 銷商處回收系爭違法銷售之產品，自有明知侵害原告專利 權並放任其發生之故意侵權至明，請酌定3 倍之賠償金額 。查被告97年度至100 年度所得之營業毛利共為11,139,9 24元，被告若不能就其成本或必要費用舉證時，當以銷售 該項物品全部收入為所得利益，是原告請求被告賠償損害 300 萬元，自屬有據。爰依修正前專利法第108 條準用第 84條第1 項、第2 項、第85條第1 項第2 款、第3 項（即 現行專利法第120 條準用第96條第1 、2 、4 項、第97條 第1 項第2 款）規定，提起本件請求，並聲明：⑴被告應 給付原告300 萬元整，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至 實際清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。⑵禁止被 告製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口 如新型第Ｍ247861號專利證書所示「數位相機中專用鏡頭 防護鏡片」產品，及為任何侵害新型專利第Ｍ247861號「 數位相機中專用鏡頭防護鏡片」專利權之行為。⑶訴訟費 用由被告負擔。⑷第一項聲明請准供擔保宣告假執行。 二、被告等則以下列等語置辯： （一）系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第10項： 系爭產品之提取膜、雙面膠雖與系爭專利之鏡片吸附操作 膜、雙面膠相似，但系爭產品除了該提取膜外，另又在鏡 片二側各設有一保護膜，該提取膜又增設有一提取膜手持 部，皆是系爭專利所無之部分，且系爭專利在其中已明確 交代該鏡片的底面周圍設有雙面膠，為特別限定之黏貼物 ，而系爭產品則是塗抹具黏性之物質，並非雙片膠，因此 系爭產品除了缺乏部份系爭專利所具備之特徵要件外，更 具有系爭專利所不具備之部件，且更具有利於使用者操作 以及可保護鏡片之提取膜手持部、保護膜、保護膜手持部 與測量尺等部件，故可判斷系爭產品並未落入系爭專利之 申請專利範圍第10項。 （二）系爭專利申請專利範圍第10項有應撤銷事由存在： １、證據2 在其塑膠片體1 的一側是設有一雙面膠3 、及在另 一側則是結合一保護薄膜5 （即相當系爭專利的鏡片吸附 操作膜）；證據3 在其結合以立體貼飾的一側是設有一基 層10（即相當系爭專利的鏡片吸附操作膜）、及在立體貼 飾的另側則是貼合一離型紙17（即相當系爭專利的鏡片提 取紙）；證據4 在其藉一本體30及一蓋體31所構成的光碟 片收執盒其本體之間是可套合入一其間凹設有空間的內層 32，以允許光碟片能承置入（即相當系爭專利的定位匣中 間貫穿以允許鏡片擺置入、並使定位匣結合在容置盒）。 ２、是證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性 ，而證據2 、3 、4 之組合已揭露系爭專利申請專利範圍 第10項之技術特徵，可證明其不具進步性。 （三）被告於前案和解後並無繼續侵權之情事： １、依視冠公司回函可知視冠公司確實於數年前曾向被告購買 系爭產品，但視冠公司無法確認系爭產品是在97年4 月1 日之後向被告所購買，故原告向視冠公司購得之系爭產品 是否為被告97年4 月1 日販賣與視冠公司，實有疑問。又 中野公司雖為被告經銷商，然被告已於98年間發函請其回 收系爭產品，不知中野公司在101 年11、12月間何以再販 售系爭產品。 ２、系爭產品之包裝有盒裝及簡易保裝，產品包裝之不同僅被 告於販賣時為區別客戶族群而在包裝上加以區隔為高、低 階產品而已，但內容物均為相同，故原告所稱系爭產品包 裝不同，足證被告於另案和解後繼續侵害原告專利權云云 ，顯有誤會。 ３、「Sun Power 」商標於98年申請註冊前，被告即於部分商 品之包裝上使用上開商標，藉以比較市場反應，原告以商 標申請時間佐證被告有繼續侵權之情事云云，顯然不當。 （四）原告販售專利商品之售價為300 元，而被告經銷商售價為 429 元，因此，被告經銷商所訂之價格較原告經銷商所訂 之價格為高，因定價高競爭力低，銷售量當較專利商品為 少，原告主張受到300 萬元之損害，顯非事實。又被告經 銷之商品並非僅系爭產品乙項，原告竟以被告97年度至10 0 年度之營業毛利計算其所遭受損害云云，顯然不當。 （五）並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如 受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項（見本院卷第375至376頁）： （一）訴外人魏瑞斌於92年8 月13日向智慧局申請「數位相機專 用鏡頭防護鏡片」新型專利，經該局審查核准後，發給第 M247861 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自93 年10月21日至102 年8 月12日止。訴外人魏瑞斌並將系爭 專利權專屬授權予原告，專屬授權期間至102 年8 月12日 止。 （二）原告透過第三人榮霆實業有限公司於101 年4 月20日，以 429 元價格向訴外人視冠公司所購買之「Sun Power DC 專用保護鏡」（即原證4 ）產品、於101 年11、12月間向 訴外人中野公司以285 元所購買之「Sun Power DC專用保 護鏡」（以下均稱系爭產品），確實係被告所販賣予視冠 公司及中野公司（見本院卷第59、306 頁發票）。 （三）兩造曾因被告侵害原告系爭專利權，而於97年3 月18日簽 立和解契約，約定被告應於97年3 月31日前賠償原告100 萬元並應回收侵權產品且不得再為侵害原告專利權之行為 及登報道歉，因被告未履行上開和解契約，經原告起訴請 求被告履行，嗣經板橋地院於98年7 月31日以98年度訴字 第720 號判決「被告應給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民 國九十七年四月一日起至清償日止，按週年利率百分之五 計算之利息。被告應將如附件所示道歉啟事，以五公分乘 八點四公分之篇幅，刊登於中華攝影週刊封面刊頭連續叁 期。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔。本判決第 一項於原告以新臺幣參拾參萬肆仟元供擔保後，得假執行 。但被告如以新臺幣壹佰萬元為原告預供擔保後，得免為 假執行。」並經台灣高等法院於100 年10月31日以98年度 上字第966 號駁回被告上訴確定（下稱前案訴訟）。 四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第376 至37 7 頁）： （一）系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第10項而侵害系 爭專利？ （二）下列證據是否足以證明系爭專利申請專利範圍第10項有應 撤銷事由存在？ １、證據2證明其不具新穎性。 ２、證據2、3、4之組合證明其不具進步性。 （三）被告於97年4 月1 日兩造和解後，是否仍有侵害原告系爭 專利權之行為？被告是否有侵害原告系爭專利權之故意、 過失存在？原告依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項前段、第2 項、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請 求被告給付300 萬元本息，是否有據？ （四）原告依現行專利法第120 條準用第96條第1 、4 項規定， 請求被告排除、防止侵害，是否有據？ 五、本院之判斷： （一）按專利法雖於100年12月21日修正公布，經行政院核定於1 02年1月1日施行，惟本件原告主張被告侵害其專利權之時 間為97年4 月1 日起至101 年11、12月間止，是以系爭專 利權是否受到侵害，應以當時有效之99年8 月25日修正公 布專利法為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號民 事判決參照，下稱修正前專利法）。又系爭專利係於92年 8 月13日申請，經審定核准專利後，於93年10月21日公告 等情，有系爭專利專利證書、專利公報及專利說明書附卷 可參（見本院卷第8 至12頁、第50至57頁），因此，系爭 專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修 正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷。再者，本件系 爭專利申請專利範圍共計20項，其中第1 、10、18項為獨 立項，其餘為直接或間接依附於獨立項之附屬項。原告主 張系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第10項，是本件僅 就該請求項為論述，合先敘明。 （二）系爭專利之技術內容： １、系爭專利為一種適用於鏡頭前端未設外接螺紋的數位相機 所使用的鏡頭防護鏡片，係包括容置盒、鏡片提取紙、鏡 片、鏡片吸附操作膜，於該容置盒設置鏡片提取紙，鏡片 提取紙上方疊置一中央貫穿供鏡片置放的定位匣，於鏡片 提取紙上設有一提片突露於定位匣上，而定位匣中置放的 防護鏡片底面周邊設有一圈雙面膠或磁鐵或金屬片，防護 鏡片的頂面則貼覆一鏡片吸附操作膜，藉由該設置構成得 供所有鏡頭前端未設外接螺紋的數位相機能輕易的裝設防 護鏡片或濾色鏡或偏光鏡或其他攝像用特殊鏡片，有效解 決鏡頭前端未設外接螺紋的數位相機之防塵、防污、防碰 觸以及不易擦拭清理的困擾與不能外接攝像用特殊鏡片的 缺失（見本院卷第51頁系爭專利說明書中文創作摘要）。 其主要示意圖如附圖1 所示。 ２、系爭專利申請專利範圍第10項如下：「一種數位相機專用 鏡頭防護鏡片，包含容置盒（1）、鏡片（2）、鏡片吸附 操作膜（3），其特徵在於：鏡片的底面周邊設有一圈雙 面膠（21 ），而鏡片的頂面則貼覆一可撕去的鏡片吸附 操作膜（3）」。 （三）系爭產品之技術內容： 系爭產品係一種相機專用鏡頭防護鏡片，包含容置盒、鏡 片、鏡片提取膜（吸附操作膜），而於鏡片的底面周邊設 有一圈雙面膠，鏡片的底面具有一保護膜，頂面則貼覆一 可撕去的鏡片提取膜。其照片如附圖2所示。 （四）專利侵權部分： １、解析系爭專利與系爭產品之技術特徵： 系爭專利申請專利範圍第10項可解析為4個要件，分別為 10A至10D，經對應於系爭專利上開申請專利範圍各要件 解析系爭產品技術特徵，亦可解析為4個要件，分別為10 a至10d，均詳如附表所示。 ２、文義讀取之分析： ⑴茲比對系爭專利申請專利範圍第10項與系爭產品之各要 件，其中系爭產品要件編號10a「一種相機專用鏡頭防護 鏡片」為系爭專利要件編號10A「一種數位相機專用鏡頭 防護鏡片」之文義所讀取；系爭產品要件編號10b「包含 容置盒、鏡片、鏡片鏡片提取膜」為系爭專利要件編號1 0B「包含容置盒（1）、鏡片（2）、鏡片吸附操作膜（3 ）」之文義所讀取；系爭產品要件編號10c「鏡片的底面 周邊設有一圈雙面膠」為系爭專利要件編號10C「鏡片的 底面周邊設有一圈雙面膠（21）」之文義所讀取；系爭 產品要件編號10d 「鏡片的頂面貼覆一可撕去的鏡片提 取膜」為系爭專利要件編號10D 「鏡片的頂面貼覆一可 撕去的鏡片吸附操作膜（3 ）」之文義所讀取。 ⑵被告雖辯稱系爭產品於提取膜多一手持部、且於鏡片的 底面多貼覆一鏡片保護膜，故未落入系爭專利申請專利 範圍第10項之文義範圍云云（見本院卷第73頁），惟按 解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係 與申請專利範圍之技術特徵必須對應，待鑑定對象中與 申請專利範圍之技術特徵無關的元件、成分、步驟或其 結合關係不得納入比對內容，準此，被告所主張系爭產 品「提取膜多一手持部」、「鏡片的底面多貼覆一鏡片 保護膜」等乃屬與系爭專利申請專利範圍第10項之技術 特徵無關的元件，自不應納入比對內容。被告又謂系爭 產品並非使用雙面膠等語（見本院卷第227 頁），惟系 爭產品所塗抹具黏性之物質仍可雙面黏接物品，其實質 內容與雙面膠並無差異，故仍可讀取到系爭專利申請專 利範圍第10項要件編號10C 之文義。綜上，基於全要件 原則，系爭產品落入系爭專利之文義範圍。 （五）專利有效性部分： １、本件引證案之說明： ⑴證據2之技術內容（見本院卷第157至158頁）： 證據2為85年10月11日公告之我國第118025號（公告28861 0 號）「鏡片結構改良」新型專利案，其公告日早於系爭 專利申請日（92年8 月13日），可作為系爭專利之相關先 前技術。證據2 是鏡片結構改良，包含有一軟質高透明度 的塑膠片體，塑膠片體底面鍍有一層純鋁薄膜，使其具有 反射光線的作用，純鋁薄膜的背面則以一塗料予以適當塗 佈，並藉由雙面膠及離形紙的配合，而形成可方便定位的 結構，塑膠片體表面經靜電處理後並可供一保護薄膜貼附 ，藉由塑膠片體可任意切割或彎折的物理特性，而提供一 種可彎折、易施工且不易破碎的新穎鏡片，以達成簡易安 裝及使用安全的實用目的者。其主要示意圖如附圖3 所示 。 ⑵證據3之技術內容（見本院卷第159至164頁）： 證據3 係91年03月21日公告之我國第152433號（公告4802 16號）「真空蒸著電鍍立體轉印貼飾之結構與製法」發明 專利案，其公開日早於系爭專利申請日（92年8 月13日） ，可作為系爭專利之相關先前技術。證據3 係關於一種真 空蒸著電鍍立體轉印貼飾之結構與製法，尤其係指一種可 僅將所欲圖樣貼附於欲貼附物體表面的真空蒸著電鍍立體 轉印貼飾之結構及其製作方法。其主要係於一塑膠片基層 上塗佈有具離型效果之離型層，再於離型層上塗佈一層樹 脂層，於樹脂層上以真空蒸著電鍍形成金屬鍍覆之真空蒸 著電鍍金屬粉層，於真空蒸著電鍍金屬粉層上加壓形成具 雷射反光效果之紋路，再於雷射紋路上印刷所需圖樣造型 之樹脂以形成一圖樣造型之樹脂保護層，再以具腐蝕性之 鹼性溶液將未經樹脂保護層保護之真空蒸著電鍍金屬粉層 予以腐蝕去除，而後利用清水洗淨腐蝕液後乾燥，再於乾 燥後之樹脂保護層上塗佈至少一層之樹脂加厚立體層，於 樹脂加厚立體層上印刷自黏膠層，並於自黏膠層上設置一 離型紙以完成本發明之製作。其主要示意圖如附圖4 所示 。 ⑶證據4 之技術內容（見本院卷第165至171頁） 證據4 係87年3 月11日公告之我國第134843號（公告3282 84號）「光碟片收執盒之蓋體扣合構造」新型專利案，其 公開日早於系爭專利申請日（92年8 月13日），可作為系 爭專利之相關先前技術。證據4係有關於一種光碟片收執 盒之蓋體扣合構造，其主要在蓋體之前緣設置一扣件，於 本體之內層上嵌固一可與該扣件扣合之彈性按鈕。該彈性 按鈕之內端為一可壓縮變形之環形部，該環形部向外端延 設二導桿部，該導桿部末端之間係向上延設一卡溝部，該 卡溝部上設有一可供該蓋體前緣之扣件扣入之卡溝；該卡 溝部下緣係向外凸設一推鈕，該環形部具有可壓縮變形之 特性，當按壓該彈性按鈕之推鈕時，該彈性按鈕會因該環 形產生壓縮變形而內縮，以使蓋體之扣件脫出卡溝；同時 ，藉本體之內層前緣所設二個具彈性之弧形彈片對該蓋體 之頂板內面之二個凸條所產生之抗壓力，而略頂高該蓋體 ，以方便掀開蓋體者。其主要示意圖如附圖5 所示。 ２、證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性 ： ⑴證據2 係一針對鏡片之結構所作的改良，該鏡片底面鍍有 一層純鋁薄膜，使其具有反射光線的作用，可令使使用者 看到其中反射出的景物，並非係使用於相機上之透光鏡頭 ，故該項證據與系爭專利之技術特徵不同，且屬不同之技 術領域。 ⑵證據2創作目的在於改良一軟質高透明度的塑膠鏡片底面 鍍有一層純鋁薄膜，薄膜的背面予以適當塗佈塗料，並藉 由雙面膠及離形紙的配合，而形成可方便定位的問題，因 此，其雙面膠之設置並不必因鏡片之透光部之考量而受限 制，故對於系爭專利底面周邊設有一圈雙面膠，無法全面 貼附黏膠者並未產生教示效果，且證據2 於鏡片的頂面貼 覆一保護薄膜，主要係防塵、防刮等保護鏡片用，與系爭 專利之吸附操作膜，除有效解決鏡頭前端受污、並防塵、 防碰觸之問題外，尚可吸附後取拿該鏡片和裝於相機之鏡 頭前端上，故兩者所欲解決之問題也不同。綜上，證據2 之鏡片之技術特徵與系爭專利之防護鏡片具差異，兩者所 欲解決之問題不同，又由證據2 也無教示雙面膠之設置技 術，因此系爭專利申請專利範圍第10項之整體技術特徵並 未為證據2 所揭露，證據2 無法證明系爭專利申請專利範 圍第10項不具新穎性。 ３、證據2、3、4之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第10 項不具進步性： ⑴證據2 係一針對一反射式鏡片之結構所作的改良，並非針 對一相機之保護鏡片做結構上之改良，故該項證據與系爭 專利屬不同之技術領域，且其所揭示的塑膠片體一側之雙 面膠之技術特徵，及另一側則結合之保護薄膜之技術特徵 俱與系爭專利迥異，故由該項證據並無法輕易完成與相機 之保護鏡片相同之技術特徵。 ⑵證據3 係關於一種真空蒸著電鍍立體轉印貼飾之結構與製 法，其係指一種可以將所欲圖樣貼附於欲貼附物體表面的 真空蒸著電鍍立體轉印貼飾之結構，該項證據與系爭專利 屬不同之技術領域，證據3 包含有一基層，其上塗有離型 效果之離型層，而後於離型層之上又塗佈有樹脂層、真空 電鍍金屬粉層、圖樣造型樹脂加厚立體層等，於樹脂加厚 立體層上塗佈有「同圖樣造型之自黏膠層，自黏膠層上貼 設有離型紙」，該些技術特徵皆非針對「鏡片」而設，顯 見證據3 之基層上具有多層塗佈與電鍍之技術特徵，不同 於相機之鏡片吸附操作膜方式；且自黏膠層上貼設之離型 紙之功效並不同於系爭專利背面之一圈雙面膠設置，證據 3 所欲解決之問題明顯與系爭專利不同，由證據3 觀之， 也未有揭示可得知相機之鏡片吸附操作膜可吸附鏡片並加 以定位安裝之技術特徵，兩者產生之功效迥異，故由該項 證據亦無法輕易完成與相機之保護鏡片相同之技術特徵。 ⑶證據4 係一光碟片收執盒之構造，揭示有一盒體，雖系爭 專利申請專利範圍第10項之元件包含有一習知之容置盒， 惟由上述可知，證據2 、3 分屬不同技術領域，具有不同 之技術特徵，且證據2 、3 之創作目的、所欲解決之問題 俱與系爭專利申請專利範圍第10項不同，又由證據2 、3 分別無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第10項「鏡片的 底面周邊設有一圈雙面膠（21），而鏡片的頂面則貼覆一 可撕去的鏡片吸附操作膜（3 ）」之技術特徵及達成之功 效，是以所屬技術領域中具有通常知識者依之證據2 、3 技術內容並無法有效地將之組合出系爭專利申請專利範圍 第10項之必要技術特徵，縱證據2 、3 再組合證據4 亦無 法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。 （六）原告無法證明被告於前案和解後，仍有侵害系爭專利權之 行為： １、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任 ，民事訴訟法第277 條前段定有明文。而民事訴訟如係由 原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能 舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事 實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，仍應駁回原告 之請求（最高法院17年上字第917 號判例意旨參照）。 ２、查兩造曾於97年間因被告侵害原告系爭專利權而簽立和解 契約書，雙方約定被告應於97年3 月31日前賠償原告100 萬元並應回收侵權產品且不得再為侵害原告專利權之行為 及登報道歉，因被告不履行而經原告訴請被告履行上開和 解契約等情，為兩造所不爭執，且有切結書影本1 紙附卷 可參（見本院卷第241 頁），並經本院調閱台灣高等法院 98年度上字第966 號卷審閱無誤。原告主張被告於和解後 之97年4 月1 日起至101 年11、12月止仍有侵害系爭專利 權之行為，既為被告所否認，揆諸上開說明，自應由原告 就其上開利己之事實，負舉證責任。而原告就其主張，固 提出101 年4 月20日視冠公司及101 年11、12月中野公司 開立之統一發票、前案產品及本案系爭產品外包裝照片、 經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料等為證（見本院 卷第59、306 、361 、371 頁），惟查： ⑴原告雖於101 年4 月20日及101 年11、12月間向被告經銷 商視冠公司及中野公司購得系爭產品，此亦為原告所不爭 執，然被告經銷商之販賣行為仍與被告之販賣行為不同， 縱被告之經銷商有於上開時間販售系爭產品與被告，亦無 從據以推論系爭產品係被告於97年4 月1 日以後販賣與其 經銷商，是本院自難僅憑此，即採為有利於原告之認定。 ⑵再者，被告於前案訴訟中曾提出被告販賣之「SUN POWER DC專用保護鏡」請求法院鑑定是否侵害系爭專利，該產品 之外包裝較為簡略，與本件系爭產品外包裝係盒裝方式不 同等情，業經本院調閱台灣高等法院98年度上字第966 號 卷附之證物核閱無誤，且為兩造所不爭執（見本院卷第37 7 頁），然產品包裝會因其銷售管道之不同而有繁簡之差 異，相同之產品有平裝及精裝之分，亦無違交易常情，原 告既未舉證證明被告於97年以前所販售之產品均僅有平裝 之一種包裝方式，則其以本案所購得之系爭產品為盒裝， 與前案產品為平裝之包裝方式不同，而主張系爭產品為兩 造和解後所販賣，顯屬推論之詞並不足採。 ⑶又系爭產品包裝上所使用之「SUN POWER 」及圖商標，固 為被告於98年9 月4 日始申請註冊獲准（見本院卷第371 頁經濟部智慧局商標資料檢索服務、本院外置系爭產品實 物），然商標法並未規定行銷商品或服務時必須先將所使 用之標示予以註冊始得作為行銷之用，是商標未申請註冊 即先使用之情形，所在多有，現行商標法第30條第1 項第 12款、第36條第1 項第3 款即為調和先使用人及商標申請 人或商標權人所為之規定，是系爭產品包裝上所使用之商 標縱為98年9 月4 日所註冊，亦難據此即認定系爭產品係 於98年9 月4 日以後所販賣，是原告此部分之指摘，亦屬 無據。 ⑷此外，本院依原告聲請，函詢被告經銷商高華彩色沖印店 、弘亮企業社、視冠企業社、視冠遠通有限公司、黎明照 相器材行、崇勝科技有限公司、概念電氣有限公司、泰光 視聽器材有限公司、中野國際企業有限公司、羅傑數位科 技社、網路家庭國際資訊股份有限公司，請其等提供自97 年4 月1 日起迄今向被告購買系爭產品之數量及價格（見 本院卷第254 頁），其中高華彩色沖印店函覆謂：「本公 司確實有向湧蓮國際有限公司購買SUNPOWERDC專用保護鏡 之產品，但資料已不存在，無法提供數量」（見本院卷第 273 頁），因其未提供相關發票或進貨憑證等資料供本院 審酌，自無法確認其是否於97年4 月1 日以後向被告購入 系爭產品；網路家庭國際資訊股份有限公司回覆謂：「.. . 本公司銷售系統查無湧蓮國際有限公司所提供之SUN POW ER DC 專用保護鏡，故無相關資料得提供... 」（見本院 卷第274 頁），其餘經銷商則未回覆，是無從證明原告所 指事實。本院又函詢視冠公司、中野公司有關其等分別於 101 年4 月20日、101 年11、12月份發票所售之系爭產品 係於何時向被告所購入，中野公司並未回函，視冠公司則 函覆謂：「本公司如附件一之產品（即本件系爭產品）係 在數年前向湧蓮國際公司購入販賣，本公司近幾年來並無 再向湧蓮國際有限公司購買『SUN POWER DC專用保護鏡』 ，本公司無法判斷最後一次向湧蓮國際有限公司購買『 SUN POWER DC專用保護鏡』是在97年4 月1 日之後」（見 本院卷第352 頁），是視冠公司上開回函亦無從證明原告 所指之事實。又被告前與原告訂定和解契約後，曾於98年 寄發確認通知書請視冠公司回收侵權產品，視冠公司函覆 本院謂：「附件二（即上開確認通知書）為本公司所確認 ，本公司在之前已購入『SUN POWER DC專用保護鏡』，10 1 年4 月20日所賣出之鏡片僅在清庫存，所以並不受到附 件二拘束」（見本院卷第352 頁），益證原告於101 年4 月20日向視冠公司所購得之系爭產品，非被告於和解後販 賣與視冠公司之產品，又縱被告經銷商未將產品回收予被 告而繼續販賣之行為侵害原告系爭專利權，然此究屬經銷 商之侵權行為，實難即認被告有侵害系爭專利權之故意、 過失可言，此外，原告並未提出其他證據證明被告與上開 經銷商之間有共同意思聯絡，是原告主張被告侵害系爭專 利權，即無可取。 六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利申請專利範圍，且被告 所提證據無法證明系爭專利不具新穎性、進步性，然系爭產 品係原告向被告經銷商所購入，原告無法證明被告於兩造前 案和解後仍有侵害系爭專利權之行為，或與其經銷商有共同 侵害原告系爭專利權之意思聯絡，其主張被告應負損害賠償 責任即屬無據，從而，原告依修正前專利法第108 條準用第 84條第1 項、第2 項、第85條第1 項第2 款、第3 項或現行 專利法第120 條準用第96條第1 、2 、4 項、第97條第1 項 第2 款規定，請求被告給付原告300 萬元及法定遲延利息， 並請求禁止被告不得為製造、販賣、為販賣之要約、使用及 為上述目的而進口侵害系爭專利權之產品或及其他侵害系爭 專利權之行為，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回， 其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘主張陳述及所 提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸 再予論述，附此敘明。 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　102　 年　　8　　 月　　29　　日 智慧財產法院第一庭 法　官　蔡如琪 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　102　 年　　8　　 月　　30　　日 書記官 王英傑