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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 102年度民專上字第22號 上 訴 人　即 附帶被上訴人　可愛馬科技股份有限公司 兼法定代理人　鄭丞宏 上二人共同 訴訟代理人　　李旦律師 　　　　　　　徐鈴茱律師 複代理人　　　陳怡彤律師 被上訴人即 附帶上訴人　　光陽工業股份有限公司 法定代理人　　王雙慶 訴訟代理人　　楊祺雄律師 　　　　　　　蘇三榮律師 　　　　　　　林怡州律師 複代理人　　　許家華律師 參　加　人　　經濟部智慧財產局 法定代理人　　王美花（局長）住同上 訴訟代理人　　謝孟峰 　　　　　　　葉哲維 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中 華民國102 年1 月25日本院101 年度民專訴字第34號第一審判決 提起上訴，被上訴人為附帶上訴及訴之追加，本院於103 年1 月 2日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 原判決關於駁回附帶上訴人後開第三項之訴部分之裁判廢棄。 上開廢棄部分，附帶被上訴人可愛馬科技股份有限公司不得繼續 於註冊號數第00000000號「KYMCO MANY」商標註冊證所載之商品 或服務上使用相同或近似附帶上訴人之該商標之文字或圖樣，如 已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。 上訴人應連帶再給付被上訴人新臺幣叁佰零貳萬柒仟柒佰叁拾陸 元，及自民國一百零二年七月四日起至清償日止，均按年息百分 之五計算之利息。 第二審訴訟費用關於上訴、追加之訴及附帶上訴部分，均由上訴 人連帶負擔。 本判決第四項於被上訴人以新臺幣壹佰零壹萬元供擔保後，得假 執行。但上訴人如於假執行程序實施前以新臺幣叁佰零貳萬柒仟 柒佰叁拾陸元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。 事實及理由 壹、程序方面： 按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之， 但民事訴訟法第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此 限，同法第446 條第1 項定有明文。查被上訴人即附帶上訴 人光陽工業股份有限公司（下稱光陽公司）於原審聲明請求 上訴人即附帶被上訴人可愛馬科技股份有限公司（下稱可愛 馬公司）、鄭丞宏應連帶給付光陽公司新臺幣（下同）1,49 0 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5% 計算之利息，並獲勝訴之判決，嗣提起上訴後，於102 年7 月2 日具狀擴張請求可愛馬公司、鄭丞宏應再連帶給付光陽 公司3,027,736 元及自102 年7 月2 日書狀送達翌日起至清 償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷一第281 頁）。經 核光陽公司並未變更訴訟標的，而基於專利權、商標權受侵 害之同一基礎事實，就請求金額為擴張，並就計算方式補充 法律上之陳述，依民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項但書第2 款、第3 款及第256 條規定，自應予准許 。 貳、實體方面： 一、光陽公司起訴主張： ㈠光陽公司係新式樣第D130968 號「機車（九十五）」專利（ 下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自98年9 月21日起 至109 年11月24日止。又光陽公司係註冊第00000000號「 KYMCO MANY」及第00000000號「MANY」商標（以下合稱系爭 商標，圖樣分別如本判決附圖十三編號1 、編號2 所示）之 商標權人，商標權（原審贅載「專用」2 字）期間分別自98 年6 月1 日起至108 年5 月31日止、100 年9 月1 日起至 110 年8 月31日止。系爭商標經過光陽公司與系爭專利設計 所製造之「MANY」機車結合，「KYMCO 」係表彰光陽公司企 業名稱，以「MANY」或「many」字樣表彰系爭專利商品，樣 式新穎獨特。光陽公司先後委請知名藝人田中千繪、蕭亞軒 為「MANY」機車代言，並進行持續及廣泛的行銷，業已於市 場上建立高知名度。詎可愛馬公司未經光陽公司同意或授權 ，製造販售與系爭專利外觀相同之CHT-008 「Mony」電動自 行車產品（下稱系爭產品），光陽公司委請聖島法律事務所 就系爭產品進行專利侵害分析，系爭產品與系爭專利商品之 整體外觀設計幾乎如出一轍，系爭產品在視覺性設計整體上 ，與系爭專利同，包含系爭專利之全部新穎性特徵，系爭產 品實已落入系爭專利申請專利範圍，且系爭產品前面板以及 車體側蓋有「Mony」字樣，與系爭專利商品「MANY」之差別 僅在於字母A 改為O ，並將字母M 後之大寫字母改成小寫字 母，與系爭商標構成近似，可愛馬公司製造販賣系爭產品之 行為足使消費者產生混淆誤認，光陽公司於100 年7 月20日 委請聖島法律事務所發函予可愛馬公司，可愛馬公司委託律 師回函願將公司網頁上系爭產品介紹刪除，然可愛馬公司嗣 後又繼續進行廣告且未停止販賣，顯有侵害光陽公司專利權 、商標權之故意，爰依專利法第129 條準用第84條第1 項、 第3 項、第85條第1 項第2 款、商標法第29條第2 項、第61 條第1 項、第2 項、第63條第1 項第3 款、公司法第23 條 第2 項提起本件訴訟。 ㈡系爭專利不具應撤銷之原因： ⒈系爭專利之新穎特徵包括： ⑴ 把手蓋之上緣與大燈之上緣為同心的圓弧狀，且其下緣 之兩端係自前面板朝上延伸，並形成相互遠離的兩弧形 。 ⑵簡單的弧形變形蟲型態並整體呈現寶石項鍊飾品視覺設計 的前面板中央飾板。 ⑶尾部橄欖形之後車體側蓋表面，自側面觀之形成一自側蓋 底緣向上並向車體尾端延伸之弧形稜脊。 ⑷前後呼應搭配的前、後方向燈，其中，前方向燈之外緣係 與前面板邊緣切齊，並呈幾何形變化置於前面板的兩側； 後方向燈係置於後車體側蓋下垂的尾部，且其內緣係與車 體尾蓋切齊並呈現簡單的幾何形變化與前方向燈呼應，兩 後方向燈之間具有倒梯形的車體尾蓋。 ⑸坐墊下方與腳踏板間設有類鯊魚鰭形狀的中央蓋板。 ⒉被證2 無法證明系爭專利不具新穎性： ⑴被證2 把手下緣之兩端並未朝上延伸、係相互遠離而成直 線狀。可知被證2 並未揭露系爭專利新穎特徵1 。 ⑵被證2 中央飾板之輪廓僅為平直的線條，並非如系爭專利 之弧形變形蟲型態，中央飾板的下半部同樣無任何類似女 性頸上的寶石項鍊飾品的設計，視覺效果上已呈現明顯的 差異。被證2 中央飾板下方只有三條直線，與系爭專利中 央飾板中之寶石項鍊飾品造型全無近似之效果。可知被證 2 並未揭露系爭專利新穎特徵2 。 ⑶被證2 之後車體側蓋除無自側蓋底緣向上並向車體尾端延 伸之弧形稜脊外，其下方還增加一環帶狀設計，使後車體 產生一分為二的視覺效果，可知被證2 並未揭露系爭專利 新穎特徵3 。 ⑷被證2 後方向燈是呈近似菱形的態樣，因此系爭專利由後 方向燈、後車體側蓋，及後車燈之組合所產生的視覺感受 與被證2 明顯不同。此外，被證2 之後方向燈係水平延伸 平躺呈菱形狀、而其前方向燈係呈直立狀，故其前方向燈 與後方向燈並未前後呼應。反之，系爭專利之前方向燈與 後方向燈均為幾何形狀，而有前方向燈與後方向燈前後呼 應之效果，可知被證2 與系爭專利不同。另外，系爭專利 兩側的後車體側蓋為一體式的設計，而被證2 之後車體側 蓋下方還增加一環帶狀設計，使後車體產生一分為二的視 覺效果。可知被證2 並未揭露系爭專利新穎特徵4 。 ⑸左側視圖及右側視圖觀之，被證2 坐墊下方與腳踏板間對 應於中央蓋板之部分係呈一上寬、中窄、下寬之形狀，且 有與後車體側蓋環帶狀設計連結之帶狀部分通過坐墊下方 與腳踏板間。可知被證2 中亦無相對應於系爭專利中類鯊 魚鰭形狀之中央蓋板之部分，而未揭露系爭專利新穎特徵 5 。 ⒊被證3 無法證明系爭專利不具新穎性： ⑴被證3 雖無從正前方觀察之前視圖可資比較，但由被證3 的第3 圖可知，把手下緣之兩端並未呈弧形、而係呈直線 向上延伸。可知被證3 並未揭露系爭專利新穎特徵1 。 ⑵被證3 之飾板型態是如同象鼻般且末端向前凸起的設計， 飾板的下半部同樣無任何類似女性頸上的寶石項鍊飾品的 設計，可知被證3 之中央飾板完全迥異於系爭專利之中央 飾板而未揭露新穎特徵2 。 ⑶被證3 之後車體側蓋無自側蓋底緣向上並向車體尾端延伸 之弧形稜脊，而只有兩道與後車體側蓋底緣平行之直線。 可知被證3 並未揭露系爭專利新穎特徵3 。 ⑷被證3 雖無從正面觀察之後視圖，但從第6 圖可知，其後 方只有一個燈、而無兩側之方向燈、更無法發生前後方向 燈互相呼應之效果。可知被證3 並未揭露系爭專利新穎特 徵4 。 ⑸由左側視圖及右側視圖觀之，被證3 坐墊下方與腳踏板間 ，對應於中央蓋板之部分，係呈一上寬、中窄、下寬之形 狀。可知被證3 中亦無相對應於系爭專利中類鯊魚鰭形狀 之中央蓋板之部分，而未揭露系爭專利新穎特徵5 。 ⒋被證2 、3 、12、15、16、17之組合無法證明系爭專利不具 創作性： ⑴如上所述，被證2 、被證3 未揭露系爭專利任何新穎特徵 ，從而被證2 、被證3 亦不可能與任何先前技藝組合以證 明系爭專利不具創作性。 ⑵被證12之中央飾板係以直線來形成一上寬下窄之五角形輪 廓。反之，系爭專利之中央飾板係以弧形來表現一下寬上 窄之變形蟲型態，與被證12之中央飾板輪廓完全不同。此 外，被證12之中央飾板內部之上方係採一正方形與長方形 之組合，與系爭專利之中央飾板內部之上方呈水滴狀之弧 形造型迥然不同。又被證12之中央飾板內部之下方係以類 似百葉窗的構造形成一上寬下窄之五角形造型，此與系爭 專利之中央飾板內部之下方呈圓形之造型迥然不同。可知 被證12未揭露系爭專利新穎特徵2 ，從而被證12亦不可能 與其他可愛馬公司所主張之先前技藝組合證明系爭專利不 具創作性。 ⑶被證15圖示可知其把手蓋之上緣與大燈之上緣並未呈同心 的圓弧狀。其中央飾板部位亦未呈弧形變形蟲型態、且無 寶石項鍊飾品之視覺設計。且其後方向燈並非置於後車體 側蓋、後方向燈之內側亦未與車體尾蓋切齊。又兩方向燈 間並無倒梯形之車體尾蓋。可知被證15未揭露系爭專利之 新穎特徵。又被證16中各圖片面積甚小、非從視覺正面所 拍攝，圖片不清晰甚至還有缺角存在。縱以被證16擷取之 非以視覺正面所拍攝之圖片觀察，亦僅能看出被證16為一 鵝卵形又如蠶繭鼓起有一小絲線外露的後車體側蓋造型， 與新穎特徵3 為橄欖形上具有一弧形稜脊的側車體造型不 同。而被證17所呈現者，是有如缺角平躺心形造型的中央 蓋板，或有如去殼缺角的菱角肉造型的中央蓋板，亦與新 穎特徵5 類鯊魚鰭造型不同。又系爭專利之類鯊魚鰭造型 下方具有朝外側凸出的部分，而凸顯出類鯊魚鰭型態，此 部分亦未見於被證17中。是故，被證15、16、17既未揭露 任何系爭專利新穎特徵，則亦不可能與其他可愛馬公司所 主張之先前技藝組合證明系爭專利不具創作性。 ⑷綜上所述，被證2 、3 、12、15、16、17均未揭露任何系 爭專利新穎特徵，從而其組合亦不可能否認系爭專利之創 作性。 ㈢並於本院審理時補陳略以： ⒈系爭產品除在外型上與系爭專利如出一轍外，可愛馬公司又 在系爭產品上使用與系爭商標近似之「Mony」字樣，可知可 愛馬公司之系爭產品係刻意仿效攀附光陽公司之MANY機車產 品，且徵諸於光陽公司曾於100 年7 月20日委請律師發警告 函通知可愛馬公司，可愛馬公司亦回覆將公司網頁上有關系 爭產品之型錄介紹刪除，惟可愛馬公司嗣後又繼續在公司網 頁刊登系爭產品之產品型錄介紹，可知可愛馬公司、鄭丞宏 顯不尊重智慧財產權而有修正前專利法第129 條準用第85條 第3 項適用。原審判決即已依照同條項之規定酌定2 倍之賠 償為新臺幣（下同）17,927,736元〔計算式：8,963,868x2= 17,927,736〕。光陽公司於原審僅請求可愛馬公司、鄭丞宏 連帶給付損害賠償1,490 萬元，謹擴張請求可愛馬公司、鄭 丞宏應再連帶給付光陽公司3,027,736 元。又系爭產品同時 侵害光陽公司之專利權與商標權，即使可愛馬公司、鄭丞宏 舉證扣除專利侵權必要成本，但光陽公司另有主張修正前商 標法第63條第1 項第3 款但書請求損害賠償，依原證4 號公 證書所附之零售單價29,800元為基礎，乘上現已確認2490台 系爭產品即47,202,000元作為損害賠償，已遠遠超出光陽公 司102 年7 月2 日民事追加訴之聲明暨調查證據聲請狀所聲 明擴張後總金額即17,927,736元。 ⒉系爭商標「MANY」及「KYMCO MANY」均包含機車與電動自行 車為商品名稱，可愛馬公司、鄭丞宏侷限商品本身作為比對 基準，罔顧機車與電動自行車為同類商品之事實，已明顯違 誤。況且，機車與電動自行車之差別在於動力源的不同，其 差異與商標法保障消費者利益及維護市場公平競爭之意旨毫 無關係。簡言之，機車與電動自行車在動力源之差異與兩者 在視覺設計上是否會造成消費者視覺上混淆誤認根本無關。 系爭商標效力及於電動自行車，且可愛馬公司、鄭丞宏無善 意使用之情事。爰附帶上訴請求廢棄原判決對於光陽公司不 利之部分，判命可愛馬公司不得繼續於註冊號數第00000000 號「KYMCO MANY」商標註冊證所載之商品或服務上使用相同 或近似附帶上訴人之該商標之文字或圖樣，如已製造、販賣 、使用者，應即回收銷毀之。 二、可愛馬公司、鄭丞宏辯以： ㈠系爭專利有應撤銷原因： ⒈被證2可證明系爭專利不具新穎性： 系爭專利與被證2 為相同物品，其整體外觀輪廓及主要構成 近乎相同，尤其是普通消費者從車身兩側觀之，視覺感受如 出一轍，僅具局部視覺面有些微差異而近似，不具新穎性。 又雖系爭專利在前面板設有一凸出的中央飾板，或具有其它 微小的局部修飾；惟，中央飾板僅於其中一個視覺面呈現局 部微小修飾之效果，其右側視圖、左側視圖、後側視圖除了 無法辨識該中央飾板之特徵外，亦無其它可供辨識差異之視 覺特徵；且該中央飾板於前視圖之視覺涵蓋比例更不及七分 之一，更遑論該中央飾板於所有視覺面中所能呈現之視覺效 果。最重要的，系爭專利所申請之專利範圍係為整體車身， 而非申請該凸出的中央飾板，依據專利審查基準第三篇第三 章第2.4.3.2.3 節規範：「主要設計特徵，指容易引起普通 消費者注意的設計特徵。例如汽車之設計，其主要設計特徵 在於除車底以外之外觀輪廓及設計構成等，而非表面局部之 形狀修飾或小組件之增減，故兩輛外觀輪廓及設計構成相同 或近似的汽車，即使其中一輛增設擾流板，仍屬近似之新式 樣」，則系爭專利與被證2 相較確實不具新穎性。 ⒉被證3可證明系爭專利不具新穎性： 系爭專利與被證3 為相同物品，其整體外觀輪廓及主要構成 近乎相同，尤其是普通消費者從車身兩側觀之，視覺感受如 出一轍，僅具局部視覺面有些微差異而近似，不具新穎性。 又雖系爭專利在前面板設有一凸出的中央飾板，或具有其他 微小的局部修飾，例如空氣濾淨器之造型；惟中央飾板僅於 其中一個視覺面呈現局部微小修飾之效果，其右側視圖、左 側視圖、後側視圖除了無法辨識該中央飾板之特徵外，亦無 其它可供辨識差異之視覺特徵；且該中央飾板於前視圖之視 覺涵蓋比例更不及七分之一，更遑論該中央飾板於所有視覺 面中所能呈現之視覺效果。最重要的，系爭專利所申請之專 利範圍係為整體車身，而非申請該凸出的中央飾板，依據專 利審查基準第三篇第三章第2.4.3.2.3 節規範：「主要設計 特徵，指容易引起普通消費者注意的設計特徵。例如汽車之 設計，其主要設計特徵在於除車底以外之外觀輪廓及設計構 成等，而非表面局部之形狀修飾或小組件之增減，故兩輛外 觀輪廓及設計構成相同或近似的汽車，即使其中一輛增設擾 流板，仍屬近似之新式樣」，則系爭專利與被證3 相較確實 不具新穎性。 ⒊被證2 、3 、15、16之組合可證明系爭專利不具創作性： ⑴機車龍頭主幹把手配合圓形大燈呈現同心的圓弧狀為產業 慣用之一般技藝手段或為通俗常識者，被證2 、3 、15、 16先前技藝之圖示均已揭示新穎特徵1 ，依專利侵害鑑定 要點所示，自應予排除而不得認屬系爭專利之新穎特徵。 ⑵被證2 、3 、12、15、16先前技藝均有揭露機車前面板採 取弧形設計，且中央部位均有長形裝飾，諸如此類在機車 前面板中央設置縱向中央飾板的技藝係屬平常，甚至市售 車輛會更進一步在中央飾板內增加以修飾線條或貼設廠牌 LOGO等等；光陽公司所謂中央飾板的特徵就整體視覺效果 而言，明顯屬於即於思及之技藝。且在機車前方設置，並 廣泛的見於系爭專利申請前之市售機車，甚至可參考其他 被證3 、5 、9 、15、16，在機車前方中央處均有設置一 縱向中央飾板為產業慣用之一般技藝手段或為通俗常識者 ，此等設計核屬先前技藝之範疇。 ⑶被證2 、3 已有揭露系爭專利新穎特徵3 ，且經比對系爭 專利申請前公開販售之車款，該弧形稜脊係為「Vespa 」 諸多經典車款之共同特徵，如被證16所示2006年4 月16日 電子版蘋果日報（http://www.appledaily.com.tw/apple daily/article/finance/00000000/0000000）所刊載關於 「迷人偉士牌收藏兼開發興趣變事業」之專欄報導的內容 可知，該弧形稜脊確實為「Vespa 」的獨特設計。 ⑷前後呼應搭配的前、後方向燈係為一般速克達常見的設計 ，並非消費者於選購、使用狀況下常注意之主要部位特徵 ，而系爭專利前後方向燈的設置位置與被證2 、15前後方 向燈的設置位置極為近似；除此之外，系爭專利車尾倒梯 形的殼體部分亦與被證2 、15近似，可知系爭專利新穎特 徵4 亦為系爭專利申請前的習知先前技藝。 ⑸除被證2 、16之先前技藝已揭露凹型中央蓋板外，「鯊魚 鰭形狀的中央蓋板」係為市售經典復古車款「Vino」明顯 的局部特徵，如被證17所示，該車款為日本山葉發動機股 份有限公司（下稱山葉公司）申請國內新式樣專利獲准公 告在案（2003年11月1 日公告），故被證17已揭露系爭專 利新穎特徵5 。 ㈡系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍： ⒈系爭產品與系爭專利商品為近似物品而非相同物品： 以普通消費者之水準觀之，系爭專利商品為復古風格具有局 部視覺特徵改良的機車，系爭產品則為復古風格具有局部視 覺特徵改良的電動自行車；兩者並非相同之物品而屬近似之 物品。 ⒉系爭產品與系爭專利商品視覺性設計整體並不相同或近似： ⑴由前方觀之，系爭產品之前面板中寬、上窄、下窄之造型 不同於系爭專利等寬之前面板，其前面板中設有一花瓣狀 （皇冠）之視覺造型物，系爭產品前面板搭配中寬、上窄 、下窄與花瓣狀（皇冠）之視覺造型物呈現出與不同於系 爭專利將前面板一分為二的視覺感受。以普通消費者之角 度進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，並不近似。 ⑵由兩側觀之，系爭產品兩側設有如同卡通馬腳造型之裝飾 板，而除了裝飾板之外，整個後車體的下半部呈現乾淨、 清晰不紊亂的視覺感受，與系爭專利後車體下半部呈現雜 亂、複雜的視覺感受不同；再者，系爭產品並不具有系爭 專利不同於一般機車的圓形空氣濾淨器，並無呈現仿如備 胎的視覺意象。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視 之視覺感受不同，並不近似。 ⑶由後方觀之，系爭產品之後扶手為一般常見之市售扶手， 相較於系爭專利較迷你可愛之後扶手，視覺感受不同；且 系爭產品並不具有向下延伸部位，其係為水平延伸者，呈 現相同於一般機車之普通視覺效果。以普通消費者之角度 進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，並不近似。 ⑷系爭產品並未呈現系爭專利商品之新穎性特徵： 系爭產品之前面板中寬、上窄、下窄之造型不同於系爭專 利等寬之前面板，其前面板中設有一花瓣狀（皇冠）之視 覺造型物，系爭產品前面板搭配中寬、上窄、下窄與花瓣 狀（皇冠）之視覺造型物呈現不同於系爭專利將前面板一 分為二的視覺感受，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常 知識者之水準視之，系爭產品並不具有系爭專利之新穎視 覺特徵；而系爭產品兩側設有如同卡通馬腳造型之裝飾板 ，而除了裝飾板之外，整個後車體的下半部呈現乾淨、清 晰不紊亂的視覺感受，與系爭專利後車體下半部呈現雜亂 、複雜的視覺感受不同。再者，系爭產品並不具有系爭專 利商品不同於一般機車的圓形空氣濾淨器，並無呈現仿如 備胎的視覺意象。以普通消費者之角度進行判斷，以該新 式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準視之，系爭產 品並不具有系爭專利之新穎視覺特徵；系爭產品之後扶手 為一般常見之市售扶手，相較於系爭專利商品較迷你可愛 之後扶手，視覺感受不同，且系爭產品並不具有向下延伸 部位，其係為水平延伸者，呈現相同於一般機車之普通視 覺效果。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視之視覺 感受不同，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之 水準視之，系爭產品並不具有系爭專利商品之新穎視覺特 徵。 ㈢可愛馬公司並未侵害系爭商標： ⒈本判決附圖十三編號1 之系爭商標整體文字係由英文文字「 KYMCO 」與「MANY」建構而成，系爭產品僅使用單純之英文 「MONY」文字由左至右之組合，二商標文字之外觀與讀音已 明顯具差異，整體所傳達出來之觀念不會致使消費者產生混 同近似之感。此外，由主要部份觀察，系爭商標雖然係以整 體圖樣文字呈現，然而相關消費者之主要記憶及識別部分係 其中較為知名顯著的「KYMCO 」部份，當消費者看見該「KY MCO 」圖樣即能立刻聯想到光陽公司之商品或服務，所關注 者並非「MANY」文字，故系爭商標「KYMCO MANY」與「MONY 」商標整體圖樣具差異，非屬相同或近似商標，且由光陽公 司於100 年7 月20日寄發之律師函中，僅稱系爭產品有專利 侵害爭議，但卻未提及有商標近似之爭議，亦可得知。 ⒉姑且不論「MONY」是否與系爭商標相同或近似，有致相關消 費者混淆誤認之虞，惟可愛馬公司系爭產品，早於99年8 月 間即已上市開始銷售，而系爭商標「MANY」於100 年9 月1 日始經註冊公告在案，可愛馬公司既於系爭商標「MANY」註 冊公告前即善意使用「MONY」於系爭產品，依商標法第30條 第1 項第3 款規定，自不受系爭商標效力所拘束，有善意合 理使用之適用。 ⒊又所謂著名之商標，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為 相關事業或消費者所普遍認知者，依經濟部頒布之「著名商 標或標章認定要點」，光陽公司至今所提出之證據，僅有產 品廣告、廣告託播單、網頁資料…等，縱使屬實，依上開要 點判斷並不足以證明系爭商標為著名商標，且所謂「致減損 著名商標之識別性或信譽者」，須以實際發生減損之結果， 光陽公司就可愛馬公司之使用行為，是否足致減損光陽公司 系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故 光陽公司主張可愛馬公司構成商標法第62條第1 款之要件， 尚非可採。 ⒋光陽公司稱系爭「KYMCO MANY」商標，「MANY」字樣為主要 具有識別性而與「MANY」機車連結之主要部分，「KYMCO 」 為次要部分云云。惟光陽公司所使用之商標圖樣為「MANY」 ，而非「KYMCO MANY」，自難以此遽為認定「KYMCO MANY」 商標中「MANY」為主要部分。再者，倘如光陽公司所稱「KY MCO MANY」商標中，「MANY」已為主要部分，則光陽公司何 需之後再向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊「MA NY」商標文字。 ㈣損害賠償部分： 可愛馬公司屬自行車製造業，系爭產品經售出後，其所可能 取得之利潤，應為近似於同業利潤標準，而依財政部所頒99 年度、100 年度同業利潤標準表所示，以自行車製造業之同 業利潤標準淨利率為10% 為基礎，可愛馬公司99年度與100 年度營利事業所得稅結算申報總表經蔡連說會計師查核簽證 ，99年度之申報純益率為1.64% ，100 年度之申報純益率為 0.81 %，即屬有據。可愛馬公司已陳報統計自99年8 月起至 100 年12月止，銷售系爭產品之數量與金額，可愛馬公司在 99年度販售系爭產品每台約為17,035元，100 年度販售系爭 產品每台約為16,430元。光陽公司捨此確實之證據資料不用 ，網路價格未必即為實際售價，光陽公司先以可愛馬公司公 司營利事業所得稅結算申報總表計算毛利率，後卻改引用國 稅局同業利潤標準推算零售業之毛利率，而指稱可愛馬公司 販售系爭產品之售價每台應高達23,244元云云，誠屬無理。 ㈤並於本院審理時補陳略以： ⒈「財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所」及「 財團法人中華工商研究院」為Mony電動自行車有無落入MANY 機車新式樣專利權範圍之鑑定，此二機關均為訴訟外之公正 第三人，其作成之鑑定報告顯然遠較前開被上訴人委任之訴 訟代理人所做之「專利侵害分析意見書」可信，依據「財團 法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所」102 年3 月 11 日(102)智良字第03003 號函初步鑑定結論，認為「『CH T-008 Mony電動自行車』產品照片，應未落入中華民國新式 樣第D130968 號『機車( 九十五) 』專利之專利權範圍」。 ⒉機車與電動自行車兩者於交通部法規中之規範不同，即電動 自行車及機車兩者為迥異類別之產品，兩者於重量、速度、 檢驗之管制規範上皆有所差異，即道路交通管理處罰條例就 機車之管理、處罰係規範於第一章第3 條第8 款以下，即機 車亦適用汽車之相關管理、處罰規範，需領有牌照始能正式 上路行駛，而屬於慢車規範底下之電動自行車則另於第三章 第69條以下加以規範。又道路交通安全規則第1 條第2 項第 1 款將機車亦納入適用汽車之相關規範，而屬於慢車規範底 下之電動自行車則另於第6 條及第五章第115 條以下另為有 異於機車之規範，且機車與電動自行車，於外觀上即可明白 清楚查知，並非如同光陽公司所稱「僅有動力源之不同」， 故消費者於選購商品時絲毫不可能產生混淆誤認之情事，光 陽公司所稱顯有誤會。 ⒊可愛馬公司所生產製造之Mony電動自行車，為因應政府法規 業已於101 年1 月進行改款，故縱使可愛馬公司果真侵害光 陽公司之專利權（假設語氣，可愛馬公司仍否認之），可愛 馬公司已銷售之Mony電動自行車台數亦非原審所認定之2435 台，而係應扣除前述101 年1 月改款後之900 台（計算式： 0000-000=1535 台），因改款後之Mony電動自行車已屬不同 造型。是以，縱使本院於102 年7 月函詢車輛安全檢驗中心 得知可愛馬公司共領受之檢驗標章數為2790張，惟既然前述 改款後之900 台已不得列入計算，更遑論得以將光陽公司追 加主張之355 台( 計算式:0000-0000=355) 復行列入。故光 陽公司以2790台為基礎計算損害賠償金額即顯有違誤。又光 陽公司以零售單價29,800元計算損害賠償金額亦有違誤，因 可愛馬公司販售予經銷商係以賣斷方式為之，故縱使以零售 價格為基準計算損害賠償金額（假設語氣，可愛馬公司仍否 認之，可愛馬公司主張應以淨利計算損害賠償金額），計算 價格亦應以原審判決所認定之產品單價16,733元（計算式〔 17,035+16,430 〕÷2=16,733）為之。 ⒋原審計算損害賠償金額時係以上訴人所提出之產品單價16,7 33元計算，惟縱使系爭產品落入系爭專利之專利範圍內（假 設語氣，上訴人仍否認之），原審判決完全未考量系爭產品 尚包含其他部位零件甚或包含其他專利，以系爭產品全部整 體價格而未扣除其他部位零件之成本，逕行計算賠償金額恐 不合理而有高估系爭專利價值之虞。計算損害賠償金額時， 以下述方式計算較為合理： ⑴可愛馬公司型號CHT-008 產品之製作成本包括零件成本（ 包括例如前輪、後輪、防盜器、轉換器、車架、控制器、 充電器、電池、外型等成本）、平均進口運費、平均人工 成本、平均國內運費、平均每台車行銷廣告費用等成本， 總計每台車之平均製造成本高達16,444.82 元（計算式： 　　　13,238.72+1,565.6+214+640+786.5=16,444.82 元）。 ⑵故倘縱使可愛馬公司之系爭產品侵害光陽公司系爭專利（ 假設語氣，上訴人仍否認之），於計算損害賠償金額時應 先行扣除前開成本，而可愛馬公司出售一台型號CHT-008 產品之利潤金額僅有288.18元（計算式：〔16,733-16,44 4.82〕元=288.18 元），而於計算損害賠償金額時應以外 型成本（即包括座桶前罩、面板裝飾件、座桶後罩、擋風 板、頭罩、儀錶罩、邊條、裝飾板、泥板等零件，總計 488.64元）佔CHT-008 系爭型號產品總成本之比率，乘以 每台車之利潤金額（即288.18元），方為計算每台車應負 擔之損害賠償金額之依據，否則因系爭產品尚實施利用可 愛馬公司其他專利，如計算損害賠償金額時將可愛馬公司 所有而施行於系爭產品之專利價值亦納入併同計算，將有 違公允。況消費者之所以購買系爭產品亦非僅考量系爭產 品之外型，甚或可能於評估系爭產品具備其他可愛馬公司 所擁有之其他專利所帶來之便利性而購入，故倘以原審認 定之平均產品單價扣除上開總計成本計算損害賠償金額， 顯有違誤，故請本院應予以廢棄原判決重新計算，以維公 允。 四、參加人陳稱因本件系爭專利之舉發案尚未審定，無法表示就 專利有效性部分要聲明參加那一造（見本院卷三第137 頁） ，爰不為參加聲明（見本院卷三第201 頁）。 五、原審判決：㈠可愛馬公司不得自行或使他人製造、販賣、為 販賣之要約、使用或為上述目的而進口型號CHT-008 「Mony 」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D130968 號 新式樣專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷 毀之。㈡可愛馬公司不得繼續於註冊號數第00000000號「 MANY 」 商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似光 陽公司之該商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者， 應即回收銷毀之。㈢可愛馬公司、鄭丞宏應連帶給付光陽公 司1,490 萬元，及其中165 萬元部分自101 年3 月13日起至 清償日止，另165 萬元部分自101 年7 月21日起至清償日止 ，餘1,160 萬元部分自101 年11月15日起至清償日止，均按 年息5%計算之利息。㈣可愛馬公司、鄭丞宏應連帶負擔費用 將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登 載於蘋果日報第一版報頭下1 日。㈤光陽公司其餘之訴駁回 。㈥訴訟費用由可愛馬公司、鄭丞宏連帶負擔。㈦本判決第 三項於光陽公司以500 萬元供擔保後，得假執行。但可愛馬 公司、鄭丞宏如以1,490 萬元為光陽公司預供擔保，得免為 假執行。㈧光陽公司其餘假執行之聲請駁回。可愛馬公司、 鄭丞宏不服提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢 棄部分，光陽公司於第一審之訴駁回。㈢訴訟費用由光陽公 司負擔。光陽公司答辯聲明：㈠可愛馬公司、鄭丞宏之訴駁 回。㈡訴訟費用由可愛馬公司、鄭丞宏負擔。光陽公司並為 訴之追加，聲明：㈠除原審判決主文第二項之金額外，可愛 馬公司、鄭丞宏應再連帶給付光陽公司3,027,736 元，並自 本狀繕本送達可愛馬公司、鄭丞宏翌日起至清償日止，按年 息5% 計 算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行；以及提 起附帶上訴，附帶上訴聲明：㈠原判決不利於光陽公司部分 廢棄。㈡上開廢棄部分，可愛馬公司、鄭丞宏不得繼續於註 冊號數第00000000號「KYMCO MANY」商標註冊證所載之商品 或服務上使用相同或近似光陽公司該商標之文字或圖樣，如 已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。可愛馬公司、鄭 丞宏對光陽公司追加之訴及附帶上訴之答辯聲明為：駁回追 加之訴及附帶上訴，就追加之訴部分如受不利判決請准宣告 供擔保免為假執行。承上，光陽公司就原審駁回其一部分法 定遲延利息之請求及請求可愛馬公司、鄭丞宏連帶負擔費用 將本件判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登 載於自由時報報第一版報頭下1 日，均未上訴及提起附帶上 訴，上開部分已敗訴確定，併予敘明。 六、本件兩造不爭執之事實（見本院卷二第234至235頁）： ㈠光陽公司為第D130968 號專利（即系爭專利）之專利權人， 專利權期間自98年9 月21日起至109 年11月24日止。 ㈡光陽公司為系爭註冊第00000000號「KYMCO MANY」及第0000 0000號「MANY」商標（即系爭商標）之商標權人，商標權期 間分別自98年6 月1 日起至108 年5 月31日止、100 年9 月 1 日起至110 年8 月31日止。 ㈢型號CHT-008 MONY之電動自行車（即系爭產品）為可愛馬公 司於99年8 月間即已開始銷售販賣之產品。 ㈣可愛馬公司之創辦人鄭漢騰於99年6 月29日向智慧局所申請 並獲准之新式樣第D142397 號「電動自行車」專利，專利權 期間自100 年9 月1 日起至111 年6 月28日止。 ㈤光陽公司委請聖島國際法律事務所於100 年7 月20日發函予 可愛馬公司，通知其有侵害專利之虞，可愛馬公司於100 年 8 月23日委請世界法律事務所發函回覆。 ㈥對原證8 經公證的網頁內容無意見。 七、本件兩造爭執事項（見本院卷二第235 至236 頁、第237 頁 ）： ㈠系爭專利是否不具新穎性或不具創作性，而有撤銷之原因？ ⒈被證2可否證明系爭專利不具新穎性？ ⒉被證3可否證明系爭專利不具新穎性？ ⒊續上證2可否證明系爭專利不具新穎性？ ⒋被證2 、3 、12、15、16、17及上證2 、續上證2 、上證3 、上證4、上證5之組合可否證明系爭專利不具創作性？ ㈡系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍？ ㈢可愛馬公司等有無侵害系爭專利之故意或過失？ ㈣可愛馬公司製造、販賣系爭產品之行為是否構成92年5 月28 日修正公布之商標法第29條第2 項第3 款之規定？可愛馬公 司可否主張同法第30條第1 項第3 款規定之善意使用？ ㈤可愛馬公司有無侵害系爭商標之故意或過失？ ㈥本件光陽公司若可請求損害賠償，損害賠償金額應如何計算 ？ ㈦光陽公司對可愛馬公司請求不得自行或使他人製造、為販賣 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號CHT-008 「Mo ny」電動自行車產品及任何侵害系爭專利之物品，如已製造 、販賣、使用者，應即回收銷毀之是否有理由？ ㈧光陽公司對可愛馬公司請求不得繼續於電動自行車商品或類 似商品，使用相同或近似光陽公司所有如原證9 所示之系爭 商標「KYMCO MANY」及原證10所示系爭商標「MANY」之文字 或圖樣；如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之是否有 理由？ ㈨光陽公司對可愛馬公司、鄭丞宏請求應連帶負擔費用將本案 判決書之標題、案號、當事人欄、案由及主文登載於蘋果日 報第一版報頭下1日是否有理由？ 八、本院得心證之理由： 　㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 　法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷 、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他 造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查光陽 公司主張系爭專利之申請日為97年11月25日，經智慧局於98 年9 月21日審定准予專利公告，專利期間自98年9 月21日起 至119 年11月24日止等情，有專利證書（見原審卷一第17頁 ）及專利說明書公告本（原審卷一第18至26頁）在卷可稽， 則系爭專利是否符合專利申請要件，應適用核准專利時所適 用之92年2 月6 日修正之專利法（下稱92年專利法）。又專 利法雖於100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行， 惟光陽公司主張可愛馬公司侵害系爭專利權之時間為新修正 專利法施行前，是以系爭專利是否受到侵害，應以當時有效 之99年8 月25日修正公布之專利法（下稱99年專利法）為法 規依據，合先敘明。 ㈡系爭專利技術分析： 　　系爭專利「機車( 九十五) 」係作為一種二輪交通運輸工具 　。系爭專利係有關於一種機車外觀設計，其外觀整體為一種 融合圓與方的復古型及加入流線元素的意象，車型屬輕型及 小型化設計。在車型設計上具有方中帶圓的大燈，在前面板 的中央飾板則以弧形變形蟲型態呈現，下半部之中間部份加 入圓形的位置燈設計，前方向燈以幾何形做變化，以搭配前 位置燈的圓形配置。坐墊為平躺式設計，後車體的部份則以 橄欖形作基調，尾部則略為下垂之設計。後燈組則以變形幾 何形配合前面板的方向燈配置，而後車體左邊的空氣濾淨器 設計成備胎狀的圓形，車體從後視圖觀之，呈一凸型的設計 ，除後扶手外，尚有一裝飾用之空間，如是形成本車展現復 古、輕型之新穎外觀設計，系爭專利圖面如本判決附圖一所 示。 ㈢系爭產品之技術分析： ⒈系爭產品「電動自行車」係一種二輪交通運輸工具。系爭產 品係有關於一種機車外觀設計，其在車型設計上具有一圓形 大燈，在前面板的中央飾板具有弧形變形蟲型態設計，下半 部之中間部份設有一燈，兩側則設有近弧三角形前方向燈。 坐墊為平躺式設計，坐墊下方之車體其前方與踏板交接處設 一弧鰭形修飾，後車體左右側具突出之半圓弧形殼體，車體 從後視圖觀之，呈一凸型的設計，如是形成該車之新穎外觀 設計。系爭產品係原告於民事起訴狀第1 頁所提出之被告製 造、販賣型號CHT-008 「Mony」之電動自行車，系爭產品之 整體造形如原證3 所示。系爭產品（即光陽公司所主張侵權 之可愛馬電行車CHT-008 「Mony」）之視圖分別如本判決附 圖二之1 ：Mony摩卡棕、不敗白、炫耀紅（取自原證3 可愛 馬電行車之型錄圖片），附圖二之2 ：Mony六面視圖（取自 可愛馬公司2 人民事答辯一狀第26、27頁之系爭產品視圖） 。 ⒉依原證3 所示之型號CHT-008 「Mony」電動自行車觀之，系 爭產品之整體造型由具大燈之車頭把手組、前面板、前擋泥 板、腳踏板、坐墊、兩側蓋、後車體與車背板等所構成。在 車頭燈設計上具有圓形的大燈，在前面板的中央飾板則以弧 形變形蟲型態呈現，前方向燈以弧邊三角形作設計，車之坐 墊為平躺式，後車體與腳踏板連接處具有鰭狀塊修飾，後車 體具突出橄欖形側蓋，側蓋表面具橫置L 形稜脊，尾部背板 表面設有一突出後燈，後燈兩側之後方向燈亦以弧邊三角形 設計，車體從後視圖觀之，車背板呈一凸字形設計，如是由 具有大燈之車頭把手組下接一擋風之前面板及一前擋泥板所 形成之車頭、車頭向後延伸連接之腳踏板、踏板後端所接之 坐墊與後車體而形成本車整體之視覺性設計特徵。 ㈣專利有效性證據： ⒈本件可愛馬公司2 人於原審就專利有效性抗辯提出被證2 、 3 、12、15、16及17為證，復於第二審再提出上證2 、續上 證2 、上證3 、上證4 及上證5 ，惟可愛馬公司2 人於民事 上訴理由㈠狀所提出之上證2 文獻第1 頁揭示「Copyright Ⓒ2013 YAMAHA MOTOR TAIWAN CO., LTD. All Rights Reserved. 」，可知上證2 為2013年公開刊登者，另上證3 及上證4 文獻第1 頁分別揭示「Copyright Ⓒ2011 Sanyang Industry CO., LTD. All rights reserved. 」，可知上證 3 及上證4 為2011年公開刊登者，故上證2 、3 、4 對於系 爭專利之申請日97年11月25日而言，為公開或公告在後之文 獻資料，不能作為系爭專利無有效性抗辯之先前技藝。 ⒉被證2 係2002年11月11日公告之我國第510731號「二輪機車 」新式樣專利，其公告日早於系爭專利申請日（97年11 月 25日），故被證2 為系爭專利之先前技藝，其圖面如本判決 附圖三所示。 ⒊被證3 係1983年9 月6 日公告之美國第D270436 號「MOTORC YCLE」設計專利，其公告日早於系爭專利申請日（97年11月 25日），故被證3 為系爭專利之先前技藝，其圖面如本判決 附圖四所示。 ⒋被證12係2008年3 月17日網頁所刊載之Vespa S 車款，依該 網頁之內容，其刊登日期為2008年3 月17日，早於系爭專利 申請日（97年11月25日），故被證12為系爭專利之先前技藝 ，其圖面如本判決附圖五所示。 ⒌被證15係2001年12月11日公告之我國第469035號「速克達型 機車㈣」新式樣專利，其公告日早於系爭專利申請日（97年 11月25日），故被證15為系爭專利之先前技藝，其圖面如本 判決附圖六所示。 ⒍被證16係2006年4 月16日蘋果日報刊載之數型「VESPA 」機 車，其刊載日早於系爭專利申請日（97年11月25日），故被 證16之內容可為系爭專利之先前技藝，其圖面如本判決附圖 七所示。 ⒎被證17係2003年11月1 日公告之我國第087783號「機車」新 式樣專利，其公告日早於系爭專利申請日（97年11月25日） ，故被證17為系爭專利之先前技藝，其圖面如本判決附圖八 所示。 ⒏上證5 係2006年光陽機車公司KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 公開刊登之機車（可愛馬公司所稱之「VJR」型機車），其 　　文獻資料揭示「KWANG YANG MOTOR CO., LTD.Ⓒ2006 ALL RIGHTS RESERVED.」，可知其係於2006年公開，早於系爭專 利申請日（97年11月25日），可作為系爭專利之先前技藝， 其圖面如本判決附圖九所示。 ⒐續上證2 係2003年出版之「Vespa, Italian Street Style 」揭露之「ET3 」型機車，為2003年出版之「Vespa,Italia n Street Style」公開發行之刊物，其國際標準書號為0-00 0000-00-0(ISBN) ，內容是義大利車商PIAGGIO ＆C.s.p.a 從1945年至2003年所設計之各款Vespa 機車，其中第222 頁 至第223 頁「Vespa ET3 」型機車標示有1976，應屬該年設 計車款，其公開日早於系爭專利申請日（97年11月25日）， 為系爭專利之先前技藝，該「Vespa ET3 」型機車之圖面如 本判決附圖十所示。 ㈤系爭產品落入系爭專利申請專利範圍： 　⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍 」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品 」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下 列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技 藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內 容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑定物品與申請 專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準， 判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否 相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利 權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設 計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後 待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是 否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則未落入專 利權範圍。⑷若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設 計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申 請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具 有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之 新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落 入專利權範圍。⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張 適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物 品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被控侵權人可 擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者 無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前 技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專 利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先 前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。 ⒉解釋系爭專利申請專利範圍： 　　按新式樣設計，係指對物品之形狀、花紋、色彩或其組合， 　透過視覺訴求之創作者。而新式樣專利範圍，以圖面為準， 於解釋申請專利之新式樣範圍時，並得審酌創作說明。而該 新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，為其新式樣範圍解 釋的主體。系爭新式樣專利該所屬技藝領域中具有通常知識 者，係指具有該機車設計技藝領域中之通常知識及普通設計 能力，而能理解、利用申請時之先前技藝者，而所謂的通常 知識，指該機車設計技藝領域中已知的普通知識，包括習知 或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從 經驗法則所瞭解的事項。參酌系爭專利圖面及創作說明，可 知該機車主要是由車頭把手組、前面板、前擋泥板、腳踏板 、後車體、坐墊、車背板與機車動力組件、排煙管、空氣濾 清器、前後車輪及懸吊系統等主要構件組成。按機車新式樣 技藝領域中之通常知識者所涉者，係針對該機車整體外觀之 形狀、花紋、色彩或其組合透過視覺訴求之創作部分（即所 謂視覺性設計部分），而系爭新式樣機車之動力源（引擎或 電動馬達）、懸吊系統、排氣管、車輪或部分容設於車殼體 之內部等組件（如圓形空氣濾清器），則屬功能性設計部分 ，非為系爭新式樣機車涉及視覺性設計之創作部分。從而， 系爭新式樣機車申請專利範圍之解釋，涉及視覺性設計之創 作部分包括，機車車頭把手組之外觀設計，具有一圓形的車 頭大燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型 ，其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，其 輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。前 面板為一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間呈現一 弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一 封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位 置燈設計。前方向燈呈弧邊三角形，係設於接近前面板弧曲 彎折面之兩側處，該前面板下方則連接弧形蓋狀之前擋泥板 。由系爭新式樣機車左側視圖觀之，其坐墊為平躺式設計， 腳踏板連接前面板下緣並橫向延伸至後車體，與其鰭狀造型 的中央蓋板接合，後車體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀， 分別由其兩側蓋底緣處向上並向車體尾端橫向延伸一L 形弧 稜脊狀之裝飾造型設計。尾部背板表面設有一突出後燈，後 燈兩側之後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置 ，又由後視圖觀之，車背板呈一凸字形設計。系爭專利部品 說明圖如本判決附圖十一所示。 ⒊系爭專利之新穎特徵： ⑴按新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝 ，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容 ，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設 計（參見新式樣審查基準2.4.3.2.3 及專利侵害鑑定要點 第53頁所載之「新穎特徵」）。 　 ⑵經比對可愛馬公司2 人所提出之專利有效性抗辯證據，並 排除系爭專利功能性設計部分，該等證據所未揭露之系爭專 利視覺性（裝飾性）設計特徵如下： ①車頭把手組具有一圓形的車頭大燈設計，並使該車頭燈 及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪廓上緣弧線與該 圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，其輪廓下緣弧線由兩 側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。 ②前面板為一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間 呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲 型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間 具有一圓形的位置燈設計。 ③前方向燈呈弧邊三角形，係設於接近前面板弧曲彎折面 之兩側處，後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向 燈配置。 ④後車體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀，分別由其兩側 蓋底緣處向上並向車體尾端橫向延伸一L 形弧稜脊狀之 裝飾造型設計。 故將上揭系爭專利①、②、③及④之視覺性（裝飾性）設 計特徵列為新穎特徵。 ⑶原審雖將系爭專利機車的「後車體與腳踏板連接處具鰭狀 之修飾塊」之設計特徵亦列為新穎特徵，惟因被證17為我 國公告第087783號之機車已揭露「後車體與腳踏板連接處 具鰭狀之修飾塊」之設計特徵，其對照圖如本判決附圖十 二所示，故該設計特徵並非系爭專利對照申請前之先前技 藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之新穎特 徵。 ⑷另可愛馬公司2 人委託臺灣經濟科技發展研究院製作之鑑 定報告（即上證8 ，見本院卷一第100 至142 頁）第46 至48頁所載之「參、確認新穎特徵」，不將系爭專利機車 之車頭把手組之同心圓弧（上緣弧線輪廓）及瓶頸曲線（ 下緣弧線輪廓）及後車體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀 ，分別由其兩側蓋底緣處向上並向車體尾端橫向延伸一L 形弧稜脊狀等裝飾造型設計認定為新穎特徵，而將功能性 設計之機車空氣濾淨器造型列為新穎特徵，顯屬不當。蓋 因新式樣專利範圍，以圖面為準，於解釋申請專利之新式 樣範圍時，並得審酌創作說明，系爭新式樣說明書【創作 特點】雖有記載「後車體左邊的空氣濾淨器的造型更突破 以往的外型設計做成備胎狀的圓形，增加其設計的話題性 」，然查其圖面所揭的所謂「備胎狀的圓形」空氣濾淨器 ，因大半部隱入其後車體一側蓋內（可參系爭專利右側視 圖所示），就視覺效果上並無其說明書所述可具更突破、 話題性的設計效果可言，故基於系爭新式樣專利範圍，仍 以其圖面為準，尚不能僅以其創作說明主觀上所載「具更 突破、話題性的設計效果」，即認定該大半部隱入其後車 體一側蓋內的圓形空氣濾淨器之設計造型，就構成所謂對 照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等 專利要件之新穎特徵，況且如前所述，系爭產品為電動馬 達機車，系爭專利為引擎機車，其動力來源本就不同，是 以普通消費者自然就不會去注意到系爭產品無需使用到的 功能性元件，倘將系爭專利該等功能性元件所生之外觀特 徵，皆一律納入視覺性設計特徵與系爭產品對比，且據以 認定係對照先前技藝客觀上具有新穎性、創作性等專利要 件之新穎特徵，如此不啻否定新式樣（設計）專利與其近 似物品間侵害的可能性，蓋因近似物品（如本件電動馬達 機車與引擎機車），並非相同物品，本容有因功能性組件 所造成的外觀差異，若該等差異並不會引起普通消費者特 別注意，而產生特異的視覺效果，將渠納入整體視覺性設 計特徵之對比，進而認定為具有新穎性、創作性等專利要 件之新穎特徵，顯然否定近似物品侵害的可能性，則何需 就近似物品作侵害鑑定。承上，上證8 之鑑定報告，捨棄 視覺性設計特徵而不當引入功能性設計特徵作為侵害鑑定 的比對基礎，其立論及鑑定結果，要無足採。另可愛馬公 司2 人委託財團法人中華工商研究院所製作之初步鑑定分 析結果（上證9 ，見本院卷一第143 頁），僅記載「待鑑 定物未落入本案專利之申請專利範圍」等語，惟未出具正 式鑑定報告以供參酌，尚難據此作為上訴人有利之主張之 認定，併予說明。 ⒋物品相同或近似之判斷： 　　系爭專利為引擎式車種，系爭產品為電動式車種，兩者僅是 　動力來源之差異而已，兩者皆屬二輪交通運輸工具，用途相 同，系爭產品與系爭專利屬近似之物品。 　⒌整體視覺性設計相同或近似之判斷： ⑴按整體視覺性設計相同或近似之比對判斷，應就系爭專利 與待鑑定對象作整體比對，綜合判斷，並應以主要部位為 判斷重點，該主要部位，指容易引起普通消費者注意的部 位，不包括使用中無法目視的部位，通常有視覺正面及使 用狀態下之設計二種類型。本件系爭專利與系爭產品， 　就機車底部之組件設計部分為使用中無法目視的部位，而 後視鏡、馬達動力組件、排煙管、前後車輪及懸吊系統或 屬市售規格品，為習知之造型組件，或為功能考量，較不 易引起普通消費者注意的部位，故不列入主要部位之考量 。又系爭產品因為係電動式車種，自當不會有空氣濾淨器 之功能性元件之外觀造型呈現，且因系爭專利之空氣濾淨 器大半部已隱入其後車體側蓋內，已非容易引起普通消費 者注意的主要部位，對系爭專利整體機車外觀造型所形成 之視覺效果，不因該功能性元件之外觀造型而對普通消費 者造成視覺印象上的影響，合先敘明。 ⑵系爭專利與系爭產品皆屬二輪交通運輸工具，系爭產品之 機車車頭把手組具有一圓形的車頭大燈設計，並使該車頭 燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪廓上緣弧線與該 圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，其輪廓下緣弧線由兩側 把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線，故系爭產品之車頭把 手組之輪廓概呈連續弧線，其把手蓋上緣向上弧凸處與大 燈之上緣相疊處亦形成同心圓之意象，下緣向下延伸呈瓶 頸曲線，車頭把手組、車燈及蓋體之造型與系爭專利之同 區造型應近似。又系爭產品之前面板為一弧曲面造型，具 有一中央飾板，其上部中間呈現一弧形變形蟲型態之裝飾 造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓 ，中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈設計，左右兩 側具有弧邊三角形之方向燈，整體前面板觀之，除面板之 長寬略有不同，該前面板整體之視覺感與系爭產品極為近 似。系爭產品之車坐墊為平躺式，腳踏板連接前面板下緣 並橫向延伸至後車體，與其鰭狀造型的中央蓋板接合，後 車體突出之側蓋為橄欖形，表面具橫置L 形稜脊，後車體 尾部背板表面設有一突出後燈，後燈兩側亦具有弧邊三角 形之後方向燈，由車體後方觀之，車背板係呈一凸字形設 計，由後車體整體觀之，系爭產品與系爭專利極為近似， 兩者整體後車體仍屬近似之設計。經觀察系爭產品與系爭 專利之整體設計，由上述之車頭把手與把手蓋、前面板、 前擋泥板、腳踏板、後車體（坐墊、兩側蓋、車背板等組 合）等影響視覺效果之主要部分之整體組合、造型設計皆 已與系爭專利近似。是以，就系爭產品與系爭專利之整體 視覺性設計加以整體比對並綜合判斷，足認兩者所產生的 視覺印象，會使普通消費者混淆誤認。 ⑶可愛馬公司2 人之訴訟代理人於本件言詞辯論期日雖陳稱 ：「其實兩造車子是不同類，上訴人是電動機車，被上訴 人是機車，這是不同的產品，…就一般消費者要買機車或 是買電動車考量的點本來就不同，…所以當一個消費者在 面臨選擇機車或電動車，自然會去區別到我買的是哪一類 型的東西。…其實上訴人整部車設計的發展就是以馬匹為 概念，車頭是馬的車，車身是馬的驅體，車尾是接近馬的 臀部，所以在上訴人車子中還有一個很重要的尾箱部分， 但這尾箱在原審是被省略的，因為對造於原審現場勘驗時 將上訴人的尾箱拆掉了，如果將上訴人「Mony」車子的尾 箱加上去，整部車子的形體跟被上訴人「MANY」是不同的 ，如果沒有將尾箱納入整個考量的話，會以為有類似侵權 或落入對造專利權範圍之內」云云。惟系爭產品主觀之設 計創作概念（馬匹概念）以及消費者決定選購機車或電動 車（電動自行車）之消費行為，皆與本件系爭專利機車或 系爭產品電動車之整體視覺性特徵是否會構成普通消費者 混淆誤認無涉，況查系爭專利為引擎式車種，系爭產品為 電動式車種，兩者之差異在於動力來源不同，然均屬二輪 交通運輸工具，其用途相同，且系爭產品亦具有系爭專利 整體視覺性設計特徵，已如前述，故兩者就外觀特徵之視 覺訴求而言，仍足以使普通消費者產生混淆誤認。再者， 系爭產品之電動車有無「尾箱」亦無改變與系爭專利整體 視覺性設計特徵之比對結果，蓋因機車或電動車（電動自 行車）在其尾部選配或附加不同造型之「尾箱」藉以放置 物品，為普通消費者的一般通念，是該「尾箱」造型特徵 ，當不致影響普通消費者對系爭專利機車或系爭產品電動 車整體外觀特徵之視覺印象，而尾牌則是每輛機車正式上 路時必須向監理機關申請並掛置者，而縱然將系爭產品之 「尾箱」、「尾牌」列入而與系爭專利為整體比對，亦因 兩者車頭把手與把手蓋、前面板、前擋泥板、腳踏板、後 車體（坐墊、兩側蓋、車背板等組合）等影響視覺效果之 主要部分之整體組合、造型設計皆近似，而不影響兩者所 產生的視覺印象，會使普通消費者混淆誤認之結論。況且 系爭專利並未主張或限縮其機車具有「尾箱」、「尾牌」 之設計特徵，故本件可愛馬公司2 人所提出之侵害鑑定分 析，自不應將系爭專利未限定之設計特徵即「尾箱」、「 尾牌」列為比對的對象。故可愛馬公司2 人此部分之辯解 ，尚非可採。 ⑷綜上，系爭產品整體視覺性設計與系爭專利構成近似。 　⒍系爭產品是否包含新穎特徵之判斷： 系爭產品與解釋後之系爭專利申請專利範圍中之視覺性設計 整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，須進一 步判斷系爭產品是否利用系爭專利之新穎特徵，若系爭產品 包含該新穎特徵，系爭產品始有落入專利範圍之可能（見專 利侵害鑑定要點第59頁）。查系爭產品整體視覺性設計與系 爭專利構成近似，已如前述，且將系爭產品與系爭專利之機 車比對，系爭產品亦包含系爭專利之新穎特徵，加以可愛馬 公司2 人並未主張「禁反言」及「先前技藝阻卻」事由，故 系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。 ⒎可愛馬公司於100 年10月業已由鄭漢騰取得第D142397 號新 式樣專利，惟本件侵權比對係以系爭產品實物與系爭專利申 請專利範圍為比對，故可愛馬公司另取得新式樣專利並不影 響本件專利侵害之比對，附此敘明。 ㈥專利有效性之判斷： ⒈被證2不足以證明系爭專利不具新穎性： ⑴查被證2 之機車車頭把手組之外觀，雖具有一圓形的車頭 大燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型 ，惟其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈尚無明顯呈現同心 圓弧特徵，且其輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延 伸之曲線亦未呈現一明顯瓶頸曲線之特徵，尤以被證2 之 前面板中央飾板基本上呈現一U 形向下凸伸近似拋物線的 造型區塊，反觀系爭專利之中央飾板係呈現一向上凸伸近 似拋物線的造型區塊。再者被證2 之前面板中央飾板區塊 近下端設有「三」字狀線條，而前面板左右兩側具有弧邊 梯形方向燈，與系爭專利前面板之中央飾板，其上部中間 呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型 態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有 一圓形的位置燈設計及前方向燈以弧邊三角形作設計相較 ，無論就渠等設計造型元素之幾何構形及位置配置皆明顯 不同。 ⑵次查，被證2 之機車坐墊為近車頭端較厚並向車尾向上斜 傾，並非其平躺式坐墊設計，且其腳踏板連接後車體處僅 呈現一弧線造型特徵，不若系爭專利之腳踏板與後車體係 以一鰭狀造型之中央蓋板為其造型特徵。另被證2 之腳踏 板連接後車體處稍上方具有一水平分割線條，該線條並向 後延伸穿越後車體突出之側蓋，此與系爭專利後車體左右 側蓋底緣具一向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊修 飾線條之視覺效果迥異。再者，被證2 之後車體尾部背板 表面突出後燈與後方向燈皆屬似弧邊梯形，此與系爭專利 後燈兩側之後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈 配置之設計亦有差異。 　　⑶綜上，姑不論被證2 與系爭專利之機車在各主要組件部分 　　仍存有之差異，僅就車頭把手組、前面板、腳踏板與後車 　體連接處、後車體左右側蓋及前後方向燈之外觀設計而言 ，已足以構成對整體機車外觀視覺效果上之明顯差異，故 被證2 與系爭專利經整體比對綜合判斷，以普通消費者選 購商品之觀點，已足認普通消費者可輕易區分被證2 與系 爭專利所產生的視覺差異而不致產生混淆。是以，被證2 與系爭專利並不近似，被證2 不足以證明系爭專利不具新 穎性。 ⒉被證3不足以證明系爭專利不具新穎性： ⑴查被證3 之機車車頭把手組之外觀雖具有一圓形的車頭大 燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型， 其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈亦呈現同心圓弧特徵， 惟其輪廓下緣係以直線方式伸入前面板，不具有系爭專利 車頭把手組之輪廓下緣弧線係由兩側把手向前面板向下延 伸呈瓶頸曲線之特徵，尤其被證3 之前面板中央飾板係縱 立一長條塊體，塊體表面向下延伸並呈隆起狀，前面板因 該塊體平分為左右兩區塊，該兩區塊兩側未設有方向燈， 與系爭專利前面板之中央飾板，其上部中間呈現一弧形變 形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封閉 長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位置 燈設計及前方向燈以弧邊三角形作設計相較，無論就設計 造型元素之幾何構形及位置配置皆明顯不同。 ⑵次查，被證3 之機車坐墊雖為平躺式設計，惟其腳踏板連 接後車體處僅為一弧線造型體設計，不若系爭專利之腳踏 板與後車體連接處，係以一鰭狀造型之中央蓋板為其造型 特徵。另被證3 後車體兩側蓋下方表面處具有一水平帶狀 修飾線條，此與系爭專利後車體左右側蓋底緣具一向上並 向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊修飾線條之視覺效果迥 異；再者被證3 尾部背板表面雖設有一突出後燈，惟兩側 無設置後方向燈，此與系爭專利後燈兩側之後方向燈以弧 邊三角形配合前面板的方向燈配置之設計亦明顯有別。 ⑶綜上，姑不論被證3 與系爭專利之機車在各主要組件部分 仍存有之差異，僅就車頭把手組、前面板、腳踏板與後車 體連接處、後車體左右側蓋及前後方向燈之外觀設計而言 ，已足以認定構成整體機車外觀視覺效果上之明顯差異， 故被證3 與系爭專利經整體比對綜合判斷，以普通消費者 選購商品之觀點，已足認普通消費者可輕易區分被證3 與 系爭專利所產生的視覺差異而不致產生混淆。是以，被證 3 與系爭專利並不近似，被證3 不足以證明系爭專利不具 新穎性。 ⒊續上證2不足以證明系爭專利不具新穎性： ⑴查可愛馬公司2 人提出續上證2 所揭露之「Vespa ET3 」 ，基本上係欲補充被證2 Vespa 機車之外觀造型特徵揭露 之不足，惟被證2不足以證明系爭專利不具新穎性，已如 上述，續上證2 之Vespa ET3 機車之機車車頭把手組之外 觀設計，雖具有系爭專利之機車有一圓形的車頭大燈設計 ，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪廓 上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，惟其輪廓 下緣為直線特徵，不具有系爭專利之弧線係由兩側把手向 前面板向下延伸呈瓶頸曲線之特徵。再者，該Vespa ET3 機車之前面板不若有系爭專利之機車之前面板具有一中央 飾板，其上部中間呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計 ，該弧形變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾 板之下部中間具有一圓形的位置燈設計。前方向燈呈弧邊 三角形，係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處之設計特 徵。雖該Vespa ET3 機車之前面板下方則連接弧形蓋狀之 前擋泥板，且坐墊為平躺式設計，惟其腳踏板連接前面板 下緣並橫向延伸至後車體，不若系爭專利之機車尚具有一 鰭狀造型的中央蓋板可與腳踏板接合。又Vespa ET3 機車 後車體左右側蓋係呈現數條狀的間隔縫隙，不若系爭專利 之機車兩側蓋底緣具向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧 稜脊。且因Vespa ET3 機車並無配合前面板的方向燈配置 之弧邊三角形後方向燈之設計。準此，續上證2 與系爭新 式樣之機車無論是整體外觀設計所形成的視覺印象，抑或 是主要組件所採的設計元素以及元件之間的配置佈排，皆 明顯不同。 ⑵又查，比對相同或近似時，需仰賴主要設計特徵，而主要 設計特徵通常包括新穎特徵，將系爭專利新穎特徵與續上 證2 比對，可知系爭專利「車頭把手組具有一圓形的車頭 大燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型 ，其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計， 其輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線 」之新穎特徵，與續上證2 「下緣呈現水平，並非瓶頸曲 線」所揭示之特徵並不相同或近似，系爭專利「前面板為 一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間呈現一弧形 變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封 閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位 置燈設計」、「前方向燈呈弧邊三角形，係設於接近前面 板弧曲彎折面之兩側處，後方向燈亦以弧邊三角形配合前 面板的方向燈配置」之新穎特徵，在續上證2 均無對應設 計。系爭專利「後車體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀， 分別由其兩側蓋底緣處向上並向車體尾端橫向延伸一L 形 弧稜脊狀之裝飾造型設計」之新穎特徵，與續上證2 「左 側視圖之左側蓋為ㄇ型輪廓設計，該ㄇ型輪廓內，設計有 可開啟維修的ㄇ型蓋，形成多層次ㄇ型的視覺效果，與L 形弧稜脊狀明顯不同。右側蓋設計也為多層次的ㄇ型對襯 設計，上方有著一可開啟的小蓋，與L 形弧稜脊狀亦明顯 不同」所揭示之特徵並不相同或近似。系爭專利「後車體 與腳踏板連接處具鰭狀之中央蓋板修飾」之新穎特徵，與 續上證2 「不含具鰭狀之中央蓋板修飾」所揭示之特徵並 不相同或近似。 　 ⑶承上，續上證2 既然未揭露系爭專利之任何新穎特徵，自 然在主要設計特徵部位不會和系爭專利相同或近似，縱然 可愛馬公司2 人其餘所描述之功能性設計（例如側蓋下方 外露之圓形機構及椅墊）或次要設計特徵（例如前輪擋泥 蓋、前面蓋及後車身）有相同或近似之處，亦仍應認定整 體設計不相同、不近似。是以，續上證2 亦不足以證明系 爭專利不具新穎性。 ⒋被證2 、3 、12、15、16、17、上證2 、續上證2 、上證3 、上證4 及上證5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性： 　⑴可愛馬公司2 人於原審僅以被證2 、3 、12、15、16、17 之組合主張系爭利不具創作性，惟於上訴時再補提之上證 2、續上證2、上證3、上證4及上證5證明系爭專利不具創 作性。查上證2 、上證3 及上證4，為公開或公告在系爭 專利申請日之後的文獻資料，尚不能作為抗辯系爭專利無 效之先前技藝，續上證2 、上證5 之公開日早於系爭專利 申請日，可作為系爭專利之先前技藝，均已如前述。故此 部分係審酌被證2 、3 、12、15、16、17、上證5 及續上 證2 可否證明系爭專利不具創作性，合先敘明。 ⑵查被證2 、被證3 、續上證2 分別不足以證明系爭專利不 具新穎性，已如上述。又查，被證12網頁所揭Vespa S 機 車之車頭把手組之車頭大燈基本上呈矩形導緣角之設計造 型，故其車頭把手組輪廓並不具有系爭專利之車頭把手組 輪廓之上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計特徵 ，且被證12之前面板之中央飾板基本上呈現一U 形向下凸 伸近似拋物線的造型區塊，反觀系爭專利之中央飾板則呈 現一向上凸伸近似拋物線的造型區塊。再者，被證12 Ves pa S之前面板中央飾板區塊近下端設有數條狀線條，而前 面板左右兩側之方向燈基本呈弧邊梯形（四邊形）之特徵 ，與系爭專利前面板之中央飾板，其上部中間呈現一弧形 變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封 閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位 置燈設計及前方向燈以弧邊三角形之設計造型相較，無論 就設計造型元素之幾何構形及位置配置皆已明顯不同。且 查，被證12僅呈現該Vespa S 機車前面及部分側面的外觀 ，無法就機車整體外觀其他主要組件部分作整體綜合的比 對，惟單就被證12與系爭新式樣之車頭把手組、前面板之 中央飾板及前方向燈之外觀設計而言，已足以構成對整體 機車外觀視覺效果上之明顯差異。 　　⑶次查，被證15我國公告第469035號「速克達型機車㈣」， 　　　該機車之車頭把手組之外觀設計，雖具有一圓形的車頭大 燈設計，惟其車頭燈及把手組之輪廓上緣弧線與該圓形車 頭大燈並非形成同心圓弧設計。再者，就被證15之機車前 面板之中央飾板區塊近下端亦設有數條狀線條（基本上與 上揭被證2 或被證12機車之中央飾板區塊下端特徵雷同） ，故不具有系爭專利之中央飾板上部中間呈現一弧形變形 蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封閉長 滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈 設計特徵，且被證15之機車前方向燈基本上呈弧邊四邊形 特徵，設於前面板上方兩側處，此與系爭專利之前方向燈 呈弧邊三角形，設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處的配 置設計，明顯不同。再者，被證15之機車腳踏板連接前面 板下緣並橫向延伸至後車體，其後車體並無一可供與腳踏 板接合的鰭狀造型中央蓋體，且其後車體側蓋下方係呈現 一細線條從一側蓋下方中間處延伸迴繞後車體至另一側蓋 下方中間處止，此與系爭專利之機車腳踏板連接前面板下 緣並橫向延伸至後車體，與其鰭狀造型的中央蓋板接合， 後車體兩側蓋底緣具向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧 稜脊之設計，無論就設計造型元素及呈現的之視覺印象均 迥然有別。 　　⑷復查，被證16蘋果日報刊登之「Vespa 」機車僅呈現「車 頭把手組」、「前面板」、「前擋泥板」及「前輪」之組 件，無法就機車整體外觀作綜合的比對。且被證16機車之 「前擋泥板」及「前輪」之組件部分與系爭專利之機車無 明顯差別，就「車頭把手組」部分，被證16之機車亦具有 一圓形的車頭大燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續 弧線輪廓造型，其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同 心圓弧設計，惟被證16之機車車頭把手組輪廓之下緣並不 具有系爭專利之機車車頭把手組係由兩側把手向前面板向 下延伸呈瓶頸曲線特徵。尤其，被證16之機車「前面板」 明顯不具有系爭專利之機車前面板為一弧曲面造型，具有 一中央飾板，其上部中間呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造 型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓， 中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈設計。前方向燈 呈弧邊三角形，係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處之 特徵。被證16僅呈現該Vespa 機車之正面外觀，無法就機 車整體外觀其他主要組件部分作整體綜合的比對，惟僅就 被證16與系爭專利之車頭把手組、前面板之中央飾板及前 方向燈之外觀設計而言，已足以認定構成整體機車外觀視 覺效果上之明顯差異。 　　⑸再查，被證17我國公告之第087783號新式樣專利，由其機 車外觀明顯可知，其車頭大燈不設計在機車車頭把手組上 ，而是與其前面板形成一體之設計，且無系爭專利前面板 之一中央飾板，具有一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計， 該弧形變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板 之下部中間具有一圓形的位置燈設計，前方向燈呈弧邊三 角形，係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處等之設計特 徵。再者，被證17之機車之坐墊為前部飽滿尾部微翹之曲 弧造型設計，並非系爭專利之平躺式設計，雖其腳踏板亦 具有系爭專利相同之特徵，係連接前面板下緣並橫向延伸 至後車體，與其鰭狀造型的中央蓋板接合，尾部背板表面 設有一突出後燈，車背板呈一凸字形設計特徵。惟被證 17之機車後車體左右側蓋不具有系爭專利之兩側蓋底緣具 向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊特徵及後燈兩側 之後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置之特 徵，另被證17之機車之前後方向燈皆以圓形為設計造型。 綜上，被證17與系爭專利之機車無論是整體外觀設計所形 成的視覺印象，抑或主要組件所採的設計元素以及元件之 間的配置佈排，皆明顯不同。 　　⑹另查，上證5 之機車無論是車頭大燈、前後方向燈皆呈現 銳角造型，與系爭專利之圓形大燈，弧邊修飾之三角形前 後方向燈，明顯不同。且查，上證5 其前面板係向前輪處 突伸，藉以取代前擋泥板之設計，不具有系爭專利前面板 為一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間呈現一弧 形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一 封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的 位置燈設計，亦無系爭專利後車體左右側蓋為橄欖形並略 呈下垂狀，兩側蓋底緣具向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊之特徵。綜上，上證5 之機車，就整體外觀造型 而言，明顯與系爭專利之機車訴求復古輕巧的設計意念所 形成之視覺印象迥然不同。 　　⑺查續上證2 Vespa ET3 機車之機車車頭把手組之外觀設計 　　　，雖具有系爭新式樣之機車有一圓形的車頭大燈設計，並 　　使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪廓上緣 　弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，惟其輪廓下緣 為直線特徵，不具有系爭專利之弧線係由兩側把手向前面 板向下延伸呈瓶頸曲線之特徵。再者，續上證2 機車之前 面板不若有系爭專利之機車之前面板具有一中央飾板，其 上部中間呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形 變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部 中間具有一圓形的位置燈設計，前方向燈呈弧邊三角形， 係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處之設計特徵。雖續 上證2 Vespa ET3 機車之前面板下方連接弧形蓋狀之前擋 泥板，且坐墊為平躺式設計，惟其腳踏板連接前面板下緣 並橫向延伸至後車體，不若系爭專利之機車尚具有一鰭狀 造型的中央蓋板可與腳踏板接合，又Vespa ET3 機車後車 體左右側蓋係呈現數條狀的間隔縫隙，不若系爭專利之機 車兩側蓋底緣具向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊 ，且Vespa ET3 機車並無配合前面板的方向燈配置之弧邊 三角形後方向燈之設計。綜上，續上證2 與系爭專利之機 車無論是整體外觀設計所形成的視覺印象，抑或是主要組 件所採的設計元素以及元件之間的配置佈排，皆明顯不同 。 ⑻可愛馬公司2 人係據上揭證據所揭示之機車組合其各別之 設計特徵，欲證明系爭專利不具創作性。惟按新式樣（設 　　　計) 專利之創作性比對原則，應以圖面所揭露之點、線、 　　面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是 否易於思及，不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平 面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝。 姑不論可愛馬公司2 人前後組合11件先前技藝之機車的部 分組件分別與系爭專利之機車的個別組件特徵予以拆解比 對，判斷是否違反上揭新式樣整體設計綜合判斷之原則， 惟就審酌被證2 、3 、12、15、16、17、上證5 及續上證 2 之組合與系爭專利比對，上開證據組合至少皆未完整揭 露系爭專利之機車①車頭把手組具有一圓形的車頭大燈設 計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪 廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，其輪廓 下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。②前 面板為一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間呈現 一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概 呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓 形的位置燈設計。③前方向燈呈弧邊三角形，係設於接近 前面板弧曲彎折面之兩側處，後方向燈亦以弧邊三角形配 合前面板的方向燈配置。④後車體左右側蓋為橄欖形並略 呈下垂狀，分別由其兩側蓋底緣處向上並向車體尾端橫向 延伸一L 形弧稜脊狀之裝飾造型設計之視覺設計特徵。是 以，無論上訴人如何組合其所提之證據之機車的部分組件 ，皆無法形成系爭專利機車之外觀造型而表現其視覺印象 之可能。 　　⑼綜上，被證2 、3 、12、15、16、17、上證2 、續上證2 　　、上證3 、上證4 及上證5 之組合不足以證明系爭專利不 　具創作性。 　㈦商標侵權部分之判斷： 　⒈按商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施 行，惟光陽公司主張可愛馬公司自99年8 月起迄今製造、販 賣系爭產品，並於產品上標示「Mony」商標，故侵害系爭商 標權之時間為上開新修正商標法施行前，故系爭商標權是否 受到侵害，應以當時有效之99年8 月25修正公布、同年9 月 12日施行之商標法（下稱99年商標法）為法規依據，另原審 認為應適用92年5 月28日修正公布之商標法，應係誤判，合 先敘明。 ⒉次按（第1 項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得 商標權，（第2 項）除本法第30條另有規定外，下列情形， 應得商標權人之同意：…三、於同一或類似之商品或服務， 使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之 虞者，99年商標法第29條第1 項、第2 項第3 款定有明文。 又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以 善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或 服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服 務本身之說明，非作為商標使用者。二、商品或包裝之立體 形狀，係為發揮其功能性所必要者。三、在他人商標註冊申 請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或 服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求 其附加適當之區別標示。」，99年商標法第30條第1 項亦有 明文。而所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識 經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就 兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混 同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主 部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費 者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。判斷商標之近似 與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一 定部份特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著 者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似， 此與單純將商標割裂分別比較者不同。又所謂「有致相關消 費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致 使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商 標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商 標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商 標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類 似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，關於與個案相關之 ㈠商標識別性之強弱、㈡商標是否近似暨其近似之程度、㈢ 商品／服務是否類似暨其類似之程度、㈣先權利人多角化經 營之情形、㈤實際混淆誤認之情事、㈥相關消費者對各商標 熟悉之程度、㈦被控侵權者使用或申請商標是否善意以及㈧ 其他個案中具有影響相關混淆誤認之因素（即八大因素）及 各因素間之相互影響，均屬於綜合判斷時所應斟酌，據以認 定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。 ⒊查光陽公司於97年9 月12日及99年11月19日分別以系爭商標 （商標圖樣如本判決附圖十三）申請註冊，指定使用於本判 決附圖十三所示之「電動機車及其零組件…電動自行車及其 零組件…」等商品，經智慧局核准，本判決附圖十三編號1 商標之商標權期間為98年6 月1 日起至108 年5 月31日止， 本判決附圖十三編號2 商標之商標權期間為100 年9 月1日 起至110 年8 月31日止，而可愛馬公司自99年8 月起迄今製 造、販賣系爭產品，並於產品上標示「Mony」商標等情，有 商標註冊證、商標資料檢索服務、統一發票、系爭產品照片 為證（見原審卷一第193 至196 、279 頁、原審卷二第10、 13 頁 ），堪信為真實。 ⒋「Mony」與附圖十三編號1 、編號2 商標均近似，且有致相 關消費者產生混淆誤認之虞： ⑴系爭商標「KYMCO MANY」、「MANY」具高度識別性： ①依可愛馬公司2 人所提出之智慧局96年6 月4 日中台異 字第G00000000 號異議審定書所為「查異議人光陽工業 股份有限公司首先以外文『KYMCO 』作為商標名稱，使 用於所產製之機車、安全帽、鎖具、燈具、割草機、引 擎、衣服等商品或服務上，除早於民國80年起陸續申准 註冊第55511 、556363、662833、673652、677074、70 8837、753324、720305、0000000 號等多件商標外，異 議人多年來更不斷開發生產各種車型，行銷於國內及世 界各國，據以異議『KYMCO 』商標所表彰之機車商品， …全省經銷與維修據點多達2000餘家，大街小巷隨處可 見據以異議『KYMCO 』之標誌。」之記載（見本院卷三 第75頁），「KYMCO 」為著名商標為兩造所不爭執。惟 查，光陽公司經營事業已達數十年，所開發生產之商品 繁多，在面對消費者行銷商品的過程中，以公司品牌提 攜商品品牌的方式，先帶領消費者認識該商品，再將商 品印象連結至公司品牌。這種公司品牌加上個別品牌的 多品牌策略主要好處是在各種不同新產品的品牌名稱前 冠以公司品牌，可以使新商品享受企業的信譽，而各種 不同商品分別使用不同的品牌名稱，又可以使各種不同 的產品保持自己的特色，具有相對獨立性。這類多品牌 行銷方式在「可口可樂」（註冊號：00000000）、「健 怡可口可樂」（註冊號：00000000）、「健怡」（註冊 號：00000000）即有前例可循。 ②經本院於102 年9 月30日、同年12月9 日勘驗原證19光 碟，其結果分別為：「本院當庭播放該光碟，共有2009 至2012四個資料夾，因『Mony』是99年8 月上市，當庭 播放2009資料夾檔名為『2011-MANY 暑假20sec-FINAL .wmv』、『MANY10035 秒-0515.wmv 』顯示MANY100F i 機車、車身上有『MANY』字樣，及2010資料夾檔名為『 0408光陽MANY110 超難追篇-35sec-B .wmv』、『MANY 110-追逐篇20+5 secB-COPY-0430 FINAL .wmv』之影片 ，顯示『MANY』110 及『MANY』50的機車，車身上有『 MANY』的字樣」（見本院卷二第232 頁）、「一、當庭 播放原證19檔名2011檔案夾之『1216_KYMCOMANY110_一 秒決定愛篇_40 秒』，螢幕左上角自始至終一直有顯示 『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身 曾顯示『many』字樣，最後螢幕上中央有顯示『many110 』 字樣。二、當庭播放原證19檔名2011檔案夾之『122 3_KYMCO MANY110_一秒決定愛篇_30 秒』，螢幕左上角 自始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣 告過程中於機車車身曾顯示『many』字樣，最後螢幕上 中央有顯示『many 110』字樣。三、當庭播放原證19檔 名2011檔案夾之『0902_KYMCO MANY110_ 黑車獨舞篇_30 』，螢幕左上角自始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身曾顯示『many』。四 、當庭播放原證19檔名2011資料夾之『1006_KYMCOMANY 110_軒傳篇_60 秒』，螢幕左上角自始至終一直有顯示 『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身 曾顯示『many』七次。五、當庭播放原證19檔名2012資 料夾之『KYMCO 產品篇+ 丟車賠車"_0323.final.wmv』 ，螢幕左上角自始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身曾顯示『many』二次 ，先出現『many110 』，最後出現『K 圖形』『KYMCO 』畫面。六、當庭播放原證19檔名2012資料夾之『many6 0.wmv 』，螢幕左上角自始至終一直有顯示『K 圖形』 『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身曾顯示『 many』六次，先出現『many110 』，最後出現『K 圖形 』『KYMCO 』畫面。七、當庭播放原證19檔名2009資料 夾之『2011_MANY 暑假20sec_FINAL.wmv 』，螢幕左上 角自始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在 廣告過程中於機車車身曾顯示『many』2 次，先出現『 many100Fi 』，之後出現『K 圖形』『KYMCO 』畫面， 最後在畫面上下各又出現『many100Fi 』。八、當庭播 放原證19檔名2009資料夾之『MANY100 35秒_0515.wmv 』，螢幕左上角自始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身及畫面有顯示『many 』各1 次，後出現『many100Fi 』，之後出現『K 圖形 』『KYMCO 』畫面，最後在畫面上下各又出現『many100 Fi』。九、當庭播放原證19檔名2010資料夾之『0408_ 光陽MANY110 超難追篇_35sec_B.wmv』，螢幕左上角自 始至終一直有顯示『K 圖形』『KYMCO 』字樣，在廣告 過程中於機車車身有顯示『many』1 次，後出現『many1 10』，之後出現『K 圖形』『KYMCO 』畫面，最後在畫 面上下各又出現『many110 』，廣告詞有講到『many很 難追』及『many』。十、當庭播放原證19檔名2010資料 夾之『MANY110-追逐篇20+5secB-COPY_0430 Final.wmv 』 之影片，螢幕左上角自始至終一直有顯示『K 圖形 』『KYMCO 』字樣，在廣告過程中於機車車身有顯示『 many』1 次，後出現『many100Fi 』，之後出現『K 圖 形』『KYMCO 』畫面，最後在畫面出現『many110/50 』 ，廣告詞有講到『many110 很難追』」、『many』及『 many110 等你來追喔! 』」（見本院卷三第141 至143 頁）。綜覽原證19的每支廣告，片頭均先帶給消費者「 many」字樣與商品連結作為起始印象，片中以人物和商 品互動的方式介紹商品，結尾再搭配與片頭「many」字 樣（例如光滑亮面或施華洛世奇水鑽面）相同版型的「 KYMCO 」字樣，在影片播放過程中的畫面左上角均有顯 示公司品牌「KYMCO 」，將商品品牌「MANY」印象作為 系爭商標「KYMCO MANY」之連結，應具備商標使用之同 一性。況查，「MANY」字樣與其指定使用商品或服務本 身或其品質、功用或其他特性全然無關，屬於任意性標 識，具有高度識別性，故可愛馬公司以「Mony」字樣標 示於系爭產品，係高度攀附系爭商標商品品牌「MANY」 部分，亦有造成消費者進一步混淆誤認其係源自光陽公 司所生產，而可能造成與「KYMCO MANY」混淆誤認。 ⑵二商標近似，且系爭產品商標分別與字「KYMCO MANY」、 「MANY」近似程度不低及頗高： ①本判決附圖十三編號1 之系爭商標圖樣係由英文文字「 KYMCO 」與「MANY」2 字上下排列組合而成，2 字均具 有顯著性，與系爭產品商標「Mony」相較，「Mony」與 「MANY」僅有字母大小寫及「o 」、「A 」字母之差， 雖附圖十三編號1 之系爭商標與系爭產品商標圖樣整體 比較，其外觀、讀音有差異，但上下排列字「KYMCO 」 與「MANY」各具有其辨識性，整體所傳達出來之觀念仍 有致使消費者產生誤認，二者近似程度不低。 ②本判決附圖十三編號2 之系爭商標圖樣為「MANY」，與 「Mony」相較，僅有字母大小寫及一字母之差，二商標 圖樣在外觀上極相彷彿，讀音亦非相去甚遠，以具有普 通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可 能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但 有關聯之來源，故應認屬構成高度近似之商標。 ⑶系爭商標與系爭產品商標指定使用商品相同或類似： ①按混淆誤認之虞審查基準5.3.5 「商品之功能有下列二 種情形者，均屬類似商品」、5.3.5.1 「相同功能：例 如原子筆、鉛筆及鋼筆，主要功能均在書寫，可滿足消 費者相同之書寫需求。功能的相同可能在概括性的功能 相同，也可能在特定的功能相同，功能相同越特定，商 品的類似程度越高。…」。 ②查使用系爭商標「KYMCO MANY」、「MANY」之商品為機 車，而系爭產品為電動自行車，但兩者在功能上均為交 通工具，皆在滿足消費者的運輸需求，兩者具有完全相 同之功能，兩者類似程度極高。且系爭商標之註冊指定 使用商品亦含電動自行車，與系爭產品之電動自行車相 同。 ⑷光陽公司為先權利人，多角化經營之情形明顯： 光陽公司以多品牌策略，以公司品牌搭配商品品牌的方式 多角化經營，生產製造機車、重機車、ATV 沙灘車、代步 車、電動自行車，多角化經營方針實屬明顯，系爭產品為 電動自行車，具有系爭專利之整體視覺外觀與新穎特徵， 又有足使他人混淆誤認之「Mony」字樣，極可能構成消費 者混淆誤認。  ⑸實際混淆誤認之情事： 可愛馬公司之系爭產品之功能亦在於交通運輸，與使用系 爭商標「KYMCO MANY」、「MANY」之機車功能在於運輸上 ，完全相同。且可愛馬公司特意以「Mony」字樣製造販賣 同時構成侵害系爭專利之系爭產品，甚至模仿商品品牌「 MANY」，已構成消費者實際混淆誤認之情事。 ⑹相關消費者對系爭商標「KYMCO MANY」熟悉之程度： 按混淆誤認之虞審查基準5.6.2 規定：「相關消費者對衝 突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商 標，應給予較大之保護。」，查光陽公司為先權利人，且 在98年4 月20日起即在各大電視以及平面媒體進行長期而 廣泛的行銷，而成為著名商標，已如前所述，自應給予較 大保護。 ⑺可愛馬公司使用「Mony」字樣並非善意： 光陽公司之系爭專利及系爭商標經核准公告，亦進行廣泛 行銷宣傳之後，上訴人始仿效系爭專利及系爭商標，足見 上訴人使用「Mony」字樣並非善意，詳如後述。 ⑻承上，光陽公司主張系爭產品之「Mony」字樣有致消費者 與系爭商標混淆誤認之虞，為可採。是以，系爭產品使用 「Mony」行銷實已侵害如本判決附圖十三編號1 、編號2 之系爭商標。 　⒌可愛馬公司使用與本判決附圖十三編號１、編號2 之系爭商 標近似之「Mony」商標，於與系爭商標指定使用商品同一之 電動自行車商品上，已侵害光陽公司之商標權。可愛馬公司 2 人雖辯稱：系爭產品早於99年8 月間即已上市銷售，而編 號2 之系爭商標於100 年9 月1 日始經註冊公告在案，故可 愛馬公司乃於本判決附圖十三編號2 之系爭商標註冊公告前 即善意使用「Mony」於其商品，依修正前商標法第30條第1 項第3 款規定，自不受附圖十三編號2 之系爭商標效力所拘 束云云。惟按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或 近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商 品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」 ，不受他人商標權之效力所拘束，99年商標法第30條第1項 第3 款定有明文。查，本判決附圖十三編號1 系爭商標係於 98年6 月1 日，早於系爭產品99年8 月間上市銷售日，且徵 諸系爭產品之外觀設計落入系爭專利申請專利範圍，所使用 之「Mony」又與本判決附圖十三編號1 之系爭商標近似程度 高，均如前述，是衡情可愛馬公司2 人應係有意仿效光陽公 司系爭專利之產品，自難認渠等主觀上為善意。況查，光陽 公司在98年4 月20日起即在各大電視以及平面媒體進行長期 而廣泛的行銷，有原審原證11至13、原審原證19至22及被上 證4 香港商黃禾國際廣告有限公司台灣分公司確認原證20至 原證22內容為真實之文件附卷可稽（見本院卷三第123 至13 3 頁），均早於系爭產品99年8 月間之上市日期，可愛馬公 司為光陽公司之同業，系爭產品不論在視覺外觀設計或是新 穎特徵均落入系爭專利申請專利範圍，顯然其已仔細研究光 陽公司實施系爭專利之產品，乃至於系爭商標「MANY」及「 KYMCO MANY」之「MANY」亦被仿襲為「Mony」字樣，侵害情 節實屬重大，難謂符合善意先使用之要件。從而，自無上開 99年商標法第30條第1 項第3 款規定之適用，故可愛馬公司 2 人於本判決附圖十三編號1 、編號2 之系爭商標註冊公告 取得商標權之98年6 月1 日之後使用「Mony」商標於電動自 行車商品之行為，自已侵害光陽公司商標權，且不得主張善 意使用。 ⒍另按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商 標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之 　　商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱 　、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名 商標之識別性或信譽者。」，99年商標法第62條第1 款定有 明文。光陽公司主張「KYMCO 」為著名商標，「KYMCO MANY 」係以公司品牌「KYMCO 」結合商品品牌「MANY」為行銷， 惟「mony」與「KYMCO MANY」之近似程度雖不低，但未使用 「KYMCO 」著名商標，尚難認有99年商標法第62條第1 款之 適用。然原審判決理由稱光陽公司主張現行商標法第70條第 1 款「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商 標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞」之視為商標權侵 害之行為，惟修正前商標法並無如現行商標法第70條第1款 之規定，而認定光陽公司此一主張不可採，係誤認本件關於 商標部分應適用92年商標法所致，併予敘明。 ㈧光陽公司各項請求之審酌： ⒈按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請 求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；發明專利權 人或專屬被授權人依前2 項規定為請求時，對於侵害專利權 之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他 必要之處置，99年專利法第84條第1 項、第3 項分別定有明 文。上開規定依99年專利法第129 條準用於新式樣專利。可 愛馬公司系爭產品既侵害光陽公司之系爭專利，業如上述， 故光陽公司請求令可愛馬公司不得自行或使他人製造、販賣 、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及任何 侵害中華民國證書號第D130968 號新式樣專利之物品，如已 製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之，洵屬正當，應予准 許。 ⒉次按，「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償， 並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之」、「 未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者 ，為侵害商標權。商標權人依第1 項規定為請求時，對於侵 害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀 或為其他必要處置」，99年商標法第61條亦有明文。查可愛 馬公司既有侵害光陽公司就本判決附圖十三編號1 、編號2 之系爭商標之商標權，已如前述，則光陽公司請求令可愛馬 公司不得繼續於本判決附圖十三編號1 、編號2 之系爭商標 之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似光陽公司 之如本判決附圖十三編號2 商標之文字或圖樣，如已製造、 販賣、使用者，應即回收銷毀之，為有理由，均應予准許。 ⒊光陽公司請求可愛馬公司2 人連帶給付1,490 萬元及分別自 起訴狀、追加之訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5% 計算之利息部分： ⑴按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其 損害：一、依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以 證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲 得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其 差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於 侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該 項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品 之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超 過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」、「前項賠償 金額顯不相當者，法院得予酌減之」、「商標權人之業務 上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額 」，99年商標法第63條定有明文。 ⑵可愛馬公司有前述侵害光陽公司系爭商標權之行為，已如 前述，自應依上開法文負損害賠償責任。次按「公司負責 人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時 ，對他人應與公司負連帶賠償之責。」，公司法第23條第 2 項亦有明文。經查，鄭丞宏係可愛馬公司之負責人，有 公司登記資料查詢在卷可稽（原審卷一第213 頁），鄭丞 宏於從事公司之產銷系爭產品時，係違反商標法之規定侵 害光陽公司之系爭商標，致光陽公司受有損害，自應依前 揭規定與可愛馬公司負連帶賠償之責。 ⑶查可愛馬公司2 人陳稱其共受領2490張電動自行車審驗合 格標準乙節，核與財團法人自行車暨健康科技工業研究發 展中心以101 年10月9 日( 一０一) 自發字第一四七號函 所述系爭產品目前合格標章已請領至02490 號等語相符， 且經兩造會同清點可愛馬公司所剩合格標章數量後，光陽 公司亦是認合格標章號碼確至02490 號（見原審卷三第25 5 頁），堪信可愛馬公司2 人上述為真實。又可愛馬公司 就上揭已領合格標章僅持有55張，已為兩造會同清點確認 （見原審卷三第260 、265 頁），是可因此推論可愛馬公 司已製造、販賣之數量為2435台〔計算式：2490-55=2435 〕。又光陽公司主張關於販售電動自行車所須申請之 檢驗合格標章，在100 年年底前之審查發給單位為「財團 法人自行車暨健康科技工業研究發展中心」，在101 年後 之審查發給單位則為「財團法人車輛安全審驗中心」（下 稱車輛安審中心）。車輛安審中心曾於101 年10月8 日以 車安審字第1010004269號函回覆原審法院其共就系爭產品 核發900 張合格標章，可愛馬公司2 人就101 年1 月後銷 售該900 台系爭產品部分，辯稱係已改款，已不侵害系爭 專利云云，可知該900 台系爭產品侵害系爭商標，為可愛 馬公司2 人所不爭執，然就改款方面，可愛馬公司2 人空 言置辯，未就此舉證以實其說，應認仍有侵害系爭專利， 不應扣除。又為確定可愛馬公司是否繼續侵害系爭商標及 系爭專利之行為，本院於102 年7 月10日發函詢問車輛安 審中心是否曾於101 年10月8 日後，核發車安審字第1010 004269號函所稱900 張合格標章以外之合格標章予可愛馬 公司。車輛安審中心於102 年7 月23日回函稱可愛馬公司 型號CHT-008 電動自行車另曾於101 年11月26日申請取得 300 張審驗合格標章（編號02491 至02790 ）等語（見本 院卷一第342 頁），為兩造所不爭執。光陽公司據此300 張審驗合格標章主張可愛馬公司101 年10月8 日之後繼續 製造販賣系爭產品300 台，雖為可愛馬公司2 人所否認， 惟可愛馬公司就此部分拒絕提出其目前所持有剩餘之合格 標章，自應認定光陽公司此部分主張為真實。故本件堪認 可愛馬公司共販賣系爭產品2735台〔計算式：2435+300=2 735 〕。關於可愛馬公司2 人陳稱系爭產品單價99年度約 17,035元，100 年度約16,430元等節，起初雖為光陽公司 否認，並主張每台單價應為23,244元云云，惟經原審函詢 財政部臺灣省北區國稅局新莊稽徵所被告所提統一發票（ 見原審卷三第235 至237 頁）之形式真正，該所以101 年 12月10日北區國稅新莊三字第1016076858號函確認該等統 一發票已辦竣申報（見原審卷三第252 頁），光陽公司則 稱若前揭統一發票形式真正，則其不爭執可愛馬公司2 人 所稱之系爭產品單價（見原審卷三第224 頁），是應認可 愛馬公司2 人陳稱之系爭產品單價為真實，其平均單價為 16,733元〔計算式：(17,035+16,430) ÷2=16,733（小數 點以下四捨五入）〕。承上，依99年商標法第63條第1 項 第3 款但書規定，因本件查獲侵害系爭商標權商品即系爭 產品超過一千五百件，以系爭產品2735台之總價定賠償金 額，故本件依可愛馬公司系爭產品計算時，侵害系爭商標 之系爭產品總價為45,764,755元〔2735×16,733＝45,764 ,755〕，另光陽公司於本院第二審審理時依據原證4 公證 書（見原審卷一第38至41頁）主張系爭產品之零售單價為 29,800元，所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品實 際出售商品單價（最高法院90年度台上字第324 號、91年 度台上字第1411號判決意旨參照），其於第二審之主張顯 較符合上開條文之規定，準此計算系爭產品之總價則為 81,503,000元〔2735×29,800＝81,503,000〕，均超過光 陽公司請求金額即17,927,736元。光陽公司係選擇依商標 法第63條第1 項第3 款之規定計算其損害，而該款已明定 以商品零售單價計算賠償金額，自無須再扣除成本。 ⑷至於光陽公司另依99年專利法第84條第1項、第85條第1項 請求損害賠償部分，因光陽公司依前揭99年商標法所得請 求之損害賠償額，已能完全滿足其此部分之聲明，本院即 無再審酌侵害專利權之損害賠償額若干及是否可能有重複 追償之問題，併此敘明。 ⑸綜上，光陽公司請求可愛馬公司、鄭丞宏連帶給付17,927 ,736元，及其中165 萬元部分自起訴狀繕本送達翌日即10 1 年3 月13日（參原審卷一第217 頁送達證書）起至清償 日止，另165 萬元部分自光陽公司民事訴之聲明更正聲請 暨準備書㈢狀繕本送達翌日即101 年7 月21日起至清償日 止，又1,160 萬元部分自101 年11月15日（參原審卷三第 223 頁）起至清償日止，均按年息5%計算之利息，餘3,02 7,736 元及自光陽公司102 年7 月2 日書狀送達翌日即10 2 年7 月4 日（見本院卷三第310 頁、第311 頁）起至清 償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。99 年商標法第63條第2 項雖規定「前項賠償金額顯不相當者 ，法院得予酌減之」，本院審酌本件侵害系爭商標之系爭 產品總價高達45,764,755元，光陽公司於本件僅請求可愛 馬公司、鄭丞宏連帶給付17,927,736元，遠低於上開系爭 產品總價，因此認為無須酌減。而就原審駁回光陽公司法 定遲延利息請求部分，未據光陽公司上訴而告敗訴確定， 已如前述，併此敘明。 ⒋再按，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商 標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，99年商標法 第64條定有明文。此屬權利人請求為回復信譽之處分，其方 法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身 份、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處 分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要 者而言（司法院釋字第656 號參照）。本院爰審酌光陽公司 為知名企業，可愛馬公司仿效光陽公司產品外型及商標而製 造、販賣侵權物品，而鄭丞宏於從事公司之產銷系爭產品時 ，係違反商標法之規定侵害光陽公司之系爭商標，致光陽公 司受有損害，自應依公司法第23條第2 項規定與可愛馬公司 負連帶之責等情狀，認光陽公司請求可愛馬公司、鄭丞宏連 帶負擔費用將本件判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄 及主文，登載於蘋果日報第一版報頭下1 日，已足回復光陽 公司信譽損害，故在此範圍為有理由，應予准許，逾此部分 之請求則無理由，應予駁回（光陽公司就請求將判決書一部 登載於自由時報第一版報頭下1 日敗訴部分，未據上訴而告 確定，已如前述）。 ⒌由於縱使將系爭產品之尾箱、尾牌列入整理比對及可愛馬公 司另取得第D142397 號新式樣專利，均不影響本件專利侵害 比對之結論，可愛馬公司2 人請求傳喚證人許財順、林俊興 、馬潀芳及再行勘驗系爭產品實物，均無必要，爰不予准許 。 九、綜上所述，光陽公司於原審請求可愛馬公司、鄭丞宏連帶給 付1,490 萬元及其法定遲延利息，並連帶負擔費用將本件判 決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登載於蘋果 日報第一版報頭下1 日，可愛馬公司不得自行或使他人製造 、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口型號CHT- 008 「Mony」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第 D130968 號新式樣專利之物品，如已製造、販賣、使用者， 應即回收銷毀之，亦不得繼續於註冊號數第00000000號「MA NY」商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似光陽公 司之該商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即 回收銷毀之，為有理由，應予准許，逾此所為請求，為無理 由，應予駁回。光陽公司於原審勝訴部份，其主文第1 項、 第2 項涉及侵權物品之銷毀，主文第4 項涉及判決登報，均 為不可逆之處分，是原審認其性質不適宜假執行，應駁回光 陽公司此部分假執行之聲請；原審判決主文第3 項部分，兩 造之聲請則均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額 ，予以准許。至光陽公司敗訴部分，其假執行之聲請，因訴 之駁回而失所附麗，不應准許。原審就上開應准許部分判決 光陽公司勝訴，核無不當，可愛馬公司2 人上訴意旨指摘原 判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴 。又光陽公司附帶請求可愛馬公司不得繼續於註冊號數第00 000000號「KYMCO MANY」商標註冊證所載之商品或服務上使 用相同或近似光陽公司之該商標之文字或圖樣，如已製造、 販賣、使用者，應即回收銷毀之，追加請求可愛馬公司、鄭 丞宏再連帶給付3,027,736 元及其法定遲延利息，均為有理 由，應予准許，已如上述，乃原審判決就附帶上訴部分為光 陽公司敗訴之判決，自有未洽，光陽公司附帶上訴就此部分 指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原 判決此部分予以廢棄改判如主文第3 項所示，另光陽公司追 加之訴請求，為有理由，爰判准如主文第4 項所示。就本判 決主文第4 項部分，兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行 或免為假執行，核與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保 金額，予以准許。 十、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院 斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此 敘明。 十一、據上論結，本件可愛馬公司、鄭丞宏上訴為無理由，光陽 公司追加之訴及附帶上訴均為有理由，依智慧財產案件審 理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第450 條、第 78條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392 條第2 項 ，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　23　　日 　　　　　　　 　智慧財產法院第二庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官 吳祉瑩 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。