智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第23號
上 訴 人 陳秋明
訴訟
代理人 鄭勵堅
律師
黃泓勝律師
被
上訴 人 台灣森本生物科技開發股份有限公司
法定代理人 李森彬
訴訟代理人 楊祺雄律師
廖嘉成律師
李維峻律師
上列
當事人間專利權
回復名譽事件，上訴人對於中華民國102 年
1 月25日本院101 年度民專訴字第52號第一審判決提起上訴，並
為訴之變更，本院於103 年11月6 日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴及變更之訴均
駁回。
第二審
訴訟費用（含變更之訴部分）由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、
按在第二審為訴之變更或追加，
非經
他造同意，不得為之。
但請求之基礎
事實同一者、因情事變更而以他項聲明代最初
之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第
255 條第1 項第2 款、第4 款定有明文。
二、
本件上訴人原
上訴聲明第2 項為：
上開廢棄部分，被上訴人
應於中華民國發明專利「分離自藤黃樹脂的化合物
暨其衍生
物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物
COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN AND
DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING THE SAME 」申請案（下稱
系爭專利申請案，申
請號：000000000 ，公開號：000000000 ），表示上訴人為
共同發明人。
嗣被上訴人於民國102 年7 月1 日依法請求分
割，並於103 年2 月11日修正申請專利範圍，經經濟部智慧
財產局（下稱智慧財產局）於103 年2 月19日以（103 ）智
專三㈣01018 字第10320206970 號再審查核准審定書准予第
I432191 號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合
物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN,
AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME
」發明專利（下稱系爭專利一，申請號：000000000 ，公開
號：000000000 ，見本院卷㈠第389 頁、卷㈡第11至12頁）
，專利權
期間自103 年4 月1 日起至119 年6 月10日止。系
爭專利之分割子案，經智慧財產局於103 年6 月18日以（10
3 ）智專三㈣01018 字第10320819710 號號專利再審查核准
審定書准予第I446907 號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以
及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利（下稱系爭專
利二，申請號：000000000 ，公開號：000000000 ，見本院
卷㈡第145 至146 頁），專利權期間自103 年8 月1 日起至
119 年6 月10日止。上訴人於103 年7 月2 日以民事變更上
訴聲明暨
聲請調查證據狀變更上訴聲明第2 項為：上開廢棄
部分，被上訴人應於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人
為共同發明人（見本院卷㈡第126 項127 頁），核係因情事
變更而以他項聲明代最初之聲明者，且請求之基礎事實同一
，依上開規定，不待被上訴人之同意，應予准許。
貳、事實方面：
一、
兩造聲明及陳述：
（一）上訴人於原審起訴主張：上訴人係國立清華大學化學系榮
譽退休教授，專長於有機化學及天然物化學，於91年間接
受被上訴人法定代理人丁○○邀請，由被上訴人出資，進
行生技製藥領域之研究開發。在被上訴人之藤黃樹脂研究
開發計畫中，上訴人與被上訴人法定代理人丁○○為發明
第I282280 號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞
生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」
（下稱前案專利）之發明人。前案專利與系爭專利一、二
所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、
IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。系爭專
利一、二分析級、半製備級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦
由上訴人決定，協助被上訴人解決TSB-14洗提、分離、純
化等實驗過程中之相關問題。系爭專利一、二之技術特徵
、實驗結果、說明書之編寫，或是前案專利在國外申請專
利時之答辯等均為上訴人報告或提供資料進行整理與委外
廠商溝通、討論。上訴人在99年3 月離職前，系爭專利一
、二之申請專利範圍已研發完畢，接近最後定稿階段，其
申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自TSB-14中揭示
18個新穎化合物，另一則為自TSB-14中揭示藥學組合物，
其所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在18個新穎化合
物上，可肯定其新穎性。上訴人固經列為前案專利共同發
明人，
惟系爭專利一、二被上訴人否認上訴人為共同發明
人，
爰提起本件訴訟。
並聲明：被上訴人應於系爭專利申
請案，表示上訴人為共同發明人。
（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴
聲明：１、原判決廢棄。２、上開廢棄部分，被上訴人應
於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人為共同發明人。
並主張：
１、被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為共同發明人：
（１）系爭專利一申請專利範圍第1項部分：
上訴人揭示系爭專利一之新穎化合物，產生構想並進而
提出具體而可達成該構想之技術手段。依據被上訴人及
聖島國際商標聯合事務所（下稱聖島事務所）往來資料
可知，說明書及實施例係由上訴人所編寫，
可證明上訴
人為發明人。被上訴人雖主張系爭專利一之化合物結構
解析工作，係依據既有轉換規則、化學知識將圖譜數據
轉譯成化學結構式，而無任何創造行為；惟被上訴人未
提出轉換規則、化學知識
以實其說，且依上證6 、7 、
8 、9 及上訴人之陳述可證，即使有儀器協助，化合物
仍需透過人的智力巧思進行精神創作以完成結構分析。
故系爭專利一申請專利範圍第1 項所揭示之新穎化合物
係由上訴人獨立完成其結構分析與決定得到化合物之結
構式，進而判斷其與已知化合物有所區隔而具新穎性，
上訴人對系爭專利一當有實質貢獻而為共同發明人。其
次，由原證23、證人○○○、上訴人之證述、原證11、
12 、13 以及被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之
陳報暨聲請限制閱覽暨答辯㈡狀附件1 可知，上訴人協
助被上訴人解決系爭專利一中TSB-14洗提、分離、純化
之實驗過程中之相關問題。系爭專利一分析級、半製備
級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由上訴人所決定。且
由上訴人提供資料，以進行系爭專利一之專利說明書撰
寫、國外申請專利時之答辯。再者，由原證14、19及上
訴人之證述可知，系爭專利一中所揭示之新穎化合物，
其中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負
責完成。因此，被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為
共同發明人。
（２）系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項部分：
系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項所揭示藥學組
合物可應用之特定腫瘤/ 癌症，其新穎化合物及包含一
或多種新穎化合物之藥學組合物，係由委外廠商汎球藥
理研究所股份有限公司（下稱汎球公司）做出酵素抑制
之藥理試驗。期間由上訴人協助更新文獻資料並與汎球
公司溝通、討論，以建立特定腫瘤/ 癌症與所試驗酵素
間之相關作用機制。由原證2 、3 、15、16及上訴人之
證述可知，系爭專利一之內容為前案專利之延伸，上訴
人在前案專利和系爭專利一所扮演之角色並無不同，應
列為系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之發明人
。
２、被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人：
（１）系爭專利二申請專利範圍第1項部分：
系爭專利二申請專利範圍第1 項，係將前案專利中之TS
B-14進一步分離成5 個分離部分之流程，為上訴人之構
想，並於專利說明書編寫時說明實驗流程。由原證1 、
8 、原證11之聖島事務所會議
記錄第1 點、原證23、上
證5 、10、14及上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序、
上訴人陳述可證，系爭專利二之分離方法為上訴人所設
計並決定將TSB-14依其性質分離以委外進行藥理試驗。
（２）系爭專利二申請專利範圍第2至7項部分：
系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項係將第1 項所揭示
TSB-14之5 個分離部分再揭示藥學組合物，係由委外廠
商汎球公司所進行抗癌、止痛、抗發炎藥理試驗。由上
證1 、2 、原證1 、8 、9 、10、原證11之聖島事務所
會議記錄第1 點、原證12、13、20、22、上證11及上訴
人之陳述可證，係由上訴人提供資料予聖島事務所人員
編寫系爭專利二之說明書並與委外廠商溝通、討論而完
成。
（３）系爭專利二申請專利範圍第8、9項部分：
系爭專利二申請專利範圍第8、9項係進一步揭示前專利
中之TSB-14止痛、抗發炎之用途，由原證2 、15、上證
5 及上訴人之陳述可證，系爭專利二所使用之TSB-14為
上訴人之發明。其次，由原證1 、8 、9 、10、原證11
之聖島事務所會議記錄第2 點、原證12、13、20、22及
上訴人之陳述可證，系爭專利二之藥理試驗由上訴人與
委外廠商溝通、討論而完成。再者，由原證11、12、13
、21、24、25、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出
之陳報暨聲請限制閱覽暨答辯㈡狀附件1 、上訴人之陳
述及上證1 、2 可證，系爭專利二之說明書及實施例之
編寫，均係仰賴上訴人所提供之資料進行整理。因此，
被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人。
（三）被上訴人答辯聲明：
上訴駁回，並以：
１、系爭專利一部分：
（１）系爭專利一之申請專利範圍：
系爭專利一申請專利範圍第1 項：「純化自藤黃樹脂之
12種新穎化合物」；第2 項：「如第1 項之新穎化合物
用於製備抗癌藥物之用途」；第3 至4 項：「含有第1
項新穎化合物之抑制腫瘤／癌細胞之藥學組成物」，均
與純化自藤黃樹脂之12種新穎化合物及其抗癌效用有關
。
（２）系爭專利一所欲解決問題或達成功效之「構想」：
發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質
貢獻之人，而所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而
進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成
之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體
而可達成該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之
細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或
從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發
明人。系爭專利一申請專利範圍之專利特徵主要係與藤
黃樹脂之12種新穎化合物及其抗癌效用有關，故其構想
應為「從藤黃樹脂中尋找具有抗癌活性的新穎化合物」
。上訴人主張系爭專利一之構想為「新穎性之解決」；
惟「新穎性之解決」本是專利申請獲得核准之前提，而
與專利本身所欲解決之問題
無涉。被上訴人修正系爭專
利一原始申請專利範圍第1 項，並排除「Gh-3272 」及
「Gh-2603-1 」2 個化合物於申請專利範圍之外，即是
自行判斷新穎性問題後之更正。其次，1 個化合物是否
為新，本係處於一浮動之狀態，需各方專業人員核對、
確認，以達「新穎性問題之解決」。因此，「新穎性問
題之解決」並非系爭專利一之構想，
（３）上訴人未能證明其為系爭專利一化合物解析之人：
上訴人援引原審證人○○○之證詞，證人○○○未指明
上訴人有進行系爭專利一之化合物解析，且原證18之化
合物結構式草稿文件，其形式及實質真實性均有疑義。
其次，被上訴人法定代理人丁○○已於103 年6 月9 日
庭期中敘明，上訴人並非被上訴人公司唯一得以為化合
物解析之人，雖上訴人於103 年6 月9 日庭期中證稱其
為系爭專利一化合物解析之人，惟其所言本係基於其自
身利益，當非得為系爭專利一化合物解析之人的證據。
且上訴人於103 年6 月9 日庭期中就說明書中實施例產
物14（Gh-2607-1A）分析之說明內容，僅是基於其自身
專業對系爭專利一之理解，無法證明其係實際為系爭專
利一化合物解析者。
（４）縱上訴人為化合物解析之人，惟其對於系爭專利一無實
質貢獻：
化合物結構解析之流程是萃取、分離、純化、判斷為單
一化合物及送光譜分析等關鍵程序之後，由化合物結構
解析之人以貴重儀器中心（下稱貴儀中心）之光譜數據
為基礎，依據既有之轉換規則、化學知識將上開光譜數
據「轉換」或「轉譯」成化學結構式，將「質譜機器所
分析出之圖譜」解析而無創造性行為於內之工作，對於
系爭專利一非有實質貢獻。縱系爭專利一化合物解析之
工作有一定專業性與困難處，不因此而使其成為對所欲
解決之問題或達成之功效提出構想之人。其次，依被上
證9 系爭專利一說明書第64至67頁之內容可知，其中產
物Gh-2603-2 所測得的性質之內容，僅係被上訴人委託
貴儀中心所為之光譜數據的完整呈現，說明書所述之「
產物Gh-2603-2 的EIMS數據顯示」、「從產物Gh-2603-
2 的NOESY 光譜數據亦發現」等說明文句可證，結構解
析之人僅是依據被上訴人所提供之光譜數據為分析，並
無任何創意性於其中，僅係依他人設計規劃之細節為確
認之工作。故無法將化合物解析認作與系爭專利一之構
想提出有所關聯。再者，依證人○○○於原審程序101
年11月2 日庭期之證詞可知，僅依據既有之規則與化學
分析知識，綜合各光譜或圖譜資訊為解讀或解釋（
explain ），以「忠實反映」內含於圖譜上之各類資訊
，故化合物解析並非具有創造性之發明行為。且上訴人
於103 年6 月9 日
準備程序陳述可知，化合物結構解析
僅是反映該化合物圖譜上所蘊含之內容，任何擁有結構
解析知識之人，就同一化合物之圖譜進行結構解析，客
觀上均會得到同一結論。
（５）上訴人受被上訴人指示與專利事務所聯繫並協助整理資
料，均與系爭專利一之構想無涉：
上訴人曾經協助彙整系爭專利一申請之相關資料，此等
行政庶務性之工作，實屬非主導性、輔助性、無創造性
之工作，對於系爭專利一之構想毫無關聯。且依據一般
邏輯、
論理法則，亦無法反面推論發明人所派遣彙整、
提供書面資料之人，即係發明人。其次，上訴人於99年
3 月18日離職前，即由被上訴人法定代理人丁○○、○
○○、○○○聯繫並整理相關資料予專利事務所（被證
9 、12、17），上訴人離職後亦由被上訴人法定代理人
丁○○指定陳振裕負責資料之整理與聯繫（被證13號）
。丁○○時任被上訴人公司董事一職，公司經營事務繁
忙，不可能就系爭專利一申請之後端聯繫等事務事必躬
親，於聯繫或資料提供、整理的流程中，當會指定特定
幾位員工為相關工作，惟彙整並提供資料予專利事務所
之員工，均仍受丁○○之監督控管，以避免提供或整理
錯誤之資訊予專利事務所。再者，被證18、21、22證明
上訴人不甚瞭解系爭專利一之萃取實驗過程，提出錯誤
之說明書實施例予專利事務所，其所提供給專利事務所
之萃取實驗內容係從35個波峰分成「5 段」取得18種新
穎化合物，明顯與系爭專利一之最初萃取實驗流程牟不
相當，致使丁○○必須發函要求專利事務所更正系爭專
利一說明書實施例。從而，上訴人受被上訴人指示與專
利事務所聯繫並協助整理資料，均與系爭專利一之構想
無涉。
（６）上訴人所提證據均無法證明其為系爭專利一之共同發明
人：
①上訴人所引用之原審證據無法證明其為系爭專利一之共
同發明人：
上訴人主張原證23、證人○○○證詞得證明上訴人協助
解決系爭專利一中TSB-14洗提、分離、純化的萃取實驗
過程中所遭遇之問題；惟原證23之化合物分離／純化作
業標準書僅係針對一般化合物之操作流程，並未特定為
系爭專利一之化合物。而證人○○○之證詞亦僅係說明
上訴人曾於被上訴人公司88年設立時參與會議，會議時
間與系爭專利一之實驗時間相距甚遠，且未能明白會議
所討論之為何，或是否與系爭專利一相關。且上訴人主
張原證25係由其與委外廠商溝通；惟上訴人所提證據，
均無法證實藥理實驗是由其所委託且指示，僅能證明上
訴人曾經從事與汎球公司聯繫之庶務工作，而原證25有
關篩選癌症相關標的之蛋白質及其特性，僅屬習用之知
識，且其上並未有任何上訴人之署名，本非可採之證據
。其次，上訴人依聖島事務所會議及確認實施例等證據
（原證11、12、13）主張聖島事務所人員就實施例仰賴
發明人作為整理
云云；惟資料彙整及聯繫之工作均屬非
主導性、輔助性、無創造性之工作，且各項專利申請事
宜皆彙整予被上訴人法定代理人丁○○，以為最後定奪
，非上訴人所能主導。上訴人主張系爭專利一所揭示之
新穎化合物的中、英文、IUPAC 命名，係由其完成；惟
其所援引之原證14僅係與泰國教授之聯繫信件，無法證
實上訴人有命名之事實，且原證19亦未有任何簽名、姓
名於上，日期亦不詳，形式真實性非無疑問。縱證明係
上訴人命名，亦非能當然認定上訴人對於系爭專利一有
實質貢獻。再者，上訴人主張若無前案專利作為基礎，
無法研發出系爭專利一，且上訴人在前案專利與系爭專
利一所扮演之角色並無不同；惟系爭專利一與前案專利
相較，本有其新穎性、進步性之處，否則何以經智慧財
產局核准專利。系爭專利一與前案專利雖有關連，仍分
別有其不同專利範圍，是其構想及具體可達成該構想之
技術手段均非相類，從而，上訴人當無法徒以其為前案
專利之共同發明人，片面主張其為系爭專利一之共同發
明人。
②上訴人於上訴審所提出之證據無法證明其為系爭專利一
之共同發明人：
上訴人所提出之聖島事務所台北所專利申請報價函影本
（上證2 ），實非針對系爭專利一申請事宜所製作，而
係針對系爭專利一之前案專利所為。被上訴人所提TSB-
9 HPLC System Manager Report影本觀之（被證30），
可確認系爭專利一之萃取純化是於94年始為進行，晚於
上訴人所提上證2 中所述發信時間，上證2 並非針對系
爭專利一所為。其次，被上訴人主張上訴人提供錯誤資
料給聖島事務所，其誤載從RP-HPLC 洗提圖形中，將35
個波○區○○○○ ○○區段，即A 至E 部分，再依據特
定操作條件去分段萃取，從中純化出35種化合物（被證
18），與被上訴人係將洗提圖形之35個波峰分成「3 個
」區段，再依據特定方法萃取，從中純化出35種產物之
實際實驗過程（被證21），顯不相同。惟上證14之內容
亦為將35個波○區○○○○ ○○區段之錯誤資料，與系
爭專利一說明書
所載之實際實驗過程不符，亦徵上訴人
未曾參與系爭專利一之萃取、純化及濃縮實驗，導致提
出錯誤之實驗說明。再者，系爭專利一之化合物係於桃
園實驗室將丙酮萃取產物TSB-14經由半製備級（
semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的萃取及分離
，再送至被上訴人公司關西實驗室進行濃縮和純化之工
作，
嗣後再送回桃園實驗室進行分析級（analytical
）逆相高效能液相層析（reversed phase high
performance liquid chromatography ，RP-HPLC ），
此有證人○○○
證言及被上訴人法定代理人丁○○證稱
可佐。惟上訴人於103 年6 月9 日庭期中稱系爭專利一
之萃取、分離工作是由關西實驗室之○○○小姐進行，
其所述地點顯然並非系爭專利一實際進行萃取實驗之桃
園實驗室，所述人名亦非實際進行萃取實驗之○○○及
○○○，故上訴人顯然並不清楚系爭專利一之萃取實驗
情形，且上訴人更
自承系爭專利一之萃取、分離及純化
實驗並非由其所實際進行。
（７）被上訴人所提證據已足以證明系爭專利一之發明人為被
上訴人法定代理人丁○○
而非上訴人：
將系爭專利一申請專利範圍第1 項對應原審101 年11月
2 日證人○○○證言、原審101 年11月2 日證人○○○
證言、原審101 年11月2 日證人○○○證言、原審被證
3 、9 、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、
21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、
33、被上證1 、被上證9 、被上證11、系爭專利一申請
專利範圍第2 至4 項對應原審101 年11月2 日證人○○
○證言、原審被證6 、11、被上證2 得證明系爭專利一
之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。
２、系爭專利二部分：
（１）系爭專利二之申請專利範圍：
系爭專利二申請專利範圍第1 項：「藤黃樹脂由5 段萃
取之方法所得選自TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TS
B-14D 及TSB-14E 群組之分離部分」、第2 項：「含有
請求項1 之抑制腫瘤／癌症細胞生長的藥學組成物」、
第3 項：「請求項2 之附屬項，特定該腫瘤／癌症細胞
是選自特定群組」、第4 項：「含有請求項1 之治療腫
瘤／癌症細胞生長的藥學組成物」、第5 項：「請求項
4 之附屬項，特定該腫瘤／癌症是選自特定群組」、第
6 項：「請求項5 之附屬項，特定該血癌之類型」、第
7 項：「請求項5 之附屬項，特定該肺癌之類型」、第
8 項：「丙酮萃取產物和／或請求項1 之分離部分供用
於製備具有止痛活性的藥學組成物之用途」、第9 項：
「丙酮萃取產物和／或請求項1 之分離部分供用於製備
具有抗發炎活性的藥學組成物之用途」，係與藤黃樹脂
之分離部份及其藥學效用相關。
（２）系爭專利二所欲解決問題或達成功效之「構想」：
系爭專利二各請求項所欲解決問題之「構想」應為「從
藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的萃取
物（分離部分）」，實現該構想之技術手段則係「自藤
黃樹脂的丙酮萃取產物中分離出萃取物（分離部分）」
。
（３）上訴人所提證據無法證明其為系爭專利二之共同發明人
：
上證10第3 頁、上證13並無任何日期或簽名於上，無法
看出該文件之製作日期以及製作人為何；上證11亦無任
何簽名於上，無法看出該文件之製作人為何，且字跡潦
草難以辨識。依被上訴人前所提出之TSB-14A 至TSB-14
E 實驗紀錄及HPLC System Manager Report（被證10、
23及24），均顯示TSB-14A 至TSB-14E 之5 段萃取、分
離係於98年始為進行，惟上訴人所提出之上證11卻係記
載97年，明顯於時序上相異於事實，
益徵上證11形式真
實容有疑義，應非可得斟酌之證據。其次，原證1 為國
立清華大學教授之介紹、原證8 為上訴人過往研究豐富
之文獻；原證9 為99年7 月30日被上訴人寄予上訴人之
存證信函，敬告上訴人其並非發明人；原證10係汎球公
司給被上訴人法定代理人丁○○之傳真函，其上明確載
明汎球公司是依被上訴人法定代理人丁○○之要求為實
驗設計；原證11是97年12月18日上訴人以被上訴人公司
員工之身分，偕同被上訴人法定代理人丁○○前往聖島
事務所就系爭專利二會議之紀錄。該紀錄第1 點僅是上
訴人依被上訴人法定代理人丁○○指示，於會議場合向
聖島事務所簡略說明TSB-14A 至TSB-14E 之分離與藥理
實驗之結果及欲申請專利之方向，無法據此認定上訴人
為當初提出系爭專利二所欲解決問題之構想者；原證12
、13、20、21、22、24、上證12之部分，暫不論原審原
證12、20、21、22無任何署名於上且來源不明，該等文
件均係被上訴人委託聖島事務所申請專利之過程中，公
司員工針對被上訴人法定代理人丁○○就藤黃樹脂萃取
業已取得之化合物及分離物，在被上訴人法定代理人丁
○○之指示及核示下，協助公司就系爭專利二說明書之
撰寫事宜與聖島事務所為溝通，均係系爭專利二業已發
明完成後、專利撰寫時之資料；原證25無日期或撰寫人
顯示於上，已非屬可採之證據，且該列出篩選藥物之癌
症相關標的蛋白質及其特性，僅係整理習知之知識，毫
無創意性於內；上證5 僅係被上訴人約於97年至98年間
，為實驗室ISO
認證時所編製之形式上組織表，亦無得
證實上訴人為系爭專利二所欲解決問題之構想者；上證
10、上證13非
適格之證據，已如上述；上證14係有關於
系爭專利一萃取「化合物」之部分與系爭專利二無涉，
無法證明上訴人為系爭專利二發明人。因此，上訴人所
提證據均無法證明其係系爭專利二所欲解決問題之構想
者。再者，系爭專利二與前案專利係不同專利，系爭專
利二申請專利範圍第8 項及第9 項為「止痛、抗發炎之
用途」專利，相較於前案專利係針對「物」不相同，當
有其新穎性及進步性，否則即無可能經智慧財產局再審
查而獲准專利。縱上訴人為前案專利之名義上發明人，
亦無當然為系爭專利二發明人之理。
（４）上訴人所提證據已
足證明系爭專利二之發明人為被上訴
人法定代理人丁○○而非上訴人：
系爭專利二申請專利範圍第1 項對應原審被證9 、10、
23、24、被上證2 ；系爭專利二申請專利範圍第2 至7
項對應原審101 年11月2 日證人○○○之證言、103 年
6 月9 日被上訴人法定代理人丁○○之陳述、原審被證
6 、9 、10、11、23、24、被上證2 ；系爭專利二申請
專利範圍第8 至9 項對應原審101 年11月2 日證人○○
○之證言、103 年6 月9 日被上訴人法定代理人丁○○
之陳述、原審被證6 、9 、10、11、23、24、被上證2
得證明系爭專利二之發明人為被上訴人法定代理人丁○
○而非上訴人等語，資為
抗辯。
二、兩造不爭執事項：（見本院卷㈡第19 0至191 頁）
（一）上訴人與被上訴人公司法定代理人丁○○係前案專利之發
明人（原證2 發明專利公報）。
（二）系爭專利一於103 年2 月19日經智慧財產局審定准予專利
，專利權期間自103 年4 月1 日起至119 年6 月10日止，
所列之發明人為丁○○。
（三）系爭專利二於103 年6 月18日經智慧財產局審定准予專利
，專利權期間自103 年8 月1 日起至119 年6 月10日止，
所列之發明人為丁○○。
（四）上訴人於99年7 月21日寄發存證信函予被上訴人，要求被
上訴人更正系爭專利之發明人，被上訴人於99年7 月30日
以存證信函回覆上訴人，上訴人又分別於101 年2 月9 日
及同年3 月26日委請宏鑑
法律事務所寄發律師函予聖島事
務所，101 年2 月9 日並同時副本函知智慧財產局，要求
被上訴人應將上訴人列名為系爭專利之發明人，被上訴人
委請聖島事務所於101 年2 月20日及同年4 月19日函覆。
（原證4 存證信函、原證5 、原證6 律師函、原證9 存證
信函）
三、本件依民事訴訟法第463 條
準用同法第270 條之1 第1 項第
3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷㈡
第191 至192 頁）
（一）上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？
１、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一
申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、20、21、22
、24、25及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為
系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之共同發明人？
（二）上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？
１、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第2 至7 項之共同發明人？
３、原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20、21、22
、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、
被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制
閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈
處理程序及上訴人於本院之陳述、是否足以證明上訴人為
系爭專利二申請專利範圍第8、9 項之共同發明人？
四、得
心證之理由：
（一）系爭專利一及系爭專利二之申請專利範圍分析：
１、系爭專利一：
系爭專利一之申請專利範圍共計4 項，其中，其中第1 至
3 項為獨立項，第4 項為第3 項之附屬項。第1 項以擇一
形式記載包含12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物。第2 項
為一種如申請專利範圍第1 項之化合物，用於製備抗癌藥
物的用途。第3 項為一種用於抑制腫瘤/ 癌細胞的生長的
藥學組成物，包含申請專利範圍第1 項之化合物。第4 項
為如申請專利範圍第3 項的藥學組成物，其中該腫瘤／癌
細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類
結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌
細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。
２、系爭專利二：
系爭專利二之申請專利範圍共計9 項，其中，其中第1 、
2 、4 、8 及9 項為獨立項，其餘項次為附屬項，第1 項
為一種藤黃樹脂的分離部分，包含TSB-14A、TSB-14B、
TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E 的5 個分離部分。第2 項
為一種用於抑制腫瘤/ 癌細胞的生長的藥學組成物，包含
申請專利範圍第1 項之分離部分。第3 項為第2 項之附屬
項，為如申請專利範圍第2 項的藥學組成物，其中該腫瘤
/ 癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、
人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細
胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞
。第4 項為一種用於治療一腫瘤/ 癌症的藥學組成物，其
含有至少一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分
離部分。第5 項為如申請專利範圍第4 項的藥學組成物，
其中該腫瘤/ 癌症是選自於下列所構成的群組：結腸直腸
癌、胃癌、肺癌、腦癌、甲狀腺癌、鼻咽癌、血癌、卵巢
癌、腎臟癌、胰臟癌以及子宮內膜癌。第6 項為如申請專
利範圍第5 項的藥學組成物，其中該血癌是慢性骨髓性白
血病或T-細胞急性淋巴胚細胞白血病。第7 項為如申請專
利範圍第5 項的藥學組成物，其中該肺癌是非小細胞肺癌
。第8 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙
酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產
物和/ 或一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分
離部分供用於製備一具有止痛活性的藥學組成物的用途。
第9 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮
來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物
和/ 或一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分離
部分供用於製備一具有抗發炎活性的藥學組成物的用途。
（二）系爭專利一、系爭專利二及前案專利之關係：
１、系爭專利二為系爭專利一之分割案，於102 年7 月1 日申
請分割（見本院卷㈠第163 頁），故系爭專利二與系爭專
利一之說明書內容實質上係完全相同，僅於申請專利範圍
請求不同之保護範圍，
合先敘明。
２、前案專利發明人為本件上訴人甲○○及被上訴人法定代理
人丁○○，專利申請日為93年5 月21日（申請號為000000
000 ），於94年12月1 日公開（公開號為000000000 ），
且於96年6 月11日公告獲准專利，故前案專利之公開日及
公告日均早於系爭專利一及系爭專利二之申請日（99年6
月11日），為系爭專利一及系爭專利二之先前技術。其係
有關一得自於藤黃樹脂（gamboge resin ）的丙酮萃取產
物（acetone-extracted product ），被命名為TSB-14以
及從該丙酮萃取產物TSB-14被進一步純化的化合物，而由
該丙酮萃取產物TSB-14可進一步純化得到下列9 種化合物
：白樺醇（betulin ）、白樺酸（betulinic acid）、藤
黃酸（morellic acid ）、異藤黃酸（isomorellic acid
）、藤黃樹脂酸（gambogic acid ）、異藤黃樹脂酸（
isogambogic acid）、異藤黃醇（isomorellinol ）、去
氧藤黃寧（desoxymorellin）以及一被命名為福木黃色素
A （formoxanthone A ）的新化合物，該丙酮萃取產物
TSB-14以及該等被進一步純化的化合物被證實具有抑制腫
瘤/ 癌細胞生長的活性。其次，前案專利亦有關用以獲得
該等被進一步純化的化合物的方法，以及該丙酮萃取產物
TSB-14與該等被進一步純化的化合物用於製備抑制腫瘤/
癌細胞生長的藥學組成物的用途（見原審卷㈠第10至12頁
、本院卷㈠第181 頁）。簡言之，前案專利之發明貢獻為
獲得藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14，並由其中分離出9
個化合物，其中包含一個新化合物為福木黃色素A ，且將
TSB-14及純化的化合物用於製備抑制腫瘤/ 癌細胞生長的
藥學組成物的用途。
３、系爭專利一說明書第7 頁倒數第9 行至第8 頁第3 行記載
：「雖然如上所述，對於藥學產業中的藥物化學家以及製
造者而言，仍然存在有一需要去發展可被容易地製備並且
具有止痛、抗發炎以及抗癌活性（analgesic,
anti-inflammatory and anticancer activities ）的新
穎化合物或萃取物。經研究，申請人發現在TW I282280專
利中所揭示的藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14除了具有抑
制腫瘤/ 癌細胞生長的活性外，還具有止痛以及抗發炎的
活性。另外，申請人進一步從該丙酮萃取產物TSB-14中分
離出5 個分離部分（fractions ）並純化出18種新穎化合
物，經研究發現，該等分離部分具有抑制腫瘤/ 癌細胞生
長、止痛以及抗發炎的活性，而該等新穎化合物亦具有抑
制腫瘤/ 癌細胞生長的活性」（見本院卷㈠第182 頁）。
是系爭專利一及系爭專利二所欲解決之問題在於從藤黃樹
脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或
萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產
物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎
以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物。
４、準此，前案專利係由TSB-14獲得一新穎化合物─福木黃色
素A ，並將TSB-14或福木黃色素A 應用於抑制腫瘤/ 癌細
胞生長；系爭專利一係由TSB-14獲得12種新穎化合物，並
將該12種新穎化合物應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長；系爭
專利二係由TSB-14獲得5 個分離部分，並將該5 個分離部
分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長、止痛活性或抗發炎活性
，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活
性。
（三）何謂共同發明人？
１、按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示
權係
人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須對
申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申
請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求
項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即
可表示為共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成
發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或
達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而
可達成該構想之技術手段。
２、一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每
一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在
發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操
作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或
實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作
，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸
實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍
難謂係
共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫
主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為
共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發
部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人
；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀
中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析
人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程
師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工
程師仍不能稱為共同發明人。
３、發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術
特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對
該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必
須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構
想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且
單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專
利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明
人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範
圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可
，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進
行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能
稱為共同發明人。
（四）上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？
１、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一
申請專利範圍第1 項之共同發明人？
（１）對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「
結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該
化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想
必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作
方法。本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明既為
「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其
製造方法。準此，上開證據須足以證明上訴人對於系爭
專利一申請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新
穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明上訴人
為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人。
（２）系爭專利一申請專利範圍第1 項包含之12種純化自藤黃
樹脂的新穎化合物，其結構為申請專利範圍第1 項中所
載之12個結構，依系爭專利一說明書第52至144 頁實施
例3 為純化自分離部分1 至3 化合物之特徵鑑定（見本
院卷㈠第204 頁反面至250 頁反面），其係對實施例2
中所得到35種源自分離部分1 至3 的產物，進行物理以
及化學性質分析，包括熔點、1H-NMR、13C-NMR 、同核
關聯光譜(homonuclear correlation spectroscopy,1H
-1H COSY) 、異核多量子關聯(heteronuclear
multiple-quantum coherence, HMQC) 、異核多鍵關聯
(heteronuclear multiple-bond coherence, HMBC) 、
核奧佛豪瑟效應光譜(nuclear Overhauser effect
spectroscopy, NOESY)、EIMS、HREIMS、FABMS 以及
HRFABMS ，所得到的實驗數據歸納確認系爭專利一申請
專利範圍第1 項之12種新穎化合物如下：
化合物(1) 為產物Gh-2607-B 被命名為福木黃色素B （
formoxanthone B ）；
化合物(2) 為產物Gh-2607-1A被命名為表福木黃色素B
（epiformoxanthone B）；
化合物(3) 為產物Gh-2508 被命名為β- 轉位藤黃樹脂
酸（β-gambogellic acid ）；
化合物(4) 為產物Gh-2507 被命名為β- 表轉位藤黃樹
脂酸（β-epigambogellic acid）；
化合物(5) 為產物Gh-1631 被命名為福木黃色素C （
formoxanthone C ）；
化合物(6) 為產物Gh-105 0被命名為3 α- 羥基轉位藤
黃樹脂酸（3 α-hydroxygambogellic acid）；
化合物(7) 為產物Gh-3 291被命名為福木黃色素D （
formoxanthoneD）；
化合物(8) 為產物Gh-1052 被命名為福木黃色素F （
formoxanthone F ）；
化合物(9) 為產物Gh-1036 被命名為表福木黃色素F （
epiformoxanthone F）；
化合物(10)為產物Gh-3353 被命名為福木黃色素G （
formoxanthone G ）；
化合物(11)為產物Gh-3311 被命名為表福木黃色素G （
epiformoxanthone G）；
化合物(12)為產物Gh-3332 被命名為異福木黃色素I （
i s oformoxanthone I）。
（３）系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物的製
法，依系爭專利一說明書第47至52頁之實施例2 （見本
院卷㈠第202 至204 頁），係將藤黃樹脂的丙酮萃取產
物TSB-14進行半製備級RP-HPLC ，所得到的半製備級RP
-HPLC 洗提圖形被顯示於系爭專利一之圖2 （見本院卷
㈠第267 頁反面），顯示35個波峰區，即表示有35個不
同化合物。將圖2 顯示的35個波○區○○○○ ○區段（
sections）（○○○區段○ ○區段3 ），其中區段1 含
有波峰1 至12，滯留時間為第0 至42分鐘；區段2 含有
波峰13至24，滯留時間為第42至135 分鐘；以及區段3
含有波峰25至35，滯留時間為第135 至280 分鐘。○○
○區段○ ○區段3 之洗出物，得到分離部分1 至3 ，再
進行半製備級RP-HPLC 及分析級RP-HPLC ，以分別得到
分離部分1 之12種化合物、分離部分2 之12種化合物及
分離部分3 之11種化合物，共35種化合物。最後，將這
35種化合物依系爭專利一說明書第52至144 頁之實施例
3 進行物理以及化學性質分析，始確認其具體結構式，
其中即包含系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎
化合物。準此，系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種
新穎化合物的製法，應為系爭專利一說明書第47至52頁
實施例2 記載之製法（見本院卷㈠第202 至204 頁），
主要係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14進行半製備級
RP-HPLC 後，分為3 個分離部分後繼續進一步分離。
（４）本件上訴人主張其為系爭專利一申請專利範圍第1 項之
共同發明人，所使用之證據如下：
①原證1 為國立清華大學網站列印資料（見原審卷㈠第9
頁），記載上訴人為國立清華大學化學系之退休教授，
研究專長為有機化學及天然物化學。
②原證7 為王惠玲所著「發明專利申請實務─化學、醫藥
、生物科技相關發明」第83、84頁影本（見原審卷㈠第
72至75頁），記載物之發明的新穎性是建立在物本身的
結構或性質，與物的製造方法或用途無直接關係，及化
合物發明新穎性之判斷。
③原證8 為黃元照等人所著「蕨類生藥的研究與開發」第
13及24頁影本（見原審卷㈠第76至77頁），記載在台灣
蕨類生藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研
究最為豐富。
④原證9 為被上訴人99年7 月30日寄予上訴人之存證信函
影本（見原審卷㈠第78頁），記載上訴人係協助被上訴
人代為解讀化學結構。
⑤原證11為上訴人主張聖島事務所提供之97年12月18日會
議討論紀要影本（見原審卷㈠第81至82頁），記載討論
TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E
的5 個分離部分之藥理實驗結果及其專利申請事宜。
⑥原證12為上訴人主張其回覆聖島事務所97年12月18日會
議討論紀要之稿件影本（見原審卷㈠第83頁），記載討
論TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14
E 的5 個分離部分之止痛、消炎及抗癌活性，以及其專
利申請事宜。
⑦原證13為上訴人主張其與聖島事務所往來討論系爭專利
與前案專利之傳真稿件影本（見原審卷㈠第84至87頁）
，記載前案專利之國外對應申請案及TSB-14A 、TSB-14
B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E 的5 個分離部分之
藥理實驗結果及其專利申請事宜。
⑧原證14為上訴人主張其與泰國教授Karalai 於98年1 月
26日之電子郵件影本（見原審卷㈠第88頁），記載上訴
人與泰國教授Karalai於福木黃色素A、B、C
（formoxanthone A, B, C ）之命名有衝突，對該等命
名進行討論之內容。
⑨原證17為高瞻自然科學教學資源平台網站之「分子式（
Molecular Formula ）與結構式（Structural Formula
）」列印資料影本（見原審卷㈠第244 至246 頁），記
載要瞭解分子內的原子連結情形需要結構式，而利用元
素分析可以定出實驗式，與質譜儀配合可以定出分子式
，相較之下，決定結構式就難得多，通常需要多種實驗
來找尋蛛絲馬跡，推論出分子的結構。
⑩原證18為上訴人主張其決定系爭專利及前案專利中新穎
化合物結構式之草稿文件（見外放證物）。
⑪原證19為上訴人主張其對系爭專利及前案專利中新穎化
合物進行IUPAC 名稱命名之草稿文件（見外放證物）。
⑫原證23為上訴人主張其為被上訴人擬定之研發實驗室作
業標準書及測試標準書等之草稿文件影本（見原審卷㈡
第17至41頁），記載化合物分離/ 純化作業標準書、單
一化合物品質鑑定作業標準書、化合物定性測試標準書
、混合物萃取作業標準書等。
⑬證人○○○於原審101 年11月2 日之證詞（見原審卷㈠
第257至262頁）。
⑭被上訴人於原審101 年9 月3 日所提民事陳報暨聲請限
制閱覽暨答辯（二）狀附件1 （見外放證物），為被上
訴人委任聖島事務所之相關實體郵件、電子郵件、傳真
、會議紀錄等文書影本。
⑮上證1 為聖島事務所之網站查詢列印資料（見本院卷㈠
第71頁）。
⑯上證2 為聖島事務所台北所之專利申請報價函影本，（
（見本院卷㈠第72至74頁），記載前案專利相關之內容
。
⑰上證6 為羅必新著「用現代波譜方法分析鑑定有機化合
物的結構」（見本院卷㈡第39至41頁）。
⑱上證7 為美國US 2007/0000000 A1號專利（見本院卷㈡
第42至58頁）。
⑲上證8 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
structure modification and biology of a natural
product,gambogic acid (I): Synthesis and
biological evaluationof oxidized analogues of
gambogic acid.」（見本院卷㈡第59至68頁）。
⑳上證9 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
modification and biology of a natural product,
gambogic acid (II): Synthesis and bioevaluation
of gambogellic acid and its derivatives from
gambogic acid as antitumor agents.」（見本院卷㈡
第69至79頁）。
㉑上訴人於本院之陳述（見本院卷㈡第98至101頁）。
（５）依上訴人所提上開證據資料，原證1 記載上訴人經歷及
研究專長，與待證事實即上訴人是否對於系爭專利一申
請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物
之結構及製法具有實質貢獻並無關聯。原證7 係說明對
於物之發明的請求項，於專利要件中新穎性的判斷標準
，亦與上開待證事實無關。原證8 雖記載在台灣蕨類生
藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研究最為
豐富，惟亦與上開待證事實無關。原證9 、14、18、19
固分別記載上訴人協助被上訴人代為解讀化學結構、上
訴人與泰國教授Karalai 於福木黃色素A 、B 、C （
formoxanthone A, B, C ）之命名有衝突，對該等命名
進行討論、決定系爭專利一新穎化合物結構式及進行
IUPAC 名稱命名之草稿，姑不論依其上記載可否確認所
解讀及命名之化合物是否即為系爭專利一申請專利範圍
第1 項之12種新穎化合物，惟新穎化合物之結構解析係
使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振
光譜儀(NMR) 或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR ) 等，由
該等儀器所得到之光譜數據資料，依據一般光譜之解讀
規則與化學分析之知識而
予以解析，雖與IUPAC 名稱之
命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性
及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無
關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實
質貢獻，即應列為發明人，故縱認上訴人曾對系爭專利
一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物進行結構解析
及IUPAC 名稱之命名，然
倘若上訴人僅從事新穎化合物
之結構解析及IUPAC 名稱之命名工作，
難認對該新穎化
合物之結構及製法具有實質貢獻，是上證6 至9 縱得證
明新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦仍係使用
他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，難謂係共
同發明人。另原證11、12、13、17、23、上證1 、2 並
未顯示系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合
物相關之結構及製法，均無法證明上開待證事實。再者
，依被上訴人於原審101 年9 月3 日所提狀附件1 縱可
認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申
請事宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際
完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專
利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是
否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生
構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人
對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發
明人，故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作
，亦難謂係共同發明人。
（６）證人○○○於原審
結證稱：在被上訴人公司任職到94年
9 月30日離職，擔任植物的分離和鑑定工作，但鑑定通
常不會在伊這邊完成，伊只做從植物分離出純的化合物
，然後就交給上訴人，或者是開會時交給被上訴人法定
代理人丁○○，○○○和伊一樣是做從植物萃取、分離
及純化化合物，得到純的化合物後交給丁○○或上訴人
伊只是在做前面的部分，得到純的化合物後送到貴儀中
心去做光譜的鑑定，光譜圖是由上訴人負責鑑定，確認
是那一種化合物，及是否為新的化合物，萃取分離及純
化的階段，除遇到困難會請求上訴人協助，不然的話，
這都是很例行的工作等語（見原審卷㈠第257 至262 頁
）。尚無法證明上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第
1 項之12種新穎化合物相關結構及製法之工作，且證人
○○○僅在被上訴人公司工作至94年9 月30日，
斯時系
爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物是否即
已萃取完成，上訴人亦無法證明。其次，依上訴人於本
院之陳述，充其量亦僅得證明上訴人負責系爭專利一中
新穎化合物的結構解析及命名之工作等節。惟上訴人縱
負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析、命名及處理
系爭專利一申請專利之相關事宜工作，仍難認上訴人參
與系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物相
關結構及製法之工作，已如上述。至上訴人雖陳稱曾協
助解決系爭專利一中新穎化合物的分離製法所面臨之問
題，及被上訴人為前案專利之發明人，因系爭專利一為
前案專利之延伸，當然應列名為系爭專利一之發明人部
分；然依上訴人所述及上開證據尚無法證明其確實曾協
助解決系爭專利一中新穎化合物分離製法所面臨之問題
及所協助解決之問題係對於系爭專利一申請專利範圍第
1 項之12種新穎化合物相關結構及製法具有實質貢獻。
另前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一之申請
日，已為系爭專利一申請前周知之先前技術，故縱上訴
人對於前案專利具有貢獻，亦不足以證明其對於系爭專
利一之發明即當然具有貢獻，上訴人此部分所述，尚有
未合。
（７）準此，依原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、
18、19、23、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時
之證述、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報
暨聲請限制閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、
6 、7 、8 、9 及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上
訴人對於系爭專利一之發明具有實質貢獻，不足以證明
上訴人為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人
。
（８）至上訴人雖聲請向中央研究院化學研究所及台灣大學化
學系函查若以光譜分析方法進行未知化合物之結構解析
，是否僅係依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識
，予以解析各類光譜儀器所得到之光譜數據資料，即可
完成化合物之結構鑑定？故以光譜分析進行化合物之結
構解析，僅係從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
工作？或以光譜分析進行未知化合物之結構解析，係綜
合各類光譜儀器所得到之光譜數據資料與化學知識、經
驗，以茲判斷化合物之結構？結構解析之過程中需藉由
各類光譜儀器所得到之光譜數據資料，以及化學知識、
經驗，構想化合物可能之結構，再予以驗證？以光譜分
析進行未知化合物結構解析之過程中，化合物之結構是
否為待解決之問題，須構想可能之結構，再予解決？或
是可直接以光譜的解讀規則與化學分析之知識轉錄或轉
譯光譜數據資料，即可完成結構鑑定等事項。惟對於「
化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」
，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物
之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包
含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法，
已如上述，本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明
既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構
及其製造方法，縱新穎化合物之結構解析高度專業且困
難，亦係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
證，仍難謂係共同發明人，是本件尚無函查之必要。
２、原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、20、21、22
、24、25及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為
系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之共同發明人？
（１）系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之技術內容為
將該申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物應用於抑制
腫瘤/ 癌細胞生長。則此部分之待證事實即為上開證據
是否對於系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項12種
純化自藤黃樹脂之新穎化合物具有實質貢獻，或對於該
12 種 新穎化合物應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長有實質
貢獻。
（２）本件上訴人主張其為系爭專利一申請專利範圍第2 、3
、4 項之共同發明人，除與第1 項相同之證據外，其餘
使用之證據如下：
①原證2 為前案專利之說明書節本（見原審卷㈠第10至12
頁）。
②原證3 為系爭專利一之說明書節本（見原審卷㈠第13至
15頁）。
③原證10為上訴人於95年8 月14日傳真予汎球公司之稿件
及汎球公司○○○於98年1 月5 日寄予上訴人之電子郵
件影本（見原審卷㈠第79至80頁），記載毒性試驗內容
及試驗方法。
④原證15為前案專利之說明書節本（見原審卷㈠第89至91
頁）。
⑤原證16為系爭專利一之說明書節本（見原審卷㈠第92至
99頁）。
⑥原證20為上訴人主張其於99年3 月9 日撰擬之「關於第
二案的定稿前分析與說明」影本（見原審卷㈡第11至12
頁），記載TSB-14A 至TSB-14E 5 個分離部分之專利申
請事宜。
⑦原證21為上訴人主張被上訴人法定代理人丁○○於99年
3 月間所提出之系爭專利說明書節本影本（見原審卷㈡
第13至14頁），記載純化TSB-14之申請專利相關內容。
⑧原證22為上訴人主張其於99年3 月11日撰擬之「關於第
二案的分析說明與修改的建議」影本（見原審卷㈡第15
至16頁），記載TSB-14A 至TSB-14E 的5 個分離部分之
專利申請事宜。
⑨原證24為上訴人主張聖島事務所99年2 月12日電子郵件
影本（見原審卷㈡第42至61頁），記載TSB-14A 至TSB-
14E 的5 個分離部分之專利申請事宜及申請專利相關內
容。
⑩原證25為上訴人主張其更新本件試驗酵素與特定腫瘤/
癌症機制之文獻資料整理之草稿文件影本（見原審卷㈡
第62至63頁）。
（３）依上訴人所提上開證據資料，其中原證1 、7 、8 、9
及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上訴人對於系爭專
利一之12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法
具有實質貢獻，已如上述，亦無法證明對於該12種新穎
化合物應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長有實質貢獻。其次
，原證2 、3 、15、16、21為前案專利及系爭專利一之
說明書節本，惟上訴人縱對於前案專利具有貢獻，抑或
提供系爭專利一資料予聖島事務所，甚至撰寫系爭專利
一之說明書等協助申請專利相關事宜，亦不足以證明其
對於系爭專利一之發明即當然具有貢獻，已如上述，自
無法證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第2 、3
、4 項之發明具有貢獻。另原證10、20、22、24、25雖
分別記載毒性試驗內容及試驗方法、TSB-14A 至TSB-14
E 5 個分離部分之專利申請事宜、及申請專利相關內容
，惟均未顯示將系爭專利一之12種新穎化合物應用於抑
制腫瘤/ 癌細胞生長相關之內容，不足以證明上開待證
事實，且上訴人縱曾與委外廠商溝通藥理試驗之工作，
並協助申請專利之相關事宜，與其得否列名為一發明專
利之發明人亦無關聯，尚無法證明上訴人對於系爭專利
一申請專利範圍第2 、3 、4 項12種純化自藤黃樹脂之
新穎化合物具有實質貢獻，抑或對於該12種新穎化合物
應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長有實質貢獻。
（４）準此，依原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、
20、21、22、24、25及上訴人於本院之陳述，尚無法證
明上訴人對於系爭專利一之發明具有實質貢獻，不足以
證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項
之共同發明人。
（五）上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？
１、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第1 項之共同發明人？
（１）系爭專利二申請專利範圍第1 項為一種藤黃樹脂的分離
部分，該分離部分是藉由一包括下列步驟的方法而被製
得：藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取
經粉碎的粉末而提供一來自於藤黃樹脂的丙酮萃取的產
物；藉由半製備級RP-HPLC 來分離該丙酮萃取的產物而
得到5 個洗出物；將該5 個洗出物分別地濃縮並繼而以
水與乙酸乙酯來進行分配分離而得到5 個粗分離部分；
以及分別地藉由半製備級RP-HPLC 來處理該5 個粗分離
部分並繼而以水與乙酸乙酯來進行分配分離，直至各個
粗分離部分的半製備級RP-HPLC 洗提圖形皆呈現一致的
情形；其中該藤黃樹脂的分離部分是選自於下列所組成
的群組之中：(1) ……分離部分TSB-14A ；(2) ……分
離部分TSB-14B ；(3) ……分離部分TSB-14C ；(4) …
…分離部分TSB- 14D；(5) ……分離部分TSB-14E 。因
此，系爭專利二申請專利範圍第1 項係界定包含5 個分
離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5 個分離部
分，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請
專利範圍第1 項之發明人，待證事實即為上訴人是否對
於系爭專利二申請專利範圍第1 項5 個分離部分之製備
步驟以及由該製備步驟所得之5 個分離部分具有實質貢
獻。
（２）本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第1 項之
共同發明人，除與系爭專利一相同之證據外，其餘使用
之證據如下：
①上證5 為上訴人主張被上訴人之研發實驗室組織圖影本
（見本院卷㈠第107 頁）。
②上證10為上訴人主張其決定將TSB-14依其分離性質分離
為5 個分離部分之草稿文件（見本院卷㈡第166 至168
頁）。
③上證11為上訴人主張其97年日記本節本（見本院卷㈡第
169至173 頁）。
④上證12為聖島事務所98年1 月17日信函（見本院卷㈡第
174 至176 頁）。
⑤上證13為上訴人主張其為98年4 月19日與聖島事務所人
員會議準備之草稿（見本院卷㈡第177 頁）。
⑥上證14為上訴人主張系爭專利二申請專利範圍第1 項之
5 個分離部分之製備步驟的正確版本（見本院卷㈡第19
4 至202 頁），記載TSB-14A 至TSB-14E 的5 個分離部
分之製備步驟。
⑦上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序（見本院卷㈡第13
9 頁），記載區段洗出物的處理程序，主要包含以水及
乙酸乙酯進行分配分離之操作步驟。
（３）依上訴人所提上開證據資料，其中原證1 、8 至10、25
、上證1 、2 、5 、被上訴人於原審所提附件1 均與待
證事實即上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第1
項5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5
個分離部分具有實質貢獻無關。原證11至13、20至24、
上證12、13均未顯示系爭專利二申請專利範圍第1 項5
個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5 個分
離部分的原始數據，尚難認與待證事實有關。又上證10
第1 頁（見本院卷㈡第166 頁）記載之樣品名稱雖為
TSB-14，然其第3 頁（見本院卷㈡第168 頁）記載之樣
品名稱卻為TSB-9 ，二者已有不符，且系爭專利二圖式
第6 圖顯示之實施例4 將TSB-14分為5 個分離部分之洗
提圖形，與上證10顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證
明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第1 項5 個分離
部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5 個分離部分
具有實質貢獻。另上證11、14、上訴人103 年7 月7 日
庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然上證11僅記載
TSB-14A 至TSB-14E 5 個分離部分之專利申請事宜及申
請專利相關內容，並未顯示系爭專利二申請專利範圍第
1 項5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之
5 個分離部分的原始數據；而系爭專利二既經智慧財產
局核准專利並公告，自應以系爭專利二公告之說明書、
申請專利範圍及圖式所載內容為準，上訴人竟認上證14
始為正確版本，亦有違誤；再者，上訴人103 年7 月7
日庭呈處理程序，依系爭專利二說明書所記載之區段洗
出物處理程序，並未記載詳細之操作步驟，亦難謂該處
理程序即為系爭專利二之區段洗出物的處理程序。至上
訴人於本院之陳述，無非係以上證10、14為據，認系爭
專利二將將TSB-14分離為5 個分離部分，係由上訴人所
決定，且認系爭專利二中所載將TSB-14分離為5 個分離
部分之實驗流程，有所缺失等語（見本院卷㈡第98至10
1 頁）。惟上證10、14無法證明上訴人對於系爭專利二
申請專利範圍第1 項5 個分離部分之製備步驟以及由該
製備步驟所得之5 個分離部分具有實質貢獻，已如上述
，亦無從徒以上訴人之陳述
遽認其為系爭專利二申請專
利範圍第1 項之共同發明人。
（４）準此，原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22
、23、24 、25 、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、
14、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲
請限制閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月
7 日庭呈處理程序及上訴人於本院之陳述，尚無法證明
上訴人對於系爭專利二之發明具有實質貢獻，不足以證
明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第1 項之共同發明
人。
２、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第2 至7 項之共同發明人？
（１）系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項之技術內容為將由
TSB-14獲得5 個分離部分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長
，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專
利範圍第2 至7 項之發明人，待證事實即為該證據是否
對於系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項之5 個分離部
分具有實質貢獻，抑或對於該5 個分離部分應用於抑制
腫瘤/ 癌細胞生長具有實質貢獻。
（２）本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第2 至7
項共同發明人所使用之證據，均與系爭專利二申請專利
範圍第1 項之證據相同。其中原證1 、8 、9 、25 、
上證1 、2 、5 、被上訴人於原審所提附件1 均與待證
事實即上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第2 至
7 項5 個分離部分具有實質貢獻，抑或對於該5 個分離
部分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長具有實質貢獻無關。
原證10、20至23、上證12、13並未顯示將該5 個分離部
分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長相關之內容，無法證明
待證事實。原證11至13、24則均未顯示將該5 個分離部
分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長確為上訴人之構想或上
訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對於系爭專利二
申請專利範圍第2 至7 項具有實質貢獻。又上證10第1
頁（見本院卷㈡第166 頁）記載之樣品名稱雖為TSB-14
，然其第3 頁（見本院卷㈡第168 頁）記載之樣品名稱
卻為TSB-9 ，二者已有不符，且系爭專利二圖式第6 圖
顯示之實施例4 將TSB-14分為5 個分離部分之洗提圖形
，與上證10顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴
人對於系爭專利二申請專利範圍第2至7項具有實質貢獻
。另上證11、14、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
，姑不論其形式之真正，然其等均未顯示將該5 個分離
部分應用於抑制腫瘤/ 癌細胞生長相關之內容，自難執
此即認上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項
具有實質貢獻。至上訴人於本院之陳述，
無非以該5 個
分離部分之抗癌、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人
與委外廠商溝通、討論而完成；且該5 個分離部分之抗
癌、止痛及抗發炎用途相關之專利申請相關事宜，係由
上訴人協助完成等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工
作，及協助申請專利之相關事宜，與是否得列名為發明
專利之發明人無關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認
對於系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項具有實質貢獻
。
（３）準此，原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22
、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14
、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請
限制閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7
日庭呈處理程序及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上
訴人對於系爭專利二之發明具有實質貢獻，不足以證明
上訴人為系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項之共同發
明人。
３、原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20、21、22
、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、
被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制
閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈
處理程序及上訴人於本院之陳述、是否足以證明上訴人為
系爭專利二申請專利範圍第8、9 項之共同發明人？
（１）系爭專利二申請專利範圍第8 、9 項之技術內容為藉由
將TSB-14獲得5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活
性，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發
炎活性。故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二
申請專利範圍第8 、9 項之發明人，待證事實即為該證
據是否對於系爭專利二申請專利範圍第8 、9 項之5 個
分離部分具有實質貢獻，或對於該5 個分離部分應用於
止痛活性或抗發炎活性具有實質貢獻，或對於將藤黃樹
脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性具有實質
貢獻。
（２）本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第8 至9
項共同發明人所使用之證據，除與系爭專利二申請專利
範圍第1 至7 項之證據相同外，另包括原證2 、15。其
中原證1 、2 、8 、9 、15、25、上證1 、2 、5 、被
上訴人於原審所提附件1 均與待證事實無關。原證10、
20至23、上證12、13並未顯示將該5 個分離部分應用於
止痛活性或抗發炎活性相關之內容，亦未顯示將藤黃樹
脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內
容，無法證明待證事實。原證11至13、24則均未顯示將
該5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性確為上訴
人之構想或上訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對
於系爭專利二申請專利範圍第8 至9 項具有實質貢獻。
又上證10第1 頁（見本院卷㈡第166 頁）記載之樣品名
稱雖為TSB-14，然其第3 頁（見本院卷㈡第168 頁）記
載之樣品名稱卻為TSB-9 ，二者已有不符，且系爭專利
二圖式第6 圖顯示之實施例4 將TSB-14分為5 個分離部
分之洗提圖形，與上證10顯示之洗提圖形並不相符，亦
無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第8 至9
項具有實質貢獻。另上證11、14、上訴人103 年7 月7
日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然其等均未顯
示將該5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性相關
之內容，亦未顯示將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛
活性或抗發炎活性相關之內容，自難執此即認上訴人對
於系爭專利二申請專利範圍第8 至9 項具有實質貢獻。
至上訴人於本院之陳述，無非以該5 個分離部分之抗癌
、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人與委外廠商溝通
、討論而完成；且該5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發
炎用途相關之專利申請相關事宜，係由上訴人協助完成
等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請
專利之相關事宜，與是否得列名為發明專利之發明人無
關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認對於系爭專利二
申請專利範圍第8 至9 項具有實質貢獻。
（３）準此，原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20
、21、22、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12
、13、14、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳
報暨聲請限制閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103
年7 月7 日庭呈處理程序及上訴人於本院之陳述，尚無
法證明上訴人對於系爭專利二之發明具有實質貢獻，不
足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第8 至9 項
之共同發明人。
五、
綜上所述，依上訴人所提證據資料既無法證明上訴人對於系
爭專利一、二之發明具有實質貢獻，不足以證明上訴人為系
爭專利一、二之共同發明人，則上訴人提起本件訴訟請求被
上訴人應於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人為共同發
明人，
即有未合，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並
無不合。
上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理
由，應予駁回。變更之訴，亦無理由，應予駁回。
六、本件事證
已臻明確，兩造其餘攻擊、
防禦方法及未經援用之
證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列
，
附此敘明。
七、據上論結，本件上訴及變更之訴為無理由，依智慧財產案件
審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決
如主文。
中 華 民 國 103 年 12 月 4 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 蔡如琪
法 官 陳容正
以上
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
（均須按他造當事人之人數附
繕本）。上訴時應提出委任律師或
具有律師資格之人之
委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師
資格證書及釋明
委任人與
受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項
但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
提起上訴者，應一併繳納上訴審
裁判費。
中 華 民 國 103 年 12 月 11 日
書記官 劉筱淇
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。