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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 102年度民專上字第72號 上　訴　人　劉美華 訴訟代理人　洪銘憲律師 被上訴人　　鑫立鑄造廠有限公司 法定代理人　陳榮雄 被上訴人　　陳朝居 共　　　同 訴訟代理人　陳鎮律師 　　　　　　許富雄律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院 中華民國102 年10月22日102 年度民專訴字第12號第一審判決提 起上訴，本院於103 年10月29日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、程序方面： ㈠被上訴人鑫立鑄造廠有限公司（下稱被上訴人公司）原法定 代理人為被上訴人○○○，嗣由○○○接任，並於民國103 年2 月27日具狀聲明承受訴訟（本院卷第1 冊第63頁），自 應准許。 ㈡上訴聲明之更動： ⒈上訴人原上訴聲明第2 項為「上開廢棄部分，請求㈠被告 等應連帶給付原告新臺幣（下同）1,650,000 元，暨自10 2 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡在 原告所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期間內 ，被告鑫立鑄造廠有限公司不得未經原告同意而製造、販 賣、意圖販賣而陳列、使用或為上訴而進口新型專利物品 。㈢原告願供擔保就第1 項為勝訴時請准予宣告假執行。 」嗣於103 年4 月15日當庭更正為第2 項：「被上訴人應 連帶給付上訴人1,650,000 元，暨自102 年1 月25日起至 清償日止，按年息5%計算之利息。」第3 項：「在上訴人 所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期間內，被 上訴人鑫立鑄造廠有限公司不得未經上訴人同意而製造、 販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口新型專 利物品。」第4 項：「上訴人願供擔保，就第2 項為勝訴 時請准予宣告假執行。」，並經被上訴人同意（本院卷第 1 冊第92頁之準備程序筆錄）。 ⒉上訴人復於103 年7 月2 日當庭縮減上訴聲明第2 項為「 被上訴人應連帶給付上訴人1,534,400 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」被上訴人 並無意見（本院卷第277 至278 頁之言詞辯論筆錄）。經 核屬減縮應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446 條第 1 項、第255 條第1 項第2 款、第3 款規定，自應允許。 ㈢按是否命智慧財產專責機關參加訴訟，乃法院裁量之權，非 謂當事人一旦為智慧財產權有應撤銷原因之開主張或抗辯時 ，法院即應命智慧財產專責機關參加訴訟（最高法院103 年 度台上字第1423號民事判決參照）。查上訴人主張被上訴人 侵害其第M435961 號「工具機刀座之改良結構」新型專利（ 下稱系爭專利1 ）、第M435963 號「工具機夾具之改良結構 」新型專利（下稱系爭專利2 ，與系爭專利1 合稱系爭二專 利），請求被上訴人賠償損害並不得為一定行為，惟被上訴 人抗辯系爭二專利有應撤銷之原因。關於系爭二專利有無應 撤銷原因之爭點，有無使經濟部智慧財產局（下稱智慧財產 局）表示意見之必要，經本院命兩造陳述意見，兩造均認無 此必要（本院卷第1 冊第82、96頁），且本院已向當事人曉 諭爭點，並經兩造當庭協議簡化爭點（本院卷第1 冊第94至 95、278 至279 頁），兩造亦提出書狀並當庭為充分之攻防 ，是以本件業已賦予兩造就此爭點有辯論之機會，本院自得 參酌兩造所為之陳述，就上開無效抗辯有無理由自為判斷， 而無須命智慧財產局參加訴訟。 二、兩造之聲明及陳述如下： ㈠上訴人起訴主張：上訴人於101 年8 月26日自原發明人○○ ○處受讓取得系爭二專利之專利權，惟被上訴人公司所生產 、銷售之煞車鼓產品係利用系爭二專利，有上訴人自被上訴 人公司攝影取得「工具機刀座」（下稱系爭產品1 ）及「工 具機夾具」（下稱系爭產品2 ）之照片、影本可證，而被上 訴人○○○原為被上訴人公司之法定代理人，自應共同負責 。爰依專利法第120 條準用第96條、第97條、公司法第23條 第2 項規定，請求排除被上訴人公司對系爭專利權之侵害， 被上訴人並應連帶賠償等語。並聲明： ⒈被上訴人應連帶給付上訴人1,650,000 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 ⒉在上訴人所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期 間內，被上訴人公司不得未經上訴人同意而製造、販賣、 意圖販賣而陳列、使用或為上述而進口新型專利物品。 ⒊上訴人願供擔保就第1 項為勝訴時請准予宣告假執行。 ㈡被上訴人於原審則以：被上訴人公司指派○○○於100 年9 月2 日與訴外人○○○、○○○合資成立廣揚開發有限公司 （下稱廣揚公司），○○○於同年11月底即以廣揚公司名義 ，委請訴外人駿達實業社○○○製造刀座與夾具之粗胚（被 證二之估價單、發票）；嗣廣揚公司於101 年4 月28日由上 開股東簽署解散同意書而解散，○○○竟於同年7 月20日至 被上訴人公司拆走部分機具，經被上訴人拍照存證（被證四 ），是系爭二專利於申請前已在廣揚公司中公開實施，且在 該技術領域中具有通常知識者，均可輕易利用被證四所示之 先前技術，完成系爭二專利所申請之內容，足證系爭二專利 顯然欠缺新穎性與進步性；又系爭二專利申請前，與系爭二 專利相同或類似之刀座、夾具即已在國內實施，被上訴人據 以實施，亦無侵害專利權之故意或過失等語，資為抗辯。 ㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，並主張： ⒈經核被證二與證人○○○之證述，廣揚公司委請○○○所 製作之物僅為外型初胚，而未涉及有關技術特徵，有關技 術特徵為訴外人鉦晟實業有限公司（下稱鉦晟公司）負責 技術之人○○○所製作（被證四、被上證三），而依鉦晟 公司所提供之估價單（原審卷第1 冊第211 頁，下稱鉦晟 估價單），其揭露系爭二專利技術特徵亦在101 年4 月17 日（系爭二專利申請日）之後，不足以作為系爭二專利之 先前技術。 ⒉系爭產品1 、2 落入系爭二專利申請專利範圍第1 項之文 義範圍，因被上訴人未得上訴人之授權，自101 年8 月21 日起擅自利用系爭二專利加工作成煞車鼓，而獲取相當之 利益，故上訴人受有損害。 ⒊並於本院聲明： ⑴原判決廢棄。 ⑵被上訴人應連帶給付上訴人1,534,400 元，暨自102 年 1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 ⑶在上訴人所有之系爭二專利存續期間內，被上訴人公司 不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、 使用或為上述目的而進口新型專利物品。 ⑷願供擔保就第2 項為勝訴時請准予宣告假執行。 ㈣被上訴人於本院辯稱： ⒈被上訴人與○○○夫妻約定廣揚公司之清算日為101 年2 月29日，被證四之刀座夾具在此之前應已使用於廣揚公司 ，並非鉦晟公司於同年4 月18、19日後所加工完成者，故 系爭二專利所揭露之技術特徵早於101 年4 月17日申請前 ，已為被證四公開使用之先前技術所揭示，而不具新穎性 與進步性。 ⒉被上訴人僅使用系爭刀座、夾具生產規格「0741」即產品 編號為「DN018 」、規格「0770」即產品編號為「DE009 」等煞車鼓，並非全部煞車鼓。又被證12所載廣揚公司為 被上訴人公司加工煞車鼓之費用每件200 元，並非僅從事 使用刀座夾具加工之製程，且包含運貨、倉儲等成本。 ⒊並於本院答辯聲明： ⑴上訴及假執行之聲請均駁回。 ⑵如被上訴人就上訴聲明第1 項受不利之判決，被上訴人 願供擔保，請准宣告免為假執行。 三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為 兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第1 冊第93、230 頁 之準備程序筆錄） ㈠○○○於101 年4 月17日向智慧財產局申請第M435961 號「 工具機刀座之改良結構」新型專利（即系爭專利1 ）、及第 M435963 號「工具機夾具之改良結構」新型專利（即系爭專 利2 ），專利權期間均自同年8 月21日起至111 年4 月16日 止，嗣○○○於同年8 月26日將系爭二專利權讓與上訴人（ 原審卷第1 冊第10至27頁之專利證書、專利公報、專利有償 讓與契約書，本院卷第1 冊第145 至174 頁之專利說明書， 及本院依職權調閱之系爭二專利申請卷）。 ㈡被上訴人公司成立於100 年2 月18日，所營事業包括生產煞 車鼓產品等汽、機車零件（本院卷第1 冊第66頁之公司基本 資料）。 ㈢系爭產品之實物照片（引自本院101 年度民聲字第34號保全 證據事件資料）係於101 年12月21日至被上訴人公司（址設 嘉義縣朴子市○○區○○○街○ 號）拍攝之工具機刀座（即 系爭產品1 ）及工具機夾具（即系爭產品2 ）。 ⒈系爭產品1 之技術描述：被上訴人所使用之工具機刀座， 係一種可兼具垂直、水平進刀功能之刀座結構。 ⒉系爭產品2 之技術描述：被上訴人所使用之工具機夾具， 係一種供裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，以供 夾置待加工物，且得以隨待加工物的形狀調整夾置角度之 結構。 ⒊就L 型基座及內部結構參本院101 年度民聲字第34號保全 證據卷第55頁下方至第58頁照片（本院卷第1 冊第230 頁 之準備程序筆錄）。 ㈣本件關於系爭二專利有效性部分，應適用99年8 月25日修正 公布之專利法（本院卷第1 冊第93頁之準備程序筆錄）。 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第1 冊第94 至95、278 至279 頁）： ㈠系爭二專利有無應撤銷之原因？ ⒈被證四（被證二為補強證據）可否作為系爭二專利之先前 技術？ ⒉被證四（被證二為補強證據）可否證明系爭專利1 、2 申 請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性？ ㈡上訴人得否請求被上訴人連帶負損害賠償責任？ ⒈系爭產品1 是否落入系爭專利1 申請專利範圍第1 項之文 義範圍？ ⒉系爭產品2 是否落入系爭專利2 申請專利範圍第1 項之文 義範圍？ ⒊被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？ ⒋上訴人得否請求被上訴人公司賠償1,534,400元？ ⒌上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人○ ○○與被上訴人公司連帶負損害賠償責任？ ㈢上訴人得否請求被上訴人公司不得製造、為販賣之要約、販 賣、使用或為上述目的而進口新型專利物品？ 五、得心證之理由： ㈠被上訴人於本件抗辯系爭二專利不具進步性，本院就此抗辯 應依智慧財產案件審理法第16條規定自為判斷。查系爭二專 利係於101 年4 月17日申請，經智慧財產局於同年7 月13日 審定准予專利（系爭專利1 申請卷第21頁，系爭專利2 申請 卷第19頁），是系爭二專利有無應撤銷之原因，應以核准審 定時有效之99年8 月25日修正公布專利法為斷。 ㈡按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得申請取 得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者，99年8 月25日修正公布專利法第94條第1 項第1 款定有明文。另新 型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術 顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4 項亦有明文。 ㈢被證四所示之刀座及夾具可為系爭二專利之先前技術： ⒈被上訴人於本件民事訴訟中提出被證四，抗辯主張系爭二 專利不具新穎性或進步性，並以被證二為補強證據。被證 四係黃皇民於101 年7 月20日在被上訴人公司拆除之工具 機刀座照片及工具機夾具照片（原審卷第1 冊第119 至13 0 頁）；被證二則為廣揚公司與駿達實業社、興合精密工 業有限公司往來之估價單及統一發票影本（原審卷第1 冊 第108 至115 頁）。由於被證四夾具照片無法看出螺孔、 定位桿呈中空狀及螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔等技 術特徵，經本院向兩造開示初步心證（本院卷第1 冊第13 2 、134 、230 頁）後，被上訴人即提出夾具之滑座、定 位桿、墊片及螺栓實物（外放證物，照片見本院卷第1 冊 第240 頁之被上證三，下稱被上證三實物），上訴人對此 並不爭執（本院卷第1 冊第230 、268 頁）。被上訴人主 張被證四所示刀座及夾具之公開使用日早於系爭二專利之 申請日（同年4 月17日）等語，惟此為上訴人所否認，辯 稱被證四之夾具及刀座有關系爭二專利的技術特徵係○○ ○製作，由○○○交予廣揚公司使用，故在申請日（同年 月17日）後始揭露云云。 ⒉查被上訴人公司推派○○○為代表，與○○○、○○○於 100 年9 月2 日簽署合夥契約書，合資設立公司，約定公 司名稱為「廣揚精機有限公司」，址設嘉義縣朴子巿竹村 里朴子工○區○街○ 號（即被上訴人公司工廠所在地）， 被上訴人公司出資4,400,000 元、○○○出資400,000 元 ，而○○○、○○○各出資1,600,000 元，均以機器作價 ，由被上訴人公司擔任行政事務總負責人，○○○任董事 長，○○○、○○○任總經理，負責工廠業務，嗣於同年 月7 日以「廣揚開發有限公司」之名稱辦妥設立登記，其 主要業務包含生產煞車鼓產品等汽、機車零件，此有合夥 契約書、廣揚公司設立登記表、公司基本資料查詢在卷可 證（原審卷第1 冊第99至107 頁），且經證人○○○證述 明確（原審卷第1 冊第196 、200 頁），復為兩造所不爭 執。 ⒊次查○○○經營駿達實業社，於100 年11月至101 年1 月 20日陸續受○○○之委託，為廣揚公司製造被證四之零件 、夾頭及刀柄外部（分別為夾具外型、刀座外型），但未 包含孔徑、螺絲孔、刀柄的溝、定位螺桿等，業經證人○ ○○、○○○到庭證述明確（原審卷第1 冊第173 至174 、197 、199 頁），且有被證二之估價單及發票附卷可稽 （原審卷第1 冊第108 至115 頁），被上訴人亦自陳○○ ○陸續委請駿達實業社製作被證四刀座及夾具之外型粗胚 等語（本院卷第1 冊第49、245 頁）。足見○○○至遲於 101 年1 月20日代工完成被證四之零件、刀座外型、夾具 外型（粗胚）並交予廣揚公司（原審卷第1 冊第112 頁右 上方之發票）。 ⒋嗣被上訴人公司、○○○與○○○、○○○因理念不合， 於101 年4 月28日簽署解散同意書，再於同年5 月10 日 簽署股東同意書，同年月21日簽署公司債務分攤證明書， 其後○○○於同年7 月20日至被上訴人公司處（與廣揚公 司之營業處所相同），拆走被證四所示之刀座及夾具部分 零件，僅餘夾具之滑座、定位桿、墊片及螺栓在被上訴人 公司處，此有被證三之解散同意書、股東同意書、公司債 務分攤證明書、被證四照片（原審卷第1 冊第116 至130 頁）、滑座、定位桿、墊片及螺栓之被上證三照片（本院 卷第1 冊第240 頁）與實物（外放證物）在卷可證，且經 證人○○○證述明確（原審卷第1 冊第196 、200 頁）， 復為兩造所不爭執。 ⒌依101 年4 月28日解散同意書所載「......雙方同意解散 廣揚開發有限公司，並訂民國101 年2 月29日為清算截止 日，公司盈虧於乙方（即被上訴人公司代表人○○○）提 供相關帳冊供甲方（即○○○、○○○）檢閱後經雙方確 認無誤為準，如有虧損亦依雙方持股比例分擔，廣揚開發 公司之資產，由雙方找人估價，以出價最高者出售，雙方 同意找人估價的最後期限為101 年5 月10日止，如未找估 價者，則以他方所找人估價的為準。」及同年5 月21日公 司債務分攤證明書所載「.... .. 於民國100 年9 月1 日 至民國101 年2 月29日之間公司（損益表）人事、機械用 具之費用須由甲方○○○先生帶60% 之責任，乙方○○○ 先生帶40% 之費用共同分攤.... .. 」（原審卷第1 冊第 116 、118 頁），是雙方已於101 年4 月28日約明清算截 止日為同年2 月29 日 ，且就100 年9 月1 日至101 年2 月29日間廣揚公司之人事、機械用具之費用，約定各按比 例分攤。 ⒍如前所述，○○○（駿達實業社）受○○○之委託為廣揚 公司代工，至遲於101 年1 月20日代工完成被證四之零件 、夾具外型、刀座外型（粗胚）並交予廣揚公司。至被證 四之夾具及刀座的加工完成部分，上訴人辯稱：係○○○ 於101 年4 月17日以後始委託○○○加工製作完成云云， 雖與證人○○○證稱：於同年月18或19日提供○○○的圖 說予鉦晟公司○○○製作，被證四之刀具係於同年月20日 完成，夾具及底座於同年月23日完成後隔1 、2 天交予廣 揚公司等語（原審卷第1 冊第197 、199 頁），證人○○ ○證稱：○○○委託伊製作被證四之夾頭、刀座，鉦晟估 價單確為鉦晟公司所開立，記不得相關日期，但依估價單 所載，應係4 月底交貨等語（本院卷第1 冊第112 、113 頁），證人○○○證稱：○○○於同年月18日載伊找○○ ○委託試做刀柄、刀座、夾具，並交付刀柄、刀座、夾具 的材料（即半成品），在同年月23或24日看到鉦晟估價單 ，○○○製作刀座、夾具完成後交給○○○測試，○○○ 將之放在廣揚工廠，後於同年7 月20日至廣揚工廠拆除刀 座、夾具等語（本院卷第1 冊第119 至122 頁）相符，證 人○○○並提出鉦晟公司所交付之估價單影本2 紙（即鉦 晟估價單，原審卷第1 冊第211 頁）為證。惟查： ⑴證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該「 夾頭」的圖面，拿著初坯向伊解釋需要配合製作的部分 ，伊依○○○的委託直接在「夾具」初坯上製作，之後 將該「夾具」成品及圖面交還○○○等語（本院卷第1 冊第112 、113 頁）；嗣改稱：○○○先拜託製作刀座 部分，並表示另有一項仍在製作，待其完成後，再請伊 估價製作，之後○○○始拿夾具的初坯等語（本院卷第 1 冊第116 頁）。惟證人○○○原證稱：「102 」年4 月18日○○○載伊到○○○工廠找○○○製作刀柄等語 （本院卷第1 冊第117 頁），經本院提示鉦晟估價單， 並詢問相關事件的發生年度時，始改稱：於「101 」年 4 月17日申請系爭二專利，同年月18日找○○○等語（ 本院卷第1 冊第120 至121 頁），且證稱：當天（即10 1 年4 月18日）請○○○試做刀柄、刀座，之後才由○ ○○委託○○○製作刀具等語（本院卷第1 冊第118 至 119 頁），後又改稱：101 年4 月18日與○○○、○○ ○碰面時有將刀柄、刀座、夾具的圖面交給○○○等語 （本院卷第1 冊第123 頁）。則上開證人關於委託○○ ○加工製作者究為○○○或○○○？當時○○○是否在 場？委製標的物除刀柄、刀座外，有無包含夾具？彼此 證述不一。 ⑵證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該「 夾頭」的圖面等語（本院卷第1 冊第112 頁）；惟證人 ○○○證稱：當時○○○載伊去找○○○，有帶「刀柄 、刀座的圖面」、及刀柄刀座的材料，但沒有「夾具的 圖面」，之後伊將「夾具的圖面」交給○○○請其轉交 ○○○（本院卷第1 冊第118 、119 頁）。是○○○或 ○○○交予○○○究為夾具或刀座的圖面？互核上開證 人之證述並不一致。 ⑶○○○受○○○之委託為廣揚公司代工製作被證四之零 件、夾具外型、刀座外型（粗胚），所出具之被證二估 價單及發票均記載買受人為「廣揚開發有限公司」（原 審卷第1 冊第108 至115 頁）。然鉦晟估價單所載抬頭 卻為「皇明」，並非「廣揚開發有限公司」，且「101 年4 月20日」鉦晟估價單上刀座上緣僅有4 個固定孔， 與被證四之夾具及刀座的刀座有8 個固定孔（如附圖3 所示）不同。雖證人○○○、○○○、○○○均證稱原 先為4 個孔洞，後來○○○改為8 個洞云云，然查： ①證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該 「夾頭」的圖面，其上只有4 個孔，但在製作過程中 ○○○電告要求「夾頭」上面要再多4 個孔等語（本 院卷第1 冊第112 頁）；惟證人○○○證稱：當時黃 皇明載伊去找○○○，有帶刀柄、刀座的圖面、及刀 柄刀座的材料，但沒有夾具的圖面，之後伊將夾具的 圖面交給○○○請其轉交○○○（本院卷第1 冊第11 8 、119 頁）。是關於○○○接受委製夾具及刀座時 究收受何種圖面？上開證人之證述並不相同。此外， 雖證人○○○嗣後陳稱：當初○○○並未說明品名為 刀座或夾頭，伊才用畫圖來表示；有4 個孔變8 個孔 的是「刀座」等語（本院卷第1 冊第116 頁），然吳 南瑩與其弟共同經營鉦晟公司，主要業務為CNC 電腦 車床、洗床等，有為○○○做機械零件加工（本院卷 第1 冊第111 頁），堪認○○○具有相關專業知識， 豈有可能無法分辨夾具與刀座之差異，是其此部分證 詞難以採信。 ②證人○○○證稱：「在製作過程中」○○○電告要求 「夾頭」上面要再多4 個孔；○○○打電話給伊要多 4 個孔時，已快做好了等語（本院卷第1 冊第112 、 114 頁）；惟證人○○○卻稱：「101 年4 月18日」 ○○○載伊找○○○製作刀柄、刀座，交給在「刀柄 」有4 個洞的圖面，而討論中伊有口頭要求再多4 個 洞，「在回程路上」，伊又打電話給○○○確認「刀 柄」上有8 個孔，之後即未再與○○○見面或打電話 等語（本院卷第1 冊第119 、121 頁）。是關於黃明 山究係何時要求「夾具」或「刀柄」上有8 個孔洞？ 上開證人之證述並不相符。 ③證人○○○證稱：先以電話口頭報價，開立估價單後 放在鉦晟公司，待成品完成後，伊將貨品及估價單送 予○○○請款，簽收表示客戶同意伊的報價；因黃皇 明先拜託製作刀座部分，所以先開4 月20日有關刀座 的估價單，當時○○○表示尚有一物仍在製作，待完 成後，再請伊估價製作，後來○○○拿夾具的初坯， 伊始開立4 月23日有關夾頭的估價單等語（本院卷第 1 冊第115 、116 頁）。惟證人○○○卻稱：伊看到 估價單的時候「東西已經快做好了」，所以伊是在10 1 年4 月23或24日左右看到2 張鉦晟估價單等語（本 院卷第1 冊第120 、121 頁）。則上開證人關於吳南 瑩究於何時交付鉦晟估價單予○○○、○○○再轉交 ○○○？其等證述並不相同。又證人○○○證稱：鉦 晟估價單上的草圖是由伊所繪製，以向客戶說明製作 物的大略情形等語（本院卷第1 冊第113 頁），惟依 其先前所述：○○○有電告孔洞要由4 個改為8 個等 語，○○○於完工後將成品連同估價單交予○○○請 款時，該估價單僅繪製4 個孔洞，核與被證四之刀座 （8 個固定孔）、及○○○之指示不符，如何請款？ 顯與常情有違。 ④綜上，鉦晟估價單能否證明被證四之夾具及刀座為黃 皇明委請鉦晟公司（○○○）加工製作，即屬可疑。 ⑷如依證人○○○所證，其於101 年4 月底交付成品予○ ○○（本院卷第1 冊第114 頁），然被上訴人公司、○ ○○與○○○等於同年月28日，因股東理念不合，同意 解散廣揚公司，並簽署解散同意書，依常情而言，雙方 理念不合之狀態理應存續一段期間，最終因無法解決始 合議解散公司。則於同年月18日至同年月28日，其間僅 間隔短短10日，雙方理應已處於理念不合之狀態，○○ ○斷無可能於同年月18日協同○○○委請○○○加工被 證四之夾具及刀座，○○○於同年月底交付成品予○○ ○，○○○將之交予廣揚公司使用，卻於同年月28日與 被上訴人公司、○○○決議解散廣揚公司，任憑被證四 之夾具及刀座置於被上訴人公司處（與廣揚公司同一營 業處所），遲至同年7 月20日始拆除取回，此與常理不 符。 ⑸此外，依上訴人所提之專利權有償讓與契約書（原審卷 第1 冊第26至27頁之原證一），○○○係於101 年8 月 26日讓與系爭二專利予上訴人，證人○○○亦為如此證 述（本院卷第1 冊第125 頁），惟依系爭二專利之申請 卷所附之同年9 月20日專利權讓與登記申請書暨專利權 讓與契約書所載（系爭專利1 申請卷第35至34頁，系爭 專利2 申請卷第35至34頁），讓與專利權之日與申請專 利權讓與登記之日同為同年9 月20日，則○○○究於何 時讓與系爭二專利權予上訴人，即屬不明。倘專利權讓 與日確為同年8 月26日，證人○○○復明知「廣揚精密 有限公司為○○○所有」一情（本院卷第1 冊第326 頁 ），而上訴人與○○○為姊妹，則○○○何以本於系爭 二專利之權利人身分，於同年9 月10日寄發存證信函予 廣揚精密有限公司？並據此於同年9 月14日向智慧財產 局申請新型專利技術報告（系爭專利1 申請卷第29至25 頁，系爭專利2 申請卷第36至34頁，即原審卷第1 冊第 248 頁之被證九）？雖證人○○○證稱：「（問：為何 你轉讓專利後，你為何還發存證信函給廣揚精密公司？ ）我是沒有權利發，但我要顧及購買我專利的人會有困 擾」等語（本院卷第1 冊第126 頁），然○○○當時已 非專利權人，對外無由行使專利權人，是其證詞並不合 理。故證人○○○之相關證述無足為有利於上訴人之佐 證。 ⑹因此，被上訴人辯稱上訴人及證人○○○、○○○、○ ○○係因系爭二專利於同年月17日申請，始陳稱被證四 之刀座及夾具係於101 年4 月18日委請鉦晟公司加工完 成等語，堪以採信。故被證四之夾具及刀座，其零件、 夾具外型、刀座外型（粗胚）至遲於同年1 月20日由○ ○○代工完成交予廣揚公司後，於同年4 月17日系爭二 專利申請前即已加工完成並由廣揚公司使用，而可為作 為判斷系爭二專利是否具專利要件之先前技術。 ㈣關於系爭二專利與被證四之技術比對，就本院所具備有關之 專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識， 業經本院徵詢兩造有關揭露時點之意見後，依智慧財產案件 審理法第8 條第1 項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明 細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識 ，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充 分攻防行言詞辯論（本院卷第1 冊第132 至136 頁之審理單 、通知）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業 經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會， 本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。 ㈤按新穎性之判斷係比對新型專利與先前技術，如有下列情事 之一者，即不具新穎性：⑴完全相同－申請專利之發明與先 前技術在形式上及實質上均無任何差異，⑵差異僅在於文字 的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，⑶差異僅在 於相對應之技術特徵的上、下位概念，⑷差異僅在於參酌引 證文件即能直接置換的技術特徵。又2009年版專利審查基準 第2-3-6 至2-3-7 頁「第二篇發明專利實體審查」「第三章 專利要件」「2.4 新穎性之判斷基準」，以及2006年版專利 審查基準第5-1-23至5-1-25、5-1-27頁「第五篇舉發及依職 權審查」「第一章專利權之舉發及依職權審查」「5.2.3.1 發明專利要件之爭執」「5.2.3.2 新型專利要件之爭執」亦 有類似規定。 ㈥被證四可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項不具新穎性： ⒈系爭專利1 之申請專利範圍第1 項：「一種工具機刀座之 改良結構，包含：座體，係於上緣兩側分別設有複數之固 定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之 縱向剖槽，以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔， 於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊 之複數個螺孔，俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水 平向穿設於橫向開孔，並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位 ；銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應 於座體固定孔之通孔。」（本院卷第1 冊第153 頁），相 關圖式如附圖1 所示。 ⒉被證四之刀座部分（如附圖3 所示）為一種工具機刀座之 改良結構，包含：座體，係於上緣兩側分別設有複數之固 定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之 縱向剖槽，以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔， 於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊 之複數個螺孔，俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水 平向穿設於橫向開孔，並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位 ；銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應 於座體固定孔之通孔。 ⒊經解析系爭專利1 申請專利範圍第1 項，其技術內容可解 析為6 個要件，如附表1 所示。而被證四之刀具與系爭專 利1 申請專利範圍第1 項之技術比對如下： ⑴被證四之刀座「工具機刀座之改良結構，包含」，已揭 露系爭專利1 申請專利範圍第1 項「一種工具機刀座之 改良結構，包含」之技術特徵。 ⑵被證四之刀座「座體，係於上緣兩側分別設有複數之固 定孔，下緣於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之 縱向剖槽」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1 項「 座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣於其 中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽」之技 術特徵。 ⑶被證四之刀座「貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔 ，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體 側邊之複數個螺孔」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍 第1 項「以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔， 於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側 邊之複數個螺孔」之技術特徵。 ⑷被證四之刀座「車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平 向穿設於橫向開孔」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍 第1 項「俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向 穿設於橫向開孔」之技術特徵。 ⑸被證四之刀座「並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位」， 已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1 項「並藉由螺栓鎖 合於螺孔將車刀定位」之技術特徵。 ⑹被證四之刀座顯示銜接座連接於座體及工具機之間，且 座體兩側設有固定孔，雖未顯示通孔，惟欲將座體與銜 接座連接，所屬技術領域具有通常知識者可直接且無歧 異得知銜接座兩側設有對應於座體固定孔之通孔。是以 被證四之刀座照片「銜接座，係供連接於座體及工具機 ，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔」，已揭露系 爭專利1 申請專利範圍第1 項「銜接座，係供連接於座 體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔」 之技術特徵。 ⑺綜上，被證四之刀座業已揭露系爭專利1 申請專利範圍 第1 項之全部技術特徵，上訴人復不爭執系爭專利1 之 技術特徵已全部揭露（本院卷第1 冊第268 頁），故被 證四足以證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項不具新穎 性。 ㈦被證四可證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項不具新穎性： ⒈系爭專利2 之申請專利範圍第1 項：「一種工具機夾具之 改良結構，包含：滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座 內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有通孔，於通孔 的底緣延伸有較小徑之螺孔；夾持件，係供夾置待加工物 ，其表面設有貫穿之固定孔；一定位桿，係呈中空狀，以 供於穿過夾持件之固定孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉 由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀， 俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的 形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而確保加工之 品質。」（本院卷第1 冊第168 頁），相關圖式如附圖2 所示。 ⒉被證四之夾具部分及被上證三實物（如附圖4 所示）為一 種工具機夾具之改良結構，包含：滑座，係裝設於工具機 之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設 有可供定位桿設入之通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之 螺孔；夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固 定孔；一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定 孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿 底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀，俾於夾持件夾置待加工 物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度， 使夾置更為穩固。 ⒊經解析系爭專利2 申請專利範圍第1 項，其技術內容可解 析為5 個要件，如附表2 所示。而被證四之夾具及被上證 三實物與系爭專利2 申請專利範圍第1 項之技術比對如下 ： ⑴被證四之夾具「工具機刀座之改良結構，包含」，已揭 露系爭專利2 申請專利範圍第1 項「一種工具機夾具之 改良結構，包含」之技術特徵。 ⑵被證四之夾具「滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座 內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有可供定位桿 設入之通孔」，及被上證三實物之滑座於通孔的底緣延 伸有較小徑之螺孔，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第 1 項「滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑 移，其概呈L 狀，於其垂直段設有通孔，於通孔的底緣 延伸有較小徑之螺孔」之技術特徵。 ⑶被證四之夾具「夾持件，係供夾置待加工物，其表面設 有貫穿之固定孔」，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第 1 項「夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之 固定孔」之技術特徵。 ⑷被證四之夾具「一定位桿，以供於穿過夾持件之固定孔 ，定位桿設於滑座垂直段之通孔」，及被上證三實物之 定位桿係呈中空狀，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖 合於螺孔，使其呈鬆配狀，已揭露系爭專利2 申請專利 範圍第1 項「一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持 件之固定孔，定位桿套於滑座垂直段之通孔，並藉由一 螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀」之 技術特徵。 ⑸被證四之夾具及被上證三實物之「夾持件夾置待加工物 時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度， 使夾置更為穩固」，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第 1 項「俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待 加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而 確保加工之品質」之技術特徵。 ⑹綜上，被證四之夾具實物業已揭露系爭專利2 申請專利 範圍第1 項之全部技術特徵，上訴人復不爭執系爭專利 2 （含滑座、墊片等）之技術特徵已全部揭露（本院卷 第1 冊第268 頁），故被證四足以證明系爭專利2 申請 專利範圍第1 項不具新穎性。 ㈧綜上所述，被證四業已揭露系爭二專利之申請專利範圍第1 項全部技術特徵，不具有新穎性，即無須再審究有關進步性 之爭點。故被上訴人抗辯系爭二專利有應撤銷之原因等語， 於法有據。 ㈨從而，系爭二專利申請專利範圍第1 項均不具新穎性，而有 應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定， 上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之 權利。因此，上訴人請求被上訴人連帶給付1,534,400 元， 暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息， 並請求在上訴人所有之系爭二專利存續期間內，被上訴人公 司不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使 用或為上述目的而進口新型專利物品，均無理由，不應准許 ，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴 人敗訴之判決，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予 廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。 六、因系爭專利有應撤銷之理由（不具新穎性），故兩造其餘之 攻擊或防禦方法（即侵權與否、損害賠償、不為一定行為等 ），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響 本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。 據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、 第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　11　　月　　13　　日 智慧財產法院第三庭 審判長法　官　蔡惠如 法 官　陳容正 法 官　蔡如琪 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項 但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之 人數附繕本，「切勿逕送上級法院」） 中　　華　　民　　國　　103　 年　　11　　月　　13　　日 書記官 林佳蘋 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。