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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 102年度民專上字第73號 上　訴　人　張木輝 訴訟代理人　龔正文律師 複 代理 人　梁徽志律師 　　　　　　唐克文 訴訟代理人　黃世瑋律師 輔　佐　人　詹偉鴻 被 上訴 人　立興鞋業有限公司 兼　法　定 代　理　人　陳素珍 共　　　同 訴訟代理人　黃昭雄律師 被 上訴 人　立家鞋業有限公司 兼　法　定 代　理　人　陳勳男 被 上訴 人　立達鞋業有限公司 兼　法　定 代　理　人　陳勳男 上三人共同 訴訟代理人　桂齊恆律師 複 代理 人　廖正多律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中 華民國102 年10月25日本院102 年度民專訴字第11號第一審判決 提起上訴，本院於103 年6 月11日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事 實 壹、程序方面： 一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。 但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟 法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款定有明文。 二、本件上訴人於原審請求被上訴人連帶賠償金額為新台幣（下 同）300 萬元，嗣於本院民國103 年3 月31日準備程序將金 額減縮為135 萬元（見本院卷第99頁），核屬減縮應受判決 事項之聲明，依上開規定，不待被上訴人之同意，應予准許 ，合先敘明。 貳、實體方面： 一、兩造聲明及陳述： （一）上訴人於原審起訴主張：上訴人以鞋材之研發、製造、銷 售為業，以「環保鞋墊及具環保鞋墊之鞋體」向經濟部智 慧財產局（下稱智慧財產局）申請專利，獲准註冊為新型 第M342047 號專利（下稱系爭專利），專利權期間自97年 10月11日起至107 年5 月15日止。被上訴人立興鞋業有限 公司（下稱立興公司）、立家鞋業有限公司（下稱立家公 司）、立達鞋業有限公司（下稱立達公司）與上訴人及上 訴人所經營之協新塑膠有限公司（下稱協新公司）為同業 競爭關係，於101 年7 、8 月間，上訴人發現被上訴人立 興公司有侵害系爭專利之行為，即要求其停止侵害系爭專 利，並於101 年12月12日、12月9 日、12月19日購得「 NewAge開叉夾腳男勃肯拖鞋」（下稱原證4 拖鞋）、「國 旗風印花女夾腳勃肯拖鞋」（下稱原證6 拖鞋）、「兒童 拖鞋」（下稱原證8 拖鞋）等三款具有環保鞋墊之拖鞋（ 下稱系爭拖鞋產品），委請冠德國際專利法律事務所進行 專利侵害鑑定分析，系爭拖鞋產品之技術特徵已侵害系爭 專利申請專利範圍第1 至5 項，及第7 、8 項，並係被上 訴人立家公司、立達公司向被上訴人立興公司購入侵害系 爭專利之鞋墊並使用於系爭拖鞋產品，是被上訴人立興公 司、立家公司、立達公司未經其同意而製造、販賣系爭拖 鞋產品，均屬侵害上訴人之系爭專利之行為。被上訴人丁 ○○為被上訴人立興公司之法定代理人；被上訴人癸○○ 為被上訴人立家公司、立達公司之法定代理人，應依民法 第28條、公司法第23條第2 項之規定負連帶賠償責任。爰 依92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之（下稱修 正前）專利法第84條第1 項及第3 項、第108 條、民法第 184 條第1 項、第2 項前段、第185 條第1 項前段規定提 起本件訴訟，並聲明：１、被上訴人不得未經上訴人同意 而自行或為任何第三人製造、販賣、為販賣之要約、使用 或基於上述目的而進口侵害系爭專利權之物品及為其他侵 害系爭專利權之行為。２、被上訴人應將其已製造、販賣 、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專 利權之物品、生產工具全數回收並銷毀或為其他必要之處 置。３、被上訴人應連帶給付上訴人300 萬元，暨自起訴 狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計 算之利息。４、被上訴人願供擔保，請准宣告為假執行。 （二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並為 訴之減縮，上訴聲明：１、原判決廢棄。２、被上訴人不 得未經上訴人同意自行或使第三人為製造、販賣、為販賣 之要約、使用或基於上開目的而進口侵害系爭專利權之物 品及為其他侵害系爭專利權之行為。３、被上訴人應將其 已製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上開目的而進 口侵害系爭專利權之物品、生產工具全數回收並銷毀或為 其他必要之處置。４、被上訴人應連帶給付上訴人135 萬 元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利 率百分之5 計算之利息。並主張： １、原判決對於系爭專利申請專利範圍第1 項、第7 項之「邊 框」、「粗糙接合面」之文義解釋，顯有違誤： 系爭專利申請專利範圍第1項、第7項均記載：「鞋墊主體 　　　為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框係 　　由塑膠原料與植物纖維混合製成」，然「鞋墊主體為一塑 　膠層」所指者應包括鞋墊係一以塑膠材料為主所製造而成 之墊體，至於「其中該邊框」之意義則應包括「邊框」作 為「塑膠層」的一個部位，不應以系爭專利之圖示以及元 件編號間之關係界定為元件與元件間的結合關係。系爭專 利之圖示，則僅為系爭專利之較佳實施例說明，實不能用 來限制或界定系爭專利之申請專利範圍。而依據原證4 、 6 之拖鞋截面所示，原證4 、6 之鞋墊主體，係以塑膠以 及植物纖維混合製造，且其鞋墊主體均在周邊設有一由塑 膠原料與植物纖維混合製成之邊框部位，故原證4 、6 之 鞋墊顯已具有系爭專利「鞋墊主體為一塑膠層，該塑膠層 之周邊設有一邊框，其中該邊框係由塑膠原料與植物纖維 混合製成」之技術特徵。其次，系爭專利申請專利範圍所 稱之「粗糙接合面」中之「粗糙」二字，原判決已指出， 依教育部國語辭典、遠流活用中文大辭典之解釋，係指「 不光滑、不細緻」、「表面不光滑、不平順的樣子」，「 粗糙」為一相對概念，係相對於「光滑」、「細緻」、「 平順」之感覺。就塑膠原料與植物纖維混合製成之鞋墊而 言，是否塑膠原料與植物纖維混合製成之鞋墊，必然產生 「粗糙」面，亦未必盡然，以塑膠原料、植物纖維混合製 成之鞋墊各面，究竟為光滑或粗糙，應與塑膠原料與植物 纖維之比例有關，故塑膠原料與植物纖維混合製成的鞋墊 ，當亦可能為光滑面。原證25之塑膠原料與植物纖維混合 ，但其鞋墊各面為光滑之鞋墊乙只，該鞋墊之各面明顯為 「光滑」、「細緻」、「平順」之觸感，而與原證4 、6 、8 拖鞋之鞋墊週面之「粗糙」觸感不同。是否「粗糙」 顯為一相對性概念，需有足資判斷之對照物品（對照組） 存在，始能夠判斷是否粗糙，原證25鞋墊樣品（即鞋墊表 面為光滑之鞋墊）與原證4 、6 、8 鞋墊或原證22被上訴 人立興公司製造之鞋墊樣品進行比較，即可發現原證4 、 6 、8 鞋墊或原證22被上訴人立興公司製造之鞋墊樣品之 鞋墊表面，相較於原證25鞋墊樣品，確實為粗糙，而非平 滑、細緻之觸感。故被上訴人立興公司所製造、銷售之鞋 墊具有系爭專利申請專利範圍中「該鞋墊主體為一塑膠層 」、以及「植物纖維係至少一部分外露於邊框表面，並形 成至少一第一及第二粗糙接合面」之技術特徵。且由原證 4 、6 拖鞋截圖，粗糙接合面並非是拆解待鑑定物過程中 所產生，而是原證4 、6 本身即具有之結構。再者，系爭 專利之環保鞋墊及具環保鞋墊之鞋體，其鞋墊主體為一塑 膠層，且鞋墊主體周邊設有由一塑膠原料與植物纖維混合 製成之邊框，並將植物纖維至少部分外露於外，而因纖維 具有不規則之態樣，於鞋墊之側面及底面各形成一粗糙接 合面，無須再另外加工，可有效降低鞋面與鞋墊脫離損壞 的缺點。且鞋墊邊框表面事後究如何進行加工，均不改變 塑膠原料與植物纖維混製成之鞋墊，會因塑膠原料與植物 纖維之混合比例，而有光滑或粗糙現象之事實。原證4 、 6 拖鞋鞋墊，其鞋墊主體主要為一塑膠層與植物纖維混合 構成，且鞋墊主體與其周邊雖採一體成形之製作方式，具 有一塑膠原料與植物纖維混合製成之邊框，其所採手段（ Way ）與系爭專利實質相同，且將植物纖維至少部分外露 於外，與系爭專利達成實質相同之功能（function）。而 同樣因纖維具有不規則之態樣，於鞋墊之側面及底面各形 成一粗糙接合面，同樣無須再另外加工，可有效降低鞋面 與鞋墊脫離損壞的缺點，即與系爭專利產生實質相同之結 果（result）。故原證4 、6 拖鞋鞋墊基於均等論，仍落 入系爭專利申請專利範圍第1 項、第7 項所謂：「鞋墊主 體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框 係由塑膠原料與植物纖維混合製成」。 ２、被上訴人立興公司所提之引證，無法證明系爭專利不具進 步性： （１）被上訴人立興公司主張之被證2 （83年9 月1 日公告之 我國第229364號「嬰童涼鞋專用鞋幫之密合結構」新型 專利）、被證7 （84年10月21日公告之我國第260894號 「非包覆型鞋體之鞋面與鞋底組合結構」新型專利）、 被證9 （88年3 月公開之ARS 鞋產品型錄資料）之組合 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，且 系爭專利所屬技術領域具有通常知識技術之人，並無組 合被證2 、7 、9 之動機： ①被證2 之技術手段係「係將一預製完成之嬰童涼鞋鞋面 本體底沿部預留一密合緣；而另一凹型鞋底之近上方外 側緣開設一沿鞋型之長線溝或垂直於長線溝之數道短線 溝；上述構件之結合係將鞋面之密合緣和鞋底內凹側緣 適當位置預設記號點分別上膠並互相黏合後以特種針車 將線條植入長線溝或短線溝內，使鞋面和鞋底更為密合 成一體，最後再把預製完成適合人體足部形狀之鞋墊置 入上述組合體內完成一種加工程序簡便，且製成品堅固 耐用及鞋墊可隨意清洗或更換為目的之新型嬰童涼鞋」 。其所欲解決習知技術的問題係中底製作過程煩雜，鞋 面、中底、鞋底係靠膠水黏合時間一久老化或外來因素 ，任何一方脫膠就有開口現象發生、鞋面與鞋底易分離 ，不耐用及製程麻煩之困擾。其所達成之功效則為鞋底 可將鞋面黏固於鞋底側緣後再以特種針車沿線溝將鞋面 與鞋底穩紮縫合，形成一堅固之鞋子，且加工簡易，可 快速製成後耐用易換裝。 ②被證7 之技術手段係「由鞋底、鞋面及綁帶部三部份組 　成；該鞋面兩側之耳片分別穿設於硬質片體形態之結合 件上端，並以各結合件下端插掣結合於鞋底兩側之中底 與大底之間，而設具前、後綁帶之綁帶部，亦以其兩側 之硬質定位件分別插掣結合於鞋底跟部位置，前述結合 件及定位件上端之高度皆高於鞋底的高度，因此，不僅 鞋面及綁帶部具有可靠的結合強度，而且利用各結合件 及定位件的支撐作用，使得鞋面及綁帶部具有良好的支 撐效果。」其所欲解決習知技術的問題為鞋面容易軟垮 變形，造成穿著使用不便的困擾、結構設計不佳、耐用 性差。其所達成之功效則為提供一種穿著便利且耐用性 良好之「非包覆形鞋體之鞋面與鞋底組合結構」，藉以 滿足消費者的使用需求，鞋面具有絕佳的支撐效果，具 穿著使用便利的實用效益、結合強度佳、耐用性良好、 用途靈活多樣。 ③被證9 無任何技術手段、特徵、所要解決之習知技術問 　題以及所要達成功效之揭露。 ④依據被證2 、7 、9 習知技術所採用之技術手段，可知 　被證2 、7 、9 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項 之Ａ、「邊框由塑膠原料、植物纖維混合製成」；Ｂ、 「邊框之植物纖維係至少一部份外露於邊框表面，並至 少形成一第一粗糙接合面、第二粗糙接合面，其中第一 粗糙接合面設置於邊框側面、第二粗糙接合面設置於底 部」；Ｃ、「鞋面之周緣係黏合於第一粗糙接合面，鞋 面之兩端插接於鞋墊與鞋大底之間，並與第二粗糙結合 面接合」之技術特徵。其次，被證2 所要解決之習知技 術問題，雖包括強化鞋面與鞋墊之結合，然其所採用之 技術手段係將鞋面之密合緣和鞋底內凹側緣適當位置預 設記號點分別上膠並互相黏合後以特種針車將線條植入 長線溝或短線溝內，使鞋面和鞋底更為密合成一體。與 系爭專利利用邊框具植物纖維之特性，使邊框表面呈現 粗糙質地，俾利與鞋面有效結合，以強化摩擦阻力，並 藉由第二粗糙結合面增加摩擦面積，以使鞋體更進一步 有效牢固之技術手段不同。而被證7 所要解決之技術問 題則為鞋面結構設計不佳、耐用性差，容易軟垮變形， 造成穿著使用不便的困擾，所欲達成之功效則為使鞋面 及綁帶部具有可靠之結合強度，與系爭專利所欲解決習 知技術之問題、採行之技術手段與系爭專利不同。被證 9 則為商品型錄，未揭露任何技術手段、所要解決之問 題以及所欲達成功效。 ⑤從而，被證2 、7 、9 並未揭露系爭專利申請專利範圍 　第1 項之技術特徵，且被證7 與被證2 或系爭專利相較 ，被證7 所要解決之習知技術問題（強化鞋面之結構， 增強鞋面耐用性），與被證2 、系爭專利所揭露者不同 ，系爭專利所屬技術領域具有通常知識技術之人，實難 有動機組合被證2 與被證7 、被證9 。縱認得以組合， 也因被證2 、7 、9 不具系爭專利申請專利範圍第1 項 之技術特徵，其組合亦無法揭露系爭專利申請專利範圍 第1 項之技術特徵或對系爭專利申請專利範圍第1 項之 技術特徵有所教示，因此，無法證明系爭專利申請專利 範圍第1 項不具進步性。 （２）系爭專利申請專利範圍第2 項至第5 項為系爭專利申請 專利範圍第1 項之附屬項，具系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵，被證7 、9 既不具組合動機且其縱然 組合也顯無法就系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特 徵有所教示，則被證7 與被證9 之組合無法證明系爭專 利申請專利範圍第2、3項不具進步性。 （３）被上訴人立興公司主張被證5 （94年2 月1 日公告之我 國第M256089 號「環保鞋墊」新型專利）、被證6 （95 年12月21日公告之我國第M302920 號「鞋台結構」新型 專利）、被證7 、被證8 （94年7 月11日公告之我國第 M269740 號「鞋中底之結構改良」新型專利）、被證9 之組合證明系爭專利申請專利範圍第7 項（獨立項）不 具進步性，惟被證7 如上所述，其所欲解決之習知技術 問題，與系爭專利不同，被證9 則未揭露任何技術手段 、所要解決之問題以及所欲達成功效，故被證7 與被證 9 不具組合之動機，也不具系爭專利申請專利範圍第7 項之技術特徵。其次，被證5 之技術手段係一種利用塑 膠原料與稻殼以一定比例混合攪拌並射出成型之環保鞋 墊，另於鞋墊底部預定位置處設有數個深淺不一的緩衝 孔。被證5 所欲解決習知技術問題為一般市面上之布鞋 或皮鞋使用塑膠鞋墊雖具有成本低廉，保護使用者腳步 之優點，但塑膠本身之分子聚合較密集，所以透氣效果 不佳，當使用者在使用時，腳部的熱氣透過鞋墊逸散緩 慢，往往造成腳臭及香港腳的情形。市面上雖另有以木 材製成之鞋體，如木屐鞋等，其鞋體底部為類似鞋墊之 設計，可提供使用者不同之穿著感受，但因材質係為木 材，所以對於使用者做出跑或跳等大動作時，幾乎不具 有保護使用者之緩衝效果，容易導致使用者腳部受到傷 害，且木製鞋體之原料來源係樹木，在製造時對於樹木 的砍伐及環境保護會造成傷害，不具環保效益，又木材 成本較高，導致木製鞋體之售價亦相對提高。被證5 所 能夠達成之功效，即藉由塑膠原料及稻殼以一定比例混 合製成鞋墊，另於鞋墊底部預定位置處設有數個深淺不 一的緩衝孔，且因其成分含有一定比例之塑膠，並增加 底部緩衝孔之設計，可使鞋墊本身對於彎折等的緩衝彈 力增加，亦即當使用者做出跑跳等大動作時，可提供使 用者腳部更佳之保護效果。此外，被證5 鞋墊因係由塑 膠原料與稻殼混合製成，藉由稻殼具有毛細孔，而該毛 細孔可幫助空氣在鞋墊內流通之特性，以達到透氣的效 果，使用者穿鞋活動後，腳部產生之熱氣得以藉由稻殼 中的毛細孔向外界逸散，可避免腳臭及香港腳病症的發 生。另稻殼成本低廉，可減低製作成本，而緩衝孔之設 計則減低鞋墊之重量與製造成本。故被證5 所採用之技 術手段、所欲解決之技術問題以及所能夠達成之功效， 完全與系爭專利主要在於藉由塑膠原料與植物纖維混合 製成之邊框，以及邊框之植物纖維至少一部份外露於邊 框表面，並形成第一以及第二粗糙結合面之設計，以加 強摩擦面積，提升整體鞋體之牢固效果不同，系爭專利 技術所屬領域具有通常技術之知識之人，實難將被證5 之習知技術，與其他證據進行組合，以得出系爭專利技 術特徵之教示。再者，被證6 之技術手段為一種鞋台結 構，其鞋台之中段內側面設弧狀之斜貼面恰與腳弓之弧 度配合，令腳弓可確實平貼於斜貼面上，於鞋台之前側 至中段外側面及後側面分別順腳掌前側及腳跟之弧形各 設一凹陷區，令腳掌可完全貼附於鞋台上，使重量可平 均落於鞋台及腳掌，而鞋台之外圍框設一適高順腳掌外 圍弧度而向內傾斜之擋貼牆，令腳掌恰可框圍限制於擋 貼牆內，以防止行走時，腳掌滑移無法確實位於鞋台之 現象。其所欲解決之習知技術問題為傳統鞋台大多設呈 平面狀，故於穿著上，往往人體之腳掌心具有一定之弧 度而無法完整貼附於鞋台，以致行走及佇立時完全依賴 腳跟及腳趾來承受人體之重量而易造成腳跟不適及長繭 ，且傳統鞋台之兩側均與平台設呈等高並無法將腳掌適 度的框圍限制住，致使行走時，腳掌容易偏滑無法確實 位於鞋台上，令鞋台所承受之重量不平均而歪斜遭破壞 ，持續使用，即會造成行走姿勢不正確而破壞骨骼發展 。被證6 可達成之功效則為鞋台利用中段內側面及前、 後兩側面分別配合腳弓、腳掌前側及腳跟處之弧度而分 別設有一斜貼面及二凹陷區以供腳掌可完全貼附於鞋台 上之設計，俾使重量可平均落於鞋台及腳掌，以避免行 走或佇立時重量集中於腳跟及腳趾之缺失，令穿著上更 為舒適且可有效防止腳跟長繭、利用鞋台之外圍框設一 適高順腳掌外圍弧度而向內傾斜之擋貼牆，令腳掌恰可 框圍限制於擋貼牆內，以防止行走時，腳掌滑移無法確 實位於鞋台之現象，不僅可端正行走的姿勢亦可保持骨 骼的發展，同時可延長鞋台之使用壽命，達最佳使用狀 態、於鞋台之前側凹陷區設一順腳趾排列呈弧形圓凸狀 之頂貼面，使每一腳趾及腳掌前側間所形成之凹部恰受 頂貼面之頂推達到按摩之效果而可促進腳掌之血液循環 。故被證6 所採用之技術手段、所欲解決之技術問題以 及所能夠達成之功效，與系爭專利不同，系爭專利技術 所屬領域具有通常技術之知識之人，實難將被證6 之習 知技術，與其他證據進行組合，以得出系爭專利技術特 徵之教示。因此，被上訴人立興公司所主張之各項證明 系爭專利申請專利範圍不具進步性之證據組合，於系爭 專利領域具有通常知識技術之人，無組合動機得以將上 開證據進行組合，被上訴人立興公司之主張，顯無理由 。 ３、被上訴人立家公司、立達公司所提之引證，不足以證明系 爭專利不具進步性： （１）被證2 （92年9 月21日公告之我國第554670號「鞋的結 構改良」新型專利）、被證3 （97年3 月1 日公告之我 國第M32766號「避震環保鞋墊」新型專利）之組合並未 揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，且系爭 專利所屬技術領域具有通常知識技術之人，並無結合被 證2 、3 之動機： ①被證2 之技術手段為一種鞋的結構改良，其係於鞋面下 　　　　緣處設有朝內延伸的凸邊，凸邊為鞋墊的底面周緣對應 　　　貼設，以藉凸邊包設鞋墊周邊，再於鞋底上形成一環繞 　　側邊設立之凹溝，且凹溝之中設有多個等距設立且往上 　向內斜設之貫孔，繼藉縫線由貫孔穿入，且經鞋面之凸 邊及鞋墊周邊後，令縫線以不顯露的方式將鞋面、鞋墊 及鞋底縫固成一體。其所欲解決之習知技術問題為向來 製鞋技術考量到鞋面的定型以及粘固過程的方便性，必 須設立一硬質的內底，但該內底因質地堅硬，易令腳底 產生不適之情形，業者於製造時雖會再於內底上端面粘 設一軟墊，但此卻增加製鞋成本。且內底為一硬質材質 ，無法完全配合行走時腳底與腳趾間的彎曲弧度，因此 ，不僅行走時相當不舒適，而且鞋面、內底、鞋底彼此 粘合膠固之處亦因受力以致裂開損壞鞋面、內底及鞋底 間係以強力膠粘固，經過一段時間後或是受潮後，將易 產生脫膠，致鞋底、內底、鞋面分離、強力接著劑對於 人體之毒害。其所欲達成之功效為使該鞋具備穿著、行 走舒適、堅固、美觀，又不影響製鞋工人之身體健康之 優點。 ②被證3 與被上訴人立興公司所提出被證5 相同，其先前 　技術手段、所欲解決之習知技術之問題、所能夠達成之 功效，如上所述。 ③依據被證2 、3 習知技術所採用之技術手段，可知被證 　2 、3 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之Ａ、「 邊框由塑膠原料、植物纖維混合製成」；Ｂ、「邊框之 植物纖維係至少一部份外露於邊框表面，並至少形成一 第一粗糙接合面、第二粗糙接合面，其中第一粗糙接合 面設置於邊框側面、第二粗糙接合面設置於底部」；Ｃ 、「鞋面之周緣係黏合於第一粗糙接合面，鞋面之兩端 插接於鞋墊與鞋大底之間，並與第二粗糙結合面接合」 之技術特徵。其次，被證3 所教示之技術手段、所欲解 決之技術問題以及所達成之功效與系爭專利主要在於藉 由塑膠原料與植物纖維混合製成之邊框，以及邊框之植 物纖維至少一部份外露於邊框表面，並形成第一以及第 二粗糙結合面之設計，以加強摩擦面積，提升整體鞋體 之牢固效果不同。被證2 所欲解決之習知技術問題以及 功效雖包括使鞋體本身堅固，然其所採之技術手段係透 過縫線未顯露於外之方式，將鞋底、鞋面、鞋墊進行縫 合，也與系爭專利主要在於藉由塑膠原料與植物纖維混 合製成之邊框，以及邊框之植物纖維至少一部份外露於 邊框表面，並形成第一以及第二粗糙結合面之設計，以 加強摩擦面積，提升整體鞋體之牢固效果不同。被證2 所欲達成之功效尚包括減低製造成本，以被證3 之技術 手段而言，將塑膠原料與植物纖維進行混合以製成鞋墊 ，與被證2 相較，無法達到被證2 降低製造成本之功效 ，故被證2 、3 實難以進行組合。 ④從而，系爭專利所屬技術領域具有通常知識技術之人， 　實難有動機組合被證2 與被證3 。縱認得以組合，因被 證2 、3 不具系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵 ，其組合同樣也無法揭露系爭專利申請專利範圍第1 項 之技術特徵或對系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特 徵有所教示，因此，無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。 　（２）系爭專利申請專利範圍第2 項至第5 項為系爭專利申請 　　　　專利範圍第1 項之附屬項，具系爭專利申請專利範圍第 　　　1 項之技術特徵，然被證2 、3 既不具組合動機且其縱 　　然組合也顯無法就系爭專利申請專利範圍第1 項之技術 　特徵有所教示，已如上述，則被證2 、被證3 、被證4 （93年11月11日公告之我國第M249501 號「兼具拖鞋及 涼鞋之鞋子構造」新型專利）或被證2 、被證3 、被證 5 （96年12月11日公告之我國第M323217 號「環保鞋墊 」新型專利）也不具組合動機，且縱然組合當亦無法證 明系爭專利第2 項至第5項不具進步性。 ４、被上訴人應負損害賠償責任額之計算： 依原證18號京華商信公司調查報告所載，被上訴人立興公 司每月產能約達5 萬雙，且其中百分之60銷往美國、歐洲 、日本及東南亞，另百分之40則銷至國內零售商店，自10 1 年8 月起至102 年8 月為止，共計12個月，被上訴人立 興公司應至少已製造、銷售達60萬雙【計算式：50,000× 12＝600,000 】，依原證21號每雙產品之平均銷售單價， 為260 元【計算式：（280 ＋240 ）/2＝260 】，被上訴 人立興公司銷售侵害系爭專利之產品之收入應為： 156,000,000 元【計算式：260 ×600,000 ＝156,000,00 0 】，上訴人僅就上開被上訴人應負損害賠償責任之範圍 ，請求135 萬元之損害賠償。 （三）被上訴人立興公司答辯聲明：１、上訴駁回。２、如受不 利之判決，被上訴人願供擔保請免宣告假執行。並以： 　１、原證4 、6 、8 拖鞋並未侵害系爭專利： 原證4、6之鞋墊主體係一體成型製成，欠缺系爭專利申請 　　　專利範圍所載之塑膠層與邊框，且鞋墊側邊表面呈現平滑 　　觸感，未有植物纖維至少一部分外露於邊框表面，並無系 　爭專利說明書所載「使稻殼之結構可外露於邊框30表面， 而形成有凹凸狀表面之態樣」之情形，自未形成第一、第 二粗糙接合面，顯不符合系爭專利申請專利範圍第1 、7 項之文義讀取。而系爭專利申請專利範圍第2 至5 項係申 請專利範圍第1 項之附屬項，系爭專利申請專利範圍第8 項係依附於申請專利範圍第7 項之附屬項，故原證4 、6 拖鞋並不符合系爭專利申請專利範圍第1 至5 項、第7 、 8 項之文義讀取，足見原證4 、6 拖鞋不僅無相對應之元 件，亦欠缺系爭專利之技術手段，自無法達成系爭專利所 欲達成之功效，不適用均等論原則，構成實質不相同，故 原證4 、6 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項 、第7 、8 項之文義或均等範圍，自不構成侵害系爭專利 權。其次，原證8 拖鞋邊框表面呈現平滑，欠缺系爭專利 申請專利範圍所載之鞋墊邊框之植物纖維必須外露於邊框 表面形成有凹凸狀之所謂第一、第二粗糙接合面，亦不符 合文義讀取。原證8 拖鞋欠缺上開技術手段，無法達成系 爭專利因具有凹凸狀之粗糙介面特性，可增加黏合接觸面 積，提升摩擦阻力，達到強化貼附之效果，亦無均等論之 適用。故原證8 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 至 5 項、第7 、8 項之文義或均等範圍，自不構成侵害系爭 專利。 ２、系爭專利不具新穎性及進步性，有得撤銷之原因： （１）被證2、7、9之組合動機： 被證2 係鞋體中的中底皮料3 上膠以對貼包覆中底邊後 　　　　，形成一中底部份，再將預設形態的鞋面4 經鞋楦粘幫 　　　在中底部份的兩側周邊及底部；被證7 其鞋底(90)係由 　　穿著感覺舒適的中底(91)，貼合定位於耐磨性較好的大 　底(92)頂面所組成，並使鞋面(93)兩側之耳片(932) 直 接插設結合於中底(91)與大底(92)之間；被證9 鞋墊之 靠外周邊及底部是形成粗糙層面，以利和預設形態的鞋 面作較佳的牢固結合，而鞋墊則是以塑膠原料和稻殼結 合加工成形，及在鞋墊的中間部位作用層面結合一布體 　 皮革片體。被證2 已具備系爭專利之鞋大底、鞋墊及鞋 面；被證9 已具備系爭專利之鞋大底、及由植物纖維和 塑膠原料混合製成之鞋墊與皮革製成之片體；被證2 、 7 更可說明鞋面之周緣係黏合於邊框且鞋面之兩端插接 　　 於鞋墊於鞋大底之間。故系爭專利申請專利範圍第1 、 2 、3 項為此技術領域具有通常知識者所能輕易完成， 不具進步性。 （２）被證5、6之組合動機： 被證5 之環保鞋墊作用層面亦形成利於人腳掌作抵靠的 凹凸部，而該鞋墊是以塑膠原料及稻殼以一定比例混合 製成；被證6 在鞋台的外圍及內部為分別以較硬的PUC 材質及較軟的彈性材質一體成型，而該鞋台10在前側凹 　　陷區12是設一順腳趾24作排列呈弧形圓凸狀的頂貼面14 　。被證5 已具備系爭專利之植物纖維與塑膠原料所組合 而成，被證6 具備系爭專利之人體工學凹凸部，及軟硬 不同材料組成之鞋墊。故系爭專利申請專利範圍第5、6 項為此技術領域具有通常知識者所能輕易完成，不具進 步性。 （３）被證5 、6 、7 、9 之組合動機： 被證5 、6 、7 、9 如上所述，被證8 具備系爭專利申 請專利範圍第7 項中具邊框(1) 之鞋墊且主體亦為塑膠 層(4) ，另具有一鞋墊頂面外形而成型之片體。在鞋墊 周邊形成一不同材質成形的邊框（被證6 、7 、8 ）， 該邊框是以塑膠原料與植物纖維混合製成（被證5 ）， 並在鞋墊的周邊及底部皆呈粗糙面（被證9 ），且系爭 專利描述之至少一部分外露於邊框30表面，並形成至少 第一及第二粗糙接合面31、32，第一粗糙接合面31是設 置在邊框30側面，第二粗糙接合面32則設置在底部，皆 可由被證7 中第五圖及創作說明（1 ）對習用技術之描 述可得而知。且系爭專利在沿著鞋墊上端包覆一層皮革 質片體（被證8 、9 ），使得系爭專利申請專利範圍第 7 項為此技術領域具有通常知識者所能輕易完成，不具 進步性。 ３、原證8 拖鞋，101 年11月以前由上訴人製造，再售予被上 訴人立興公司生產、製造環保鞋墊，製成原證8 拖鞋，此 有被證11之統一發票可稽，並核以發票中之品名「169 」 與原證8 第3 頁鞋墊圖片亦載169 字樣相符。且原證8 拖 鞋，印有2010年製造之字樣，足證被上訴人立興公司自係 使用101 年11月以前購自上訴人之環保鞋墊所製造，顯無 侵權可言。 ４、原證4 、6 、8 拖鞋並未侵害系爭專利權，故上訴人主張 被上訴人不得製造系爭拖鞋產品，並應將拖鞋產品及生產 工具全數回收銷毀及其他必要處置，及請求損害賠償等， 均無理由等語，資為抗辯。 （四）被上訴人立家公司、立達公司答辯聲明：１、上訴駁回。 ２、如受不利之判決，被上訴人願以金融機構可轉讓定期 存單或現金供擔保，請准免為假執行。並以： 　１、系爭專利申請專利範圍第1 至8 項不具進步性，違反修正 　　前專利法第94條第4 項之規定： （１）被證2 、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 、 2 、3 項不具進步性： 　 ①被證2 具體揭露鞋（1 ）具有鞋底（13）、設於鞋底（ 13）上的內底（12）與鞋面（11），該鞋面（11）之周 緣黏合於內底（12）之第一接合面，該鞋面（11）之兩 端插接於內底（12）與鞋底（13）之間，並與內底（12 ）之第二接合面接合。被證2 所揭示之鞋底（13）、內 底（12）與鞋面（11）處的構造特徵相當於系爭專利在 申請專利範圍第1 項所記載之鞋大底10、鞋墊與鞋面50 。其次，被證3 則進一步揭示一種鞋墊，具有一發泡層 （10）、環設於該發泡層（10）周邊的一邊框（20）、 以及包覆於該發泡層（10）與邊框（20）頂面的一布體 （30），該邊框（20）由塑膠原料與稻殼結合而成。所 謂「發泡層」亦為塑膠材質的一種，「稻殼」則為植物 纖維的一種，被證3 之發泡層（10）相當於系爭專利之 鞋墊的塑膠層20，被證3 之邊框（20）相當於系爭專利 之邊框30。系爭專利於申請專利範圍第1 項中界定「該 片體係為一皮革材質者」，惟物品材質並非新型專利所 保護之標的，故被證3 之包覆於該發泡層（10）與邊框 （20）頂面的布體（30）已揭示系爭專利之申請專利範 圍第1 項中所界定的「包覆於鞋墊頂面之片體40」的構 造。再者，相較於被證3 ，系爭專利雖於申請專利範圍 第1 項界定「該邊框30之植物纖維係至少一部分外露於 邊框30表面」，然將塑膠原料與植物纖維混合而形成一 特定形狀之物體後，該等植物纖維必然就會有部分外露 於該物體表面，才會需要貼附膠膜，以使該物體表面呈 光滑狀態（系爭專利說明書第5 頁之【先前技術】第3 段第5 行所記載）。且被證1 （智慧財產局於99年6 月 22日（99）智專一（六）05131 字第09920428090 號專 利核駁審定書）第3 頁第（2 ）點「以粗糙接合面作為 塑膠原料增進接合效果之手段早已廣泛使用，僅為習知 技術」，可知「保留被證3 之邊框（20）外表的粗糙面 ，以增進被證3 之鞋墊在與鞋面膠合時的黏合效果」屬 於早已被廣泛使用的習知技術手段，被證3 中由塑膠原 料與稻殼結合而成的邊框（20）已揭示系爭專利之申請 專利範圍第1 項中所界定之「邊框30係由塑膠原料與植 物纖維混合製成，且植物纖維至少一部分外露於邊框30 表面」的構造。屬於此項技術領域且具有通常知識者依 據公開在先的被證2 、3 所揭示先前技術內容，將被證 3 之鞋墊應用做為被證2 之內底（12），即可輕易地完 成系爭專利之申請專利範圍第1 項的構造特徵，故系爭 專利申請專利範圍第1 項不具進步性。 　　　②系爭專利申請專利範圍第2 項依附於第1 項，並進一步 　　　界定：「該邊框30表面係全部形成一粗糙接合面，令其 　　可配合不同鞋面之接合者」。惟被證3 已揭示其邊框（ 　20）之表面形成粗糙接合面。屬於此項技術領域且具有 　　通常知識者依據公開在先的被證2 、3 所揭示先前技術 內容，將被證3 之鞋墊應用做為被證2 之內底（12）， 即可使被證3 之邊框（20）表面的粗糙接合面與被證2 之鞋面（11）相接合，即可輕易地完成系爭專利之申請 專利範圍第2 項構造特徵，故系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。 ③系爭專利申請專利範圍第3 項依附於第2 項，並進一步 　界定：「該鞋面50之端部設有一延伸接合部，可供與邊 框30之粗糙接合面具有大面積之黏合者」。惟被證2 已 揭示其鞋面（11）兩端形成有延伸部，該延伸部可與被 證3 之邊框（20）形成大面積之黏合。屬於此項技術領 域且具有通常知識者依據公開在先的被證2 、3 所揭示 的先前技術內容，即可輕易地完成系爭專利之申請專利 範圍第3 項的構造特徵，故系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。 （２）被證2 、3 、4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性： 系爭專利申請專利範圍第4 項依附於第1 、2 或3 項， 並進一步界定：「該鞋面50為一長條形帶體，於帶體間 　　　　設有一金屬扣環53，用以連結固定鞋面50者」。惟被證 　　　4 已揭示呈長條狀帶體（21、22、23）之鞋面，且帶體 　　（21、22、23）間以扣環連結。屬於此項技術領域且具 　有通常知識者依據公開在先的被證2 、3 、4 所揭示的 先前技術內容，將被證3 之鞋墊應用做為被證2 之內底 （12）、將被證4 之呈長條狀帶體（21、22、23）之鞋 面應用做為被證2 之鞋面，即可輕易地完成系爭專利之 申請專利範圍第4 項的構造特徵，故系爭專利申請專利 範圍第4 項不具進步性。 （３）被證2 、3 、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具進步性： 系爭專利申請專利範圍第5項依附於申請專利範圍第1項 　　　　，並進一步界定：「該相對於人體腳掌之塑膠層20，於 　　　頂面21設有具人體工學之凹凸部，其中包括有人字形、 　　半圓弧形與圓形等區塊」。惟被證5 已揭示依環保鞋墊 　的頂面設有人字形、半圓弧形與圓形之凹凸部。屬於此 項技術領域且具有通常知識者依據公開在先的被證2、3 、5 所揭示的先前技術內容，被證3 之鞋墊上形成有如 被證5 之凹凸部，再將該被證3 之鞋墊應用做為被證2 之內底（12），即可輕易地完成系爭專利申請專利範圍 第5 項的構造特徵，故系爭專利申請專利範圍第5 項不 具進步性。 （４）被證2 、3 、5 或被證2 、3 與被證6 （94年3 月1 日 公告之第I228397 號「環保鞋底之製作」發明專利）之 組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性： 系爭專利申請專利範圍第6 項依附於申請專利範圍第1 項，並進一步界定：「該植物纖維可為稻殼、麥殼或甘 　　　蔗渣者」。惟被證3 之說明書第7 頁倒數第6 至7 行已 　　揭示「邊框（20）之塑膠（21）原料及稻穀（22）以一 　定比例混合所製成」；被證5 之說明書第7 頁第3 至4 行已揭示其環保鞋墊（1 ）之主要原料包括塑膠粉與甘 蔗渣，另在說明書第7 頁倒數第二段揭示有環保鞋墊除 了基本之透明塑膠粉與甘蔗渣外，另可混入稻殼，並以 一定比例混拌射出成型，被證6 之說明書第7 頁倒數第 3 至5 行則揭示鞋底成型所使用的植物性纖維材料可如 稻殼、麥殼等纖維物材，另再與天然橡膠材料及人造橡 膠材料共同攪拌混合成原材料製成。屬於此項技術領域 且具有通常知識者依據公開在先的被證2 、3 、5 或被 證2 、3 、6 所分別揭示的先前技術內容，利用稻殼、 麥殼甘蔗渣來製作被證3 之鞋墊的邊框（20），再將被 證3 之鞋墊應用做為被證2 之內底（12），即可輕易地 完成系爭專利申請專利範圍第6 項的構造特徵，故系爭 專利申請專利範圍第6 項不具進步性。 （５）被證3 可證明系爭專利申請專利範圍第7 、8 項不具進 步性： 被證3 之包覆於該發泡層（10）與邊框（20）頂面的布 體（30）已揭示系爭專利之申請專利範圍第7 項中所界 定的「包覆於鞋墊頂面之片體40」的構造；被證3 中由 塑膠原料與稻殼結合而成的邊框（20）已揭示系爭專利 申請專利範圍第1 項中所界定之「邊框30係由塑膠原料 與植物纖維混合製成，且植物纖維至少一部分外露於邊 框30表面」的構造。屬於此項技術領域且具有通常知識 者依據公開在先的被證3 所揭示的先前技術內容，即可 輕易地完成系爭專利之申請專利範圍第7 項構造特徵， 故系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。其次，系 爭專利申請專利範圍第8 項依附於第7 項，並進一步界 定：「該邊框30表面係全部形成一粗糙接合面」。惟被 證3 則已具體揭示「邊框（20）之表面形成粗糙接合面 」的技術特徵。屬於此項技術領域且具有通常知識者依 據公開在先的被證3 所揭示的先前技術內容，即可輕易 地完成系爭專利之申請專利範圍第8 項構造特徵，故系 爭專利之申請專利範圍第8 項不具進步性。 ２、引證案之組合，具有可證明系爭專利不具進步性之引證組 合動機： （１）被證2 、3 均屬鞋之部分構件，即有動機組合該部分構 件而成整體之鞋構造： 被證2 具體揭露的鞋（1 ）具有鞋底（13）、設於鞋底 （13）上的內底（12）與鞋面（11），該鞋面（11）之 　　　　周緣黏合於內底（12）之第一接合面，該鞋面（11）之 　　　兩端插接於內底（12）與鞋底（13）之間，並與內底（ 　　12）之第二接合面接合。被證3 中由塑膠原料與稻殼結 　合而成的邊框（20），係指鞋墊之邊框。屬於此項技術 領域且具有通常知識者依據公開在先的被證2 鞋底、鞋 面等構件，及被證3 鞋墊之構件，均屬鞋之構造之部分 構件，即有動機加以組合成系爭專利申請專利範圍之構 造特徵。 （２）被證2 、3 、4 均屬鞋之部分構件，即有動機組合該部 分構件而成整體之鞋構造： 被證2 、3 之技術特徵如上所示，被證4 揭示呈長條狀 帶體（21、22、23）之鞋面，且帶體（21、22、23）間 以扣環連結。屬於此項技術領域且具有通常知識者依據 公開在先的被證2 鞋底、鞋面等構件、被證3 鞋墊之構 件，以及被證4 長條狀帶體之鞋面及扣環構件，因均屬 鞋之構造之部分構件，即有動機加以組合成系爭專利申 請專利範圍之構造特徵。 （３）被證2 、3 、5 均屬鞋之部分構件，及鞋墊頂面之形狀 構造之構件，即有動機組合該部分構件而成整體之鞋構 造： 被證2 、3 之技術特徵如上所示，被證5 依環保鞋墊的 頂面設有人字形、半圓弧形與圓形之凹凸部。屬於此項 技術領域且具有通常知識者依據公開在先的被證2 鞋底 、鞋面等構件、被證3 鞋墊之構件，以及被證5 環保鞋 墊頂面人字形、半圓弧形與圓形之凹凸部，因均屬鞋之 構造之部分構件，及鞋墊頂面之形狀構造之構件，即有 動機加以組合成系爭專利申請專利範圍之構造特徵。 ３、原證4 、6 、8 拖鞋，均未落入系爭專利申請專利範圍， 並無侵害上訴人之權利： 原證4 拖鞋，並未有邊框之構件，且原證4 之鞋墊係含穀 類成分之一體成型，並未有塑膠層，鞋墊側邊係呈現平滑 之物體情狀，並未有植物纖維外露於邊框側邊表面，亦不 具粗糙接合面，故原證4 拖鞋並未落入系爭專利之文義或 均等範圍。其次，原證6 拖鞋之主要特徵均與原證4 拖鞋 相同，僅鞋面造型略呈不同，故原證6 拖鞋並未落入系爭 專利之文義或均等範圍。再者，被上訴人立家公司、立達 公司、癸○○均未向被上訴人立興公司進貨原證8 拖鞋， 亦均未出售原證8 拖鞋，且原證8 拖鞋亦未落入系爭專利 之文義或均等範圍。 ４、被上訴人立家公司與立達公司所出售之原證4 、6 拖鞋， 係因被上訴人立興公司主張其產品並未侵害他人之專利權 ，對於尊重他人專利權一事，已盡相當之注意，並無侵害 他人權利之故意或過失。其次，被上訴人立家公司並未出 售原證6 拖鞋，被上訴人立達公司並未出售原證4 拖鞋， 被上訴人癸○○僅係法定代理人，其個人均未有任何出售 行為，上訴人主張其應負連帶責任，於法未合等語，資為 抗辯。 二、兩造不爭執事項：（見本院卷第100至101頁） 　１、上訴人為系爭專利之專利權人。 　２、原證4 、原證6 拖鞋（包含鞋墊）係被上訴人立興公司所 　　製造，被上訴人立興公司並將原證4 拖鞋出貨給被上訴人 　立家公司銷售、另將原證6 拖鞋出貨給被上訴人立達公司 銷售。 　３、「LIS-169-S 」字樣中，LIS 係代表被上訴人立興公司之 　　英文縮寫。 　４、原證8 拖鞋為被上訴人立興公司所製造，被上訴人立家公 　　司、立達公司並未銷售原證8 之拖鞋。 三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第 3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第10 1 至102頁）： （一）原證4 拖鞋是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？ 　　原證4 拖鞋鞋墊是否落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 　項？ （二）原證6 拖鞋是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？ 　　原證6 拖鞋鞋墊是否落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 　項？ （三）原證8 拖鞋是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？ 　　原證8 拖鞋鞋墊是否落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 　項？ （四）系爭專利申請專利範圍第1 至5 、7 、8 項是否具有應撤 　　銷之原因？ 　１、被上訴人立興公司： （１）被上訴人立興公司被證2 、7 、9 之組合可否證明系爭 　　專利申請專利範圍第1 項不具進步性？ （２）被上訴人立興公司被證7 、9 之組合可否證明系爭專利 　　申請專利範圍第2 項不具進步性？ 　（３）被上訴人立興公司被證7 、9 之組合可否證明系爭專利 　　　申請專利範圍第3 項不具進步性？ （４）被上訴人立興公司被證4 可否證明系爭專利申請專利範 　　圍第4 項不具新穎性、進步性？ （５）被上訴人立興公司被證5 可否證明系爭專利申請專利範 　　圍第5 項不具新穎性、進步性？ （６）被上訴人立興公司被證6 可否證明系爭專利申請專利範 　　圍第5 項不具新穎性、進步性？ （７）被上訴人立興公司被證5 、6 、7 、8 、9 之組合可否 　　證明系爭專利申請專利範圍第7 不具進步性？ （８）被上訴人立興公司被證9 可否證明系爭專利申請專利範 　　圍第8 項不具新穎性、進步性？ 　２、被上訴人立家公司、立達公司： （１）被上訴人立家公司、立達公司被證2 、3 之組合可否證 　　明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？ （２）被上訴人立家公司、立達公司被證2 、3 之組合可否證 　　明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性？ （３）被上訴人立家公司、立達公司被證2 、3 之組合可否證 　　明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性？ （４）被上訴人立家公司、立達公司被證2 、3 、4 之組合可 　　否證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性？ （５）被上訴人立家公司、立達公司被證2 、3 、5 之組合可 　　否證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性？ （６）被上訴人立家公司、立達公司被證3 可否證明系爭專利 　　 申請專利範圍第7 項不具進步性？ （７）被上訴人立家公司、立達公司被證3 可否證明系爭專利 　　 申請專利範圍第8 項不具進步性？ （五）原證8 拖鞋之鞋墊是否為被上訴人立興公司所製造，抑或 為上訴人製造？有無權利耗盡原則之適用？ （六）被上訴人立家公司是否有販賣原證6 拖鞋？被上訴人立達 　　公司是否有販賣原證4 拖鞋？ （七）被上訴人立家、立達公司有無侵權之故意、過失？上訴人 　　可否請求被上訴人負連帶損害賠償責任？損害賠償金額如 　何計算？ （八）上訴人請求被上訴人不得製造系爭拖鞋產品，並應將拖鞋 　　產品及生產工具全數回收銷燬及其他必要處置，有無理由 　？ 四、得心證之理由： （一）系爭專利技術內容： 市售鞋子為求降低製作成本，往往大量使用塑膠材質，將 塑膠材質置入鞋墊或鞋底。習知塑膠鞋墊於膠合時僅對鞋 框側邊上膠，容易於行走時，因腳掌拱型處對鞋底的壓力 ，使鞋面與鞋墊接合處不耐承受，而產生脫離崩壞之情事 。亦有以穀類外殼配合塑料混合之鞋墊；然而，不管係環 保鞋墊或現有鞋墊，習知鞋體最容易損壞的地方往往在於 鞋面與鞋墊之接合處，且不論何種鞋體材質為求美觀皆以 透過膠合方式相接，但因環保鞋材或塑膠鞋材之表面皆會 由透明膠模貼附，使其接合處均呈光滑狀態，將使鞋體接 合處之牢固性與耐用度大幅降低。系爭專利為求改善習知 鞋體的缺點，乃針對上開缺點加以改良，而創作出環保鞋 墊及具環保鞋墊之鞋體。系爭專利之主要目的在於提供一 種具環保鞋墊之鞋體，其利用一塑膠原料與植物纖維混合 ，並將植物纖維外露於表層，因纖維具有不規則之態樣， 即可直接成形一粗糙接合面，而無須再另外加工，以有效 降低鞋面與鞋墊脫離損壞的缺點；系爭專利之另一目的， 在於提供一具皮革材質之片體，其利用皮革之透氣特性， 並配合鞋墊之植物纖維加強鞋體之透氣度與舒適度，並利 用該皮革片體以期有效吸附使用者之腳氣，且強化鞋墊之 耐用度（主要圖面如附圖1 所示）。 （二）系爭專利申請專利範圍共計8 項，其中第1 、7 項為獨立 項，其餘請求項為直接或間接依附於第1 項或第7 項之附 屬項，上訴人主張原證4 、6 、8 拖鞋侵害系爭專利申請 專利範圍第1 至5 、7 、8 項，其內容如下： １、第1 項：一種具環保鞋墊之鞋體，其包括: 一鞋大底，包 括有一可與地面接觸之第一表面及一相對之第二表面；一 鞋墊，係連接於該鞋大底之第二表面，該鞋墊主體為一塑 膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框係由塑膠 原料與植物纖維混合製成，其特徵在於：該邊框之植物纖 維係至少一部分外露於邊框表面，並形成至少一第一及第 二粗糙接合面，其中該第一粗糙接合面係設置於邊框側面 ，該第二粗糙接合面係設置於底部；一片體，係相對鞋墊 頂面外形而成型，用以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為 一皮革材質者；一鞋面，該鞋面之周緣係黏合於邊框之第 一粗糙接合面該鞋面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並與 邊框之第二粗糙接合面接合者。 ２、第2 項：如申請專利範圍第1 項所述之具環保鞋墊之鞋體 ，其中該邊框表面係全部形成一粗糙接合面，令其可配合 不同鞋面之接合者。 ３、第3 項：如申請專利範圍第2 項所述之具環保鞋墊之鞋體 ，其中該鞋面之端部設有一延伸接合部，可供與邊框之粗 糙接合面具有大面積之黏合者。 ４、第4 項：如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之具環保鞋 墊之鞋體，其中該鞋面為一長條形帶體，於帶體間設有一 金屬釦環，用以連結固定鞋面者。 ５、第5 項：如申請專利範圍第1 項所述之具環保鞋墊之鞋體 ，其中該相對於人體腳掌之塑膠層，於頂面設有具人體工 學之凹凸部，其中包括有人字形、半圓弧形與圓形等區塊 。 ６、第7 項：一種環保鞋墊，其包括：一鞋墊，該鞋墊主體為 一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框係由 塑膠原料與植物纖維混合製成，其中該植物纖維係至少一 部分外露於邊框表面，並形成至少一第一及第二粗糙接合 面，其中該第一粗糙接合面係設置於邊框側面，該第二粗 糙接合面係設置於底部；一片體，係相對鞋墊頂面外形而 成型，用以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質 者。 ７、第8 項：如申請專利範圍第7 項所述之環保鞋墊，其中該 邊框表面係全部形成一粗糙接合面者。 （三）被控侵權物技術內容： 上訴人所提原證4 為男拖鞋，原證6 為女拖鞋，原證8 為 兒童拖鞋，主要結構包括鞋大底、鞋墊、鞋面及包覆鞋墊 頂面之片體等（如附圖2 所示），並有照片（見原審卷㈠ 第41至46、48至53、55至59、卷㈡第2 至11、182 至184 頁）及實物（見外放證物）可憑。 （四）原證4 、6 拖鞋是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？ １、經解析系爭專利申請專利範圍第1 項，其技術特徵兩造均 同意依原審解析之6 個要件（見本院卷第105 頁），分別 為： （１）要件編號A 「一種具環保鞋墊之鞋體，其包括：」； （２）要件編號B 「一鞋大底，包括有一可與地面接觸之第一 表面及一相對之第二表面；」； （３）要件編號C 「一鞋墊，係連接於該鞋大底之第二表面， 該鞋墊主體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框， 其中該邊框係由塑膠原料與植物纖維混合製成，其特徵 在於：」； （４）要件編號D 「該邊框之植物纖維係至少一部分外露於邊 框表面，並形成至少一第一及第二粗糙接合面，其中該 第一粗糙接合面係設置於邊框側面，該第二粗糙接合面 係設置於底部；」； 　（５）要件編號E 「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型，用 以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者；」 ； （６）要件編號F 「一鞋面，該鞋面之周緣係黏合於邊框之第 一粗糙接合面該鞋面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並 與邊框之第二粗糙接合面接合者」。 　２、兩造均同意原證4 、6 拖鞋之技術特徵相同，可以一起比 對（見本院卷第146 頁），自無庸分別比對。而觀察原證 4 、6 拖鞋之外觀，為一具環保鞋墊之鞋體，由下至上依 序具有一鞋大底、鞋墊、覆蓋鞋墊頂面之片體及鞋面，且 該鞋面之周緣係黏合於鞋墊側邊之第一接合面，該鞋面之 兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並與鞋墊底部之第二接合面 接合。經對應系爭專利申請專利範圍第1 項各要件解析其 技術內容，可對應解析為6 個要件，分別為： （１）要件編號a 「一種具環保鞋墊之鞋體，其包括:」； 　（２）要件編號b 「一鞋大底，包括有一可與地面接觸之第一 　　　表面及一相對之第二表面；」； （３）要件編號c 「一鞋墊，係連接於該鞋大底之第二表面， 該鞋墊主體係由塑膠原料與植物纖維混合一體成型製成 ，（其周邊並未另設有邊框）；」； 　（４）要件編號d 「該鞋墊之側邊表面呈現平滑，未有植物纖 　　　　維係至少一部分外露於鞋墊側邊表面，並形成至少一個 　　　第一及第二接合面，其中該第一接合面係設置於鞋墊側 　　面，該第二接合面係設置於底部；」； （５）要件編號e 「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型，用 以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者；」 ； 　（６）要件編號f 「一鞋面，該鞋面之周緣係黏合於鞋墊側邊 之第一接合面，該鞋面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間， 並與鞋墊底部之第二接合面接合者」。 ３、原證4 、6 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文 義範圍： （１）經比對後，原證4 、6 拖鞋之要件編號a 、b 、e 與系 爭專利要件編號A 、B 及E 之文義相同，故原證4 、6 拖鞋要件編號a 、b 、e 部分可為系爭專利申請專利範 圍第1 項要件編號A 、B 及E 之文義所讀取，被上訴人 立興公司亦不爭執（見原審卷㈡第16至17頁），是兩造 就原證4 、6 拖鞋要件編號c 、d 、f 部分有爭執。 （２）要件編號c部分： ①原證4 、6 拖鞋之要件編號c 係「一鞋墊，係連接於該 鞋大底之第二表面，該鞋墊主體係由塑膠原料與植物纖 維混合一體成型製成，（其周邊並未另設有邊框）」， 其中鞋墊由塑膠原料與植物纖維混合一體成型製成之事 實，有照片（見原審卷㈡第182 、184 頁）及實物（見 外放證物）可憑，被上訴人立興公司並自承其材質係由 塑膠原料與植物纖維混合製成（見原審卷㈡第16頁）， 並未有系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號C 塑膠層 及邊框之分離構件，無法讀取系爭專利申請專利範圍第 1 項要件編號C 之文義。 ②上訴人雖主張系爭專利申請專利範圍第1 項之「其中該 邊框」之意義應包括「邊框」作為「塑膠層」的一個部 位，不應界定為元件與元件的結合關係。而系爭專利之 圖示，則僅為系爭專利之較佳實施例說明，不能用來限 制或界定系爭專利之申請專利範圍等語。惟依系爭專利 申請專利範圍第1 項要件編號C 「該鞋墊主體為一塑膠 層，該塑膠層之周邊設有一邊框」之文義，及專利說明 書主要元件符號說明及圖示亦係將鞋墊主體之塑膠層20 及邊框30標示為不同之元件符號等情觀之，當係將塑膠 層與邊框視為兩個獨立之元件，專利說明書對此復無特 別定義，且說明書之實施方式及圖式亦均未揭露「邊框 」作為「塑膠層」一個部位之實施態樣。況系爭專利說 明書第9 頁第11至14行（見原審卷㈠第25頁）記載「本 創作具環保鞋墊之鞋體，提供塑膠層20與邊框30之組合 ，不僅可回收鞋材再利用，且亦大幅降低製造材料成本 ，與素材豐富性，亦可轉置於其他不同材質鞋體上，這 在原物料高漲的環境下，可依不同原料成本而彈性變化 ，俾利廠商有效控管進貨成本」，則由系爭專利說明書 「提供塑膠層20與邊框30之組合」之記載，益徵系爭專 利之邊框與塑膠層係屬於不同之構件，上訴人此部分之 主張，尚無可採。 （３）要件編號d部分： ①原證4 、6 拖鞋之要件編號d 係「該鞋墊之側邊表面呈 現平滑，未有植物纖維係至少一部分外露於鞋墊側邊表 面，並形成至少一個第一及第二接合面，其中該第一接 合面係設置於鞋墊側面，該第二接合面係設置於底部； 」。而原證4 、6 拖鞋之鞋墊並未有獨立之邊框構件， 係塑膠原料與植物纖維混合一體成型製成，已如上述， 該材質為一般環保鞋墊之慣用材質，有系爭專利說明書 第5 頁（見原審卷㈠第21頁），及被上訴人立興公司所 提被證5 （見原審卷㈠第187 至190 頁）、被上訴人立 家、立達公司所提被證3 （見原審卷㈠第238 至244 頁 ）、被證5 （見原審卷㈠第254 至259 頁）在卷足憑。 另上訴人自承習知的環保鞋墊並未就鞋墊表面結構形成 一粗糙面有所揭露（見本院卷第131 頁），兩造復均表 示以塑膠原料與植物纖維混合製成之環保鞋墊未必形成 粗糙表面，須視塑膠原料與植物纖維混合比例而定（見 本院卷第132 、112 、117 、118 頁），即難執此遽認 以塑膠原料與植物纖維混合製成之原證4 、6 拖鞋鞋墊 必定形成粗糙表面。其次，依原證4 、6 拖鞋鞋墊照片 （見原審卷㈡第182 、184 頁）及實物（見外放證物） ，可知其側邊表面呈現光滑平整，並未有植物纖維係至 少一部分外露於表面之情形。而鞋墊側面與鞋面接合之 第一接合面，及鞋墊底部與鞋面接合之第二接合面，雖 經拆解，惟因接合面已以黏膠膠合緊固，縱切開鞋墊側 邊與鞋面之接合部分，仍無法得知鞋墊與鞋面未膠合前 之接合面表面狀態，自無法確認鞋面與鞋墊側邊及底部 之第一及第二接合面是否為粗糙表面。至上訴人雖聲請 以甲苯溶解除去接著黏劑，就原證4 、6 、8 拖鞋勘驗 等語。惟原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊所使用之接著劑是否 即對各該鞋墊表面有所影響，即是否會破壞鞋墊表面之 光滑，抑或使用甲苯溶解接著劑是否對原本鞋墊表面造 成影響，上訴人均無法證明，縱經勘驗，仍無法執此遽 認原證4 、6 、8 拖鞋形成至少一第一及第二粗糙接合 面，即無以此方式勘驗原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊之必要 。則上訴人所提證據資料既無法證明原證4 、6 拖鞋鞋 墊之上開接合面處原本為粗糙面之情況下，自難認原證 4 、6 拖鞋形成至少一第一及第二粗糙接合面，是原證 4 、6 拖鞋之要件編號d 無法讀取系爭專利申請專利範 圍第1 項要件編號D 之文義。 ②上訴人雖主張是否粗糙為相對性概念，需有對照物品存 在，始能判斷是否粗糙，並提出原證25鞋墊（見外放證 物）與原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊相比較，認原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊較原證25鞋墊粗糙等語。惟系爭專利申請 專利範圍第1 項要件編號D 業已載明「該邊框之植物纖 維係至少一部分外露於邊框表面，並形成至少一第一及 第二粗糙接合面」，是其所稱粗糙，自須符合其文義即 「該邊框之植物纖維係至少一部分外露於邊框表面」， 而原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊（原證8 拖鞋鞋墊部分詳後 述）並未有植物纖維係至少一部分外露於表面之情形， 已如上述，自難僅憑原證4 、6 、8 拖鞋鞋墊較原證25 鞋墊粗糙，即認原證4 、6 、8 拖鞋之要件編號d 已讀 取系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號D 之文義，上 訴人此部分主張，亦無可採。 （４）要件編號f部分： 原證4 、6 拖鞋之要件編號f 係「一鞋面，該鞋面之周 緣係黏合於鞋墊側邊之第一接合面，該鞋面之兩端插接 於鞋墊與鞋大底間，並與鞋墊底部之第二接合面接合者 」。系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號F 則為「一 鞋面，該鞋面之周緣係黏合於邊框之第一粗糙接合面， 該鞋面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並與邊框之第二 粗糙接合面接合者」。是系爭專利申請專利範圍第1 項 要件編號D 與要件編號F 均係界定鞋面與鞋墊邊框之接 合位置與接合面的技術特徵，而由上開要件編號d 之比 對說明，可知原證4 、6 拖鞋鞋墊之第一接合面與第二 接合面並未設有「粗糙接合面」，故原證4 、6 拖鞋之 要件編號f 自亦無法讀取系爭專利申請專利範圍第1 項 要件編號F 之文義。 ４、原證4 、6 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之均 等範圍： （１）原證4 、6 拖鞋要件編號c 、d 、f 部分，既無法為系 爭專利申請專利範圍第1 項要件編號C 、D 、F 之文義 所讀取，就此部分要件即應進行均等分析。 （２）要件編號c部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號C 為「一鞋墊 ，係連接於該鞋大底之第二表面，該鞋墊主體為一塑膠 層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框係由塑膠 原料與植物纖維混合製成」，其中鞋墊主體之塑膠層與 邊框係由兩種不同材質所構成，故鞋墊主體與邊框屬不 同構件，並由不同材質之主體與邊框兩部分構成鞋墊。 而原證4 、6 拖鞋之鞋墊整體為塑膠原料與植物纖維混 合一體成型，並未有塑膠層及邊框之分離構件，係由相 同材質一體成型構成鞋墊。兩者之技術手段實質不相同 ，達成之功能、結果亦不相同，是原證4 、6 拖鞋要件 編號c 並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號 C 之均等範圍。 （３）要件編號d部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號D 為「該邊框 之植物纖維係至少一部分外露於邊框表面，並形成至少 一第一及第二粗糙接合面，其中該第一粗糙接合面係設 置於邊框側面，該第二粗糙接合面係設置於底部」。其 技術手段係利用塑膠原料與植物纖維混合，並將植物纖 維外露於表層，因纖維具有不規則之態樣，即可直接成 形一粗糙接合面，而無須再另外加工，以有效降低鞋面 與鞋墊脫離損壞之功能，是系爭專利因具有第一粗糙接 合面之粗糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦 阻力，達到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面 增加磨擦面積之效果。然原證4 、6 拖鞋鞋墊側邊表面 光滑平整，並未有系爭專利將植物纖維外露於表層，即 可直接成形一粗糙接合面，而無須再另外加工之技術特 徵，技術手段實質不相同；另因不具有第一粗糙接合面 以及第二粗糙接合面，自亦無法達成系爭專利有效降低 鞋面與鞋墊脫離損壞之功能，並達到強化貼附效果之目 的及透過第二粗糙接合面增加磨擦面積之效果。則兩者 尚難認係以實質相同之技術手段，達成實質相同功能， 並產生實質相同之結果，是原證4 、6 拖鞋要件編號d 並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號D 之均 等範圍。 （４）要件編號f部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號F 為「一鞋面 ，該鞋面之周緣係黏合於邊框之第一粗糙接合面，該鞋 面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並與邊框之第二粗糙 接合面接合者」。系爭專利因具有第一粗糙接合面之粗 糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦阻力，達 到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面增加磨擦 面積之效果。然原證4 、6 拖鞋鞋墊側邊不具有與鞋面 接合之第一粗糙接合面，鞋墊底部亦未設有與鞋面周緣 接合之第二粗糙接合面，已如上述。兩者尚難認係以實 質相同之技術手段，達成實質相同功能，並產生實質相 同之結果，是原證4 、6 拖鞋要件編號f 並未落入系爭 專利申請專利範圍第1 項要件編號F 之均等範圍。 ５、準此，原證4 、6 拖鞋要件編號c 、d 、f 既未落入系爭 專利申請專利範圍第1 項要件編號C 、D 、F 之均等範圍 ，原證4 、6 拖鞋自未落入系爭專利申請專利範圍第1 項 之文義範圍或均等範圍。 ６、系爭專利申請專利範圍第2 至5 項為直接或間接依附第1 項之附屬項，故申請專利範圍第2 至5 項均包含第1 項之 所有技術特徵，再附加各項次所進一步界定之附屬技術特 徵。準此，原證4 、6 拖鞋既未落入系爭專利申請專利範 圍第1 項之權利範圍，已如前述，則原證4 、6 拖鞋自亦 未落入系爭專利申請專利範圍第2 至5項之權利範圍。 （五）原證4 、6 拖鞋鞋墊是否落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 項？ １、經解析系爭專利申請專利範圍第7 項，其技術特徵可解析 為4 個要件，分別為： （１）要件編號K：「一種環保鞋墊，其包括：」； （２）要件編號L ：「一鞋墊，該鞋墊主體為一塑膠層，該塑 膠層之周邊設有一邊框，其中該邊框係由塑膠原料與植 　　　　物纖維混合製成，」； 　（３）要件編號M ：「其中該植物纖維係至少一部分外露於邊 　　　　框表面，並形成至少一第一及第二粗糙接合面，其中該 　　　第一粗糙接合面係設置於邊框側面，該第二粗糙接合面 　　係設置於底部；」； （４）要件編號N ：「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型， 用以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者。 」。 　２、兩造均同意原證4 、6 拖鞋鞋墊之技術特徵相同，可以一 起比對（見本院卷第146 頁），自無庸分別比對。經對應 系爭專利申請專利範圍第7 項各要件解析其技術內容，可 對應解析為4 個要件，分別為： （１）要件編號k「一種環保鞋墊，其包括：」； （２）要件編號l 「一鞋墊，該鞋墊主體係由塑膠原料與植物 纖維混合一體成型製成（其周邊並未另設有邊框），」 ； （３）要件編號m 「該鞋墊之側邊表面呈現平滑，未有植物纖 維係至少一部分外露於鞋墊側邊表面，並形成至少一個 第一及第二接合面，其中該第一接合面係設置於鞋墊側 面，該第二接合面係設置於底部；」； 　（４）要件編號n 「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型，用 　　　以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者；」 。 ３、原證4 、6 拖鞋鞋墊未落入系爭專利申請專利範圍第7 項 之文義範圍： （１）經比對後，原證4 、6 拖鞋鞋墊之要件編號k 、n 與系 爭專利要件編號K 、N 之文義相同，故原證4 、6 拖鞋 鞋墊要件編號k 、n 部分可為系爭專利申請專利範圍第 7 項要件編號K 、N 之文義所讀取，被上訴人立興公司 亦不爭執（見原審卷㈡第19頁），是兩造就原證4 、6 拖鞋鞋墊要件編號l 、m 部分有爭執。 （２）要件編號l部分： 原證4 、6 拖鞋鞋墊之要件編號l 係「一鞋墊，該鞋墊 主體係由塑膠原料與植物纖維混合一體成型製成（其周 邊並未另設有邊框）」。並未有系爭專利申請專利範圍 第7 項要件編號L 塑膠層及邊框之分離構件，已如上述 ，無法讀取系爭專利申請專利範圍第7 項要件編號L 之 文義。 （３）要件編號m部分： 原證4 、6 拖鞋鞋墊之要件編號m 係「該鞋墊之側邊表 面呈現平滑，未有植物纖維係至少一部分外露於鞋墊側 邊表面，並形成至少一個第一及第二接合面，其中該第 一接合面係設置於鞋墊側面，該第二接合面係設置於底 部」。原證4 、6 拖鞋鞋墊並未有獨立之邊框構件，係 塑膠原料與植物纖維混合一體成型製成，其側邊表面呈 現光滑平整，並未有植物纖維係至少一部分外露於表面 之情形。而鞋墊側面與鞋面接合之第一接合面，及鞋墊 底部與鞋面接合之第二接合面，雖經拆解，惟因接合面 已以黏膠膠合緊固，縱切開鞋墊側邊與鞋面之接合部分 ，仍無法得知鞋墊與鞋面未膠合前之接合面表面狀態， 自無法確認鞋面與鞋墊側邊及底部之第一及第二接合面 是否為粗糙表面，已如上述，則上訴人所提證據資料既 無法證明原證4 、6 拖鞋鞋墊之上開接合面處原本為粗 糙面之情況下，自難認原證4 、6 拖鞋鞋墊形成至少一 第一及第二粗糙接合面，是原證4 、6 拖鞋鞋墊之要件 編號m 無法讀取系爭專利申請專利範圍第7 項要件編號 M 之文義。 ４、原證4 、6 拖鞋鞋墊未落入系爭專利申請專利範圍第7 項 之均等範圍： （１）原證4 、6 拖鞋鞋墊要件編號l 、m 部分，既無法為系 爭專利申請專利範圍第7 項要件編號L 、M 之文義所讀 取，就此部分要件即應進行均等分析。 （２）要件編號l部分： 系爭專利申請專利範圍第7 項之要件編號L 為「一鞋墊 ，該鞋墊主體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框 ，其中該邊框係由塑膠原料與植物纖維混合製成」，其 中鞋墊主體之塑膠層與邊框係由兩種不同材質所構成， 故鞋墊主體與邊框屬不同構件，並由不同材質之主體與 邊框兩部分構成鞋墊。而原證4 、6 拖鞋鞋墊整體為塑 膠原料與植物纖維混合一體成型，並未有塑膠層及邊框 之分離構件，係由相同材質一體成型構成鞋墊。兩者之 技術手段實質不相同，達成之功能、結果亦不相同，是 原證4 、6 拖鞋鞋墊要件編號l 並未落入系爭專利申請 專利範圍第7 項要件編號L 之均等範圍。 （３）要件編號m部分： 系爭專利申請專利範圍第7 項之要件編號M 為「其中該 植物纖維係至少一部分外露於邊框表面，並形成至少一 第一及第二粗糙接合面，其中該第一粗糙接合面係設置 於邊框側面，該第二粗糙接合面係設置於底部」。其技 術手段係利用塑膠原料與植物纖維混合，並將植物纖維 外露於表層，因纖維具有不規則之態樣，即可直接成形 一粗糙接合面，而無須再另外加工，以有效降低鞋面與 鞋墊脫離損壞之功能，是系爭專利因具有第一粗糙接合 面之粗糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦阻 力，達到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面增 加磨擦面積之效果。然原證4 、6 拖鞋鞋墊側邊表面光 滑平整，並未有系爭專利將植物纖維外露於表層，即可 直接成形一粗糙接合面，而無須再另外加工之技術特徵 ，技術手段實質不相同；另因不具有第一粗糙接合面以 及第二粗糙接合面，自亦無法達成系爭專利有效降低鞋 面與鞋墊脫離損壞之功能，並達到強化貼附效果之目的 及透過第二粗糙接合面增加磨擦面積之效果。則兩者尚 難認係以實質相同之技術手段，達成實質相同功能，並 產生實質相同之結果，是原證4 、6 拖鞋鞋墊要件編號 m 並未落入系爭專利申請專利範圍第7 項要件編號M 之 均等範圍。 ５、準此，原證4 、6 拖鞋鞋墊要件編號l 、m 既未落入系爭 專利申請專利範圍第7 項要件編號L 、M 之均等範圍，原 證4 、6 拖鞋鞋墊自未落入系爭專利申請專利範圍第7 項 之文義範圍或均等範圍。 ６、系爭專利申請專利範圍第8 項為直接依附第7 項之附屬項 ，故申請專利範圍第8 項包含第7 項之所有技術特徵，再 附加第8 項所進一步界定之附屬技術特徵。準此，原證4 、6 拖鞋鞋墊既未落入系爭專利申請專利範圍第7 項之權 利範圍，已如前述，則原證4 、6 拖鞋鞋墊自亦未落入系 爭專利申請專利範圍第8 項之權利範圍。 （六）原證8 拖鞋是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？ １、經解析系爭專利申請專利範圍第1 項，其技術特徵已如上 述。 　２、原證8 拖鞋與原證4 、6 拖鞋之差異在於原證8 拖鞋鞋墊 主體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框，其中該邊 框係由塑膠原料與植物纖維混合製成，亦即原證8 拖鞋之 鞋墊並非由塑膠原料與植物纖維混合一體成型所製成，有 照片（見原審卷㈡第183 頁）及實物（見外放證物）可憑 ，經對應系爭專利申請專利範圍第1 項各要件解析其技術 內容，可對應解析為6 個要件，分別為： （１）要件編號a 「一種具環保鞋墊之鞋體，其包括:」； 　（２）要件編號b 「一鞋大底，包括有一可與地面接觸之第一 　　　表面及一相對之第二表面；」； （３）要件編號c 「一鞋墊，係連接於該鞋大底之第二表面， 該鞋墊主體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框， 其中該邊框係由塑膠原料與植物纖維混合製成，其特徵 在於：」； 　（４）要件編號d 「該邊框之表面呈現平滑，未有植物纖維係 至少一部分外露於邊框表面，並形成至少一個第一及第 二接合面，其中該第一接合面係設置於邊框側面，該第 二接合面係設置於底部；」； （５）要件編號e 「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型，用 以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者；」 ； 　（６）要件編號f 「一鞋面，該鞋面之周緣係黏合於鞋墊側邊 之第一接合面，該鞋面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間， 並與鞋墊底部之第二接合面接合者」。 ３、原證8 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範 圍： （１）經比對後，原證8 拖鞋之要件編號a 、b 、c 、e 與系 爭專利要件編號A 、B 、C 及E 之文義相同，故原證8 拖鞋要件編號a 、b 、c 、e 部分可為系爭專利申請專 利範圍第1 項要件編號A 、B 、C 及E 之文義所讀取， 被上訴人立興公司亦不爭執（見原審卷㈡第20至21頁） ，是兩造就原證8 拖鞋要件編號d 、f 部分有爭執。 （２）要件編號d部分： 上訴人自承習知的環保鞋墊並未就鞋墊表面結構形成一 粗糙面有所揭露（見本院卷第131 頁），兩造復均表示 以塑膠原料與植物纖維混合製成之環保鞋墊未必形成粗 糙表面，須視塑膠原料與植物纖維混合比例而定（見本 院卷第132 、112 、117 、118 頁），即難執此遽認以 塑膠原料與植物纖維混合製成之原證8 拖鞋鞋墊必定形 成粗糙表面。其次，依原證8 拖鞋鞋墊照片（見原審卷 ㈡第183 頁）及實物（見外放證物），可知其邊框表面 呈現光滑平整，並未有植物纖維係至少一部分外露於表 面之情形。而邊框側面與鞋面接合之第一接合面，及鞋 墊底部與鞋面接合之第二接合面，雖經拆解，惟因接合 面已以黏膠膠合緊固，縱切開鞋墊側邊與鞋面之接合部 分，仍無法得知未膠合前之接合面表面狀態，自無法確 認上開第一及第二接合面是否為粗糙表面，且上訴人雖 聲請以甲苯溶解除去接著黏劑，就原證8 拖鞋勘驗，惟 原證8 拖鞋鞋墊所使用之接著劑是否對鞋墊表面有所影 響，即是否會破壞鞋墊表面之光滑，抑或使用甲苯溶解 接著劑是否對原本鞋墊表面造成影響，上訴人均無法證 明，縱經勘驗，仍無法執此遽認原證8 拖鞋形成至少一 第一及第二粗糙接合面，即無以此方式勘驗原證8 拖鞋 鞋墊之必要，均詳如上述。則上訴人所提證據資料既無 法證明原證8 拖鞋鞋墊之上開接合面處原本為粗糙面之 情況下，自難認原證8 拖鞋形成至少一第一及第二粗糙 接合面，是原證8 拖鞋之要件編號d 無法讀取系爭專利 申請專利範圍第1 項要件編號D 之文義。 （３）要件編號f部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號D 與要件編號F 均係界定鞋面與鞋墊邊框之接合位置與接合面的技術特 徵，而由上開要件編號d 之比對說明，可知原證8 拖鞋 鞋墊之第一接合面與第二接合面並未設有「粗糙接合面 」，故原證8 拖鞋之要件編號f 自亦無法讀取系爭專利 申請專利範圍第1 項要件編號F 之文義。 ４、原證8 拖鞋未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之均等範 圍： （１）原證8 拖鞋要件編號d 、f 部分，既無法為系爭專利申 請專利範圍第1 項要件編號D 、F 之文義所讀取，就此 部分要件即應進行均等分析。 （２）要件編號d部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號D 之技術手段 係利用塑膠原料與植物纖維混合，並將植物纖維外露於 表層，因纖維具有不規則之態樣，即可直接成形一粗糙 接合面，而無須再另外加工，以有效降低鞋面與鞋墊脫 離損壞之功能，是系爭專利因具有第一粗糙接合面之粗 糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦阻力，達 到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面增加磨擦 面積之效果。然原證8 拖鞋鞋墊邊框表面光滑平整，並 未有系爭專利將植物纖維外露於表層，即可直接成形一 粗糙接合面，而無須再另外加工之技術特徵，技術手段 實質不相同；另因不具有第一粗糙接合面以及第二粗糙 接合面，自亦無法達成系爭專利有效降低鞋面與鞋墊脫 離損壞之功能，並達到強化貼附效果之目的及透過第二 粗糙接合面增加磨擦面積之效果。則兩者尚難認係以實 質相同之技術手段，達成實質相同功能，並產生實質相 同之結果，是原證8 拖鞋要件編號d 並未落入系爭專利 申請專利範圍第1 項要件編號D 之均等範圍。 （３）要件編號f部分： 系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號F 為「一鞋面 ，該鞋面之周緣係黏合於邊框之第一粗糙接合面，該鞋 面之兩端插接於鞋墊與鞋大底間，並與邊框之第二粗糙 接合面接合者」。系爭專利因具有第一粗糙接合面之粗 糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦阻力，達 到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面增加磨擦 面積之效果。然原證8 拖鞋鞋墊側邊不具有與鞋面接合 之第一粗糙接合面，鞋墊底部亦未設有與鞋面周緣接合 之第二粗糙接合面，已如上述。兩者尚難認係以實質相 同之技術手段，達成實質相同功能，並產生實質相同之 結果，是原證8 拖鞋要件編號f 並未落入系爭專利申請 專利範圍第1 項要件編號F 之均等範圍。 ５、準此，原證8 拖鞋要件編號d 、f 既未落入系爭專利申請 專利範圍第1 項要件編號D 、F 之均等範圍，原證8 拖鞋 自未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍或均等 範圍。 ６、系爭專利申請專利範圍第2 至5 項為直接或間接依附第1 項之附屬項，故申請專利範圍第2 至5 項均包含第1 項之 所有技術特徵，再附加各項次所進一步界定之附屬技術特 徵。準此，原證8拖鞋既未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍，已如前述，則原證8 拖鞋自亦未落入系爭 專利申請專利範圍第2 至5 項之權利範圍。 （七）原證8 拖鞋鞋墊是否落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 項？ １、經解析系爭專利申請專利範圍第7 項，其技術特徵可解析 為4 個要件，已如上述。 　２、原證8 拖鞋鞋墊經對應系爭專利申請專利範圍第7 項各要 件解析其技術內容，可對應解析為4 個要件，分別為： （１）要件編號k「一種環保鞋墊，其包括：」； （２）要件編號l 「一鞋墊，係連接於該鞋大底之第二表面， 該鞋墊主體為一塑膠層，該塑膠層之周邊設有一邊框， 其中該邊框係由塑膠原料與植物纖維混合製成，其特徵 在於：」； 　（３）要件編號m 「該邊框之表面呈現平滑，未有植物纖維係 至少一部分外露於邊框表面，並形成至少一個第一及第 二接合面，其中該第一接合面係設置於邊框側面，該第 二接合面係設置於底部；」； 　（４）要件編號n ：「一片體，係相對鞋墊頂面外形而成型， 　　　　用以包覆該鞋墊頂面，其中該片體係為一皮革材質者； 　　　」。 ３、原證8 拖鞋鞋墊未落入系爭專利申請專利範圍第7 項之文 義範圍： （１）經比對後，原證8 拖鞋鞋墊之要件編號k 、l 、n 與系 爭專利要件編號K 、L 、N 之文義相同，故原證8 拖鞋 鞋墊要件編號k 、l 、n 部分可為系爭專利申請專利範 圍第7 項要件編號K 、L 、N 之文義所讀取，被上訴人 立興公司亦不爭執（見原審卷㈡第23頁），是兩造就原 證8 拖鞋鞋墊要件編號m 部分有爭執。 （２）要件編號m部分： 原證8 拖鞋鞋墊邊框表面呈現光滑平整，並未有植物纖 維係至少一部分外露於表面之情形。而邊框側面與鞋面 接合之第一接合面，及鞋墊底部與鞋面接合之第二接合 面，雖經拆解，惟因接合面已以黏膠膠合緊固，縱切開 鞋墊側邊與鞋面之接合部分，仍無法得知未膠合前之接 合面表面狀態，自無法確認上開第一及第二接合面是否 為粗糙表面，已如上述，則上訴人所提證據資料既無法 證明原證8 拖鞋鞋墊之上開接合面處原本為粗糙面之情 況下，自難認原證8 拖鞋形成至少一第一及第二粗糙接 合面，是原證8 拖鞋之要件編號m 無法讀取系爭專利申 請專利範圍第7 項要件編號M 之文義。 ４、原證8 拖鞋鞋墊未落入系爭專利申請專利範圍第7 項之均 等範圍： （１）原證8 拖鞋鞋墊要件編號m 部分，既無法為系爭專利申 請專利範圍第7 項要件編號M 之文義所讀取，就此部分 要件即應進行均等分析。 （２）要件編號m部分： 系爭專利申請專利範圍第7 項之要件編號M 之技術手段 係利用塑膠原料與植物纖維混合，並將植物纖維外露於 表層，因纖維具有不規則之態樣，即可直接成形一粗糙 接合面，而無須再另外加工，以有效降低鞋面與鞋墊脫 離損壞之功能，是系爭專利因具有第一粗糙接合面之粗 糙介面特性，可增加黏合接觸面積，提升摩擦阻力，達 到強化貼附效果之目的及透過第二粗糙接合面增加磨擦 面積之效果。然原證8 拖鞋鞋墊邊框表面光滑平整，並 未有系爭專利將植物纖維外露於表層，即可直接成形一 粗糙接合面，而無須再另外加工之技術特徵，技術手段 實質不相同；另因不具有第一粗糙接合面以及第二粗糙 接合面，自亦無法達成系爭專利有效降低鞋面與鞋墊脫 離損壞之功能，並達到強化貼附效果之目的及透過第二 粗糙接合面增加磨擦面積之效果。則兩者尚難認係以實 質相同之技術手段，達成實質相同功能，並產生實質相 同之結果，是原證8 拖鞋鞋墊要件編號m 並未落入系爭 專利申請專利範圍第7 項要件編號M 之均等範圍。 ５、準此，原證8 拖鞋鞋墊要件編號m 既未落入系爭專利申請 專利範圍第7 項要件編號M 之均等範圍，原證8 拖鞋鞋墊 自未落入系爭專利申請專利範圍第7 項之文義範圍或均等 範圍。 ６、系爭專利申請專利範圍第8 項為直接依附第7 項之附屬項 ，故申請專利範圍第8 項包含第7 項之所有技術特徵，再 附加第8 項所進一步界定之附屬技術特徵。準此，原證8 拖鞋鞋墊既未落入系爭專利申請專利範圍第7 項之權利範 圍，已如前述，則原證8 拖鞋鞋墊自亦未落入系爭專利申 請專利範圍第8 項之權利範圍。 （八）上訴人所提證據資料既無法證明原證4 、6 、8 拖鞋落入 系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之權利範圍，原證4 、 6 、8 拖鞋鞋墊落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 項之 權利範圍，則就系爭專利申請專利範圍第1 至5 、7 、8 項有無應撤銷原因？原證8 拖鞋之鞋墊是否為被上訴人立 興公司所製造，抑或為上訴人製造？有無權利耗盡原則之 適用？被上訴人立家公司是否有販賣原證6 拖鞋？被上訴 人立達公司是否有販賣原證4 拖鞋？被上訴人立家、立達 公司有無侵權之故意、過失？上訴人可否請求被上訴人負 連帶損害賠償責任？損害賠償金額如何計算？上訴人請求 被上訴人不得製造系爭拖鞋產品，並應將拖鞋產品及生產 工具全數回收銷燬及其他必要處置，有無理由等爭點，既 不影響上開判斷，自無逐一審酌之必要。 五、綜上所述，上訴人所提證據資料既無法證明原證4 、6 、8 拖鞋落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之權利範圍，原 證4 、6 、8 拖鞋鞋墊落入系爭專利申請專利範圍第7 、8 項之權利範圍，即難遽認被上訴人侵害系爭專利。則上訴人 依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項、第3 項、民法 第184 條第1 項、第2 項前段、第185 條第1 項前段、第28 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人不得未經上訴 人同意自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用 或基於上開目的而進口侵害系爭專利權之物品及為其他侵害 系爭專利權之行為；被上訴人應將其已製造、販賣、為販賣 之要約、使用或基於上開目的而進口侵害系爭專利權之物品 、生產工具全數回收並銷毀或為其他必要之處置；被上訴人 應連帶給付上訴人135 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，即有未合， 不應准許。其假執行聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為 上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚無不合。上 訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁 回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 ，附此敘明。 七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　7　　 月　　10　　日 智慧財產法院第三庭 審判長法　官 汪漢卿 法 官 蔡惠如 法 官 陳容正 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項 但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　7　　 月　　16　　日 書記官　劉筱淇 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。