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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年度民公訴字第5號 原　　　告　粉絲谷資訊股份有限公司 法定代理人　洪佩伶 訴訟代理人　陳志隆律師 被　　　告　奧運實業有限公司 兼　　　上 法定代理人　李昇達 被　　　告　謝美鳳 被　　　告　廖尹琪 共　　　同 訴訟代理人　吳金棟律師 上列當事人間公平交易法損害賠償事件，本院於中華民國105 年 1 月5 日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應連帶給付原告新臺幣貳拾萬元，及自民國一○四年五月十 六日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔十分之二，餘由原告負擔。 本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣貳拾萬元為原告預供 擔保得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 一、程序方面： 原告起訴後於民國104 年6 月1 日具狀捨棄原訴之聲明第2 項（見本院卷第158 至158 頁反面），後於104 年6 月8 日 更正原捨棄之主張為撤回（見本院卷第174 至174 頁反面） ，嗣於104 年11月3 日當庭減縮第1 項聲明利息起算日於10 4 年5 月16日起算（見本院卷第232 頁之言詞辯論筆錄）， 皆經被告等同意（本院卷第266 頁之言詞辯論筆錄）。因原 告請求之基礎事實同一，並不甚礙被告等之防禦及訴訟之終 結，亦皆得被告等同意，與民事訴訟法第255 條第1 項第1 、2 、3 、7 款、第262 條第1 項規定相符，自應准許。 二、原告主張： ㈠著作權人大韓民國商捷拓伊社（Jetoy Inc.，下稱韓商捷拓 伊社）所繪製之各式不同之「甜蜜貓」造型圖案，為我國著 作權法保護之「美術著作」。並於2010年5 月1 日、6 月1 日專屬授權給原告在台灣輸入、散布、銷售權，並有專屬代 理以及於台灣地區打擊非法盜版商品之權限，且「甜蜜貓」 相關商品及The Cat 圖案（如附圖1 所示，下稱系爭圖形） 已於我國具有相當之知名度。韓商捷拓伊社之公司負責人金 洗我（原名金明秀）於101 年12月26日簽署授權同意書，同 意自99年5 月1 日起至今，將登記於其名下之商標專屬授權 予原告在臺灣地區，享有專屬進口（輸入）、散布、經銷及 銷售相關商品之權利，並專屬授權原告進行必要之法律行動 。 ㈡原告前於102 年5 月初及5 月底發現被告李昇達以被告奧運 實業有限公司（下稱被告公司）之名義，未經原告之同意， 竟以系爭圖形於101 年6 月25日向不知情之經濟部智慧財產 局（下稱智慧局）提出商標申請獲准註冊商標，指定類別為 第18類之皮包等商品。甚且，被告李昇達女兒為李姵萱，於 101 年03月23日因以拍賣帳號Z0000000000 在網路上違法「 大量」販售原告所專屬被授權之「Jetoy 」品牌之「仿品」 ，遭保護智慧財產權警察大隊在新北市○○區○○路○巷○ 號○號破獲，查扣大量仿品後，由檢察官聲請簡易判決處刑 並為新北地院刑事庭為判決，並經新北地方法院103 年度智 易字第16號判決認定侵害原告授權方（韓商捷拓伊社）著作 財產權在案，顯見被告等確有惡意仿冒抄襲，意圖攀附原告 授權方（韓商捷拓伊社）及原告公司商譽之情事無疑；亦經 本院103 年民著訴字第23號判決肯認。且該名李姵萱亦為奧 運實業有限公司之董事之一，此有公司登記資料可稽。故被 告李昇達明知、非法重製韓商捷拓伊社所享有著作權之創作 ，以其作為商標申請之圖案，目的即欲阻礙專屬被授權人粉 絲谷公司或韓商捷拓伊社在台灣之行銷及營運。 ㈢被告李昇達於取得註冊第00000000號之商標（如附圖2 所示 ，下稱系爭商標）註冊後，授權給沛麗星國際有限公司（下 稱沛麗星公司），而沛麗星公司之負責人為李珮萱，亦為被 告公司之董事。其明顯就是想要利用非法盜版他人著作，為 商標登記，使其女兒販售仿品之行為合法化，。 ㈣被告公司之所營事業與原告公司所營事業（如日常生活用品 批發、日常生活用品零售、國際貿易、投資顧問等）顯有重 疊，故就本案雙方所從事之業務觀之，應具有競爭關係。而 被告等明知原告公司所獨家授權販售之系爭著作商品，已廣 獲我國相關消費者之普遍認知，而故意使用相同或類似之美 術著作於其商品之上，致與原告公司之商品混淆。被告等更 以損害原告事業為目的，指示知情之員工即被告謝美鳳、廖 尹琪向原告公司之直營門市○○路商及經銷商，包括有知名 網站「Zakka 雜貨網」、Yahoo 的「火星玫瑰—日韓小舖」 、賣家「ikorea888 」、「PChome」等通路寄發警告函，指 稱原告及合法經銷商侵害伊之商標權云云，要求原告之直營 門市及合法經銷商等，將印有系爭圖形之商品全數下架。且 自被告等寄發警告函時起，原告之直營門市及合法經銷商（ 如Yahoo 超級商城及PChome等) 等均不敢再販售系爭圖形系 列商品之商品。是以，原告明明為系爭圖形之合法授權使用 人，卻因販售通路均遭被告等惡意警告之情況下，致使通路 商、經銷商不敢再販售上有系爭圖形之商品，斷絕與原告間 之交易，原告之銷售額從每月10萬多元的銷售金額瞬間驟減 至4 萬元，又因下架商品數達80項商品，系爭圖形之商品約 45萬元的商品因此滯銷，原告因此也被迫無法再引進銷售系 爭圖形商品。被告此等惡劣手法，除侵害原告公司之名譽權 外，更以搶登記商標之方式，顯出於明知故意而採行手段以 排除其他競爭者，而有妨礙市場競爭之情形。 ㈤被告等人於102 年6 月4 日起，即以獲有系爭圖形之商標權 為由，向原告公司之直營門市○○路商及經銷商寄發警告函 ，致使原告之直營門市○○路商及經銷商將系爭圖形商品全 數下架，經原告查核其實際受損害額為1,440,000 元。被告 等之共同侵權行為乃故意行為，侵害原告權利之情節當屬重 大，法院當得依公平交易法第32條之規定，酌定損害額以上 之賠償，向被告等請求連帶賠償1,000,000 元整之損害賠償 ，應屬適當。 ㈥爰依公平交易法第19條第1 項第1 款、第22條、第24條、第 31條等規定請求被告等連帶賠償100 萬元及利息。 ㈦並聲明： ⒈被告等應連帶給付原告1,000,000 元，及自104 年5 月16 日起至清償日止年利率5%之利息。 ⒉原告願供擔保，請准予宣告假執行。 三、被告等抗辯： ㈠被告謝美惠、廖尹琪僅為被告公司之受雇人，受被告李昇達 指示從事網路行銷，並無違法，自無令其負擔民事責任。 ㈡被告公司與李昇達部分，原告業經起訴，並經本院101 年度 民著訴第23號判決，仍於本院上訴審審理中，應禁止一事再 理。 ㈢原告起訴內容，與另案新北地方法院103 年度智易字第16號 （違反著作權法）案件，其當事人李昇達係上開案件被告李 姵萱之父親，犯罪事實相近，雖非法律上同一案件，然其犯 罪事實盡同，應適用民事訴訟法第249 條第2 項，逕予駁回 。 ㈣原告對於被告何項銷售行為違反本法第5 條至第20條限制競 爭、獨占防制、或其他違反本法之詳情，皆未提出具體事證 。關於原證44「102 年銷售商品報表140 項」，並無對於被 告何項行為違反本法？侵害數量？並無具體說明，難稱已符 起訴要件。被告係合理使用「貓圖形」與原告提出係韓國金 明秀「美術著作物甜蜜貓」，其間互不影響，且被告使用早 於15年前開始，被告正式申請貓圖形註冊商標係102 年1 月 1 日起，更不生侵害原告商標權問題。被告既無違反本法行 為，故原告訴請賠償100 萬元為無理由。 ㈤並聲明： ⒈原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 ⒉被告如受不利判決，願供擔保，請求免於假執行。 四、得心證理由： 原告主張被告等寄發之系爭警告函，業已侵害原告就系爭圖 形產品之交易行為，並致原告受有財產上之損害及信譽上之 損害等情，為被告所否認，並以前詞置辯。茲就兩造爭執， 分述如下： ㈠查公平交易法雖於104 年2 月4 日修正，惟本件原告主張被 告違反公平交易法之時間為102 年6 月4 日，是本件有關被 告公司是否違反公平交易法，應以100 年11月23日修正公布 之公平交易法為斷（下稱修正前公平法），合先敘明。 ㈡按以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供 給、購買或其他交易之行為，而有限制競爭或妨礙公平競爭 之虞者，事業不得為之；除本法另有規定者外，事業亦不得 為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，修正前 公平交易法第19條第1 款、第24條分別定有明文。次按事業 不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之 不實情事，修正前公平交易法第22條亦定有明文。所謂事業 不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之 不實情事者，乃指事業為競爭之目的，積極以媒介物傳播或 宣傳之方式，陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事 而言，是此類行為必須有傳播或宣傳之行為為其客觀外在事 實，倘無此類事實，係因報章媒體以新聞事件方式報導，非 由該競爭事業積極主導，自不能因此認為有上開規定之適用 。又事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠 償責任；法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為， 得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明 損害額之三倍。侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得 請求專依該項利益計算損害額，同法第31條、第32條亦分別 定有明文。次按同法第45條規定：依照著作權法、商標法或 專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。準此，智 慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產 權相關法律正當行使其權利，而無公平交易法之適用，惟如 以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之，造成足 以影響交易秩序之情事者，則屬濫用智慧財產權之行為，應 受公平交易法之規範（最高行政法院98年度判字第1479號判 決參照）。 ㈢次按，公平交易委員會對於是否屬於上開修正前公平交易法 第45條「行使權利之正當行為」，訂有警告函處理原則，以 供相關事業遵循，該警告函處理原則係公平交易委員會本於 公平交易法主管機關之立場就該法第45條所為解釋性之行政 規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行 為，有無濫用權利，致生該法所禁止之不公平競爭行為，自 與法律保留原則無違（司法院釋字第548 號解釋參照），是 本院判斷被告等行為是否屬於「依照商標法行使權利之正當 行為」，自得參酌上開警告函處理原則加以認定。又被告等 係於102 年6 月4 日寄發警告函，自應依公平會於101 年3 月12日公法字第1011560318號令發布（溯及自000 年0 月0 日生效）之警告函處理原則（下稱101 年警告函處理原則） 為其依據，查「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始 發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之 正當行為：㈠經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權 受侵害者。㈡經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作 權受侵害者。㈢將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑 定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製 造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一 項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序， 或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具 體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行 排除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列確認權利受侵害 程序，且無公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條 、第二十四條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作 權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠發函前已事 先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除 侵害。㈡於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容 、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地 、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系 爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵 害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注 意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受 通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之 程序。」、「事業未踐行第三點或第四點規定之先行程序， 逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為 者，構成公平交易法第二十四條之違反。」101 年警告函處 理原則第3 點、第4 點、第5 點第1 項定有明文。準此，若 商標權人於寄發警告函前，並未事先或同時通知可能侵害之 製造商、進口商或代理商請求排除侵害之先行程序，而逕發 警告函，使收受警告函者誤信有侵害發函者之商標權之情事 ，其在公平競爭秩序之維護上，其行為已涉及欺罔且影響交 易秩序，應構成修正前公平交易法第24條「足以影響交易秩 序之欺罔」之要件。 ㈣經查，被告公司於102 年6 月4 日向原告經銷商宇越國際有 限公司、火星玫瑰、ikorea888 、商店街、京站實業股份有 限公司寄發電子警告信函謂「本公司之商標名稱：『貓圖形 』第18類之商標註冊，為經濟部智慧財產局登記在案，商標 註冊號數00000000。貴網站有使用本商標侵權行為，請接到 本通知後即刻下架。否則一切依法行事。請勿自誤。告知人 （商標權人）：奧運實業有限公司」，該電子警告函並附上 系爭商標之商標註冊證及被告公司營利事業登記證等情（見 本院卷第280 至299 頁），為被告公司所不否認，惟查系爭 商標圖示之「The Cat 」著作，業經本院103 年度民著訴第 23號判決認定「捷拓伊社在其官網亦載明其享有著作權，並 在100 年6 月1 日所簽署之著作權授權同意書上，附上「Th e Cat 」之圖樣，且載明該著作係其於99年8 月20日所創作 等情，有韓國著作權委員會之著作權登錄證及捷拓伊社之官 網資料暨著作權授權同意書附卷足憑」及被告公司係於訴外 人公司101 年3 月23日經保智大隊搜索並扣押如原證7 所示 之系爭產品後，方於101 年6 月25日以與「TheCat」著作幾 乎相同之貓圖形，向智慧局申請註冊商標，復經智慧局於10 2 年1 月1 日核准註冊，足見奧運公司申請註冊系爭商標並 非善意等情，有本院103 年度民著訴第23號判決附卷可參（ 本院卷第62至70頁），是被告公司顯係因競爭關係及上揭偵 查案件，知悉原告之「The Cat 」著作，意圖仿襲而以幾乎 相同之圖樣申請註冊系爭貓圖形商標，依商標法第30條第1 項第12款本文規定，被告公司所為系爭貓圖形商標之註冊申 請原不應准許，並業經智慧局就系爭商標之註冊為應予撤銷 之評定，有智慧局104 年10月2 日（104 ）智商00495 字第 10480500860 號商標評定書附卷可參（見本院第224 至227 頁）。被告公司持意圖仿襲之系爭商標，於寄發警告信函卻 只向原告之經銷商寄發，而未同時通知原告，使原告無法在 第一時間向其交易相對人說明，衡諸一般交易常情，交易相 對人若收受第三人寄發侵害商標權之警告函，交易相對人為 避免涉入爭訟往往會心生疑懼甚至拒絕交易，此一般經驗法 則且為可預期之結果，被告公司此積極欺罔之行為實有影響 交易秩序之可能，該欺罔行為不因其於取得意圖仿襲而搶註 而得之系爭商標而認為合法，揆諸上開公平交易法第19條第 1 項及第24條之說明，被告公司行為自違反修正前公平交易 法第19條第1 項及第24條規定甚明。 ㈤被告雖辯稱：其存證信函並未提及原告侵害其商標權，被告 公司有系爭商標權，其寄發警告信函之行為屬於正當權利行 使云云，惟查： ⒈系爭存證信函雖無要求原告經銷商停止與原告交易之字樣 ，然有系爭商標圖樣之「The Cat 」圖樣商品係由原告所 供應，此為被告公司所知之甚詳，被告公司於存證信函載 明請原告經銷商「請接到本通知後即刻下架。否則一切依 法行為」，即間接表明要求原告經銷商停止與原告交易之 意，且修正前公平交易法第24條只要達到抽象危險已足， 不以實害為前提，被告公司之欺罔行為由客觀之正常交易 秩序觀之，已足使好市多公司對於與原告交易產生疑慮， 自符合修正前公平交易法第24條之規定。 ⒉又系爭商標雖於102 年1 月1 日取得商標註冊，然其係因 被告公司因競爭關係及上揭偵查案件，知悉原告之「The Cat 」著作，意圖仿襲而以幾乎相同之圖樣申請搶註系爭 商標，已如前述，故並非獲得註冊系爭商標即符合商標法 所定之商標註冊要件，被告對系爭商標係搶註而來亦知之 甚詳，又公平交易法之目的在維護交易秩序，促進公平競 爭，因此商標權人縱使行使其商標權，仍不得以違反公平 競爭之方式為之，以免影響公平交易秩序，此即修正前公 平交易法第45條規定之目的。本件被告以積極欺罔之方式 於警告信函中隱瞞其搶註系爭商標之事實佯稱已取得商標 權，已違反公平交易法第24條規定，依101 年警告函處理 原則第4 點規定規定已無從構成正當權利行使之要件，況 被告公司亦未證明其於發函前已事先或同時通知可能侵害 之系爭商標權之原告為請求排除侵害之先行程序，其辯稱 所為符合正當權利行使云云，均不足採。 ㈥損害賠償之計算： ⒈按事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠 償責任，修正前公平交易法第31條定有明文。又因故意或 過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以 背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他 人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。民法第184 條第1 項、第2 項前段亦有規定。所謂損害賠償之債，以 有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當 因果關係為成立要件，故原告所主張損害賠償之債，如不 合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在（最 高法院48年台上字第481 號判決參照）。原告主張因被告 公司濫發警告函與經銷商之行為，致原告102 年度6 月至 12月之銷售「The Cat 」圖形商品驟降為平均每月4 萬多 元，與原來平均每月10萬多元收入，其差額為每月6 萬元 ，以24個月計算損失，是請求被告等連帶賠償100 萬元云 云，惟查依原告所提原證44之原告公司銷貨統計分析表， 其所載商品並非只有「The Cat 」圖形商品，是該統計分 析表載損失金額，並非僅來自於「The Cat 」圖形商品， 可見原告所稱出貨與經銷商之營業額有較同期減少情事， 雖屬有據，惟查原告嗣亦未再進口「The Cat 」圖形商品 ，其究係受有多少損害，實難以確定。爰審酌被告公司因 搶註系爭商標並恣意寄發警告信函予原告經銷商，被告公 司違反公平交易法第24條規定，已如前述，而被告公司寄 發存證信函與原告之交易相對人，以積極欺罔方式佯稱已 取得系爭商標權，並通知原告交易相對人原告產品有侵權 疑慮，惟未證明原告產品確屬侵權，主觀上自有侵害原告 商譽之故意或過失存在，客觀上亦會使原告交易相對人對 於與原告交易產生怯步，亦確實造成原告銷售「The Cat 」圖形商品之銷售量減少，考量被告僅寄發一次之警告信 函，侵害期間不長，侵害情節均非重大，獲利數額亦不高 等情，認被告公司以欺罔之方式寄發存證信函影響交易秩 序侵害原告權益之賠償金額以20萬元為適當，應予准許， 逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。 ⒉原告請求被告李昇達、謝美鳳、廖尹琪與被告公司連帶賠 償為有理由： 　 ⑴按數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任；受僱人因執 行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連 帶負損害賠償責任，民法第185 條、第188 條第1 項前 段分別定有明文。次按公司負責人對於公司業務之執行 ，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負 連帶賠償之責，公司法第23條第2 項亦定有明文。 ⑵查被告公司所寄發之警告信函，業已侵害原告之權益， 而被告李昇達為被告公司之負責人，且該警告函之寄發 核屬被告李昇達對於被告公司業務之執行，是被告李昇 達自應依前開規定與被告公司負連帶賠償責任。 ⑶又「民法第188 條第1 項所謂受僱人因執行職務不法侵 害他人之權利，不僅指受僱人因執行其所受命令，或委 託之職務自體，或執行該職務所必要之行為，而不法侵 害他人之權利者而言，即受僱人之行為，在客觀上足認 為與其執行職務有關，而不法侵害他人之權利者，就令 其為自己利益所為亦應包括在內（最高法院42年台上字 第1224號判例參照）。經查被告謝美鳳、廖尹琪係受僱 於被告公司，其等係因執行被告公司職務機會，寄發警 告信函而有侵害原告權益行為，故依前揭規定，被告公 司與被告謝美鳳、廖尹琪應就其侵權行為應分別負連帶 賠償責任。 ⑷連帶責任與不真正連帶責任部分： 被告公司與被告李昇達應依公司法第23條第2 項規定負 連帶賠償責任。至於被告公司與被告謝美謝美鳳、廖尹 琪係依民法第185 條、第188 條第1 項負連帶賠償責任 ，準此，其等對原告之債務具有客觀之同一目的，因相 關之法律關係偶然競合，而由原告於同一訴訟請求，故 為不真正連帶債務，被告其中一人為給付，其他被告於 給付之範圍內即免除給付之義務。 ㈦原告起訴內容，與本院103 年度民著訴字第23號事件係相同 事件，惟查該案係訴外人李姵萱及被告李昇達違反著作權及 商標權之行為，而本件係針對被告等寄發警告函之違反公平 交易法行為，並非同一事件，亦非同一請求，被告認有一事 重覆審理云云，顯屬有誤，附此敘明。 五、綜上所述，原告依修正前公平易法第24條、第31條、公司法 第23條第2 項、民法第185 條、第188 條第1 項前段之規定 ，請求被告連帶賠償20萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即 104 年5 月16日至清償日止按年息百分之5 計算之法定利息 ，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予 駁回。 六、假執行之宣告： 原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核原告勝訴部分， 所命給付之金額未逾500,000元，爰依民事訴訟法第389條第 1項第5款規定，依職權宣告假執行。至原告敗訴部分，其假 執行之聲請失所附麗，不應准許，應予駁回。另被告就本判 決主文第 1 項原告勝訴部分，陳明願供擔保聲請宣告免為 假執行，亦合於法律規定，爰酌定相當之擔保金額宣告之。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判 決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴 訟法第79條、第85條第2 項。 中　　華　　民　　國　　105 年　　 2 　　 月　 　2　 日 智慧財產法院第三庭 法　官　林靜雯 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　105 　年　　2 　　月　　　2 　日 　　　　　 書記官　陳彥君