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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 104年度民商上字第22號 上　訴　人　富蘭德林證券股份有限公司 法定代理人　劉芳榮 上　訴　人　富蘭德林投資有限公司 法定代理人　劉芳榮 共　　　同 訴訟代理人　陳和貴　律師 　　　　　　蘇芳儀　律師 　　　　　　楊益昇　律師 　　　　　　共同送達代收人　林志剛律師 被上訴人　　美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司(FRANKLIN／TEMPL 　　　　　　　　　　ETON DISTRIBUTORS, INC.) 法定代理人　Steven J. Gray 訴訟代理人　謝文倩　律師 　　　　　　賴怡文　律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國 104 年11月23日本院104 年度民商訴字第4 號第一審判決提起上 訴，本院於104 年10月20日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、本院就本件涉外民事事件有管轄權： (一)本件為涉外民事事件： 民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國 法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之 規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之 法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年 度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之被上訴人美國 商富蘭克林坦伯頓承銷公司為美國公司，其為外國法人。職 是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。 (二)我國有國際裁判管轄權： 1.決定國際裁判管轄權之原則： 涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基 礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定 性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民 事法律適用法定其準據法。涉外民事法律適用法規定實體法 律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之 歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上 字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於 涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至 法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後 之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事件 受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及 國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性 、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁 判管轄。 2.侵權行為所生之債： 涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然被上訴 人主張上訴人富蘭德林證券股份有限公司（下稱富蘭德林證 券）與上訴人富蘭德林投資有限公司（下稱富蘭德林投資） 於我國境內侵害其註冊第00000000號「富蘭克林」商標（下 稱系爭商標），請求損害賠償及排除侵害，依被上訴人起訴 主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，系爭商標侵權 行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之 形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地 或私法人主事務所地之法院管轄，適用以原就被之原則。準 此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴 訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項及第15條第1 項等規 定，由我國法院管轄。 (三)本院有第一審及第二審管轄權： 　　按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其 上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上 訴人主張排除上訴人所為侵害其商標財產權，係商標法所生 之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄 權。 二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律： (一)適用侵權行為地法： 按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法 律適用法第25條定有明文。查被上訴人主張上訴人之行為侵 害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無 論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法 律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵 害商標權之侵權事件。因被上訴人主張本件侵權行為發生於 我國境內，且被上訴人所為損害賠償與排除侵害之請求，亦 為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據 法，應依中華民國之法律。 (二)適用商標權應受保護地法： 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。 涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標 的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保 護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、 取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因被上訴人主張 上訴人侵害系爭商標之商標權，據此行使排除侵害商標請求 權，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關，適用涉 外民事法律適用法第42條第1項規定。 貳、實體事項： 一、被上訴人主張： (一)被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人不得使用或授權他人使用 用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標 ，於同一或類似於系爭商標之商品或服務。2.上訴人公司名 稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」，及 非相同或近似於「富蘭克林」公司名稱。3.上訴人不得持有 、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」，或相同或近 似於「富蘭克林」字樣之商品或服務，或使用於任何商業文 書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物。4.上 訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之 招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷 燬。5.上訴人應連帶負擔費用，將本件一審判決書之案號、 當事人、案由及主文之全文，以新細明體16號大小之字體、 以半版規格即全十26公分乘以36公分之版面，刊登於蘋果日 報、中國時報、工商時報、經濟日報及聯合報全國版1日。 6.訴訟費用由上訴人連帶負擔。並主張如後： 1.被上訴人為系爭商標之商標權人： 被上訴人係依美國法設立之公司，為我國未經認許之外國法 人。89年11月1 日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局） 為系爭商標申請註冊，並指定使用於第36類證券投資顧問等 相關服務類別，如附圖1 所示，被上訴人為系爭商標之商標 權人。 2.上訴人侵害被上訴人之系爭商標權： 上訴人明知系爭商標為著名商標，竟使用近似於系爭商標之 富蘭德林文字為其公司名稱之特取部分，並取得註冊第0000 0000號與註冊第00000000號「富蘭德林」商標（下合稱富蘭 德林商標）如附圖2-1 、2-2 所示，分別指定使用於第35類 與第41類之服務類別。上訴人將其富蘭德林商標，用以從事 與被上訴人相同之證券或投資服務產業，足使相關消費者均 有混淆誤認系爭商標與富蘭德林商標為同一來源，上訴人與 被上訴人有關係企業、加盟關係或其他類似關係之聯想，或 有減損系爭商標之識別性或信譽之虞。因上訴人之侵權態樣 同時構成商標法第70條第1 款及第2 款，被上訴人依商標法 第69條第1 項與第2 項與民法第195 條第1 項後段，請求排 除上訴人對系爭商標權之侵害與銷燬相關侵權物品，並回復 被上訴人之受損害之名譽。 (二)被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後： 1.富蘭德林公司特取名稱侵害系爭著名商標權： ⑴系爭商標於上訴人設立時為著名商標： 被上訴人業已提出如附表4 所示，就行銷時間、廣告量、媒 體報導量、消費大眾之印象與識別性、銷售量與價值、占有 率、商標或公司名稱之註冊或登記時間及市場調查資料等證 據。職是，系爭商標於102 年7 月18日上訴人富蘭德林投資 設立與同年12月間之富蘭德林證券設立時，已為著名商標。 ⑵被上訴人提出之證據足證系爭商標為著名商標： ①被上證2係89年2 月間，被上訴人於我國募集銷售之19檔美 國基金與16檔盧森堡基金，由境外基金機構製發予華南商業 銀行、世華聯合商業銀行、上海商業儲蓄銀行等35家銀行美 國基金銷售機構，暨台中區中小企業銀行、萬泰商業銀行、 萬通商業銀行等28家盧森堡基金銷售機構之89年1 月份對帳 單。各該對帳單記載資訊顯示，於89年1 月31日時投資人透 過各銷售機構申購各檔基金之總額。被上證2 表格所載之1, 036,560,876.22美元，為針對各檔基金發給各銷售機構之各 該對帳單所載投資總額加總後之金額，依當時匯率換算為新 臺幣（下同）31,806,580,239.44 元，倘以各投資人投資10 ,000元估算，投資人數達3,180,658 人。 ②被上證1 係90年12月5 日工商時報所載之海外基金淨值表暨 基金檔數統計表，可證富蘭克林於上訴人取得富蘭德林商標 註冊前，便為境外基金市場之前三大品牌。且於89年1 月31 日之時，國人透過銀行申購富蘭克林系列基金淨資產至少已 達31,806,580,239.44 元之規模。 ③被上證4 為95年7 月底至9 月底間，國人投資富蘭克林境外 基金之金額維持相當大之規模，且市占率更均為市場第三名 。富蘭克林境外基金，國人持有金額於境外基金總代理制實 施之初便達142,082,215,206 元，其與總代理制實施前之國 人持有金額亦相去不遠。倘以各投資人投資新臺幣1 萬元估 算，投資人數更達14,208,221人。 ④原證14顯示，被上訴人於102 年6 至7 月境外基金市占率排 名分別第二名與第三名；而於102 年11至12月境外基金市占 率排名均為第二名。足證富蘭德林投資、富蘭德林證券設立 時，富蘭克林境外基金之市占率，持續保持市場前三名之成 績。復以各投資人投資1 萬元估算，其於102 年6 月即富蘭 德林投資設立前之投資人數，高達259,123,686 人；102 年 11月即富蘭德林證券設立前之投資人數，高達270,997,483 人。 ⑶系爭商標於相關財富管理領域為著名商標： ①被上證3為被上訴人於90年至102 年間，所舉辦之自行舉辦 之說明會，包含被上訴人邀請國外之境外基金經理人至臺灣 舉辦者，暨被上訴人自行對一般投資大眾舉辦者。該等說明 會均係向廣大投資群眾提供理財、投資顧問、全球經濟趨勢 等財富管理之訊息，在我國各地共舉行320 場，名稱為全球 股債市投資趨勢說明會或全球投資展望說明會，每場參加人 數為數百至數千人不等。自說明會之名稱及相關資料，足證 被上訴人係以投資理財顧問、財富管理之角色，表彰系爭商 標林指定使用之服務，並同時推廣系爭商標所表彰之境外基 金之金融商品。 ②原證46為臺視三分鐘理財單元，自86年至90年間之週一至週 六上午8 點，被授權人富蘭克林投資顧問公司（下稱富蘭克 林投顧）於臺灣電視公司播出勝券在握節目，先行解析約15 分鐘國際財經趨勢，其後並有專屬之三分鐘理財單元，可見 原證31、56影片與擷圖。其有使用系爭商標提供投資、理財 訊息，並將該單元之精華內容集結成，其為原證8 所示三分 鐘理財書籍。 ③原證44係富蘭克林海外證券投資訊刊，為85年至今富蘭克林 投顧使用系爭商標發行海外證券投資訊刊，內容係提供相關 消費者海外證券投資之訊息。由原證47印刷品印製單據及總 表顯示，87年間文宣含訊刊印製之數量約300 萬份、88年間 約有600 萬份及89年間有690 萬份。且由訊刊記載內容可知 ，系爭商標所表彰之證券投資顧問服務，其於中視、超視、 非凡商業頻道、中廣新聞網、正聲廣播電臺、全國廣播、臺 北之音、自由時報、中國時報、中華日報、中時晚報、鑫報 等媒體，均有播出相關理財、財經資訊之形式，使用系爭商 標。 ④原證9 為非凡新聞之富蘭克林投資心法，其於101 年、102 年間之富蘭克林投顧每週二之20時至21時、21時至22時及週 三下午14時至15時，均於非凡新聞台播出專題，詳細播映時 間如原證53所示，提供相關消費者投資與理財之訊息。 ⑤原證12係高鐵站及捷運富蘭克林國民理財第一站看板廣告， 為102 年間富蘭克林投顧公司於高鐵站及捷運刊登該看板廣 告，表彰系爭商標提供理財與投資顧問等相關服務。 ⑷市場調查可證系爭商標於102年間具高度著名性： ①被上證5-1 至5-6 所示，自95年至104年間，包括讀者文摘 、遠見雜誌、Yahoo!奇摩網站等在內之公正客觀之第三方， 曾多次就富蘭克林品牌進行市場調查。其中讀者文摘曾針對 亞洲地區56萬名民眾進行電話及書面問卷調查、Yahoo!奇摩 網站則就162,370 名網友進行線上問卷調查。 ②被上證5-7 係被上訴人曾於104 年委請貝立德股份有限公司 （下稱貝立德公司）進行電視廣告效益分析之市場調查，該 廣告效益分析報告顯示，富蘭克林品牌於基金、理財及投資 顧問公司品牌，其知名度高達60.3% 。 ③被上證6 為尼爾森行銷研究顧問股份有限公司（下稱尼爾森 公司）及貝立德公司，就自95年至105 年5 月間，富蘭克林 品牌相關之市場廣告量廣告金額，其包含有聲媒體、平面媒 體及戶外媒體之人次，為此提出報告，報告內容直觀反映系 爭商標高度著名性。其中被上證6-1 為0000－0000基金／投 信／投顧媒體廣告投資報告、被上證6-3 為0000－0000.4基 金／投信／投顧媒體廣告投資報告，均顯示富蘭克林品牌係 投信投顧業界之第一大廣告投資者，不論於電視廣告、平面 媒體、廣播媒體及戶外媒體之投資量，暨觸及人次、上刊次 數，均為業界第一。參諸6-2 之0000－0000證券投顧／證券 投信業網路媒體投資報告，顯示富蘭克林品牌之網路廣告瀏 覽量及網路廣告金額等項目，均為投信投顧業者中第一名。 2.系爭商標之使用於金融商品、投資及顧問： ⑴富蘭克林投顧使用系爭商標： 被上訴人所提之系爭商標使用證據，不論係富蘭克林坦伯頓 全球債券基金、富蘭克林證券投顧及富蘭克林投資心法等文 字，均係表彰系爭商標使用於基金之金融商品或投資、顧問 等服務，其屬系爭商標所指定使用商品及服務特性。因系爭 商標無可直接予以標示之產品客體，倘未將基金或投資、顧 問於廣告內容中加以指明，相關消費者無從得知系爭商標係 用於提供基金商品之分銷服務及投資、顧問等服務。準此， 被上訴人商標使用態樣，包含富蘭克林投顧之情狀。 ⑵銀行有使用系爭商標： 據境外基金管理辦法規定，因被上訴人為境外基金機構，富 蘭克林投顧為總代理人，銀行、證券經紀商等銷售通路則為 銷售機構。參諸原證40所示廣告內容，部分是富蘭克林加上 銷售機構名稱之表述方式。此類文宣素材，實際上均由被上 訴人印製後，繼而提供給第一銀行、華南銀行等銷售機構對 外發送。職是，銀行對外發送印有系爭商標之廣告文宣、使 用系爭商標表彰之服務，自應認為被上訴人使用系爭商標。 ⑶相關消費者將富蘭克林作為商標之識別： 被上訴人除有註冊系爭商標外，尚有註冊第00000000號「FR ANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣」商標及註冊第 00000000號「坦伯頓」商標，如附圖3-1 、3-2 所示。故被 上訴人之使用證據，部分包含富蘭克林、坦伯頓、FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣商標併同之使用態樣。 參諸上訴人之使用證據可知，被上訴人自行使用或經媒體報 導時，大部分均係以富蘭克林，字體單獨或粗體放大、富蘭 克林投顧或富蘭克林證券投顧為呈現。準此，就相關消費者 得以將富蘭克林作為商標識別之事實。 ⑷上訴人不得以系爭商標登記作為抗辯事由： 富蘭克林投顧使用系爭商標之證據，均得作為系爭商標之使 用證據，不因是否進行授權登記而影響。被上訴人雖於79年 、80年間開始於我國使用或授權他人使用系爭商標。惟當時 被上訴人尚未取得系爭商標之註冊，被上訴人非系爭商標之 專用權人，自不受61年商標法第26條之規範。職是，被上訴 人是否將其習用之系爭商標授權與他人使用，自屬當事人間 之私法關係。再者，被上訴人於89年間取得系爭商標註冊後 ，依當時商標法第26條係明示採用登記對抗主義，而非登記 生效主義。辦理登記並非授權契約之生效要件，縱使未經登 記，授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人 而已。準此，本件為商標排除侵害事件，非就系爭商標之授 權有無為爭議，上訴人為侵害系爭商標權利之人，自無由以 登記對抗效力之規定為抗辯。 3.富蘭德林為公司名稱特取部分致相關消費者混淆誤認之虞： ⑴上訴人明知系爭商標為著名商標： ①被上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓基金集團，為全球性知名之 基金公司，其於系爭商標申請註冊前，已大量廣泛將富蘭克 林字樣作為商標使用，而成為著名之系爭商標。上訴人主張 其為金融服務之提供者，且上訴人法定代理人劉芳榮於金融 領域中浸淫多年，為財經界之鴻儒，亦曾在與被上訴人刊載 廣告、專文等之相同媒體發表文章，自不能藉詞推諉稱其不 知系爭商標之存在。 ②上訴人法定代理人劉芳榮前分別成立投資公司、證券公司及 諮詢公司，且為該等公司之質實股東。其設立該等公司時， 以實質相同之富蘭德林為公司名稱特取部分成立該等公司， 並經營一般投資業、證券商、投資顧問業、管理顧問業等， 其與系爭商標指定使用服務及系爭商標富蘭克林投顧營業項 目，為類似之業務，而該等公司之所營事業與富蘭德林商標 之指定類全然無涉。足證以合法之富蘭德林商標掩護非法之 富蘭德林商標使用。準此，上訴人以極其近似系爭商標字樣 之富蘭德林作為商標，攀附被上訴人之商譽，並經營第36類 業務。再者，因上訴人無法以近似於系爭商標字樣之富蘭德 林取得第36類之商標註冊，始透過取得第35類企業管理顧問 註冊之方式作為掩護，成立數家公司，藉此擴大富蘭德林商 標之使用範圍，以強化相關消費者對上訴人所經營之業務， 係第36類財務管理、投資顧問等業務之印象。 ③上訴人將拱橋圖樣分別註冊為5 個不同商標，其中註冊第00 000000號之商標指定使用於第36類「不動產之租售、買賣、 租賃之仲介；資本投資；古董、珠寶、玉石等之估價服務； 慈善基金籌募；財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問 服務；信用調查。」等服務，如附圖4-1 所示。該商標雖有 權於第36類之服務範疇內使用，惟不當然使拱橋圖樣加上富 蘭德林圖樣得以第36類之服務範疇內合法使用。且上訴人至 少早於申請拱橋商標註冊之91年7 月22日起，有意經營第36 類之業務。 ⑵富蘭德林以近似系爭商標文字為公司特取名稱： ①就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合， 其中3/4 之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成 乃高度近似甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中 間而特別注意首尾之狀況。準此，富蘭德林與富蘭克林顯較 首字相同而尾字不同之兩商標，易導致混淆誤認。就讀音而 言，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第三字不同，倘非 特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易 區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，且德與克均係以「ㄜ」作 為尾音，唱呼兩者時，極易使聆聽者認為聽到完全相同之詞 組。故就讀音部分，德與克之差別根本無意義。再者，就觀 念之判斷，富蘭克林文字組成，其於中文不具固有意思而具 有獨特性及識別性。富蘭德林於中文不具固有意思，對使用 中文之我國人民，系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人 之整體來自同一翻譯文字之印象，兩者實質相同。 ②被上訴人之富蘭克林係出於Franklin之音譯，上訴人雖抗辯 富蘭德林係Friendly之音譯云云。然相關消費者於購買之時 ，並無法以感官得知富蘭德林背後形成之原因。準此，判斷 富蘭克林與富蘭德林是否相同或近似時，不應將Friendly列 入考量。再者，上訴人出於攀附富蘭克林而使用富蘭德林， 不僅未將Friendly申請註冊，亦無實際使用之證據。且富蘭 德林係由Friendly而來，應選擇友善或親切等詞彙，以符合 其Friendly或拱橋造型圖樣之意境，非選擇富蘭德林，自無 法象徵與客戶間建立友善的橋梁與溝通管道為商標。 ⑶富蘭德林文字致相關消費者混淆誤認之虞： ①被上訴人之系爭商標雖非屬識別性最高之獨創性標識，惟其 屬於與指定使用商品或服務本身或其品質功用或其他特性全 然無關，其為任意性標識，識別性強度僅次於獨創性標識。 且被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大 、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別， 足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。再者，系爭 商標雖源自於外文姓氏Franklin之音譯。然經被上訴人逾20 年使用系爭商標，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文 字特殊之意義與觀念，已超脫初期姓氏之原意。準此，系爭 商標透過長期廣告與行銷，已高度強化識別性，使相關消費 者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。參 諸富蘭德林與富蘭克林實質相同，相關消費者於購買之時施 以普通注意，均會認為上訴人之富蘭德林與被上訴人之系爭 商標近似。 ②上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類 似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營 之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。上訴人係特取名 稱與系爭商標文字實質相同之公司，且其業務種類名稱證券 、投資及所營事業，亦與富蘭克林投顧於字面為極其相近似 之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種 類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標雖指 定使用於第35類與第41類服務之類別，惟所營事業不僅與所 屬商標之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第 36類金融類。準此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的， 為跨業經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤 認。再者，上訴人證券商業務與被上訴人證券投資顧問業務 ，其於符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並 經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管 理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務 、辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務，足 證兩者之業務事實上多有重疊。 ③行政案金融監督管理委員會證券期貨局（下稱金管會證期局 ）雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並不 妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或 類似業務之可能。準此，證券承銷商於符合法定資格可經營 證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，上訴人是 否取得前揭許可，絕非所問，因相關消費者於現實生活中已 習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券商。職 是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管 理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人提供之 服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。 　④上訴人成立前，雖其所屬之富蘭德林事業群，即於報章雜誌 中以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表匯率市場、 資本市場分析，提出第36類金融服務相關之專欄文章。然臺 北富蘭德林諮詢公司營業項目為投資顧問業及管理顧問業， 富蘭德林商標則係指定使用於第35類與第41類，未涵蓋第36 類之金融相關服務。職是，上訴人所屬之富蘭德林事業群當 初經營金融相關服務之合法性，自屬可議。再者，上訴人富 蘭德林證券於102 年間成立後，係以富蘭德林名義直接提供 金融服務外，並將過往92年至101 年間以富蘭德林事業群、 上海富蘭德林等名義發表之專欄，上傳至公司網頁供不特定 大眾瀏覽閱讀，延續富蘭德林事業群、上海富蘭德林違規於 我國經營金融業務之事實，並與上訴人接洽業務，係以富蘭 德林證券之名義，其於我國市場進行金融、財務、諮詢、顧 問等業務之行銷，實質已為經營第36類金融服務相關業務。 　⑤上訴人所提之臺灣金融分析專業人員協會（CFA Society Ta iwan，下稱CFA 協會）講座相關資料，亦表示上訴人將富蘭 德林使用於第36類之金融類服務，且上訴人法定代理人以證 券公司董事長身分，其於具有高度金融專業之CFA 場合演講 ，則與會之專業金融人士，因場合之加乘，深化上訴人及其 公司所屬集團是從事第36類之金融服務，足證富蘭克林與富 蘭德林已生混淆誤認之情事。 ⑷被上訴人具有多角化經營之情形： 被上訴人使用系爭商標，跨足財務與投資經理服務、財務與 投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務 、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、對各種事 業生產投資、共同基金投資服務、證券，包括共同基金之分 銷服務、投資信託服務、證券經紀服務、人壽保險、年金保 險之發行與管理、其他所授權承保人之人壽保險及年金保險 之再保險、股票過戶代理服務、銀行服務、信用卡服務等。 非僅基金單一業務，具有多角化經營之情形。準此，系爭商 標保護範圍應予以擴張至投資顧問、理財等相關服務。 4.富蘭德林商標之使用減損系爭商標識別性或信譽： 上訴人之富蘭德林商標具強烈指示於被上訴人或富蘭克林投 顧此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因上訴人以富蘭 德林商標使用與系爭商標極類似之有價證券相關金融商品之 財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參諸 上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國、金融服務 ，足證上訴人係以富蘭德林商標與公司名稱從事金融服務， 為主要業務。準此，上訴人實際經營之業務與被上訴人商標 所表彰之證券投資顧問業，同屬第36類金融服務業之類別。 復觀上訴人使用富蘭德林商標之情形，有使相關消費者直接 聯想被上訴人經營之證券投資顧問業，係以大陸市場為基礎 ，或認為上訴人係由被上訴人設立，專以提供大陸相關金融 服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或信譽之情事。 且上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務， 倘相關消費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標 之負面印象，將有損於被上訴人經營20年有餘之金融專業形 象及信譽，致被上訴人信譽減損。 5.上訴人權利濫用抗辯已生失權： 上訴人權利濫用抗辯於105 年2 月5 日始提出，顯已與民事 訴訟法第447 條規定相悖，且並無任何同條第1 項但書之情 形。況被上訴人基於商標法所為之請求，為出於正當權利行 使，並無權利濫用之情事。被上訴人未就富蘭德林商標提出 評定或異議之行政救濟申請。係因上訴人所屬集團早期均以 富蘭德林上海對外表彰，且上訴人所屬集團早期從事臺商大 陸法令諮詢，被上訴人遂誤認上訴人所屬集團為中國公司。 嗣後上訴人所屬集團改為使用富蘭德林事業群，其仍標榜其 自身從事大陸法令諮詢，被上訴人基於不欲濫用商標權與浪 費行政資源之考量，未對上訴人主張任何權利。迄上訴人於 102 年間在我國分別設立兩家公司後，被上訴人始知上訴人 所屬集團早已逾越其商標授權範圍，以富蘭德林為商標及公 司名稱特取部分，從事非富蘭德林商標指定使用商品或服務 範疇第36類業務。準此，被上訴人於得知上訴人涉入第36類 業務時，即決意主張權利，自無權利濫用之情事。 二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠原 判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分被上訴人於一 審之訴駁回。並主張如後： (一)被上訴人不足證明系爭商標之使用情形： 1.系爭商標不具識別性： 系爭商標所使用之富蘭克林係Franklin中文音譯，屬既有之 詞彙，未經特殊之設計，本不具先天識別性欠缺先天識別性 。被上訴人雖抗辯稱其於79年至80年間，富蘭克林投顧為表 彰其基金投資及財務顧問服務，並提出財經新聞紙刊登之廣 告、79年至87年間於經濟日報之報導富蘭克林、85年3 月15 日至89年6 月30日系爭商標為富蘭克林投顧發行之富蘭克林 海外證券投資訊刊等件為憑云云。惟其所提之證據，非指系 爭商標為表彰富蘭克林投顧之服務，係以說明性文字表示方 式，說明各家行庫所銷售基金名稱或公司名稱。準此，商標 使用證據不足使相關消費者，認識其將富蘭克林為商標使用 。 2.廣告內容無法作為系爭商標使用之證據： ⑴富蘭克林投顧與第一銀行未使用系爭商標： 被上訴人提出之79年至80年間之廣告內容，多為第一銀行代 售基金訊息，廣告上僅有第一銀行，無富蘭克林投顧之名稱 。刊登者應為第一銀行，被上訴人亦未舉證為富蘭克林投顧 所為。再者，於79年至80年間，無論係被富蘭克林投顧或為 代銷基金之第一銀行，就系爭商標均未獲合法授權使用之權 源。且系爭商標於89年始註冊，82年以前之商標法規定商標 不得授權他人使用。準此，該廣告內容無法作為系爭商標使 用之證據。 ⑵新聞報紙之報導未使用系爭商標： 被上訴人提出79年至87年間於經濟日報等新聞報紙之報導， 雖有系爭商標名稱。惟篇幅甚小，且報紙所刊登之理財資訊 ，傳達予相關消費者之訊息，係理財資訊來源為富蘭克林投 顧所提供，而字體亦無特殊設計，且編排未特別凸顯富蘭克 林文字，相關消費者無從認知富蘭克林為商標使用。再者， 85年至89年間之富蘭克林投顧發行之富蘭克林海外證券投資 訊刊，其富蘭克林字體無特殊設計、編排無特別凸顯富蘭克 林，僅屬刊物名稱。未見被上訴人提出發行之數量及訂閱之 讀者數量，究竟是否屬公開而為相關消費者得普遍取得之讀 物或其發售之據點為何。準此，被上訴人提出關於富蘭克林 使用之證據資料，對照其前後語意，均為富蘭克林投顧等語 ，並非商標使用。 (二)系爭商標非著名商標： 1.上訴人設立時之系爭商標非著名商標： ⑴富蘭克林僅表徵營業主體： 系爭商標因不具有先天識別性，屬於識別性較弱之商標。鑒 於該名稱屬既有之名詞，相關消費者於被上訴人提出之相關 報導中見富蘭克林文字，未必聯想為商標之使用。故單純使 用富蘭克林文字，無足使相關消費者認識其為表彰服務來源 之標識。且被上訴人所提出之新聞報導，就富蘭克林文字並 無標示TM商標註記，亦未就字體特別放大，僅以新聞採訪方 式，經由被上訴人之系爭商標被授權人發表理財訊息。相關 消費者固就對提供理財訊息之被上訴人相關事業主體有所認 識。然能否作為系爭商標使用宣傳之證據，不無疑問。再者 ，被上訴人提出之證據包含彰化銀行與富蘭克林合辦投資講 座、向富蘭克林學理財等標題。均係以表徵營業主體之方式 使用富蘭克林，而非商標之使用。且被上訴人固提出101 年 與102 年影音廣告，其呈現之文字為富蘭克林坦伯頓，為系 爭商標與坦伯頓併列使用表彰服務來源。然被上訴人經常將 富蘭克林搭配坦伯頓，倘僅以本案系爭商標之部分，是否足 令相關消費者產生對該商標之識別性，即生疑義。 ⑵上訴人不知系爭商標為之著名商標： 被上訴人就富蘭克林文字搭配，並非一貫以富蘭克林投顧表 示其服務來源，無法使相關消費者普遍認知該商標作為其服 務之表徵證據。此據其廣告文宣之前後文意而言，通常係用 以表示其公司之簡稱，並非就系爭商標之使用。且被上訴人 所提出相關使用證據，另以富蘭克林與坦伯頓、某系列基金 、證券投資顧問股份有限公司連用。準此，富蘭克林在相關 消費者心目中所形成之印象，可能是指稱其投顧公司或指坦 伯頓系列各類型基金之命名文字。再者，被上訴人就境外基 金業務所使用之系爭商標，其難以被認為於80年代即具有普 遍知名度。因我國於95年8 月1 日境外基金管理辦法實施後 ，境外基金之發展始日趨成熟。故上訴人法定代理人於89年 開始使用富蘭德林文字，在大陸為兩岸企業諮詢業務時，被 上訴人之系爭商標自不可能已屬著名商標。且系爭商標於89 年11月1 日註冊，同年12月1 日始獲准註冊公告，並授權其 於富蘭克林投顧使用系爭商標。益徵系爭商標無從於90年間 ，即上訴人法定代理人為富蘭德林商標申請註冊時，已達著 名程度，故上訴人並無明知為他人之著名商標，而使用相同 或近似之商標於類似商品或服務之情。 2.被上訴人所提之證據不足證明系爭商標為著名商標： ⑴原證12、44、53、56及被上證1 、2、4、8無法證明： 參諸原證12、44、53、56及被上證1 、2 、4 、8-1 、8-2 所示，該等證據因未顯示日期、廣告期間無法得知、發行份 數或對象不明、非作為商標使用或為被上訴人自行製作等情 ，且其欲證明者，其與著名性不具相關性，無從為相關消費 者普遍認知之證明，不足為系爭商標為著名之證據。 ⑵被上證3無法證明著名程度： 被上證3 係被上訴人所舉行之講座資料，其標題包括富蘭克 林投資展望說明會、富蘭克林股利債現投資展望說明會、富 蘭克林坦伯頓全球投資趨勢說明會。該等講座共通使用之商 標，為如附圖3-1 所示商標，富蘭克林能否為相關消費者認 知之表徵，尚非無疑。且被上證3 雖顯示被上訴人於我國舉 辦相關講座為2001年，然上訴人提出被證12，證明上訴人於 臺灣舉辦之臺商大陸投資之相關講座列表，亦於2001年即開 始舉辦相關講座。顯見當事人係同時期於臺灣陸續就各自從 事之業務舉辦相關講座。準此，上訴人使用富蘭德林名稱自 2000年迄今，而系爭商標並未經相關消費者所普遍認知。 ⑶被上證5無法證明著名程度： ①被上證5 包含被上證5-1 至5-6 ，關於被上訴人品牌市場調 查相關紀錄。其內容均未見各市場調查報告應附有市調公司 之背景資料，未包含從事市場調查業務之期間、營業量數、 曾進行之調查報告等事項，無從評斷其是否為可信賴之市調 主體。且其調查內容顯示樣本數不足。被上證5-2 所示，係 針對亞洲八大地區之雜誌訂戶，非針對我國消費者所為；被 上證5-5 至5-7 則為網路市調報告，受調查者之基本資料及 人別身分無法確認，公信力堪疑。再者，被上訴人提出被上 證5-1 至5-7 ，多屬廣告媒體公關公司舉辦之品牌大賞等紀 錄，本身即隱含廣告之用意，其公正性有待商榷。至上訴人 所提出之獲獎紀錄，對於證明被上訴人之系爭商標獲消費者 普遍認知之程度而言，尚非充分。 ②依被上證5 之內容所述，被上訴人所提出之市調報告均未符 合行政院公平交易委員會（下稱公平會）頒布之處理當事人 所提供市場調查報告之評估要項（下稱市調評估要項）。其 所示之市調機構，包括奇摩網站、讀者文摘、贏家雜誌，均 未見該市調公司之背景資料。且該等市調公司有何市調報告 與原卷是否保留等事項，被上訴人均無法舉證。準此，被上 訴人所提出之市調報告均不具公信力。被上證5-7 雖符合前 開公平會所頒布之市調評估要項。惟其前次所呈提之被上證 5-7 與本次檢附之被上證5-7a關於創世際市調公司製作市調 報告，所應包含之資料內容及格式均不符，且調查於104 年 進行，遲於102 年上訴人公司設立時。且進行市調之方法僅 侷限其網路會員，並非隨機抽樣訪問，其會員之身分與招募 方式、會員資料庫存，均不具公開、透明、可憑信性。況依 被上證5-7b所示其會員組成結構，未成年者占相當之比例， 就被上訴人之理財商品是否具識別能力，有待商榷。至被上 證5 提到創世際市調公司每季執行約100 個專案調查，然未 舉證以實。 ⑷被上證6無法證明著名程度： 被上證6-1 、6-2 之貝立德2006至2015年廣告投資報告，為 上訴人設立後即2013年後之廣告資料，其與本案待證事實無 關。被上訴人雖以稱富蘭克林之廣告金額、觸及人次、投顧 業者上刊次數等之成績居前云云。惟報告係以投信投顧業者 之廣告量為統計，為被上訴人之富蘭克林投顧於臺灣之廣告 曝光量統計，並不等同於系爭商標經普遍認知之證明，仍須 瞭解詳細廣告內容，始能確認該報告所提之廣告成果，是否 均為系爭商標文宣資料。 ⑸附表4之廣告資料與美國商業週刊無法證明： 被上訴人雖稱如其附表4 所示之廣告資料，為其商標著名資 料之證據。惟其所提出之證據資料均有瑕疵，無法證明系爭 商標為相關消費者所普遍認知。申言之：①就行銷時間、媒 體報導量一欄，新聞報導所使用之名稱為富蘭克林投顧，而 非將富蘭克林作為商標使用之證據。②就廣告量一欄，僅提 出廣告費用發票單據作為證據，無從勾稽其所支出費用對應 之廣告內容為何，無法確認廣告是否包含系爭商標之使用內 容。③消費大眾印象及識別性一欄，其網路廣告觸及人數之 統計基礎及方法，其於相關證據並無載明。④銷售量及價值 一欄，被上訴人基金銷售量所檢附之證據多為富蘭克林坦伯 頓某系列基金，對於富蘭克林4 字於相關消費者心中之認知 程度，尚非無疑。⑤占有率一欄，固可見國人對於投資被上 訴人發行基金之市占率，惟與系爭商標於國人心中之認知程 度不具有必然關聯。⑥商標或公司名稱之註冊及登記時間一 欄，雖指出系爭商標於89年註冊公告，然上訴人之富蘭德林 商標亦於91年即申請註冊，兩商標已併存逾10年。⑦至市場 調查資料一欄，不符合公平會之市調評估要項之內容。再者 ，被上訴人所提之88年至102 年間美國商業週刊之報導，係 訴外人Franklin Resources, Inc.於國外獲選為優良企業之 文獻，而被上訴人係美商富蘭克林公司(Franklin/Templeto n Distributors,Inc.)，並非Franklin Resources,Inc. ， 且本件請求依據為主張之系爭商標為中文商標，其外文Fran klin使用區域及知名度是否及於我國，核與本件之認定無關 。 (三)上訴人名稱與系爭商標不相同： 系爭商標文字富蘭克林係英文完整人名之譯名，而上訴人使 用之富蘭德林取自Friendly之中譯，文字中間之組字不同， 寓意亦有別。用於商標使用上，兩商標英文原文名稱分別為 Franklin與Friendly有所不同，況上訴人之網域名稱係mych inabusiness ，其與被上訴人之表徵無關。再者，上訴人於 富蘭德林文字之使用均搭配拱橋圖案，而與被上訴人足資區 別，顯示上訴人並無攀附被上訴人商譽之意圖及行為。準此 ，系爭商標與富蘭德林公司名稱不同，不得作為排除侵害之 依據。 (四)富蘭德林為公司名稱未有與系爭商標混淆誤認之情事： 1.系爭商標識別性弱： 系爭商標富蘭克林之名稱，我國人民均認知係指美國建國先 賢、發明家班傑明‧富蘭克林(Benjamin Franklin) 姓氏中 文音譯，本不具先天識別性。縱認系爭商標因被上訴人投注 相當資源廣告、行銷而取得後天識別性。然與具有先天識別 性之高度識別性商標自有不同，應受保護範圍相對於識別性 高之商標為限縮，避免原屬公共領域或公眾得使用之名稱而 遭被上訴人據為己用，剝奪他人使用之權益，他人之商標使 用必須完全相同或高度近似，始能對其構成商標侵害。系爭 商標為Franklin音譯，註冊使用於基金相關商品及服務，屬 暗示性商標，商標強度不高，且經第三人註冊並普遍使用而 弱化。準此，被上訴人之系爭商標所受保護範圍應較窄，商 標權排他效力應僅限於他人經營，且於被上訴人具有直接競 爭關係與相同之商品或服務類別，始有保護之必要性及合理 性。職是，上訴人所使用富蘭德林，非完全相同於系爭商標 ，並非系爭商標效力所及。 2.兩商標不近似： 系爭商標由Franklin音譯而來，其與Friendly音譯而來之富 蘭德林概念不同，Franklin經一般通常之譯名為富蘭克林， 該英文名稱之中譯須以整體觀察，始有識別性，且以其整體 之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務 相區別。準此，因富蘭克林與富蘭德林之文字非完全相同， 且富蘭克林具有歷史人物姓氏之意義，而富蘭德林則含有Fr iendly之意義，兩者意義非近似。就兩商標異時異地觀察， 富蘭德林商標與系爭商標之整體概念，不會產生聯想。 3.商品或服務不類似無致相關消費者混淆誤認： ⑴當事人從事之不同業務： ①上訴人富蘭德林證券為從事證券承銷業，係依證券交易法經 主管機關特許之業務；上訴人富蘭德林投資僅從事一般投資 業。被上訴人系爭商標於富蘭克林投顧則係從事證券投資顧 問業務，為依證券投資信託及顧問法經主管機關特許之業務 。準此，上訴人與被上訴人授權使用商標之我國機構，法令 範圍內所得從事之業務服務各有區別。再者，金管會證期局 關於上訴人富蘭德林證券所營業務，其於證期（券）字第10 50030000號回函表示，上訴人富蘭德林證券為證券承銷商， 非屬經許可得兼營證券投資顧問業及信託業之證券商，且未 發給上訴人富蘭德林證券得兼營營證券投資顧問業及信託業 之許可執照。職是，上訴人不可能兼營被上訴人於我國業務 。 ②上訴人所從事之臺商工商企業管理顧問服務、證券承銷服務 ，均與上訴人所營之基金業務無涉，被上訴人自起訴迄今所 提出之所有廣告文宣，均僅與基金相關，不論是否達著名程 度，以系爭商標經相關消費者所認知表徵之服務及商品，亦 僅限於基金而已。準此，無論從被上訴人於市場上多角化經 營之情形、兩商標所吸引之消費族群、其相關消費者各自對 兩造商標熟悉之程度、其所指定或實際使用之商品或服務之 類似程度，均應認兩商標應不致使相關消費者發生混淆誤認 之虞。 ⑵當事人之相關消費者不同： ①被上訴人之相關消費族群為個人理財戶，上訴人客戶族群主 要為臺商企業、各家銀行，並對企業於兩岸間之財稅規劃提 供專業服務。職是，被上訴人所著重者係從事基金理財之個 人消費者，上訴人所著重者係協助法人客戶上市，兩者提供 之商品或服務，均係具有極高專業性之金融商品，投資大眾 於購買或接洽金融商品或服務時，判斷商標之營業表徵來源 ，當會施以較高之注意，注意程度高於相關消費者進行一般 日常用品之採購所施予之注意。準此，不至於認為兩者係同 一來源。 　②上訴人與被上訴人之管銷管道、消費族群、宣傳方式各別， 　商品或服務之內容亦不同。上訴人所經營之事業為臺商企業 及銀行於大陸營運管理、財務分析之諮詢服務，後期則於我 國擴展之證券承銷業務，從事臺商回國上市之輔導業務。被 上訴人僅經營個人基金投資業務。所屬行業別提供服務之對 象不同，相關消費者不致因誤認為同一來源而接受上訴人之 服務，自不可能藉由系爭商標之商譽而獲利。且就市場情形 而言，兩者所提供之服務對象不重疊，不致有混淆誤認之虞 。再者，上訴人富蘭德林投資為一般投資業，富蘭德林證券 為證券承銷業，雖無法於登記項目區分客戶群及營業對象。 然從事之實際營業均與兩岸企業投資之輔導相關，公司所營 項目之登記僅為主管機關行政管理之用，無法呈現上訴人實 際經營之業務特性。準此，就相關服務之商標使用行為，是 否有侵害被上訴人之商標權之疑慮，非僅審酌形式上公司之 登記營業項目。且富蘭德林商標已合法註冊指定使用於第35 類企業管理顧問，輔導臺商於大陸之企業經營逾10年，累積 相當之商譽，並無與系爭商標產生混淆誤認之虞。 ②不論係附件5 、被上證12、被上證13之證據所示，該等報刊 雜誌刊登於兩岸之專版，文章內容全為大陸投資環境之介紹 以人民幣操作之建議。雖為相關消費者所能接觸之刊物。然 報刊投稿之用意，在於累積上訴人於大陸商業環境分析方面 知名度，並彰顯其專業能力，作為臺商企業考量臺商於大陸 之財稅諮詢服務時之參考，實際上一般大眾消費者並無因閱 讀報刊，而使用上訴人之相關諮詢服務之可能。 4.被上訴人並無多角化經營之情形： 系爭商標自註冊迄今，在我國僅使用於基金商品與相關投資 顧問服務，主要提供之服務，係基金商品之周邊服務，包含 理財知識之推廣以促銷基金者為限。而被上訴人並無多角化 經營之情形，相關消費者對於被上訴人以富蘭克林為名之形 象係以專營基金業務為限。上訴人使用富蘭德林之公司名稱 業務類別為證券承銷業，依法應取得特許執照方得執行該業 務，其業務不論於籌備之初、後續營運之專業性要求，均須 花費相當之時間，並培養專業之幹部提供服務。然被上訴人 從未以富蘭克林商標使用於證券相關業務，亦未曾有跡象顯 示被上訴人準備跨足此類業務。 5.相關消費者就上訴人商標有相當之認知程度： ⑴上訴人與其法定代理人有相當知名度： ①上訴人法定代理人於89年成立富蘭德林事業群迄今，已累積 相當知名度，並於90年申請註冊臺北富蘭德林諮詢有限公司 ，以富蘭德林獨有之字體搭配精心設計表見突出之拱橋造型 之圖樣表見其服務及商品，並以富蘭德林事業群名義與臺灣 各大銀行、櫃買中心、大陸各地臺商協會、臺灣媒體等合作 或獨自舉辦各種關於大陸臺商資本市場之相關法令、財稅、 會計之培訓、講座、大型論壇等超過600 場次。準此，上訴 人事業群主要提供臺商於大陸之資本市場相關之財經法令、 稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長達15年以上，已為臺商及 兩岸企業界所普遍認知。 ②就報章雜誌、廣播媒體方面，自89年起經商業週刊、今週刊 、財訊、海基會雜誌等商業刊物就上訴人法代之相關業務及 創業歷程進行廣泛報導，至少已近100 篇，更於經濟日報連 續14年設有專欄，每週就中國大陸財稅議題發表專文，已累 計500 篇專欄，並於中國時報等則於每隔週三以上訴人事業 群之名著有專論，自101 年至103 年底累計亦至少有60篇以 上，並於聯合報、經濟日報、中國時報、工商時報見報超過 500 次，透過廣播節目宣傳商品或服務逾10次。上訴人亦與 聯經出版社合作，出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財 稅、會計書籍，總計超過753 萬字，服務臺商客戶於96年迄 今，每月或每季出版小草專刊，刊物供兩岸逾1 萬名臺商、 臺商協會、銀行及政府官員，作為於大陸財稅會計及法令之 參考指南，累計已出版80本以上小草專刊。職是，倘認為被 上訴人於本件訴訟可提出富蘭克林投顧發表之報刊文章作為 系爭商標使用證據，富蘭德林於報刊發表文章及書籍亦可作 為商標使用之證據。 ③CFA 協會於104 年11月19日曾邀請上訴人法定代理人演講， 介紹講者部分述文亦肯認富蘭德林為提供臺商於大陸之資本 市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務機構。 足證上訴人針對臺商於大陸之企業諮詢服務業務已累績相當 信譽，專業能力備受肯定，亦曾與專業財經機構、研究單位 合作辦理許多講座。反之，被上訴人所提供之服務僅限基金 及基金投顧服務，並無專精於大陸商業環境之分析及諮詢服 務，當事人所提供之業務，各具有專業內容及商業模式，並 不生牴觸或互相影響之情。準此，縱認為被上訴人所主張之 系爭商標，其於基金之行業經消費者所普遍認知。惟上訴人 自89年迄今於臺商諮詢投資業界所提供之服務，自財稅顧問 諮詢服務至臺商於兩岸三地上市之證券承銷業務，累積相當 之信譽。職是，上訴人所經營者為兩岸三地之財稅顧問業務 及證券承銷業務，其與被上訴人向來僅以基金為業務之印象 並無引起相關消費者混淆誤認之虞。 ⑵上訴人參與舉辦之各型活動： 上訴人歷年曾參與之重大兩岸企業投資講座，及所舉辦之大 型活動不在少數。就上訴人所舉辦之兩岸企業投資講座之專 業程度及規模而言，不乏關係企業及國內知名之臺灣大學財 務金融系及交通大學財務金融系教授所合辦之研討會，包括 臺灣證券交易所股份有限公司所贊助之研討會。足證上訴人 之事業品牌於業界之相當知名。再者，上訴人於相關事業舉 辦上開活動及講座所使用之文宣，均搭配圖案，且經相關消 費者所普遍認知，與被上訴人所搭配之富蘭克林人像之商標 使用方式不同，相關消費者見上訴人或被上訴人之商業文宣 時，不僅可輕易區別文宣上所使用之表徵不同，兩者所專注 業務亦各有所長，並不會誤認兩者間具有任何授權關係或加 盟關係。 6.上訴人申請富蘭德林商標為善意： 上訴人法定代理人於89年2 月申請設立富蘭德林諮詢上海有 限公司時，公司英文名稱為Friendly Consulting(shanghai )Co.,LTD. ，服務企業於中國之財務及稅務法令諮詢，並開 始使用富蘭德林一詞，作為其所成立之公司名稱特取部分。 富蘭德林源自外文發音Friendly而來，非惡意抄襲富蘭克林 ，該英文友善之意義為公司之名稱，係希望能給客戶最友善 與親切之服務，並搭配拱橋造型，象徵與客戶間建立友善橋 樑與溝通管道，早期創業維艱，藉此公司名稱督促自己及員 工，其所提供之服務，必須達令客戶滿意之程度。再者，其 於上海所創立之富蘭德林諮詢上海有限公司，係經上海市政 府唯一批准者，擁有外商投資項目代理資格及代理記帳資格 之臺灣獨資顧問公司。反之，被上訴人之系爭商標於臺灣尚 未註冊公告，亦未具知名度。準此，上訴人取用富蘭德林時 ，無從認知可能造成對被上訴人之系爭商標之侵害。且上訴 人富蘭德林證券從未涉足證券投資顧問業務，而係經營證券 承銷業，其以富蘭德林為名從事其所屬行業，並無意圖攀附 被上訴人於證券投資顧問業基金類別商譽之嫌。 7.有關之外國判決： 據美國紐約南區地方法院於被上訴人之關係企業Franklin R esources v. Franklin Credit Management Corporation一 案之判決，將混淆誤認之虞審查基準所列因素為判斷標準。 被告Franklin Credit Management Corporation 以處理問題 貸款為主要業務，並使用Franklin商標，而Franklin Resou rces則對Franklin Credit Management Corporation主張商 標侵害，經法院以上開因素之判斷標準，駁回原告之請求， 其審查之意見與上訴人所述相同。 (五)富蘭德林為公司名稱未有減損系爭商標識別性之情事： 1.系爭商標識別性弱： 被上訴人所舉之宣傳廣告均以FRANKLIN TEMPLETON INVESTM ENTS暨人像圖樣，如附表3-1 所示，或以富蘭克林坦伯頓之 標語呈現，並未舉證系爭商標是否為消費者所普遍認知。其 主張商標淡化時，商標近似程度要求更高，上訴人所使用之 名稱為富蘭德林，而與被上訴人富蘭克林給予相關消費者之 整體英文人名音譯印象，有顯著差異，不可能構成商標之淡 化。再者，因系爭商標僅具後天識別性，富蘭克林為美國著 名歷史人物、發明家之姓名，一般人對該名稱之認知，並未 存有與被上訴人來源相關之單一聯想，故其識別性弱。被上 訴人之舉證，未能證明系爭商標為著名，且系爭商標經第三 人普遍使用於寢具、整形醫療、眼鏡、服飾及文教業等商品 服務類別，即與富蘭德林公司名稱、商標與富蘭克林之觀念 間，仍存有明顯之差異。況富蘭克林即經他行業普遍使用， 使該商標在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性之印象 ，自難謂上訴人使用富蘭德林作為公司名稱或商標之行為， 致生系爭商標強烈指示單一來源之特徵與吸引力減弱，減損 商標識別性之虞。 2.系爭商標用於其他產業者眾： 被上訴人之系爭商標業經他人普遍用於公司名稱，包含富蘭 克林保險經紀人公司、富蘭克林資產管理有限公司、富蘭克 林投資股份有限公司等從事財務相關業務之公司，顯見富蘭 克林一詞於相關消費者之印象中，其於財務相關服務類別， 並非僅表徵單一來源，遑論另有與財務類別無關之公司諸如 富蘭克林餐飲有限公司、富蘭克林文教事業有限公司、富蘭 克林文創股份有限公司等，亦使用富蘭克林於其公司名稱。 準此，於各行業間使用富蘭克林名稱之公司不在少數，上訴 人使用不同於系爭商標之富蘭德林作為公司特取名稱，應不 致相關消費者混淆誤認之虞或減損其識別性之虞。 (六)被上訴人主張有違誠信原則與權利濫用： 1.被上訴人知悉上訴人以富蘭德林商標經營業務： 被上訴人於本件訴訟提出書狀表示，知悉上訴人之法定代理 人劉芳榮註冊系爭商標，而上訴人係考量其標榜自身從事大 陸及稅務法令諮詢，經判斷上訴人之市場係大陸地區後，被 上訴人基於不欲濫用商標權及浪費行政資源，未對上訴人主 張任何權利。上訴人係設立於我國之公司，且富蘭德林商標 於91年獲我國登記註冊指定使用於第35類與第41類商品及服 務，上訴人所發表之兩岸財稅分析文章亦經常見諸我國媒體 ，顯然被上訴人於上訴人在90年代起，以富蘭德林商標於臺 灣及大陸地區經營大陸商業與稅務法令諮詢業務時，即知悉 此情，並認為上訴人所使用之富蘭德林商標與系爭商標間， 不會造成混淆，且兩者所從事之業務亦有所區別。足證被上 訴人認上訴人所從事之大陸商業企業管理顧問業務，不致與 被上訴人之業務產生混淆誤認之虞，而無商標侵害之情。 2.被上訴人逾15年行使商標權： 被上訴人明知上訴人法定代理人於89年起，使用富蘭德林作 為發行刊物及刊載文章之主體及名稱、嗣於92年經智慧局註 冊公告取得商標權，從未表示異議或行使其商標權。足以引 起上訴人之正當信任，相信自己之商標使用未侵害被上訴人 之權利，為經營上訴人品牌，並以富蘭德林名稱投入大量時 間、金錢及人力於兩岸之財稅諮詢服務，已建立相當之品牌 信譽。準此，被上訴人於知悉後15年至今，見上訴人有所成 就，其行使權利，擬以本訴推翻上訴人之法定代理人多年之 經營成果，顯失公允，屬濫用其商標權利之舉。衡諸上訴人 之法定代理人於兩岸企業諮詢顧問領域之發展，並未偏離其 早期所經營之大陸投資與稅務諮詢顧問業務，從未因攀附被 上訴人於基金業務方面之表現而得利，依一般社會之通念， 可認被上訴人現行使商標權，顯有違誠信原則，並違反法律 安定性，其構成權利濫用。 三、整理與協議簡化爭點： 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後（見本院卷一第228 至235 頁之105 年5 月27日準備程序 筆錄）： (一)兩造不爭執之事實： 1.富蘭克林投顧於80年8 月22日經經濟部核准設立登記，其取 得被上訴人授權使用系爭商標，期間自89年11月1 日起至10 6 年2 月28日。 2.系爭商標於89年12月1 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並 指定使用於第36類，如附圖1 所載之服務。而註冊第120676 號「坦伯頓」商標於89年2 月1 日經智慧局註冊公告為註冊 商標，並指定使用於第36類，如附圖3-2 所載之商品或服務 。 3.經濟部於90年9 月11日，核准臺北富蘭德林諮詢公司設立登 記。上訴人富蘭德林投資於102 年7 月18日，由經濟部核准 設立登記。上訴人富蘭德林證券於102 年12月11日，由經濟 部核准設立登記。 4.註冊第179811號「富蘭德林」商標於92年5 月6 日經智慧局 註冊公告為註冊商標，並指定使用於第35類，如附圖2-1 所 載之商品或服務。註冊第189050號「富蘭德林」商標於92年 12月1 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並指定使用於第41 類，如附圖2-2 所載之商品或服務。 (二)兩造主要爭點： 1.上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第70條第1款 規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商 標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞？ 2.上訴人以「富蘭德林」作為自己公司名稱之特取部分，是否 違反商標法第70條第2 款規定，未經被上訴人同意，明知「 富蘭克林」為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文 字作為自己公司名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減 損系爭商標之識別性或信譽之虞？ 3.縱使上訴人有違反商標法第70條第1 款、第2 款規定之事由 ，被上訴人提起本件訴訟是否構成權利濫用，違反民法第148 條規定，不得行使權利？ 參、得心證之理由： 一、本件適用現行商標法規定： 現行商標法前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月 1 日施行，而被上訴人主張上訴人富蘭德林投資、富蘭德林 證券侵害系爭商標權期間，分別於102 年7 月18日、同年12 月11日。職是，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之 發生及其內容，均應適用行為時或事實發生時所施行之現行 商標法規範，合先敘明。 二、系爭商標為著名商標： 所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業 或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。 因著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿 冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞 ，故對於著名商標特別保護。故任何人未經著名商標權利人 之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有 高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。被上訴 人主張系爭商標有識別性，並為著名商標等語；上訴人抗辯 稱系爭商標不具先天識別性，屬識別性較弱之商標，並非著 名商標云云。職是，兩造爭執系爭商標之識別性程度與取得 ，有無達著名商標之程度。職是，本院首應判斷系爭商標有 無取得識別性？繼而判斷系爭商標是否已達著名商標之程度 如後（參照本院整理當事人爭執事項1 ）： (一)系爭商標具第二意義之識別性： 所謂識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人商品或服 務相區別之特性，其為商標註冊與維持之積極要件。商標識 別性有先天與後天之分：1.前者指商標本身所固有，無須經 由使用取得識別能力；2.後天識別性、第二意義或次要意義 ，係指原不具有識別性之標誌，經由在市場上之使用，其結 果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，而具 有商標之識別性，是商標識別性非其固有，係事後取得。準 此，本院應判斷系爭商標之識別性為固有取得或事後取得。 1.系爭商標有長期繼續使用之事實： ⑴判斷構成商標圖樣之文字識別性基準： 以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識 別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新 　　創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含 　 義，即具有先天識別性；反之，該文字為既有之詞彙，且該 文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自 由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及 區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻 方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性。簡言之 ，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品 質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像 與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務 之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得 將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具 有識別性。 ⑵被上訴人提出之證據可證系爭商標具後天識別性： 商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以 使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容 器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商 標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務 有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子 媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5 條 定有明文。查富蘭克林為既有詞彙與姓名，系爭商標「富蘭 克林」係英文姓氏「Franklin」中文音譯，其屬既有之詞彙 ，且未經特殊之設計，如附圖1 所示，本不具先天識別性。 職是，本院應探究系爭商標89年11月1 日註冊日前，是否經 由長期繼續使用，使相關消費者將其視為或指示一定商品或 服務來源之標識，而具有後天識別性。經查： ①系爭商標被授權人富蘭克林投顧為表彰其基金投資及財務顧 問服務，其於79年至80年間，在財經新聞紙、月刊登載關於 系爭商標表彰基金等金融商品投資之廣告，有相關新聞紙及 刊物在卷可稽（見原審卷三第223 頁背面、第224 至225 頁 、第228 頁背面、第229 至第231 頁、第232 頁背面）。再 者，富蘭克林投顧自85年3 月15日起至89年6 月30日止之期 間，發行「富蘭克林海外證券投資訊刊」提供有關系爭商標 表彰基金等金融商品投資、財務與投資顧問分析服務之相關 報導（見原審卷三第300 頁至第309 頁背面、第315 至322 頁）。 ②經濟日報、民生報、聯合晚報、中國時報、工商時報自79年 起至87年間，登載有關系爭商標表彰基金、金融商品投資等 報導（見原審卷三第244 至245 、248 至252 頁）。再者， 中時新聞資料庫http://tol.chinatimes.com/CT_NS/ctsear ch.aspx ，提供中國時報、工商時報有關系爭商標表彰基金 、金融商品、財務與投資顧問、分析服務相關報導（見原審 院卷三第260至283頁）。 ③上訴人雖主張被上訴人之廣告宣傳，系爭商標於版面配置、 字體、字型無特別設計，不具特別顯著性，且廣告除系爭商 標外，亦有如附圖3-1 所示之人像商標，系爭商標對照人像 圖僅係人物名稱，無法得知其獨立之識別性云云。然系爭商 標指定使用之服務，如附圖1 所示，其中包括證券、共同基 金之分銷服務、財務與投資顧問服務、財務與投資顧問服務 等項目，被上訴人於前揭新聞紙或刊物行銷關於基金等投顧 服務，均有表彰系爭商標「富蘭克林」。其包含「富蘭克林 」坦伯頓免稅美國公司債券基金（見原審卷三第302 頁背面 ）、「富蘭克林」坦伯頓世界基金（見原審卷三第310 頁背 面）、「富蘭克林」黃金基金（見原審卷三第225 頁、第23 2 頁背面）、「富蘭克林」共同基金（見原審卷三第230 至 231 頁、第232 頁背面）。其中固與附圖3-1 所示之人像商 標有併列之事實，惟能辨別係有關「富蘭克林」系列基金商 品之投資，足以表彰其提供基金、金融商品投顧服務之來源 。 ④被上訴人經由前揭新聞紙、刊物提供投顧分析服務，包含以 「 富蘭克林」為刊物之表頭、以「富蘭克林投顧」發表投資 分析之報導（見原審院卷三第300 、304 、308 、315 至32 2 頁）。均足使相關消費者認知其所提供之投資分析服務之 來源，縱與附圖3-1 之人像商標併列，並無消除或減低系爭 商標表彰服務來源之功能。詳言之，系爭商標雖有與附圖3- 1 或3-2 併列使用之情形，然均能彰顯該等商標表彰服務來 源之功能。況被上訴人關於債券、基金等金融商品投資服務 或提供財務或投資之顧問或分析之服務，均非可陳列販賣之 實體物，是經由過新聞紙、刊物、數位影音、電子媒體等媒 介將系爭商標連結其提供基金等金融商品投資之服務，堪認 用以系爭商標表彰服務之來源，而屬系爭商標之使用。再者 ，以「富蘭克林投顧」名義提供投資理財相關服務，係因被 上訴人提供之服務需以「富蘭克林投顧」名義行銷，其與以 系爭商標行銷，兩者所表彰服務來源具有目的同一性，被授 權人富蘭克林投顧以「富蘭克林投顧」之名提供服務資訊， 兼有使用商標之相輔相成之相乘效果，是被上訴人提供服務 時以「富蘭克林投顧」為名，應屬使用商標之範圍。 ⑤富蘭克林投顧使用系爭商標之證據，均得作為系爭商標之使 用證據，不因是否進行授權登記而影響。被上訴人雖於79年 、80年間開始於我國使用或授權他人使用系爭商標。惟當時 被上訴人尚未取得系爭商標之註冊，被上訴人非系爭商標之 專用權人，自不受61年商標法第26條之規範。職是，被上訴 人是否將其習用之系爭商標授權與他人使用，自屬當事人間 之私法關係。況被上訴人於89年間取得系爭商標註冊後，依 當時商標法第26條係明示採用登記對抗主義，而非登記生效 主義。辦理登記並非授權契約之生效要件，縱使未經登記， 授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人而已 。準此，本件為商標排除侵害事件，非就系爭商標之授權有 無為爭議，上訴人為侵害系爭商標權利之人，不得以未登記 之對抗事由，作為免責事由。 2.系爭商標取得商標註冊在案： ⑴系爭商標於89年11月1 日准予註冊： 按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘 經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識 別標識者，即取得後天之識別性。商標法第29條第2 項定有 明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性， 然經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品 或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表 彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性。查系爭商標 雖未經特殊之設計，被上訴人並忠於系爭商標之圖樣而使用 。然其以行銷之目的，將系爭商標用於與服務有關之商業或 廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，致系 爭商標文字之原有意義，經被上訴人長期繼續使用，使系爭 商標圖樣於原有意義外，產生表彰服務之識別性意義。職是 ，智慧局前於89年11月1 日准予註冊商標，此有智慧局商標 資料檢索在卷可查（見原審卷一第16頁）。 ⑵系爭商標為隨意性商標： ①所謂隨意性商標，係指其使用文字、圖形為一般社會大眾所 熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，而與該商品 或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其 具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有較強之識別 性。查被上訴人之系爭商標，雖非屬識別性最高之創造性或 新奇性標識，惟其屬於與指定使用之服務本身、特性無關， 其為隨意性商標，識別性強度僅次於創造性商標。且被上訴 人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色， 或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關 消費者藉以認知其為表彰之服務來源。 ②系爭商標雖源自於外文姓氏Franklin之中文音譯，然經被上 訴人長期繼續使用，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林 文字之特殊意義與觀念，已超脫初期姓氏之原意。是系爭商 標經由長期廣告與行銷，致其具有後天之識別性，使相關消 費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。 準此，系爭商標為識別性強之隨意性商標。 (二)系爭商標於上訴人設立時為著名商標： 1.判斷著名商標之因素： 按關於著名商標之認定時點，均以申請時為準。本法所稱著 名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍 認知者。商標法第30條第2 項與商標法施行細則第31條分別 定有明文。著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量 下列因素：⑴相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程 度，此可由市場調查證明。⑵商標或標章使用期間、範圍及 地域。⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或 標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳 ，暨在商展或展覽會之展示。⑷商標或標章註冊、申請註冊 之期間、範圍及地域。⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄 ，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。⑹商標或標章 之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素。就著名商 標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提 要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊 主義之例外情事。準此，判斷是否達著名程度，係以國內相 關事業或消費者判斷之（參照司法院大法官會議解釋第104 號解釋；最高行政法院99年度判字第951號行政判決）。 2.系爭商標廣為相關事業或消費者所普遍認知： ⑴認定一般消費者與相關消費者普遍認知之基準： 著名商標雖係指商標所表彰之識別性與信譽，已為消費者所 熟知而言。惟縱使係著名商標，其著名程度仍有高低之別， 申言之：①商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者 」所普遍認知，該商標具有較高著名之程度；②商標所表彰 之識別性與信譽，在特定相關商品之市場，雖廣為「相關消 費者」所熟知，然未證明為「一般消費者」所普遍認知，該 商標著名之程度較低。因該商標在特定消費者或相關消費者 市場固為著名商標，惟在一般消費者市場未達普遍認知之程 度。所謂相關事業或消費者，係以商標所指定使用之商品或 服務之交易範圍為準，包括下列3 種情形，但不以此為限： ①商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；②涉及商標 所使用商品或服務經銷管道之人；③經營商標所使用商品或 服務之相關業者，凡商標為上述其中之一相關事業或消費者 所普遍認知者，即應認定為著名之商標。職是，不論商標著 名程度高低為何，倘商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關 消費者或特定類別消費者所普遍認知，即足以認定該商標在 該特定類別或相關消費者市場為著名商標（參照101 年4 月 20日經濟部經授智字第10120030550 號令修正發布，000 年 0 月0 日生效之商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審 查基準2.1 節說明意旨）。 ⑵公眾媒體報導足使相關消費者達普遍認知系爭商標： ①被上訴人自90年至100 年期間，曾於新聞紙刊物行銷系爭商 標表彰之債券、基金等商品投資服務，或提供財務與投資顧 問、分析服務相關報導等事實。此有富蘭克林海外證券投資 訊刊（見原審卷三第310 頁至第313 頁背面、第323 至32頁 ；原審卷六第18頁）、富蘭克林投資季刊（見原審卷六第18 頁背面至19頁）、富蘭克林債券基金投資Q&A 手冊（見原審 卷六第19頁背面）、富蘭克林之友2007年全股債市投資展望 說明會資料（見原審卷六第20頁至第21頁）、工商時報、中 時晚報、民生報、經濟日報、中國時報、聯合晚報、自由時 報、星報、臺灣時報等相關「富蘭克林」基金、債券、投資 顧問、分析服務之廣告（見原審卷六第22頁至第44頁）及報 導（見原審卷六第76頁至第158 頁背面）在卷可稽。職是， 報導揭示「富蘭克林證券投顧提供」，以表彰所提供之投資 分析服務係來自被上訴人。參諸前開新聞紙之報導標題，可 知「向富蘭克林學理財」、「富蘭克林將辦股債市投資趨勢 說明會」、「富蘭克林投顧8 月投資建議」、「富蘭克林富 達最風光」、「傑出基金金鑽獎富蘭克林三冠王」、「投顧 業富蘭克林蟬連第一」、「富蘭克林投顧健康品牌第一名」 、「富蘭克林看好歐美大型股」、「富蘭克林四檔基金配息 」、「富蘭克林投顧獲基金總代理」、「富蘭克林四檔基金 除息」、「富蘭克林四檔基金配息」、「富蘭克林：3T市場 可加碼承接」、「彰銀富蘭克林合辦投資講座」、「合庫富 蘭克林幫客戶穩健理財」、「基金品牌印象評比富蘭克林第 一」、「富蘭克林證券投顧談今年投資轉機」、「晨星基金 獎最大贏家富蘭克林亨德森並列」。縱使系爭商標與附圖 3-1 或3-2 所示商標併列使用，然相關報導均認知「富蘭克 林」係基金等金融商品投資服務及相關投顧服務之來源，顯 見系爭商標已發揮表彰服務之來源之功能，商標所表彰之識 別性與信譽，在特定相關商品之市場，已廣為相關消費者所 普遍認知。 ②參諸被上訴人提出101 年、102 年之原證9 、31、56「101 年戲院紅包篇」、「101 年電視紅包篇」、「102 年台灣大 車隊上刊照片」、「102 年台灣大捷運篇」、「102 戲院紅 包篇」、「102 年戲院捷運篇」、「102 年電視五子登科篇 」、「102 年電視紅包篇」、「102 年電視捷運篇」等有關 系爭商標之行銷廣告，有上開影片翻拍照片在卷可稽（見原 審卷四第202 至212 、217 至230 頁），並經原審勘驗在案 （見原審卷五第182 、189 頁至第190 頁背面）。可知上開 廣告均有「富蘭克林坦伯頓」，雖系爭商標與附圖3-2 所示 「坦伯頓」併列使用，然明白揭示系爭商標，作為表彰服務 之來源。再者，101 年、102 年非凡新聞播放之理財節目， 以附圖3-1 所示，搭配「富蘭克林投資心法」標語，提供理 財之相關資訊及建議，有上開節目翻拍照片可稽（見原審卷 四第231 至267 頁），並經原審勘驗屬實（見原審卷五第18 2 、186 頁至第188 頁背面）。畫面標示「富蘭克林投資心 法」，主要目的在於使觀眾知悉節目提供投資資訊服務者， 其來自系爭商標所表彰之被上訴人。 ③審視101 年間被授權人富蘭克林投顧官方網站（http://www .franklin.com.tw/ 可知，瀏覽次數達4,376,337 人、平均 單日瀏覽次數約11,990次；102 年更達7,184,525 人、平均 單日瀏覽次數約19,683次等事實。有101 年、102 年間被授 權人富蘭克林投顧官方網站瀏覽數統計表及網頁擷圖在卷可 證（見原審卷五第42頁）。因系爭商標附隨著被上訴人之服 務，是堪以佐證系爭商標所表彰之被上訴人之服務廣為相關 消費者所知悉。 ④依據原證46所示，可知其為臺視三分鐘理財單元，自86年至 90年間之週一至週六上午8 點，被授權人富蘭克林投顧於臺 灣電視公司播出勝券在握節目，先行解析約15分鐘國際財經 趨勢，其後並有專屬之三分鐘理財單元，可見原證31、56影 片與擷圖。其有使用系爭商標提供投資、理財訊息，並將該 單元之精華內容集結成，其為原證8 所示三分鐘理財書籍（ 見原審卷四第268 至284 頁）。 ⑤原證44為富蘭克林海外證券投資訊刊，其內容為85年至今富 蘭克林投顧使用系爭商標發行海外證券投資訊刊，內容係提 供相關消費者海外證券投資之訊息。由原證47印刷品印製單 據及總表顯示，87年間文宣含訊刊印製之數量約300 萬份、 88年間約有600 萬份及89年間有690 萬份。且由訊刊記載內 容可知，系爭商標所表彰之證券投資顧問服務，其於中視、 超視、非凡商業頻道、中廣新聞網、正聲廣播電臺、全國廣 播、臺北之音、自由時報、中國時報、中華日報、中時晚報 、鑫報等媒體，均有播出相關理財、財經資訊之形式，使用 系爭商標（見原審卷三第299至313頁）。 ⑥原證9 為非凡新聞之富蘭克林投資心法，其於101 年、102 年間之富蘭克林投顧每週二之20時至21時、21時至22時及週 三之14時至15時，均於非凡新聞台播出專題，詳細播映時間 如原證53所示，提供相關消費者投資與理財之訊息（見原審 卷二第156 ；原審卷四第193 頁）。再者，原證12為高鐵站 及捷運富蘭克林國民理財第一站看板廣告，係富蘭克林投顧 於102 年間在高鐵站及捷運刊登該看板廣告，表彰系爭商標 提供理財與投資顧問等相關服務（見原審卷二第161 至168 頁）。 ⑦被上訴人除有註冊系爭商標外，亦有註冊第00000000號「FR ANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣」商標及註冊第 00000000號「坦伯頓」商標，如附圖3-1 、3-2 所示。故被 上訴人之使用證據，部分包含富蘭克林、坦伯頓、FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 暨人像圖樣商標併同之使用態樣。 參諸上訴人之使用證據可知，被上訴人自行使用或經媒體報 導時，大部分均有富蘭克林文字，其字體有單獨或粗體放大 ，可使相關消費者知悉以富蘭克林作為商標識別之事實。申 言之，系爭商標使用證據，不論係富蘭克林坦伯頓全球債券 基金、富蘭克林投顧及富蘭克林投資心法等文字，均係表彰 系爭商標使用於基金之金融商品或投資、顧問等服務，均屬 系爭商標所指定使用商品及服務特性。 ⑧依境外基金管理辦法規定，因被上訴人為境外基金機構，富 蘭克林投顧為總代理人，銀行、證券經紀商等銷售通路則為 銷售機構。參諸原證40所示廣告內容，部分是富蘭克林加上 銷售機構名稱之表述方式（見原審卷三第221 至232 頁）。 此類文宣素材，實際上均由被上訴人印製後，繼而提供給第 一銀行、華南銀行等銷售機構對外發送。職是，銀行對外發 送印有系爭商標之廣告文宣、使用系爭商標表彰之服務，自 應認為被上訴人使用系爭商標。 ⑶投資海外基金之相關消費者普遍認知系爭商標： ①參諸被上證2 所示可知（見本院卷一第172 至174 頁），被 上訴人於89年2 月間，我國募集銷售之19檔美國基金與16檔 盧森堡基金，由境外基金機構製發予華南商業銀行、世華聯 合商業銀行、上海商業儲蓄銀行等35家銀行美國基金銷售機 構，暨臺中區中小企業銀行、萬泰商業銀行、萬通商業銀行 等28家盧森堡基金銷售機構之89年1 月份對帳單。各該對帳 單記載資訊顯示，其於89年1 月31日時投資人透過各銷售機 構申購各檔基金之總額。職是，被上證2 表格所載之1,036, 560,876.22美元，為針對各檔基金發給各銷售機構之各該對 帳單所載投資總額加總後之金額，依當時匯率換算為新臺幣 （下同）31,806,580 ,239.44元，倘以各投資人投資10,000 元估算，投資人數逾318 萬人。 ②審視被上證1 所示可知（見本院卷一第175 頁），工商時報 於90年12月5 日登載之海外基金淨值表暨基金檔數統計表， 足證富蘭克林於上訴人取得富蘭德林商標註冊前，其為境外 基金市場之前三大品牌。且於89年1 月31日之時，國人透過 銀行申購富蘭克林系列基金淨資產逾31,806,580,239.44 元 。被上證4 為95年7 月底至9 月底間，國人投資富蘭克林境 外基金之金額維持相當大之規模，且市占率更均為市場第三 名（見本院卷一第267 頁）。富蘭克林境外基金，國人持有 金額於境外基金總代理制實施之初便達142,082,215,206 元 ，其與總代理制實施前之國人持有金額亦相去不遠。倘以各 投資人投資新臺幣1 萬元估算，投資人數更達14,208,221人 。再者，參諸原證14顯示（見原審卷二第170 至171 頁）， 被上訴人於102 年6 至7 月境外基金市占率排名分別第二名 與第三名；而於102 年11至12月境外基金市占率排名均為第 二名。足證富蘭德林投資、富蘭德林證券設立時，富蘭克林 境外基金之市占率，持續保持市場前三名之成績。復以各投 資人投資1 萬元估算，其於102 年6 月即富蘭德林投資設立 前之投資人數，高達259, 123,686人；102 年11月即富蘭德 林證券設立前之投資人數，高達270,997,483 人。職是，被 上訴人之系爭商標，已為投資海外基金之相關消費者所普遍 認知。 ③被上證3 為被上訴人於90年至102 年間，自行舉辦之說明會 （見本院卷一第246 至266 頁）。其包含被上訴人邀請國外 之境外基金經理人至臺灣舉辦者，暨被上訴人自行對一般投 資大眾舉辦者。該等說明會均係向廣大投資群眾提供理財、 投資顧問、全球經濟趨勢等財富管理之訊息，在我國各地共 舉行320 場，名稱為全球股債市投資趨勢說明會或全球投資 展望說明會，每場參加人數為數百至數千人不等。自說明會 之名稱及相關資料，足證被上訴人係以投資理財顧問、財富 管理之角色，表彰系爭商標指定使用之服務，並同時推廣系 爭商標所表彰之境外基金之金融商品。 ⑷市場調查可證系爭商標達著名程度： ①參諸被上證5-1 至5-6 所示，可知自95年至104 年間，包括 讀者文摘、遠見雜誌、Yahoo!奇摩網站等在內之公正客觀之 第三方，曾多次就富蘭克林品牌進行市場調查。其中讀者文 摘曾針對亞洲地區56萬名民眾進行電話及書面問卷調查、Ya hoo!奇摩網站則就162,370 名網友進行線上問卷調查（見本 院卷一第278 至318頁）。 ②被上證5-7 所示，係被上訴人於104 年委請貝立德公司進行 電視廣告效益分析之市場調查，該廣告效益分析報告顯示， 富蘭克林品牌於基金、理財及投資顧問公司品牌，其知名度 高達60.3% （見本院卷一第337 至341 頁）。再者，被上證 6 為尼爾森公司與貝立德公司，就自95年至105 年5 月間， 就富蘭克林品牌相關之市場廣告量廣告金額所為報告，其包 含有聲媒體、平面媒體及戶外媒體之人次，為此提出報告， 報告內容直觀反映系爭商標高度著名性。其中被上證6-1 為 0000－0000基金／投信／投顧媒體廣告投資報告、被上證6- 3 為0000－0000.04 基金／投信／投顧媒體廣告投資報告， 均顯示富蘭克林品牌係投信投顧業界之第一大廣告投資者（ 見本院卷一第342 至344 頁；本院卷二第83至107 頁）。不 論於電視廣告、平面媒體、廣播媒體及戶外媒體之投資量， 暨觸及人次、上刊次數，均為業界第一。參諸6-2 之0000－ 0000證券投顧／證券投信業網路媒體投資報告，益徵富蘭克 林品牌之網路廣告瀏覽量及網路廣告金額等項目，均為投信 投顧業者之首位（見本院卷一第369 至379 頁）。 ③審酌被上訴人之行銷時間、廣告量、媒體報導量、消費大眾 之印象與識別性、銷售量與價值、占有率、商標或公司名稱 之註冊或登記時間及市場調查資料等證據可知（見本院卷二 第34至38頁）。系爭商標於102 年7 月18日上訴人富蘭德林 投資設立與同年12月間之富蘭德林證券設立時，已為著名商 標。 ⑸系爭商標為著名商標： 系爭商標自79年至102 年長時間廣泛使用於基金等金融商品 之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊 等服務，並經由各類媒體宣傳，已廣為相關消費者所知悉， 並取得註冊。本院勾稽上開事證，認系爭商標於上訴人設立 時即102 年7 月18日、同年12月11日，在基金等金融商品之 投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等 服務，已為我國相關事業或消費者普遍認知。職是，堪認系 爭商標為著名商標。 三、上訴人違反商標法第70條第1 款規定： 按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用 相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者 ，視為侵害商標權。商標法第70條第1 款定有明文。本款侵 權成立要件如後：㈠行為人明知為他人著名之註冊商標。㈡ 侵害客體為他人著名註冊商標。㈢致有減損著名商標之識別 性或信譽之虞者。㈣未得商標權人同意而有使用行為。被上 訴人主張系爭商標為著名商標，上訴人侵害系爭商標等語。 上訴人則抗辯稱渠等未侵害系爭商標云云。職是，本院應審 究上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第70條第 1 款規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似 之商標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞（參照本院整理 當事人爭執事項1）。 (一)上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標： 1.上訴人經常舉辨活動與出版文獻： 所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，其應 由商標權人舉證證明之。查上訴人法定代理人於89年成立富 蘭德林事業群迄今，常以富蘭德林事業群名義與臺灣各大銀 行、櫃買中心、大陸各地臺商協會、臺灣媒體等合作或獨自 舉辦各種關於大陸臺商資本市場之相關法令、財稅、會計之 培訓、講座、大型論壇等超過600 場次。再者，上訴人亦與 聯經出版社合作，出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財 稅及會計書籍。每月或每季出版小草專刊，累計已逾出版80 本以上小草專刊。準此，上訴人提供資本市場相關之財經法 令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長逾15年，衡諸市場交 易常情，應知悉上訴人明知系爭商標為著名之註冊商標。 2.上訴人法定代理人經常於報章雜誌與廣播媒體發表文章： 自89年起經商業週刊、今週刊、財訊、海基會雜誌等商業刊 物就上訴人法定代理人之相關業務及創業歷程進行廣泛報導 ，至少已近100 篇，亦於經濟日報連續14年設有專欄，每週 就中國大陸財稅議題發表專文，已累計500 篇專欄，並於中 國時報等則於每隔週三以上訴人之名義著有專論，自101 年 至103 年底累計亦至少有60篇以上，並於聯合報、經濟日報 、中國時報、工商時報見報超過500 次，透過廣播節目宣傳 商品或服務逾10次。職是，上訴人法定代理人經常於報章雜 誌與廣播媒體發表文章，自應知悉在金融商品之投資服務， 暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，已為 著名程度之系爭商標，審酌金融商品或服務市場之資訊流通 迅速，上訴人應明知系爭商標為著名註冊商標。 3.上訴人法定代理人知悉系爭商標為著名商標： ⑴劉芳榮為財經界之重要人士： 上訴人法定代理人劉芳榮自89年起，陸續於經濟日報兩岸論 壇專欄撰寫大陸投資實務專文；復於101 年至103 年在中國 時報等新聞紙著有專論。其個人或富蘭德林事業群名義亦出 版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍，此有 前開專文、專論、書籍之彙整表等件在卷可稽（見原審卷二 第290 至332 、339 至340 頁）。申言之，上訴人法定代理 人劉芳榮為財經界之翹楚，其藉以發表專論或專文之新聞媒 體，亦屬系爭商標表彰其提供服務之媒體之一，參諸上訴人 亦舉辦多場兩岸企業投資講座與大型活動，足認是劉芳榮豐 沛之資歷與視野，對系爭商標係著名商標應知之甚稔，堪認 上訴人明知系爭商標為著名商標。 ⑵富蘭克林坦伯頓集團為著名事業： 被上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓集團，係由控股公司Frankl in Resources, Inc.與其數家子公司，合稱為富蘭克林坦伯 頓基金集團(Franklin Resources, Inc) ，其於87年間係第 一家被納入S&P 500 標準普爾500 成分股之基金公司。標準 普爾500 指數(S&P 500 Index) ，係記錄美國500 家於主要 交易所上市之公司股票指數，由標準普爾公司創建與維護。 。富蘭克林坦伯頓集團前於88年3 月號美國財星雜誌(Fortu ne) 推選美國最受尊崇的證券業名單第8 名，美國商業周刊 公佈之全球前一千大企業，其於88年名列全球第429 名、市 值109.7 億美元，89年第672 名、市值73.1億美元，92年第 419 名、市值95.5億美元，此有「富蘭克林坦伯頓全球投資 系列基金」─公開說明書中文譯本、88年3 月號「美國財星 雜誌」封面及內容節錄、88年至92年美國商業周刊「The Bu siness WeekGlobal 1000」排名表節錄附卷可證（見原審卷 二第122至128頁）。 ⑶申請註冊富蘭德林商標非基於善意： 上訴人法定代理人劉芳榮係財經界之知名人士，應知悉被上 訴人所屬富蘭克林坦伯頓集團之事業，故而系爭商標自79年 間起即持續在新聞媒體提供投資理財之服務，劉芳榮亦應知 悉，是系爭商標註冊登記前，劉芳榮對系爭商標知悉甚明， 仍分別於92年4 月6 日、同年11月1 日註冊，如附圖2-1 、 2-2 所示「富蘭德林」商標，有智慧局商標資料檢索服務附 卷可考（見原審卷二第272 、273 頁），難認其申請註冊「 富蘭德林」商標係基於善意。 (二)富蘭德林商標減損系爭商標之識別性或信譽之虞： 1.減損系爭商標之識別性： 所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果 ，造成相關消費者心目中，就該著名商標與其所表彰之商品 或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故他人襲用著名標章， 將使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險 。商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積 極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符 合商標之使用要件。經查： ⑴上訴人有使用商標之行為： 上訴人富蘭德林投資所營事業為一般投資業，而上訴人富蘭 德林證券所營事業為證券商，上訴人法定代理人劉芳榮以「 富蘭德林事業群」總經理之名義提供有關財務與投資管理、 分析、資訊等相關服務（見原審卷二第290 至332 、339 至 340 頁）。其著述相關書籍亦併列「富蘭德林」商標及吊橋 ，此有書籍頁面影本附卷可證（見原審卷四第77、88、95、 98頁）。準此，提供之服務無實體，其屬使用「富蘭德林」 作為表彰所提供財務及投資相關資訊服務之來源，是上訴人 等使用「富蘭德林」係商標使用之態樣。上訴人雖同時併列 吊橋圖樣，惟兩者併用亦清楚明白服務提供者，自可達表彰 服務之來源之功能。 ⑵當事人商標成立高度近似性： ①相較上訴人使用「富蘭德林」商標與系爭商標間，自外觀而 言，兩者者均為英文音譯，且均未經特殊設計，其中有三個 字「富」、「蘭」、「林」均相同，僅「德」字與「克」字 之差異，整體外觀高度近似。復由讀音觀之，「富蘭德林」 商標與系爭商標「富蘭克林」，其中「富蘭」、「林」讀音 相同，而不同之「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，兩者讀 音高度近似。繼而參諸觀念方面，兩者予人均是英文譯名之 印象，音譯結果予人實質上相同之概念，僅係音譯之別，故 兩者觀念上為高度近似。職是，由外觀、讀音及觀念以衡， 「富蘭德林」商標與系爭商標高度近似。 ②上訴人雖主張系爭商標為「Franklin」之音譯，而「富蘭德 林」商標為劉芳榮於95年間接受遠見雜誌採訪時，已說明係 由「Friendly」音譯而來，象徵與客戶間建立友善之橋樑， 兩者概念不同云云。然「富蘭德林」商標蘊釀形成之因素如 何，相關消費者無法感官得悉，是以「富蘭德林」商標如何 產出，並非據以判斷商標是否近似之標準。參諸上訴人未將 Friendly申請註冊，亦無實際使用之證據。且富蘭德林係由 Friendly而來，應選擇友善或親切等詞彙，以符合其Friend ly或拱橋造型圖樣之意境，非選擇富蘭德林，自無法象徵與 客戶間建立友善的橋梁與溝通管道為商標，足認上訴人出於 攀附「富蘭克林」而使用「富蘭德林」。 ③被上訴人之系爭商標為隨意性商標，識別性強度僅次於創造 性商標。被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文 字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相 區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。被上 訴人使用系爭商標逾20年，所創造出之品牌形象，業賦予富 蘭克林文字特殊之意義與觀念，顯超脫初期姓氏之原意，是 系爭商標透過長期廣告與行銷，已高度強化識別性，使相關 消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務 。參諸富蘭德林與富蘭克林實質相同，相關消費者於購買之 時施以普通注意，均會認為上訴人之富蘭德林與被上訴人之 系爭商標近似。 ④參諸被上訴人使用系爭商標，跨足財務與投資經理服務、財 務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析 服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、對各 種事業生產投資、共同基金投資服務、證券，包括共同基金 之分銷服務、投資信託服務、證券經紀服務、人壽保險、年 金保險之發行與管理、其他所授權承保人之人壽保險及年金 保險之再保險、股票過戶代理服務、銀行服務、信用卡服務 等。非僅基金單一業務，具有多角化經營之情形。準此，系 爭商標保護範圍應予以擴張至投資顧問、理財等相關服務。 ⑶有致減損系爭商標之識別性之虞： ①「富蘭德林」商標與系爭商標成立高度近似，且上訴人富蘭 德林投資與系爭商標提供財務顧問間，服務之投資理財內容 相似、投資標的之金融商品部分相通、投資服務之對象亦有 重疊；上訴人富蘭德林證券公司與系爭商標間關於有價證券 相關金融商品之理財投資，在業務上之性質、內容相同或極 為相似，提供服務族群、場所亦多重疊。職是，上訴人標示 「富蘭德林」商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使 相關服務接受者誤認上訴人與被上訴人為來自相同或雖不相 同而有關聯來源，兩者服務存在高度類似關係。故上訴人從 事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務，實有致系爭 商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減 損系爭商標識別性之虞。 ②按商標之註冊違反第30條第1 項第11款之情形，屬惡意者， 不受前項期間，即自註冊公告滿5 年之限制，商標法第58條 第2 項定有明文。上訴人雖抗辯稱被上訴人未於評定或異議 救濟期間提出任何救濟，不得再限制上訴人使用「富蘭德林 」商標云云。然被上訴人主張「富蘭德林」商標註冊係惡意 ，其據以申請評定即無5 年救濟期間之限制，仍得聲請評定 其註冊，是被上訴人仍得申請評定，難謂其不得就系爭商標 主張權利。 ③按商標註冊無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者 ，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人 有使用者，不在此限，商標法第63條第1 項第2 款定有明文 。上訴人雖主張系爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理 服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服 務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經紀 服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理 ；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險；對各種 事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服務」， 應終止系爭商標之效力云云。惟被上訴人將系爭商標使用於 附圖1 所載之服務，其既有使用系爭商標之事實，是上訴人 抗辯有廢止之原因云云，自非可取。 ④上訴人雖抗辯稱商標法第70條第1 款僅適用於非類似之服務 ，被上訴人不得主張商標法第70條第1 款云云。惟商標法第 30條第1 項第11款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為 前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。故僅要使 用相同或近似於他人著名商標，導致著名商標使用於特定服 務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名商標之識別性之可 能時，即有商標法第70條第1 款之適用；反之，商標減損之 保護僅能適用於非類似之商標或服務，則對著名商標所享有 之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於商標法給予著 名商標較大保護之原則，應非立法者原意。職是，被上訴人 使用近似於著名系爭商標「富蘭德林」商標於相同或類似系 爭商標指定之服務，構成商標法第70條第1 款之視為侵害商 標權態樣。 ⑷有致減損系爭商標之信譽之虞： 所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用 著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或 標章權人真品之社會評價。因減損為事實問題，倘有減損情 形，即符合減損規定，不以須達何程度或何比例，故減損要 件採減損可能說。經查： ①上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類 似，已生相關消費者混淆誤認。因上訴人之富蘭德林商標具 強烈指示於被上訴人或富蘭克林投顧此單一商品或服務來源 之特徵與吸引力。因上訴人以富蘭德林商標使用與系爭商標 極類似之有價證券相關金融商品之財務投資服務，有使相關 消費者印象日漸模糊之可能。參諸上訴人富蘭德林證券網站 首頁之標語為立足中國，金融服務，足證上訴人係以富蘭德 林商標與公司名稱從事金融服務，為主要業務。準此，上訴 人實際經營之業務與被上訴人商標所表彰之證券投資顧問業 ，同屬第36類金融服務業之類別。復觀上訴人使用富蘭德林 商標之情形，有使相關消費者直接聯想被上訴人經營之證券 投資顧問業，係以大陸市場為基礎，或認為上訴人係由被上 訴人設立，專以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減 損系爭商標識別性或信譽之情事。 ②上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務，倘 相關消費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標之 負面印象，將有損於被上訴人經營20年有餘之金融專業形象 及信譽，致被上訴人信譽減損。故上訴人使用近似系爭商標 「富蘭德林」商標從事投資業、證券商事業，符合減損系爭 商標之要件規定，參諸一般社會通念，上訴人從事之業務與 系爭商標指定之業務既相類似，致上訴人使用「富蘭德林」 商標有減損系爭商標信譽之虞。準此，上訴人明知系爭商標 係著名之註冊商標，未經被上訴人同意，而使用近似「富蘭 德林」商標，有致減損系爭商標之信譽之虞，其構成商標法 第70條第1 款之視為侵害商標權。 四、上訴人公司違反商標法第70條第2款規定： 按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該 著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他 表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損 該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第 70條第2 款定有明文。本款侵權之成立要件如後：㈠明知為 他人著名之註冊商標；㈡以該商標中之文字作為自己公司、 商號、網域，或其他表彰營業主體之名稱；㈢致商品或服務 相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞 者；㈣未得商標權人同意而有使用行為。被上訴人主張系爭 商標為著名商標，上訴人被控使用系爭商標中之文字於公司 特取名稱，致相關消費者混淆誤認等語。上訴人則抗辯稱其 特取名稱與系爭商標文字不同，且未有混淆誤認之情事云云 。職是，本院應審究上訴人是否有使用近似系爭商標之文字 於公司特取名稱，上訴人有無違反商標法第70條第2 款（參 照本院整理當事人爭執事項2 ）。 (一)上訴人以系爭商標中之文字作為自己公司名稱： 1.公司名稱與其他表彰營業主體之區別： 商標法第70條第2 款之公司名稱，係指商標圖樣有與公司名 稱之特取部分完全相同者。特取部分有特別取其名稱之功能 ，使公司成立時，藉此與其他公司相區別，以彰顯其獨特主 體地位（參照最高行政法院96年度判字第206 號、97年度判 字第281 號行政判決）。本款規定之公司名稱，專指公司法 第18條、經濟部頒訂公司名稱及業務預查審核準則第5 條所 稱之公司中文名稱。再者，本款以著名商標中之文字作為自 己公司、商號、團體、網域名稱為例示規定，而其他表彰營 業主體之名稱則為概括規定，可作補充解釋。職是，本院自 應審究上訴人以被上訴人著名註冊商標之文字，作為自己營 業主體或來源之標識，是否有致相關消費者混淆誤認之虞或 減損該商標之識別性或信譽之虞者，成立間接侵權行為。 2.上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱： 上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱分別於102 年7 月18日 、同年12月11日設立登記，此有經濟部商業司─公司資料查 詢在卷可按（見原審卷一第31、第32頁），上訴人公司名稱 有三個字即「富」、「蘭」、「林」，為系爭商標「富蘭克 林」中之文字。上訴人辯稱依智慧局「商標法逐條釋義」所 載，商標法第70條第2 款所謂「明知為他人著名之註冊商標 ，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網 域或其他表彰營業主體之名稱」，係指使用著名商標中足於 引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相 同」者而言，參酌第1 款使用「相同或近似」商標之用語， 本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名 商標中「文字」及於所謂「近似」判斷範圍云云。然查： ⑴富蘭德林或富蘭克林非中文既有詞彙： 「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙，依一般 經驗其等予人是英文譯名之印象，而英文譯名均以接近英文 發音之中文為主，同一英文單字因中、英文發音有別，雖致 音譯時所使用之中文未必完全一致，惟仍使人有同一性之概 念。觀諸「富蘭德林」或「富蘭克林」者間，固有「德」與 「克」差異，然「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，加以其 他「富」、「蘭」、「林」三字均相同，故「富蘭德林」或 「富蘭克林」會使相關消費者認僅是音譯之別，其兩者予人 識別之主要概念實質上相同。職是，上訴人以系爭商標中之 文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中「克 」字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果 無異。 ⑵富蘭德林或富蘭克林高度近似： 就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合， 其中3/4 之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成 乃高度近似，甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略 中間而特別注意首尾之狀況。就讀音以觀，富蘭德林與富蘭 克林於讀音上亦僅有第三字不同，倘非特意強調第三字之讀 音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨富蘭德林與富蘭 克林之異同，唱呼兩者時，極易使聽聞者認為係相同詞組， 故德與克之差別，並無意義。就觀念之判斷，富蘭克林文字 組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富蘭 德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商 標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字 之印象。職是，依商標法第70條第2 款所規範擬制侵害商標 權之意旨，屬使用著名商標中之文字，作為上訴人之公司名 稱。 (二)以富蘭德林表彰營業主體致相關消費者混淆誤認之虞： 1.富蘭德林投資與系爭商標均屬投資理財領域之服務： 系爭商標指定使用之服務，如附圖1 所示，而上訴人富蘭德 林投資之登記所營事業係一般投資業、除許可業務以外，得 經營法令非禁止或限制之業務等事實，有經濟部商業司之公 司資料查詢附卷可查（見原審卷一第31頁）。可知其所營事 業範圍極廣，並與系爭商標指定使用「各種事業生產投資」 相同。再者，富蘭德林投資與系爭商標指定使用「財務與投 資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、 財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之 資訊服務」項目，均屬投資理財領域之類似服務。準此，上 訴人富蘭德林投資得以基金、股票及證券等金融商品，作為 投資標的。而系爭商標所指定使用之共同基金投資服務、股 票過戶代理服務、證券經紀服務、投資信託服務、不動產經 理服務證券之分銷服務及共同基金之分銷服務，係提供基金 、股票、證券等金融商品之投資服務。自投資標的以觀之， 兩者所提供之服務具類似性。 2.富蘭德林證券與系爭商標屬有價證券相關金融之服務： ⑴富蘭德林證券包銷或代銷有價證券： 按證券商須經主管機關之許可及發給許可證照，始得營業； 非證券商不得經營證券業務。而證券商可分為證券承銷商、 證券自營商及證券經紀商，各證券商得經營之業務項目，須 由金融監督管理委員會按證券商種類依法分別核定之，並於 許可證照載明。所謂承銷者，係指依約定包銷或代銷發行人 發行有價證券之行為。未經核定並載明於許可證照者，不得 經營。證券交易法第10條、第16條、第44條第1 項、第45條 第1 項及證券商設置標準第2 、3 條分別定有明文。上訴人 富蘭德林證券之登記所營事業資料係為券商，此有經濟部商 業司之公司資料查詢附卷可查（見原審卷一第32頁）。而上 訴人富蘭德林證券係以包銷或代銷發行人發行之有價證券， 為其所經營之事業（見原審卷五第164 頁背面、第165 、17 3頁）。 ⑵富蘭德林證券與系爭商標之服務類似： 系爭商標指定使用「財務與投資經理服務、財務與投資管理 服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與 投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、共同基金投資服務 、股票過戶代理服務、投資信託服務、證券經紀服務證券之 分銷服務、共同基金之分銷服務」項目，包含提供有價證券 相關金融商品之財務及投資之管理、顧問、分析、信託、資 訊等服務。準此，上訴人富蘭德林證券為包銷或代銷發行人 發行之有價證券為事業之證券商，而系爭商標指定使用於包 含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託 、資訊等之服務，依一般社會通念及市場交易情形，均屬有 價證券相關金融商品之理財投資，應認兩者服務類似。 3.致相關消費者有混淆誤認之虞： ⑴上訴人業務與系爭商標指定之服務具有共同或關聯處： 上訴人富蘭德林證券雖辯稱其從事證券商事業須經政府特許 ，而被上訴人或系爭商標之被授權人富蘭克林投顧未經政府 核准經營證券商業務，而是受領報酬對有價證券、證券相關 商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易事項提供分析 意見或推介建議。且上訴人富蘭德林證券協助臺商發行股票 ，其與被上訴人及富蘭克林投顧為專提供基金理財之投資顧 問，有關法源依據、業務定義不同，各自取得所營事業特許 ，兩者服務類別顯有區別云云。惟查： ①上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類 似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營 之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。上訴人係特取名 稱與系爭商標文字實質相同之公司，且其業務種類名稱證券 、投資及所營事業，亦與富蘭克林投顧於字面為極其相近似 之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種 類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標雖指 定使用於第35類與第41類類別，惟所營事業不僅與所屬商標 之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第36類金 融類。準此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的，為跨業 經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再 者，上訴人證券商業務與被上訴人證券投資顧問業務，其於 符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並經向主 管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管理業務 、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、辦理 全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務。職是，足 證兩者之業務事實上多有重疊。 ②自各樣事業之投資理財或以基金、股票、證券等金融商品作 為投資標的以觀，上訴人富蘭德林投資之業務，其與系爭商 標指定之理財投資顧問服務相關聯。而上訴人富蘭德林證券 係包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商，系爭 商標則指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理 、顧問、分析、信託、資訊等之服務，兩者關於有價證券相 關金融商品之理財投資於業務上相關聯，均在滿足相關消費 者需求及服務提供者或其服務內容。準此，益徵上訴人之業 務與系爭商標指定之服務具有共同或關聯處。 　③上訴人成立前，雖其所屬之富蘭德林事業群，即於報章雜誌 中以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表匯率市場、 資本市場分析，提出第36類金融服務相關之專欄文章。再者 ，上訴人富蘭德林證券於102 年間成立後，係以富蘭德林直 接提供金融服務外，並將過往92年至101 年間以富蘭德林事 業群、上海富蘭德林等名義發表之專欄，上傳至公司網頁供 不特定大眾瀏覽閱讀，延續富蘭德林事業群、上海富蘭德林 違規於我國經營金融業務之事實，並與上訴人接洽業務，係 以富蘭德林證券之名義，其於我國市場進行金融、財務、諮 詢、顧問等業務之行銷，實質已為經營第36類金融服務相關 業務。 ④參諸上訴人富蘭德林證券與系爭商標之被授權人富蘭克林投 顧間，兩者公司名稱特取部分復極近似，倘上訴人富蘭德林 證券以與系爭商標主要印象實質上相同「富蘭德林」作為公 司名稱，並從事共同或關聯之業務，依一般社會通念及市場 交易情形，易使相關消費者誤認為來自相同或雖不相同而有 關聯之來源，應認上訴人富蘭德林證券與系爭商標指定之服 務類似。至於兩造從事之業務其法源依據是否相同、是否取 得特許等項目，係屬高度專業知識，衡情均非相關消費者依 社會通念或交易習慣，判斷系爭商標表彰服務與上訴人之關 聯性之標準。準此，上訴人前開抗辯，不足為憑。 ⑵富蘭德林有致相關消費者混淆誤認之可能性： 參諸商標法第70條第2 款規定，著名商標作為營業主體之名 稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，視為侵害商標權之情形 ，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名商標之 文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品 或服務構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞而言 。所稱混淆誤認之虞，並不以致相關消費者產生混淆誤認之 結果為要件，僅須有致相關消費者混淆誤認之可能即足。經 查： ①被上訴人於新聞紙提供投資理財分析服務，其討論議題內容 包括美國資金投入對市場之影響、長期低利率對經濟之影響 、利率與投資債券基金、臺灣股市與國際市場之連動、美股 、債市長期趨勢、投資海外基金之問題、大陸潛藏之金融危 機、如何購買海外債券、定期定額投資與分散風險、選擇強 勢貨幣與保障投資報酬率（見原審卷五第11至27頁）。而上 訴人法定代理人劉芳榮以「富蘭德林事業群總經理」名義發 表討論之議題內容，其包括獨資公司與稅率成本、人民幣與 資金匯出之操作、臺幣美元人民幣操作、人民幣升值與匯率 、外債管理規定之因應、大陸臺商海外投資分析、臺商對外 投資外匯分析、外匯與資金調度、臺商資金規劃與資金調度 、外債最新規定解析（見原審卷五第28頁至第41頁背面）。 準此，兩者均係有關財務與投資管理、財務與投資分析、財 務與投資資訊之服務，況上訴人使用與系爭商標概念實質上 相同「富蘭德林」作為公司名稱，並從事上開共同或關聯之 業務，依一般社會通念及市場交易情形，其有使相關消費者 認為上訴人與系爭商標所表彰之服務係相同或雖不相同而有 關聯之來源之可能。 ②上訴人雖抗辯稱使用「富蘭德林」為營業表徵逾15年，其與 系爭商標已併存許久云云。惟上訴人始於102 年間設立登記 ，縱其前於92年間已註冊，如附圖2-1 、2-2 所示商標，因 附圖2-1 、2-2 所示商標，所指定使用之服務與上訴人登記 之前開所營事業無關。倘以上訴人註冊之附圖2-1 、2-2 所 示商標，遽行認定上訴人得使用「富蘭德林」為公司名稱， 無異排除商標法第70條第2 款對著名商標保護之規定，有礙 公平競爭。 ③上訴人固主張依其提出之客戶39人之說明書，可知「富蘭德 林」商標與系爭商標不會混淆誤認云云。惟被上訴人亦提出 72份說明書，證明「富蘭德林」商標與系爭商標會生混淆誤 認之結果，此有上開72份說明書附卷可參（見原審卷五第43 至79頁）。職是，上訴人使用「富蘭德林」商標仍有致生混 淆誤認之虞，參諸商標法第70條第2 款之要件，倘有混淆誤 認之虞者，即有違反本款之事由，不須致生混淆誤認之結果 為必要性，故上訴人前開所辯，不足為憑。 ④金管會證期局雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業 務。惟並不妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧 問業相同或類似業務之可能。故證券承銷商於符合法定資格 可經營證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，上 訴人是否取得前揭許可，在所非問。因相關消費者於現實生 活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券 商。職是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、 財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人 提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆 誤認。 (三)富蘭德林表彰營業主體有減損識別性或信譽之虞： 1.富蘭德林表彰公司名稱符合減損可能性： 參諸商標法第70條第2 款以著名商標作為營業主體之名稱， 有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，視為侵害商標權之 情形，並不以實際發生損害之結果為必要，而係有減損之虞 即足適用，以加強著名商標之保護，並維護市場公平競爭， 此觀100 年商標法第70條立法理由即明。上訴人從事與系爭 商標指定使用之服務係相同或關聯之業務，有致相關消費者 有混淆誤認之虞，且上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱與 系爭商標具有實質上同一性，實有致系爭商標與其所表彰之 服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性 之虞。再者，上訴人從事之投資業或證券商事業，其以違反 社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響被上訴人之社會評 價，已符合減損之要件。因減損為事實問題，適用減損可能 說，不以須達何程度或何比例。職是，上訴人以「富蘭德林 」作為公司名稱已符合減損之要件，即可認有減損系爭商標 識別性或信譽之虞。 2.使用富蘭德林減損對系爭商標單一來源印象之可能性： 上訴人雖抗辯稱系爭商標已為其他行業普遍使用，其在社會 大眾心中難以留下單一聯想或獨特性，上訴人使用系爭商標 或作為公司名稱，難謂減損系爭商標之識別性云云。惟系爭 商標在特定相關基金等金融商品之投資服務及其他財務與投 資之管理、顧問、分析、資訊等服務市場，係廣為相關消費 者所熟知之著名商標，縱使其他行業有使用系爭商標，不致 減損系爭商標在上開服務事業之識別性。故上訴人從事之業 務與系爭商標指定之服務類似，上訴人使用「富蘭德林」商 標及公司名稱，即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可 能。準此，上訴人前揭所辯，並無可取。 五、被上訴人行使商標權並無權利濫用： (一)權利行使之界限： 按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目 的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第14 8 條定有明文。權利濫用禁止原則不僅源自誠實信用原則， 且須受誠實信用原則之支配，在衡量權利人是否濫用其權利 時，應考顧誠信原則之精神（參照最高法院100 年度台上字 第463 號民事判決）。故被上訴人行使系爭商標之權利，應 受誠實信用原則之限制，不得有無濫用商標權。上訴人雖主 張被上訴人知悉其使用富蘭德林名稱至今有15年，欲以本訴 推翻上訴人多年經營成果，可認被上訴人現行使商標權，顯 有違誠信原則，其構成權利濫用云云。然被上訴人抗辯稱其 基於商標法之請求，係出於正當權利行使，並無權利濫用之 情事等語。準此，上訴人有違反商標法第70條第1 款、第2 款規定，既如前言，是本院應審究被上訴人提起本件訴訟是 否構成權利濫用，違反民法第148 條規定，不得行使權利（ 參照本院整理當事人爭執事項3 ）。 (二)被上訴人正當行使系爭商標之權利： 上訴人所屬集團早期均以富蘭德林上海對外表彰，且上訴人 所屬集團早期從事臺商大陸法令諮詢，被上訴人遂誤認上訴 人所屬集團為中國公司。嗣後上訴人所屬集團改為使用富蘭 德林事業群，其標榜其自身從事大陸法令諮詢，固上訴人認 其就富蘭德林商標，並無提出評定或異議之行政救濟。然上 訴人於102 年間在我國分別設立兩家公司後，被上訴人始知 悉上訴人所屬集團已逾越其商標授權範圍，以富蘭德林為商 標及公司名稱特取部分，從事非富蘭德林商標指定使用商品 或服務範疇第36類業務，自有保護系爭商標之必要性。準此 ，被上訴人於得知上訴人涉入第36類業務經營時，侵害系爭 商標之權利，基於商標權人之地位，對上訴人行使系爭商標 之商標權，核屬行使權利之正當行為，不符權利濫用之要件 甚明。 (三)被上訴人對上訴人有禁止侵害請求權： 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵 害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。 商標法之禁止侵害請求權，具有事先迅速制止侵害行為及防 範侵害行為於未然之功能，對於商標權人或被害人之保護較 為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害與防止侵 害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之 ，其不考慮其主觀可歸責之要素，不以商標侵權行為人或事 業有故意或過失為要件。上訴人雖抗辯稱系爭商標未曾使用 於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務； 抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投 資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險 ；年金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年 金保險之再保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服 務；證券之分銷服務」，故該部分不得排除上訴人使用云云 。然系爭商標為著名商標與表徵，上訴人以「富蘭德林」作 為公司名稱特取部分，並將「富蘭德林」商標使用於提供之 服務等事實，成立商標法第70條第1 款、第2 款之侵害商標 權，誠如前述。商標法既賦予商標權人對於侵害其商標權者 ，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，除非 系爭商標因不使用而經廢止確定，被上訴人為防止系爭商標 識別性減損之虞，自得於系爭商標指定使用之服務範圍，均 排除上訴人之使用。職是，揆諸同法第69條第1 項規定，被 上訴人起訴聲明：1.請求上訴人將公司名稱特取部分變更登 記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」；上訴 人不得使用或授權他人使用「富蘭德林」，或相同或近似於 「富蘭克林」字樣之商標，而於同一或類似於系爭商標所指 定之商品與服務，為有理由，應予准許。 (四)被上訴人對上訴人有銷毀請求權： 按商標權人依前項之禁止侵害規定為請求時，得請求銷毀侵 害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌 侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法 第69條第2 項定有明文。商標權人之銷毀請求權為有效排除 及防止商標侵害之手段，商標權人行使銷毀請求權，並不以 行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第767 條第 1項之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品 之原料、器具銷毀之，使其不流入市場，得將侵權之損害或 危險降至最低限度。因上訴人侵害被上訴人之系爭商標，既 如前述，是被上訴人依商標法第69條第2 項規定，請求上訴 人銷毀含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、 包裝紙、提袋及其他行銷物品，為有理由，應予准許。 六、本判決結論： 綜上所述，被上訴人依商標法第70條第1 款與第2 款、第69 條第1 項與第2 項規定，請求上訴人應將公司名稱特取部分 變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」 註冊商標之名稱；並均不得於同一或類似於「富蘭克林」商 標所指定之服務及其服務有關之商業文書、廣告、數位影音 、電子媒體、網路或其他媒介物，使用或授權他人使用「富 蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」註冊商標之文字；並 均應銷燬自己使用或他授權他人使用含有「富蘭德林」文字 之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件 。為有理由，應予准許。原審為上訴人部分敗訴之判決，並 無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理 由，應予駁回。 七、本件無庸審究部分之說明： 本件為判決之基礎已臻明確，上訴人雖請求就富蘭德林商標 ，進行市場之調查，用以判斷相關消費者間是否對於富蘭德 林商標有相當之熟識，而與系爭商標不生混淆誤認之情（見 本院卷二第126 、134 頁；本院卷三第13頁）。然經本院審 酌並無調查之必要。再者，本件為判決之基礎已臻明確，暨 兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為 均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條， 民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　　17　　日 　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　 17　　日 　　　　　　　　　　　　 　 書記官　蔡文揚 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。