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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 104年度民商訴字第13號 原　　　告　順成西點麵包有限公司 法定代理人　吳順成 訴訟代理人　桂齊恒律師 複 代理 人　林美宏律師 被　　　告　方月雲即順晟喜餅店 訴訟代理人　方月芬 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國105 年1 月 14日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。查本件係屬商標權所保護智慧財產權益所生第一審 民事事件，依前揭條文規定，本院有管轄權，合先敘明。 二、本件原告起訴時之第2 項聲明為「被告不得使用相同或近似 原告所有註冊第00000000號商標（如附圖一所示，下稱系爭 商標）於麵包等類似商品之上」，於民國104 年12月9 日具 狀就前揭聲明所稱之「麵包等類似商品」特定為「蛋糕、麵 包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥」（卷二第1 頁），原告 所為本於同一請求基礎，使聲明更加明確，非屬訴之變更或 追加，被告亦表示同意（卷二第46頁），予以准許。 貳、實體方面 一、原告主張略以： ㈠系爭商標係原告於84年7 月20日提出申請獲准註冊，使用於 蛋糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥等商品。原告成 立於54年間，迄今已有50年歷史，不論在店內展售或於網路 行銷上，均投入極大心力與成本，戮力開拓系爭商標商品， 系爭商標有大量且廣泛之使用，報章雜誌皆有許多相關報導 ，原告經營者曾獲相關媒體專訪，亦曾獲頒相關社會公益活 動感謝狀及相關同業公會證書，系爭商標已為相關消費者所 熟知，而成為著名商標，且經濟部智慧財產局於另案即中台 異字第G00000000 號案件中亦肯定系爭商標之著名程度。被 告於屏東縣○○鄉○○村○○路○○號經營「順晟喜餅店」 ，因使用與系爭商標近似之店名，致發生於000 年底之強冠 公司全統香豬油事件中，原告因被告名列在強冠公司下游銷 售廠商名單內，遭受莫名之災，包括大批顧客攜帶購買商品 至各門市退貨、取消訂單、門市整體業績下滑、消費者信心 崩潰等無法回復之商譽損失，原告曾於103 年11月6 日函請 被告停止侵權行為，被告置之不理，為捍衛系爭商標所表彰 之商譽，提起本件訴訟。 ㈡被告經營順晟喜餅店於商品、店名、招牌及名片上使用店名 特取部分「順晟」，與系爭商標「順成」之讀音相同，外觀 主要識別部分差異僅在「成」及「晟」字，有高度近似性。 且順晟喜餅店製造販售之商品與系爭商標指定使用之商品類 別相同，又系爭商標具有相當之識別性，被告店名特取部分 攀附系爭商標有礙公平競爭，系爭商標為著名商標較為相關 消費者熟悉，應給予較大之保護。且系爭商標與被告店名特 取部分有實際混淆誤認之情事，被告店名特取部分實際造成 衛生福利部食品藥物管理署以及相關消費者產生混淆誤認之 情形，而此混淆誤認情事是否由行為人本身所引起者，應非 所問，否則即不當增加法律所無之要件。又由於系爭商標已 臻著名，被告顯是在明知系爭商標狀況下，於其商品上使用 近似之商標，於店名及對外招牌使用高度近似之文字，有致 相關消費者產生混淆誤認，實際上已減損系爭商標識別性及 信譽。被告違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第2 款規定，原告自得依同法第69條第1 項規定，請求除去及防 止被告之侵害如聲明第1 、2 項所示，且不以被告主觀上具 有故意或過失為要件，被告不得以規模小或不知法律為由而 脫免法律規範。 ㈢原告成立於54年間，第一次以「順成西點麵包有限公司」向 主管機關辦理公司登記的日期為57年7 月4 日，早在63年8 月13日便以與系爭商標相同之圖樣向主管機關申請獲准第74 087 號商標註冊在案，指定使用於蜜餞、糖果、餅干乾點、 麵包、蛋糕、西點等商品上，原告創立及商標最早註冊時間 均早於被告父親創立順成製餅舖及被告101 年2 月22日將順 晟喜餅店向屏東縣政府申請設立登記之時間，系爭商標為相 關消費者所熟知，兩造皆從事糕餅相關商品之製造與銷售， 被告設立登記時應已明知系爭商標存在，被告有攀附系爭商 標商譽之意圖，並非善意，且本件原告係以被告所設立之順 晟喜餅店為侵權對象，被告及其父親之製餅舖兩者並非同一 個法律主體，被告繼承之說並不正確，被告不得主張商標法 第36條第1 項第3 款之善意先使用。 ㈣並聲明：⒈被告不得以「順晟」字樣表彰營業主體之名稱， 並應移除其對外名片或招牌上之「順晟」字樣。⒉被告不得 使用相同或近似原告所有系爭商標於蛋糕、麵包、月餅、餅 乾、鳳梨酥、蛋黃酥之上。 二、被告答辯略以： ㈠系爭商標圖樣與被告營業特取部分相較，原告之「順成」外 框設有圓形花蕊，並於花蕊外設計有花瓣，被告店名之「晟 」字係由「日、成」所構成，二者外觀存有明顯差異，一般 消費者施以普通注意即可輕易識別。被告之「順晟喜餅」營 業主體係繼承訴外人即被告父親○○○所創設之「順成製餅 舖」而來，○○○於70年左右在屏東縣○○鄉租屋設立「順 成餅舖」店面，於72年以負責人身分加入屏東縣糕餅商業同 業公會，74年間擴大營業，向當時之電信局申請營業用電話 之名稱為「順成製餅舖」，○○○於96年遷移營業地址並改 名為「順晟餅舖」，於100 年12月過世後，由被告繼承父業 經營迄今，被告於101 年2 月20日向屏東縣政府以「順晟喜 餅店」申請營業登記，將屏東縣糕餅商業同業公會的會員名 稱更改為「順晟喜餅店方月雲」，被告自父親○○○經營時 起以「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」讀音作為營業主體的特取部分用於 製餅業至今已有近40年之久。而「順成」2 字作為製餅業的 營業名稱特取部分為被告父親首先創用，遠早於原告系爭商 標申請日，被告繼承使用「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」讀音作為營業 主體特取部分，本即具有善意先使用權，有商標法第36條第 1 項第3 款規定之適用。 ㈡本件係商標權益之爭議，原告主張其營業主體「順成西點麵 包有限公司」成立於57年間，然此與本件爭執之系爭商標專 用權無關，營業之登記不具有排除他人以「順成」使用於糕 餅商品上之權利。原告所提供之使用證據皆在94年至104 年 間，均晚於被告父親於70年左右設立之「順成餅舖」，被告 使用順晟喜餅、順晟喜餅店與系爭商標不生攀附疑慮。又原 告以失去法律效力之第74087 號商標註冊日，主張「順成及 圖」商標的註冊日早於被告父親70年左右「順成餅舖」的設 立日，然該商標早於84年間註冊期滿因未辦理延展而喪失專 用權，原告就已放棄之商標主張專用權並不可採。 ㈢被告所使用順晟兩字，如讀作「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」則為被告 繼承父業並於原營業範圍內繼續使用之狀態，而有商標法第 36條第1 項第3 款之適用，被告具有善意先使用之權益；如 讀作「ㄕㄨㄣˋㄕㄥˋ」，則與原告系爭商標圖樣無論外觀 或讀音皆存在有明顯差異，一般具有普遍知識之消費者施以 普通之注意即可輕易識別，不生侵害系爭商標權之疑慮。 ㈣並聲明：駁回原告之訴。 三、原告主張其為系爭商標之商標權人，被告於屏東縣○○鄉○ ○村○○路○○號經營「順晟喜餅店」，其商品、店名、招 牌及名片上皆有使用「順晟」2 字等情，被告不爭執，並有 原告提出之經濟部智慧財產局商標檢索資料、系爭商標彩色 圖樣、被告商品照片，以及被告提出之店名、招牌照片等在 卷可參（卷一第11頁、第321 頁、第319 至320 頁，卷一第 356 頁及其反面），堪信為真。原告主張系爭商標為著名商 標，被告店名特取部分「順晟」與系爭商標主要識別部分「 順成」高度近似，被告將「順晟」使用於商品、店名、招牌 及名片上，有致相關消費者混淆誤認及減損系爭商標識別性 及商譽之情形，侵害原告系爭商標權，請求被告除去及防止 侵害等情，被告否認並為前揭答辯，則本件爭點在於：㈠系 爭商標是否為著名商標？㈡被告所為是否違反商標法第68 條第3 款、第70條第1 款、第2 款規定？㈢被告所為有無商 標法第36條第1 項第3 款善意先使用規定之適用？㈣原告對 被告請求除去及防止侵害如聲明1 、2 項所示是否有理由？ （卷一第353 頁）經查： ㈠被告所為並未違反商標法第68條第3 款及第70條第1 款規定 ： ⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品 或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者，為侵害商標權；未得商標權人同意，有明知為 他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損 該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第 68條第3 款、第70條第1 款分別定有明文。又商標之使用， 指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者 認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、 陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供 服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文 書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或 其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條亦有明文。又 商標應具識別性，依商標法第18條第2 項規定，指足以使商 品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與 他人商品或服務相區別者而言，而商標使用之所稱「足以使 相關消費者認識其為商標」，客觀上即應足以使相關消費者 認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的 。 ⒉本件被告於101 年2 月20日以商業名稱「順晟喜餅店」向屏 東縣政府申請營業登記，同年月22日核准乙節，有屏東縣政 府函文及商業登記基本資料在卷可稽（卷一第79、80頁）， 「順晟喜餅店」係被告經營糕餅店之店名，被告並非以其店 名「順晟」或「順晟喜餅」申請商標註冊使用，而原告所舉 被告就「順晟」之使用情形包括原告提出之喜餅盒及被告提 出之店名招牌照片（卷二第47頁，參見附圖二照片），觀諸 被告商品即喜餅盒照片（卷一第319 至320 頁，參見附圖二 編號1 照片），餅盒正中央係醒目的卡通造型新郎、新娘及 紅色愛心背景圖樣，下方有較大粗體黑色金邊「天賜良緣」 4 字，再下方靠近喜餅盒邊緣則有字體較小並依序漸小之金 色「順晟」、「囍餅」併排，且與再下方之順晟喜餅店地址 、電話、行動電話併列於同一區塊，客觀上被告於喜餅盒上 就「順晟」之標示方式予相關消費者之寓目印象乃營業主體 的名稱，尚無足使相關消費者將餅盒上之「順晟」作為辨識 商品之商標。又被告店內名牌「順晟」、橫式招牌「順晟囍 餅」、直式招牌「順晟（囍）餅店」（卷一第356 頁及其反 面，參見附圖二編號2 至4 照片）均係用以表示被告營業主 體的名稱，亦不足使相關消費者認識「順晟」為商標。原告 前揭所舉被告使用「順晟」之情形，均難認係「順晟」商標 之使用。 ⒊基上，依原告主張被告於其商品、店名、招牌及名片上使用 「順晟」之情形，均非屬商標法第5 條所定之「商標之使用 」，即無違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款規定之行 為。 ㈡被告所為並未違反商標法第70條第2 款規定： ⒈按明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作 為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱 ，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信 譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2 款定有明文 。又所稱著名商標中的「文字」，係指與著名商標中足於引 起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同 」者而言，參酌第70條第1 款使用「相同或近似」商標之用 語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大 著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍。但依 社會一般通念，其予人識別的主要印象實質上相同者，或作 為特取部分的一部分使用時，仍屬使用著名商標中之文字。 ⒉原告主張被告違反本條款規定，係以被告於101 年2 月20日 將「順晟喜餅店」向屏東縣政府申請設立登記時，系爭商標 已獲得商標註冊，且為著名商標而為相關消費者所熟知，兩 造皆從事糕餅相關商品之製造銷售，被告申請設立登記時應 已明知系爭商標存在，卻以近似系爭商標之「順晟」作為商 號名稱，有攀附系爭商標商譽意圖云云（卷一第170 頁）， 並提出原告公司近歷年行銷及廣告匯整、經營者獲相關媒體 專訪之報導、獲獎紀錄表及相關獎狀、獲2012年臺北百大好 禮名店評比競賽獎狀及相關報導資料、參加國內展覽會及展 示會之相關資料、經濟部智慧財產局中台異字第G00000000 號商標異議審定書等影本為證（卷一第176 至318 頁，卷二 第12至16頁），然觀諸系爭商標之文字部分「順成」與被告 商號之「順晟」部分，有「成」與「晟」字之差異，並不相 同，且「順成」之「成」字有完成、成就之意，「順晟」之 「晟」字有明亮、熾盛的意思，原告亦不否認「晟」字有「 ㄔㄥˊ」或「ㄕㄥˋ」兩種讀法（卷二第5 頁），二者予人 識別的主要印象亦無實質上相同之情形，自難認被告使用「 順晟」係屬使用系爭商標中之文字。參以被告辯稱其使用「 順晟」作為店名係源自其父親之「順成餅舖」、「順成製餅 舖」，並提出屏東縣糕餅商業同業公會證書及部分會員名冊 、電信局東港營業所申請營業用電話申請書影本為證，觀諸 屏東縣糕餅商業同業公會會員證書上記載「原店號為順成餅 店負責人○○○（即被告父親）並於民國101 年2 月20日屏 府城工字第1010029928號核准申請變更為順晟囍餅店負責人 方月雲」等語；屏東縣糕餅商業同業公會會員名冊中記載○ ○○於72年3 月8 日入會；73年8 月15日電信局東港營業所 申請營業用電話申請書上載明用戶名稱為「○○○、順成製 餅舖」（卷一第76至78頁），被告前揭所辯並非無據，應屬 可採，自難認被告係明知系爭商標存在而使用系爭商標之「 順成」為自己商號，或有攀附系爭商標商譽之意圖。至於原 告所指強冠公司全統香豬油事件，係因衛生福利部食品藥物 管理署公布強冠公司全統香豬油下游銷售廠商與數量明細中 ，將被告店名簡化誤載為「順成」所致，有原告提出之強冠 公司全統香豬油下游銷售廠商與數量明細、全統香豬油事件 中被告店名造成消費者混淆誤認之相關新聞報導等在卷可參 （卷一第15至19頁、第102 至104 頁），自難據為相關消費 者係對系爭商標之「順成」與被告店名之「順晟」實際產生 混淆誤認，而為不利被告之認定。 ⒊基上，被告使用「順晟喜餅店」為店名係源自其父親之製餅 舖，被告店名之「順晟」與系爭商標之「順成」並不相同， 亦無予人識別的主要印象實質上相同之情形，被告並無明知 系爭商標存在而使用系爭商標為自己商號之行為，自無違反 商標法第70條第2 款規定。 ㈢按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之 虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。被告 並無違反商標法第68條第3 款、第70條第1 、2 款規定之行 為，已如上述，自未構成系爭商標權之侵害，原告主張被告 所為侵害系爭商標權，請求被告除去及防止侵害如聲明1、2 項所示，自非有理，應予駁回。 四、綜上所述，被告經營「順晟喜餅店」於其商品、店名、招牌 及名片上使用「順晟」2 字，並無違反商標法第68條第3款 、第70條第1 、2 款規定，未侵害原告系爭商標權。從而， 原告依商標法第69條第1 項規定，請求被告不得以「順晟」 字樣表彰營業主體之名稱，並應移除其對外名片或招牌上之 「順晟」字樣；不得使用相同或近似原告所有系爭商標於蛋 糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥之上，均無理由， 應予駁回。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所 提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸 再予論述，附此敘明。 六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 第1 條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　1　　 月　　29　　日 法　官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　1　　 月　　29　　日 　　　　　　書記官　吳祉瑩