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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年度民商訴字第2號 原　　　告　聖揚倫企業有限公司 法定代理人　周妮娜 訴訟代理人　徐國祥 被　　　告　游啟峰 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於104 年4 月14日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 甲、程序方面： 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係商標法所保護之商標權所生之第一審民事 事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依 法自有管轄權。 二、按當事人、代表人、代理人、辯護人、輔佐人、證人、鑑定 人或其他訴訟關係人之所在處所與法院間有聲音及影像相互 傳送之科技設備而得直接審理者，法院得依聲請或依職權以 該設備為之。前項情形，法院應徵詢當事人之意見，智慧財 產案件審理法第3 條第1 、2 項定有明文。本件被告雖具狀 稱其居住於嘉義市，如至本院應訊，搭乘火車來回需耗時7 小時以上，舟車勞頓恐有交通意外之虞，且因鮮少涉及司法 案件，恐因緊張口條不佳無法完整答辯，請求採遠距訊問云 云（見本院卷第105-106 頁）。經本院徵詢原告之意見，原 告表示其亦係由桃園縣北上至本院開庭，希望被告能到庭陳 述，將話講清楚，不同意以遠距訊問方式進行訴訟（見本院 卷第115 頁）。本院審酌本件兩造均未委任律師到庭，所為 事實上陳述及提出之證據資料容有疑義，有待本院當庭行使 闡明權確認當事人真意，始得進行訴訟程序之攻擊防禦，如 採遠距訊問，對訴訟程序之進行，多有不便，爰不同意被告 聲請以遠距訊問方式進行訴訟。又按，言詞辯論期日，當事 人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定之不得一 造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論 而為判決，民事訴訟法第385 條第1 項前段定有明文。被告 受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為 判決。 乙、實體方面： 壹、原告起訴主張： 一、原告以「freebra 及圖及The new definition for freedom 」商標，指定使用於內睡衣類商品，經註冊第00000000號在 案（下稱系爭商標，如附圖所示）。詎被告未經原告之同意 或授權，自民國（下同）103 年12月8 日起，在其經營之網 路購物賣場，利用奇摩拍賣帳號Z0000000000 使用相同或近 似原告系爭商標圖樣，販賣內睡衣產品（下稱系爭產品）， 侵害原告之系爭商標權，爰依商標法第68條、第69條第3 項 、第71條第1 項第3 款請求損害賠償。因被告係在拍賣網站 刊登訊息，經購買者下標匯款後即以郵寄或宅配方式寄送， 如無使用統一發票亦無法證明實際侵害金額範圍，原告所受 之實際損害不易證明，原告爰依商標法第71條第1 項第3 款 規定，以查獲侵害商標權商品之零售單價1,500 倍計算賠償 。 二、對被告抗辯之陳述： ㈠我國商標保護採屬地原則，原告係委託國內智慧財產權事務 局，針對中國及北美地區查證，並無類似圖文商標註冊，才 進行系爭商標註冊。被告提出製造商廣州伊ＯＯ矽橡膠科技 有限公司（下稱大陸伊ＯＯ公司）於中國商標局已有註冊商 標一事，實則該製造商於中國商標局提出商標申請，申請號 為0000000 ，最後申請結果為無效，故此申請在中國並不成 立。原告與大陸伊樂健公司並無契約、地緣、業務上往來或 其他關係，何來搶註原廠之商標，況且，大陸地區會做隱形 胸罩商品的廠商有很多家，原告並非向大陸伊ＯＯ公司購買 隱形胸罩，此廠商也並非freebra 原廠，也不具有freebra 的商標權。 ㈡原告為避免浪費司法資源，先以電子郵件通知被告，並表明 任何金額及任何和解模式均可協商，被告卻採取強硬態度不 願意進行和解，被告提出之法條與原告提出維護系爭商標權 無關，原告並無義務回覆。 三、並聲明：1.被告應給付原告新臺幣（下同）448,500 元及自 103 年12月22日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之 利息。2.原告願供擔保請准宣告假執行。3.訴訟費用由被告 負擔。 貳、被告答辯： 一、被告於嘉義市政府登記設立「興業資訊工作室」，為公司實 際負責人，經營電腦相關生意並兼職經營網拍（奇摩拍賣帳 號：Z0000000000 ），拍賣商品以居家用及玩具商品為主， 從沒賣過女用內衣，系爭產品為100 年結婚潮期間被告託人 由阿里巴巴網購，本來欲給親戚使用，後因為沒有用到才刊 登轉售，絕非常態性販售商品（可至雅虎搜尋歷來交易紀錄 佐證），103 年5 月底刊登時價格299 元為全網路最貴（其 他賣家僅賣149 元上下），刊登的半年期間根本無實際銷售 ，被告103 年12月19日首次接獲以原告電子郵件求償前，從 未收到原告任何書面或來電話通知，且被告收信當天就已經 將商品全數配合下架，並回信告知讓原告公司專售，原告卻 仍執意要求支付和解金。 二、「freebra 」原始商品為一款無肩帶矽膠胸罩，製造商大陸 伊ＯＯ公司於94年8 月31日在中國已有註冊商標，該胸罩近 十年來各大知名網站皆有銷售，如淘寶、阿里巴巴，ebay， 奇摩拍賣等網站，搜索關鍵字「freebra 」就可出現大筆銷 售資料，所有販賣該商品者，皆從中國經銷或批發而來，並 無自行製造，若該商標為原告原創設計或自行生產，原告應 提出證據佐證。原告顯係已知「freebra 」商標存在且產品 已銷售多年，仍違反商標法規定於103 年1 月1 日搶註商標 ，按代理商或經銷商在未得原廠同意之下，搶註原廠之商標 ，明顯係為了賺取註冊後之利益，依商標法第30條第1 項第 12款規定，可撤銷其商標權。若原告真獲原廠授權，其商品 在我國一般稱為「公司貨」，其他商家自辦進口稱為「平行 輸入」或「水貨」，過去案例中，銷售時未將商標印製於自 製商品包裝上，或聲稱公司貨實際卻銷售水貨，以致消費者 混淆權益受損者，並無不法。被告刊登之圖文皆為中國經銷 商提供，刊登時僅將簡體轉換繁體，並無不法。原告大量發 送求償信件給被告及其他販賣女性衣物之賣家，以求賺取和 解賠償金，原告註冊系爭商標主要目的，是為了訛取和解金 或壟斷市場，其行為顯有可議。 三、被告刊登系爭產品之價格299 元為全網路最貴，對其他商家 與原告只具抬轎的作用，根本無法與其競爭，接獲電子郵件 通知當下也馬上配合將商品下架，並無實際售出，何來造成 原告商譽損失之理，原告求償金額顯不符比例原則。原告引 用商標法第71條第1 項第3 款規定，以「查獲」侵害商標權 商品之零售單價1,500 倍計算方式求償448,500 元，並不合 理，被告未受到保智總隊或警察「查獲」任何實體商品，僅 有刊登抬轎行為，未實際賣出獲利，應不適用該規定之計算 方式。 並聲明：原告之訴駁回。 叁、得心證之理由： 一、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於 他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件 被告抗辯系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款 規定，有得撤銷之原因，本院應就系爭商標有無得撤銷之原 因自為判斷。而系爭專利申請日為102 年4 月26日，經濟部 智慧財產局於103 年1 月1 日註冊公告，故系爭商標是否有 得撤銷之事由，應依註冊時即100 年6 月29日修正公布、10 1 年7 月1 日施行之現行商標法規定為斷。 二、按商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使 用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間 具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 ，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此 限，商標法第30條第1 項第12款定有明文，上開規定之「先 使用商標」不限於國內或國外，亦不論註冊已否，均有適用 。本規定除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有 維護市場公平競爭秩序之功能，將因與他人有特定關係，而 知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有 違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。至於申請 人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來 或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則 加以判斷（商標法第30條立法理由參見）。因此，如他人先 使用的商標具高度獨創性，且雙方有業務往來或同業競爭等 類似的關係存在時，申請人以相同或近似商標申請註冊，即 難諉為巧合，應認有意圖仿襲的情形。 三、經查，原告係於102 年4 月26日申請註冊系爭商標，經濟部 智慧財產局於103 年1 月1 日核准註冊公告，被告抗辯在原 告申請註冊之前，標示系爭商標之內衣商品已在中國大陸生 產銷售，大陸伊ＯＯ公司並於2005年8 月31日以「freebra 」商標申請註冊，國內並有多家業者自大陸地區輸入標示系 爭商標之內衣商品，在國內實體店面或網路賣場銷售，此有 被告提出之大陸商標註冊查詢資料、拍賣網頁資料在卷可稽 （見本院卷第51-54 頁）。原告對被告提出之上開資料形式 真正並不爭執，並自承其在申請註冊時，已知悉系爭商標圖 案，其向大陸地區採購之商品即有系爭商標圖案，但其檢索 中國、美國、台灣之商標註冊資料，並無註冊，大陸伊ＯＯ 公司申請註冊已被駁回，故其在我國提出註冊之申請云云， 並提出中國商標網上查詢資料一份為證（見本院卷第116 頁 、第92頁）。上開大陸商標註冊查詢資料、拍賣網頁資料所 示之「freebra 」商標，與系爭「freebra 及圖及The new definition for freedom」商標，主要部分「freebra 」外 文及上方蜿蜒之曲線設計完全相同，二商標高度近似，且依 前項說明，標示「freebra 」商標之內衣商品在系爭商標申 請註冊之前，已在大陸地區生產銷售，且生產銷售之業者不 止一家，堪認系爭商標在我國申請註冊之前，在大陸地區已 有第三人先使用，原告因向大陸地區業者採購系爭商標之商 品，而知悉系爭商標存在，自屬因業務往來之關係，知悉他 人商標存在，其再於我國申請註冊系爭商標圖樣，已構成意 圖仿襲而申請商標註冊，有違商標法第30條第1 項第12款之 規定。原告雖主張，商標係採屬地原則，其見系爭商標在台 灣、北美及大陸地區均無註冊才提出申請，並因註冊而取得 商標權云云。惟按商標法第30條第1 項第12款規定之「先使 用商標」，不限於國內或國外，亦不問已否註冊，均受保護 ，已如前述，何況，在國外先使用而尚未在國內註冊之商標 ，遭他人搶先註冊之可能性，較諸在國內先使用且已註冊之 商標，遭他人搶註之可能性，顯然更高，故在國外先使用而 尚未註冊之商標，更有援引商標法第30條第1 項第12款規定 予以保護之必要，故本院認為原告之主張，不足採信。 四、系爭商標既具有得撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第16 條第2 項規定，原告不得對被告主張權利，則原告主張被告 未經原告之同意或授權，在其經營之網路購物賣場，利用奇 摩拍賣帳號Z0000000000 ，販賣相同或近似原告系爭商標圖 樣之系爭產品，侵害原告之系爭商標權，依商標法第68條、 第69條第3 項、第71條第1 項第3 款，請求被告賠償448,50 0 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率 百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經 駁回，其假執行之聲請亦失其依據，應併予駁回。 五、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經審酌後認 與判決之結果不生影響，爰勿庸一一論列，附此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中　　華　　民　　國　　104　 年　　5　　 月　　29　　日 智慧財產法院第三庭 法　官　彭洪英 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費 中　　華　　民　　國　　104　 年　　5　　 月　　29　　日 　　　　　　書記官　郭宇修