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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 105年度民商上字第13號 上　訴　人　菁英國際文教事業股份有限公司 法定代理人　蔣興強 訴訟代理人　俞浩偉律師 　　　　　　錢紀安律師 被上訴人　　何嘉仁文教事業股份有限公司 法定代理人　秦鴻筠 訴訟代理人　劉紀翔律師 上列當事人間排除侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對 於中華民國105 年6 月24日本院105 年度民商訴字第5 號第一審 判決提起上訴，並為訴之追加，本院於106 年1 月19日言詞辯論 終結，判決如下： 主 文 上訴及追加之訴均駁回。 第二審及追加之訴訴訟費用均由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生之第 二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定 ，本院依法自有管轄權。 二、次按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之 。但民事訴訟法第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在 此限。又請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項 之聲明者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他 訴，無須得被告同意，此觀諸民事訴訟法第446 條第1 項、 第255 條第1 項第2 款及第3 款之規定自明。換言之，原告 於第二審為訴之追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非法 所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與 原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活 上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審 理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待 於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以 解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之。本 件上訴人於向原審起訴時及於原審審理期間，以被上訴人在 未經上訴人之同意或授權下，於其所經營之何嘉仁國際文教 團隊之教育體系中，以「何嘉仁菁英美語」之名招生，其中 之「菁英」字樣與上訴人系爭商標圖樣中之「菁英」完全一 樣，顯已侵害系爭商標權，經函被上訴人請其停止使用「菁 英」字樣，惟被上訴人迄今仍繼續使用，業已侵害上訴人之 系爭商標權，爰依商標法第68條第1 項第1 款、第69條提起 本件訴訟，請求排除侵害如上訴聲明第2 項。嗣於向本院上 訴審提起上訴時，上訴人再依公平交易法第21條第1 項、第 25條及第29條之規定，追加請求權基礎，仍訴請請求排除侵 害如上訴聲明第2 項。查上訴人起訴及上訴之訴訟標的法律 關係與追加之訴雖異，惟主要爭點均為被上訴人有無侵害上 訴人商標權，且上訴人於追加之請求仍援用原請求之訴訟資 料及證據，一併請求原法院審理。上訴人先後之請求主要爭 點及請求基礎又有關連性，且證據資料之利用上亦有一體性 ，依訴訟經濟原則，宜利用同一訴訟程序審理，藉以一次解 決本件之紛爭，揆諸首揭規定及說明，堪認上訴人追加前、 後之請求基礎事實同一。又按當事人就訴訟標的法律關係前 提之權利或法律關係所為之陳述，經他造於準備書狀內或言 詞辯論時或在受命法官、受託法官前為相同之陳述，倘當事 人對之具有實體法上處分權，已充分明瞭該陳述之內容及其 法律上之效果，且無害於公益，又經當事人整理並協議簡化 爭點者，為尊重當事人之權利主體地位，對於訴訟審理範圍 及事實主張、證據提出具有決定之權能，以資平衡保障其實 體利益及程序利益，並節省司法資源之付出，應認法院即可 以該當事人協議簡化後之相同陳述內容為裁判之依據，無庸 再就該相同陳述內容另為調查審認（最高法院92年度臺上字 第1547號判決意旨參照）。本件曾經本院第二審受命法官於 準備程序依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，諭知兩造整理並協 議簡化爭點（見本院卷第65至66頁筆錄），兩造同意僅就下 列爭點為主張及辯論，即：⒈被上訴人使用「(HESS 盾牌圖 ) 何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「菁英」2 字是否作為 商標使用？⒉若被上訴人使用「菁英」2 字係作為商標使用 ，是否相同於或近似於上訴人註冊商標之商標？是否有致相 關消費者混淆誤認之虞？⒊若被上訴人是使用相同於或近似 於上訴人的系爭商標之商標，是否有商標法第36條第1 項第 3 款善意使用規定之適用？⒋上訴人依商標法第68條第1 項 第1 款、第3 款、第69條第1 項、第2 項規定，請求排除侵 害，有無理由？嗣上訴人雖於言詞辯論期日另提出⒌被上訴 人刻意使用「菁英」字樣於其服務之招牌、廣告、網頁等行 銷物件，是否構成引人錯誤之表示或表徵，且屬於顯失公平 之行為，而違反公平交易法第21條第1 項及25條之規定？⒍ 上訴人依公平交易法第29條規定請求如上訴聲明，是否有理 由？之爭點，惟查此與前開5 項爭點有相當之關連，屬民事 訴訟法第270 條之1 第3 項但書規定之依其他情形協議顯失 公平者，當事人可不受上開協議之拘束，應予准許。 貳、實體事項： 一、上訴人主張： ㈠「菁英國際語言教育中心ELITE 」商標為訴外人臺北市私立 菁英國際語文短期補習班所獨創，並已向經濟部智慧財產局 （下稱智慧局）申請商標註冊，且指定使用於商標法施行細 則第13條第41類之「補習班業務」（上訴人起訴狀誤載為教 育；提供訓練；娛樂；運動及文化活動」），並獲准商標註 冊，商標註冊號數為第00000000號（下稱系爭商標，商標圖 樣如原審判決附圖1 所示），權利期間自民國93年4 月1 日 起至113 年3 月31日止，其中「國際語言教育中心」部分， 並經聲明不在專用之列，有智慧局中華民國商標註冊證及智 慧局函各1 份（原證1 ）可稽。臺北市私立菁英國際語文短 期補習班於104 年1 月16日將系爭商標權移轉予上訴人之前 身菁英國際文教事業有限公司，嗣上訴人於104 年6 月5 日 申請變更組織為「股份有限公司」，有智慧局函、臺北市政 府函、股份有限公司變更登記表可徵（原證2 、原證8 ）。 上訴人將系爭商標使用於上訴人之分校（原證3 ），然被上 訴人卻在未經上訴人之同意或授權下，於其所經營之何嘉仁 國際文教團隊之教育體系中，以「何嘉仁菁英美語」之名招 生（原證4 ），其中之「菁英」字樣與上訴人系爭商標圖樣 中之「菁英」完全一樣，顯已侵害系爭商標權。上訴人曾於 103 年6 月11日委請法權天下國際專利商標法律事務所代為 發函（原證5 ）給被上訴人，另於103 年10月28日、104 年 1 月27日再委請律師代為發函（原證6 ）給被上訴人，請被 上訴人停止使用「菁英」字樣，惟被上訴人迄今仍繼續使用 ，業已侵害上訴人之系爭商標權，爰依商標法第68條第1 項 第1 款、第69條提起本件訴訟。 ㈡被上訴人使用「菁英」之字樣於其招牌及文宣品上，確實為 商標使用之行為： ⒈被上訴人於其所經營之美語補習班招牌及文宣品上，均有「 菁英」之字樣以招攬學員，顯然有以該「菁英」字樣作為行 銷商品或服務目的之積極行為。又被上訴人雖辯稱依教育部 重編國語辭典修訂本對「菁英」的釋義為「最傑出優秀的人 才，如『菁英』份子，也作精英」，故其中「菁英」2 字僅 係用以表示服務之說明，乃屬通常之使用，實不足以使相關 消費者認識其為商標云云。然倘被上訴人使用「菁英」2 字 僅係在表示服務之說明，則被上訴人應會在其網站、文宣、 招牌上對於其所提供之服務與「菁英」之相關性作一連結之 說明抑或表明其服務比其他相關業者更為傑出、優越之義， 惟揆諸被上訴人所提出之證物，完全看不出被上訴人係在以 菁英2 字說明其所提供之美語教學服務，是以，從客觀情狀 來看，此已足使相關消費者認該2 字為表彰商品或服務來源 之意。 ⒉又被上訴人之文宣品上載明何嘉仁菁英美語之相對應英文為 「HESS YOUNG SCHOLAR'S ENGLISH SCHOOL 」，而scholar 譯成中文應為「學者、學生」等義，而與一般菁英之英文為 「elite 」顯不相同。倘若「菁英美語」只是在說明「菁英 班別」服務之說明，則被上訴人也有「幼兒美語班」、「小 兒童班」、「兒童青少年班」、「精修資優班」、「國中英 語班」班別，為何被上訴人在招牌上不是寫上「何嘉仁幼兒 美語」、「何嘉仁小兒童美語」、「何嘉仁兒童青少年美語 」、「何嘉仁精修資優美語」、「何嘉仁國中美語」字樣以 表明課程服務之說明？卻在每個分校招牌皆用「菁英美語」 之字樣。 ⒊又原審判決雖以其他補習業者，諸如「芝麻菁英美語」、「 美利堅菁英美語」、「瑪莉菁英美語學校」、「ESL 菁英美 語」、「夢想家菁英美語」、「赫騰菁英美語補習班」、「 A+菁英美語」、「IELTS 新竹菁英美語補習班」等國內語文 補習班使用「菁英」字樣以表示其服務品質、特性或服務本 身之說明，而非作為商標使用，實為常見，故認定被上訴人 使用「菁英」2 字亦非作為商標使用云云。惟既然是認定「 使用人主觀上有無為行銷之目的而使用商標」，自應該從每 個使用人之使用狀況加以判斷，豈有僅憑招牌上之文字即率 爾認定被上訴人於招牌上使用「菁英」2 字樣非作為商標使 用。而觀諸被證8 第1 頁之被上訴人網路文宣：「美語，是 何嘉仁菁英美語孩子生活的一部分…。何嘉仁菁英美語，以 循序學習…。」被上訴人在文宣中一再將「何嘉仁」與「菁 英」2 字合併使用，且承上所述也使用在每個一分校招牌上 ，豈可認定被上訴人就菁英2 字非作為商標使用？被上訴人 辯稱使用「菁英」2 字僅係在表示服務之說明，而非作為商 標使用，顯非實在。 ㈢被上訴人使用近似於註冊商標之商標，實有致相關消費者混 淆誤認之虞： 上訴人從事補習教育事業，自86年間成立以來亦有近20年， 上訴人之經營業務乃補習教育事業（英文、日文），而被上 訴人所經營之業務亦同為補習教育事業（美語），是以雙方 均將相同之「菁英」字樣使用於相同之服務。上訴人系爭商 標係使用於廣告宣傳及宣傳品遞送、補習班等商品或服務， 被上訴人使用「菁英」2 字之字樣亦係用於招牌、文宣品及 公司網頁上行銷美語補習班業務，兩者所經營者乃相同或極 為類似之服務，依一般社會通念及市場交易情形，相關消費 者可能會誤認被上訴人所提供之服務，與上訴人系爭商標行 銷之服務內容二者為同一來源，或二者之間為關係企業、加 盟關係、授權關係或其他類似關係等。是以，被上訴人使用 「菁英」字樣，並指定使用於與上訴人同一性質之服務，顯 係對於上訴人所有之「菁英」商標之商標權之侵害，實已違 反商標法第68條第3 款規定。 ㈣上訴人於本院為訴之追加，並陳稱：被上訴人使用「何嘉仁 菁英」字樣於其招牌、網頁等文宣，屬於與服務商品相關而 足以影響交易決定之事項，且為引人錯誤之表示或表徵，構 成公平交易法第21條第1 項事由。被上訴人是知名的美語連 鎖企業，其上開行為對於上訴人及消費者而言確實屬於顯失 公平之行為，且影響交易秩序並侵害上訴人之營業權益，故 認被上訴人行為構成公平交易法第25條規定，從而上訴人依 公平交易法第29條前段規定，請求被上訴人將上開違法之現 況除去。 二、被上訴人抗辯則以： ㈠被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」之「菁英 」2字並非作為商標使用： ⒈按教育部重編國語辭典修訂本對於「菁英」的釋義為「最傑 出優秀的人才，如『菁英分子』，也作精英。」，國內語文 補習班使用「菁英」、「菁英美語」字樣以表示其服務之品 質、特性或服務本身之說明，而非作為商標使用者，實為常 見，例如「芝麻菁英美語」、「美利堅菁英美語」、「快樂 菁英美語」、「賴素如菁英美語」、「瑪莉菁英美語學校」 、「ESL 菁英美語」、「夢想家菁英美語」、「貝師特菁英 美語」、「奧森菁英美語教學機構」、「赫騰菁英美語補習 班」、「A ＋菁英美語」、「毛克利菁英美語營」、「亞美 語菁英美語班」、「先捷國際兒童菁英美語班」、「IELTS 新竹菁英美語補習班」、「巨匠美語高階菁英美語加強班」 等，此有網路擷圖可憑（被證五），被上訴人使用「（HESS 盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「HESS盾牌圖」 及「何嘉仁」為被上訴人所屬何嘉仁國際文教團隊註冊之商 標，有商標註冊證等可憑（被證六），「菁英」、「美語」 則係用以表示服務之說明，而非表彰服務之來源，並非商標 之使用。 ⒉比較原證3 圖片中上訴人之「（Elite 圓形圖）菁英英日語 」與原證4 圖片中被上訴人之「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英 美語」，前者具有識別意義之主要部分為「（Elite 圓形圖 ）菁英」，後者則為「（HESS盾牌圖）何嘉仁」，二者給予 消費者之入目印象截然不同，具備普通知識經驗之消費者， 施以通常之識別及注意，應足以區別兩者之差異及二者各自 表彰之服務來源不同。上訴人故意忽略「何嘉仁」之信譽及 知名度已廣為相關消費者所熟悉、認識之事實，上訴人認為 消費者恐會誤認云云，要無足採。 ⒊被上訴人所屬何嘉仁國際文教團隊的網站已有關於「何嘉仁 菁英美語」的相關說明（包括「菁英美語簡介」、「課程介 紹」、「教學特色」等），「何嘉仁菁英美語」的文宣亦有 關於「菁英班別課程簡介」、「幼兒美語班菁英班」、「主 題式課程」等說明，此有何嘉仁國際文教團隊的網站擷圖及 「何嘉仁菁英美語」的文宣可憑（被證八）。被上訴人在網 站、文宣上對於所提供之「何嘉仁菁英美語」服務既已作相 關的說明，消費者自不會將「菁英」2 字認為是表彰服務來 源之意，甚且被上訴人提出被證八所示之網站擷圖及「何嘉 仁菁英美語」文宣品為證明，上訴人對此避而不談，仍執陳 詞，指稱「揆諸被上訴人所提出之證物，完全看不出…」云 云，已無可採。 ㈡若認被上訴人使用「何嘉仁菁英美語」之「菁英」2 字為商 標之使用，亦與上訴人註冊之商標並不相同，亦不近似： ⒈被上訴人使用之「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及字 樣，不論外觀排列方式、字形、讀音，實與上訴人「（Elit e 圓形圖）菁英國際語言教育中心ELITE 」商標，並不相同 ，亦不近似。上訴人主張被上訴人使用「何嘉仁菁英美語」 之「菁英」與上訴人註冊之「菁英」商標完全一樣，顯然是 將上訴人註冊之「（Elite 圓形圖）菁英國際語言教育中心 ELITE 」商標與被上訴人使用之「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁 英美語」圖及文字割裂比較，違背整體觀察原則。上訴人起 訴主張被上訴人使用「相同於」系爭商標之商標，有違商標 法第68條第1 款，又主張被上訴人使用「近似於」系爭商標 之商標，有違商標法第68條第3 款之情形云云，顯然矛盾不 可採。） ⒉上訴人又稱倘若被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英 美語」，其中「菁英美語」只是在說明「菁英班別」服務之 說明，為何被上訴人招牌上不是寫上「何嘉仁幼兒美語」… 等字樣以表明課程服務之說明等語。上訴人前開所述，顯係 以其主觀的想法，提出毫無依據的質疑，應與本件上訴人之 上訴是否有理由的判斷無關。 ⒊再者，原判決認定被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁 英美語」圖及字樣，其中「菁英」2 字係表示被上訴人服務 之品質、特性或服務本身之說明，而非作為商標使用，堪予 採信。原判決並非如上訴人所稱僅從招牌上之文字即率爾認 定被上訴人於招牌上使用「菁英」2 字非作為商標使用，上 訴人以此為由指摘原判決不當，洵無可取。 ㈢縱認被上訴人使用「何嘉仁菁英美語」之「菁英」2 字為商 標之使用，且與上訴人註冊之商標相同或近似，惟依商標法 第36條第1 項第3 款善意使用之規定，被上訴人亦應不受上 訴人商標權之效力所拘束： ⒈系爭商標註冊申請日為92年5 月23日，有「經濟部智慧財產 商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細」可憑（被證二）； 惟被上訴人及被上訴人所屬之何嘉仁國際文教團隊於92年5 月23日之前，早已善意使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美 語」圖及文字於媒體廣告、看板、書籍等處，此有出版日期 90年12月初版之「生活美語會話基礎班」、91年7 月初版之 「Student Book」、92年2 月初版之「菁英寫作演說進階班 」及節錄自2003年何嘉仁企業回顧影片中成立新校之圖片等 可憑（被證三），被上訴人及何嘉仁國際文教團隊並持續在 媒體、廣告報紙、看板、書籍等處使用「（HESS盾牌圖）何 嘉仁菁英美語」圖及文字迄今，依商標法第36條第1 項第3 款之規定，被上訴人應不受上訴人系爭商標權之效力所拘束 。 ⒉被上訴人提出之被證三資料，即90年12月初版之「生活美語 會話基礎班」、91年7 月初版之「Student Book」、92年2 月初版之「菁英寫作演說進階班」、節錄自2003年何嘉仁企 業回顧影片中成立新校之圖片等資料，一係被上訴人所製作 之講義，另一為被上訴人自行拍攝之資料，業經原審勘驗與 原本相符，上訴人對此並無意見，有105 年4 月19日言詞辯 論筆錄可憑。前開「生活美語會話基礎班」、「Student Book 」 及「菁英寫作演說進階班」等教材，均印有主管機 關發給的發行字號及相關人名，上訴人對此有何疑義，上訴 人未予說明，空言「已有疑義」云云，亦不可採。 ㈣綜上，依一般生活經驗，國內語文補習班將「菁英」、「菁 英美語」作為通常使用的情形，實屬常見。被上訴人使用「 （HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」之「菁英」2 字，實係用 以表示服務之說明，而非表彰服務之來源，自非商標之使用 。且被上訴人使用之「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖 及文字，不論外觀排列方式、字形、讀音，亦與上訴人註冊 之「（Elite 圓形圖）菁英國際語言教育中心ELITE 」商標 ，並不相同，亦不近似，且被上訴人所屬之何嘉仁國際文教 團隊於上訴人申請註冊商標日前，早已善意使用「（HESS盾 牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字於媒體廣告、看板、書籍 等處，依商標法第36條第1 項第3 款規定，被上訴人應不受 上訴人商標權之效力所拘束，上訴人請求排除侵害云云，實 無理由。 ㈤就訴之追加部分，被上訴人否認有公平交易法第21條第1 項 、第25條情事，請求駁回追加之訴。 三、原審判決上訴人之訴駁回及訴訟費用由上訴人負擔。上訴人 不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人不得 使用「菁英」字樣於上訴人相同或相類似之服務之招牌、廣 告、名片、看板、網頁或其他行銷物件，並應將現使用含有 「菁英」字樣之招牌、廣告、名片、看板、網頁或其他行銷 物件等均銷毀及刪除。㈢第一審及第二審訴訟費用由被上訴 人負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴及追加之訴均駁回。 ㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。 四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事 項並協議簡化爭點如下： ㈠不爭執事項： ⒈上訴人為註冊第00000000號「菁英國際語言教育中心ELITE 」商標（即系爭商標，商標圖樣如原審判決附圖1 所示）之 商標權人，系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條第41 類「補習班業務」之服務，其中「國際語言教育中心」部分 ，並經聲明不在專用之列，現仍於商標權有效期間內。 　⒉被上訴人於其招牌及文宣等有使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁 　菁英美語」圖及字樣（如原證4 所示）。 ⒊上訴人曾於103 年6 月11日委請法權天下國際專利商標法律 事務所代為發函（原證5 ）給被上訴人，另於103 年10月28 日、104 年1 月27日再委請律師代為發函（原證6 ）給被上 訴人，請被上訴人停止使用「菁英」字樣，惟被上訴人迄今 仍繼續使用中。 　㈡本件爭點（其中第5、6項為追加之訴）： 　⒈被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字 ，其中「菁英」2 字是否做為商標使用？ ⒉若被上訴人使用「菁英」2 字係做為商標使用，是否相同於 或近似於上訴人註冊商標之商標？是否有致相關消費者混淆 誤認之虞？ ⒊若被上訴人是使用相同於或近似於上訴人的系爭商標之商標 ，是否有商標法第36條第1 項第3 款善意使用規定之適用？ ⒋上訴人依商標法第68條第1 項第1 款、第3 款、第69條第1 項、第2 項規定，請求排除侵害，有無理由？ ⒌被上訴人使用「菁英」字樣於其服務之招牌、廣告、網頁等 行銷物件，是否構成引人錯誤之表示或表徵，且屬於顯失公 平之行為，而違反公平交易法第21條第1 項及第25條之規定 ？ ⒍上訴人依公平交易法第29條規定請求如上訴聲明，是否有理 由？ 五、本院得心證之理由： 　㈠被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字 ，其中「菁英」2 字是否做為商標使用？ ⒈按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足 以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品或其包裝 容器。⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。⑶將 商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商品或服 務有關之商業文書或廣告，商標法第5 條第1 項定有明文。 依上開規定，商標之使用，至少須符合以下二要件：⑴使用 人主觀上必須為行銷之目的而使用商標，⑵其使用在客觀上 必須足以使相關消費者認識它是商標（表彰商品或服務之來 源，並足以與他人之商品或服務相區別），始足當之。 ⒉經查，依教育部重編國語辭典修訂本之釋義，「菁英」2 字 為：「最傑出優秀的人才，如『菁英分子』，也作精英。」 。次查，國內語文補習班使用「菁英」、「菁英美語」字樣 以表示其服務之品質、特性或服務本身之說明，而非作為商 標使用者，實為常見，例如「芝麻菁英美語」、「美利堅菁 英美語」、「快樂菁英美語」、「賴素如菁英美語」、「瑪 莉菁英美語學校」、「ESL 菁英美語」、「夢想家菁英美語 」、「貝師特菁英美語」、「奧森菁英美語教學機構」、「 赫騰菁英美語補習班」、「A ＋菁英美語」、「毛克利菁英 美語營」、「亞美語菁英美語班」、「先捷國際兒童菁英美 語班」、「IELTS 新竹菁英美語補習班」、「巨匠美語高階 菁英美語加強班」等，有被上訴人提出之網頁截圖在卷可憑 （被證五，原審卷第90至97頁），況且，被上訴人使用「（ HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「HESS盾牌 圖」及「何嘉仁及圖」為被上訴人所屬何嘉仁國際文教團隊 註冊之商標，有商標註冊證附卷可憑（被證六，見原審卷第 98至101 頁），核被上訴人在主觀上應未將「菁英」2 字做 為行銷之目的之商標而使用，且「HESS盾牌圖」商標及「何 嘉仁美語」在國內具有相當之知名度，故相關消費者觀見被 上訴人「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字時，在 客觀上其寓目印象會以「HESS盾牌圖」商標及「何嘉仁」為 主要識別標示，應會將「菁英」、「美語」理解為其服務品 質、內容之說明，而非服務來源之標示，本院認為被上訴人 辯稱其使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及字樣， 其中「菁英」2 字表示其服務之品質、特性或服務本身之說 明，而非作為商標使用，堪予採信。 ㈡若被上訴人使用「菁英」2 字係做為商標使用，是否相同於 或近似於上訴人註冊商標即系爭商標？是否有致相關消費者 混淆誤認之虞？ ⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵 害商標權：⑴於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商 標者。⑵於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標 之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。商標法第68條第 1 款、第3 款定有明文。該條第1 款規定，指二商標完全相 同，並使用於同一之商品或服務。第2 款規定，指二商標近 似，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費者 混淆誤認之虞者。又按，判斷商標是否近似，應以商標圖樣 整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼 前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。商標圖樣中 不具識別性之部分，不論是否有不專用之聲明，在與其他商 標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對 。商標給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的 外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此 三者來觀察是否已達到可能誤認的近似程度（參見「混淆誤 認之虞」審查基準5.2.3 ，5.2.5 ，5.2.12）。 ⒉退步言之，縱認被上訴人之招牌及文宣上使用「菁英」2 字 ，屬商標之使用，惟查，系爭商標係由「Elite （圓形圖） 」及「ELITE 」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TEST ING AND EDUCATION 、TAIPEI」「菁英國際語言教育中心」 、「WWW.LANGUAGE -CENTER.COM.TW 」等文字所組成，而被 上訴人之招牌及文宣上則使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英 美語」圖及文字（原證4 ，原審卷第15至25頁），二者外觀 顯不相同，上訴人片面擷取系爭商標中之「菁英」2 字，並 主張被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」中之 「菁英」2 字與系爭商標完全相同云云，有違商標圖樣應整 體觀察之原則，不足採信。次查，系爭商標中之「ELITE 」 、「ENGLISH LANG UAGE INSTITUTE OF TESTING AND EDUCA TION、TAIPEI」、「WWW. LANGUAGE -CENTER.COM.TW」字體 甚小而不明顯，且「國際語言教育中心」文字經聲明不專用 ，在比對時會施以較少之注意，故系爭商標予人寓目印象之 主要識別部分為「Elite （圓形圖）及菁英（文字）」，而 被上訴人之招牌及文宣上使用之「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁 英美語」圖及文字，予人寓目印象之主要識別部分為「(HES S盾牌圖) 何嘉仁（文字）」，二商標外觀上給予消費者之 寓目印象顯有差別，觀念及讀音亦不相同，以具有普通知識 經驗之消費者，施以普通之注意，個別觀察時即足以區別兩 者之差異，不致誤認二者表彰同一的服務來源，或誤認二者 為有關聯之來源，從而，上訴人主張二商標構成近似，消費 者可能誤認被上訴人所提供之英文補習班服務來自於上訴人 ，致有誤認係同一來源，或誤認兩造為關係企業之可能云云 ，亦不足採。 ㈢若被上訴人是使用相同於或近似於上訴人的系爭商標之商標 ，是否有商標法第36條第1 項第3 款善意使用規定之適用？ 按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人 商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類 似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權 人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1項 第3 款定有明文，此為「善意先使用」之抗辯，上開規定係 以「二商標相同或近似，並使用於同一或類似之商品或服務 」為前提，本院認為被上訴人使用之「（HESS盾牌圖）何嘉 仁菁英美語」圖及文字，與上訴人之系爭商標並非相同或近 似，已如前述，則被上訴人主張善意先使用之抗辯，並無判 斷之必要。況查，被上訴人就其善意先使用有「菁英」2 字 之招牌及文宣品，已提出90年12月初版之「生活美語會話期 礎班」、91年7 月初版之「Student Book」、92年2 月初版 之「菁英寫作演說進階班」、節錄自2003年何嘉仁企業回顧 影片中成立新校之圖片（被證三，見原審卷第64至70頁）， 上開證據原本經被上訴人庭提被證三原本3 本及被上訴人20 03年企業回顧各分校光碟1 份，該原本3 本經核與影本相符 ，且其上確實有「何嘉仁菁英美語」之字樣，經原審提示上 訴人閱後發還被上訴人，上開光碟經原審法官當庭播放並勘 驗，於該光碟片4 分54秒蘆洲長安分校、4 分59秒中和中正 幼校之影片如被上訴人所提截圖，5 分32秒延吉幼校招牌中 ，確實有「何嘉仁菁英美語」之字樣，有原審105 年4 月19 日筆錄在卷足憑（原審卷第86頁），且為上訴人所不爭執（ 原審卷第87頁），又查系爭商標係於92年5 月23日申請，93 年4 月1 日公告，有智慧局商標檢索資料存卷足稽（原審卷 第63頁），足認被上訴人使用「何嘉仁菁英美語」之字樣於 其廣告及文宣品之日期早於系爭商標之申請日及公告日，被 上訴人抗辯其不受系爭商標權之效力所拘束，為有理由，且 依被上訴人現今使用「何嘉仁菁英美語」亦未變更，且仍使 用於原使用之廣告及文宣品上，符合商標法第36條第1 項第 3 款善意使用規定。 ㈣被上訴人使用「菁英」字樣於其服務之招牌、廣告、網頁等 行銷物件，是否構成引人錯誤之表示或表徵，且屬於顯失公 平之行為，而違反公平交易法第21條第1 項及第25條之規定 ？ ⒈按「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法 ，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實 或引人錯誤之表示或表徵」、「除本法另有規定者外，事業 亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」 、「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請 求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之」，公平交易法 第21條第1項、第25條、第29條分別定有明文。 ⒉上訴人主張被上訴人使用「何嘉仁菁英」字樣於其招牌、網 頁等文宣，屬於與服務商品相關而足以影響交易決定之事項 ，且為引人錯誤之表示或表徵，構成公平交易法第21條第1 項事由。被上訴人是知名的美語連鎖企業，其上開行為對於 上訴人及消費者而言確實屬於顯失公平之行為，且影響交易 秩序並侵害上訴人之營業權益，故認被上訴人行為構成公平 交易法第25條規定云云。惟按公平交易法第25條為補餘條款 ，其範圍包括限制競爭行為與不公平競爭行為。就市場上效 能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供 不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段， 妨礙公平競爭或使交易相對人無法為正確之交易決定之情形 ，均屬欺罔或顯失公平之類型（參照最高行政法院94年度判 字第1454號、95年度判字第444 號判決）。職是，公平交易 法第25條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行 為，倘公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋， 即該個別條文規定已充分評價該行為之不法性，或該個別條 文規定已規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構 成該個別條文規定之問題，而無由再依公平交易法第24條加 以補充規範之餘地。反之，倘個別條文規定不能為違法行為 之評價規範者，始有以公平交易法第24條加以補充規範之餘 地。本條之成立要件有二：⑴欺罔或顯失公平行為；⑵足以 影響交易秩序。 ⒊又按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責 任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。又民事訴訟如係由 原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉 證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即 令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求 （最高法院17年上字第917 號判例意旨參照）。 ⒋被上訴人未為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，亦未榨取 上訴人事業成果，且無欺罔或顯失公平行為： ⑴被上訴人未為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵： 被上訴人使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文 字，其中「菁英」2 字非做為商標使用，若被上訴人使用 「菁英」2 字係做為商標使用，「（HESS盾牌圖）何嘉仁 菁英美語」亦非相同於或近似於上訴人系爭商標，亦不會 有致相關消費者混淆誤認之虞，且被上訴人使用「何嘉仁 菁英美語」之字樣於其廣告及文宣品之日期早於系爭商標 　之申請日及公告日，不受系爭商標權之效力所拘束，均已 如前述。職是，被上訴人使用其所有HESS盾牌圖商標及先 於上訴人系爭商標之「何嘉仁菁英美語」標示，並無虛偽 不實或引人錯誤，亦未影響交易秩序。上訴人空言被上訴 人有公平交易法第21條第1 項之虛偽不實或引人錯誤之表 示或表徵，未提出具體證據以實其說，為不足採。 ⑵被上訴人未榨取上訴人事業成果，且無欺罔或顯失公平行 為： ①所謂顯失公平，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業 　　　　交易，而榨取他人努力成果，亦屬顯失公平之行為類型 　　　，包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力推展自 　　己商品或服務之行為。上訴人雖主張被上訴人是知名的 　　　　美語連鎖企業，其使用「何嘉仁菁英」字樣於其招牌、 　　　　網頁等文宣之行為，對於上訴人及消費者而言確實屬於 　　　顯失公平之行為，且影響交易秩序並侵害上訴人之營業 　　權益。然查： 　　　被上訴人無攀附榨取上訴人之行為： 上訴人除未舉證證明其已投入相當程度之努力，並在 交易市場擁有相當經濟利益外，被上訴人於招牌及網 頁使用「何嘉仁菁英美語」符合商業交易之合理行為 ，亦無違法處。職是，足認被上訴人未利用上訴人之 努力結果，推展自己服務及商品之行為，自無攀附榨 取上訴人之商業利益。 　　　被上訴人無欺罔或顯失公平行為： 被上訴人合法使用「（HESS盾牌圖）何嘉仁菁英美語 」圖及文字於其服務及商品上，且被上訴人之知名度 高於上訴人，相關消費者或交易相對人不致誤以為本 件當事人屬同一來源、同系列產品或關係企業。準此 ，被上訴人所為難認有何欺罔或榨取他人努力成果之 顯失公平行為，上訴人主張被上訴人違反公平交易法 第25條之規定，即無足取。 六、綜上所述，被上訴人並無商標法第68條第1 款、第3 款之侵 害商標權之行為，亦無違反公平交易法第21條第1 項及第25 條規定之情形，且被上訴人抗辯其有商標法第36條第1 項第 3 款善意使用，亦有理由，職是，上訴人依商標法第69條第 1 、2 項、公平交易法第29條規定，請求被上訴人不得使用 「菁英」字樣於與原告相同或類似之服務之招牌、廣告、名 片、看板、網頁或其他行銷物件，並應將含有「菁英」字樣 之招牌、廣告、名片、看板、網頁或其他行銷物件等均銷毀 及刪除，皆為無理由。原審就商標法部分為上訴人敗訴之判 決，並無不合。上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄 改判，為無理由，應予駁回。又上訴人於第二審追加公平交 易法部分之請求，為無理由，亦應駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之 證據資料，及本件其餘爭點，經本院斟酌後，認均不影響本 判決之結果，爰不予一一論述，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴及追加之訴均無理由，依智慧財產案件 審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決 如主文。 中　　華　　民　　國　　106　 年　　2　　 月　　16　　日 　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項 但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之 人數附繕本，「切勿逕送上級法院」） 中　　華　　民　　國　　106　 年　　3　　 月　　 2　　日 書記官 丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。