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裁判字號:
智慧財產法院 105 年度民商訴字第 5 號民事判決
裁判日期:
民國 105 年 06 月 24 日
裁判案由:
排除侵害商標權行為
智慧財產法院民事判決                   105年度民商訴字第5號 原   告 菁英國際文教事業股份有限公司 法定代理人 蔣興強 訴訟代理人 俞浩偉律師 被   告 何嘉仁文教事業股份有限公司 法定代理人 秦鴻筠 訴訟代理人 何佳慧       劉紀翔律師 上列當事人間排除侵害商標權行為事件,本院於105 年5 月17日 言詞辯論終結,判決如下: 主 文 原告之訴駁回訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 甲、程序方面 依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件,其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件,均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係商標權法所保護之商標權所生之第一審民 事事件,符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定,本院 依法自有管轄權。 乙、實體方面: 壹、原告主張: 一、「菁英國際語言教育中心ELITE 」商標係為台北市私立菁英 國際語文短期補習班所獨創,並已向經濟部智慧財產局申請 商標註冊,且指定使用於商標法施行細則第13條第41類之「 補習班業務」(原告起訴狀誤載為教育;提供訓練;娛樂; 運動及文化活動」),並獲准商標註冊,商標註冊號數為第 000000 00 號(下稱系爭商標,商標圖樣如附圖一所示), 專用期間自93年4 月1 日起至113 年3 月31日止,其中「國 際語言教育中心」部分,並經聲明不在專用之列,有經濟部 智慧財產局中華民國商標註冊證及經濟部智慧財產局函各乙 份(原證1 )可稽。台北市私立菁英國際語文短期補習班於 104 年1 月16日將系爭商標專用權移轉予原告菁英國際文教 事業有限公司,原告於104 年6 月5 日申請變更組織為「 股份有限公司」,有經濟部智慧財產局函、臺北市政府函, 原告公司股份有限公司變更登記表可徵(原證2 、原證8 ) 。原告將經核准商標註冊之「菁英」商標使用於原告之分校 (原證3 ),而被告卻在未經原告之同意或授權下,於其所 經營之何嘉仁國際文教團隊之教育體系中,以「何嘉仁菁英 美語」之名招生(原證4 ),其中之「菁英」字樣與原告經 核准註冊之「菁英」商標完全一樣,顯已侵害原告之系爭商 標權。原告曾於103 年6 月11日委請法權天下國際專利商標 法律事務所代為發函(原證5 )給被告,以及另於103 年10 月28日、104 年1 月27日再委請律師代為發函(原證6 )給 被告,請被告停止使用「菁英」字樣,被告今仍繼續使 用,業已侵害原告之系爭商標權。 二、兩造均係經營英文補習班,為同業關係,比較原告之「菁英 」商標與被告之「何嘉仁菁英美語」中之「菁英」二字,其 外觀排列方式、字義、讀音完全相同,且兩者所表達之觀念 亦完全相同,以普通知識經驗之消費者,施以通常之辨識與 注意之人可能會產生混淆,恐會誤認被告所提供之英文補習 班之服務來自於原告,致有同一來源之誤認,亦或誤認兩造 為關係企業之可能。原告之客戶即曾多次向原告詢問,被告 是否是原告之關係企業?足見被告使用「菁英」字樣,顯係 有致減損原告之「菁英」商標之識別性及信譽之虞,且已造 成消費者及原告之客戶有產生混淆誤認之情形。 三、被告使用「菁英」之文字在其營業招牌上,然此「菁英」之 文字與原告之「菁英」商標完全相同,被告繼續使用,自有 妨害原告之「菁英」商標正確指示其來源之功能。原告依 商標法第69條第1 項、第2 項規定,請求被告不得使用「菁 英」字樣於原告相同或類似之服務之招牌、廣告、名片、看 板、網頁或其他行銷物件,並應將現使用含有「菁英」字樣 之招牌、廣告、名片、看板、網頁或其他行銷物件等均銷毀 及刪除,自屬依法有據。 四、並聲明:被告不得使用「菁英」字樣於原告相同或類似之服 務之招牌、廣告、名片、看板、網頁或其他行銷物件,並應 將現使用含有「菁英」字樣之招牌、廣告、名片、看板、網 頁或其他行銷物件等均銷毀及刪除。 貳、被告答辯: 一、被告使用「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」之「菁英」二 字並作為商標使用: ㈠按教育部重編國語辭典修訂本對於「菁英」的釋義為「最傑 出優秀的人才,如『菁英分子』,也作精英。」,國內語文 補習班使用「菁英」、「菁英美語」字樣以表示其服務之品 質、特性或服務本身之說明,而非作為商標使用者,實為常 見,例如「○○菁英美語」、「○○堅菁英美語」、「○○ 菁英美語」、「賴○○菁英美語」、「○○菁英美語學校」 、「○○○ 菁英美語」、「○○○菁英美語」、「○○○菁英 美語」、「○○菁英美語教學機構」、「○○菁英美語補習 班」、「A +菁英美語」、「○○○菁英美語營」、「○○ 語菁英美語班」、「○○國際兒童菁英美語班」、「○○○○○ 新竹菁英美語補習班」、「○○美語高階菁英美語加強班」 等,此有網路擷圖可憑(被證5 ),被告使用「(HESS盾牌 圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字,其中「HESS盾牌圖」及「 何嘉仁」為被告所屬何嘉仁國際文教團隊註冊之商標,有商 標註冊證等可憑(被證6 ),「菁英」「美語」則係用以表 示服務之說明,而非表彰服務之來源,並非商標之使用。 ㈡比較原證3 圖片中原告之「(Elite 圓形圖)菁英英日語」 與原證4 圖片中被告之「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」 ,前者具有識別意義之主要部分為「(Elite 圓形圖)菁英 」,後者則為「(HESS盾牌圖)何嘉仁」,二者給予消費者 之入目印象截然不同,具備普通知識經驗之消費者,施以通 常之識別及注意,應足以區別兩者之差異及二者各自表張之 服務來源不同。原告故意忽略「何嘉仁」之信譽及知名度已 廣為相關消費者所熟悉、認識之事實,原告認為消費者恐會 誤認云云要無足採。 ㈢被告所屬何嘉仁國際文教團隊的網站已有關於「何嘉仁菁英 美語」的相關說明(包括「菁英美語簡介」、「課程介紹」 、「教學特色」等),「何嘉仁菁英美語」的文宣亦有關於 「菁英班別課程簡介」、「幼兒美語班菁英班」、「主題式 課程」等說明,此有何嘉仁國際文教團隊的網站擷圖及「何 嘉仁菁英美語」的文宣可憑(被證8 )。被告在網站、文宣 上對於所提供之「何嘉仁菁英美語」服務既已作相關的說明 ,消費者自不會將「菁英」二字認為是表彰服務來源之意, 原告卻認為被告將「菁英」二字作為商標使用云云,實不可 採。 二、縱認被告使用「何嘉仁菁英美語」之「菁英」二字為商標之 使用,亦與原告註冊之商標並不相同,亦不近似: ㈠被告使用之「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及字樣, 不論外觀排列方式、字形、讀音,實與原告「(Elite 圓形 圖)菁英國際語言教育中心ELITE 」商標,並不相同,亦不 近似。 ㈡原告主張被告使用「何嘉仁菁英美語」之「菁英」與原告註 冊之「菁英」商標完全一樣,顯然是將原告註冊之「(Elit e 圓形圖)菁英國際語言教育中心ELITE 」商標與被告使用 之「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字割裂比較, 違背整體觀察原則。原告起訴主張被告使用「相同於」系爭 商標之商標,有違商標法第68條第1 款,又主張被告使用「 近似於」系爭商標之商標,有違商標法第68條第3 款之情形 云云,顯然矛盾不可採。 三、縱認被告使用「何嘉仁菁英美語」之「菁英」二字為商標之 使用,且與原告註冊之商標相同或近似,惟依商標法第36條 第1 項第3 款善意使用之規定,被告亦應不受原告商標權之 效力所拘束: ㈠系爭商標註冊申請日為92年5 月23日,有「經濟部智慧財產 商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細」可憑(被證2 ); 惟被告及被告所屬之何嘉仁國際文教團隊於92年5 月23日之 前,早已善意使用「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及 文字於媒體廣告、看板、書籍等處,此有出版日期90年12月 初版之「生活美語會話基礎班」、91年7 月初版之「Studen t Book」、92年2 月初版之「菁英寫作演說進階班」及節錄 自2003年何嘉仁企業回顧影片中成立新校之圖片等可憑(被 證3 ),被告及何嘉仁國際文教團隊並持續在媒體、廣告、 報紙、看板、書籍等處使用「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美 語」圖及文字迄今,依商標法第36條第1 項第3 款之規定, 被告應不受原告系爭商標權之效力所拘束。 ㈡被告提出之被證3 資料,即90年12月初版之「生活美語會話 基礎班」、91年7 月初版之「Student Book」、92年2 月初 版之「菁英寫作演說進階班」、節錄自2003年何嘉仁企業回 顧影片中成立新校之圖片等資料,一係被告所製作之講義, 另一為被告自行拍攝之資料,業經本院勘驗與原本相符,原 告對此並無意見,有105 年4 月19日言詞辯論筆錄可憑。前 開「生活美語會話基礎班」、「Student Book」及「菁英寫 作演說進階班」等教材,均印有主管機關發給的發行字號及 相關人名,原告對此有何疑義,原告未予說明,空言「已有 疑義」云云,亦不可採。 四、綜上,依一般生活經驗,國內語文補習班將「菁英」、「菁 英美語」作為通常使用的情形,實屬常見。被告使用「(HE SS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」之「菁英」二字,實係用以表 示服務之說明,而非表彰服務之來源,自非商標之使用。且 被告使用之「(HESS盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字, 不論外觀排列方式、字形、讀音,亦與原告註冊之「( Elite 圓形圖)菁英國際語言教育中心ELITE 」商標,並不 相同,亦不近似,且被告及被告所屬之何嘉仁國際文教團隊 於原告申請註冊商標日前,早已善意使用「(HESS盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字於媒體廣告、看板、書籍等處, 依商標法第36條第1 項第3 款規定,被告應不受原告商標權 之效力所拘束,原告請求排除侵害云云,實無理由。 五、並聲明:原告之訴駁回。 參、兩造不爭執之事實: 一、原告為系爭商標之商標權人,現仍於商標權有效期間內。 二、被告於其招牌及文宣等有使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英 美語」圖及字樣(如原證4 所示)。 肆、兩造主要爭點: 一、被告使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字,其 中「菁英」二字是否作為商標使用? 二、若被告使用「菁英」二字係作為商標使用,是否相同於或近 似於原告註冊商標之商標?是否有致相關消費者混淆誤認之 虞? 三、若被告是使用相同於或近似於原告的系爭商標之商標,是否 有商標法第36條第1 項第3 款善意使用規定之用? 四、原告依商標法第68條第1 項第1 款、第3 款、第69條第1 項 、第2 項規定,請求排除侵害,有無理由? 伍、得心證之理由: 一、被告使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字,其 中「菁英」二字是否作為商標使用? ㈠按商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足 以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包 裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。 三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與 商品或服務有關之商業文書或廣告,商標法第5條 第1 項定 有明文。依上開規定,商標之使用,至少須符合以下二要件 :(1) 使用人主觀上必須為行銷之目的而使用商標,(2) 其 使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標(表彰商 品或服務之來源,並足以與他人之商品或服務相區別),始 足當之。 ㈡查「菁英」二字,依教育部重編國語辭典修訂本之釋義為: 「最傑出優秀的人才,如『菁英分子』,也作精英。」。次 查,國內語文補習班使用「菁英」、「菁英美語」字樣以表 示其服務之品質、特性或服務本身之說明,而非作為商標使 用者,實為常見,例如「○○菁英美語」、「○○堅菁英美 語」、「○○菁英美語」、「賴○○菁英美語」、「○○菁 英美語學校」、「○○○ 菁英美語」、「○○○菁英美語」、 「○○○菁英美語」、「○○菁英美語教學機構」、「○○ 菁英美語補習班」、「A +菁英美語」、「○○○菁英美語 營」、「○○語菁英美語班」、「○○國際兒童菁英美語班 」、「○○○○○ 新竹菁英美語補習班」、「○○美語高階菁英 美語加強班」等,有被告提出之網頁擷圖在卷可憑(被證5 ,本院卷第90-97 頁),被告使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁 菁英美語」圖及文字,其中「HESS盾牌圖」及「何嘉仁及圖 」為被告所屬何嘉仁國際文教團隊註冊之商標,有商標註冊 證等可憑(被證6 ,見本院卷第98-101頁),且「HESS盾牌 圖」商標及「何嘉仁美語」在國內具有相當之知名度,故相 關消費者觀見被告「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及 文字時,應會將「菁英」、「美語」理解為其服務品質、內 容之說明,而非服務來源之標示,本院認為被告辯稱其使用 「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及字樣,其中「菁英 」二字表示其服務之品質、特性或服務本身之說明,而非作 為商標使用,予採信。 二、若被告使用「菁英」二字係作為商標使用,是否相同於或近 似於原告註冊商標之商標?是否有致相關消費者混淆誤認之 虞? ㈠按未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵 害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之 商標者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊 商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。商標法第68 條第1 款、第3 款定有明文。該條第1 款規定,指二商標完 全相同,並使用於同一之商品或服務。第2 款規定,指二商 標近似,並使用於同一或類似之商品或服務,且有致相關消 費者混淆誤認之虞者。又按,判斷商標是否近似,應以商標 圖樣整體為觀察。此係由於商標呈現在商品/服務之消費 者眼前的是整體圖樣,而非割裂為各部分分別呈現。商標圖 樣中不具識別性之部分,不論是否有不專用之聲明,在與其 他商標間判斷近似時,仍應就包括聲明不專用之部分為整體 比對。商標給予商品/服務之消費者的印象,可以就商標整 體的外觀、觀念或讀音等來觀察,因此判斷商標近似,亦得 就此三者來觀察是否已達到可能誤認的近似程度(參見「混 淆誤認之虞」審查基準5.2.3 ,5.2.5 ,5.2.12)。 ㈡退步言之,縱認被告之招牌及文宣上使用「菁英」二字,屬 商標之使用,惟查,系爭商標係由「Elite (圓形圖)」及 「ELITE 」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TESTING AND EDUCATION 、TAIPEI」「菁英國際語言教育中心」、「 WWW.LANGUAGE -CENTER.COM.TW 」等文字所組成,而被告之 招牌及文宣上則使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖 及文字(原證4 ),二者外觀顯不相同,原告片面擷取系爭 商標中之「菁英」二字,並主張被告使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」中之「菁英」二字與系爭商標完全相同云 云,有違商標圖樣應整體觀察之原則,不足採信。次查,系 爭商標中之「ELITE 」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TESTING AND EDUCATION、TAIPEI」、「WWW. LANGUAGE -CENTER.COM.TW」字體甚小而不明顯,且「國際語言教育中 心」文字經聲明不專用,在比對時會施以較少之注意,故系 爭商標予人寓目印象之主要識別部分為「Elite (圓形圖) 及菁英(文字)」,而被告之招牌及文宣上使用之「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字(原證4 ),予人寓目 印象之主要識別部分為「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁(文字)」 ,二商標外觀上給予消費者之寓目印象顯有差別,觀念及讀 音亦不相同,以具有普通知識經驗之消費者,施以普通之注 意,足以區別兩者之差異,不致誤認二者表彰同一的服務來 源,或誤認二者為有關聯之來源,從而,原告主張二商標構 成近似,消費者可能誤認被告所提供之英文補習班服務來自 於原告,致有誤認係同一來源,或誤認兩造為關係企業之可 能云云,亦不足採。 三、若被告是使用相同於或近似於原告的系爭商標之商標,是否 有商標法第36條第1 項第3 款善意使用規定之適用? 按「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:三、在他人 商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類 似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權 人並得要求其附加適當之區別標示」,商標法第36條第1 項 第3 款定有明文,此為「善意先使用」之抗辯,上開規定係 以「二商標相同或近似,並使用於同一或類似之商品或服務 」為前提,本院認為被告使用之「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁 英美語」圖及文字,與原告之系爭商標並非相同或近似,已 如前述,則被告主張善意先使用之抗辯,已無判斷之必要。 四、綜上,被告並無商標法第68條第1 款、第3 款之侵害商標權 之行為,原告依商標法第69條第1 、2 項規定,請求被告不 得使用「菁英」字樣於與原告相同或類似之服務之招牌、廣 告、名片、看板、網頁或其他行銷物件,並應將含有「菁英 」字樣之招牌、廣告、名片、看板、網頁或其他行銷物件等 均銷毀及刪除,為無理由,應予駁回。 五、本件事證明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經審酌後,認 均與判決之結果不生影響,爰不予一一論述,附此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  105  年  6   月  24  日 智慧財產法院第三庭 法 官 彭洪英 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  105  年  6   月  24  日       書記官 郭宇修
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附件圖表 1