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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 106年度民商訴字第46號 原　　　　告　郭幸如 訴訟　代理人　蘇燕貞律師 被　　　　告　三郎餐飲有限公司 兼法定代理人　劉良珍 共　　　　同 訴訟　代理人　唐永洪律師 　　　　　　　張晶瑩律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於107 年4 月11 日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告主張： ㈠原告係註冊第00000000號「三郎一、さんろら及圖」商標之 商標權人，指定使用於「餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃 店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯 店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預 訂餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲 食攤、快餐車、小吃攤」等服務，專用期限至民國117 年1 月15日（下稱據爭商標，如附圖一所示）。 ㈡詎被告劉良珍未經原告授權或同意，於被告三郎餐飲有限公 司（下稱被告公司）銷售之便當外包裝上使用與據爭商標近 似之「家常三郎さぶろぅ弁當（日文漢字）ベんとぅ及圖」 商標（下稱系爭商標，如附圖二所示）於類似之便當商品暨 服務（原證3 ），有致相關消費者混淆誤認之虞，對據爭商 標已構成商標法第68條第3 款之侵害商標權： ⒈系爭商標與據爭商標之主要識別部分為「三郎」，二商標文 字高度近似： 被告等固辯稱據爭商標之「三郎」為弱勢商標，識別性極低 ；系爭商標與據爭商標雖部分近似，惟近似程度甚低云云， 惟查，前有第三人印迪食品有限公司分別以「Sanlong 三郎 江」及「三郎江Sanlong 」圖樣（原證25），均指定使用於 「便當」等商品類別，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局） 以前揭字樣與系爭商標及據爭商標等商標圖樣近似，復指定 使用於同一或類似之「便當」等商品／服務，有致相關消費 者混淆誤認之虞為由，予其核駁先行通知（原證26），足證 據爭商標之「三郎」字樣仍具識別性；而系爭商標圖樣上之 「家常三郎」與據爭商標圖樣上之「三郎一」，就商標之文 字相較，皆有相同之中文「三郎」二字，僅字首、字尾有不 具識別性之「家常」及「一」之細微差異，且「三郎」為消 費者所熟習之文字而可輕易唸讀部分，是系爭商標與據爭商 標之主要部分無論外觀、觀念、讀音均屬相同，於異時異地 隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，整體商標圖樣顯易使施 以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，二者應屬構 成高度程度近似之商標。是被告上開主張，自不足採。 ⒉系爭商標與據爭商標所使用之商品／服務間高度類似，當然 有致相關消費者混淆誤認之虞： ①系爭商標與據爭商標固分別使用於便當及鹽酥雞商品，非為 同一商品，惟二商標所使用之商品，均屬價格較低之外食， 且兩造均係提供餐飲服務，不論就其性質、內容，在滿足消 費者之需求上及服務提供者，具有共同或關係之處，依一般 社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相 同或雖不同但有關係之來源，故二商標所指定使用之商品／ 服務間應存在相當程度之類似關係。 ②被告等固以系爭商標僅使用於便當類產品，而據爭商標係使 用於鹽酥雞產品，且被告僅在北部經營，而原告在南部經營 等云云，抗辯兩者市場區隔明顯，無混淆誤認之可能。惟查 ，據爭商標與系爭商標雖非於同一地區使用，惟因兩商標高 度近似，且使用於類似之外食商品，相關消費者極易誤認兩 商標為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間有關 係企業、授權關係。更遑論被告等所稱系爭商標較於據爭商 標之知名度高，均係建立於被告等不法侵害原告所有據爭商 標之上。 ③被告等又抗辯系爭商標已獲智慧局核准註冊，足證並無混淆 誤認之虞云云，惟本件系爭商標最引消費者辨識之核心部分 為「三郎」字樣，此與據爭商標之「三郎一」高度近似，極 易使相關消費者於異時異地隔離且整體觀察後，產生同一系 列商標之聯想，故應屬近似之商標；而二造商標指定使用之 服務復同屬餐飲服務，有使消費者混淆誤認二商標為系列品 牌，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加 盟關係或其他類似關係情形，而有商標法第30條第1 項第10 款規定之適用，且智慧局前於105 年10月25日亦以(105) 慧 商40080 字第10591007570 號核駁先行通知書函，認定二商 標構成近似，且二者皆提供「餐飲服務」，其性質、內容、 提供者等因素上具有共同或關聯之處如標示相同或近似的商 標，依一般社會通念市場交易情形，易使一般消費者誤認其 為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服 務間應屬存在相關程度之類似關係，進而認定應予核駁（原 證10），可證系爭商標有應撤銷之事實存在；詎嗣後智慧局 旋即變更上開見解，改稱二商標併存無致相關消費者混淆誤 認之虞，並於106 年11月16日核准系爭商標之註冊（原證17 ），顯與先前所持核駁理由相悖，違反行政自我拘束原則； 又依智慧局網站之檢索資料可知，於96年4 月14日前，即據 爭商標申請日前，以「三郎」字樣為商標之一部或全部，且 指定使用於第29、30類商品及第43類服務類別者，僅有2 件 有智慧局網站商標檢索資料可參（原證25），且自原告起訴 前，獲准註冊且仍有效者為16件，其中指定使用在同一或類 似商品／服務者，亦僅有兩造之商標，且復指定使用於類似 「便當」商品，當然有致相關消費者混淆誤認之虞。 ⒊本件二商標有反向混淆誤認之情形： 被告等另辯稱系爭商標之便當商品及餐飲服務為消費者所廣 泛認識，相較之下，據爭商標並不具備知名度，故原告使用 系爭商標於便當商品及餐飲服務之行為，並無使消費者誤認 原告之商品為被告所生產，或產生混淆誤認等情之可能，並 提出網頁畫面、被告公司之401 報表為證（被證7 至9 ）， 然查，判斷商標是否構成混淆誤認，商標之知名度僅為考量 、輔助之因素之一，而商標或商品服務是否近似方為具決定 性之必要審酌因素，實則，本件系爭商標較據爭商標晚申請 、但挾優勢資源在市場建立較據爭商標更高知名度之標示， 於判斷是否有混淆誤認之虞時，不得僅憑二者之知名度之差 異，而應進一步判斷是否有「在後的商標權人處於強勢地位 或是非常著名，而讓消費者產生一種先商標權人所提供之商 品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象」之情形。是縱使 如被告等所言，在被告等使用系爭商標之便當商品及餐飲服 務，其知名度顯高於原告，惟此等市場品牌效應亦係被告挾 其市場資源之優勢地位而進行大規模之行銷、販售之結果， 對於原告註冊在先之據爭商標，應已構成反向混淆誤認。準 此，被告等於其便當產品及餐飲服務上所使用之系爭商標與 原告據爭商標有混淆誤認之虞，彰彰甚明。 ㈢被告等不得依商標法第36條第1 項第3 款之規定主張「善意 先使用」： ⒈被告等固主張其使用系爭商標早於據爭商標申請日前，並提 出被證10即桃園縣衛生局函、被證11即桃園縣政府營利事業 登記證，及證人○○○、○○○及○○○等人之證述為證， 惟由前揭被證10及被證11等證據，僅得證明被告等經營便當 業務早於據爭商標申請日前，尚不足以證明被告等使用系爭 商標早於據爭商標申請日前，而被告等之訴訟代理人亦已自 承於96年前，被告等所使用者僅為「三郎」字樣，與系爭商 標圖樣不同，且前揭事實亦可由證人○○○所為證述可稽（ 見本院卷第146 頁），是上開證據均不得作為被告等先使用 系爭商標之佐證。 ⒉被告等就系爭商標之使用事實曾有變更、中斷情事： 　被告等於98年5 月7 日向智慧局申請「山の狼さぶろぅ家常 弁當〈當為漢字〉ベんとぅ及圖」（下稱「山狼便當」）商 標之註冊，申請人地址為「桃園市○○區○○路○○號」（原 證18），復參WalkerLand窩客島網站網頁資料，其便當外包 裝上所使用者，係「山狼便當」商標，而非系爭商標，且同 時其上復記載「三郎便當（平鎮店）」等字樣（原證19）等 情，可知當時「平鎮店」亦使用「山狼便當」商標，參諸第 三人於102 年8 月17日在批踢踢實業坊網站詢問「請問以前 振興路上不是有一間三郎嗎？請問怎麼不見了？」，他人回 覆「已經搬到金陵路了。」，又有人詢問：「前幾天公司訂 便當盒子上的是寫" 山狼" 是同一家嗎？」、「我買大時鐘 那家（按：係指中壢店）也是寫山狼耶」，他人回覆：「是 同一家沒錯。因為三郎的商標被註冊走，所以才改成山狼」 等語（原證22），苟非經被告劉良珍或其員工告知，消費者 豈可能知悉被告等變更使用「山狼便當」商標，係因據爭商 標已申請註冊在前之故？且依一般經驗法則，被告等既已向 智慧局申請「山狼便當」商標，並獲准註冊在案，被告等理 應變更使用「山狼便當」商標，而非繼續使用系爭商標，且 為節省成本，同一家公司通常使用相同之產品包裝，應無可 能僅因不同分店，而使用不同之產品包裝。故縱有被告等所 稱，中壢店使用「山狼便當」商標，平鎮店使用「三郎便當 」商標之情形，亦應係於103 年間「中壢店」與「平鎮店」 分家後，始可能發生（原證27），益足證明被告等確實有中 斷使用系爭商標，變更使用「山狼便當」商標之事實。 ⒊另就被告等開始使用系爭商標之時間點，證人○○○僅證稱 其記得約略時間為96年間，無法記得確切時間點等語（見本 院卷第209 頁），證人○○○則證稱被告等從在市場做便當 時就開始使用系爭商標等語（見本院卷第211 頁），無法證 明被告等開始使用系爭商標之確切時間點，而由證人○○○ 證稱系爭商標完稿之時間為「96年5 月29日」（見本院卷第 214 頁），上開證述亦與其在臺灣桃園地方法院檢察署106 年度偵字第22203 號案件中所為證述相同（原證27），顯足 證明系爭商標使用之時間晚於據爭商標申請日即96年4 月14 日。又參諸證人○○○另證稱系爭商標與「山狼便當」商標 之委託設計及完稿時間相距不到1 年等語（見本院卷第214 頁），顯見被告劉良珍係因知悉系爭商標申請案遭智慧局駁 回，始委託證人○○○設計另一個風格之「山狼便當」商標 ，可證被告等嗣後繼續不法使用系爭商標，目的在於佐證二 商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞，顯非基於善意。 ㈣原告對被告等請求排除侵害及連帶損害賠償，洵屬有據： 系爭商標與據爭商標高度近似，且指定使用於類似商品／服 務，有致相關消費者混淆誤認之虞，其註冊違反商標法第30 條第1 項第10款之規定，而有應撤銷之原因等節，業如前述 ，且被告接獲上開智慧局於105 年10月間就系爭商標註冊案 之核駁理由先行通知書後，已知系爭商標與據爭商標構成近 似，且有致相關消費者混淆誤認之虞，惟非但仍未停止使用 系爭商標，更另向智慧局申請廢止據爭商標之註冊，經智慧 局以106 年3 月22日（106 ）智商00438 字第10680142240 號作成廢止不成立之處分，被告提起訴願仍遭駁回（原證12 、13號），且原告亦委託商標代理人○○○於106 年3 月27 日函知被告等（原證4 ），並對被告劉良珍提起刑事告訴（ 原證5 ），惟被告等至今仍繼續使用系爭商標經營便當店， 顯係故意侵害據爭商標，原告自得依公司法第23條第2 項、 商標法第68條第3 款、第69條第1 、2 、3 項規定，請求被 告等排除侵害及連帶損害賠償；退萬步言，縱認系爭商標之 註冊並無違反商標法第30條第1 項第10款之規定，惟二商標 亦應自系爭商標核准註冊日即106 年11月16日之後始得併存 ，被告等於此日期前使用系爭商標之行為，仍有致相關消費 者混淆誤認之虞，難謂係權利正當行使，被告等自仍應負損 害賠償責任；而參照被告公司之營業所得可知，截至105 年 10月止，被告公司銷售淨額超過新臺幣（下同）2,400 萬元 以上（附表：被告公司自105 年1 月至106 年10月止營業所 得明細表，見本院卷第230 頁）。是以，原告主張被告等應 連帶賠償300 萬元，自屬有據。 ㈤並聲明：⒈被告等不得使用相同或近似於0000000 號註冊商 標之文字或圖樣於所指定商品或服務、名片、看板、網頁、 廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。⒉被告等不得持有、 陳列、販賣、輸出或輸入含有「三郎」或「三郎便當」字樣 之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、 電子媒體、網路或其他媒介物。⒊被告等應將自己使用或授 權他人使用含有應將自己使用含有「三郎」或「三郎便當」 字樣之招牌、名片、廣告、便當紙盒、提袋及其他行銷物件 銷毀。⒋被告等應連帶給付原告300 萬元，及自起訴狀繕本 送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⒌訴 訟費用由被告等連帶負擔。⒍第四項聲明，原告願以現金或 等值之彰化商業銀行股份有限公司斗南分行可轉讓定期存單 供擔保，請准予宣告假執行。 二、被告抗辯： ㈠本件二商標近似程度甚低，且非類似商品，無使消費者混淆 誤認之虞： ⒈原告註冊之據爭商標「三郎」為弱勢商標，識別性極低： 被告劉良珍使用「三郎」文字係因夫婿○○○排行第三，其 父受日本教育，從小以「三郎」稱之。且台灣老一輩三男之 偏名亦多為「三郎」，故為習見之文字，以「三郎」作為商 標之一部分申請註冊者，即有數十筆（被證3 ），是以「三 郎」為弱勢商標，其識別性極低，不能因本件二商標均有「 三郎」二字，即謂其有致相關消費者混淆誤認之虞。 ⒉據爭商標與系爭商標雖部分近似，惟近似程度甚低： ①據爭商標與系爭商標除中文文字「三郎」外，兩者其餘文字 及日文讀音部分並不相同，且圖樣分別為「雞隻」與「便當 」，外觀上即有明顯之差異。 ②另就觀念上而言，據爭商標可令消費者聯想所販賣者為與雞 隻相關之產品，系爭商標則係令消費者聯想為與便當相關之 產品，此以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易施予普 通注意，異時異地隔離及整體觀察，二商標整體外觀、讀音 、指示產品來源之觀念予人寓目印象截然不同，尚無可能會 誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故系爭 二商標就外觀上而言之近似程度甚低。 ⒊據爭商標與系爭商標所使用之商品或服務並不類似，縱認為 類似，惟類似程度亦甚低： 據爭商標雖指定使用於餐廳、冷熱飲料店等服務，惟實際上 原告僅使用於炸雞攤。而系爭商標係使用於便當產品，依一 般社會通念及市場交易情形，該二者於功能、材料、產製上 並不相同，應非構成類似商品，或縱有類似，其類似程度亦 甚低。且據爭商標於南部使用，系爭商標於北部使用，市場 區隔明顯，營業利益亦無衝突，故並無混淆誤認之虞。 ⒋據爭商標與系爭商標並無實際混淆誤認之情事： 被告使用系爭商標提供便當產品，已於市場建立口碑，曝光 率也高，迄今未有人提出商標異議，或發生消費者誤判商標 之情事。 ⒌相關消費者對被告所使用之系爭商標較為熟悉： 被告提供之家常便當產品廣受桃園地區消費者歡迎，以GOOG LE搜尋「三郎便當」，前十頁網頁均為相關資料，且被告公 司年營業額近5,000 萬元，更可見其頗負盛名，此有被證7 、8 及智慧局系爭商標申請註冊卷宗（下稱系爭商標申請卷 ）第26頁即附件3 網頁資料可資佐證；另自系爭商標申請卷 第35頁即附件7 之消費者食記亦可證明，消費者對於被告所 使用之系爭商標及該商標所連結之便當產品確實具有相當程 度熟悉。反觀原告所開設之三郎一炸雞攤，依被證9 及系爭 商標申請卷第24、25頁可知，不僅相關資料甚少，甚且還有 高雄之三郎一炸雞攤早於2012年9 月結束營業之消息，足見 原告之知名度甚低。況自涉訟迄今，未見原告提出其自身之 營業報稅資料，亦可知消費者對其產品及商標之陌生。 ⒍被告等使用系爭商標為善意： 被告劉良珍約於87年間以「三郎便當」為商店招牌，並於88 年1 月18日向改制前之桃園縣衛生局申請「三郎餐飲店」之 設立登記，然因衛生局前去查核當日被告未營業，故而未能 准許（被證10），惟被告仍然繼續經營「三郎便當」生意。 而後被告復以「三郎餐飲店」為營利事業名稱向桃園縣政府 申請登記，於96年2 月7 日經核准設立登記（被證11），足 證被告在據爭商標申請註冊日之前即已使用「三郎便當」商 標，用意係為了表彰自己之便當產品，且據爭商標並非高知 名度商標，被告並非為了攀附原告據爭商標之商譽，並無不 正競爭之目的，自非惡意。 ⒎末自系爭商標申請卷可知，智慧局初認系爭商標指定使用之 產品範圍太廣，恐有與據爭商標混淆誤認之虞，惟經被告減 縮指定用於「便當」一項，及提出無使相關消費者混淆誤認 之虞之具體事證後，被告已獲准使用，益證智財局亦判斷系 爭商標與據爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞。 ⒏原告雖主張本件二商標存在反向混淆誤認之情形，造成消費 者認為「三郎」商標是被告而與原告無關云云，惟被告使用 系爭商標僅使用於便當產品、北部地區，原告使用據爭商標 僅使用於鹽酥雞產品、南部地區，兩者市場區隔明顯，故消 費者並無誤認兩商標為同一來源之系列商品，或誤認兩商標 之使用人間有關係企業、授權關係之可能。原告僅因系爭商 標名氣較大即空言有反向混淆誤認之虞，卻未提出任何佐證 ，似有混淆視聽之虞，實不可採。 ㈡本件被告等應有善意先使用原則之適用： ⒈茲就「三郎便當」與「山狼便當」成立先後陳明如下： ①被告劉良珍前於87年間於桃園縣中壢市公有第一市場（下稱 中壢第一市場）販售便當，並使用印有「三郎便當」字樣之 便當盒。嗣95年間因中壢第一市場欲計畫改建，且市場攤位 狹小環境不理想，為免影響日後之生意，被告劉良珍遂於96 年2 月將「三郎便當」遷至平鎮市○○路○○號，並於同年2 月7 日以「三郎餐飲店」為營利事業名稱登記以便能開立發 票；因被告劉良珍希望女兒能有自己的事業，故原中壢第一 市場之攤位則交由被告劉良珍之女兒○○○改以「山狼便當 」名義販售便當。後「山狼便當」搬遷至中壢市○○○路○ 號，因空間變大，可服務客群較多，為開立發票，故○○○ 於103 年3 月18日設立登記「山之狼餐飲店」。 ②原告固提出原證22欲佐證「三郎便當」曾經改為「山狼便當 」，惟網路留言者之身分不明，焉以之有無變更使用之情形 ？況自原證22之提問者問：「請問以前振興路上不是有一間 三郎嗎？請問怎麼不見了？」，底下留言回覆：「已經搬到 金陵路了。」等語，可知「三郎便當」仍持續在金陵路營運 ，並無改以「山狼便當」名義營運，否則回覆者當會加上一 句「改成山狼便當名義」等文字以提醒提問者不要搞錯；至 於下方留言「前幾天公司訂便當盒子上的是寫山狼是同一家 嗎？」等語，可知該人係訂購「山狼便當」，才會有「山狼 便當與金陵路上之三郎便當是否為同一家」之疑問。 ③證人○○○、○○○於本院審理中均證稱「三郎便當」一直 存在，沒有改變過名字（見本院卷第209 、212 頁），證人 ○○○並另證述：「…會成立『山之狼』是因為他們要開發 票，我開給他們的統編都是開兩個，一個是『三郎』，一個 是『山之狼』。」等語（見本院卷第210 頁），可知被告未 曾將「三郎便當」改為「山狼便當」，參以證人○○○於本 院審理中證述：「…設計原由為『三郎』一直是舅舅的稱謂 ，因為他是第三位兒子，所以從小長輩就是叫舅舅『三郎』 ，其次是因為我從小就知道他們在經營便當店…」（見本院 卷第213 頁），亦可知被告並非基於不當競爭之目的而使用 系爭商標。 ④綜上，可知「三郎便當」與「山狼便當」雖系出同源，資源 同享，惟營運上卻各自獨立，被告未曾將「三郎便當」改為 「山狼便當」，更非惡意使用系爭商標。 ⒉原告雖另主張系爭商標係證人○○○於96年5 月間始完稿， 與被告初始使用之「三郎便當」商標不同，與善意先使用應 繼續未中斷使用之要件不合云云，惟被告於據爭商標申請註 冊日之前即開始使用之「三郎便當」商標與系爭商標相較， 均有「三郎」、「便當」字樣，其他「家常」字樣或日文部 分，僅係說明三郎及便當而已，故二者之主體相同，依一般 社會通念，仍不失其同一性，是以被告並未變更商標使用； 且被告自始迄今僅有販售便當，未曾變更或擴張營業項目， 且系爭商標亦僅指定使用於便當而已，益證被告自始僅欲以 原始之「三郎便當」販售便當而已，並無任何不正競爭之目 的，自非惡意，符合善意先使用之要件，應得於原使用之便 當商品範圍內繼續使用。 ㈢退步言之，縱認被告確有侵害據爭商標，惟原告僅空言其受 有損害，並未提出任何資料佐證其確實受有相當於300 萬元 之損害，故其主張300 萬元之損害賠償亦無理由。 ㈣並聲明：⒈原告之訴均駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如 受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 三、法官整理兩造爭執及不爭執事項（見本院卷第147 至148 頁 ）： ㈠不爭執事項： ⒈原告係據爭商標之商標權人，申請日為96年4 月14日，於97 年1 月16日註冊並公告，權利期限至107 年1 月15日止，商 標登記註冊商品類別包含餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃 店。 ⒉被告劉良珍前於96年7 月11日，以「家常三郎さぶろぅ弁當 （簡體字）」商標圖樣、向智慧局申請註冊；惟智慧局於97 年10月間以前揭商標與據爭商標其高度之近似程度及指定服 務間高度之類似，就前揭商標申請案以(97)智商0261字第09 780471270 號核駁審定書予以駁回。 ⒊被告公司係註冊系爭商標之商標權人，聲明商標圖樣中之「 家常」、「郎」、「便當（日文漢字）」、「ベんとぅ（日 文：便當）」文字不在專用之列，申請日為105 年4 月22日 ，嗣被告公司於105 年10月間接獲智慧局以(105) 慧商4033 0 字第10590968960 號及(105) 慧商40080 字第1059100757 0 號公函就系爭商標申請案所為核駁理由先行通知書，理由 為系爭商標與據爭商標之中文近似，且復指定於同一或類似 之商品／服務，有致相關消費用混淆誤認之虞，經被告修正 僅指定於便當服務，經核准註冊，註冊號數第00000000號， 權利期間自106 年11月16日起至116年11月25日。 ⒋原告委託商標代理人○○○先生於000 年0 月00日函知被告 等，其代理原告請被告等停止一切侵害原告所有據爭商標之 行為；惟被告等至今仍繼續使用系爭商標經營便當店。 ㈡爭執事項： ⒈被告等使用系爭商標對據爭商標是否構成商標法第68條第3 款之侵害商標權？ ⒉被告等是否得依商標法第36條第1 項第3 款之規定主張「善 意先使用」？ ⒊原告請求如聲明所示排除侵害及連帶損害賠償，有無理由？ 四、本院得心證之理由： ㈠被告等有使用近似據爭商標之圖案於類似商品或服務之行為 ： 按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判 斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。系爭商標與據爭商 標相較，其中文字部分均有相同之中文「三郎」二字，僅字 首字尾不具識別性文字「便當」、「家常」與「一」之些微 差異，其中文之外觀、觀念及讀音皆高度近似，以具有普通 知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所 混淆誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之 來源，應屬構成近似之商標；又被告等將系爭商標使用於經 營便當店，與據爭商標所指定使用之「餐廳、冷熱飲料店、 飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒 屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備 辦筵席、代預訂餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡 餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」等服務相較，二者皆 屬餐飲業，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯 之處，存在相當程度之類似關係，是被告等有使用近似據爭 商標之商標於類似商品或服務之行為，應堪認定。 ㈡被告行為屬商標法第36條第1 項第3 款規定之「善意先使用 」： ⒈按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商 標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似 之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人 並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。又本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原 則下與先使用人間之衝突，以求公允。善意使用相同或近似 之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商 標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，是主張善 意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先， 並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或 類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而 善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，且 其適用需符合：㈠使用在先的事實必需發生在他人商標申請 註冊日之前；㈡繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服 務為限；㈢商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示 ，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始 為公允。 ⒉原告雖主張系爭商標之設計係於96年5 月間始完稿，被告初 始使用之「三郎便當」與系爭商標圖樣不同，且期間亦有變 更使用「山狼便當」商標之中斷情事，不得主張善意先使用 云云，惟查： ①被告劉良珍主張其自80幾年即開始於中壢第一市場以「三郎 便當」經營便當店，並曾於88年間向桃園縣衛生局申請開設 「三郎餐飲店」，惟未經核准設立；嗣因中壢第一市場有拆 遷計畫，其於96年2 月間即另擇桃園縣平鎮市○○路○○號1 樓一址繼續經營三郎便當店，並於96年2 月7 日經桃園縣政 府核准以「三郎餐飲店」為營利事業名稱設立登記，原設於 中壢第一市場之攤位則交由其女兒○○○以「山狼便當」名 義繼續經營，嗣於103 年間搬遷至中壢市○○○路○ 號，並 經○○○於103 年3 月18日設立登記「山之狼餐飲店」等情 ，核與證人○○○於本院審理中證稱：伊父親從80幾年就開 始供應多多飲料給被告劉良珍經營的「三郎便當」，之後由 伊接手供應，最早「三郎便當」是在中壢第一市場地下室， 沒有店招牌，但便當盒印的都是「三郎便當」，後來90幾年 時另外成立一間分店在平鎮市○○路，地下室那間還在，之 後地下室那間改名為「山狼便當」，於103 年前後移到中壢 市○○路○○○鎮○○路那間還是一直叫「三郎便當」，之 後有再遷到平鎮市○○路，但都並沒有變更過「三郎便當」 的名字等語（見本院卷第209 頁）大致相符，證人○○○於 本院審理中亦證稱：伊在中壢第一市場做生意，供應調味料 給被告劉良珍經營之「三郎便當」，合作期間大概有2 、30 年之久，一直到他們從市場搬走；在伊與被告劉良珍合作期 間「三郎便當」有掛店招牌，並沒有換過名字等語（見本院 卷第211 頁），經互核上開二證人之證言，其間就「三郎便 當」於中壢第一市場地下室經營時是否有懸掛店招牌乙節， 該二人所言固有出入，惟查證人○○○並非於該市場設攤之 商家，就10、20餘年前「三郎便當」有無懸掛招牌之枝微細 節有所誤記，亦非無可能，其二人就「三郎便當」於自市場 搬遷之前並未更改名字之重要情節既證述明確並互核一致， 自難僅以上開細微差異即認其等證言不足採信，且被告確曾 於88年間向桃園縣衛生局申請設立「三郎餐飲店」未果，嗣 於96年2 月7 日經桃園縣政府核准設立「三郎餐飲店」之營 利事業登記，有桃園縣衛生局88年1 月20日八八桃衛七字第 8801458 號函文、桃園縣政府營業事業登記證（被證10、11 ）在卷可稽，足證被告於據爭商標96年4 月14日申請註冊前 ，即已開始使用「三郎便當」於其所經營之便當店事業；至 系爭商標之圖樣設計係於96年5 月29日始完稿，經證人○○ ○於本院審理中證述明確（見本院卷第214 頁），參以證人 ○○○於本院審理中證稱：系爭商標是「三郎便當」於90幾 年間遷到平鎮市○○路時才開始使用等語（見本院卷第209 頁），固足認定被告等上開自80幾年即開始在中壢第一市場 使用於經營便當店之「三郎便當」與嗣後使用之系爭商標圖 樣並不完全相同，惟查被告等初始使用之「三郎便當」與系 爭商標均有「三郎」、「便當」等文字，給予消費者之主要 寓目、唸讀印象相同，所營事業亦無改變，縱就商標之圖樣 略有更動，期間並有搬遷、另立分店情事，仍無礙於其持續 使用之事實，堪認被告等自80幾年即開始持續使用系爭商標 之主要部分「三郎便當」迄今，且均使用於經營便當店事業 ，自無中斷情事。 ②原告固另舉出原證18、19、22，主張被告等確有中斷使用「 三郎便當」之情事，惟查，原證18「山狼便當」商標註冊之 申請人仍為被告劉良珍所經營之「三郎餐飲店」，於原證19 網頁資料亦顯示有刊載「山狼便當」商標圖樣之店家為「三 郎便當（平鎮店）」，而於原證22批踢踢實業坊網站之問答 紀錄中，仍顯示原在平鎮市○○路、嗣搬遷至平鎮市○○路 之「三郎便當」與在中壢市之「山狼便當」係同時併存，均 無法證明被告等確有中斷使用「三郎便當」之情事，參以證 人○○○於本院審理中證稱：伊到現在也還是一直繼續供應 多多飲料給「三郎便當」及「山狼便當」，他們會開不同發 票，伊開給他們的統編都是開二個，一個是「三郎」，一個 是「山狼」等語（見本院卷第210 頁），益徵「山狼便當」 僅為「三郎便當」之分店，「三郎便當」之營運並未因另開 立「山狼便當」而中斷，原告此部分主張，自難認有據。 ③原告雖又主張依證人○○○之證言，系爭商標與「山狼便當 」商標之設計完稿日相距不到1 年，顯見被告劉良珍係因知 悉系爭商標申請案遭智慧局駁回，始委託證人○○○設計「 山狼便當」商標，且被告接獲智慧局於105 年10月間就系爭 商標註冊案之核駁理由先行通知書後，已知系爭商標與據爭 商標構成近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞，惟仍未停 止使用系爭商標，另向智慧局申請廢止據爭商標之註冊，經 智慧局作成廢止不成立之處分，被告提起訴願仍遭駁回，原 告並另委託商標代理人○○○於106 年3 月27日函知被告等 及，對被告劉良珍提起刑事告訴，可證被告使用系爭商標顯 非基於善意云云，惟查，被告等於據爭商標96年4 月14日申 請註冊前，早於80幾年即開始使用「三郎便當」經營便當店 ，業如前述，自難認其有何與原告不正競爭之意圖而非善意 ；至被告劉良珍雖於96、97年間接續委託證人○○○設計系 爭商標及「山狼便當」商標，惟被告等於此期間自中壢第一 市場搬遷後仍繼續使用「三郎便當」，並無中斷情事，亦如 前述，縱上開二商標之委託設計日期相距非久，亦或僅為便 於○○○經營分店「山狼便當」之用，尚難推論被告等具有 日後不法使用系爭商標之意圖；況被告公司初始申請註冊系 爭商標時，係指定使用於「便當；飯速食調理包；焢肉飯； 雞肉飯；炒飯；排骨飯；速食飯；八寶粥；咖哩飯；油飯； 速食粥；魚排飯；筒米糕；壽司；滷肉飯；粽子；廣東粥； 燕麥粥；雞排飯；雞腿飯。」等商品，嗣被告公司於105 年 10月間接獲智慧局以(105) 慧商40330 字第10590968960 號 及(105) 慧商40080 字第10591007570 號公函就系爭商標申 請案所為之核駁理由先行通知書，理由為系爭商標與據爭商 標之中文近似，且復指定於同一或類似之商品／服務，有致 相關消費用混淆誤認之虞後，被告即修正為僅指定於便當商 品，而經核准註冊等情，有系爭商標原申請註冊卷內資料可 佐，縱期間被告另申請據爭商標之廢止案，目的或僅在於確 保自身早已先使用「三郎便當」之權利，尚難遽認其有惡意 ，其既於接獲智慧局通知後即減縮系爭商標指定之商品限於 便當，嗣並係基於經智慧局核准註冊之行政處分而使用系爭 商標，自仍難認有何不正當競爭之行為甚明。 ④綜上，堪認被告等於據爭商標96年4 月14日申請註冊前，即 已開始使用「三郎便當」商標迄今未中斷，且均係使用於便 當商品，亦無不正競爭之行為，而符合善意先使用之情明確 ，則被告在原有販售便當商品而善意使用「三郎便當」商標 之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，自不受據 爭商標之商標權效力所及，是被告依商標法第36條第1 項第 3 款規定，主張不受據爭商標之效力所拘束，即屬有據，原 告主張被告符合商標法第69條第1 、2 、3 項之規定，依同 法第61條規定請求排除侵害及損害賠償，尚無可採。 五、綜上，原告依商標法第68條第3 款、第69條第1 項、第2 項 、第3 項、第71條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項等規 定，請求如其聲明所示排除侵害及損害賠償，為無理由，應 予駁回。其假執行之聲請亦失所依附，不予准許。 六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院 斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論 駁之必要，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　107　 年　　4　　 月　　30　　日 　　　　　　　 　　智慧財產法院第三庭 法 官 黃珮茹 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　107　 年　　5　　 月　　7　　 日 　　　　　　　　　 　　　　　　書記官　鄭楚君