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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　106年度民商訴字第9號 原　　　　告　麥奇數位股份有限公司 法定 代 理人　楊正大 訴訟 代 理人　林佳瑩律師 　　　　　　　張志朋律師 被　　　　告　乂迪生科技股份有限公司 兼法定代理人　廖本昌 共　　　　同 訴訟 代 理人　朱逸群律師 　　　　　　　陳居亮律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國106 年11 月7日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此 限；被告於訴之變更或追加並無異議，而為本案言詞辯論者 ，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第2、7款 、第2項分別亦有明定。本件原告訴之聲明第1項原為「被告 不得使用HiTutor名稱及其他含有Tutor之名稱及網域名稱」 （參本院卷一第2頁反面），嗣於民國105年12月14日經原告 具狀變更為「被告不得使用HiTutor名稱、http：//www.hit utor.com.tw/網域名稱、如更正訴之聲明狀所示圖示，及其 他與原告TutorABC、TutorABCjr及商標相同或近似之名稱、 網域名稱及圖示。」（參本院卷一第394 頁反面、本院卷二 第109 頁），原告前揭所為訴之變更，因請求之基礎原因事 實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，且被告於訴之變 更並無異議，而為本案言詞辯論，揆諸上揭法條，自均應准 許。 貳、實體方面： 一、原告主張： （一）原告為TutorABC等Tutor系列著名註冊商標之商標權人： 　１、原告於民國93年成立，為臺灣首間投入線上英語教學之企 業，旗下之TutorABC、TutorABCjr為業界之領導品牌。原 告所成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英 語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、 TutorMing （線上華語教學網站）等品牌，於全球線上英 語教學具有極高知名度。原告自96年起在臺灣取得 Tutor 系列註冊商標，均仍在權利期間內，包括TutorABC、Tuto rABCjr、TutorMing、TutorGroup、TutorGlass、TutorMe et、iTutorGroup等系列商標，註冊於第9、16、35、41、 42類別（各該商標之註冊號、申請日、註冊日、圖樣及使 用類別，均如附表1 所示，以下合稱據爭商標）。其中有 部分Tutor 商標取得後，移轉予原告之關係企業香港麥奇 教育集團有限公司，再專屬授權予原告；或由香港麥奇教 育集團有限公司取得，再專屬授權原告於臺灣地區使用， 故原告為據爭商標之商標權人及專屬被授權人。原告之Tu torABC商標自98年以來，已成為著名商標。且TutorABC商 標是我國著名商標當中唯一含有Tutor者，此業經本院102 年度民商上字第3號民事確定判決肯認之。 ２、原告之iTutorGroup集團名稱、Tutor系列著名註冊商標， 均為業界知名，消費者及競爭對手均以「Tutor 」稱呼原 告。且因國人並非以英語為母語，英語能力不強，對於「 tutor」字義為何，並不清楚，經原告長期使用，「Tutor 」一字對於一般消費者具有高度的識別性，並指向原告。 ３、被告乂迪生科技股份有限公司（下稱乂迪生公司）使用Hi Tutor之名稱及網域名稱，與TutorABC等Tutor系列著名註 冊商標，在外觀、讀音、觀念、類型上，均高度近似，復 使用於相同之線上英語教學，造成消費者混淆誤認、並減 損著名商標之識別性及信譽，屬違反商標法、公平交易法 及民法之侵權行為，爰依商標法第68、70條、商標法第69 條、公平交易法第25、29條、民法第184 條規定，為訴之 聲明第一項之請求；依商標法第68至70條、第71條第1 項 第2、3款、公平交易法第25、30、31條、民法第184 條規 定，為訴之聲明第二項之請求；依民法第195 條、公平交 易法第33條規定，為訴之聲明第三項之請求。又被告丙○ ○為被告乂迪生公司之負責人，依民法第28條、公司法第 23條第2 項規定，就訴之聲明第二、三項應與被告乂迪生 公司負擔連帶責任。 （二）聲明： 　１、被告不得使用HiTutor 名稱、http：//www.hitutor.com. tw/網域名稱、系爭商標之雙耳機圖示，及其他與原告Tut orABC 、TutorABCjr及商標相同或近似之名稱、網域名稱 及圖示。 　２、被告應連帶給付原告新臺幣（下同）1 千萬元及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 　３、被告應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案 由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由 時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁1日。 　４、原告願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告則抗辯如下： （一）兩造商標已併存多年： 　１、被告係我國註冊第00000000號「HiTutor Say Hi to The World」商標權人（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。 被告於98年成立「HiTutor 在家學外語」臉書商家訊息（ 參本院卷三第209 頁），該臉書商家訊息內之「被證23」 貼文資料自99年12月1日17:15開始即已有第一篇貼文（參 本院卷三第234 頁『發佈時間』最下一行）、以及「被證 22」貼文資料自99年12月30日亦已有貼文上傳（參本院卷 三第210 頁）。原告雖主張該臉書成立時間為被告自行撰 寫捏造云云，然被告根本沒有捏造臉書成立時間之必要， 且被證22、23之貼文時間是無法竄改的，被告更無竄改臉 書成立時間之必要。其次，臉書之「觸及人數」及「點擊 / 動作」均有一定之定義，非如原告所述的內容一般；且 被告若真要竄改，也不會以〝0 〞的統計數字來呈現。實 則被告誠實地呈現臉書貼文之相關統計數字，就是要明白 地宣示：被告是經由自己數年來努力地維護企業LOGO即系 爭商標以及努力地維護企業形象，才有今日之局面！ ２、99年7月3日版主「M6」之「新站馬拉松」網站貼出「新站 馬拉松No.20：Hi！Tutor線上外語家教網（hitutor.com. tw）」文章，該篇文章中可看到被告於臉書上使用「Hi！ Tutor」、「www.hitutor.com.tw」（參本院卷二第196頁 『被證14』）。 ３、99年8月12日「隨意窩Xuite日誌」以「Hi家教上廣播」報 導好事聯播網副董事長孫國祥對被告丙○○之專訪消息， 專訪文章開頭即稱：「Hi家教董事長丙○○先生，接受好 事聯播網副董事長孫國祥的專訪」，另於99年9月4日臺灣 時報網站亦發佈好事聯播網副董事長孫國祥之專文介紹「 Hi家教&杜威遊學」及被告丙○○（參本院卷二第198頁、 第200 頁『被證15』，及本院卷四『被證33』）。查，被 告在使用「HiTutor 」名稱之前即已先使用「Hi家教」名 稱，嗣因本身是在推廣多國外語教育（包括英美語在內） ，若一直使用「Hi家教」名稱者，顯然並不對稱，而「家 教」之英文即是「Tutor 」，是故順理成章地將「Hi家教 」名稱改稱「HiTutor 」！由是可知，被告使用系爭商標 圖樣之始即係善意使用，絕無攀附原告商標或者意圖混淆 消費者之意圖。 ４、本院105年度民暫抗字第9號民事裁定理由第5頁倒數第5行 以下載稱：「此外，相對人（即英美語言訓練股份有限公 司）原使用『英美美語』品牌經營實體英語補習班，然於 100 年起為跨足線上英語教學，其捨棄使用多年之英美美 語品牌，而改用iTutor名稱經營於抗告人（即原告）相同 之線上英語教學業務，顯見其係為攀附抗告人Tutor 系列 商標之商譽，主觀上應有惡意存在」等詞（參本院卷二第 88頁）。準此，被告自一開始使用「HiTutor 」名稱時， 即是因為先有「Hi家教」名稱，而「家教」之英文即是「 Tutor」，被告並非「捨棄使用多年之其他與HiTutor無關 之品牌，而改用Tutor 名稱」，由此益證被告使用之始即 係善意！ ５、自99年7 月14日至同年8月5日「痞客邦PIXNET」即已有以 「hitutor」名義發表之多篇文章（參本院卷二第201頁『 被證16』）。又被告於痞客邦PIXNET、udn 經營之部落格 ，自99年6月14日起即已有貼文資料（參本院卷三第270、 273、275頁）；該些部落格文章甚至可見其「累積人氣」 至被告下載該些資料時已累積到160萬多次、甚或207萬多 筆次的紀錄（參本院卷三第268、273、277頁）。 ６、被告自102年9月份開始創立「HiTutor 學員電子報」，嗣 於103年1月份改版為「Hi報HiTutor 線上外語教學」，且 均於被告網址上刊出供人任意點閱。嗣至105年2月份又改 版為「電子報學員版」，且以PDF 版方式直接寄送學員參 閱（參本院卷三『被證26』）。 ７、在103 年以前，原告僅申請註冊TutorABC、TutorABCjr、 如附表1編號4所示商標，共3個商標而已，於103 年1月29 日被告申請系爭商標之後，原告從104年7月之後才陸陸續 續申請附表1 所示其餘商標。系爭商標雖然是在103年1月 29日才申請註冊，然而被告自98年7 月24日登記註冊網域 名稱www.hitutor.com.tw以來即已使用「HiTutor 」名稱 為企業logo，且亦創設有「Say Hi to theworld」之口號 及歌曲作為企業形象。 （二）被告使用之HiTutor名稱、http：//www.hitutor.com.tw/ 網域名稱、系爭商標之雙耳機圖示，與原告TutorABC、Tu torABCjr、如附表1編號4所示商標並不近似： 　１、外觀部分： 　 原告之「TutorABC」「TutorABCjr」「TutorMing 」、「 TutorGlass」、「TutorGroup」、「iTutorGroup 」、「 TutorMeet」商標圖樣（參本院卷一第397頁正反面），其 起首英文字母，除了其中一款為小寫「i 」之外，其餘各 款均為大寫「T 」；系爭商標圖樣起首英文字母則為大寫 「H 」，二者外觀顯然不同。又開頭之單字，據爭商標除 「iTutorGroup」之外，其餘各款均以「Tutor」為開頭之 單字，被告之系爭商標則是以「Hi」為開頭之單字，二者 之外觀顯然又有不同。再者，據爭商標均是在「Tutor 」 之後各自加上ABC、ABCjr、Ming、Glass、Group或Meet等 英文單字作為其各自之主要識別部分，然而系爭商標之主 要識別部分「HiTutor」，「Hi」是在「Tutor」之前，是 故整體圖樣組合外觀更是顯然不同。 ２、觀念部分： 　 據爭商標中，作為開頭單字之「Tutor 」為家教之意；其 中「TutorABC」、「TutorABCjr」商標之「ABC 」則為外 文字母或華裔美國人之意，均為既有辭彙，業如上揭評定 理由所述。系爭商標圖樣作為開頭單字之「Hi」係「Say Hi to the World 」之「Hi」，乃打招呼之用語，二者之 觀念截然不同。 ３、讀音部分： 　 據爭商標既然都以「Tutor 」為開頭單字再接上另一英文 單字，其各款商標整體之讀音，自是與被告以「Hi」為開 頭單字之「HiTutor 」商標之整體讀音截然有別。而起首 字母之讀音，據爭商標為「Tutor 」，系爭商標為「Hi」 ，亦是涇渭分明。 （三）就系爭商標予以整體觀察時，顯然與如附表1編號4所示商 標並不近似： 　１、系爭商標圖樣之「Hi」圖樣之「i」者，所示「O」圖樣為 「雙耳機戴在頭部上方位置、下方無麥克風」，且為帶有 突起的尖角的塗黑對話框以及於對話框內反白顯示英文單 字「Hi」，該英文單字Hi係為非正體略微傾斜之圓潤文字 ，且其中對話框及英文單字Hi兩者元素主要呈現出類似漫 畫手法中發出台詞、對白的聲音，視覺印象效果為發出Hi 聲音之圖樣對話框漫畫感。 ２、原告如附表1編號4、29、30之商標圖樣，僅只是在英文字 母「O 」右側加上單側耳機兼麥克風而已，此外即無其他 之設計元素在其內，是故兩造商標顯然並不近似。 ３、耳機或者麥克風，都是線上語言教學常見之元素，原本即 不應由任何一人獨自占用。 （四）兩造商標並無致消費者混淆誤認之虞： 　１、消費者不會混淆誤認兩造商標之證據： ⑴被告106年2月23日答辯狀「被證6 」已提出數份網路上「 同業評比」資料，其內容可看出消費者已能清楚區分兩造 商標之不同。 ⑵被告不只是國內第一家從事「線上一對一教學」之企業， 而且也推出「線上多國語言教學」，此點特色使得消費者 更能清楚地區分被告「HiTutor 」商標（企業品牌）與其 他線上英語教學企業之不同。例如：原告提出之「原證28 」資料內容載稱：「但是透過親友的介紹，我找到了 HI TUTOR 這個品牌」、「HITUTOR 優點：師資口音正常…客 服服務好…HiTutor 一對一…分級清楚…」（參本院卷二 第105 頁背面）、「HITUTOR 的評價：HITUTOR 主打的是 一個語言教學中心，不只英文更還有其他語系的語文，因 此專業度是不用懷疑非常高的…或許費用不是最便宜的… 但是師資可能是最整齊的，網路的評價一致給予老師的口 音很標準…」云云（參本院卷二第106頁），即是實例。 ⑶被告就網路上諸多部落格文章針對包含被告「HiTutor 」 商標品牌、原告「TutorABC」商標品牌以及其他線上英語 教學品牌在內之優缺點比較之評價性文章，已於蒐集後， 至公證人面前作成公證書（參本院卷二第236 頁以下『被 證20』）。於其中所見之每篇文章內容，都可清楚看出消 費者不但是能夠清楚區分「TutorABC」商標品牌與「HiTu tor 」商標品牌之不同，而且還能清楚了解各家線上語言 教學品牌業者之優缺點，甚至被告之「線上多國語言教學 」以及「線上一對一教學」已在消費者心目中形成特有的 印象！ ⑷原告主張「被證20第50頁」、「想學英文，這三個推哪個 呢？HiTutor、Engoo、Tutor 」內容可以「顯見消費者已 經因為Tutor 一詞而搞不清楚究竟是哪一家業者」云云（ 參本院卷三第10頁背面）。查，消費者既然是將「HiTuto r 」與「Tutor 」並列做比較，顯然可見消費者並未將「 HiTutor」與其他以「Tutor」開頭之業者相互混淆誤認。 ２、關於原證28、29、33： ⑴原證28經公證之網路文章雖然有「HI TUTOR很容易跟其他 也是以TUTOR 開頭的他家線上英語搞混」等語，然而其接 著又說：「但是透過親友的介紹，我找到了HI TUTOR這個 品牌，雖然師資多為菲律賓籍的，但是HiTutor 的揀選機 制應該是不錯的，都沒有口音很重的老師」云云（參本院 卷二第105 頁背面）。查「透過親友的介紹」此一方式， 在原告提出之原證29調查報告第25頁中顯示「親友介紹」 該因素是「受訪者尋找或購買教育補教類產品或服務最在 乎之因素」，占有29.6％，而「網路推薦」只占13.8％（ 參本院卷二第26頁）。實則，綜觀原證28經公證之網路文 章之全文，反而可以證實消費者並未混淆誤認兩造之商標 。次查，該篇文章內容所稱之「其他也是以TUTOR 開頭的 他家線上英語」，並未指明是哪家英語。 ⑵關於原證29中華徵信所調查報告： ①兩造均是線上語言教學業者，學員均是透過網路線上接 觸而來認識兩造，是故若欲進行市場調查報告的話，應 該要以線上消費者或使用者為其調查對象才對！原證29 調查報告卻仍舊以傳統實體世界的思維及方式來進行線 上虛擬世界的市場調查，顯然其一開始之基礎即已錯誤 ！是故通篇調查報告內容均無足採信之處！ ②該調查報告所提示予受訪者之兩造商標圖樣（參本院卷 二第17頁），均未完整呈現整體之商標圖樣。 ③該調查報告第50頁「受訪者對該商標品牌認知度與基本 資料交叉分析（HiTutor）」載稱：在1,200名受訪者中 （樣本數n=1,200 份）「約有55.6％的受訪者對於所見 之商標圖案表示為『HiTutor 』，有16.9％之民眾認為 該商標圖案為『TutorABC』」等語。由上開有55.6％的 受訪者能夠明確辨別「HiTutor 」圖樣就是系爭商標， 並不是「TutorABC」商標乙事可知，兩造商標其實並無 造成消費者混淆誤認之情事存在。 ④原告準備理由（二）狀第4 頁宣稱由該調查報告第56頁 內容可知消費者認為兩造為同一間公司或有合作或授權 關係的比例高達85.4％云云。惟查：該調查報告第56頁 之圖示及數據，係以846名受訪者為分母（n=846，並非 n=1,200），實已於1,200名受訪者中排除部分受訪者。 又該等調查內容係於846 名之分母基礎中就不同項目之 調查分別佔31.3％、30.7％等等不同之比例，而不同項 目之間是不得任意加總的！原告自行任意加總而誇稱有 85.4％之消費者誤認云云，實為誤導之詞。 ⑤該調查報告第34頁「受訪者是否見過商標圖案與基本資 料交叉分析（TutorABC）」載稱：在1,200 名受訪者中 （樣本數n=1,200 份）「約有41.2％的受訪者針對所見 商標（TutorABC）表示『沒有』看過，而對於該商標圖 案表示『有』看過則占58.8％」等語。查，見過原告「 TutorABC」商標者竟然只有58.8％，尚未超過60％，顯 然在原證29調查報告進行調查當時（105 年10月11日至 106年1月2 日，參本院卷二第16頁背面）據爭商標圖樣 是否仍然可以被視為著名商標已有疑義。 ⑶原證33謝銘洋教授之法律意見書： 其內容多為偏頗附和原告主張之意見，且其主要依據亦為 原證29中華徵信所調查報告，故無足採信。 （五）系爭商標並無減損據爭商標識別性及信譽之虞： 　１、如前所述，原告提出之「原證28」內容載稱：「HITUTOR 優點：師資口音正常…客服服務好…HiTutor 一對一…分 級清楚…」（參本院卷二第105頁背面）、「HITUTOR的評 價：HITUTOR 主打的是一個語言教學中心，不只英文更還 有其他語系的語文，因此專業度是不用懷疑非常高的…或 許費用不是最便宜的…但是師資可能是最整齊的，網路的 評價一致給予老師的口音很標準…」云云（參本院卷二第 106 頁），即可證明並無原告訛稱之菲律賓籍教師口音重 、會減損原告「TutorABC」商標之信譽云云之情事。 ２、另於「被證20」網路評價文章中亦有諸多人提到：「Sep0 3 Thu 2015…（HiTutor ）師資：我試聽的外師雖然是菲 律賓籍老師，但完全沒有口音…」；（參照被證20內頁右 下角標註之p.1、p.2）「0000-00-00…HiTutor 目前知名 度雖然不高，不過也是一家不錯的線上英文，HiTutor 都 是一對一教學方式，互動更直接…如果預算較低，可以選 擇平價的菲籍師，可能有人會質疑菲籍師的英文，但實際 試聽過，絕對會推翻刻板印象，菲律賓是英語系國家…不 過授課的老師們都有通過HiTutor 的口音認證篩選，有試 聽過免費課程的人，絕對會懷疑買的是菲籍老師嗎？」； （參照被證20內頁右下角標註之p.71）「Apr 15 Fri 201 6 …HiTutor 1.線上音檔：外師的發音也十分標準」；（ 參照被證20內頁右下角標註之p.78、p.80）「發表於0000 -0-00 …其實這三間都是菲師，課程我覺得各有特色～Hi Tutor 我覺得這間師資最棒，教材也最好，雖然是菲籍老 師，但是完全沒有口音…」（參照被證20內頁右下角標註 之p.155、p.156）。 ３、105年12月份經理人月刊第3 頁報導內容特別提到：「挑 選師資嚴謹」、「HiTutor授課的門檻非常高，僅2％的超 低錄取率」（參照被證18），亦可查悉被告線上教學之師 資絕無原告訛稱之菲籍師資品質低落的問題，原告所言絕 非事實。 （六）訴之聲明第二項之請求並無理由： 　１、由「被證36」被告自99年度起至106 年度止各年度「營利 事業所得稅結算申報書」中之營業淨利資料可知，累積結 算至105 年度為止，在扣除各項成本及必要費用後，被告 之「營業淨利」仍為負數的（亦即105 年度之帳載結算金 額：－23,938,118元，自行依法調整後金額：－24,050,1 18元）。於此，被告並無銷售該項商品之「所得利益」可 得，則原告依據商標法第71條第1項第2款規定請求被告賠 償1千萬元，於法不合。 ２、被告係國內第一家推出線上一對一教學的線上教學業者（ 時間是在98年，當時臺灣大部分同業，包括原告在內，大 概都晚被告一、兩年後才開始推出線上一對一教學）；被 告同時也是國內第一家推出線上多國語言教學的業者。此 等國內第一家推出線上一對一教學、及第一家推出線上多 國語言教學之被告營業特色，顯然均為原告所無，被告並 無抄襲或攀附原告商標之必要。縱認被告有侵害原告商標 ，因被告亦無侵害之故意，且辛苦經營數年至今猶然未見 有任何獲利，故原告請求之1 千萬元求償金顯不相當，請 依商標法第71條第2 項之規定將賠償金額酌減為零元！ （七）訴之聲明第三項之請求並無理由： 　１、倘認被告確有侵權，則於被告被禁止使用系爭商標圖樣之 情形下，「有致相關消費者混淆誤認之虞」、「有致減損 該商標之識別性或信譽之虞」、「有致相關消費者混淆誤 認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」之情事即已得 到完全之補正，即無再將判決書刊登報紙之必要。 ２、縱認被告確有侵權且應予登報，則僅以刊登於蘋果日報及 自由時報即已足，蓋該二報為國內第一、二大報，保守估 計市占率應已超過整體報業3分之2以上，故無再為刊登中 國時報及聯合報之必要。 （八）聲明： 　１、原告之訴及假執行之聲請均駁回。 　２、如受不利判決願供擔保免為假執行。 三、兩造不爭執之事實（參本院卷二第110頁、卷四第134頁）： （一）原告成立於93年3月18日，為線上英語教學之企業。 （二）原告成立之iTutorGroup集團，旗下包括TutorABC、Tutor ABCjr、TutorMing、iTutorGroup網站。 （三）原告為據爭商標之商標權人及專屬被授權人。 （四）原告在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國，均取得 如原證10所示系列商標之註冊，在臺灣、日本也取得iTut orGroup商標註冊。 （五）原告持續向智慧財產局申請如原證11所示之系列商標。 （六）本院102年度民商上字第3號民事判決認定原告之TutorABC 、TutorABCjr為著名商標。 （七）本院105 年度民暫抗字第4 號民事裁定認定「麥奇公司為 經營線上英文學習，於網址之維護及Tutor 名稱之維持尤 其重要性」，並命競爭對手TutorWell 、TutorMVP不得使 用含有Tutor名稱及網域名稱。 （八）原告設立於93年3月18日，目前登記資本額3億元整，目前 實收資本額3千萬元整。被告乂迪生公司設立於97年3 月5 日，設立當時之資本額為1千萬元，目前登記資本額3億元 整，目前實收資本額8千萬元整。 （九）原告www.tutorabc.com網域名稱於89年4月3日登記註冊（ 本院卷二第127 頁原證34），被告網域名稱www.hitutor. com.tw於98年7月24日登記註冊（本院卷二第195頁被證13 ）。 （十）被告於103年12月1日取得系爭商標，註冊於第41類「家教 」，其中「Say Hi to The World 」聲明不專用（本院卷 二第168 頁），原告業於105年6月30日對該商標申請評定 （本院卷二第169頁）。 四、本件爭點如下（參本院卷四第133頁）： （一）被告使用HiTutor名稱、http：//www.hitutor.com.tw/網 域名稱、如系爭商標雙耳機圖示，是否與原告TutorABC、 TutorABCjr、如附表1編號4、30、31商標近似而有致消費 者混淆誤認之虞，及減損據爭商標識別性及信譽之虞？ （二）如被告有涉及侵權，則原告如訴之聲明第二項之請求（即 被告應連帶給付原告1 千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按年息5%計算之利息），是否有理由？ （三）如被告有涉及侵權，則原告如訴之聲明第三項之請求（即 被告應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案 由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由 時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁1 日），是否有 理由？ 五、得心證之理由： （一）據爭商標為著名商標： 原告所成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上 英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站） 、TutorMing（線上華語教學網站）等品牌，於103年獲得 國際級投資機構投資33億元、於104 年獲得投資66億元， 公司市值超越330億元，表現深獲市場肯定。iTutorGroup 於101年獲美國雜誌《紅鯡魚》（Red Herring）評選為全 球創新100強企業；於103年獲中國最大電子商務集團阿里 巴巴、新加坡淡馬錫及啟明創投投資33億元；創辦人於10 4 年被高盛集團選為當年全球百大魅力企業家（亞洲唯一 入選企業）；於104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金 、高盛、銀翎資本投資66億元，在全球60個國家、80個城 市擁有4,500 多位外籍顧問，近年已提供超過1, 000萬堂 線上教育課程；不論營業規模或客戶數都已經是全世界最 大線上教育機構，具有極高知名度。又原告長期於我國投 資龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行銷（參本院 卷一第26-61頁，原證6），經經濟部智慧財產局編製著名 商標名錄，將據爭商標列為著名商標（參本院卷三第61頁 ，原證42），且本院102年度民商上字第3號民事判決亦持 相同見解，肯認「TutorABC」、「TutorABCjr」為著名商 標。是以，據爭「TutorABC」、「TutorABCjr」商標為著 名商標一節，應堪認定。 （二）兩造商標並無混淆誤認之虞： 　１、按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為 侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似 於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，商 標法第68條第3款定有明文。該條第3款規定，指二商標近 似，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費 者混淆誤認之虞者。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之 虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商 品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指 行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消 費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標， 但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商 品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權 關係、加盟關係或其他類似關係而言。故判斷二商標有無 混淆誤認之虞，應參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標 是否近似暨其近似之程度；(3) 商品、服務是否類似暨其 類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混 淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標之申請人是否善意；(8) 其他混淆誤認之因素等 ，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。 ２、兩造商標構成中度近似： ⑴按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於 商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非 割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察 ，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務 之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為 顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要 部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影 響商標給予商品/ 服務之消費者的整體印象。是以，判斷 商標近似，仍應以整體觀察為依歸（有101年7月1 日施行 之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 可資參照）。因此， 判斷商標是否近似，商標之較為顯著部分，雖常是消費者 所關注或事後存留在其印象中者，但判斷商標近似時，仍 應以整體觀察為依歸（最高行政法院103年度判字第205號 、104 年度判字第15號判決意旨參照）。是以，判斷商標 近似與否，主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標 近似與否相輔相成具體觀察方法之一，仍應以商標圖樣整 體觀察為依歸，即從商標外觀、讀音、觀念等判斷，是否 已達可能混淆之程度。 ⑵外觀方面： 據爭商標係由「Tutor 」分別與「ABC 」、「ABCjr 」、 Glass 」、「Group 」、「Meet」、「MeetEnterprise」 等英文字母所組成，或純由一英文字母「O 」（右側有耳 機、下方有麥克風）配戴一單邊耳麥之圖形所組成；而系 爭商標之「HiTutor 」則係以「Hi」與「Tutor 」二字併 列，並在其下方以「Say Hi to the World 」三者所共同 構成。兩造商標雖均有「Tutor 」一字，惟前後位置不同 ，且據爭商標之起首英文文字為「Tutor 」，系爭商標之 起首英文文字為「Hi」，已有所不同，且兩造商標使用之 文字是否另有圖形搭配，亦不相同。是外觀上「Tutor 」 英文詞彙為兩造商標共通之部分，惟因兩造商標主要係以 文字組成，故應以各該商標全部之文字為主要識別部分。 從而，據爭商標之「TutorABC」與系爭商標之「HiTutor 」，整體觀之，外觀予人寓目印象有其相似性。 ⑶讀音方面： 兩造商標共同使用之英文詞彙「Tutor 」，已如前述，發 音均相同，惟原告之商標係分別由「Tutor 」與「ABC 」 、「ABCjr 」、「Glass 」、「Group 」、「Meet」、「 MeetEnterprise」等字分別先後組成、被告商標則由「Hi 」與「Tutor」先後組成，則因共同使用之字彙「Tutor」 並非均在字首，致兩造商標依文字排列順序之連貫唱呼讀 音差異性不小，是兩造商標之讀音即有相當落差。 ⑷觀念方面： 兩造商標之共同使用部分為英文詞彙「 Tutor 」，而「 Tutor 」一字在中文中有「家教」、「家庭教師」、「私 人教師」或「個別指導」等意，以我國早自幼兒園時期， 至遲於7 年級或舊稱國中一年級時期，即開始學習英文之 環境與現狀而言，尚難認屬一艱深難懂之英文詞彙。準此 ，兩造商標共同使用之「Tutor 」一字，傳達予消費者各 該商標所彰顯提供之「家教」、「個別指導」服務之意部 分，可認屬相似。 ⑸意義方面： ABC 除了是英文字母外，另有基礎知識之意思，在國內亦 有人以ABC來稱呼在美國出生的中國人，或直接用ABC來簡 稱「英文」之意，如：「孩子開始學ABC 了」、「我不懂 ABC 」等，另「jr」（junior之縮寫）有年少者之意，故 據爭商標「TutorABC」、「TutorABCjr」等字之組合，應 為英文家教或兒童英文家教之意，原告亦以此字面意義來 使用系爭商標，而達到一目了然，以商標直接來描述其服 務之內容特性。「Hi」是英語中常用的問候語，被告之「 HiTutor 」有向家教老師打招呼之意，故系爭商標與據爭 商標除了共同使用「Tutor 」一字外，在與其他字組合後 ，兩造商標之意義顯然不同。 ⑹綜上所述，兩造商標除了共同使用「Tutor 」一字外，在 與其他字組合後，其外觀、讀音、觀念、意義上均有相當 不同之處。是兩造商標於異時異地隔離觀察，雖有其相似 性，惟又非不能清楚區辨，應屬構成中度近似之商標。另 依原告提出之「商標混淆認知度調查」（參本院卷二第10 -62 頁，原證29），就兩造商標相似度之調查結果顯示， 受訪者有將近三成的29.5%認為不相似，亦足為佐證。 ３、商品或服務是否類似及類似程度： ⑴按現行商標法第19條第6 項規定：「類似商品或服務之認 定，不受前項商品或服務分類之限制」，蓋商品分類僅為 便於行政管理及檢索之用，同一類商品或服務不一定是類 似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商 品或服務，則判斷是否類似商品或服務，仍應參酌一般社 會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為 斟酌。 ⑵據爭商標指定使用於第9 、16、35、41、42類服務，系爭 商標則使用於第41類服務，且兩造均自述從事線上英語教 學服務，及卷內諸多事證亦顯示兩造商標確實經使用於線 上英語教學服務。故兩造商標所指定使用之服務間，應屬 構成同一或高度類似之服務。 ４、商標識別性之強弱： ⑴按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全 像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品／服務之相關消費 者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不 同而有強弱之別。又商標有無識別性，應依其指定使用之 商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及使用方式， 判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標 識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，原則上創意性 的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及 以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別 性即較弱，而識別性越強的商標，商品／服務之消費者的 印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤 認。 ⑵據爭商標為「Tutor」分別結合「ABC」、「ABCjr 」等英 文字母所組成，又「Tutor 」為流傳已久之拉丁字（詳如 後述），為「家教」、「家庭教師」、「個別指導教師」 之意，與系爭商標主要使用於一對一英語教學等服務，有 直接關聯性，可一目了然的直接說明服務的性質（並非暗 示），對一般學習英文的消費者而言，從Tutor 之字面， 可謂無需運用想像力，即可知曉商品或服務主要內容，故 就據爭商標「Tutor 」部分而言，具有強烈的描述性意義 ，在現今網路時代，所有交易、服務、買賣、行銷等商業 活動，均發生革命性的改變，透過網路作個別的教學指導 也是其中之一，惟其個別教學指導服務本身，本質上並未 改變，只是加入了現代科技的輔助，故「Tutor 」用在網 路作個別的教學指導行業中，作為商標之一部分，可謂是 無識別性或僅勉強認為是極低度識別性，此與「蘋果」用 在與蘋果完全不相關之「3C商品」，消費者完全無法將「 蘋果」與「3C商品」聯想在一起，而具高度創意性之情形 顯然不同。又如提供法律服務之各律師事務所，「律師」 係在說明描述其提供之服務內容特性，難謂有何識別性， 不會因為網路時代，透過網路方式提供律師法律諮詢服務 而有不同。因此，系爭商標難謂其主要部分為「Tutor 」 ，正如再怎麼著名的網路服務律師事務所，其商標的主要 部分也不會是「律師」。 ⑶兩造之商標均係在「Tutor 」與其他字，如「ABC 」、「 ABCjr 」、「Hi」等字組合後，才產生識別性，又據爭商 標為著名商標，係指組合後之「TutorABC」、「TutorABC jr」，而非「Tutor」。 ⑷兩造之商標所共同使用之「Tutor 」為既有字彙，非原告 所獨創，該字彙具強烈的描述說明服務內容性質，雖結合 了其他字而構成商標，應僅具有中度識別性。 ５、相關消費者對於商標熟悉之程度： ⑴按相關消費者對衝突之兩商標如均為相當熟悉者，亦即兩 商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區 辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。相關消 費者對衝突之兩商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被 熟悉之商標，應給予較大之保護。相關消費者對商標之熟 悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者 提出相關使用事證證明之。 ⑵被告乂迪生公司提供英、法、德、日、泰、越、菲、韓、 印、西、俄、阿拉伯、義等17種外語教學服務（被證35） ，原告僅提供英語教學服務；兩造商標目前登記資本額均 為3 億元整，惟原告實收資本額僅3千萬元整（原證1）， 而被告乂迪生公司實收資本額已高達1 億元整（被證40） ；綜上所述，被告乂迪生公司提供教學之語言類別較多， 則認知此品牌之不同語言消費群眾範圍，自較為廣大，而 被告乂迪生公司實收資本額高達原告資本額之3.3 倍有餘 ，且已正式登錄創櫃板（被證9 ），是其亦有相當經營規 模；而據爭商標為著名商標，已為本院審認如前，自亦為 英語學習之消費者所熟悉。綜上，線上語言學習之消費者 對於兩造商標應各有相當之熟悉程度。 ６、商標使用人是否善意： ⑴按商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人 之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在 發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤 認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為 使用商標者，其使用即非屬善意，應不受保護。 ⑵查被告丙○○就系爭商標命名之原由自述：被告乂迪生公 司之前身為90年成立之「杜威海外教育股份有限公司」， 嗣於98年決定開始從事線上教學時，因係要做線上家教， 故取名為「Hi家教」，後因網址必須使用英文字母，故直 接翻譯為www.hitutor.com.tw，後又因被建議從事外語教 學者，使用中文名字之品牌很不搭，乃改為「Hitutor 」 等語（參本院卷四第162-163頁、卷一第262-287頁），此 部分有103年11月4日中時電子報之報導1 份在卷可佐（參 本院卷一第299 頁），且被告網域名稱www.hitutor.com. tw係於98年7 月24日登記註冊、系爭商標係於103年1月29 日申請註冊，復為兩造所不爭執，被告所陳該公司之沿革 過程，大致上應堪採信。本院審酌因其所提供之服務性質 確為「家教」或「各別指導課程」，將之譯為英文時，確 可使用「tutor 」一詞表示，且已不易找到其他更平易近 人之同義字彙做替換，以做為提供家教服務此行業之別名 ，故「tutor 」一字之使用在翻譯上極為適合允當，就描 述其服務內容而言，亦有必要，且與被告提供教學服務之 特性相符。此外，附表1所示據爭商標中，僅編號1-9 共9 件商標於系爭商標103年1月29日前申請註冊者，且其中編 號4尚僅係圖形而無文字；其餘編號10-37共28件商標均在 系爭商標註冊後。綜上所述，實難謂被告就系爭商標之命 名有惡意攀附據爭商標之情形。 ７、實際混淆誤認之情事： 原告以消費者於網站上發表文章表示：「HI TUTOR很容易 跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混」（參本院 卷二第105頁反面）；或消費者於網路提問：「HiTutor與 TutorABC有何不同？」（本院卷二第197 頁），主張有消 費者搞不清楚TutorABC和HiTutor 之情形云云。因經營網 路之各種商家自行或委請親友，甚至專業寫手撰寫業配文 、推銷文、攻擊文等情形時有所聞，故網路文章之可信度 需綜合各種情狀整體觀察始能判斷其真實性，尚無法逕認 所見即為真實。惟就前揭二則消費者之留言以觀，其實恰 可顯示出該二則留言之消費者均清楚知悉TutorABC與HiTu tor 為兩家不同之業者，且一則還進一步分析Hitutor 之 優缺點，另一則僅係想詢問二者提供之教學服務內容究竟 有何分別，如此而已，尚非得作為消費者實際混淆誤認之 證據。故原告此部分主張，並無理由。 ８、其他混淆誤認之因素： ⑴本件原告不斷強調據爭商標之高度著名程度，且本院亦已 審認據爭商標為著名商標，已如前述。則在原告大力廣告 下，消費者已可資區別據爭商標與其他品牌之不同，雖有 極少數網路載文，有疑似混淆誤認之情形，惟尚無法逕以 確認其真實性與可靠性，難據以認定兩造商標有混淆誤認 之情形發生。 ⑵原告復提出「商標混淆認知度調查」（參本院卷二第10-6 2 頁，原證29），惟其調查方法係採街頭訪問法，與兩造 所使用商標，主要服務客源均來自網路，其採樣調查對象 之性質已有極大不同，調查結果是否可相比擬，已令人質 疑，蓋網路上的鄉民，取得資訊極為容易，彈指啟動搜尋 引擎，要直接進入各公司官網，做價格或服務品質比較、 獲取他人評論意見、建議…等，均輕而易舉，非街頭上隨 機採訪的路人可以比擬。況且，從該調查中就「受訪者尋 找或購買教育補教類產品或服務最在乎之因素」問題，調 查結果為「親友介紹」29.6%、「過去參與過的經驗」23. 5%、「交通方便」14.6%、「網路推薦」13.8%、「價格實 惠」10.9% 、「品牌」6.3%、「其他」1.3%（參本院卷二 第26頁），亦即除「其他」以外的具體因素中，「品牌」 係最後考慮之因素，僅6.3%，一成不到，又在該6.3%的人 中，既然最在意的是品牌，以該消費者為網路族群之特性 ，應會先在網路上查閱品牌之相關介紹及批評，再作決定 選擇哪一家公司，由此即可佐證消費者發生品牌誤認而選 錯服務課程之情形，顯然微乎其微。 ９、綜上所述，兩造商標具中度近似程度，且均係由從事於線 上語言教學服務之提供者來源，服務類別相同或類似，且 相關消費者對兩造商標均各有一定熟悉程度，而可認有相 當區別能力，再加上並無可認消費者已有實際混淆誤認之 情事，及被告為善意而無攀附據爭商標等情綜合判斷，整 體而言，應認為兩造商標並無致相關消費者混淆誤認之虞 。 （三）系爭商標並未侵害據爭商標： 　１、兩造商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，已如前述。而 另從語源學之角度探源tutor 之歷史淵源，可知tutor 源 自拉丁文，因此拉丁語系國家多以此字根來描述家教或個 別指導老師，如古法文（tuteur）、現代法文（tutorat ）、西班牙文（tutoria ，西班牙語除西班牙外，亦廣泛 使用於拉丁美洲，並與漢語、英語並列為世界三大語言） 、葡萄牙文、加泰羅巴亞文（tutorial ）、盧森堡文（ tutoring）、古英文（totour）等（參卷附以tutor 為關 鍵字之維基語源學詞典檢索資料）。從而，此流傳久遠， 使用區域廣泛之字彙，已橫跨於各個文化、語言區域，而 現今英文已成為世界共通之強勢語言，用tutor 來描述個 別指導教師，更是在全球各地普遍使用中，故此字彙使用 於「個別指導教師」之意思，應已屬人類的共同文化遺產 ，任何財團或個人花費再多之廣告費用，均不足以壟斷該 字彙之原意使用，或藉由商標制度獨佔該字彙之使用、或 排除他人以該字彙用來描述「家教」之使用。 ２、在本院與「tutor」有關之多起案件中【如本院106年度民 商訴字第2 號（被告柯凱勝即快樂雲端企業社使用FunTut or名稱、http://www.fun-tutor.com.tw 、http://www.f acebook.com/funtutor、http://www.funtutor.pixnet.n et/blot 、http://www.vlog.xuite.net/funtutor、http ://www.blog.yam.com/funtutor網域名稱）、105 年度民 暫字第3 號（相對人微爾科技股份有限公司與威爾斯美語 股份有限公司，使用TutorWell 商標與http：//www.tuto rwell.com.tw網域名稱、相對人使用汎卓科技股份有限公 司使用TutorMVP名稱及http：// www.tutormvp.com 網域 名稱）、105 年度民商移調字第5 號（被告黎穎科技有限 公司使用MyTutor 名稱、http：//www.mytutor.com.tw、 http：//www.facebook.com /mytutor.com.tw、https ： //www.facebook.com/englishtutor.mytutor 網域名稱） 、105 年度民商訴字第9 號（相對人微爾科技股份有限公 司與威爾斯美語股份有限公司，使用TutorWell 商標與ht tp：//www.tutorwell.com.tw網域名稱、相對人汎卓科技 股份有限公司使用TutorMVP名稱及http：//www.tutormvp .com網域名稱）、105 年度民商訴字第37號（被告空中美 語文教事業股份有限公司使用Tutor4U 名稱及http://www .tutor4u.com.tw 網域名稱）、102 年度民商上字第3 號 （被上訴人僑光科技大學使用TutorABC字樣）等】有使用 與原告完全相同之「TutorABC」字樣固然侵害原告之商標 權，惟其他個案均應依案情不同各別認定，不容隨意比附 援引，況既有多起相關案例使用到tutor ，可見tutor 在 提供個別教學服務之行業中，如欲一目瞭然，且輕易地描 述此類服務之特性，確有使用該字彙之必要性。 ３、原告之商標權係建立在其整體商標字樣之組合上，即如「 TutorABC」上，而非「Tutor 」。舉例而言，假設有「La wyer justice」、「Lawyer 123」、「Lawyer ABC」之著 名系列商標，指定使用於網路法律服務，則商標法要無可 能令單一事務所或個人壟斷「Lawyer」此字彙之使用，而 阻斷其他法律服務同業皆不可再用到 Lawyer 此字，乃因 Lawyer只是描述法律服務行業者之字彙，更何況早在還沒 有律師之前，就已有Tutor 這個行業。據上，原告主張「 Tutor 」為其商標「主要識別」部分，而據以主張應有排 除他人使用之權利，已違反商標法之基本法理，而欠缺正 當基礎。準此，被告不構成商標法第68至70條之侵害商標 權。 ４、承上，耳機、麥克風為線上教學之常見元素，原告亦不能 將O 形字母、耳機、麥克風據為其獨占元素，單獨或與據 爭商標中「Tutor 」字樣及其他字詞之整體，組合形成其 商標權利範圍之限制，而排除他人之使用。更何況，兩造 之商標加諸於各該文字上之造型設計亦明顯不同，無混淆 誤認可言。 （四）本件被告並未侵害原告商標權，業據本院審認如上。而原 告復未能舉證證明被告尚有何構成公平交易法第25、29條 不正競爭之行為，或民法上之侵權行為，故原告前揭無論 係以商標法、公平交易法或民法之請求權基礎，均屬無據 。而原告假執行之聲請，亦失其依據，應予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本 院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此 敘明。 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 　第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　106　 年　　12　　月　　18　　日 智慧財產法院第三庭 法　官　蕭文學 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　106　 年　　12　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔣淑君