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智慧財產法院民事裁定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106年度民聲字第36號 聲　請　人　寶凱電子企業股份有限公司 法定代理人　黃秀青 代　理　人　錢師風律師 複代理人　　梁雨安律師 相　對　人　金桔子國際食品有限公司 法定代理人　宋茵紫 上列聲請人與相對人金桔子國際食品有限公司間保全證據事件， 本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 聲請程序費用由聲請人負擔。 理 由 一、聲請意旨略以： （一）聲請人為第D160701 號「遊戲機」設計專利（下稱：系爭 專利）之專利權人，專利期間自民國103 年5 月21日至 114 年6 月9 日。相對人未經聲請人同意，竟自大陸地區 進口「mini遊戲機」（下稱：系爭產品）並擺放於「屏東 縣里○鄉○○路○○○○號」，供人營業使用，經聲請人拍攝 系爭產品照片送請鑑定，確認系爭產品落入系爭專利之權 利範圍，聲請人業已於106 年10月6 日向臺灣屏東地方法 院起訴（下稱：另案民事訴訟）並經該院以106 年度智字 第1 號裁定移送本院審理。 （二）相對人進口系爭產品前，須先取得經濟部電子遊戲機評鑑 委員會會議評鑑分類之分類結果（下稱：評鑑報告），再 由海關依該評鑑報告檢附之照片，實質查驗該進口「遊戲 機」係與評鑑報告上之「遊戲機」確係同一後，海關始會 准予該「遊戲機」放關，相對人進口評鑑報告上之「遊戲 機」後，為規避責任將「遊戲機」之娃娃圖形及機台內櫥 櫃壁面上聲請人之「W.M.H.及圖」商標圖案變造，則相對 人有極大動機逕行轉移或銷毀系爭產品而為卸責，又相對 人既已就其進口之系爭產品為部分外觀變造在先，則相對 人於收到另案民事訴訟起訴狀後，極可能立即銷毀、變更 或拒不提出製造、使用、進口、販售系爭產品之相關資料 ，故為證明相對人之侵權行為事實，並防止該證據有滅失 或礙難於本案訴訟中使用之虞，實有保全證據之必要。爰 依民事訴訟法第368 條第1 項規定，聲請保全證據。 （三）聲明：准許就相對人置於「屏東縣里○鄉○○路○○○○號」 建築物內侵害聲請人所有中華民國設計專利設計第D16070 1 號「遊戲機」專利權之實物，准予勘驗、拍照、攝影、 採樣以及保管以保全證據。 二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時， 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。保全證據之聲請，應表 明下列各款事項：（一）他造當事人，如不能指定他造當事 人者，其不能指定之理由。（二）保全之證據。（三）依該 證據應證之事實。（四）應保全證據之理由。前項第1 款及 第4 款之理由，應釋明之。民事訴訟法第368 條第1 項與第 370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係 指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據 保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時， 在訴訟未繫屬；或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院 預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用， 致影響裁判之正確。倘證據非即將滅失，其得於調查證據程 序中為調查，訴訟當事人可於調查證據程序中聲請調查，自 無保全證據之必要（參照最高法院85年度臺抗字第305 號、 92年度臺抗字第502 號、94年度臺抗字第725 號裁定）。證 據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人 須依民事訴訟法第284 條提出可使法院信其主張為真實之證 據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准 許為證據保全。又就確定事、物之現狀有法律上利益並有必 要時，固亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，惟法文即明訂 此種事證開示型之證據保全仍須進行「必要性」之判斷，以 符合「比例原則」之合憲性要求，並非聲請人就確定事、物 之現狀有法律上利益，即應一律允准，再聲請人就確定事、 物之現狀有法律上利益並有必要之理由，同樣亦應釋明之， 而智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較 ，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，且如聲請人請求 法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取 證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某程度的影響，是考 量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之 訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競 爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競 爭不正手段；職是，在進行前述證據保全「必要性」判斷時 ，法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡 量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所 可能獲得之利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資 利用、倘駁回其保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利 益喪失殆盡，暨相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私 或業務秘密遭公開或受有其他過度之不利益。 三、經查： （一）聲請人主張其為系爭專利之專利權人，相對人進口系爭產 品侵害系爭專利乙節，業據提出系爭專利說明書公告本影 本、鑑定報告影本、系爭產品登錄於「經濟部第273 會次 評鑑通過電子遊戲機名錄」影本、系爭產品實物照片等為 證（見本院卷第18-45 頁），應認聲請人就相對人進口之 系爭產品侵害其系爭專利權一事，已盡釋明之責。 （二）本件無保全證據之必要性： 聲請人雖稱相對人自大陸進口仿冒系爭專利之系爭產品進 口後，已改變系爭產品外觀上的娃娃圖貼紙及商標，藉以 規避日後責任，若證據不即為保全，相對人有變更或消燬 系爭產品的可能性云云（見本院卷第61頁）。然查： 1.本件聲請人之系爭專利為一「遊戲機」之設計專利，而 本件關於系爭產品是否侵害系爭專利之設計專利侵權判 斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或 近似，比對、判斷時，應以普通消費者選購相關商品之 觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中 對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對 象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或 近似之外觀。 2.聲請人陳稱相對人進口評鑑報告上之「遊戲機」後，有 變更「遊戲機」之娃娃圖形及機台內櫥櫃壁面上聲請人 之「W.M.H.及圖」商標圖案云云，縱認聲請人此部分所 陳屬實，該娃娃圖形或商標圖案變更，與系爭產品之外 觀設計內容變更，核屬二事。又聲請人另稱相對人如知 其被訴後，將有變更或銷毀系爭產品之虞，惟臺灣屏東 地方法院於106 年10月11日將另案民事訴訟裁定移轉管 轄於本院，有卷附臺灣屏東地方法院106 年度智字第1 號民事裁定1 件可佐（見本院卷第46頁），則聲請人既 已收受上開民事裁定正本，應可合理推論相對人亦早已 收受同件民事裁定正本，而可得知聲請人對其提起另案 民事訴訟一事，惟聲請人於本院106 年10月30日調查證 據程序陳稱：「請參酌今日庭呈之附件7 ，是106 年10 月26日去拍攝的照片，目前是跟第一次庭呈的照片沒有 差異‧‧‧」云云（見本院卷第61頁），則聲請人前揭 所稱相對人如知悉另案民事訴訟後，將有變更或銷毀系 爭產品之虞，無非僅為聲請人主觀臆測之詞。 3.聲請人自陳相對人自大陸地區進口遊戲機前，須先取得 評鑑報告，再由海關依該評鑑報告檢附之照片，實質查 驗該進口「遊戲機」係與評鑑報告上之「遊戲機」確係 同一後，海關始會准予該「遊戲機」放關，而全國僅相 對人就本案之「遊戲機」提出評鑑申請，且現場之系爭 產品乃與評鑑報告上之「遊戲機」同一，應為相對人進 口之「遊戲機」一節，並提出經濟部第273 會次評鑑通 過電子遊戲機名錄、評鑑報告之遊戲機照片1 張、系爭 產品實物照片3 張為憑（見本院卷第66-72 、83-84 頁 ）。準此，依評鑑報告之相對人聲請進口之遊戲機照片 及聲請人於現場拍攝系爭產品實物照片，已可呈現系爭 產品外觀設計內容，縱相對人有轉移、銷毀系爭產品之 事，應無礙於系爭專利圖式與系爭產品外觀設計內容之 比對。 4.聲請人另主張相對人於知悉另案民事訴訟後，極可能立 即銷毀、變更或拒不提出製造、使用、進口、販售系爭 產品之相關資料云云，然此部分資料並未經聲請人為本 件保全證據請求，況日後於訴訟中相對人依民事訴訟法 第344 條規定有提出之義務，倘相對人無正當理由拒絕 提出時，亦可課予民事訴訟法第345 條規定之不利益， 且依專利法第142 條準用第97條之規定，設計專利權人 請求計算損害賠償之方式，除依侵害人因侵害行為所得 之利益外，尚可依民法第216 條規定或就專利權人實施 專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施專利權通 常所得之利益，以其差額為所受損害，非必以保全該等 證據資料為唯一依據，是此部分資料仍有其他對相對人 損害較小之證據調查方法可資利用，且駁回本件保全證 據之聲請不會使聲請人之實體利益遭受損害，是聲請人 此部分之主張，亦屬無據。 （三）從而，依聲請人所舉之前開事證，並未提出任何客觀證據 而得以釋明相對人有將系爭產品外觀設計內容，故意隱匿 、銷毀、湮滅、變更設定之事證，其既未釋明本件聲請保 全之證據有何滅失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫 性，且系爭產品有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有確定 事物現狀之法律上利益，亦未見聲請人提供即時可調查證 據釋明，自難僅憑聲請人主觀之臆測，而認本件有保全證 據之必要性。 四、綜上所述，聲請人既未提出能供即時調查之證據，以釋明應 保全證據之理由，自不符民事訴訟法第370 條第2 項之規定 ，則其就本件所聲請保全之證據，有何滅失或礙難使用之虞 ，或有何確定事物現狀之法律上利益並有必要，難認已盡釋 明之責，揆諸上開說明，本件聲請核與民事訴訟法第368 條 第1 項規定不合，不應准許。 五、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　106　 年　　10　　月　　31　　日 智慧財產法院第三庭 法　官 張銘晃 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告 費新臺幣1,000元。 中　　華　　民　　國　　106　 年　　10　　月　　31　　日 書記官 葉倩如