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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 107年度民商訴字第23號 原　　　告　鎰盛鑫實業有限公司 法定代理人　陳銘進 訴訟代理人　連堂凱律師 複代理人　　鍾佩君律師 被　　　告　王心平 訴訟代理人　彭韻婷律師 上列當事人間商標權移轉登記事件，本院於107 年10月8 日言詞 辯論終結，判決如下： 主 文 被告應將如附圖1至4所示商標權移轉予原告。 訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 一、原告起訴主張：原告公司主要經營五金行業務，民國105 年 間，被告向原告法定代理人陳銘進提議，可借用被告父親所 設立但已無營業之國元股份有限公司（下稱：國元公司）經 營寵物食品事業，原告公司遂借用國元公司經營寵物食品事 業，因經營寵物食品須創設品牌，故由陳銘進指示當時原告 公司員工汪○○設計商標圖案草稿，再委請訴外人邵○○設 計「PinPin」商標及外包裝圖案，並給付報酬新臺幣（下同 ）12,000元。嗣又委請台一國際專利商標事務所辦理「PinP in」商標註冊事宜，並借用被告名義登記為註冊第「000000 00」、「00000000」、「00000000」、「00000000」號「Pi nPin」設計圖商標（如附圖1-4 所示，以下合稱：系爭商標 ）之商標權人，由於，系爭商標之設計、註冊皆由原告全程 操持，並本預計作為原告使用、收益及處分，故原告為系爭 商標實際所有人，爰類推適用民法第549 條第1 項規定，以 起訴狀繕本送達，終止兩造就系爭商標權借名登記契約，並 類推適用民法第541 條第2 項之規定，及基於民法第179 條 、第767 條第1 項中段之規定，求為命被告將系爭商標商標 權移轉予原告。 二、被告則以：（一）被告與陳銘進於104 年8 月至106 年10月 初期間為男女朋友關係，被告基於男女朋友情誼，無償於原 告公司內幫忙處理行政工作長達一年半，其後被告因對寵物 商品有興趣，欲自行開創寵物商品事業，而以被告父親王○ ○所設立之國元公司對外經營，復以被告之名字「王心平」 為發想，因被告多年來對外暱稱均為「PinPin」，而創造出 「PinPin」為商標，並由被告作為商標權之登記者取得系爭 商標權，再由被告以國元公司對外使用系爭商標經營寵物食 品事業，故系爭商標之發想自始就以被告之名字，且登記被 告為商標權人，並由被告以國元公司實際使用系爭商標經營 業務，被告當然為系爭商標之所有權人。（二）原告另案對 國元公司及其代表人王○○提起違反著作權法告訴一案，業 經臺灣新北地方檢察署檢察官以107 年度偵字第19555 號為 不起訴處分（下稱：另案偵查案件），依被告、訴外人邵○ ○、陳銘進於偵查中之證述，系爭商標係汪○○畫的，而以 系爭商標搭配「掌紋」、「雪花」、「星星」等圖案而做成 之品牌設計美術拼圖，該品牌設計美術拼圖係訴外人邵○○ 依被告或陳銘進之指示而設計，並由被告登記為系爭商標權 人，堪認被告確為系爭商標權人無誤。（三）陳銘進出資委 請訴外人邵○○設計商標，並委請事務所辦理商標註冊，係 資助被告事業之行為，乃屬心甘情願兩情相悅之事，原告之 所以提起本件訴訟，僅因雙方事後感情不睦，而於106 年10 月初分手，陳銘進不甘損失，而誣指有借名登記之情事，自 無法證明有借名登記契約之存在等語，資為抗辯。 三、兩造不爭執事項： 下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認為 真實（見本院卷第201頁）： 系爭商標現登記被告為商標權人。 四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下（見 本院卷第201、203頁）： （一）兩造間就系爭商標是否有借名登記契約之存在？ （二）原告類推適用民法第549 條第1 項之規定，為終止系爭商 標權借名登記契約之意思表示，及類推適用民法第541 條 第2 項之規定，請求被告將系爭商標權移轉登記予原告， 是否有理由？ （三）原告依民法第179 條之規定，請求被告將系爭商標權移轉 登記予原告，是否有理由？ （四）原告依民法第767 條第1 項中段之規定，請求被告將系爭 商標權移轉登記予原告，是否有理由？ 五、兩造之爭點及論斷： （一）兩造間就系爭商標存在借名登記契約： 　 　1.按稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將自己之財產 以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方 允就該財產為出名登記之契約。證明借名登記契約成立 之證據資料，不以直接證據為限，倘原告就利己之待證 事實，苟能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該 待證事實存在之間接事實，非不得憑此等間接事實，推 理證明彼等間存有借名登記契約（最高法院107 年度台 上字第1698號判決意旨參照）。次按借名登記契約之成 立，側重於借名者與出名者間之信任關係，當事人間若 未訂立書面契約以保留證據，借名人得就客觀事實舉證 ，如由何人出資、何人管理使用收益等情形，以證明其 與登記名義人間確有借名登記之合意存在。倘登記名義 人就登記為其所有之財產，任令他人管理使用收益，並 由該他人持有財產證明文件等異於常態之事實，無法提 出合理可信之說明，得推定雙方間有借名登記之合意（ 最高法院107 年度台上字第521 號判決意旨參照）。 2.原告主張系爭商標圖案草稿，係由其法定代理人陳銘進 指示前員工汪○○設計一節，此據原告法定代理人陳銘 進於本院審理時陳稱：「系爭商標『PinPin』字樣是我 決定的，因為被告王心平的line名稱就是『PinPin』， 我就以此為發想，請證人汪○○設計『PinPin』商標， 當時我有這個發想還問她以『PinPin』來設計商標好不 好看，目的是要討她歡心」等語在卷（見本院卷第365 頁），核與證人即汪○○於本院審理時證稱：「我曾經 在原告公司任職，105 年的9 月多離職，工作內容是負 責所有的平面設計，當時在原告公司任職沒有主管，直 接對老闆陳銘進負責。原證5 都是我原始設計的，當時 是陳銘進告訴我要用『PinPin』設計圖案，因為是要做 寵物用品相關，所以我有在網路參考貓跟狗的圖案，設 計成原證5 圖案，我做完這些圖片後，全部交由陳銘進 決定用哪一個……我有在原告公司見過王心平，但沒有 私交，她不是原告公司的員工，但是會在原告公司的辦 公室裡面，我沒有跟她交談過，我不知道王心平的英文 名字，設計原證5 這些圖案時，王心平沒有跟我講該怎 麼設計，那時候完全是陳銘進交代我畫的，當時知道原 證5 圖案要使用在平面上或寵物用品相關的營業上，陳 銘進後來有無去申請商標不清楚……原證5 的平面圖案 在設計的一開始到結束，設計過程中所有訊息來源都是 陳銘進給我的，被告沒有給我任何設計的訊息，我不知 道為什麼她的記憶跟我差那麼多」等語（見本院卷第31 3 -319頁），互核相符，並有卷附系爭商標圖案之電腦 設計草稿1 份在卷可稽（原證5 ，見本院卷第185 頁） ，參以，證人汪○○上開證述其受原告法定代理人陳銘 進指示設計系爭商標圖案草稿，核與其任職原告公司之 平面設計工作內容相符，且無瑕疵可指，佐以，其已自 原告公司離職2 年之久，衡情亦無刻意袒護原告公司之 必要，是證人汪○○上開證述內容，應值採信。準此， 系爭商標為係由證人汪○○受原告公司的法定代理人陳 銘進指示所設計一節，應堪認定，則被告空言辯稱系爭 商標之設計是由其發想，再由原告法定代理人陳銘進指 示證人汪○○繪製，被告有與證人汪○○溝通具體圖樣 及顏色云云（見本院卷第361 頁），並未舉證以實其說 ，自無可採。 3.原告公司以系爭商標圖樣委請台一國際專利商標事務所 辦理系爭商標註冊事宜，此有原告公司轉帳明細、往來 電子郵件、收據等資料在卷可憑（見臺灣新北地方法院 107 年度智字第2 號卷第29-61 頁），此為被告所不爭 。又國元公司銷售寵物用品及寵物食品之外包裝圖案， 係由訴外人邵○○以系爭商標圖案為基本素材所設計， 由原告公司支付設計費12,000元，訴外人邵○○並將外 包裝圖案之著作財產權讓與原告公司一節，此據訴外人 邵○○於另案偵查案件中證稱在卷，且有訊問筆錄、外 包裝著作財產權讓與協議書、廣告傳單各1 份在卷可參 （見本院卷第236-238 頁；臺灣新北地方法院107 年度 智字第2 號卷第23-27 頁；本院卷第85-103頁）。再國 元公司就寵物用品與寵物食品之進口與銷售之事實，固 有進口報單、統一發票、訂貨明細單等資料可佐（見本 院卷第57-83 ，105-111 頁），然該等商品之貨款及報 關費用均係原告支付，此有相關單據在卷可查（見本院 卷第255-265 頁），且被告於另案偵查案件中亦證稱： 「我國元的產品進來時都是放在鎰盛鑫的倉庫裡…，因 為當時我在國元幫忙，所以陳銘進說鎰盛鑫的倉管及人 員，若國元有需要幫忙，也可以請鎰盛鑫的人員幫忙， 至於國元的資金大部分是由陳銘進出錢，有些幾千元、 幾百元是我自己出的」等語（見本院卷第232 頁）。準 此，被告固有為國元公司銷售寵物用品及寵物食品之事 實，然而，國元公司銷售上開寵物用品與寵物食品之進 貨成本不惟幾乎由原告公司所支付，且產品存放倉庫及 倉管人員，亦為原告公司所有之倉庫及聘僱員工，易言 之，名義上雖由國元公司銷售寵物用品及寵物食品，但 其出資來源及商品管理，幾乎是完全出自於原告公司之 資金及資源，是故，國元公司銷售寵物商品之出貨與進 貨支出，實際上幾乎係由原告公司所負責經營處理，被 告充其量僅係為國元公司處理業務事宜，佐以，系爭商 標圖樣之設計、商標之註冊，均係原告出資，並將系爭 商標使用於國元公司銷售寵物用品及寵物食品之外包裝 圖案上，則原告主張其主要的經營業務是五金的買賣業 務，不想增加營業項目，故而借用國元公司對外經營寵 物產品的業務，即非無憑，揆諸前揭判決意旨，自得推 認雙方就系爭商標存在借名登記之合意。 4.按原告對於自己主張之事實已盡證明之責後，被告對其 主張，如抗辯其不實並提出反對之主張者，則被告對其 反對之主張，亦應負證明之責，此為舉證責任分擔之原 則。（最高法院著有18年上字第2855號判例意旨參照） 本件原告就系爭商標為其出資設計與註冊，業已舉證證 明如前，依上開判例意旨，自應由被告就其反對主張負 證明之責。經查： ⑴被告辯稱：國元公司與原告公司共同使用同一場所、 資源、人力，被告、陳銘進於原告公司、國元公司之 事務上均有互相參與、共同提供勞費、場所、人員之 行為，已難切分陳銘進、原告公司、被告、國元公司 間人員、資金及業務往來範圍云云（見本院卷第343 、345 頁）。惟查，國元公司之進貨款項多為原告公 司所支出、倉儲場所亦屬原告所有、人員多係利用原 告之員工，實難謂此情屬「難切分」人員、資金、業 務往來範圍，已如前述，則被告迭為辯稱其與原告法 定代理人陳銘進之男女朋友關係，原告公司為被告或 國元公司之一切所為，均係原告法定代理人陳銘進為 資助被告從事寵物用品事業之心甘情願所為云云，然 關於系爭商標圖案之設計乃至訴外人邵○○以系爭商 標圖案為基本素材設計寵物商品外包裝圖案，均為原 告法定代理人陳銘進所指示或原告公司出資，國元公 司是使用原告公司之辦公室處理寵物業務，該公司並 無資金，亦無員工，實際上應認原告方為寵物產品之 實際經營者及系爭商標之實際使用人。 ⑵被告復抗辯：從陳銘進於106 年10月7 日5 時16分所 發之LINE訊息「從現在開始，我不會再幫國元出任何 錢了」，可知悉陳銘進先前所支付之錢均其本於與被 告為男女朋友關係，而自願出錢資助被告及國元公司 ，協助被告經營寵物事業；系爭商標自始即為被告經 營國元公司寵物用品事業所設計，且由被告之名字發 想諧音，並經登記被告為商標所有權人，被告即為系 爭商標所有權人無誤云云（見本院卷第35、37、349 頁）。然如前所述，原告業已就系爭商標屬借名登記 盡其舉證責任，自應由被告就其抗辯兩造間存在贈與 關係事實之反證，為相當之舉證，被告提出前開LINE 訊息，僅得證明陳銘進曾替國元公司支付款項，惟是 否存有贈與系爭商標之意思、贈與之範圍為何均無從 得知，被告所辯，尚無可取。 ⑶被告另提出其與訴外人即台一國際專利商標事務所員 工郭○○之通聯譯文，證明系爭商標為被告所有云云 （見本院卷第35、119-131 頁），然觀之該通聯譯文 內容，訴外人郭○○陳稱平日皆係與原告法定代理人 陳銘進聯繫，並受原告公司之委託辦理系爭商標登記 ，其所稱「商標已經是你的了」等語（見本院卷第12 5 頁），充其量僅為訴外人郭○○認知系爭商標係以 被告名義申請註冊登記之理由，此亦可自譯文內容訴 外人郭○○稱就其印象而言，有用被告名字申請商標 可證。 ⑷被告另舉臺灣新北地方檢察署檢察官107 年度偵字第 19555 號不起訴處分書，辯稱原告並非系爭商標之所 有權人云云（見本院卷第207-211 頁），然查，原告 公司以國元公司與其法定理人即被告之父親王○○， 因國元公司銷售寵物商品使用系爭商標為基礎素材設 計之外包裝圖案，涉有侵害原告公司之著作財產權， 而向檢察官提起違反著作權法告訴，案經檢察官偵查 後而為不起訴處分確定，有卷附不起訴處分書1 份可 考，此與系爭商標之權利歸屬無關，佐以，該不起訴 處分書亦載明原告法定代理人陳銘進於偵查中陳稱： 「伊名下已經有很多關於五金之商標，伊不想讓業界 知道伊有跨行，才借用王心平名義登記『PinPin』商 標等語（見本院卷第217 頁）」，是被告辯稱依上開 不起處分書所認，原告並非系爭商標之所有權人云云 ，即屬無稽。 ⑸被告另抗辯：原告公司原本經營項目為五金、建材業 ，並未經營「寵物食品及其用品批發業」，如何能擁 有專門使用在寵物食品業之「PinPin」云云（見本院 卷第349 、351 頁）。惟查，所營項目之內容與是否 得擁有商標權本屬二事，原告業已說明其本係考慮其 主要的營業業務是五金的買賣業務，不想增加營業項 目為寵物商品的批發，進而借用被告的名義，將系爭 商標登記於其名下，並以國元公司之名義對外從事寵 物產品的販售業務等語，亦難認有何與常情相悖，被 告所辯，亦無可採。 （二）原告主張以起訴狀繕本送達為終止借名登記契約之意思表 　 　示，並類推適用民法第541 條第2 項或依民法第179 條規 定、民法第767 條第1 項中段之規定請求被告將系爭商標 商標權移轉予原告，有無理由？說明如下： 1.按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返 還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦 同。」，民法第179 條定有明文。是以主張不當得利之 人，須以其受有損害，而對方無法律上之原因受有利益 ，且其所受損害與對方所受利益間具有直接因果關係， 始能成立（最高法院89年度台上字第288 號、95年度台 上字第1722號判決意旨參照）。經查，原告與被告就系 爭商標成立借名登記契約一節，業經本院析述如前。是 依民法第549 條第1 項規定，原告主張以起訴狀繕本送 達被告作為終止借名登記契約之意思表示，即屬有據。 又借名登記契約終止後，被告取得系爭商標之商標權即 屬無法律上原因受有利益致原告受有損害，應返還不當 得利予原告。故原告依民法第179 條規定，請求被告將 系爭商標之商標權移轉予原告，當屬有據。 2.本院既依不當得利之法律關係為有利於原告之判決，則 原告另主張類推適用民法第541 條第2 項之請求部分， 本院即不再為論述判斷。 3.原告另依民法第767 條第1 項中段規定而為請求。然系 爭商標既係借名登記於被告名下，則於被告返還移轉系 爭商標之商標權予原告前，原告仍非商標權人或所有權 人，自無由依物上請求權請求之，併此敘明。 六、綜上所述，系爭商標之商標權係借名登記於被告名下，故原 告終止該借名登記契約後，被告應返還不當得利即移轉商標 權予原告。從而，原告依民法第179 條規定，請求被告將系 爭商標之商標權移轉予原告，為有理由，應予准許。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 ，附此敘明。 據上論結，本件原告之訴有理由，依智慧財產案件審理法第1 條 ，民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　107　 年　　11　　月　　12　　日 智慧財產法院第三庭 法　官　張銘晃 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　13　　日 書記官 葉倩如