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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 107年度民商訴字第29號 原　　　告　王香嵐 訴訟代理人　何建宏律師 　　　　　　楊鵬遠律師 複 代理 人　鄭鴻威律師 被　　　告　衣朵實業有限公司 兼 上一 人 法定代理人　賴佳妤 共　　　同 訴訟代理人　林其鋒 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於中華民 國109年1月7日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為 本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之， 並得於期日以言詞向法院或受命法官為之。民事訴訟法第26 2條第1項、第2項定有明文。本件原告訴之聲明第2項原為： 被告衣朵實業有限公司（下稱衣朵公司）及賴佳妤不得使用 相同或近似於「KORENKAB」與「FK&FK」 之商標於相同或類 似於原告註冊如附圖一、二所示商標之商品，嗣於本院言詞 辯論前以書狀向本院撤回該聲明（本院卷一第259 頁），核 與首揭規定相符，自應准許。 二、次按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第1項第3款亦有明定。原告訴之聲明第1 項原為：被告衣 朵公司、賴佳妤應連帶給付新臺幣（下同）874,783 元，及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之 利息（本院卷一第13頁），嗣具狀變更為：被告衣朵公司、 賴佳妤應連帶給付160萬元及上開利息（本院卷二第123頁） ，屬擴張應受判決事項之聲明，依前揭法條規定，核無不合 ，應予准許。 貳、實體方面： 一、原告之主張及聲明： ㈠原告為如附圖一、二所示商標（即「KORENKAB」、「 FK&FK 」，現仍於商標存續期間，以下合稱系爭商標）之商標權人 。被告衣朵公司未經原告之同意或授權，分別以「F&U 」、 「FuFu」、「F&U 包包」、「cuteju0731」等賣家名稱，在 「YAHOO 奇摩拍賣」及「蝦皮購物」等網站販賣使用相同於 系爭商標之商品，經原告於民國106年8月17日在上開網站購 得如附表一、二所示商品（下稱系爭商品），確認屬侵害系 爭商標之商品。而被告衣朵公司明知於網路平台上經營販售 皮包或手提包等商品，應對所販售商品有無侵害他人商標負 查詢義務，參以系爭商標註冊之公示性，任何人皆可查詢， 堪認被告未注意系爭商標之存在，難辭過失之責，已侵害原 告之系爭商標權。又被告賴佳妤為被告衣朵公司之負責人， 應與該公司負連帶賠償責任。而依蝦皮購物網站之銷售資料 所載，被告自105年12月16日系爭商標註冊公告日起迄107年 2月9日止，使用該網站銷售侵害系爭商標「FK&FK」 商品共 13,114 次，實際撥款額加總達3,841,029元，應為被告銷售 侵害系爭商標「FK&FK」商品之全部收入；另被告於「YAHOO 奇摩拍賣」網站銷售侵害系爭商標「KORENKAB」商品之單價 為149元，應加計1500倍計算其賠償金額為223,500元，合計 損害賠償金額為4,064,529元（計算式：3,841,029＋223,500 ＝4,064,529），爰就其中之160萬元損害金額為一部請求。 爰依商標法第68條第1款、第2款、第69條第3項、第71條第1 項第2、3款，及民法第28條等規定，請求被告就侵害系爭商 標所得利益範圍內負連帶賠償責任。 ㈡聲明：被告應連帶給付原告160 萬元，及自起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（本院卷二第 123、423頁）。 二、被告之答辯及聲明： ㈠系爭商品乃因被告與中國大陸原廠洽談進貨時詢問得知，系 爭商標皆為他們自創的自有品牌，因信賴該廠商而陸續開始 進貨販售，於收到本件起訴狀前，從未收到過原告的電話、 簡訊、信件、電子郵件、或存證信函等方式通知被告侵權問 題，被告於收到起訴狀後，立即將有系爭商標之商品全數下 架，並與大陸原廠暫停進貨，絕非惡意販售系爭商品。 ㈡原告係以其所申請商標「包達人」在拍賣網站販售系爭商標 之商品，惟系爭商標原始商品為一系列旅行包，而原商標權 人即中國義烏市牛發箱包有限公司（下稱牛發箱包公司）於 102年8月14日在中國已註冊「FK&K」商標，該商標商品只有 在同是該公司監事之吳日紅經營的義烏市友好電子商務商行 生產和販售，且兩造之貨源皆來自同廠商，亦存在原告與大 陸業務往來之事實；另「KORENKAB」商標於103年8月14日以 吳日紅個人名義申請註冊，該系列包款近幾年在各大知名網 站皆有銷售，所有販賣該商品者皆由中國經銷或批發而來， 並無自行製造，且原告所販售之商品絕大部分產地為中國， 地緣、業務往來關係明確；又系爭商標又與中國註冊之商標 圖案一模一樣且非屬常用字，則原告顯係已知系爭商標存在 且產品銷售多年，仍在未得中國大陸原廠同意之情況下搶註 系爭商標，依商標法第30條第1 項第12款規定，應有撤銷其 商標權之事由。 ㈢我國商標法採取「國際耗盡」原則，自國外輸入經商標權人 或被授權人同意使用商標之商品時，並不構成侵害商標權。 倘原告有獲原廠授權，其商品一般稱為「公司貨」，被告所 銷售商品為「平行輸入」或「水貨」，被告所銷售附有系爭 商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時， 系爭商標已附註在上，在銷售平台張貼之圖片也是原廠所提 供，銷售商品的品名也未有系爭商標名稱或公司貨等，會引 起消費者混同、誤認之字句，並無不法，故系爭商品有商標 法第36條第2項前段國際耗盡原則之適用。 ㈣損害賠償額部分： 　1.原告主張被告侵害系爭「FK&K」商標商品共13,114次，造 成其受有3,841,029元之損害，並求償部分金額160萬元， 其計算方式及金額有誤。蓋被告所陳報自105 年12月16日 起至107年2月9日止之銷售總數雖為13,114 筆，惟此數據 係包含被告賣場內共500 餘樣商品之總銷售筆數，並非全 是系爭商標商品。如以系爭商標商品中最高價位之網格三 件組收納袋而言，售價為239元，若售出13,114個亦僅3,1 34,246元，況該商品實際上僅售出40個，並無3,84 1,029 元之損害。 2.實則，被告在蝦皮購物網站銷售系爭商品之正確銷售獲利 金額應為81,561元，再加上Yahoo拍賣獲利5,395元，總計 86,956元（計算方式詳本院卷二第205至207頁）。 ㈤聲明：原告之訴駁回（本院卷二第423頁）。 三、兩造不爭執之事實（本院卷二第429、431頁）： ㈠原告先後於105 年3月18日、5月11日向智慧財產局申請註冊 系爭商標，並指定使用於如附圖一、二所示旅行箱包等商品 ，經該局分別於105 年11月16日、12月16日核准註冊公告， 現仍於商標期限內。 ㈡原告於106年8月17日在蝦皮購物及奇摩拍賣網站，分別購得 被告衣朵公司所販售如附表一、二所示使用如附圖一、二商 標所示之系爭商品。 ㈢被告衣朵公司之代表人為被告賴佳妤。 ㈣「包達人」商標為原告申請註冊，且原告有於其粉絲專頁及 露天拍賣網站販售含有系爭商標之商品。 ㈤「FK&FK」商標曾於101年5 月10日在中國大陸申請註冊，經 核准於102年8月14日註冊公告。 ㈥吳日紅曾於103年8月14日在中國大陸申請註冊「KORENKAB」 商標，然未獲核准註冊。 ㈦吳日紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司 與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商。 ㈧被告衣朵公司以「FK&FK」商標有違反商標法第30條第1項第 12款規定為由，向智慧財產局申請評定，經智慧局於108 年 10月9日作出評定不成立之處分。 四、本件爭點如下： ㈠原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第12款 之規定？ ㈡系爭商標有無商標法第36條第2 項前段國際耗盡原則之適用 ？ ㈢被告有無故意或過失侵害原告之商標權？如有，原告請求被 告負連帶賠償責任有無理由？賠償金額應為若干？ 五、得心證之理由： ㈠原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第12款 之規定？ 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民 事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種 苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法 院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴 訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條 定有明文。查被告抗辯系爭商標之註冊，違反商標法第30 條第1 項第12款規定，有應撤銷之事由，本院自應就系爭 商標註冊，有無該應撤銷之原因自為判斷。又系爭商標申 請日分別為105 年3月18日、同年5月11日，註冊公告日分 別為105 年11月16日、同年12月16日，則系爭商標註冊有 無違法事由，致應撤銷其註冊，應各依註冊時即105 年11 月30日修正公布、12月15日施行前及施行後之商標法規定 為斷。 2.附圖一之「KORENKAB」商標： ⑴按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者， 不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第12 款所規定之先使用之認定，以申請時為準，105 年11月30 日修正前商標法第30條第1項第12款、第2項分別定有明文 。準此，仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有三： 相同或近似於他人先使用之商標。他人商標先使用於同 一或類似商品或服務。申請人因與他人間具有契約、地 緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲 意圖而申請註冊商標。又本款所稱「先使用」之商標，並 不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。 ⑵查「KORENKAB」商標曾經吳日紅於103年8月14日在中國大 陸申請註冊商標（遭駁回未獲核准註冊），且原告有於其 粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳 日紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司 與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不 爭執，並有該商標註冊公開資料可稽（本院卷一第167 頁 ），堪認屬實。又依被告所提義烏市友好電子商務商行（ 經營者吳日紅）、牛發箱包公司（法定代理人劉國芳）， 其成立日期分別為103年4月18日、105年3月28日（本院卷 一第162、163頁），及依被告所提阿里巴巴網頁賣場銷售 資訊（本院卷一第169 至171頁、第185至189頁、第193、 197、201、205、209頁），均可見含有「KORENKAB」商標 之旅行收納包組，及依被告所提義烏市友好電子商務商行 出貨給原告之交易訂單資料（本院卷一第333至359頁）顯 示，原告自104 年12月31日起即有向該商行下單購買「 KORENKAB」商標商品之情形，堪認「KORENKAB」商標於原 告向我國註冊之前，確經吳日紅及其經營商行使用於廣告 行銷，而有先使用商標之情事，則原告申請註冊該商標是 否構成商標法第30條第1 項第12款之意圖仿襲而申請註冊 ，即應就原告作為經銷商，其申請註冊商標是否有獲得中 國大陸原廠之同意予以判斷。 ⑶原告雖主張註冊「KORENKAB」商標係獲得吳日紅及其經營 商行之同意或授權，並提出其與吳日紅（暱稱「友好」） 之通訊軟體QQ對話紀錄截圖及證人即原告配偶劉嘉賢之證 詞為證。惟查，依該對話紀錄截圖僅表示：「 2017/5/23 （友好）兄弟我們這個FK台灣有註冊嗎」「（劉嘉賢）我 不清楚，要問我老婆。都是他處理。之前應該都有」「（ 友好）FK註冊了，也不拿去上」（本院卷一第253、255頁 ），其對話縱有談及「FK&FK」 商標（即對話中之FK）， 然雙方並未提及同意由原告註冊「KORENKAB」商標之情事 ，自難作為原告有取得吳日紅同意註冊「KORENKAB」商標 之證明；又依證人劉嘉賢固於本院證稱：「KORENKAB」商 標係經由吳日紅之同意才註冊等等（本院卷二第59、61頁 ），然而，證人劉嘉賢為原告之配偶，其就吳日紅有同意 原告申請在台灣註冊該商標乙事，並無法提出任何授權文 件證明，其所為證詞之可信度薄弱，復無其他證據可資佐 證為真實之情況下，尚難採信。職是，綜合前開事證，堪 認原告並未獲得吳日紅及其經營商行之同意或授權情形下 ，即意圖仿襲而申請註冊「KORENKAB」商標於同一商品， 故被告抗辯系爭「KORENKAB」商標註冊，有違反商標法第 30條第1項第12款之規定，即為有據。 ⑷基此，原告於「KORENKAB」商標申請註冊前，在中國大陸 地區已有他人先使用之事實，原告為吳日紅及其經營商行 之經銷商，因而知悉該商標存在，自屬因業務往來之關係 ，知悉他人商標存在，且依前開說明，難認該商標之註冊 已得使用人吳日紅之同意，故原告於我國申請註冊該商標 已違反商標法第30條第1 項第12款規定，而有應撤銷之原 因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件訴訟 中自不得對被告主張權利。 3.附圖二之「FK&FK 」商標： ⑴按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者， 不得註冊。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時 為準，現行商標法第30條第1項第12款本文、第2項分別定 有明文。 ⑵查「FK&FK」商標曾於101年5 月10日在中國大陸申請註冊 ，經核准於102年8月14日註冊公告，嗣由牛發箱包公司於 105年4月15日申請轉讓取得該商標，並於106年1月24日完 成轉讓核准登記，且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站 販售含有前開商標之商品，而吳日紅及其經營之義烏市友 好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦 為兩造之供應商，此為兩造所不爭執，並有該商標之註冊 及申請轉讓資料可稽（本院卷一第165、381頁），堪認原 告於105年5 月11日在我國申請註冊「FK&FK」商標之前， 「FK&FK」 商標已由吳日紅經營之牛發箱包公司在中國大 陸取得註冊商標之事實。然而，商標之註冊與有無先使用 商標，係屬二事，且依被告所提之義烏市友好電子商務商 行出貨給原告之交易訂單資料顯示（本院卷一第333至379 頁），其最早係自105年6月21日起，開始出貨含有「FK&FK 」商標商品給原告（本院卷一第361 頁），已晚於原告申 請「FK&FK」 商標註冊之時間，故並無法以該交易訂單資 料作為原告申請該商標註冊之前，吳日紅及其經營商行已 將該商標先使用於同一袋包類商品之證明。 ⑶又依被告提出牛發箱包公司出具之2018年4 月26日聲明書 （本院卷一第149 頁），僅載明該公司並未同意或授權他 人使用「FK&FK 」商標在台灣註冊，而該聲明書係於本案 訴訟期間經被告要求始由該公司出具，真實性顯有可疑， 且非屬牛發箱包公司有先使用「FK&FK 」商標於同一商品 之證明；以及牛發箱包公司出具之2018年5 月28日聲明書 （本院卷二第169 頁），雖有記載該公司自104年8月20日 起，陸續將標示有「FK&FK」 商標之皮件等商品銷售予原 告等語，然與被告前揭所提之交易訂單資料（即自105年6 月21日起始出貨）不符，且該聲明書既係由牛發箱包公司 所為單方之書狀陳述，既未事先經兩造之同意，均難作為 該「FK&FK」 商標於申請註冊前已有先使用於同一商品之 有利證據。 ⑷況且，被告衣朵公司曾以「FK&FK 」商標有違反商標法第 30條第1 項第12款規定為由，向智慧財產局申請評定，業 經智慧局於108年10月9日作出評定不成立之處分，此有該 評定書附卷可憑（本院卷二第305至307頁）。 ⑸基上，依被告抗辯所提證據，尚無法證明原告於申請註冊 「FK&FK 」商標之前，該商標已有他人先使用於同一商品 之事實，即與商標法第30條第1 項第12款之要件不符，自 無該條款規定之適用。職是，原告主張其申請註冊該商標 並無違反商標法第30條第1項第12款之事由，即非無據。 ㈡原告「FK&FK」商標有商標法第36條第2項前段國際耗盡原則 之適用： 1.按商標法第36條第2 項規定：「附有註冊商標之商品，由 商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標 權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場 後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限」 。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對 於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形 ，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權 利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同 圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主 義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權 的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要 彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人 發生耗盡結果（最高法院108年度台上字第397號民事判決 意旨參照）。 2.本件被告抗辯其所銷售含系爭商標之商品皆與原告貨出同 源，且被告向原廠採購商品時商標已附註在上，故系爭商 品有國際耗盡原則之適用，惟為原告所否認。經查，「FK &FK」商標早於102年8 月14日在中國大陸申請註冊取得商 標權，並由中國大陸牛發箱包公司於105年4月15日取得商 標權，雖在台灣取得商標註冊之人為原告，並非牛發箱包 公司，惟原告係基於吳日紅及其經營牛發箱包公司之同意 而在台灣註冊相同之商標，此為原告所自認（本院卷一第 248至250頁），而牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且 為兩造之供應商，故系爭商品均係被告向原廠牛發箱包公 司購買取得，此為兩造所不爭執，該註冊商標在中國大陸 及我國之商標權人雖分別歸屬不同之權利人，然因本件無 商標法第36條第2項但書所定事由，故「FK&FK」商標權利 耗盡之效果亦會及於經同意授權註冊之原告，依商標權國 際耗盡原則，原告自不得再向被告主張商標權，是以被告 抗辯系爭商品有國際耗盡原則之適用，核屬有據，則原告 主張該商標並無國際耗盡原則之適用，即無足取。 ㈢基上，本件原告「KORENKAB」商標註冊因違反商標法第30條 第1 項第12款規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審 理法第16條規定，自不得於本件訴訟對被告主張權利；以及 原告「FK&FK」 商標因有國際耗盡原則之適用，已如前述， 亦不得對被告主張商標權，則原告本於系爭商標之權利請求 被告連帶賠償，即屬無據。至於前開被告有無故意或過失侵 害原告商標權及賠償金額若干之爭點，即無審究之必要，附 此敘明。 六、綜上所述，原告依前揭規定，請求被告連帶給付160 萬元， 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算 之利息，為無理由，應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 　　證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 　　，附此敘明。 八、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條， 民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　109 　年　　2 　　月　　10　　日 智慧財產法院第三庭 法　官　吳俊龍 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　109　 年　　2　　 月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔣淑君