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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 107年度民專上字第21號 上　訴　人　李紹艇 　　　　　　陳韋宏 上二人共同 訴訟代理人　陳宏盈　律師 被上訴人　　鷹銓工業股份有限公司 法定代理人　張榮銓 訴訟代理人　李淑娟　律師 上列當事人間因確認專利權等事件，上訴人對於中華民國107 年 5 月3 日本院107 年度民專訴字第16號第一審判決提起上訴，本 院於107 年11月16日言詞辯論終結，判決如下： 主 　　文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 　　法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 　　易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 　　事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 　轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件固非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴 人，主張經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准予公告之新型 專利第M550848 號（下稱系爭專利），應為兩造所共有，上 訴人李紹艇、陳韋宏（下合稱上訴人）應將系爭專利變更登 記為兩造共有，核其事件性質，係專利法所生之第二審民事 事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。 貳、實體事項： 一、被上訴人主張略以： (一)被上訴人於原審起訴部分：被上訴人起訴聲明：1.確認系爭 專利之專利申請權與專利權為兩造共有。2.上訴人應將系爭 專利變更登記為兩造共有。並主張略以： 1.系爭滑鼠軟墊為被上訴人員工所構思： 　被上訴人為經營五金零件、機械零件、塑膠射出成品及塑膠 粒、塑膠粉之製造加工買賣，暨前各項有關產品之進出口貿 易業務，其中滑鼠墊買賣是主要之營業項目，約佔營收80 % 以上。被上訴人公司負責人張榮銓之配偶○○○，其為公司 員工，主要工作是負責接洽業務與客戶聯繫，並協助客戶解 決產品相關問題。德國客戶0000000公司人員於民國 106 年1 月間，向張榮銓詢問是否開發方便攜帶發光滑鼠軟 墊之可能性，因市場雖有發光滑鼠墊之交易，惟因屬硬質材 質，較占空間與不方便攜帶。張榮銓將此訊息告知○○○， 張榮銓遂與○○○及員工間，就光纖及LED 燈應用在滑鼠軟 墊邊緣可行性進行討論，先構思以滑鼠軟墊為本體，將LED 燈條固定於滑鼠軟墊四周邊緣，再接電源，以達到發光與方 便攜帶效果之結構（下稱系爭滑鼠軟墊）。惟張榮銓認以 LED 燈條固定在滑鼠軟墊四周，結構較不平整及有發光不連 續之缺點，因而想找適合之光纖材質。 2.張榮銓與○○○應為系爭專利之共同創作人： 　上訴人李紹艇所屬之○○塑膠工業股份有限公司（下稱○○ 公司），是與被上訴人合作多年之塑膠射出廠商，李紹艇經 常至被上訴人處討論有關塑膠元件事宜。李紹艇前至被上訴 人處時，○○○無意間將欲製作發光滑鼠軟墊構想及系爭滑 鼠軟墊之結構，告知李紹艇，並詢問是否可幫忙尋找適合之 發光材質，李紹艇告訴張榮銓及○○○，可找其任職○○電 子股份有限公司（下稱○○公司）好友即上訴人陳韋宏幫忙 尋找。上訴人於106 年3 月21日至被上訴人處拜訪○○○， ○○○取出系爭滑鼠軟墊結構予上訴人觀察，並請渠等協助 尋找適合之光纖材質。陳韋宏嗣以撓性光纖示範，張榮銓及 ○○○雖覺得效果不錯，然陳韋宏所屬○○公司就光纖口頭 報價太高，雙方買賣未能達成。張榮銓嗣後發現上訴人於10 6 年6 月30日竟以創作人身分申請系爭專利，並於同年10月 21日獲智慧局公告核准系爭專利。因系爭專利技術思想是由 被上訴人公司負責人張榮銓與其配偶○○○所發想構思，其 技術思想已達可實施之階段，參諸系爭滑鼠軟墊之技術內容 結構，可知張榮銓與○○○應為系爭專利之共同創作人。而 張榮銓與○○○是被上訴人公司員工，其職務上之創作，系 爭專利之申請權及專利權屬被上訴人所有，進而系爭專利之 申請權及專利權應為兩造所共有。詎上訴人擅自以創作人及 申請人身分申請系爭專利，被上訴人為維護自身權利，遂提 起本件訴訟。 3.系爭專利應為兩造所共有： 由系爭滑鼠軟墊可證，發光滑鼠軟墊之技術思想由張榮銓與 ○○○所發想構思，並提出達成構想之技術手段，且參諸系 爭滑鼠軟墊之技術內容，已提出以滑鼠軟墊為本體，將LED 燈條固定於滑鼠軟墊四周邊緣，包括以縫線固定，再接電源 ，以達到發光及方便攜帶效果，其與系爭專利之技術內容非 常相似。故被上訴人負責人張榮銓及○○○對系爭專利之請 求項具實質貢獻，甚至貢獻度大於上訴人。參諸上訴人所屬 公司均非滑鼠墊製造廠商，其與滑鼠墊之製造生產並無關連 ，倘非張榮銓及○○○將系爭專利之技術思想、具體技術手 段及結構等項目，告知上訴人，上訴人不可能依此結構，以 創作人身分申請專利獲准。職是，張榮銓與○○○為就系爭 專利共同創作人，足堪認定系爭專利之申請權及專利權為兩 造所共有。 (二)被上訴人為原審原告，上訴人為原審被告，原審為被上訴人 勝訴判決，原審被告不服提起上訴，被上訴人於本院答辯聲 明：上訴人之上訴駁回，並主張如後： 　1.系爭滑鼠軟墊為系爭專利之重要技術特徵： 　　原審以被上訴人員工張榮銓與○○○所發思構想之系爭滑鼠 　軟墊，比對系爭專利之技術特徵後，認系爭專利之重要技術 特徵為「滑鼠軟墊及一撓性光纖條，將撓性光纖條連設於滑 鼠軟墊之預定位置並固定」。再者，被上訴人員工張榮銓與 ○○○於系爭專利申請日106 年6 月30日前，已自行開發出 四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊。由於四周邊緣會發光之系 爭滑鼠軟墊結構包括一滑鼠軟墊及一撓性LED 燈條，且撓性 LED 燈條連設於系爭滑鼠軟墊之預定位置，並加以固定。職 是，四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊結構，已揭露系爭專利 之滑鼠軟墊及撓性發光燈條，且撓性發光燈條連設於滑鼠軟 墊之預定位置與加以固定等重要技術特徵，故被上訴人員工 張榮銓、○○○所發想構思之發光滑鼠軟墊之技術內容，應 為系爭專利之重要技術特徵。 2.張榮銓與○○○為系爭專利之共同創作人： 　依上訴人李紹艇證述可知，○○○於106年2、3月間展示系 爭滑鼠軟墊予上訴人李紹艇，並當場測試發光情形。且上訴 人李紹艇自承106年4月間至上訴人陳韋宏之公司，詢問是否 可使滑鼠軟墊周圍發光。再者，被上訴人員工張榮銓與○○ ○於系爭專利申請日106年6月30前，已就系爭專利所欲解決 之問題，即欲解決習知結構為硬板材質，無法於收納時作便 利捲收之形態問題。是系爭專利所達成之功效，可使滑鼠軟 墊內置發光源，以點亮滑鼠墊達到發光裝飾效果，且不使用 時，可作軟質捲收，以方便收納之功效產生構想，並進而提 出，具體可達成構想之四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊實物 。職是，張榮銓、○○○對系爭專利請求項1至5之系爭滑鼠 軟墊結構之構想，作成重要一部實質貢獻，系爭專利應為上 訴人陳韋宏與李紹艇及被上訴人員工張榮銓與○○○所共同 創作，故張榮銓與○○○應為系爭專利之共同創作人。 3.透過合作廠商尋求協助為商業常情： 　上訴人雖主張上訴人李紹艇未從事滑鼠墊買賣，被上訴人不 會委託非專業之上訴人李紹艇尋找光纖材質，且光纖材質可 上網查詢，無必要委託非專業之上訴人李紹艇尋找云云。然 上訴人李紹艇是被上訴人合作廠商，上訴人李紹艇因送貨至 被上訴人公司處，順便與被上訴人公司人員交流，尋找合作 機會，符合商業常情。而○○○將被上訴人當時正在開發與 遇到之問題，告知上訴人李紹艇，而上訴人李紹艇亦表示可 找其好友即上訴人陳韋宏協助。衡諸交易市場，透過合作廠 商擴展人脈，尋求幫助係屬常事。上訴人竟為一己之私，未 經被上訴人同意而申請專利，藉此阻饒被上訴人所開發系爭 滑鼠軟墊產品之上市，核上訴人所為，實有違商業誠信。 4.系爭專利為兩造共有： 　上訴人自承上訴人李紹艇未從事滑鼠墊買賣，而原審證人○ ○○於原審亦證述上訴人陳韋宏非經營滑鼠墊買賣廠商，可 徵上訴人均非經營滑鼠墊廠商，對發光滑鼠墊產品並不熟悉 ，倘非受被上訴人委託，應無創作之動機及理由。而上訴人 陳韋宏向證人○○○詢問並取得光纖一事，亦與被上訴人是 為解決發光滑鼠軟墊發光不連續問題相符。足證張榮銓及○ ○○將所發想構思之發光滑鼠軟墊之技術思想、具體之技術 手段及結構告知上訴人，上訴人始以此結構之創作人身分申 請專利獲准。而原審於調查證據後，據此認定被上訴人員工 張榮銓與○○○對系爭專利請求項1 至5 之發光滑鼠軟墊結 構之構想，作成重要之一部實質貢獻。職是，張榮銓、○○ ○為系爭專利之共同創作人，而張榮銓、○○○是被上訴人 員工，其屬職務上之創作，足堪認定系爭專利之申請權及專 利權應為兩造所共有。 二、原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠原判 決廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。並主 張如後： (一)系爭專利與系爭滑鼠軟墊不同： 　　自本件系爭專利技術報告記載可知，系爭專利特徵是「一撓 　性光纖條」，其與被上訴人提出之系爭滑鼠軟墊是「LED燈 」，兩者顯然不同。且「光纖條」係以滑鼠軟墊內置發光源 以點亮滑鼠墊達到發光裝飾效果，其與「LED 燈」發光效果 不同，況被上訴人從未顯示系爭滑鼠軟墊之發光情形。再者 　 ，光纖條是完全軟性，可達到捲收，以方便收納之功效，而 系爭滑鼠軟墊「LED燈」應無法達到此功效。被上訴人自始 至終未提出任何與系爭滑鼠軟墊有關之技術文件資料，以供 參考。職是，上訴人陳韋宏之系爭專利請求項1非其所屬技 術領域中具有通常知識者，依引用文獻1、2及3之技術所能 輕易完成，具進步性，並非如○○○抗辯稱其認為已發展趨 於成熟，僅導光效果未均勻完善之問題云云。 (二)○○○於原審證述不實： 　　證人○○○雖於原審證述：有將欲製作發光滑鼠軟墊構想及 結構告知上訴人李紹艇，詢問是否可幫忙尋找適合之發光材 質云云。然經上訴人李紹艇在原審否認在案。查被上訴人於 原審陳述滑鼠墊買賣是公司主要之營業項目，約占營收80% 以上，可知滑鼠墊係被上訴人之專業及主經濟來源，被上訴 人應無可能將其構想隨意告訴他人，況上訴人李紹艇未從事 滑鼠墊買賣，亦非專業人士，殊難想像被上訴人告訴上訴人 李紹艇欲製作發光滑鼠軟墊構想及結構之事，而使上訴人李 紹艇有獲得此項新型專利之機會，顯然違反社會經驗法則。 再者，倘被上訴人公司負責人張榮銓及員工○○○已有將光 纖應用在滑鼠軟墊邊緣之構想，而僅光纖材質尋找之問題， 依其所述滑鼠墊買賣是公司主要之營業項目，約占營收80% 以上，自應注重滑鼠軟墊之研發，而應委託專業之人處理， 或積極尋找合作廠商，況光纖材質僅需上網搜尋即可，應無 可能委託非專業之上訴人李紹艇尋找光纖材質。職是，原審 判決僅依○○○之證述，而認定張榮銓及○○○將光纖應用 在滑鼠軟墊邊緣之構想，而告知上訴人李紹艇，顯然有違社 會經驗法則及論理法則之處，且○○○所證述並非事實，而 有偽證之虞，上訴人已提出刑事告訴在案。 參、本院得心證之理由： 一、整理與協議簡化爭點： 　　按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後（見本院卷第143 至155 頁之107 年9 月21日準備程序筆 錄）： (一)兩造不爭執事項： 當事人不爭執事項如後：1.上訴人於106年6月30日共同申請 專利，並取得系爭專利，系爭專利請求項共計5項，其中請 求項1為獨立項，請求項2至5為直接或間接依附於請求項1之 附屬項。2.上訴人陳韋宏現為○○公司之法定代理人，上訴 人李紹艇所屬之○○公司，係與被上訴人合作多年之塑膠射 出廠商。3.系爭專利技術報告代碼6，無法發現足以否定其 新穎性等要件之先前技術文獻。 (二)兩造主要爭點： 　1.○○○是否曾委請上訴人李紹艇幫忙尋找適合發光材質，使 用於滑鼠軟墊？其事涉系爭專利創作過程中，有無參酌被上 訴人提出系爭產品與系爭專利有關之構思或技術？ 2.上訴人與被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○是否曾就 系爭專利之創作，進行相關之討論或委託？其事涉系爭專利 是否為上訴人與被上訴人負責人張榮銓、員工○○○所共同 創作？ 3.張榮銓、○○○所發想構思之系爭滑鼠軟墊之技術內容，是 否為系爭專利之重要技術特徵？其事涉上訴人提起確認專利 申請權與專利權之訴，被上訴人請求上訴人應將系爭專利權 變更登記為兩造共有，有無理由？ 二、本件有提起確認之訴之要件： (一)確認判決之法律上利益要件： 　　按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否 之訴亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。所謂即受 確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致 原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於 被告之確認判決除去之者而言。故確認法律關係成立或不成 立之訴，倘具備前開要件，即有受確認判決之法律上利益。 準此，原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受 侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認 其法律關係存在人之為被告（參照最高法院52年台上字第12 40號、52年台上字第1922號民事判例）。因被上訴人於原審 起訴聲明確認系爭專利申請權與專利權為兩造所共有。上訴 人否認被上訴人之主張。職是，本院自應探究被上訴人提起 本件確認系爭專利之權利歸屬民事訴訟，是否有即受確認判 決之法律上利益。 (二)被上訴人有即受確認判決之法律上利益： 1.確認專利申請權與專利權之歸屬： 按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。受雇人於 職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權 屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。專利申請權 為共有者，應由全體共有人提出申請。專利法第5條第2項、 第7條第1項本文及第12條第1項分別定有明文。準此，專利 經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。而研發成果經 專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產 權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行 為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還 該專利權，以維護其權利（參照司法院102年度智慧財產法 律座談會之民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2號）。 2.系爭專利申請權及專利權之歸屬不明： 被上訴人主張當事人分別共有上訴人於106年6月30日以「發 光滑鼠軟墊結構」向智慧局申請新型專利，並經智慧局准予 公告之系爭專利之專利申請權及專利權，因上訴人均否認上 情，是系爭專利申請權及專利權之歸屬不明，致影響被上訴 人得否向智慧局申請與取得系爭專利之權利，被上訴人主觀 上認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此不安之狀態， 能以本件確認判決將之除去。揆諸前揭說明，被上訴人提起 確認系爭專利之申請權與專利權之訴，具有確認利益，並可 提起系爭專利應變更登記為兩造共有之給付之訴。 三、本院審理當事人爭點之順序： 參諸本院整理當事人之主要爭點，應依序探討如後事項：㈠ 首應分析系爭專利之技術特徵、系爭產品之技術內容，作為 比對判斷系爭產品有無構成系爭專利之重要技術特徵；㈡○ ○○委請李紹艇幫忙尋找適合之發光材質，是否影響張榮銓 、○○○為系爭專利共同創作人之認定？系爭專利創作過程 中，是否曾參酌被上訴人與系爭專利有關之想法，而上訴人 與被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○就系爭專利之創 作，有無相關討論或委託？張榮銓、○○○對系爭專利重要 部分實質貢獻之關聯性為何？㈢倘張榮銓、○○○所發想構 思之系爭滑鼠軟墊之技術內容，為系爭專利之重要技術特徵 ，被上訴人請求上訴人應將系爭專利權變更登記為兩造共有 ，有無理由。 四、系爭專利技術分析： (一)系爭專利技術內容： 系爭專利之主要目的，在於提供一種發光滑鼠軟墊結構。其 所欲解決之問題點，係針對習知結構無法於收納時，作便利 捲收之形態問題點加以改良突破。而其解決問題之技術特點 ，主要包括：1.一滑鼠軟墊，係概成軟質片體形態，其環周 設有一環凹緣；2.一撓性光纖條，係覆設於滑鼠軟墊之環凹 緣並固定，撓性光纖條預定位置接設有一發光源，發光源係 連接有一導線，導線末端設有一電源接頭。藉此創新獨特設 計，使本創作於操作電腦時，必備之滑鼠軟墊內置發光源， 以點亮滑鼠墊達到發光裝飾效果，不使用時可作軟質捲收以 方便收納（參照系爭專利說明書第2 頁之新型內容）。 (二)系爭專利申請專利範圍分析： 系爭專利請求項共計5項，其中請求項1為獨立項，請求項2至 5 為直接或間接依附於請求項1 之附屬項，系爭專利主要圖 式，如附圖1 所示，請求項之內容如下： 1.系爭專利獨立項： 系爭專利請求項1為一種發光滑鼠軟墊結構，包括：⑴一滑 鼠軟墊，係概成軟質片體形態；⑵一撓性光纖條，係連設於 滑鼠軟墊之預定位置並固定，撓性光纖條預定位置接設有一 發光源，發光源係連接有一導線，導線末端設有一電源接頭 者。 2.系爭專利附屬項： 系爭專利請求項1之附屬項如後：⑴請求項2如請求項1所述 之發光滑鼠軟墊結構，其中滑鼠軟墊之環周設有一環凹緣， 撓性光纖條係連設於滑鼠軟墊之環凹緣固定者。⑵請求項3 如請求項2所述之發光滑鼠軟墊結構，其中撓性光纖條連設 於滑鼠軟墊之環凹緣之固定方式可為透明線縫合固定，或者 藉由黏劑相對黏結固定者。⑶請求項4如請求項1所述之發光 滑鼠軟墊結構，其中撓性光纖條之發光源可為LED形態者。 ⑷請求項5如請求項1所述之發光滑鼠軟墊結構，其中撓性光 纖條之電源接頭可為USB接頭形態者。 五、系爭滑鼠軟墊技術內容： 系爭滑鼠軟墊為被上訴人主張其先構思出以滑鼠軟墊為本體 ，將LED燈條固定於滑鼠軟墊四周邊緣，再接電源，以達到 發光及方便攜帶效果之結構（參照被上訴人原審之106年12 月8日所提民事起訴暨調查證據聲請狀之原證2）。系爭滑鼠 軟墊為一種發光滑鼠軟墊結構，包括一滑鼠軟墊與一撓性LE D燈條。撓性LED燈條係連設於該滑鼠軟墊之環周位置，並以 縫線固定，撓性光纖條預定位置接設有一LED發光源，發光 源係連接有一導線，導線末端設有一USB電源接頭者。系爭 滑鼠軟墊之照片，如附圖2所示。 六、兩造為系爭專利共同創作人： (一)共同創作之認定基準： 所謂發明人或創作人，係指實際進行研究發明或創作之人， 發明人或創作人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實 質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或 創作人並不以對各請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數 項請求項有貢獻，即可作為共同發明人或創作人。所謂實質 貢獻之人，係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發 明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體 而可達成該構想之技術手段。申言之，一發明或新型專利可 能是兩位以上共同發明人或創作人所完成，其中每位共同發 明人或創作人均必須對發明或新型之構想產生貢獻。構想是 在發明人或創作人心中，具有明確與持續一定之想法，且應 為完整可操作之發明或創作，並可真正付諸實施，而無須過 度之研究或實驗。因發明或創作係保護他人為完成發明或新 型所進行之精神創作，倘僅是依他人設計規劃之細節，單純 將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行 為於內之工作，抑是使用他人所構思之具體技術手段而進行 實際驗證，此等付諸實施之行為，縱然幫助發明之完成，仍 非共同發明人。 (二)系爭產品構成系爭專利之重要技術特徵： 上訴人雖主張系爭專利與系爭滑鼠軟墊不同，系爭滑鼠軟墊 之LED 燈無法達到此功效，被上訴人未提出任何與系爭滑鼠 軟墊有關之技術文件資料云云。然被上訴人抗辯稱○○○委 請李紹艇幫忙尋找適合之發光材質，系爭專利應為上訴人陳 韋宏、李紹艇與被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○所 共同創作等語。職是，本院應審究○○○是否曾委請上訴人 李紹艇幫忙尋找適合發光材質，使用在系爭專利？系爭專利 創作過程中，有無參酌被上訴人提出系爭產品與系爭專利有 關之構思或技術（參照本院整理當事人爭執事項1）。 1.系爭專利之創作： 系爭專利請求項1 為一種發光滑鼠軟墊結構，包括：⑴一滑 鼠軟墊，係概成軟質片體形態；⑵一撓性光纖條，係連設於 滑鼠軟墊之預定位置，並固定之，撓性光纖條預定位置接設 有一發光源，發光源係連接有一導線，導線末端設有一電源 接頭者。 2.系爭專利所欲解決之問題： ⑴系爭專利說明書第1 頁之先前技術第0002段記載：習知結構 為硬板材質，無法於收納時作便利捲收之形態者。系爭專利 說明書第2 頁之新型內容第0003段記載：本創作之主要目的 ，係在提供一種發光滑鼠軟墊結構；其所欲解決之問題點， 係針對習知結構無法於收納時，作便利捲收之形態問題點加 以改良突破。其解決問題之技術特點，主要藉由包括：①一 滑鼠軟墊，係概成軟質片體形態，其環周設有一環凹緣；② 一撓性光纖條，係覆設於滑鼠軟墊之該環凹緣，並固定之， 撓性光纖條預定位置接設有一發光源，發光源係連接有一導 線，導線末端設有一電源接頭。藉此創新獨特設計，使本創 作於操作電腦時必備之滑鼠軟墊內置發光源，以點亮滑鼠墊 達到發光裝飾效果，不使用時可作軟質捲收以方便收納。 ⑵系爭專利所欲解決之問題，為欲解決習知結構為硬板材質， 無法於收納時作便利捲收之形態之問題。系爭專利解決問題 之技術手段，係主要利用一滑鼠軟墊及一撓性光纖條，將撓 性光纖條連設於滑鼠軟墊之預定位置並固定；系爭專利對照 先前技術之功效，可使滑鼠軟墊內置發光源，以點亮滑鼠墊 達到發光裝飾效果，且不使用時可作軟質捲收以方便收納之 功效。 3.系爭產品之技術特徵： ⑴被上訴人公司員工張榮銓、○○○先構思出以滑鼠軟墊為本 體，將LED 燈條固定於滑鼠軟墊四周邊緣，再接電源，以達 到發光及方便攜帶效果之結構（見原審卷第15、16頁之原證 2）。因張榮銓認以LED燈條固定在滑鼠軟墊四周，結構較不 平整及有發光不連續之缺點，因而想找適合之發光材質（見 原審卷第5頁）。 ⑵被上訴人公司員工○○○前於原審之107 年2 月27日言詞辯 論期日結證稱：因上訴人李紹艇幫被上訴人做塑膠加工，送 貨時候會順便與被上訴人交流看有何新合作機會，其就將被 上訴人新開發之產品向上訴人李紹艇表示，並拿已經作好之 軟性滑鼠墊給上訴人李紹艇看；其向上訴人李紹艇表示被上 訴人有在開發一款新的會發光之軟性滑鼠墊，將樣品給上訴 人李紹艇看，上訴人李紹艇表示有認識作電子產品的朋友， 下次可以帶來，因這組發光滑鼠墊，除需要軟墊外，還需要 有一個電子控制盒，來控制發光；因市面上已經有同樣功能 之硬質滑鼠墊，而且賣的很好，被上訴人專門製造軟性滑鼠 墊，想開發軟性發光滑鼠墊，應該很有市場；因作這個軟性 滑鼠墊前，其就已經製造會發光之硬質滑鼠墊予客人，因成 本與功能性沒有那麼好，沒有被客人選到，所以後來就停止 開發硬質滑鼠墊。被上訴人於今年2月庭呈者，雖可發光， 然尚未很完美，是環繞與點狀者，其希望可開發連續發光者 。被上訴人已經有在製造滑鼠墊及硬的滑鼠板，拆他人之硬 的滑鼠墊，看如何在每一個角落發光均勻，不會有局部明暗 之問題；因被上訴人之系爭滑鼠軟墊已發展趨於成熟，僅是 導光效果尚未均勻完善，被上訴人有試過各種方式，這僅是 其中之一，上訴人李紹艇已看見整個外型、車縫技術，上訴 人陳韋宏應有看到等語（見原審卷第75至84頁）。 ⑶證人為不可代替之證據方法，倘確係在場聞見待證事實，而 其證述有非虛偽者，縱令證人與當事人有親屬、親戚或利害 關係，其證言自可採信（參照最高法院106 年度台上字第25 27號民事判決）。證人○○○固為被上訴人之員工，然其結 證稱在場聞見被上訴人主張之待證事實，而其證述並有具結 之可靠性擔保，其證述堪信真正（見原審卷第85頁之證人○ ○○結文）。 ⑷上訴人李紹艇於本院107 年10月19日之準備程序期日結證稱 ：本人與被上訴人有生意上之往來，故常至被上訴人公司處 ，通常是單獨前往，生意往來大部分為交硬式之滑鼠墊。其 於106 年5 月初與上訴人陳韋宏一起前往，被上訴人要製作 電子式之電熱片。本人與被上訴人員工○○○有見過面，本 人於106 年2 、3 月間看過系爭滑鼠軟墊，○○○拿給本人 ，並實際測試，本人所交硬式滑鼠墊在106 年間時，因本人 交貨訂單縮減，當時要去瞭解，是否作得不好，為何客戶未 再下單，就與○○○討論，經看完與測試，因不美觀，○○ ○就不想作這方面之生產等語（見本院卷第189至191頁）。 ⑸本院勾稽證人○○○與李紹艇之證言可知，上訴人李紹艇與 被上訴人有塑膠加工之交易往來，上訴人李紹艇藉由送貨期 間與被上訴人商洽交易機會，故○○○將被上訴人新開發之 系爭產品展示予上訴人李紹艇，曾委請上訴人李紹艇幫忙尋 找適合發光材質，使用在系爭滑鼠軟墊，上訴人李紹艇表示 有認識作電子產品之朋友。被上訴人專門製造軟性滑鼠墊， 系爭產已發展趨於成熟，僅是導光效果未均勻完善，上訴人 均已看過系爭滑鼠軟墊之外型與車縫技術。準此，被上訴人 員工○○○已於106年2月間，將被上訴人負責人張榮銓、員 工○○○開發之四周邊緣會發光之滑鼠軟墊展示予上訴人李 紹艇。被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○於系爭專利 申請日106年6月30日前，已就系爭專利所欲解決之問題，即 欲解決習知結構為硬板材質，無法於收納時作便利捲收之形 態之問題，暨系爭專利所達成之功效，可使滑鼠軟墊內置發 光源，以點亮滑鼠墊達到發光裝飾效果，且不使用時可作軟 質捲收，以方便收納之功效，產生構想，進而提出具體而可 達成構想之四周邊緣會發光之滑鼠軟墊實物。因構想在被上 訴人負責人張榮銓、員工○○○心中，具有明確、持續一定 之想法，且構想為完整可操作，並可真正付諸實施，而無須 過度之研究或實驗。是被上訴人負責人張榮銓、員工○○○ 已對系爭專利請求項1至5之發光滑鼠軟墊結構之構想，作出 重要之一部分實質貢獻。 ⑹證人即上訴人李紹艇雖稱被上訴人員工○○○不曾拜託其尋 找測光光條或任何與光纖條有關之事物云云（見本院卷第19 1頁）。證人○○○亦於本院107年10月19日之準備程序期日 結證稱：本人在○○公司擔任專案。本人曾於5月4日，其與 上訴人陳韋宏前往被上訴人處，是時為本人第一次前往，上 訴人李紹艇沒去，主要是洽談關於加熱墊之事，因聽上訴人 陳韋宏表示被上訴人欲將電熱片與滑鼠墊做結合。其與上訴 人李紹艇於5月23日前往被上訴人，亦為談電熱片，上訴人 陳韋宏沒去。其與被上訴人員工見面過程中，未曾聽聞被上 訴人人員、上訴人李紹艇、或上訴人陳韋宏提及發光滑鼠軟 墊之事，或委託上訴人李紹艇尋找發光條之事等語（見本院 卷第195至199頁）。惟上訴人李紹艇前於106年2月、3月間 ，已看過與測試被上訴人公司負責人張榮銓及員工○○○將 所發想構思之原證2之發光滑鼠軟墊，並告知上訴人陳韋宏 ，而張榮銓、○○○所發想構思之發光滑鼠軟墊之技術內容 ，為系爭專利之重要技術特徵。職是，益徵系爭產品構成系 爭專利之重要技術特徵。縱○○○未委請被上訴人李紹艇幫 忙尋找適合之發光材質，證人○○○未聽聞被上訴人提及系 爭產品或發光滑鼠軟墊，仍不影響系爭專利為上訴人陳韋宏 、李紹艇與被上訴人負責人張榮銓、員工○○○所共同創作 。 ⑺上訴人雖主張系爭專利特徵為一撓性光纖條與被上訴人提出 之系爭產品是LED 燈，兩者顯然不同，光纖條是完全軟性， 可達到捲收以方便收納之功效，而原證2 之系爭產品應無法 達到此功效云云。惟被上訴人公司員工張榮銓、○○○已將 自行開發之四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊，展示予上訴人 李紹艇觀看。被上訴人公司員工張榮銓、○○○於系爭專利 申請日106年6月30日前，已就系爭專利所欲解決之問題與系 爭專利所達成之功效，除產生構想外，並進而提出具體而可 達成構想之四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊。 ⑻參酌上訴人所提106 年5 月30日至同年6 月3 日在臺北南港 舉辦「2017臺北國際電腦展」，有關被上訴人參展之系爭滑 鼠產品相片（見原審卷第97頁）。顯示被上訴人在上訴人於 106年6月30日申請系爭專利前約1個月，已展示發光之系爭 滑鼠軟墊。可知被上訴人於上訴人申請系爭專利前，已揭露 展示系爭專利之滑鼠軟墊及撓性發光燈條，且撓性發光燈條 連設於滑鼠軟墊之預定位置，並固定等重要技術特徵之事實 ，已使上訴人得以輕易思及系爭專利之重要技術特徵。職是 ，益徵系爭滑鼠軟墊構成系爭專利之重要技術特徵。 (三)系爭專利創作過程有參酌被上訴人之構思與技術： 被上訴人主張上訴人與被上訴人公司負責人張榮銓、○○○ 曾就系爭專利之創作有進行討論等語。上訴人否認上情。準 此，本院自應探討系爭專利創作過程，有無參酌被上訴人之 構思與技術（參照本院整理當事人爭執事項2）。 1.上訴人陳韋宏無獨自創作系爭專利之能力： 證人○○○於原審結證稱：上訴人陳韋宏看到我們公司製作 汽車配件，其稱遇到一些狀況，是類似電競用途，所以要作 特殊滑鼠墊產品之開發案，上訴人陳韋宏稱在我們公司看到 類似產品，因當天其剛好是去討論我們公司產品之開發案， 所以其向上訴人陳韋宏表示可以使用我們這個產業之冷光條 或導光條試試看。其是約於106年4月底始與上訴人陳韋宏接 洽發光滑鼠墊，其是在同年5月9日發郵件予上訴人陳韋宏等 語（見原審卷第100至101頁）。職是，參諸證人○○○之證 言，可知上訴人陳韋宏並非經營滑鼠墊買賣，顯無獨自創作 系爭專利之能力。 2.上訴人有參酌被上訴人與系爭滑鼠軟墊之構思與技術： 上訴人陳韋宏認證人即上訴人李紹艇有提到要使發光滑鼠軟 墊周圍發光之構想，且上訴人並非經營滑鼠墊買賣，而證人 李紹艇因有生意之往來，多次至被上訴人處，且見過原證2 之系爭滑鼠軟墊，參諸證人○○○之證詞，其亦將原證2 予 李紹艇觀看，並經測試。準此，系爭專利創作過程中，上訴 人曾參酌被上訴人及系爭滑鼠軟墊有關之構思與技術。 (四)被上訴人之張榮銓與○○○對系爭專利有重要部分貢獻： 發明或新型之構想可表現在專利之申請專利範圍之每一技術 特徵，而對一個共同發明或新型之構想，每位發明人或創作 人無須對發明或新型作出相同形式或程度之貢獻，僅要每位 發明人或創作人必須作出重要之一部分即可。被上訴人主張 員工張榮銓、○○○所發想構思之系爭滑鼠軟墊之技術內容 ，是系爭專利之重要技術特徵等語。上訴人否認上情。準此 ，本院自應探討被上訴人負責人張榮銓與員工○○○對系爭 專利，是否有重要部分貢獻（參照本院整理當事人爭執事項 3）。 1.被上訴人公司之張榮銓與○○○為系爭專利之共同創作人： 系爭專利所欲解決之問題為習知結構為硬板材質，無法於收 納時作便利捲收之形態的問題。系爭專利解決問題之主要技 術手段，為利用一滑鼠軟墊及一撓性光纖條，將撓性光纖條 連設於滑鼠軟墊之預定位置並固定。系爭專利對照先前技術 之功效，為可使滑鼠軟墊內置發光源以點亮滑鼠墊達到發光 裝飾效果，且不使用時可作軟質捲收以方便收納之功效。是 系爭專利之重要技術特徵，為一滑鼠軟墊及一撓性光纖條， 將撓性光纖條連設於滑鼠軟墊之預定位置，並固定之。查被 上訴人公司負責人張榮銓與員工○○○於系爭專利申請日前 ，已就系爭專利所欲解決之問題及系爭專利所達成之功效產 生構想，並進而提出具體而可達成構想之四周邊緣會發光之 系爭滑鼠軟墊，已對系爭專利之發光滑鼠軟墊結構構想作出 重要之實質貢獻。揆諸前揭說明，被上訴人公司負責人張榮 銓與員工○○○為系爭專利之共同創作人。 2.共同創作人間無庸認識： 上訴人雖主張在創作期間不認識被上訴人法定代理人張榮銓 ，且兩者間並無雇用或委任等關係，惟所有共同創作人間， 並非需要彼此完全認識，且共同創作人間無需有雇用或委任 等關係，是上訴人陳韋宏、李紹艇在創作期間並不認識被上 訴人法定代理人張榮銓，且兩者間並無雇用或委任等關係， 並不會影響被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○應為系 爭專利之共同創作人之事實。參諸系爭產品之構想與技術， 是在被上訴人負責人張榮銓與員工○○○心中，均具有明確 與持續之想法與技術，且構想與技術可為完整操作，並可實 施，而無須過度之研究或實驗。準此，系爭專利創作人陳韋 宏、李紹艇與被上訴人公司負責人張榮銓、員工○○○是否 曾就系爭專利之創作，有任何相關之討論或委託，均無礙於 被上訴人公司負責人張榮銓與員工○○○對於系爭專利作出 重要之實質貢獻。 3.新型專利技術報告僅說明無否定專利要件之文獻： 上訴人雖主張系爭專利之新型專利技術報告記載，系爭專利 為無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻，其代 碼6，而被上訴人自始均未提出與原審原證2有關之技術文件 資料云云。然查上訴人提出系爭專利之新型專利技術報告， 僅能說明系爭專利於新型專利技術報告，顯示無法發現足以 否定其新穎性等要件之先前技術文獻，其無法證明被上訴人 公司負責人張榮銓與員工○○○，對系爭專利並無實質貢獻 。 七、本判決結論： 綜上所述，系爭專利應為上訴人與被上訴人負責人張榮銓、 員工○○○所共同創作，且系爭產品為張榮銓、○○○所構 思，並為被上訴人所製造，成為系爭專利之重要技術特徵。 準此，被上訴人起訴主張依專利法第5條、第7條第1項本文 、第12條第1項規定，系爭專利應變更登記為兩造共有，洵 屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴判決，核無不合。職 是，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由， 應駁回其上訴。 八、本院無庸審究之說明： 本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其 他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸 逐一論述，併此敘明。 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條， 民事訴訟法第449 條第1 項、第78條、第463 條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡文揚 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。