智慧財產法院民事判決
107年度民專訴字第101號
原 告 東順五金有限公司
法定
代理人 鄭碧珠
訴訟代理人 桂齊恒
律師
林景郁
複 代理 人 江郁仁律師
李柏翰
被 告 程俊傑
訴訟代理人 劉秋絹律師
丁偉揚律師
被 告 賴坤漳
益群工業有限公司
兼
法 定
代 理 人 黃清地
共 同
訴訟代理人 曾信嘉律師
複 代理 人 陳敬如律師
上列
當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件,本院於中華民
國108年5月21日
言詞辯論終結,判決如下:
主 文
被告程俊傑不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販
賣、使用或為上述目的而進口侵害第M398562 號「隱藏式門鎖裝
置」新型專利權之物品。
被告程俊傑應給付原告新臺幣玖仟元,及自民國一○八年一月十
四日起至清償日止,
按年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴
駁回。
訴訟費用由被告程俊傑負擔百分之十五,餘由原告負擔。
本判決第二項,於原告以新臺幣參仟元為被告程俊傑供
擔保後,
得
假執行;但被告程俊傑如以新臺幣陸仟元為原告
預供擔保後,
得免為假執行。
原告其餘假執行之
聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面:
一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之
基礎
事實同一者、或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者,不
在此限,民事訴訟法第255條第1項第2、7款分別定有明文。
二、查原告前於民國107 年6月6日提出之
起訴狀僅列程俊傑為被
告(參本院卷一第17頁),
嗣於108年1月15日具狀追加被告
賴坤漳、益群工業有限公司(下稱益群公司)、黃清地應
連
帶給付原告新臺幣(下同)150萬元,及自108年1 月14日起
至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息(參本院卷一
第247至248頁),
惟請求之基礎事實係屬同一,且不甚妨礙
被告之防禦與
本件訴訟之終結,
核與首揭法條規定相符,自
應准許。
貳、實體方面:
一、原告主張:
(一)第M398562 號「隱藏式門鎖裝置」新型專利(下稱
系爭專
利)為原告所有,專利
期間為100年2月21日至109年10月5
日止,系爭專利之技術報告比對結果代碼為6 ,即無法發
現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻(原證2)。
(二)原告於107年4月13日至程俊傑經營之上順五金行購買之「
TW-1029十字暗鎖」二個(原證4〈已拆解〉及原證14〈未
拆解〉,下稱系爭產品1 ),經專業鑑定單位進行侵害比
對分析,結果為對系爭專利請求項1至3構成文義侵權(原
證5)。又系爭產品1係被告益群公司製造並銷售予被告賴
坤漳,再由被告賴坤漳銷售予被告程俊傑,故被告賴坤漳
之銷售行為、被告益群公司之製造、銷售行為,均構成對
系爭專利之侵害。而被告賴坤漳、益群公司前曾於104年3
月間販售同一產品經原告提起訴訟,本院以104 年度民專
訴字第30號判決被告群益公司、程俊傑即泰順五金行、賴
坤漳不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販
賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品在案(
原證6 ),故
前揭被告所為本件
侵權行為顯屬故意。
爰依
專利法第120條
準用同法第96條第2、3項規定、
民法第185
條第1 項規定,請求
損害賠償及排除侵害。而被告黃清地
為被告益群公司之負責人,自應依民法第28條、公司法第
23條第2項規定,與被告益群公司負連帶賠償責任。
(三)請求給付金額:
1、
違約金80萬元(被告益群公司、黃清地):
被告益群公司、黃清地二人前於本院104 年度民專訴字第
30號案件之二審105 年度民專上字第22號和解筆錄中,約
定如於和解筆錄成立後,仍有製造、販賣系爭產品1 之行
為,願給付違約金80萬元(原證9 ),因被告益群公司、
黃清地二人確有前揭侵權行為而違反前開約定,應連帶給
付違約金80萬元。
2、損害賠償金150萬元(全部被告):
本件損害賠償額擬
比照本院104 年度民專訴字第30號判決
,請求金額為50萬元,惟因被告等無視該判決,
迄今仍在
販售系爭產品1,惡性重大,爰依專利法第120條準用第97
條第1項第2 款規定,請求損害額3倍之
懲罰性賠償金,即
150萬元。
(四)聲明:
1、被告程俊傑、賴坤漳、益群公司、黃清地應連帶給付原告
150萬元及自108年1 月14日起至清償日止,
按年息5%計算
之利息。
2、被告程俊傑、賴坤漳、益群公司、黃清地不得自行或委託
、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目
的而進口侵害系爭專利權之物品。
3、被告程俊傑、賴坤漳、益群公司、黃清地應銷毀系爭產品
等侵害系爭專利之產品及從事侵害行為之原料與器具或為
其他必要之處置。
4、被告益群公司、黃清地應連帶給付違約金80萬元。
5、原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告程俊傑於108年1月8日前未爭執系爭產品1涉及侵害原告
系爭專利權,並於108 年1月8日本院審理時
自認侵權,經本
院當庭作
爭點整理時,稱:被告程俊傑有於107年4月13日賣
出系爭產品1(即原證4產品),系爭產品1有落入系爭專利請
求項1至3項權利範圍,列為不爭執事項,被告程俊傑僅辯稱
自己也是受害者,遭受追加被告等所蒙蔽而販售
云云(本院
卷一第231頁筆錄及第347至348頁108年1 月31日
答辯狀),
嗣於108年4月23日,被告程俊傑庭呈系爭產品2 兩個,
抗辯
如下:
(一)原告所提出系爭產品1與被告程俊傑進貨銷售之系爭產品2
顯然不同,系爭產品1
非被告程俊傑所銷售:
1、系爭產品1、2有以下歧異,
難認系爭產品1 為被告程俊傑
銷售:
⑴系爭產品1說明書並無套筒。
⑵系爭產品1之零件欠缺說明書所記載之橢圓形裝飾門板。
⑶系爭產品1之套筒與轉鈕顏色不一致。
⑷系爭產品2並無系爭產品1之套筒。
⑸系爭產品2有系爭產品1所無之橢圓形裝飾門板。
2、被告賴坤漳於108年4月23日到庭稱:「另補充:我確實有
販賣門鎖6 個給程俊傑,但是我賣給程俊傑的產品沒有圓
圈的套筒(類似說明書上標示橢圓形裝飾面板),我也不
可能為了這6 個另外去買圓圈的套筒裝上去。我賣的門鎖
是如同今天程俊傑訴訟代理人庭呈的樣品,是沒有圓圈圈
套筒的門鎖,也就是原告原證4 、14產品,與我賣給程俊
傑的門鎖不同,原證4 、14門鎖外表多了一個圓圈圈的套
筒,我賣給程俊傑的門鎖還有一個橢圓的飾板,原證4 、
14產品就沒有這個飾板。」等語明確,今原告既不爭執被
告程俊傑係向被告賴坤漳進貨產品並銷售,且被告程俊傑
所提出系爭產品2 又與被告賴坤漳稱提供予被告程俊傑之
門鎖無套筒且具有橢圓形裝飾門板等語相符,被告賴坤漳
、益群公司、黃清地並均否認系爭產品1 為其所提供,
足
證被告程俊傑確實並未銷售系爭產品1。
3、遑論被告益群公司、黃清地同樣主張並未提供系爭產品 1
之套筒,果若原告不爭執被告程俊傑所銷售門鎖係自被告
賴坤漳、益群公司、黃清地所購得,則被告賴坤漳所為
上
開證述,均
適足證明被告程俊傑並無銷售系爭產品1 之事
實,今原告
猶執前詞對被告程俊傑為請求,難認有據。
(二)系爭產品1 既非被告程俊傑所銷售,則原告援引前案之認
定,主張被告程俊傑有侵害系爭專利云云,自無依據。
(三)損害賠償額:
1、被告程俊傑並未參與前案二審後續之程序,且係於被告賴
坤漳表示事情已處理後才進貨,而被告賴坤漳所提供、被
告益群公司所生產銷售者,又確實與前案不同,可見被告
賴坤漳所述確屬可信,則被告程俊傑因被告賴坤漳告知前
案已解決,系爭產品2 可銷售而進貨,實難認有何侵害系
爭專利之故意、過失。
2、原告迄今始終未舉證證明被告賴坤漳、益群公司、黃清地
有侵害系爭專利之行為,亦無就被告間有何共同造成其損
害之情事,提出說明或主張,空言請求被告連帶賠償其所
受損害,自非有理。
3、被告程俊傑係於107年2、3月始向被告賴坤漳進貨6個銷售
,每個進價750元、售價1,500元,扣除
本案提呈到院之 2
個(系爭產品2 ),被告程俊傑共僅售出4個,實得1,500
元(計算式:1500*4-750*6=1500),原告又係於107年 4
月13日向被告程俊傑購買2個系爭產品2後隨即於107年6月
6 日具狀起訴,難認被告程俊傑因銷售本案門鎖有何獲利
,原告率而請求150萬元賠償,自乏憑據。
(四)
綜上所述,原告以被告程俊傑銷售系爭產品1 侵害系爭專
利云云,提起本件訴訟與事實不符,應無理由。
(五)聲明:
1、
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
2、如受不利判決,願供擔保請准免為假執行。
三、被告賴坤漳則抗辯如下:
(一)被告賴坤漳確實有賣給被告程俊傑6 個產品,因為曾問過
被告益群公司可不可以賣,被告益群公司說可以賣,被告
賴坤漳才於去年間向被告益群公司的蘆洲公司購買,再販
售予被告程俊傑。因為金額不多,所以被告賴坤漳給被告
益群公司的蘆洲公司現金,並沒有留下發票。
(二)前案即本院104年度民專訴字第30號、105年度民專上字第
22號案件,被告賴坤漳並沒有參與二審和解。
(三)被告賴坤漳賣給程俊傑的6 個產品,並未侵害原告之系爭
專利,其餘援用被告程俊傑、益群公司、黃清地之答辯。
(四)聲明:
1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
2、如受不利判決,願供擔保請准免為假執行。
四、被告益群公司、黃清地則抗辯如下:
(一)原告主張其於107年4月13日自被告程俊傑購得之門鎖產品
,並非被告益群公司於105年12月8日後所製造、販售者:
1、原告主張其於107年4月13日自被告程俊傑購得之門鎖2 個
係被告益群公司所製造,係以被告程俊傑於107 年12月18
日庭期之陳述:「我販售的系爭TW-1029 十字暗鎖產品是
向賴坤漳叫的,實際製造商是益群工業有限公司」為據。
惟被告程俊傑與被告益群公司間僅為普通共同訴訟之被告
,被告程俊傑之自認效力並不及於被告益群公司,故原告
就其上開主張仍不免
舉證責任。然而原告並無提出任何證
據
以實其說,顯未盡其舉證責任;再者,被告程俊傑上開
陳述並非以證人身分為之,且未依法
具結,其陳述未經合
法調查不得作為判決基礎。
2、原告主張原證4 、原證14是由被告益群公司所製造販售,
惟原證4、原證14及被證2的外包裝均是未密封的瓦楞紙盒
,他人得輕易將瓦楞紙盒打開以調整內容物,故即便原告
提出的原證4 及原證14內有凸孔(隱藏式套筒)此一組件
,仍應由原告舉證該凸孔(隱藏式套筒)是被告益群公司
出廠時即存在的組件,
而非他人事後添加。惟原告並未提
出任何證據
佐證其主張,其未盡舉證責任,其主張實無可
採。
3、被告益群公司於105年12月8日前案和解後製造、販售之產
品並無凸孔(隱藏式套筒),原告於107年4月13日購得之
原證4 、原證14,並非被告益群公司於前案和解成立後所
製造、販售:
⑴被告益群公司於105年12月8日前案和解(本院105 年度民
專上字第22號)成立後所製造、販售之產品如被證2 所示
,並無凸孔(即系爭專利隱藏式套筒之技術特徵)而有橢
圓形門前飾板。惟原證4 及原證14卻多出凸孔(隱藏式套
筒)、而無橢圓形門前飾板,顯見原告提出之上開產品與
被告益群公司前案和解成立後製造、販售者並不相同。
⑵被告益群公司於產品內會放置組件尺寸圖乙張,只要組件
涉及尺寸之要求,即會於該圖標示各該組件的大小,供
消
費者組裝時對照。由於「凸孔」(隱藏式套筒)是作為鑰
匙孔之用,安裝時需要在門板鑽上對應的孔洞以固定,若
產品裡面有包含此一組件,勢必會在組件尺寸圖上標示凸
孔的尺寸。由於前案和解成立前所販售的舊款「1036鎖匣
」有凸孔(隱藏式套筒),因此舊版組件尺寸圖中即有以
關鑰匙孔尺寸的部分表示凸孔(隱藏式套筒)之最大直徑
為(14mm),然新版組件尺寸書已無此記載,而新增門前
飾板的尺寸,
可證前案和解成立後被告益群公司販售之新
款「1036鎖匣尺寸(平舌)」(被證2 )並無凸孔(隱藏
式套筒),而新增橢圓形門前飾板。惟原證4 、原證14均
附新版組件尺寸書,但內容物卻有凸孔(隱藏式套筒)而
無橢圓形門前飾板,此內容物與組件尺寸書不符合之情形
,顯屬異常。
⑶依被告益群公司人員與順薪五金有限公司(下稱順薪公司
)負責人訴外人○○○之LINE通訊紀錄(被證3 ),訴外
人○○○於106年12月5日向被告益群公司購買新款「1036
鎖匣(平舌)」產品(被證2 ),由於訴外人○○○將其
訂購的產品包裝拆開後,發現產品內無凸孔,且組件尺寸
書上也沒有標示凸孔(隱藏式套筒),便詢問被告益群公
司是否有照片所示之「凸孔」此一組件(上開照片之「凸
孔」是訴外人○○○自行所有的,並非被告益群公司所販
售)。由於被告益群公司前與原告因舊款「1036鎖匣」產
品涉訟,前案於105年12月8日和解成立後,該型號產品即
不再放入訴外人○○○
所稱之「凸孔」(即系爭專利所謂
之「隱藏式套筒」),以遵守和解筆錄之規定,因此對於
訴外人○○○上開詢問,被告益群公司即明確回應「沒有
凸孔」(被證3第6頁),以表示該凸孔並非新款「1036鎖
匣」(被證2)的組件。
⑷被告益群公司曾於106年2月10日提供新款「1036鎖匣」(
被證2 )產品的報價單予優鐵有限公司(下稱優鐵公司,
被證8、9),該報價單上有將產品包裝盒的內容物以照片
表示,並於備註中載明該產品配件內容為「白鐵前蓋板*1
、封孔板*1、修飾盒*1、轉鈕*1、門前飾板*1、說明書(
即組件尺寸圖)*1及螺絲包*1包」,可知該報價單中無論
是照片或文字均無凸孔(隱藏式套筒)存在。由於報價單
是讓顧客知悉產品內容物及售價,以決定是否購買,如果
該凸孔是該產品的組件,被告益群公司勢必會在報價單上
記載,未記載者當然非該產品的組件,被告益群公司也不
會在產品內加入報價單未載明的組件,更證前案和解成立
後被告益群公司販售之新款「1036鎖匣產品」(被證2 )
並無凸孔(隱藏式套筒)。優鐵公司收到上開報價單確認
產品內容及價格後,
旋於106年3月間向被告益群公司購買
新款「1036鎖匣」產品(被證2 ),此有被告益群公司銷
貨單及發票可資證明(被證10),又雖銷貨單上
所載的客
戶名稱為劉三五金行,惟自劉三五金行負責人劉明富於中
華民國廚具商業同業公會全國聯合會上簡介其所屬公司行
號為「劉三五金行(優鐵有限公司)」(被證11),可知
該二者實質上為同一企業體。是優鐵公司確實有收到上開
報價單後,向被告益群公司購買與報價單所載內容物相同
之產品即新款「1036鎖匣產品」(被證2)。
⑸被告益群公司於前案和解成立前曾經販售含有凸孔(隱藏
式套筒)的舊款「1036鎖匣」產品,因凸孔(隱藏式套筒
)與轉鈕會露於門板外,若顏色不一致會十分突兀,故廠
商銷售此類產品時此二組件顏色會一致(如被證12圖所示
),被告益群公司於前案和解成立前販售者即是如此。然
原證4 、原證14的凸孔(隱藏式套筒)顏色為白鐵色,轉
鈕顏色卻是黑色,二者顏色明顯不同。即便是前案和解成
立前,被告公司也不會製造、販售如此顏色不相同的產品
,遑論前案和解成立後,被告益群公司產品根本無凸孔(
隱藏式套筒),亦證原證4 、原證14並非被告益群公司所
製造、販售。
⑹自新版組件尺寸書、被告益群公司與○○○之line對話紀
錄、被告益群公司提供予優鐵公司的報價單,並
參酌被告
賴坤漳之陳述「原證4 、14門鎖外表多了一個圓圈圈的套
筒,我賣給程俊傑的門鎖還有一個橢圓的飾板,原證4 、
14產品就沒有這個飾板。」(108年4月23日
準備程序筆錄
第9 頁第25至27行),可證被告益群公司於105年12月8日
前案和解成立後所販售之產品(被證2 )並無凸孔(隱藏
式套筒)而有橢圓形門前飾板;又原證4 、原證14均附新
版組件尺寸書,正常情形下其內容物應不含凸孔(隱藏式
套筒)而有橢圓形門前飾板,但原證4 、原證14卻多出組
件尺寸書所無的凸孔(隱藏式套筒)且缺少組件尺寸書有
記載的橢圓形門前飾板,原告購得之原證4 、原證14內容
物
顯有異常。消費者購得產品後通常會拆開產品核對內容
物是否與組件尺寸圖相同,若發現有問題也應該會第一時
間詢問賣家確認,然原告發現原證4 中有組件尺寸圖未有
的凸孔(隱藏式套筒)卻未向被告程俊傑反應,此舉頗有
違常理;另因原證4 、原證14有新版組件尺寸書,以及轉
鈕與凸孔(隱藏式套筒)顏色不一致之情形,故原證4 、
原證14也不可能是前案被控侵權產品的存貨。
4、基上,原告未能舉證原證4、14為被告益群公司於105年12
月8日前案和解成立後所製造,且原證4、14產品內容物與
其所附的新版組件尺寸書不符,並與新款「1036鎖匣」(
被證2)內容物不相同,故原證4、14確非被告益群公司所
製造,原告主張其自被告程俊傑購得之門鎖二組為被告益
群公司所製造,實屬無據,是無可採。
(二)損害賠償額:
1、被告益群公司於前案和解成立後所販售之產品並未侵害系
爭專利,且結構亦與前案被控侵權產品不同:
⑴原告所提出含有隱藏式套筒之原證4 、14並非被告益群公
司製造及販售,已如前述。且被告益群公司於前案與原告
達成和解後,為避免再度侵害系爭專利,已就前案被控侵
權產品進行迴避設計,被告益群公司於105年12月8日後販
售之新款「1036鎖匣」商品(被證2 )並無系爭專利請求
項1 「隱藏式套筒30」之技術特徵,未落入系爭專利請求
項1,由於系爭專利請求項1為一獨立項,其餘請求項2至4
均為附屬項,依附系爭請求項1 之所有技術特徵,本件被
告益群公司和解後所販售之產品(被證2 )既未落入系爭
專利請求項1 之文義範圍,當然也不會落入附屬項之文義
範圍,而未對系爭專利構成文義侵權,被告益群公司 105
年12月8 日後實無原告所稱侵害系爭專利及違反和解筆錄
第2項之情形。
⑵被告益群公司於和解成立後所販售之產品(被證2 )並無
凸孔(隱藏式套筒),且新增前案被控侵權產品所無之橢
圓形門前飾板。可見,被證2 產品與前案被控侵權產品結
構上並非相同,是被告益群公司亦無違反前案和解筆錄第
4項。
⑶基上,被告益群公司並未製造原證4 、原證14產品,無侵
害系爭專利或違反前案和解筆錄第2、4項之情形,更無主
觀上之故意過失,原告主張實屬無據,是無可採。
2、原告縱得請求違約金,違約金亦顯屬過高,請
予以酌減:
⑴假設本件原證4 、14產品為被告益群公司所製造販售,且
與前案被控侵權產品結構相同而侵害系爭專利,惟被告益
群公司已舉證說明前案和解成立後販售予訴外人順薪公司
及優鐵公司之產品均與原證4 、14結構並不相同,故縱使
被告益群公司有違反前案和解筆錄第2、4項及侵害系爭專
利之行為,違反之行為亦僅止於本件被告程俊傑輾轉自被
告賴坤漳購得之產品六件,原告因被告益群公司製造、販
售原證4、14產品所受之損害亦應以此為限。
⑵
參照被告益群公司提供予優鐵公司之報價單(被證9 )同
型號產品售價為500元/組,被告益群公司販售原證4、原
證14六個予被告賴坤漳,可得之利益為3,000 元【計算式
:500元* 6組=3,000元】,故原告因被告益群公司製造、
販售原證4、原證14產品所生之損害額僅3,000元(該金額
尚未扣除成本),此與和解筆錄所預定之違約金80萬元相
去甚遠,本件違約金顯有過高之情,請依民法第250條第2
項、第252條規定予以酌減。
(三)被告益群公司並無侵害系爭專利,與被告程俊傑、被告賴
坤漳間無
共同侵權行為,被告益群公司及被告黃清地無須
與其他被告負連帶賠償責任:
1、原告未舉證原證4 、14為被告益群公司所製造,且上開產
品確非被告益群公司所製造、販售;又被告賴坤漳亦表示
其售予被告程俊傑之產品無圓圈圈套筒,而否認原證4 、
14是其售予被告程俊傑,原告亦未就被告賴坤漳侵害系爭
專利之行為舉證。因此,即便被告程俊傑自認原證4 、14
為其所販賣而有侵害系爭專利之行為,被告程俊傑之自認
不足以證明被告益群公司有以製造之行為分擔被告程俊傑
之侵權行為。故被告益群公司除自身無侵害系爭專利之行
為外,亦未參與、分擔被告程俊傑或被告賴坤漳之侵權行
為,更無侵害系爭專利之故意或過失。
2、基上,原告未能舉證原證4 、14是被告益群公司所製造、
販售,被告益群公司與被告程俊傑、被告賴坤漳並無
共同
侵權行為,原告主張被告益群公司以製造之方式分擔被告
程俊傑之侵權行為,被告益群公司及被告黃清地應與其餘
被告共負連帶賠償責任云云,實屬無據,是無可採。
(四)綜上所述,原證4 、14並非被告益群公司於105年12月8日
後所製造、販售之產品,被告益群公司未違反前案和解筆
錄第二、四項,原告請求被告益群公司與被告黃清地連帶
給付違約金80萬元實屬無據,縱能請求,違約金80萬元顯
屬過高,請依法予以酌減。又被告益群公司與被告程俊傑
、被告賴坤漳無共同侵權行為,被告益群公司與其負責人
被告黃清地無須與其他被告共負連帶賠償責任。故原告主
張均無理由。
(五)聲明:
1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
2、如受不利判決,願供擔保請准免為假執行。
五、
兩造不爭執之事實(參本院卷二第23、25頁):
(一)原告為系爭專利之專利權人,專利期間自100年2月21日至
109年10月5日,且本件新型專利技術報告之比對結果代碼
為6 ,即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文
獻(原證1、2)。
(二)被告程俊傑於107年8月20日前擔任上順五金行之負責人,
該五金行於107年4月13日販售門鎖2個予原告。
(三)被告程俊傑於107年2、3 月間有向追加被告賴坤漳購得門
鎖6個,每個進價750元、售價1500元。包含原告購得之產
品,被告程俊傑共計售出4個。
(四)被告程俊傑前於104年3月間販售系爭產品1 經原告提起訴
訟,經本院以104 年度民專訴字第30號判決「被告益群工
業有限公司、程俊傑即泰順五金行、賴坤漳不得自行或委
託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述
目的而進口侵害中華民國新型第M398562 號『隱藏式門鎖
裝置』專利之物品。」在案。嗣益群公司對東順五金有限
公司提起
上訴(被告程俊傑、賴坤漳部分因未據上訴而確
定),東順五金公司與益群公司於105年12月8日達成和解
(本院105年度民專上字第22號,原證9)。
六、本件爭點如下(參本院卷二第25、27頁):
(一)被告程俊傑部分:
1、被告程俊傑原
自承107年4月13日販售予原告之門鎖產品即
為系爭產品1(原證4、14),而其另以108年2月19日聲請
調查證據二狀撤銷此部分自認,有無理由?
2、本件被告程俊傑於107年4 月13日販售予原告之系爭產品1
(原證4 、14),與104年度民專訴字第30號、105年度民
專上字第22號案件之產品是否相同?如不相同,則本件系
爭產品有無落入系爭專利請求項1至3之文義範圍?
3、被告程俊傑是否有故意或過失?如是,則原告得請求之損
害賠償金額為何?
(二)追加被告賴坤漳部分:
1、原告所主張於107年4月13日購自被告程俊傑之系爭產品 1
(原證4 、14),是否與追加被告賴坤漳賣給被告程俊傑
之產品相同?
2、追加被告賴坤漳是否有故意或過失?如是,則原告得請求
之損害賠償金額為何?
(三)追加被告益群公司、黃清地部分:
1、原告所主張於107年4月13日購自被告程俊傑之系爭產品 1
(原證4 、14),是否於105年12月8日後輾轉自追加被告
益群公司購得而係益群公司所製造?
2、追加被告益群公司、黃清地是否具有故意或過失?如是,
則原告得請求之損害賠償金額為何?
3、被告程俊傑、賴坤漳、益群公司、黃清地是否應負連帶賠
償責任?
七、得
心證之理由:
(一)系爭專利技術分析:
1、系爭專利技術內容:
系爭專利係一種隱藏式門鎖裝置,其包含有:一外殼、一
鎖心組件、一旋鈕以及一隱藏式套筒。該外殼內形成有一
容室。該鎖心組件設置在外殼容室內。該旋鈕以及隱藏式
套筒分別設置在外殼的兩側板上且與鎖心組件連接,隱藏
式套筒於門板一側上僅顯露出一圓形環形突緣,因此可達
成隱藏門鎖之功能,使門板外觀更具美化效果。(參系爭
專利摘要,本院卷一第67頁)
2、系爭專利主要圖式:如附圖一所示。
3、系爭專利申請專利範圍分析:
系爭專利請求項共計4項,其中請求項1為獨立項,其餘為
附屬項。(起訴狀所載受侵害為請求項1至3,以下僅列出
申請專利範圍之請求項1至3的內容)
⑴請求項1:
一種隱藏式門鎖裝置,其包含有:一外殼,其內形成有一
容室;一鎖心組件,係設置在外殼容室內,具有一鎖舌,
一第一鎖心、一第二鎖心以及一套筒,該鎖舌係以可滑動
方式設置在容室內,且鎖舌外側端穿過外殼的外側端,該
第一鎖心與第二鎖心以可轉動方式設置在外殼容室內,且
可於轉動時撥動鎖舌滑動伸出外殼外或是退回外殼內,第
一鎖心上貫穿形成有一內鎖孔,該套筒安裝在鎖殼的一側
板上,且固定在第二鎖心的外側,套筒上形成有一固定孔
;一旋鈕,係固定在該套筒上,且具有一固定桿以及一旋
鈕頭,該固定桿係以不可轉動方式插設在套筒的固定孔內
,該旋鈕頭係形成在固定桿的外側端;以及一隱藏式套筒
,係固定在第一鎖心外側且外露於外殼之外,且具有一固
定筒、一環形突緣以及一鑰匙穿入孔,該固定筒係設置在
外殼上且對應第一鎖心,該環形突緣呈圓形,形成在固定
筒的外側端,該鑰匙穿入孔穿過固定筒與環形突緣,且與
第一鎖心的內鎖孔連通。
⑵請求項2:
如申請專利範圍第1 項所述隱藏式門鎖裝置,其中鎖舌上
形成有一連動凹槽;該第一鎖心與第二鎖心上分別突伸形
成有一可伸入連動凹槽的驅動桿。
⑶請求項3:
如申請專利範圍第1或2項所述隱藏式門鎖裝置,其中外殼
的外側端上設置有一面板,該鎖舌以可滑動方式穿設於面
板上。
(二)系爭產品之技術內容( 參附圖二所示照片) :
系爭產品有2款,系爭產品1(原告主張侵權之標的)係一
種「TW-1029 十字暗鎖」,為原告於107年4月13日向被告
程俊傑所經營上順五金行所購買取得;另被告程俊傑輾轉
向被告賴坤漳及益群公司所購置之另一款「TW-1029 十字
暗鎖」(下稱系爭產品2 ,非原告主張侵權之標的)。系
爭專利、系爭產品1、2,主要差異在於系爭專利與系爭產
品1均有一隱藏式套筒,系爭產品2無隱藏式套筒但有鑰匙
孔蓋、活動蓋板,被告程俊傑不爭執系爭產品1 有落入系
爭專利請求項1至3之權利範圍。
(三)技術爭點分析:
系爭產品1 是否落入系爭專利請求項1至3之專利權文義範
圍?
1、按當事人主張之事實,經
他造於
準備書狀內或言詞辯論時
或在受命法官、受託法官前自認者,
無庸舉證。自認之撤
銷,除別有規定外,以自認人能證明與事實不符或經他造
同意者,始得為之。當事人對於他造主張之事實,於言詞
辯論時不爭執者,視同自認。民事訴訟法第279條第1項、
第3項、第280條第1項前段,定有明文。
2、查被告程俊傑前於108 年1月8日本院言詞辯論
期日整理兩
造不爭執事項時,對於107年4 月13日有販賣系爭產品1給
原告,且該產品有落入系爭專利請求項1至3部分並不爭執
(參本院卷一第231 頁)。依前揭規定及說明,被告程俊
傑部分已屬自認,且系爭產品1有落入系爭專利請求項1至
3 部分,被告程俊傑至本案
辯論終結前,均未變更此部分
之答辯內容,故無須對系爭產品1 進行侵權比對。(有關
被告程俊傑變更答辯內容為未販賣系爭產品1 之部分,詳
如後述)
(四)被告程俊傑部分:
1、按新型專利權對於侵害其專利權者,得請求除去之;有侵
害
之虞者,得請求防止之;新型專利權人為上開之請求時
,對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具,得
請求銷毀或為其他必要之處置,專利法第120 條準用第96
條第1、3項定有明文。
2、查被告程俊傑前於104年3月間販售「TW-1029 十字暗鎖」
產品,經原告提起訴訟,由本院以104年度民專訴字第30
號判決「被告益群工業有限公司、程俊傑即泰順五金行、
賴坤漳不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、
販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M398
562 號『隱藏式門鎖裝置』專利之物品。」確定在案,有
該案判決書1份在卷
可稽(參本院卷一第91至121頁),又
被告程俊傑於107年8月20日前擔任負責人之上順五金行,
曾於107年4月13日販售門鎖2個(系爭產品1)予原告,經
原告比對結果該產品涉及侵害系爭專利權
等情,有原告提
出之原證2 新型專利技術報告、原證4、14(系爭產品1及
拆解圖片)、收據各1 份
在卷可稽(參本院卷一第47頁)
,且為被告程俊傑於108 年1月8日當庭自認其所販賣予原
告之產品為系爭產品1,且該產品有落入系爭專利請求項1
至3 範圍,經被告程俊傑同意列為不爭執事項,故此部分
原告之主張
堪認屬實。被告程俊傑雖於108 年4月9日具狀
辯稱:本案產品與前案產品不同(本院卷一第462 頁),
於108年4月23日當庭提出系爭產品2 ,辯稱:其所販售予
原告之產品品項種類應為系爭產品2 ,並非原告所提出之
系爭產品1 云云,惟被告程俊傑自107年6月21日收受本案
起訴狀後,在本院通知
開庭前,經三次書面通知其提出
答
辯書狀,二次開庭後,均未做此答辯,忽然於108年4月23
日始提出系爭產品2 ,並表示要撤回前開自認,惟被告程
俊傑對此轉折變化,並未提出足以令人信服之理由及證據
,故其
嗣後之答辯理由,並
不足採信。而本件應認被告程
俊傑所賣給原告的是系爭產品1 ,且該產品落入系爭專利
請求項1至3之聲請範圍,
業據本院審認如前,則被告程俊
傑既因前案
確定判決判命其不得再販售侵害系爭專利之物
品,顯已明知系爭產品1 為侵害系爭專利之物,竟仍於前
案判決確定後之107年4月13日販售2個系爭產品1予原告,
已足證其係故意侵害系爭專利。故原告依前揭規定請求本
院判命被告程俊傑排除侵害並負
損害賠償責任部分,為有
理由,應予准許。
3、損害賠償額:
⑴按新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者,得請
求損害賠償,專利法第120條準用同法第96條第2項定有明
文。依專利法第96條請求損害賠償時,得就下列各款擇一
計算其損害:一、依民法第216 條之規定。但不能提供證
據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權
通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之
利益,以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所
得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權
利金為基礎計算損害。依前項規定,侵害行為如屬故意,
法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之
賠償。但不得超過已證明損害額之3倍。專利法第120條準
用同法第97條亦有明定。
⑵查被告程俊傑販售予原告之系爭產品1之數量為2個,單價
為1,500元,總價為3,000元(計算式:1,500 ×2=3,000
,參本院卷一第47頁)。本件被告程俊傑係故意侵害系爭
專利,本院審酌被告程俊傑前業經本院判命其不得再為侵
害系爭專利之行為,竟無視該判決之戒命,仍為本件侵害
系爭專利之行為,顯然漠視他人智慧財產權,倘僅以法定
賠償額計算損害賠償,而未酌定損害額以上之賠償,無異
鼓勵行為人為專利侵權行為,應認原告依前揭規定請求酌
定損害額3倍之賠償即9,000元(計算式:3,000×3=9,00
0 )為有理由,逾此金額之請求為無理由,應予駁回。至
於被告程俊傑雖辯稱:購自賴坤漳之系爭產品2 的價格為
每個750 元等語,惟本院認定被告程俊傑所售予原告之產
品為來歷不明的系爭產品1 ,因被告程俊傑未提供確實的
來源資料,購入成本亦無從查證,而被告程俊傑為故意再
度侵權,原告為蒐證亦付出了3,000元的購買系爭產品1之
代價,本院認應按其銷售總價3,000 元作為計算損害賠償
之基礎再乘以倍數。
⑶被告程俊傑雖稱於107年2、3 月間,自追加被告賴坤漳購
入六個系爭產品,共賣出四個(含原告所買的二個),剩
兩個存貨,並於108年4月23日當庭提出所剩兩個存貨,雖
經追加被告賴坤漳到庭稱:被告程俊傑確有於該期間自被
告賴坤漳購入六個系爭產品,惟該產品應屬系爭產品2 ,
與原告所購得之系爭產品1 不同,追加被告益群公司所製
造並經由賴坤漳轉售予被告程俊傑之系爭產品2 ,並未涉
及侵權等情(詳情如後述理由),本件相關侵權證物僅有
原告所提出之購買發票及原證4 、14,故僅能認定被告程
俊傑有售出此兩個侵權產品(即系爭產品1 ),併此敘明
。
⑷原告雖以本院104 年度民專訴字第30號判決被告程俊傑應
賠付50萬元之事實為據,主張於本案仍以50萬為其損害額
,請求本院酌定損害額3倍之賠償共150萬元云云。惟該案
判決損害賠償額計算之基礎與本件並不相同,即販售侵權
產品之人、數量、金額等情況,俱與本件不同,實無從
比
附援引。
4、被告程俊傑販售之侵權產品係向他人購買而得,而非自行
生產,此為兩造所不爭執,且本件亦無證據顯示被告程俊
傑仍有系爭產品1 之成品或半成品等侵權物品,或任何製
造系爭產品1 之原料或器具,況本件被告程俊傑之侵權
態
樣係販售侵權商品,因本院已准許原告對其行使排除及防
止侵害
請求權,應已足以保障原告之專利權,故原告請求
被告程俊傑對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或
器具,應銷毀或為其他必要之處置,即無理由,應予駁回
。
(五)被告賴坤漳、益群公司、黃清地部分:
1、被告賴坤漳、益群公司、黃清地均矢口否認107年4月13日
原告購自被告程俊傑之系爭產品1,係賴坤漳於107年2、3
月間購自益群公司再轉賣給被告程俊傑之產品,益群公司
辯稱:自本院105年度民專上字第22號105年12月8 日成立
和解後,即未再生產製造侵害系爭專利之產品,所生產之
新款產品(系爭產品2),並做專利迴避等語,並提出在前
揭和解成立後與其他客戶(順薪平金有限公司○○○、優
鐵有限公司等)的往來通訊紀錄、報價單(被證5 至12)
,證明在前揭和解後,益群公司所販售的商品為系爭產品
2(被證2),與系爭產品1不同。賴坤漳亦辯稱:(107年
2、3月間)有自益群公司購入六個「TW-1029 十字暗鎖」
產品,再轉售給被告程俊傑,但並非系爭產品1 ,所售出
的商品,應屬被告程俊傑於108年4月23日當庭提出之系爭
產品2。而被告程俊傑所提出之系爭產品2 確與系爭產品1
不同,顯見被告程俊傑確實有自賴坤漳購入系爭產品2 ,
但並無證據可證系爭產品1 係被告程俊傑購自賴坤漳,顯
見程俊傑係為脫免責任,故意將系爭產品1 之來源與系爭
產品2混淆。
2、系爭產品2 並非原告主張侵權之產品,亦未落入系爭專利
請求項1至3之專利權文義範圍,業據本院析論如前,亦即
被告益群公司、黃清地製造並販售系爭產品2 予被告賴坤
漳,並由被告賴坤漳將之轉售予被告程俊傑之行為,均未
侵害系爭專利,從而原告主張被告賴坤漳、益群公司、黃
清地應給付原告違約金及損害賠償金額部分,均無理由,
不應准許。
3、至於本院雖認定賴坤漳確有自益群公司購入系爭產品2 六
個,再全部轉售予被告程俊傑,惟此部分之認定,並無礙
於程俊傑就系爭產品1 另有其他供貨來源,而銷售予原告
之商品就是系爭產品1,併此敘明。
八、綜上所述,原告未能舉證證明被告賴坤漳、益群公司、黃清
地有何侵害系爭專利之行為,故原告請求本院判命該三人應
排除侵害及應給付違約金並負損害賠償責任,並無理由,應
予駁回。而被告程俊傑確有故意不法侵害原告系爭專利之行
為,原告對其請求:㈠應給付原告9,000元及自108年1 月14
日起至清償日止,按年息5%計算之利息。㈡不得自行或委託
、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的
而進口侵害系爭專利權之物品,為有理由,應予准許,逾此
部分之請求,為無理由,應予駁回。又本判決主文第2 項命
被告程俊傑給付金額未逾50萬元,應依民事訴訟法第389 條
第1項第5款規定,
依職權宣告假執行;被告程俊傑陳明願供
擔保請求
宣告免為假執行,爰酌定相當之
擔保金額准許之。
至於原告敗訴部分,其假執行之聲請失其依據,應併予駁回
。
九、本件事證
已臻明確,兩造其餘之攻擊或
防禦方法及所用之證
據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不
逐一論列。
據上論結,本件原告之訴為一部有理由、一部無理由,依智慧財
產案件審理法第1條、民事訴訟法第79條、第85條第2 項,第390
條第2項、第392條第2項判決如主文。
中 華 民 國 108 年 6 月 28 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學
以上
正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審
裁判費。
中 華 民 國 108 年 7 月 8 日
書記官 蔣淑君