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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　109年度民專訴字第107號 原　　　告　漢朝實業有限公司 法定代理人　曹麗娟 訴訟代理人　張旭業律師 　　　　　　楊珮君律師 被　　　告　莊昆達 訴訟代理人　陳鎮宏律師 複　代理人　洪寧律師 上列當事人間專利權移轉登記（勞動）事件，本院於民國110 年 1 月26日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列 各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。 七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款定有明文。本件原告公司起訴依專 利法第5 條、第7 條、第95條及侵權行為法律關係（本院卷 第13頁），請求被告將新型第M529523 號「具有不斷電系統 之消防排煙馬達」專利（下稱系爭專利）之專利權人移轉變 更為原告公司，嗣原告公司於民國109 年12月18日、110 年 1 月14日具狀變更追加民法第179 條、第541 條第2 項、第 767 條第2 項規定為請求權基礎（本院卷第143 、161 頁） 。被告雖表示不同意，惟原告公司請求被告將系爭專利權人 移轉變更為原告公司之請求基礎事實為同一，且係在第一次 言詞辯論期日前即為變更追加，不甚妨礙被告之防禦及本件 訴訟之終結，揆諸前揭規定，應予准許。 貳、實體部分 一、原告公司主張： ㈠被告原係原告公司經理，任職期間長達20年，於109 年3 月 31日離職。被告任職原告公司期間，於105 年10月1 日取得 系爭專利，此乃因原告公司借用被告名義提出申請，經經濟 部智慧財產局（下稱智慧局）為形式審查核准後，即列被告 為系爭專利名義專利權人，然系爭專利實為原告公司所有。 系爭專利取得前之研發等相關費用，包括模具費、底片排版 等費用，均為原告公司所支付，且系爭專利取得後之專利年 費，亦原告公司所支付。況被告受原告公司僱傭之目的除市 場行銷之業務外，亦負責從事研發工作，被告於職務上均完 全知悉原告公司各開發研究產品之內容及功能，係履行其工 作契約上之義務，當屬所謂職務上之發明，即專利法第7 條 所稱之職務上發明，其專利權當然屬雇用人即原告公司所有 。原告公司將系爭專利申請權委由被告以其名義提出申請， 被告亦允為出名申請專利並移轉權利予原告公司，與「借名 登記」契約要件相合，是原告公司主張兩造間之契約係借名 登記契約，類推適用民法委任之相關規定，核屬有理。原告 公司以109 年12月17日之民事訴之變更追加狀繕本之送達， 作為終止原告公司與被告間關於系爭專利申請人名義之借名 登記契約之意思表示，並依民法第541 條第2 項規定，請求 被告應將系爭專利移轉予原告，即為有據。 ㈡原告公司終止借名登記契約後，被告即無法律上原因享有專 利申請權人或專利權人之利益，致原告公司受有非權利人之 損害，原告公司自得依民法第179 條「非給付型不當得利」 之規定請求被告將系爭專利權移轉予原告公司。 ㈢又受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請 權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。 所有權以外之物權，準用所有人對於無權占有或侵奪其所有 物者，得請求返還之。專利法第7 條、民法第767 條第2 項 分別設有規定。原告公司自亦得依上開規定，請求被告應將 系爭專利移轉登記予原告公司。 ㈣為此，原告公司爰依民法第179 條、民法第541 條第2 項及 民法第767 條第2 項之規定，請求被告將系爭專利移轉登記 予原告公司。 ㈤並聲明：被告應將中華民國公告第M529523 號「具有不斷電 系統之消防排煙馬達」專利移轉登記予原告所有。 二、被告則以： ㈠系爭專利乃被告所發明，並於105 年7 月14日申請專利，與 被告先前在原告公司負責業務推廣之職務無關，被告亦無利 用原告公司之資源完成系爭專利，是包括系爭專利之專利申 請權、專利權、姓名表示權，均屬被告所有。況且，原告公 司自承最早申請專利的模具費、第一次至第三次專利年費係 由原告公司支付，此適足以證明原告公司明知系爭專利之發 明人及權利人俱為被告，尤其系爭專利年費繳費單上一再表 明權利人即為被告，原告公司當時或嗣後皆未提出任何反對 的表示，則依專利權法第8 條第3 項規定，原告公司不得再 主張系爭專利係被告職務上所完成之專利。況且，原告公司 自105 年11月起，就實施系爭專利之HJ-16330馬達，基於雙 方約定，被告同意原告公司使用系爭專利於原告公司製造生 產之馬達上，原告公司每銷售一只馬達支付被告權利金新臺 幣（下同）120 元，更可證原告公司明知被告申請註冊系爭 專利，不但當時無任何反對之表示，且係取得被告同意授權 之系爭專利，故原告公司之請求顯為無理由。 ㈡原告早於109 年9 月11日委請律師發函主張其為系爭專利權 利人，該函通篇未曾提及兩造間具有借名登記契約關係，顯 見原告公司應為臨訟虛偽主張。倘如原告公司所稱兩造間具 有借名登記關係，則原告公司何以按照每一件產品的售價提 撥一定比例之系爭專利權利金予被告？甚至於被告離職後， 除原告公司繼續支付被告權利金外，並由被告支付系爭專利 年費？是以，原告公司聲稱兩造間具有借名登記關係，顯與 事實不符。 ㈢系爭專利因業經智慧局核准公告，致使專利申請權已不存在 ；再依系爭專利證書所載，系爭專利權屬於被告，易言之， 原告公司並非系爭專利申請權及系爭專利權之所有權人，自 不得依民法第767 條第1 項前段規定，請求被告移轉系爭專 利權。被告亦不同意原告公司變更以民法第767 條第2 項為 請求權基礎。 ㈣原告公司主張終止兩造間借名登記關係後，被告即無法律上 原因享有專利申請權人或專利權人之利益，遂依民法第179 條規定，請求被告移轉系爭專利權云云。然而，專利權人應 以智慧局核發之專利證書所載內容為準，而兩造間並不存在 借名登記關係，且智慧局核發之系爭專利證書，業已明確記 載專利權人為被告，則被告自非無法律上原因受有利益，原 告公司上述主張，為無理由。 ㈤並聲明：原告之訴駁回。 三、兩造不爭執事項（本院卷第171至173頁）： ㈠系爭專利之專利權期間自2016年10月1 日至2026年7 月13日 止。 ㈡系爭專利係被告任職於原告公司期間內所申請。 ㈢申請系爭專利第一次至第三次之專利年費為原告公司所繳納 。 ㈣就實施系爭專利之HJ-16330馬達，原告公司每銷售一只馬達 支付被告120 元。 四、得心證之理由：本件原告公司主張被告應將系爭專利移轉登 記予原告公司所有，為被告否認，並以前詞置辯，故本件爭 點為：㈠系爭專利是否屬於被告職務上所完成之發明？若是 ，原告公司是否已支付被告適當之報酬？㈡系爭專利是否應 移轉登記為原告公司所有？茲敘述如下： ㈠按「當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任」 ，民事訴訟法第277 條前段定有明文。是民事訴訟如係由原 告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證 ，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令 不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。 又借名登記契約，乃當事人約定一方將自己之財產以他方名 義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為 出名登記之契約。其成立側重於借名者與出名者間之信任關 係，在性質上應與委任契約同視。倘其內容不違反強制、禁 止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並 類推適用民法委任之相關規定。惟借名登記契約究屬於「非 典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就一方將自己之財 產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允 就該財產為出名登記，相互為合致之意思表示，其契約始克 成立。準此，當事人之一方如主張與他方有借名登記契約存 在，須就雙方間有意思表示互相一致，以及屬於一方之財產 以他方名義登記為所有人之事實，負舉證責任。 ㈡本件原告公司主張系爭專利為被告任職原告公司期間之職務 上發明，兩造間就系爭專利存有借名登記關係，然被告就此 業已否認在卷，自應由原告公司就系爭專利為職務上之發明 、兩造意思表示一致以及屬於原告公司之系爭專利以被告名 義登記為專利權人等事實，負舉證責任。而原告僅提出原告 公司支付申請專利的模具費、第一次至第三次專利年費及系 爭專利係被告任職原告公司期間向智慧局申請並取得等情為 據，然系爭專利何時申請及取得、第一次至第三次專利年費 何人支付等情，與該專利是否為被告職務上之發明，並無必 然關聯，原告公司就此更無提出任何被告於職務範圍進行系 爭專利研發等資料，自難認系爭專利為被告任職原告公司職 務上之發明。又原告公司並未提出兩造就系爭專利借名登記 於被告名下具有意思表示一致之證據。因此，原告公司主張 系爭專利為被告職務上之發明，及兩造就系爭專利存有借名 登記契約云云，均難認有據。是以，原告公司主張以109 年 12月17日民事訴之變更追加狀繕本之送達，作為終止兩造關 於系爭專利申請人名義之借名登記契約，而以民法第541 條 第2 項及民法第767 條第2 項之規定，請求被告將系爭專利 移轉登記予原告云云，自無理由。 ㈢原告公司既無法舉證其與被告間就系爭專利存有借名登記契 約關係，則其主張以109 年12月17日民事訴之變更追加狀繕 本之送達，作為終止兩造關於系爭專利申請人名義之借名登 記契約云云，當屬無據，業如前述。因此，原告公司依民法 第179 條規定為據為本件請求，亦無理由。 五、綜上所述，本件原告公司未舉證證明系爭專利為被告任職期 間職務上之發明，所提證據更無法證明其與被告就系爭專利 存有借名登記契約，而系爭專利之專利權人登記為被告，因 此，原告公司主張終止兩造間之借名登記契約，而依民法第 179 條、民法第541 條第2 項及民法第767 條第2 項等規定 ，請求被告將系爭專利移轉登記予原告公司云云，均無理由 ，應予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據 ，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明 。 七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴 訟法第78條。 中　　華　　民　　國　　110 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何若薇 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　110 　年　　2 　　月　　26　　日 書記官 張君豪