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智慧財產及商業法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　109年度民專訴字第112號 原　　　告　黃志凱 訴訟代理人　陳孟秀律師 複代理人　　張廷睿律師 被　　　告　台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 法定代理人　劉建良 訴訟代理人　牛豫燕律師 　　　　　　陳佳菁律師 　　　　　　陳香羽律師 上列當事人間因專利權其他契約爭議（勞動）事件，本院於中華 民國110年6月29日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第 2 款定有明文。本件原告起訴時，原以民國106 年1 月4 日 修訂之馬偕紀念醫院智慧財產權申請及管理辦法（下稱系爭 智財管理辦法）第20條第1 項第1 款為其請求權基礎（臺灣 臺北地方法院109 年度智字第34號卷《下稱北院卷》第13頁 、本院卷㈠第295 頁），嗣於110 年4 月1 日具狀追加專利 法第7 條第1 項本文為備位請求權基礎（本院卷㈠第301 至 303 頁），核屬原告基於中華民國專利第I458733 號「自我 競爭型引子及運用此自我競爭型引子的方法」發明專利（下 稱系爭專利）所生請求之同一基礎事實，揆諸前揭規定，核 無不合，應予准許。 貳、實體方面： 一、原告主張： ㈠原告於99年7 月1 日受僱於被告，擔任病理科醫事檢驗師工 作，負責分子病理檢測項目，原告為開發精確、質優、價廉 之肺腺癌檢測方法，與訴外人病理科主任王○○、同科主治 醫師陳○○共同發明系爭專利，該三人為共同發明人，被告 為申請人，於103 年11月1 日經經濟部智慧財產局（下稱智 慧局）公告並獲准系爭專利，嗣應用於被告院內臨床檢驗服 務上，大量減少外購市售高價試驗劑之成本，被告因此獲得 龐大利益。依系爭智財管理辦法第17條獎勵金、第19條技術 轉移權益金及衍生利益金之分配及第20條權益分配原則等規 定，原告、王○○及陳○○3 人共同發明系爭專利後，被告 應給付原告、王○○及陳○○3 人上開獎勵金、技術移轉權 益金、衍生利益金等，詎被告僅給付原告相關獎勵金及技術 轉移權益金，迄未給付原告衍生利益金，與原告在內等發明 人共享因實施系爭專利所獲得之衍生利益金。依系爭智財管 理辦法第20條之規定，自應按被告稅後總收入，扣除10％之 行政管理費用，再扣除被告已支付之專利申請費用後之餘額 ，按55％之比例分配予共同發明人，最後再按共同發明人間 協議由原告取得九分之四之比例分配。而被告如附表一所示 之稅後總收入為新臺幣（下同）31,961,662元，扣除10％之 行政管理費3,196,166 元及如附表二所示之申請專利費用79 1,148 元後，餘額再分配予原告、王○○及陳○○3 人55％ ，最後按原告應分配之九分之四比例分配計算，被告應給付 原告衍生利益金6,838,174 元（計算式：【31,961,662元－ 3,196,166 元－791,148 元】×55％×4/9 ＝6,838,174 元 ）。 ㈡縱認原告依系爭智財管理辦法第20條請求上開衍生利益金為 無理由，惟兩造間就「被告醫院應否分配院內實施專利所獲 致之利益」並未達成意思表示合致，亦即兩造對於專利法第 7 條第1 項中之何謂「適當報酬」此一契約必要之點未達成 合意，自不合於專利法第7 條第1 項但書所謂「契約另有約 定者」之要件，原告自得備位請求依專利法第7 條第1 項之 規定，請求被告給付適當之報酬。而專利法第7 條第1 項既 未明定「適當報酬」之計算方法，爰依民事訴訟法第222 條 第2 項，由法院審酌原告研發系爭專利所額外付出之勞力時 間成本、實施系爭專利為被告所帶來之龐大利益、原告依照 僱傭契約之主要職務內容並非技術研發、被告並未承擔開發 技術之風險等一切情況，酌定被告應給付之適當報酬。 ㈢爰先位依系爭智財管理辦法第20條第1 項第1 款、備位依專 利法第7 條1 項本文之規定提起本件訴訟，並聲明： ⒈被告應給付原告6,838,174 元並自起訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。 ⒉第1項聲明，願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以： ㈠依系爭智財管理辦法，不論是「技術轉移權益金」或「衍生 利益金」均係指技術移轉「他人」或授權「他人」所獲利益 ，並不包括被告於自己醫院內使用技術之情形，且由被告歷 年系爭智財管理辦法之內容，可知技術移轉及授權之對象是 由被告對外公開徵求進行篩選，並由被告總務室進行議價， 而計算相關技術移轉權益金及衍生利益金時，分配比例中也 包含被告。據此，被告不可能自己對自己進行公開廠商遴選 作業，復由自己之總務室對自己進行議價，且系爭專利技術 原即為被告所有，概念上難以想像要將屬於被告之技術移轉 或授權予被告自己；又被告為承擔經營、開發及市場風險之 主體，倘被告以承擔風險換得依法作為系爭專利申請權人及 專利權人之保障，卻在無任何法律依據之前提下，將系爭智 財管理辦法之技術移轉及授權實施專利對象解釋為包括被告 ，而被告須向原告給付權利人自己實施系爭專利所獲利益， 不啻悖於專利法立法本意，從授權實務觀點，自己實施自己 之專利，卻向第三人支付因此而得之收益，並於收益分配時 ，由自己獲得一定比例之分配數額，顯然不合授權邏輯。因 此，系爭智財管理辦法內所稱技術轉移與授權對象均為被告 以外之第三人廠商，在對外授權及移轉時始會發生相關權益 金及利益金分配之問題，被告於自己醫院內實施系爭專利部 分，並不在系爭管理辦法規定關「技術轉移權益金」及「衍 生利益金」之報酬範圍內。而被告已依系爭智財管理辦法給 付相關獎勵金及技術轉移權益金予原告，並無其他應給付予 原告而未給付之款項，原告顯無其他報酬請求權。 ㈡專利法第7 條第1 項僅規定給予適當報酬，而作為本件雙方 報酬認定基礎之系爭智財管理辦法則已經提供遠高於專利法 期待保護受雇人之程度，亦即範圍除受雇人之薪資外，尚包 括申請專利時給予獎勵金、核准專利時給予獎勵金、對外為 技術移轉或授權時給予技術轉移權益金、被授權或技術移轉 之得標對象實施技術產生利益時分配之衍生利益金。將來被 告倘持續對外就系爭專利進行授權或被授權之得標對象實施 系爭專利而產生利益，被告仍將給付相關報酬予原告，是被 告依系爭智財管理辦法給付予原告之上開報酬，已遠高於專 利法第7 條第1 項應給予之適當報酬。又考量專利法第7 條 第1 項，原告之職務範圍本來即包括「研發」，原告之薪水 早已涵蓋相關研發工作之報酬；此外，被告依據原告於研發 系爭專利前即已知悉之系爭智財管理辦法持續給付獎勵金、 權益金予原告，原告就系爭智財管理辦法亦知之甚明，是被 告給付獎勵金、權益金之依據乃被告所公告相當於與原告間 契約之工作規則等之系爭智財管理辦法。據此，不論被告係 依專利法第7 條第1 項本文或其但書，均已給付適當報酬（ 薪資、獎勵金、權益金）或依另行約定之契約給付獎勵金、 權益金等。 ㈢原告雖提出原證16至24之證據擬證明被告實施系爭專利或被 告因檢驗所獲收益數據，然該等文件均為單方製作或說明， 並非由被告具有代表權人或有權限單位所同意製作或核准， 實不足證明被告實施系爭專利及被告因檢驗項目所獲收益。 況且，被告醫院人員（包括原告）並不具專利相關專業背景 ，而僅係從事病理、醫療等臨床專業，故未必理解「實施專 利」與「臨床檢驗」間之差距。原告亦未提出任何檢驗項目 與系爭專利請求項間之比對，即率認被告之檢驗項目係實施 系爭專利，顯無理由。縱認被告於如附表1 所示之檢驗項目 確係使用系爭專利之概念，然系爭專利實為被告所有，依系 爭智財管理辦法及專利法第7 條第1 項之規定，被告均無庸 再給付「被告自己實施專利」所節省成本或所獲收益予原告 。倘認有依系爭智財管理辦法計算被告自己實施系爭專利所 生衍生利益金予原告之必要，相關檢驗項目均係運用諸多技 術而來，絕非單一專利技術即可進行檢驗，是如本件擬予計 算相關數據，亦應考量個別檢驗項目中系爭專利對於各年度 實施系爭專利技術所生利益之貢獻程度，始為合理。 ㈣聲明： ⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。 ⒉如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。 三、兩造不爭執事項：（本院卷㈠第297至298頁） ㈠原告於99年7 月1 日至被告之病理科擔任醫事檢驗師，負責 分子病理檢測項目，至今仍為被告之受僱人。 ㈡原告、訴外人王○○及陳○○3 人共同發明系爭專利；另共 同發明中華民國專利第I614344 號「用以偵測突變的方法及 引子組」專利（下稱訴外專利）。 ㈢系爭專利與訴外專利均為原告依專利法第7 條第1 項規定職 務上完成之發明。 ㈣被告訂有系爭智財管理辦法，經數次修訂。 ㈤被告依99年1 月26日修正之系爭智財管理辦法第16條及102 年1 月8 日修正之系爭智財管理辦法第17條第1 項、第2 項 規定，分別於101 年2 月21日及104 年3 月20日就系爭專利 給付原告3,333 元及16,666元之獎勵金。 ㈥被告於101 年11月13日第一次以授權金50萬元非專屬授權系 爭專利予弘晉有限公司，並依102 年1 月8 日修訂之系爭智 財管理辦法第19條及第20條第1 項第1 款規定，給付技術轉 移權益金47,834元予原告，嗣由被告代扣5 ％所得稅後，於 103 年2 月24日實際支付45,442元予原告。 ㈦被告於103 年7 月1 日第二次以授權金200 萬元非專屬授權 系爭專利予弘晉生物科技股份有限公司，並依106 年1 月4 日修正之系爭智財管理辦法第19條及第20條第1 項第1 款規 定，給付技術移轉授權金227,011 元予原告，嗣由被告代扣 5 ％所得稅後，於106 年6 月5 日實際支付215,661 元予原 告。 四、得心證之理由 原告主張其為系爭專利之發明人之一，系爭智財管理辦法關 於「衍生利益金」之規定，應包含被告自己醫院內實施系爭 專利技術之情形，被告自應依系爭智財管理辦法第20條第1 項第1 款規定，給付未支付之衍生利益金予原告，縱認原告 先位請求無理由，原告亦得備位請求被告依專利法第7 條第 1 項本文規定，給付適當報酬予原告，則為被告所否認，並 以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈠第 298 頁、卷㈡第66至67頁），所應審究者為：㈠系爭智財管 理辦法關於「衍生利益金」之規定，是否包含被告於被告自 己醫院內實施技術之部分？被告依106 年1 月4 日修訂之系 爭智財管理辦法第20條第1 項第1 款規定，請求被告分配衍 生利益金予原告，有無理由？如有，其得請求之金額應如何 計算？㈡如原告依106 年1 月4 日修訂之系爭智財管理辦法 第20條第1 項第1 款請求被告分配衍生利益金之請求權為無 理由，則原告依專利法第7 條第1 項請求被告給付適當報酬 予原告，有無理由？如有，其得請求之金額應如何計算？茲 分述如下： ㈠系爭智財管理辦法關於「衍生利益金」之規定，應不包含被 告於被告自己醫院內實施技術之部分： ⒈由兩造合意適用（本院卷㈠第296 、297 頁）之106 年1 月 4 日修訂之系爭智財管理辦法第18條「技術轉移及商品化作 業」規定：「一、獲申請專利之研發成果得由發明人或生醫 發展中心提出進行技術轉移或商品化專案。二、未獲申請之 研發成果得由生醫發展中心篩選評估後進行技術轉移或商品 化專案。上述專案由『科技權益審議小組』進行廠商遴選作 業後，由總務室主任進行議價，並由本院聘請律師辦理相關 技術移轉或承製合約，以維護發明人、創作人之權益。技術 移轉與授權對象原則上應由本院採公開徵求方式進行篩選， 惟本院得視情況需要，自行決定委託開發。」、第19條「技 術轉移權益金及衍生利益金之分配」規定：「研究成果所衍 生之智慧財產權，若因技術移轉或授權實施所獲致之“技術 轉移權益金”及“衍生利益金”等，由醫院、本院創作發明 人、本院創作發明人所屬職務單位共享。該案創作發明人為 一人以上時，由全體創作發明人於『馬偕紀念醫院智慧財產 權申請表』協議之比例分配。」、第20條「權益分配原則」 規定：「前條規定“技術轉移權益金”及“衍生利益金”之 分配，於分配前，總收入稅後金額需扣除10％行政管理費用 後，再扣除醫院已支付之申請專利所支付之官方申請費用、 事務所服務費、核駁申復（至多三次）費用、上訴費用、年 証費用及本院同意之法律事務相關費用，依下述比例分配之 ：一專利或技術轉移收益：（一）醫院：百分之四十。（二 ）創作發明人（或創作團隊）：百分之五十五，歸入個人所 得。（三）創作發明人所屬單位：百分之五，可依下列方式 擇一發放。……」（北院卷第21至25頁），可知其中系爭智 財管理辦法第20條第1 項已明訂“技術轉移權益金”及“衍 生利益金”係指同辦法第19條所稱因技術移轉或授權實施所 獲致之“技術轉移權益金”及“衍生利益金”為前提。至系 爭智財管理辦法第19條雖未明訂該條所稱之技術移轉或授權 實施係由同辦法第18條之技術轉移而來，惟系爭智財管理辦 法第19條並無類似同辦法第18條有規定技術轉移之程序或作 業方式，且綜觀系爭智財管理辦法規定，亦無第19條技術移 轉或授權實施應如何作業之流程，是依照系爭智財管理辦法 之體系解釋，系爭智財管理辦法第19條所稱之技術移轉或授 權實施即應係指同辦法第18條之「技術轉移」。 ⒉按發明專利權人，除專利法令有規定外，專有排除他人未經 其同意而實施該發明之權；並得將其發明專利權授權他人實 施，專利法第58條第1 項、第62條第1 項分別定有明文。查 原告雖為系爭專利之發明人之一，惟被告始為系爭專利之專 利權人，其依法得本於專利權人身分實施自己之專利，無須 再經過技術移轉或授權，亦得授權「他人」實施，此觀上開 規定即明。又被告既為系爭專利之專利權人，其於被告自己 醫院內部實施系爭專利時自無庸經過技術移轉或授權，僅有 在授權被告以外之第三人實施時，始有依系爭智財管理辦法 第18條規定辦理廠商遴選作業，並由總務室主任進行議價等 相關程序即可明證；是以，縱以文義解釋系爭智財管理辦法 第19條其中所稱之「技術移轉」或「授權實施」之規定，解 釋上均無法包含被告於自己醫院內部實施系爭專利之情形在 內。而原告亦自承其所提出如附表一所示之檢測項目均為被 告於自己醫院內部實施系爭專利之結果，自不屬系爭智財管 理辦法第19條所稱「因技術移轉或授權實施所獲致之“技術 轉移權益金”及“衍生利益金”」，則原告依系爭智財管理 辦法第20條第1 項第1 款規定，請求被告應給付因被告醫院 內部授權實施系爭專利所獲致之衍生利益金，自無理由。是 原告依體系解釋、文義解釋、目的解釋、定型化契約客觀解 釋及不確定條款解釋原則等主張系爭智財管理辦法第19條所 稱「授權實施」之適用範圍應包含「被告醫院內部授權實施 」之類型，自屬無據。 ⒊再由原告於108 年8 月30日寄予被告醫院生醫發展中心暨創 新育成中心主任朱○○之電子郵件記載：「【當初在創專利 時，我和寬醫師有請教過您院內是否有專利的相關規範，那 時您說院內有智財管理方法，因此當時認為專利的實施就是 以這為準，因為章節裡並未說明是對外的，所以對內也應該 包含】我指的是當時〝我〞認為……。當初您跟我說院內有 智財法，而我看完條文認為院內實施也包含在內…」（本院 卷㈠第414 頁），原告亦自承：當時因為有標靶藥物，使用 此類藥物之病患需要做檢測是否適用標靶藥物，需要比較高 敏感度的技術，當時我也只是負責協助負責醫師陳○○醫師 作實驗，失敗很多次，故詢問我是否有辦法，我才提問，如 果我貢獻專利技術，院內對我有何保障？此時才知道有系爭 管理辦法，由於當時也只是做院內實施，所以我當然認為他 是符合院內實施的給付，當時也沒有人提到包含或不包含院 內實施的部分，不然沒有理由、沒有必要花費我大量工時與 精神去開發一個技術等語（本院卷㈡第246 至247 頁），足 見原告於研發系爭專利前即得知有系爭智財管理辦法，被告 或其他被告醫院內部人員、其他發明人從未告知原告院內實 施系爭專利亦包含在給付權益金或衍生利益金之範圍內，原 告亦從未主動向被告詢問確認，自難認得僅以原告內心主觀 想法即認定系爭智財管理辦法第19條所稱「授權實施」之適 用範圍應包含「被告醫院內部授權實施」之類型。 ⒋至原告雖另以原證29至31主張被告實際上已針對系爭專利踐 行「內部授權」之作業流程，足以證明被告於自己醫院內部 應用系爭專利之行為，已該當系爭智財管理辦法第19條「授 權實施」之要件等語。惟綜觀原證29至31之內容（本院卷㈡ 第163 至168 頁），均係以基因變異高敏感度偵測診斷為主 題，並載明研發目標、提出要求之醫生、技術及設備基礎、 欲解決之問題、評估、預算，以及時程及進度，可知僅是相 關研發之需求，全未提及有關「授權」或相類之文字內容， 且亦無任何醫師或被告醫院內部任何承辦人之用印，已難認 該等證據為被告所踐行「內部授權」之作業流程，原告上開 主張自屬無據。 ㈡被告已給付原告適當報酬，原告依專利法第7 條第1 項請求 被告應再給付適當報酬予原告，為無理由： ⒈按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請 權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬； 但契約另有約定者，從其約定，專利法第7 條第1 項定有明 文。又按工作規則為雇主統一勞動條件及工作紀律，單方制 定之定型化規則；雇主公開揭示時，係欲使其成為僱傭契約 之附合契約，而得拘束勞雇雙方之意思表示；勞工知悉後如 繼續為該雇主提供勞務，應認係默示承諾該工作規則內容， 使生附合契約之效力而得拘束勞雇雙方。 ⒉查原告受雇於被告醫院擔任醫檢師，並簽署同意書，同意遵 守被告醫院之工作規則，並聽從主管人員之管理指導及遵守 工作場所之規定（本院卷㈡第211 頁），而依被告招聘與任 用之聘用規則所制訂之聘用施行細則第34條規定：「本院職 員在職期間，於職務上（包括但不限於利用時間、資源、環 境、經費、設備、團對協力，或參與、執行專案及其他事務 ）所完成之合法著作、發明、新型或設計，其著作人（及著 作權）、專利申請權及專利權屬於基金會。且於離職時，已 完成部分之合法著作、發明、新型或設計，其著作人（及著 作權）、專利申請權及專利權屬於法人。職員所得之報酬除 薪資支付外，得依『馬偕紀念醫院智慧財產權申請及管理辦 法』規定辦理。」（本院卷㈡第214 頁），且上開施行細則 、系爭智財管理辦法亦公告於被告院內網站，一般員工均可 任意瀏覽，自屬兩造間工作規則之一部分。是依上開施行細 則之規定，原告於職務上所完成之發明，除原本受領之薪資 外，另得依系爭智財管理辦法向被告請求領取獎勵金等相關 報酬，此即相當於專利法第7 條第1 項所稱之報酬，本院於 此所應審究者即為報酬是否適當。 ⒊本院審酌原告係在得知系爭智財管理辦法相關規定後，始決 定參與、投入系爭專利之研發，被告並無錯誤誤導原告之情 事；又被告為承擔經營、開發及市場風險之主體，縱系爭專 利並未研發成功，仍係由被告承擔相關風險，非如原告所稱 被告並未承擔開發技術之風險；再者，由原告對系爭專利之 貢獻程度而言，僅為系爭專利之發明人之一，依據系爭專利 第一次授權之發明人間貢獻比例權益收入分配協議書，可知 原告及其他發明人之分配比例各為三分之一（本院卷㈠第17 3 頁），依系爭專利第二次授權之發明人間貢獻比例權益收 入分配協議書，可知原告之分配比例為九分之四（本院卷㈠ 第179 頁），原告對系爭專利之貢獻度並非全部；而由系爭 專利授權他人實施可獲得之利益而言，系爭專利第一次、第 二次授權他人之金額各為50萬元、200 萬元；並考量原告係 利用被告醫院之設備、資源、環境、費用及醫院內相關數據 ，始得以與其他發明人共同完成系爭專利等一切情事判斷， 被告扣除相關費用後，迄今已實際給付獎勵金3,333 元、16 ,666元及技術移轉權益金45,442元、215,661 元，共計281, 102 元之報酬予原告，未來如被告有再將系爭專利技術移轉 或授權予他人實施時，原告仍得依系爭智財管理辦法第20條 第1 項第1 款之規定，請求被告給付相關技術移轉權益金， 堪認被告依其所訂系爭智財管理辦法之相關規定，給付原告 之報酬應屬適當，原告另依專利法第7 條第1 項本文規定， 請求被告應再給付適當報酬予原告，自無理由。 ⒋至原告雖一再爭執原告之工作內容自始即不包含專利研發部 分等語，惟兩造均不爭執系爭專利係屬原告職務上所完成之 發明，系爭專利係原告於僱傭關係中之工作所完成之發明， 並利用被告之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明， 且被告亦已依系爭智財管理辦法之相關規定給付適當報酬予 原告，業如前述，則原告之工作內容是否包含專利研發、其 薪資是否涵蓋相關研發工作之報酬等情，尚不影響本院之判 斷，併此敘明。 五、綜上所述，系爭智財管理辦法關於「衍生利益金」之規定， 並不包含被告於被告自己醫院內實施技術之部分，則原告先 位主張被告應依系爭智財管理辦法第20條第1 項第1 款規定 ，請求被告分配衍生利益金予原告，為無理由；又被告已依 系爭智財管理辦法相關規定給付包括獎勵金、技術轉移權益 金等在內之適當報酬予原告，原告再依專利法第7 條第1 項 本文規定，請求被告應另給付適當報酬予原告，亦無理由。 從而，原告依系爭智財管理辦法第20條第1 項第1 款、專利 法第7 條1 項本文之規定，請求被告應給付原告6,838,174 元及法定遲延利息，即屬無據，應予駁回。又原告之訴既經 駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附 此敘明。 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法 第78條。 中　　華　　民　　國　　110 　年　　7 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　智慧財產第三庭 法 官 林怡伸 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　110　 年　　8　　 月　　5　　 日 　　 　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭楚君 附表一：原告主張被告總收入計算表 附表二：原告主張被告已支付之專利費用