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智慧財產及商業法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　110年度民商上字第1號 上　訴　人　永盈小紅莓有限公司 法定代理人　洪莊以晨 上　訴　人　洪旭騰（原名洪裕翔） 上二人共同 訴訟代理人　林清漢律師 複代理人　　林勵律師 被上訴人　　松山小紅莓火鍋有限公司 法定代理人　陳寶猜 訴訟代理人　林辰彥律師 複代理人　　黃淑怡律師 　　　　　　張理樂律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國 109 年11月4 日本院109 年度民商訴字第17號第一審判決提起上 訴，本院於110 年6 月24日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。智慧財產及 商業法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理 法第7 條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產 權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產及商業法院組織 法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。 二、上訴人於民國110 年1 月14日以民事撤回洪莊以晨上訴部分 狀（見本院卷第53頁），陳稱民事聲明上訴狀將上訴人永盈 小紅莓有限公司（下稱永盈小紅莓公司）之法定代理人列為 「兼」法定代理人，顯屬誤植，洪莊以晨於本案並無上訴利 益，自無上訴必要，因此聲請更正等語，經查其記載係出於 顯然之錯誤，應准予更正。 貳、實體事項： 一、被上訴人主張： ㈠被上訴人為註冊第00000000號「小紅莓HSIAO HONGMEI 及圖 」商標（下稱系爭商標，如原審判決附圖所示）之商標權人 ，權利期間自102 年1 月16日起至112 年1 月15日止。訴外 人洪○○原與被上訴人負責人陳寶猜之配偶林○○合夥經營 「小紅莓自助火鍋城」，然於86年間退夥，並簽署讓渡合約 書。殊料，洪○○之子及子媳即上訴人洪旭騰（原名洪裕翔 ，下稱洪旭騰）、洪莊以晨夫婦於108 年10月15日，以洪莊 以晨為負責人設立登記上訴人永盈小紅莓有限公司（下稱上 訴人公司），並在桃園市○○區○○里○○路○○號2 樓經營 「小紅莓自助式石頭火鍋城」。不僅完全與被上訴人店名如 出一轍，復在未經被上訴人同意下，自108 年10月5 日起擅 自使用相同於系爭商標之小紅莓文字（下稱系爭文字）圖樣 在店招看版、布條、文宣廣告品、VIP 貴客卡及價目表，並 且以「桃園小紅莓自助石頭火鍋城」為Facebook登錄之帳號 。被上訴人知悉後，旋即委請律師發函禁止卻遭拒收，經電 話告知，亦置若罔聞。上訴人不法侵害被上訴人系爭商標之 權利，攀附被上訴人所經營商譽，混淆消費者，爰依商標法 第69條第1 項之規定提起本件訴訟。 ㈡上訴人洪旭騰非上訴人公司法定代理人，卻不否認實際參與 負責之事實；加以上訴人洪旭騰與上訴人公司二人於原審共 同自認有使用系爭文字於上訴人公司所營火鍋店之店招看板 、布條、文宣廣告品、VIP 貴賓卡及價目表作為店招牌之事 實，上訴人洪旭騰曾於其臉書發表桃園洪金小紅莓開幕之消 息，顯然上訴人洪旭騰亦為實施侵權行為人；另上訴人洪旭 騰併自己承認關於原證五所示臉書所載亦由伊實施所為，可 見非僅上訴人公司而已，上訴人洪旭騰本人亦係共同實施侵 害系爭商標權之行為人，因此被上訴人依商標法第69條第1 項規定對之請求排除侵害行為，依法有據。 ㈢上訴人使用系爭文字，乃被上訴人系爭註冊商標之部分，且 其使用於營業項目上，正係相同於被上訴人經營自助式石頭 火鍋之餐飲事業，申言之，上訴人確係使用系爭文字標示於 與被上訴人相同之餐飲服務上，而系爭文字「小紅莓」三字 之字形、讀音，完全與系爭商標中「小紅莓」三字部分相同 ，即使上訴人二人未使用系爭商標除系爭文字之其它圖形及 英文字樣，惟二者外觀及概念近似度高，二者服務具同一目 的性，且滿足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消 費者認為二者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類 別同一或存在高度類似關係，當足致消費者混淆誤認，應可 認定，上訴人再執陳詞辯稱無近似混淆云云，不足以採。況 上訴人使用系爭文字確實有造成消費者混淆誤認之結果，原 證9 、原證12之1 至8 已足以證明上訴人使用系爭商標導致 有使相關消費者對其所表彰之商品或服務來源，發生混淆而 有誤認與被上訴人之商品或服來自同一來源之虞，或誤認兩 者間存在關係企業、授權、加盟或其他類似之關係，且有相 關消費者因混淆誤認無法正確連結商品、服務來源，致未向 被上訴人購買商品或服務等事實。是故，上訴人辯稱其使用 系爭商標未混淆消費市場，未造成對被上訴人商標權侵害， 殊屬無稽。 ㈣迄被上訴人申請系爭商標註冊日止，上訴人公司猶尚未成立 登記，遑有「先使用」之可能？甚且上訴人洪旭騰亦不諱言 ，伊等於108 年10月5 日前係在澎湖經營民宿，尤證上訴人 絕無在系爭商標註冊申請日101 年5 月23日前即已使用系爭 商標之情事。加以上訴人自陳洪○○已於95年端午節左右過 世，顯見迄系爭商標註冊申請日之101 年5 月23日，絕無有 任何營業之事實。嗣上訴人108 年間設立公司時，更無可能 有洪○○仍持續經營之情狀，殊與商標法「善意先使用須在 基於不知他人申請商標註冊之故，而於市場有持續使用事實 」之要件完全不符。再者，商標法中本無善意先使用之法律 上利益可得授權他人之明文，制度上如果容許透過授權之方 式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，即便商標權人 可要求附加適當區別標示，被授權人之商標使用行為，若未 授權人加以實質監督，將可能損及商標權人之利益，使商標 權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符 合商標法第36條第1 項第3 款規定調和善意先使用人及商標 權人間之利益的立法初衷。是以，「善意先使用」僅為抗辯 權而非權利，本無從被授權或繼承該抗辯，因此上訴人辯稱 其源自洪○○而來故可主張善意先使用云云，並無理由。 ㈤至於上訴人復執讓渡契約書為由，辯稱「其為系爭商標權利 人」一事，因讓渡契約書既無如是記載，且該讓渡契約書亦 非被上訴人簽立者，本無拘束被上訴人之效力，何況簽署人 林○○、見證人陳○○俱已出庭作證否認上訴人之上開主張 。況前述讓渡合約書係訂立於86年8 月20日，被上訴人則係 於89年10月24日始行成立，亦即林○○於訂立前述讓渡合約 書時，被上訴人公司根本尚未存在，林○○自無從代理被上 訴人為同意之意思表示，殊無默示授權合意之可言？上訴人 仍執陳詞，徒以該紙讓渡合約書作為其經被上訴人合意授權 其使用系爭文字之所據，要無可採。 二、上訴人抗辯則以： ㈠商標法第69條第1 項之除去侵害請求權，係以有侵權行為為 前提所生之侵害結果除去請求權，所欲請求之對象自應以侵 害行為者為主體，則本件位於桃園市○○區○○里○○路○○ 號2 樓，店名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」 之石頭火鍋店，實際僅屬上訴人公司所經營，上訴人洪旭騰 僅為該公司之實質負責人，依被上訴人所主張商標權受有侵 害之事實，其使用系爭文字作為店招的行為人自應認僅為上 訴人公司所為，與上訴人洪旭騰無涉，上訴人洪旭騰既非為 本件設置招牌之行為者，自難以商標法第69條第1 項請求其 拆除或不得使用系爭文字，且就本件被上訴人所主張之侵害 事實而言，上訴人洪旭騰並無侵害被上訴人系爭商標之行為 可言；故於本件情形，依照被上訴人主張之事實，上開侵害 主體自僅能以上訴人公司為對象。 ㈡系爭商標係由中英文字及相關圖樣所構成，屬於聯合式商標 ，自整體觀察，其觀察客體自應為「台北內湖洪金小紅莓自 助式石頭火鍋城」整個作為商標使用之招牌，從而上訴人於 招牌中除有「小紅莓」三字外，於「小」字兩旁加上「洪金 」二字點綴，並於其上方將「台北內湖」以正方形圖形將其 包含其中，用以區別上訴人在地區（被上訴人之火鍋店係位 於台北松山）、歷史淵源及所使用之商標並非和被上訴人系 爭商標係來自同一之服務來源，相關消費者自能區別兩者之 服務來源及商標識別非屬同一。又有關商標法第5 條第1 項 所謂的「使用」，僅係用以定義於商標法上有意義之行為， 並非用以定義「商標本身之性質」，在判斷是否具有商標使 用之事實時，自應僅就行為人所使用之商標在客觀上有無本 條項第1 至4 款之情形存在為已足，尚不得就商標本身是否 和他商標相同或近似為判斷。然原審判斷商標使用之理由夾 帶商標識別性與近似之論述，等同於在未確立商標法第68條 侵害之類型前，即已預斷上訴人存有商標侵害之事實，而混 淆商標使用之意義。 ㈢又依被上訴人所提出之證據，被上訴人所附之「報導」截圖 （原證九），及上訴人使用之招牌在「台北內湖洪金」文字 部分，尚無法證明上訴人使用「小紅莓」系爭文字作為招牌 之一部分有導致相關消費者混淆誤認之虞。且於判斷是否有 混淆誤認之虞，除非被上訴人能證明其係屬著名商標已廣為 各消費者周知外，應參酌兩造雙方所屬之不同地域，是否有 實際誤認其所指示之服務來源係源自於被上訴人所經營之「 松山小紅莓」，以及消費者對於被上訴人商標之熟悉程度而 定。再者，被上訴人所舉證之網誌亦無法證明有混淆誤認之 虞，自應認上訴人自始未造成被上訴人商標權侵害。而原審 僅憑上訴人招牌「部分」文字和被上訴人之商標相同即謂上 訴人所使用之商標和被上訴人商標有混淆誤認之虞，有所不 當。 ㈣訴外人洪○○（即上訴人洪旭騰之父）與林○○（即被上訴 人法定代理人之配偶）於70年間合夥開業「小紅莓」之初， 飲料業者曾與洪○○、林○○達成共識，即「以火鍋店不得 販賣他品牌之同類果汁飲料」為條件，允許洪○○、林○○ 合夥人無償以「小紅莓」字樣及其飲料商標圖樣作為其開設 火鍋店之店招，此為洪○○與林○○於開業之初一直未以「 小紅莓」作為商標申請之原因；後洪○○於86年8 月20日與 林○○為退夥協議後，洪○○仍有繼續以「小紅莓」作為店 招於內湖經營石頭火鍋之事實，且於該店營業期間林○○皆 未為任何異議，自應可認訴外人洪○○於亡故前自始皆認為 其「小紅莓」三字並無法作為火鍋店之註冊商標，自得認洪 ○○其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時 ，並未有致相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖，而屬善意 先使用。縱本件被上訴人於上訴人設立公司前取得系爭商標 ，然訴外人洪○○於登記前既有善意先使用之事實已如前述 ，上訴人洪旭騰為洪○○之子又同時為上訴人公司之實際負 責人，該善意先使用事實所生之法律上利益自得為上訴人洪 旭騰以繼承人之身分所繼受，又上訴人公司之設立目的即係 以該公司名義於桃園以「小紅莓」作為店招開設石頭火鍋店 ，自可認上訴人洪旭騰作為上訴人公司之實際負責人，於該 公司設立之初即有授權讓與上訴人公司上開善意先使用所生 之法律上利益之意思存在，上訴人公司自得合法繼受上開法 律上利益，則上訴人公司使用系爭商標文字自符合商標法第 36條第1 項第3 款，無須受被上訴人商標權之效力所拘束， 對於店招使用「台北內湖洪金小紅莓」等文字，自無須得被 上訴人同意，又善意先使用之性質應屬法律事實，並不因被 上訴人對於「松山小紅莓」之經營型態後由獨資轉為法人經 營而受有影響，乃屬當然，本件自應認被上訴人之商標權對 於上訴人公司應受有限制。 ㈤原審判決僅引用保全程序依「釋明」所認定之事實，未附理 由直接引用而為上訴人不利之認定，而未有任何說理，除有 違民法第98條解釋契約之原則外，更有判決不備理由之違法 ，亦難謂合於憲法第8 條、第16條所揭櫫之「正當法律程序 」甚明；並忽略被上訴人背後之經營始末而未查明訴外人林 ○○與被上訴人公司是否有營業讓與之事實存在，並以幾近 僵化的方式為上訴人不利認定，自有違論理及經驗法則與判 決不適用法規及適用法規不當之違法。 三、原審判決：㈠上訴人公司、上訴人洪旭騰不得使用相同或近 似於原審判決附圖所示系爭商標文字圖樣於招牌、遮雨棚、 店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員 工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使 用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告 。㈡被上訴人其餘之訴駁回。㈢訴訟費用由上訴人公司、上 訴人洪旭騰負擔三分之二，餘由被上訴人負擔。㈣被上訴人 假執行之聲請駁回。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判 決關於不利於上訴人第一項、第三項部分均廢棄。㈡上廢棄 部分請駁回被上訴人第一審之訴。㈢第一審、第二審訴訟費 用均由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。 ㈡上訴訴訟費用由上訴人負擔。 四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事 項並協議簡化爭點如下： ㈠不爭執事項（見原審卷第347 至348 頁）: ⒈林俊田、洪○○曾合夥經營「小紅莓自助火鍋城」，後洪○ ○於86年8 月20日退夥並簽訂讓渡合約書之事實。 ⒉被上訴人為原審判決附圖所示商標之商標權人，權利期間自 102 年1 月16日至112 年1 月15日止。 ⒊上訴人自108 年10月15日起在桃園市○○區○○里○○路○○ 號2 樓經營店名「台北內湖小紅莓自助式石頭火鍋城」（後 改名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」）對外營 業迄今，上訴人洪旭騰為實際負責人。 ⒋上訴人在上開火鍋店之店招看板、布條、文宣廣告品、VIP 貴賓卡及價目表，有以系爭文字作為店招牌之事實。 ⒌上訴人洪旭騰曾於其臉書發表桃園洪金小紅莓開幕之消息。 ⒍曾有部落客在網路上記載「想吃台北道地的石頭火鍋嗎？桃 園正光路就有一間10月才開幕，小紅莓自助式石頭火鍋城的 老闆說和以前的松山、內湖店是一樣喔！松山和內湖那應該 就不是正宗的松山小紅莓吧？好奇的請自己問老闆」。 ㈡本件爭點： 被上訴人是否得依商標法第69條第1 項之規定請求上訴人不 得使用相同或近似於原審判決附圖所示商標文字圖樣於招牌 、遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、 貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之 物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他 媒體之廣告之行為？ 五、本院得心證之理由： ㈠上訴人公司、洪旭騰使用系爭文字，為商標之使用，且有致 相關消費者混淆誤認之虞： ⒈按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並 足以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品或其包 裝容器；⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；⑶ 將商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商品或 服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、 電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5 條第 1 項、第2 項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為 商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此， 被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示系 爭文字之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為 商標，始可認定上訴人使用系爭文字行為，符合商標之使用 要件。又未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似 之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費 者混淆誤認之虞者，同法第68條第1 項第3 款亦有明文。查 上訴人就其商店名稱、招牌、相關廣告文宣及社群媒體等均 有使用系爭文字，此為上訴人所不爭執，並有被上訴人提出 之照片在卷可證（見桃院卷第23至26頁），系爭文字與系爭 商標二者最主要識別性均為「小紅莓」三字，上訴人公司、 上訴人洪旭騰使用系爭文字作為火鍋店名稱，在實質意義上 ，有表明商品之來源與被上訴人存有連結關係，或使相關消 費者產生相關聯想或感覺，是系爭文字之使用為連結商品與 特定之符號標識，以建立其間之連結關係，有相同之效果與 功能。從而，上訴人使用系爭文字，具有商標效果、商標功 能之使用，而為實質意義之商標使用。是以，上訴人公司、 上訴人洪旭騰使用系爭文字，具有行銷之目的，且將系爭文 字使用於有關之火鍋餐飲服務，足以使相關消費者認識其為 商標，核其行為屬商標法第5 條之商標使用要件。 ⒉次按，所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因 相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者 ，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標 ，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商 品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係 、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消 費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤 認之虞而言（參照最高行政法院98年度判字第455 號行政判 決）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品 或服務類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情 形、實際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費 者之認知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關 係及各因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆 誤認之虞。 ⒊又商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標 圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗 之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞 ，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩者予人之整體 印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上 時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之 注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來 源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。經查：就外 觀而言，系爭商標係圓形，內有小紅莓圖案及英文字樣，下 方則為小紅莓中文字樣，而上訴人公司之店名初為「台北內 湖小紅莓自助式石頭火鍋城」，後改名為「台北內湖洪金小 紅莓自助式石頭火鍋城」，有被上訴人提出上訴人營業外觀 之照片（見桃院卷第23頁）、體驗公證書（見原審卷第169 至199 頁）等資料在卷可參，且為上訴人公司、上訴人洪旭 騰所不爭執，就系爭商標與上訴人公司、上訴人洪旭騰使用 系爭文字互核觀之，上訴人公司、上訴人洪旭騰雖未使用圖 形及英文字樣，惟就「小紅莓」三字之字形、讀音完全相同 ，二者外觀及概念近似度高，堪認上訴人公司、上訴人洪旭 騰使用系爭文字與系爭商標已構成近似。 ⒋再者，系爭商標分別指定於原審判決附圖所示之飲食店、小 吃店、火鍋店等餐飲服務，有系爭商標註冊證影本在卷可參 （見桃院卷第8 頁），而上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系 爭文字於火鍋店之經營，有被上訴人提出之上訴人洪旭騰之 臉書翻拍畫面、上訴人公司經濟部商工登記公示資料查詢、 上訴人公司外觀照片、上訴人公司文宣廣告品、貴賓卡、價 目表及臉書等資料附卷可考（見桃院卷第15至21頁、第22頁 、第23頁、第24至25頁、第26頁），可知上訴人公司、洪旭 騰使用系爭文字於火鍋店之餐飲服務與系爭商標指定使用之 飲食店及火鍋店之餐飲服務，二者服務具同一目的性，且滿 足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消費者認為二 者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類別同一或存 在高度類似關係，此觀被上訴人提出之網路文章亦報導上訴 人公司為被上訴人之分店甚明（見桃院卷第27頁）。上訴人 雖辯稱被上訴人店面在台北松山，上訴人除使用系爭文字外 尚有加註台北內湖做為區別，甚至之後還加上「洪金」二字 ，消費者不會有混淆誤認云云，惟觀諸上訴人更名前之招牌 照片（見桃院卷第23頁）、更名後之招牌照片（見原審卷第 175 至183 頁），其中「台北內湖」字體與「小紅莓」相較 ，「台北內湖」字體明顯偏小，且置於招牌前側，易為消費 者所忽略，而「小紅莓」字體偏大且位置在招牌中間，必然 為消費者所注意，另所增加「洪金」二字部分，僅有其中一 橫式招牌，其他招牌仍使用系爭文字之名稱，當足致消費者 混淆誤認，應可認定。 　⒌商標識別性之強弱，是以相關消費者之認知來衡量，識別性 　越強之商標，商品或服務之相關消費者印象越深，而商標強 度愈強，即應受到較大範圍之保護。查系爭商標圖樣雖為既 有之詞彙，惟其以圖形、英文及中文組成，並略加以設計， 與其所使用或指定使用之服務本身無關，不具有服務說明之 意義，是以，被上訴人指定系爭商標使用於飲食店、火鍋店 之餐飲服務，即具有相當強度之識別性。 　⒍上訴人另辯稱被上訴人有默示同意其使用系爭商標，係以林 　○○、洪○○簽訂之讓渡合約書第3 條之約定為其依據，惟 觀諸該條之文字，並未就任何關於小紅莓名稱使用權歸屬而 為約定，而證人陳○○亦證述不知道林○○與洪○○讓渡拆 夥時有無約定誰能使用、誰不能繼續使用小紅莓等語甚明， 況自然人與法人為不同之人格，林○○個人縱有何同意洪○ ○使用系爭文字之意思表示，亦無從拘束被上訴人，此業經 原審108 年度民暫字第16號、109 年度民暫抗字第4 號民事 裁定論述甚詳，且有前開裁定在卷可佐（見原審卷第79至98 頁、229 至246 頁），上訴人猶執前詞，亦無可取。 　⒎綜上，審酌上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字與系爭 　商標構成近似，且上訴人公司、上訴人洪旭騰使用之服務與 系爭商標指定使用之服務亦屬同一，有致相關消費者誤認系 爭文字與系爭商標之服務為同一來源，或者誤認系爭文字與 系爭商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或 其他類似關係，而產生混淆誤認情事。 　㈡上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字不構成善意使用： 　⒈再按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標 　於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘 束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附 加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。 職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：⑴其使用 時間在商標權人商標註冊申請日前；⑵先使用之主觀心態須 為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；⑶使用 相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之 目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用 主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊 申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同 或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊 之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊 申請日為判斷基準。 　⒉查上訴人公司、洪旭騰使用系爭文字，核為行銷火鍋店餐飲 　服務之性質，其等雖主張係繼承洪○○善意先使用之事實云 云，惟讓渡合約書之約定並未明示任何關於小紅莓名稱使用 權歸屬之問題，且被上訴人亦非讓渡合約書之當事人，業經 本院認定如前，其等所辯繼承善意使用之情形，已無可採。 又系爭商標註冊申請日為101 年5 月23日，有系爭商標之智 慧財產局商標註冊簿乙紙（見桃院卷第9 頁）在卷可參，而 上訴人公司斯時尚未設立登記，直至108 年10月15日始設立 登記，有原審查詢之上訴人公司經濟部商工登記公示資料查 詢服務乙紙（見原審卷第19頁）附卷可考。準此，均無法認 定上訴人公司、上訴人洪旭騰有先使用系爭文字於火鍋餐飲 服務之事實，是其等辯稱其有善意先使用之事實，亦屬無據 。 　㈢排除侵害部分： 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之 虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。所謂 侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專 用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如 為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係 侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專 用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵 害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年 度台上字第2319號判決意旨參照）。又上開規定之適用，以 客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有 故意、過失為必要。查上訴人公司、上訴人洪旭騰經營火鍋 店使用系爭文字表彰其所提供之餐飲服務，係於同一或高度 類似之服務使用近似於註冊商標之商標，並有致相關消費者 混淆誤認之虞，乃構成侵害系爭商標權之行為，業據本院審 認如上，又無事證顯示上訴人公司、上訴人於原審判決前已 停止其侵害行為，雖於第二審判決之前，被上訴人聲請上訴 人不得使用「小紅莓」三字之定暫時狀態處分裁定，業經執 行完畢，惟上訴人對於本案訴訟仍有爭執，足認其等有隨時 有繼續侵害系爭商標之虞，是被上訴人依前揭規定，請求其 等不得使用相同或近似於附圖所示系爭商標文字圖樣於招牌 、遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、 貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之 物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他 媒體之廣告，為有理由，應予准許。 ㈣上訴人聲請傳洪旭騰胞姊洪○○作證，其待證事實為關於讓 渡合約書簽訂過程，惟該讓渡合約書已有清楚文字記載可考 ，且簽署人林○○、見證人陳○○亦曾於原審到庭就相同之 待證事實為證（參原證十四），雖上訴人於本院110 年3 月 29日準備程序陳稱傳訊洪○○係為證明有林○○默示同意云 云，但此種說法與該讓渡合約之明示性質有間，且證人林○ ○前於假處分程序出庭作證時，經法官問以：「當時洪○○ 有無說要繼續小紅莓名稱？」，林○○答以：「沒有。他當 時錢關很緊，沒有辦法做其他的事情」；此外，林○○復證 稱：「（問：第一條為何寫「無條件讓與」？）他讓渡給我 ，我有給他新臺幣350 萬元」等語（見原證十五），顯見林 ○○認為洪○○不會再使用小紅莓名稱且已為合意，並無默 示同意洪○○使用小紅莓名稱之可能，況無論讓渡合約書抑 或林○○與洪○○間如何約定，均無拘束被上訴人之效力可 言，上訴人主張被上訴人有默示同意其等使用系爭商標並不 可採。承上，上訴人聲請傳喚洪○○，實無必要，爰不予准 許。 六、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第1 項規定，請求上訴 人不得使用相同或近似於系爭商標文字圖樣於招牌、遮雨棚 、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、 員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或 使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣 告之行為，為有理由，應予准許。是以，原判決為上訴人敗 訴之判決，經核於法並無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為 無理由，應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　110 　年　　7 　　月　　22　　日 　　　　　　　　　 智慧財產第二庭 　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　 2　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。