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110年度民商訴字第54號

原      告  采妍國際行銷股份有限公司

法定代理人  孫莉婷             

訴訟代理人  謝宗穎律師   

複  代理人  譚百年律師   

            李𠇷俊律師               

被      告  愛茉莉太平洋股份有限公司

兼  法  定

代  理  人  李倉糾             

共      同

訴訟代理人  林子清                                     

            楊淇皓律師

            馮昌國律師

上  一  人

複  代理人  楊志琦                                   

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年3月10日言詞辯論終結，判決如下：

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

壹、程序方面：

    按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第3款、第256 條定有明文。查原告原起訴聲明為：㈠、被告愛茉莉太平洋股份有限公司（下稱愛茉莉公司）不得將相同或近似於「我型我塑」之文字或圖樣使用於第01934771號註冊商標（下稱系爭商標，如附圖所示）所示之同一或類似之商品，或於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物上使用相同或近似上開註冊商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，並應除去及銷毀含有相同或近似於上開字樣之商品、廣告、網頁、應用程式及其他行銷物品。㈡、被告愛茉莉公司及李倉糾應連帶給付原告新臺幣（下同）630萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈢、訴訟費用由被告連帶負擔。㈣、原告願供擔保，請准宣告假執行（本院卷一第11至12頁），嗣於民國111年1月17日原告具狀更正第1項聲明為：被告愛茉莉公司及李倉糾不得將相同或近似於系爭商標「1028我型我塑」之文字或圖樣使用於附表1（即民事陳報狀附表1，本院卷二第66頁）所示之同一或類似之商品，或於附表1所示之同一或類似之商品有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物上使用相同或近似於「1028我型我塑」之文字或圖樣，並應除去及銷毀含有相同或近似於「1028我型我塑」之文字或圖樣之商品、廣告、網頁、應用程式及其他行銷物品；並就第四項聲明補正為「就聲明第二項，原告願供擔保請准宣告假執行」（本院卷二第65至66頁）；再於同年3月7日具狀更正上開訴之聲明第1項為：被告愛茉莉公司不得將「我型我塑」之文字或圖樣使用於附表1所示之同一或類似之商品，或於附表1所示同一或類似之商品有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物上使用相同「我型我塑」之文字或圖樣，並應除去及銷毀含有「我型我塑」之文字或圖樣之商品、廣告、網頁、應用程式及其他行銷物品（本院卷三第131頁）。另被告答辯聲明第1項亦於本院111年1月6日準備程序當庭補正為：原告之訴及假執行之聲請均駁回（本院卷二第41頁）。經核原告係先擴張再減縮訴之聲明，另兩造上開補正皆係將聲明意旨明確化，不影響各該項聲明之整體意旨，亦均與前開規定相符，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、原告起訴主張略以：原告於107年9月1日取得系爭商標，指定使用於第003類「粉餅；蜜粉；腮紅；唇膏；眼影；眼睫毛用化粧品；指甲油；化粧品；粉底；修容餅；眉部化粧品；隔離霜；蓋斑膏；護膚品；防曬霜；保養品；卸粧品；化粧筆；洗面乳；面膜」等商品，權利期間至117年8月31日為止。被告愛茉莉公司未經原告同意或授權，自108年間起由國外進口使用系爭商標於「我型我塑光感氣墊粉餅」、「我型我塑霧感氣墊粉餅」、「我型我塑光感氣墊組」、「我型我塑霧感氣墊組」、「我型我塑我選底妝組（光感）」、「我型我塑我選底妝組（霧感）」及「我型我塑霧感氣墊2020聖誕冰藍版」等7項商品（下稱系爭商品），並將系爭商品以如附表所示方法為行銷販賣，已侵害原告系爭商標。原告於109年10月10日、同年月23日分別催告被告停止侵害情事，被告仍未置理，持續使用系爭商標之文字，已屬故意侵害。爰依商標法第68條第1款、第3款、第69條第1項、第2項、第71條第1項第2款、公司法第23條第2項之規定，判命如上開補正後之聲明。

二、被告則以：被告與韓商愛茉莉太平洋股份有限公司（下稱韓商愛茉莉公司）皆隸屬於韓商愛茉莉太平洋集團，並經韓商愛茉莉公司將「LANEIGE」（註冊第01535763號，詳附圖所示，下稱被告被授權商標1）及「蘭芝」（註冊第01332247號，詳附圖所示，下稱被告被授權商標2，另被告被授權商標1、2合稱被告被授權商標）之商標授權被告於臺灣地區依其商標註冊登記範圍使用於服務及商品上行銷。被告因而於系爭商品之外包裝盒、產品外殼、包裝背面說明等及行銷宣傳明顯處均冠以被告被授權商標，亦即標示「LANEIGE蘭芝」、「LANEIGE」、「蘭芝」等品牌名稱，足見系爭商品係以被告被授權商標作為商品來源之表彰，系爭商品上之「我型我塑」文字並非作為商標使用，而係作為被告之宣傳廣告標語，用以傳達被告就系爭商品「我的造型由我自己任意雕塑」（即我型我塑）之商業廣告理念，系爭商品之上市計畫書亦標有「Laneige NEO Cushion Concept」之文字，「NEO」傳達「New me X Elavate myself X Only me」（嶄新自我、提升自我、專注自我）自我中心主義理念用以傳達商品行銷理念，以「我的造型，我自己做主」為設計精神，是被告不論就「我型我塑」等字之使用態樣、商品外觀整體呈現予消費者之寓目印象以觀，抑或自各大同業、異業品牌於商品、服務、活動等對「我型我塑」等字之使用，堪認並無識別性之標識，僅係將「我型我塑」等字以商業理念作為組合式、包裹式行銷之廣告宣傳，無逸脫廣告標語之使用範疇，符合商標法第36條第1項第1款規定，不受他人商標效力拘束之情形。縱認屬商標使用，被告亦僅曾於西元2020年8月3日起至同年11月2日期間使用「我型我塑」文字於「LANEIGE蘭芝我型我塑光感氣墊粉餅」、「LANEIGE蘭芝我型我塑霧感氣墊粉餅」二種商品，並無原告所稱之其餘商品，原告所指其餘商品是上開二種商品之組合。被告亦應就實際損害金額負舉證責任，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。況被告於收受通知函後，即盡速下架，並非故意等語資為抗辯，並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：（本院卷二第42頁、卷三第154頁）

㈠、原告為系爭商標之商標權人，權利期間至117年8月31日 止。

㈡、被告對於甲證1至甲證17、甲證21形式上真正均不爭執。

㈢、被告為被證15「LANEIGE」（註冊第01535763號，即被告被授權商標1）及被證16「蘭芝」（註冊第01332247號，即被告被授權商標2）之商標被授權人。　　

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷二第43頁、卷三第150至151頁）：

㈠、被告於系爭商品使用「我型我塑」文字是否為商標之使用？

㈡、原告主張被告系爭商品有商標法第68條第1款、第3款侵害原告系爭商標權之情事，有無理由？

㈢、原告主張依商標法第69條第1項、第2項主張被告侵害系爭商標，請求排除侵害及銷毀器具等，有無理由？

㈣、原告主張依商標法第71條第1項第2款、公司法第23條第2項規定請求損害賠償630萬元及法定遲延利息，有無理由？　

五、得心證之理由：

㈠、被告於系爭商品使用「我型我塑」文字並非商標之使用，不構成商標法第68條第1款規定侵害原告商標權之情形：　　

１、按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」，商標法第68條第1款定有明文。又「商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，商標法第5條第1項第4款、第2項定有明文。是以商標法第5 條所定之商標使用，可歸納有三要件：一為使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二是需有標示商標之積極行為；三係需足以使相關消費者認識其為商標。而所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用之目的。　

２、次按商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，此即為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，則第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。至於實際上判斷是否作為商標使用，自應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即非屬商標之使用，尚非一經標示於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，即當然構成商標之使用。　

３、原告主張被告於附表所示時間、使用方法使用系爭商標於系爭商品，並提出如附表所示之證據證明被告係以行銷方式使用系爭商標，惟查：

⑴、就附表編號1即甲證6、甲證6-1被告官方網頁廣告觀之（本院卷一第189至190頁、本院卷二第71至73頁），被告雖有使用「我型我塑」文字，惟在該網頁上方均已明顯標示被告被授權商標1；附表編號1-1即甲證21被告臉書（本院卷二第195至198頁）、附表編號2至4（本院卷一第191至239頁），雖亦有使用「我型我塑」文字，惟臉書每則貼文上均有標明被告被授權商標，字體為粗體且字型較大，貼文內容也一再提及「蘭芝」，附表編號7之臉書文章則是在「我型我塑」文字前方均有標示被告被授權商標2；而附表編號5廣告宣傳即甲證8（本院卷一第241至252頁），被告在使用「我型我塑」文字之前均有標示被告被授權商標，專櫃資訊亦標明「LANEIGE」；附表編號6之文章即甲證9（本院卷一第253至261頁），內容雖有使用「我型我塑」文字，然文章標題載明被告被授權商標2，標題為粗體且字型較大，文末亦載明圖片提供者為「LANEIGE蘭芝」即被告被授權商標；附表編號8至10之臉書文章（本院卷一第263頁、第236至237頁、第265頁），文章使用「我型我塑」文字前均有提及被告被授權商標或被告被授權商標2；至於附表編號11至14網路購物、百貨專櫃及系爭商品外盒標籤（本院卷一第267頁、第245至248頁、第269至275頁、本院卷二第33頁），「我型我塑」文字前均有提及被告被授權商標，甚至在專櫃廣告有以較大之粗體字標明被告被授權商標1，系爭商品外盒標籤第一行亦印有較大字體之被告被授權商標1等情，應可認定。

⑵、由上述被告使用方法可知，被告固有使用他人即原告系爭商標之「我型我塑」文字，然被告推出之系爭商品其名稱即為「我型我塑光感氣墊粉餅」、「我型我塑霧感氣墊粉餅」、「我型我塑光感氣墊組」、「我型我塑霧感氣墊組」、「我型我塑我選底妝組（光感）」、「我型我塑我選底妝組（霧感）」及「我型我塑霧感氣墊2020聖誕冰藍版」等，此亦為原告所不爭執（本院卷三第151頁），是被告使用該等名稱尚屬對於自己商品名稱本身之說明，並無積極標示系爭商標「我型我塑」文字之行為；再由附表所示被告官網、社群媒體、線上購物、實體店面及系爭商品外盒等行銷資料使用該等字樣之方式，均非僅單純特別顯示系爭商標之「我型我塑」文字，在「我型我塑」文字前均會出現「LANEIGE」或「蘭芝」，甚至出現「LANEIGE蘭芝」之名稱，並在其官網或社群媒體上有同時標示被告被授權商標，已足供觀看之消費者得以藉此認識「我型我塑」係指稱被告所推出系爭商品之說明，而非作為商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附原告商譽之意圖，自難認係屬商標之使用。

㈡、被告於系爭商品使用「我型我塑」文字，並無致相關消費者混淆誤認之虞，不構成商標法第68條第3款規定侵害原告商標權之情形：

１、商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。然而侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。本件被告係以「我型我塑」文字用以描述系爭商品之說明，並非屬商標使用，業經本院論述如前，則原告主張被告使用「我型我塑」文字與系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，即難認有據。

２、又所謂商標有致相關消費者「混淆誤認之虞」，係指商標有

　　使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤

　　認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者

　　混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，

　　或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關

　　係或其他類似關係。細繹附表所示被告使用方法，被告在使

　　用「我型我塑」文字前方均有「LANEIGE」或「蘭芝」，甚

　　至是「LANEIGE蘭芝」之名稱出現，因此一般消費者應僅會

　　將「我型我塑」文字視為被告銷售系爭商品之說明，並不至

　　於與系爭商標造成混淆誤認。是以，被告使用「我型我塑」

　　文字非商標之使用，亦不致使相關消費者有混淆誤認為系爭

　　商標之虞，原告依商標法第68條第3 款規定主張被告侵害系

　　爭商標，自屬無據。

六、綜上所述，系爭商品使用系爭商標之「我型我塑」文字，並非商標之使用，而不致造成消費者混淆誤認之虞，是被告並無商標法第68條第1 款、第3款侵害原告商標權之情事，本件其餘爭點即原告請求排除侵害及銷毀器具，被告應否連帶負損害賠償責任及損害賠償金額應如何計算等，即無逐一論駁之必要。從而，原告依商標法第69條第1項、第2項、第71條第1項第2款及公司法第23條第2項之規定，請求被告愛茉莉公司排除及防止侵害，並請求被告連帶負損害賠償責任及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經

    本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附

    此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。　　　　

中　　華　　民　　國　　111 　年　　3　　月　　 31　　日

                             智慧財產第三庭

                                     法  官　林惠君

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提

出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

     　　　　　　　　　　　　　　　  書記官　張玫玲　

附表

附圖