智慧財產及商業法院民事判決
111年度民專訴字第41號
原 告 先進光電科技股份有限公司
倫律師）
林嘉興專利師
蔡亦強專利師
鄭宇航律師
呂正忠專利師
訴訟代理人 王仁君律師
黃仁宜律師 （以次五人之送達代收人 王仁君
律師）
李維峻律師
盧懷力專利師
陳柏宇專利師
謝慧嫻專利師
兼上一人之
訴訟代理人 王仁君律師
洪振盛律師 （送達代收人 王仁君律師）
上列
當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年11月7日
言詞辯論終結，判決如下：
事實及理由
壹、程序事項：
一、
本件係智慧財產案件審理法（下稱智審法）於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應
適用修正前之規定，
合先敘明。
二、原告起訴聲明原為：「⒈被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）1億元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，
按年息5%計算之利息。⒉被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害中華民國第I572888、I561850、I546561及I580996號發明專利（下稱
系爭專利1、2、3、4）之光學鏡頭產品。⒊被告應銷毁前項聲明之產品及製造該等產品之模具。⒋
就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷㈠第14至15頁）。嗣於113年11月7日當庭撤回關於系爭專利2、4之訴，並減縮第2、3項聲明為：「⒉被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。⒊被告應銷毁前項聲明之產品及製造該等產品之模具。」（本院卷第205頁），
經被告當庭表示同意（本院卷第205頁），且原告所為聲明之減縮，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，均核無不合，應予准許。 貳、原告起訴主張其為系爭專利1、3之專利權人，被告公司（其法定代理人即被告王世岳）所製造並販賣用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品（下稱系爭產品），侵害原告之系爭專利1、3之專利權，且系爭專利1、3並無被告所指之應撤銷原因。又被告王世岳為被告公司之經營者及實際決策者，與被告公司有共同製造、販賣、販賣之要約及進口前述光學鏡頭之行為，且其執行
上開侵害原告系爭專利1、3之公司業務，
爰依專利法第96條第1項至第3項、
民法第184條第1項前段、第185條第1項、第179條、第177條第2項、公司法第23條第2項規定，對被告提起本件共同排除防止侵害及連帶
損害賠償之請求。
並聲明如下：
㈠被告等應連帶給付原告1億元暨自起訴狀繕本送達
翌日起至清償日止，
按年息5%計算之利息。
㈡被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。
㈢被告應銷毁前項聲明之產品及製造該等產品之模具。
㈣就第㈠項及第㈡項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
叁、被告則辯以：被告公司並未在我國製造、販賣、要約販賣、或進口系爭產品，原告所提甲證18-1至27-2號報告中之光學鏡頭亦
非被告公司產品，且系爭產品並未落入系爭專利1、3之專利權範圍。又系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日核准之更正（下稱「第1次更正」）違反專利法第67條第4項規定；原告嗣於113年3月14日再次申請更正（下稱「第2次更正」），亦違反同法第67條第4項規定，系爭專利1、3再更正申請之說明書違反同法第26條規定，且被告所提之引證足以證明系爭專利1、3再更正之請求項擬制喪失新穎性、不具新穎性、及不具進步性，原告請求被告損害賠償、排除並停止侵害均無理由等語。並聲明：
㈠原告之訴及假執行聲請均駁回。
一、原告就系爭專利1、3申請更正之歷程：
㈠第1次更正（獨立更正）：
⒈原告於111年4月18日提起本件訴訟，嗣於112年5月4日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）主動申請更正系爭專利1、3（本院卷㈦第10頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正後之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷㈦第55至93頁之甲證46；系爭專利3第1次更正後之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷第145至196頁之甲證48），經智慧局審查核准並分別於同年9月1日、21日公告該等更正事由（本院卷㈨第31頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正之專利公報、更正後公告說明書見同卷第33至36、53至142頁之甲證55、57；系爭專利3第1次更正之專利公報、更正後公告說明書見同卷第43至46、253至372頁之甲證56、59）。
⒉專利法第68條第3項規定：「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」故系爭專利1、3第1次更正溯自各該申請日（即104年1月21日、103年12月1日）有效。
⒊系爭專利1、3之第1次更正公告之技術內容如附件一、二所示。
㈡第2次更正（舉發伴隨更正）：
被告於112年11月24日對系爭專利1、3提起舉發，原告於113年3月14日（舉發案件審查
期間）再次申請更正系爭專利1、3（本院卷第3至5、8至9頁之原告書狀。系爭專利1第2次更正之更正申請書、更正事項說明書、乾淨版與劃線版之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷第39至136頁之甲證61至64；系爭專利3第2次更正之更正申請書、更正事項說明書、乾淨版與劃線版之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷第255至364頁之甲證69至72），智慧局就此更正案，應依專利法第77條第1項規定合併審查及合併審定，
迄至本件113年11月7日
言詞辯論終結時尚未審定（本院卷第204頁），故第2次更正內容之效力未定。
㈢本件時序如下：
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| 智慧局核准並公告系爭專利1之更正事由（第1次更正） | |
| 智慧局核准並公告系爭專利3之更正事由（第1次更正） | |
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二、本院就系爭專利1、3兩次更正合法
與否之爭點，應自為判斷：
㈠依修正前智審法第16條第1項、第2項規定，當事人主張或
抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於
他造主張權利。又專利法第71條第1項第1款規定，發明專利權有違反第67條第4項規定之情事，任何人得向專利專責機關提起舉發；同法第71條第3項規定，發明專利權，以違反第67條第4項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定；同法第82條規定：「（第1項）發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。（第2項）發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：未依法提起行政救濟者。提起行政救濟經駁回確定者。（第3項）發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」另同法第67條第4項規定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」
㈡被告就系爭專利1、3之2次更正均爭執其合法性，而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準（專利法第58條第4項前段規定
參照），且專利說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效（同法第68條第3項規定參照），準此，系爭專利1、3更正合法性之爭點為本件侵權訴訟之先決問題。就本件專利有效性抗辯中有關更正合法與否之爭點，經本院與
兩造商定審理計畫如下：如本院審認第2次更正並無違背
法令，則就第2次更正申請專利範圍判斷侵權、有效性；如本院審認第2次更正確有違背法令，則系爭專利1、3即回歸第1次經智慧局核准公告之更正內容，被告再行爭執第1次更正違反專利法第67條第4項擴大或變更公告時之申請專利範圍。此經兩造同意（原告部分見本院卷第358頁；被告部分見同卷第367、381至382頁)。
㈢因此，本件於113年11月7日言詞辯論
期日，經兩造協議整理有關更正合法與否之爭點如下（本院卷第205至206頁）：
⒈系爭專利1、3於113年3月14日所為之更正申請（即「第2次更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？
⒉系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日核准之更正（即「第1次更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？
本院並命兩造就下列事項進行攻防（本院卷第206至208頁）：
⒈前述更正合法與否之爭點。
⒉此2次更正合法與否之認定，就原告於本件民事訴訟所得主張權利之影響。
三、系爭專利1之第2次更正違反專利法第67條第4項規定：
㈠系爭專利1第2次更正，主要更正說明書[0083]、[0096]、[0109]、[0122]、[0135]及[0148]段及請求項1、10、20及23(本院卷第41至49頁之甲證62)。
㈡關於系爭專利1請求項1第2次更正，係將第1次更正公告（下稱原(更正1)公告）之請求項1內容併入原(更正1)公告請求項23技術特徵，及進一步由說明書內容限縮增加「1.88061≦ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54850」參數：
⒈系爭專利1原(更正1)公告請求項1界定內容，對應系爭專利1說明書實施例1、2（本院卷㈦第11頁第15至16行），包含「2.02≦f/HEP≦2.2」、「35.87deg≦HAF≦40.555deg」等參數。而第2次更正再併入原(更正1)公告請求項23技術特徵，及限縮「1.88061≦ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54850」範圍，該範圍係對應實施例2、4（本院卷第5頁第2至5行及第46頁第1欄
所載「......於
本案發明說明書公告本第0096、0122段之揭示內容......」)。
⒉
惟觀諸第1實施例之參數f/HEP=2.02、HAF=35.87deg、ΣPPR/|ΣNPR|=3.0391，第2實施例之參數f/HEP=2.2、HAF=40.555deg、ΣPPR/|ΣNPR|=2.54850，第4實施例之參數f/HEP=1.8、HAF=37.761deg、ΣPPR/|ΣNPR|=1.88061：
⑴第1次更正參數f/HEP及HAF限定為系爭專利1第1、2實施例範圍區間未包含實施例4，即第1次更正已排除系爭專利1實施例4
態樣；第2次更正復將實施例2、4參數ΣPPR/|ΣNPR|值，以限縮請求項之由納入請求項1（本院卷第46頁)。故系爭專利1請求項1第2次更正後之f/HEP、HAF與ΣPPR/|ΣNPR|參數產生新的實施態樣，減縮請求項所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍(專利審查基準第二篇第九章第2-9-6頁參照)。
⑵系爭專利1說明書[0004]發明目的為「如何有效增加光學成像鏡頭的進光量(HEP)與增加光學成像鏡頭的視角(HAF)，除進一步提高成像的總畫素(TDT)與品質外同時能兼顧微型化(HOS)光學成像鏡頭之衡平設計」。而第2次更正以第2、4實施例（本院卷第5頁第5行及第46頁第1行所載「......於本案發明說明書公告本第0096、0122段之揭示內容......」）原(更正1)公告之光學成像高度(HOS)為第2實施例1.93738至第1實施例2.9110mm間，第2次更正HOS上限範圍更正為第4實施例3.26002mm，顯已擴大原(更正1)公告之成像高度(HOS)，與原(更正1)公告所欲達到微型化之發明目的有別，無法達到原(更正1)公告申請專利範圍之發明目的，第2次更正引進系爭專利1實施例4之技術特徵，已減損更正前之發明目的，而實質變更公告時之申請專利範圍。
⒊關於系爭專利1請求項10及20，係將原(更正1)公告請求項23技術特徵併入原(更正1)公告之請求項10、20內容，及進一步由說明書內容限縮增加「1.88061≦ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54850」及「0.7746≦｜tan(HAF)｜≦0.8557」參數：
⑴關於「ΣPPR/|ΣNPR|」部分，如前所述，第2次更正後請求項10及20已實質變更公告時之申請專利範圍。
⑵關於「｜tan(HAF)｜」部分，該0.7746≦｜tan(HAF)｜≦0.8557範圍亦對應系爭專利1說明書實施例2、4（本院卷第5頁第10至11、16至17行，第47頁第4行及第48頁第6至7行所載「......於本案發明說明書公告本第0096、0120、0122段之揭示內容......」)，更正後「0.7746≦｜tan(HAF)｜≦0.8557」範圍並未包含原(更正1)公告所對應實施例1、2之範圍，故如前所述，系爭專利1請求項10、20第2次更正之f/HEP、HAF與ΣPPR/|ΣNPR|、｜tan(HAF)｜參數範圍產生新的實施態樣，已實質變更公告時之申請專利範圍。
⒋綜上，系爭專利1請求項10及20之第2次更正後減縮請求項所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式不同實施例所明確記載，惟兩造均
肯認「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮動全身」 (本院卷㈥第122頁之被告書狀，本院卷第13頁第6至7行之原告書狀)，第2次更正以不同條件之實施例拼湊限縮數值範圍而成，但減縮後所代表之涵義與更正前即原(更正1)公告請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍。
㈢原告主張：ΣPPR/|ΣNPR|數值越大則表示聚焦能力強而容易縮短鏡頭總長，但是如果過大則導致失去光學像差的互補性及平衡性，進而劣化影像品質並降低製造良率；ΣPPR/|ΣNPR|數值越小則表示聚焦能力弱而不易縮短鏡頭總長，但是如果過小則導致鏡頭長度過長。系爭專利1再更正後請求項所載「ΣPPR/|ΣNPR|」之範圍可以平衡光學系統的聚焦及發散之能力，並獲得良好影像品質以及提高製造良率，更正後請求項1、10及20之發明顯可以衡平鏡頭總長以及成像品質，並無「無法達成或減損更正前請求項之發明目的」之情事。因此，更正後請求項1、10、20並未造成申請專利範圍實質變更
云云。
⒈專利審查基準第二篇第九章第4.2節第2-9-6至2-9-7頁「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」包含：(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義、(3)請求項明顯變更申請標的、及(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。
⒉依原告前述主張
所稱「ΣPPR/|ΣNPR|」值宜大不宜小，系爭專利1由原(更正1)公告對應實施例1、2ΣPPR/|ΣNPR|=3.0391、2.54850，更正縮小為對應實施例2、4ΣPPR/|ΣNPR|=2.54850、1.88061。如前所述，第2次更正後「ΣPPR/|ΣNPR|」實施例2、4之範圍區間與實施例1、2範圍區間完全不同，相較原(更正1)公告所載「ΣPPR/|ΣNPR|」內容，更正後「ΣPPR/|ΣNPR|」範圍顯較原(更正1)公告內容不易聚焦及縮短鏡頭總長，且第2次更正後ΣPPR/|ΣNPR|值減縮後所代表之涵義與更正前即原(更正1)公告請求項解釋不同，顯已實質變更公告時之申請專利範圍。
⒊原告主張更正後可衡平鏡頭總長及成像品質，並無無法達成或減損更正前發明目的之情事云云。惟原告並未具體說明更正前後之請求內容如何衡平鏡頭總長及成像品質，據以達到系爭專利1說明書[0004]所載增加光學鏡頭進光量、視角、成像總畫素及兼顧微型光學成像之衡平設計之發明目的，該更正內容顯已減損更正前兼顧微型光學成像之發明目的。又如前所述，更正後請求項所代表之涵義已與更正前有別，亦難稱符合
前揭專利審查基準第二篇第九章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9-6至2-9-7頁「(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義」之判斷標準。故原告此部分主張並不足採。
㈣原告再主張：被告認為更正後請求項1、10、20之「HAF」或「|tan(HAF)|」造成申請專利範圍實質變更，惟更正後請求項1並未更正「HAF」之範圍。更正後請求項10、20進一步減縮原所載「|tan(HAF)|」之範圍。請求項10、20之更正事由，確屬專利法第67條第1項第2款之「申請專利範圍之減縮」云云。
⒈系爭專利1第2次更正請求項1內容未更正HAF範圍，請求項10、20減縮|tan(HAF)|範圍，而如前所述，系爭專利1原(更正1)公告請求項1、10、20係依據實施例1、2參數界定範圍，第2次更正依據系爭專利1實施例2、4參數界定範圍，其中原(更正1)公告之實施例1、2參數未包含實施例2、4參數，實施例2、4參數亦未包含實施例1、2參數，更正後請求範圍未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之範圍。
⒉「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮動全身」，此為兩造所自陳，皆認同調整光學透鏡參數亦直接影響其他光學特性，第2次更正內容以不同參數之實施例經更正產生新的實施態樣，該參數數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載，惟個別對應不同實施例，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍，
難謂第2次更正符合專利法第67條第4項規定。
㈤另系爭專利1實施例1對應之HOS=2.911mm、實施例4對應之HOS=4.275mm(HOS為光學成像系統之高度)，HOS由更正前2.9110mm，更正後HOS放大至4.275mm，由原微型化設計經更正增加HOS高度即增加光學鏡頭整體高度46.9%，與系爭專利1說明書[0004]所載「提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化光學成像鏡頭之衡平設計」之發明目的有違，顯已減損更正前兼顧微型光學成像之發明目的。
㈥兩造均肯認「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮動全身，是技術可預測性相當低的技術領域」「因為技術可預測性低，本領域具通常知識者並無法透過簡單修改先前技術之實施例而輕易得出所請發明之參數值範圍」（本院卷㈥第122至123頁之被告書狀，本院卷第13頁第6至7行、第17頁第12至17行之原告書狀)，光學透鏡參數環環相扣，所屬技術領域中具有通常知識者須藉由模擬軟體協助光學系統之開發」（本院卷㈥第122頁第29行至第123頁第2行）。然系爭專利1第2次更正內容由原(更正1)公告對應實施例1、2之參數拼湊增加實施例2、4參數而成，各實施例1、2、4之光學參數條件皆非為相同，該等參數之拼湊組合顯難預測更正後未實質變更公告時申請專利範圍，該更正能否達到原(更正1)公告系爭專利1之目的或功效於未經光學軟體模擬確認下仍存有疑慮。因此，原告所稱更正後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，且更正後未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之理由實不足採。
四、系爭專利3之第2次更正違反專利法第67條第4項規定：
㈠系爭專利3第2次更正，主要更正說明書[0177]、[0178]、[0179]段及請求項1、10、20(本院卷第257至260頁)。
㈡關於系爭專利3請求項1、10、20，係將原(更正1)公告之請求項1、10、20「0.5≦HOS/f≦3.0」，由系爭專利3說明書[0115]、[0117]、[0185]、[0187]段(本院卷第9頁第3行及第259頁)限縮更正為「1.4929≦HOS/f≦1.5668」，即系爭專利3第3、8實施例之範圍，及訂正請求項1 HAF數值上限之誤繕，由44.009更正為44.0009。惟系爭專利3說明書[0027]「當HOS/f比值趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像超高畫素的光學成像系統」，更正後之「HOS/f」參數係排除原(更正1)公告請求項所界定0.5至1.4928區間，相較更正前「HOS/f」排除及遠離1，亦即第2次更正後減損原(更正1)公告請求項製作微型化且可成像超高畫素的光學成像系統之發明目的(本院卷第389頁)，更正後之權利範圍已實質變更原(更正1)公告之申請專利範圍，有違專利法第67條第4項規定。
㈢原告主張參照專利審查基準第2-9-7頁，更正後請求項1、10、20僅為「HOS/f」參數範圍之減縮，並未引進其他技術特徵，與更正前請求項解釋並無不同，更未使其他請求項所載內容有不同解釋，故請求項1、10、20無從發明目的判定是否實質變更申請專利範圍之適用(本院卷第375頁第17至23行)；依據系爭專利3說明書第0004段，系爭專利3請求項之發明目的應為考量增加進光量、增加視角、提高成像畫素、提高成像品質以及微型化鏡頭等需求的衡平設計，並非僅是單純微型化鏡頭。更正後請求項1、10、20所載「HOS/f」上限值由3.0減縮至1.5668，反而更趨近於1，故更正後請求項1、10、20並未減損更正前請求項發明目的(本院卷第376頁)云云。
⒈系爭專利3第2次更正為「HOS/f」數值範圍之減縮，雖未引進新技術特徵，惟由系爭專利3說明書所揭示該數值趨近於1更具微型化及成像超高畫素之功效，以達成系爭專利3有效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視角，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化光學成像鏡頭之衡平設計之發明目的，經更正刪除HOS/f趨近於或等於1之範圍，顯已減損更正前請求項的發明目的，即屬實質變更公告時申請專利範圍，原告此部分主張顯不足採。
⒉又系爭專利3第2次更正將原(更正1)公告請求項1、10、20所載「0.5≦HOS/f≦3.0」之技術特徵，更正為「1.4929≦HOS/f≦1.5668」，已排除系爭專利3說明書[0027]所載「當HOS/f比值趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像超高畫素的光學成像系統」之範圍區間，依專利審查基準第二篇第九章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9-7頁：「(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的......若更正前請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的甲，更正後請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的乙，若更正後的發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的甲，即屬實質變更公告時申請專利範圍。」故更正後HOS/f比值刪除原(更正1)公告0.5至1.4928趨近於1之較佳微型化及超高畫素之範圍，該更正內容確已減損原(更正1)公告申請專利範圍，屬實質變更公告時申請專利範圍，原告此部分主張
即無可採。
五、系爭專利1第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規定：
㈠系爭專利1第1次更正係更正說明書第1頁第9、10行、第9頁第20至22行及請求項1、2、10、20，其中說明書部分更正理由為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專利範圍之減縮」。原告稱系爭專利1第1次所為更正係依據說明書[0063]、[0083]、[0094]所載實施例1、2內容進行更正，更正內容符合專利法相關規定（本院卷㈦第11頁第1至19行，本院卷第58頁)。
㈡系爭專利1請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專利1說明書實施例1、2限縮f/HEP範圍(2.02≦f/HEP≦2.2)，於請求項1另新增HAF(35.87deg≦HAF≦40.555deg)為限制條件，以及將原公告請求項2部分技術特徵併入請求項1；於請求項10、20另新增tan(HAF)( 0.7231≦｜tan(HAF)｜≦0.8557)為限制條件（本院卷㈦第11頁第5至19行)。
㈢系爭專利1請求項6係間接依附更正後請求項1，包含請求項1所有技術特徵，請求項6界定「0mm<SGI<1mm」的附屬技術特徵。如前所述，系爭專利1係依說明書實施例1、2技術內容限縮申請專利範圍，
經查實施例1之SGI221、SGI312(參系爭專利1說明書[0057]、[0059])，及實施例2之SGI211、SGI212、SGI221（參系爭專利1說明書[0097])皆為負值，附屬請求項6的限定條件所欲達成之發明目的為「......反曲點，可有效地壓制離軸視場光線入射的角度，進一步可修正離軸視場的像差」（系爭專利1說明書第[0030]段參照)，系爭專利1更正後請求項1已減損原公告請求項6之發明目的，且產生系爭說明書所未記載新的實施態樣，無一實施例可支持更正後請求項6之權利範圍，已實質變更公告時之申請專利範圍。
㈣系爭專利1請求項12係直接依附更正後請求項10，包含請求項10所有技術特徵，更正後請求項10係依據系爭專利1說明書實施例1、2所為「申請專利範圍之減縮」之更正，請求項12界定「如請求項10之光學成像系統，該第一透鏡及第二透鏡兩者之至少一表面均具有至少一反曲點」。惟系爭專利1說明書所載實施例1僅第2透鏡包含反曲點（參系爭專利1說明書[0055]、[0056])，更正後附屬請求項12界定之技術特徵無法為系爭專利1申請時說明書所支持，系爭專利1請求項10更正後附屬項12所界定之實施態樣並無法為申請時說明書所支持，請求項10更正後減損原公告請求項12之發明目的，減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍。
六、系爭專利3第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規定：
㈠系爭專利3第1次更正係更正系爭專利3說明書第1頁第9、10行、第10頁第5至7行及請求項1、2、10、20，其中說明書部分更正理由為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專利範圍之減縮」（本院卷㈦第12頁第21至23行）。原告稱第1次更正係依據說明書第0115、0185段所載實施例3、8內容，符合更正之規定（本院卷㈦第13頁第7至11行，本院卷第60頁)。
㈡系爭專利3請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專利3說明書實施例3、8限縮f/HEP範圍(1.82≦f/HEP≦2.051)，並將原公告請求項2部分技術特徵併入，以及於請求項1新增HAF(40.700deg≦HAF≦44.009deg)為限制條件，於請求項10、20新增tan(HAF)( 0.8601≦｜tan(HAF)｜≦0.9657)為限制條件(本院卷㈦第12頁第24至第13頁第9行、本院卷第60頁)。
㈢系爭專利3請求項6係間接依附更正後請求項1，請求項6界定「滿足下列條件：0mm<SGI≤1mm」。如前所述，係依實施例3、8內容進行更正，惟系爭專利3說明書[0118]記載SGI1321=-0.169782、[0188]記載 SGI1311=-0.330074、SGI1312=-0.414418、SGI1321=-0.241885，依實施例3、8所為更正之SGI皆包含負值，更正請求項1已造成附屬請求項6原公告專利範圍實質變更，請求項1更正後減損原公告請求項6之發明目的，且產生系爭專利3說明書所未記載新的實施態樣，已實質變更公告時之申請專利範圍。
㈣系爭專利3請求項7係直接依附更正後請求項1，請求項7界定「該第四透鏡為負屈折力」，惟系爭專利3說明書[0109]記載實施例3「第四透鏡340具有正屈折力」，更正請求項1已造成附屬請求項7原公告專利範圍實質變更，請求項1更正後並減損達到原公告請求項7之發明目的，且產生系爭說明書所未記載新的實施態樣，已實質變更公告時之申請專利範圍。
㈤系爭專利3第1次更正後請求項20，係依據實施例3、8內容進行更正，請求項20前段界定「一第二透鏡，具有負曲折力」，惟該更正內容與系爭專利3說明書[0107]實施例3界定該「第二透鏡具有正曲折力」之記載矛盾，且更正後請求項20「f/HEP」、「｜tan(HAF)｜」參數端點範圍皆以實施例3、8之值為其界定範圍，系爭專利3請求項20不符合實施例3、8所界定之範圍，以實施例3、8之參數界定請求內容更正後產生新的實施態樣，更正後雖減縮請求項所記載之數值範圍，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍。
㈥系爭專利3請求項20之發明目的為「第二透鏡可具有負屈折力。藉此，可補正第一透鏡產生的像差」，惟更正後之數值參數係依第二透鏡具正曲折力（參系爭專利3說明書[0107]）之實施例3所界定。如前所述，系爭專利3更正後請求項20已實質變更公告時之申請專利範圍，請求項21至25係直接或間接依附更正後請求項20，亦已實質變更公告時之申請專利範圍。
七、原告另主張附屬請求項與獨立項請求項應獨立觀之，不可基於附屬請求項所載內容論斷更正是否合法，請求項本應獨立看待，因獨立項更正後有自己的範圍，若附屬項有不一致的情況，應是附屬項的問題，與獨立項的更正無關云云。
㈠專利審查基準第二篇第九章第2-9-6頁「4.2實質變更公告時申請專利範圍之判斷」(2)「請求項之技術特徵改變為實質不同意義」(ii)記載「申請專利範圍雖未更正，而說明書或圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與公告時之申請專利範圍之涵義不同者」，即屬實質變更公告時申請專利範圍。同理附屬項包含其所依附獨立項所有技術特徵，獨立項經更正附屬項之權利範圍，亦應判斷是否因更正而實質變更公告時申請專利範圍。又第2-9-7頁(4)「請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。」「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。」
㈡系爭專利1請求項6、12，及系爭專利3請求項6、7、21至25為附屬項且未更正該等請求項內容，惟系爭專利1請求項6間接依附於更正後請求項1、請求項12直接依附於更正後請求項10，包含系爭專利1更正後請求項1或10全部技術特徵；系爭專利3請求項6、7直接或間接依附於更正後請求項1、請求項21至25直接或間接依附於更正後請求項20，包含系爭專利3更正後請求項1或20全部技術特徵，如前所述，系爭專利1請求項1及10及系爭專利3請求項1及20之更正內容顯已實質變更原公告之申請專利範圍，導致解釋附屬請求項之專利範圍亦與公告時之專利申請範圍涵義不同，系爭專利1、3之更正已實質變更公告時申請專利範圍。
㈢依專利審查基準第二篇第九章第2-9-9頁「6.審查注意事項」(12)，更正之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」(例如請求項1准予更正，請求項3不准更正)。準此，系爭專利1及3之附屬項雖非更正之範圍，惟更正之審查應全案為之，獨立項經更正已構成附屬項專利申請範圍涵意不同，實質變更原公告之申請專利範圍，故原告主張獨立項與附屬項應獨立觀之云云，與專利審查基準更正審查應全案為之之準則有別，
顯非可採。
八、至原告主張系爭專利1、3之更正並無被告所指無法達成或減損更正前請求項之微型化發明目的之情形，被告混淆「發明目的」之概念與「效能」云云，並以美國最佳實施例模式(BEST MODE)爭執更正合法性。如前所述，光學系統技術領域中各透鏡參數環環相扣，又系爭專利1、3之發明目的為「如何有效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視角，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化光學成像鏡頭之衡平設計」(參系爭專利1、3說明書[0004])，其中進光量、成像鏡頭之視角、成像總畫素及微型化，與HEP、HAF、TDT及HOS參數直接相關，然系爭專利1、3說明書所載各實施例之正負曲折、反曲點、f(焦距)、f/HEP、HAF(半視角)、tan(HAF)等基本條件均非相同，光學技術領域之技術可預測性相當低，且各透鏡之參數環環相扣，系爭專利1、3經更正限縮變動HEP及HAF，亦會連動HOS及HAF，系爭專利1、3以一個或一個以上的實施方式或實施例總括之更正內容主張數據互相影響難謂空言。另如前揭專利審查基準第二篇第九章第4.2節第2-9-7頁「(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。」所述，系爭專利1、3更正後已無法達成或減損更正前請求項之發明目的，故原告主張並不足採。
九、結論：
綜上所述，系爭專利1、3之第2次更正違反專利法第67條第4項規定，系爭專利1、3之第1次更正亦違反同法第67條第4項規定。因此，系爭專利1、3確有應撤銷之原因，依修正前智審法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張權利。故原告依前述專利法、民法及公司法規定，請求排除防止侵害及連帶損害賠償，為無理由，不應准許。
十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 113 年 11 月 29 日
智慧財產第一庭
法 官 蔡惠如
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出
上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之
委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明
委任人與
受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審
裁判費。
中 華 民 國 113 年 12 月 6 日
附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其
訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或
抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。