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112年度民商訴字第52號

原      告  吳正彥                                                           

            王怡潔律師

被      告  宜興生物科技有限公司

兼

法定代理人  蔡依真       

共      同

訴訟代理人  王炳人律師  

            柯宏奇律師  

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113年6月6日言詞辯論終結，判決如下：

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

壹、程序部分

    按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款分別定有明文；再按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查本件原告起訴時，訴之聲明第2、3項原為：被告應連帶給付原告新臺幣（下同）474萬元，及自民國112年6月8日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息；原告願供擔保，請准宣告假執行（本院卷一第12頁）；嗣於112年9月11日原告具狀變更其訴之聲明第2項為：被告應連帶給付原告158萬元，及自民國112年6月8日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息（本院卷一第70頁）；又於113年4月17日當庭更正訴之聲明第3項為：就訴之聲明第2項部分，原告願供擔保，請准宣告假執行（本院卷二第161頁）。其所為聲明之變更，就訴之聲明第2項部分，核屬減縮應受判決事項之聲明，就訴之聲明第3項部分，則為更正其法律上陳述，與法尚無不合，均應予准許。

貳、實體部分

一、原告主張：

　㈠原告於103年至107年間分別註冊登記為如附表一所示「皇室丰華」、「速特康」、「賜沛康」及「漾女人」共計4個商標（商標圖樣、註冊日期及註冊證號如附表一所示，下稱系爭4個商標）之商標權人，並均指定使用於第5類之營養補充品等商品。

　㈡原告與被告宜興生物科技有限公司（下稱被告宜興公司）之法定代理人即被告蔡依真原為夫妻。99年間原告出資設立被告宜興公司，由原告與被告蔡依真共同經營，原告並口頭授權被告宜興公司得無償使用系爭4個商標作為商品名稱對外銷售（所銷售商品如附表二所示）。嗣原告與被告蔡依真於110年5月10日離婚後，被告蔡依真禁止原告繼續參與經營被告宜興公司，原告遂於112年6月2日以LINE訊息通知被告宜興公司終止系爭4個商標之授權，是被告宜興公司自112年6月8日起已無權使用系爭4個商標。惟被告宜興公司自112年6月8日起，仍繼續使用與系爭4個商標相同之文字圖樣對外銷售附表二所示商品，侵害原告之商標權，原告自得向被告宜興公司請求損害賠償，被告蔡依真為被告宜興公司之法定代理人，自應連帶負損害賠償責任。至被告雖辯稱其係善意先使用，然原告註冊取得系爭4個商標之商標權後，曾授權予被告宜興公司間，現授權關係雖經終止，然被告自已不得主張善意先使用。

　㈢依商標法第71條第1項第3款之規定，原告得請求依侵害商標權商品零售單價200倍計算之損害賠償，因附表二所示商品零售單價均不同，故以平均數計算該等商品之零售單價，系爭4個商標之侵權商品零售單價分別如附表二所示，原告自得請求158萬元之損害賠償，計算式為：【(1,600+2,000)÷2+(3,800+1,300)÷2+(1,200+2,700)÷2+1,600】x200=1,580,000元。爰依商標法第69條第1項、第3項及公司法第23條第2項之規定，提起本件訴訟，並聲明：⒈被告宜興生物科技有限公司不得將如附表所示之商標字樣使用於商品、包裝、廣告或其他任何行銷表徵。⒉被告宜興生物科技有限公司、蔡依真應連帶給付原告158萬元，及自民國112年6月8日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。⒊就訴之聲明第二項部分，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

　㈠被告宜興公司為被告蔡依真獨資設立並經營管理，並非原告所出資，原告亦僅參與部分營運。系爭4個商標係被告蔡依真所創設，被告宜興公司在原告申請註冊系爭4個商標前，即已使用系爭4個商標作為附表二所示商品之外包裝並對外銷售，並非原告將系爭4個商標授權予被告宜興公司使用，原告自行將系爭4個商標註冊為其所有，其所為顯然已該當商標法第30條第1項第12款規定，其商標應有不得註冊之事由；且被告宜興公司使用系爭4個商標文字在前，核屬商標法第36條第1項第4款規定之善意先使用，自不受系爭4個商標效力所及。

　㈡況原告註冊系爭4個商標後從未實際使用於銷售產品，且已停止使用連續超過三年以上，被告宜興公司並已以此為由向經濟部智慧財產局申請廢止在案，系爭4個商標有商標法第63條第1項第2款之應廢止事由等語，資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴及假執行均駁回。⒉如受不利益判決，願供擔保免為假行宣告。

三、不爭執事項（本院卷一第200頁，並依本院論述與妥適調整文句）

　㈠原告與被告蔡依真原為夫妻，兩人於110年5月10日離婚。

　㈡原告分別於附表一所示時間申請註冊如附表一各編號所示商標圖樣，並指定使用於第5類商品，現均仍於商標權專用期間内。

　㈢原告於112年6月2日以Line通知被告蔡依真表示：原告無意授權被告宜興公司繼續使用系爭4個商標。

　㈣原告於112年7月4日委由律師寄發存證信函通知被告蔡依真，請被告蔡依真出面洽談系爭4個商標之損害賠償及後續授權相關事宜。　　

四、得心證之理由：

    本件原告主張其為系爭4個商標之商標權人，詎被告宜興公司於其終止授權後，仍繼續將系爭4個商標使用於如附表二所示商品之外包裝，而侵害原告之商標權，原告自得請求除去及防止侵害，並請求損害賠償云云，被告則以前開情詞置辯，是本件所應審酌者厥為：⒈系爭4個商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款所定之情形，而不應准予註冊？⒉若否，則原告主張被告於附表二所示商品使用相同於系爭4個商標之文字，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為，有無理由？如有，被告於抗辯上開使用，符合商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，有無理由？⒊系爭4個商標有無連續3年未使用而應予廢止之事由？⒋被告有無侵害系爭4個商標之故意或過失？原告請求被告連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？⒌原告依商標法第69條第1項之規定，請求排除及防止侵害，有無理由？茲分別敘述如下：

　㈠系爭4個商標有違反商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由：

　⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第41條定有明文。查：被告於113年6月3日民事答辯狀中辯稱系爭4個商標之註冊，有商標法第30條第1項第12款不得註冊之事由等語（本院卷二第233頁），本院即應就系爭4個商標之註冊有無該應撤銷之原因自為判斷；又系爭4個商標核准註冊日分別為：103年3月16日、104年5月1日、104年7月1日、107年11月1日，有系爭4個商標之商標單筆詳細報表在卷可參（本院卷一第24頁至第30頁），則系爭4商標之註冊有無違法事由而應撤銷，應依註冊時商標法之規定為斷，故本件就附表一編號1至3所示商標，即應依該等商標註冊時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法（下稱101年商標法）規定，就附表一編號4所示商標，則應依該商標註冊時即105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之商標法（下稱105年商標法）規定為斷，合先敘明。

　⒉按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限，101年商標法第30條第1項第12款定有明文（105年商標法亦同）。本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除包括：①相同或近似於他人先使用之商標。②使用於同一或類似商品或服務。③申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。④未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。又所謂先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，不分國內、外先使用，亦不問註冊與否（最高行政法院107年度判字第673號、108年度判字第512號判決意旨參照）。查：

　⑴系爭4個商標與附表二所示商品使用之文字圖樣幾乎相同，近似程度極高，且均使用於同一商品：

　　附表二各編號所示商品外包裝上使用之「皇室丰華」、「速特康」、「賜沛康」、「漾女人」等字樣（以下合稱系爭文字圖樣），雖字體之顏色與附表一各編號所示商標之字體顏色不同，然文字內容與字體形狀均屬相同，此有附表二各編號所示商品之外包裝照片在卷可佐，是系爭文字圖樣與系爭4個商標予人之寓目印象極為相似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能會誤認系爭文字圖樣與系爭4個商標來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應分別屬構成近似之商標，且近似程度極高。又系爭文字圖樣使用於營養補充品等營養食品，與系爭4個商標指定使用於第5類之商品相同，合先敘明。

　⑵系爭文字圖樣於系爭4個商標申請註冊之前已有先使用之事實：

　①就附表二編號1-1、1-2所示「皇室丰華」系列商品部分：

　　被告主張被告宜興公司自101年間起即對外銷售附表二編號1-1、1-2所示商品並使用「皇室丰華」名稱，顯然早於附表一編號1所示商標之註冊公告日即103年3月16日等語，並提出101年6月8日皇室丰華包裝盒出貨單及請款單（本院卷一第112頁）、101年1月3日被告宜興公司銷售「皇室丰華」商品之統一發票（本院卷二第77頁至第79頁）為證，原告雖否認前開包裝盒請款單之真正（本院卷一第148頁），然證人即寶麗彩色印刷公司（下稱寶麗公司）負責人戴志川於本院審理中證稱：本院卷一第112頁的請款單及出貨單是寶麗公司的單據沒錯等語（本院卷二第165頁），足認前開出貨單及請款單應屬真正；證人戴志川又證稱：我一直以來都是跟被告蔡依真接洽，被告宜興公司有委託寶麗公司印製「皇室丰華聖潔草」、「皇室丰華紅石榴多酚」商品之外包裝，從寶麗公司的電腦紀錄來看，「皇室丰華聖潔草」商品的外包裝是102年7月18日開始委託印刷，「皇室丰華紅石榴多酚」商品則是101年10月30日開始委託印刷等語（本院卷二第163頁至第167頁），經就上開出貨單、請款單及發票與證人證述互核比對之結果，堪認被告宜興公司確實自101年間即以「皇室丰華」等文字銷售商品，被告前開主張，應屬信實可採。

　②就附表二編號2-1、2-2所示「速特康調理液」商品部分：　

　　被告主張被告宜興公司係自102年間起對外銷售該商品，早於附表一編號2所示商標之註冊公告日即104年5月1日等語，並提出被告宜興公司102年3月27日統一發票（本院卷二第93頁至第95頁）為證，而證人戴志川證稱：從我公司的電腦紀錄來看，被告宜興公司從101年11月14日開始委託其印刷「速特康調理液」包裝等語（本院卷二第167頁），證人即立全生物科技有限公司（下稱立全公司）總經理羅文莉亦於本院審理中證稱：我與被告蔡依真本來要一起合開公司，後來改成被告蔡依真成立被告宜興公司，我成立立全公司，由我與被告蔡依真共同研發產品、立全公司生產、再交給被告宜興公司行銷，我們的合作模式就是這樣。「速特康調理液」商品應該是101年間我與被告蔡依真同時研發、生產，約2個月開始對外出售等語（本院卷二第248頁），前開證人證述核與被告所提出之前開發票大致吻合，是被告前開主張，亦屬可採。

　③就附表二編號3-1、3-2所示商品部分：　

　　被告主張被告宜興公司係自103年5月間起對外銷售該等商品而使用「賜沛康」名稱，顯然早於附表一編號3所示商標之註冊公告日即104年7月1日等語，而證人戴志川證稱：從寶麗公司電腦上的紀錄來看，被告公司從101年11月14日開始委託其印刷「賜沛康惱元素」包裝等語（本院卷二第167頁），證人羅文莉亦證稱：「賜沛康草本漢方調理液」一開始的名稱為「賜沛康藻元素」，是102年12月20日由我與被告蔡依真共同研發，也是大約2個月後出售等語（本院卷二第248頁至第249頁），被告並提出被告宜興公司104年1月1日「賜沛康藻元素」之統一發票（本院卷二第107頁）為證，上開證人所述及統一發票資料之內容大致吻合，堪認附表二編號3-1、3-2所示商品在103年間應即已對外銷售，是被告前開主張，亦屬可採。至證人戴志川雖證稱：被告宜興公司是從107年1月8日開始委託其印刷「賜沛康草本漢方調理液」新版包裝等語（本院卷二第167頁），然證人羅文莉業已證稱「賜沛康草本漢方調理液」為新版包裝名稱，如上所述，自無從以證人戴志川前開所述，而為不利於被告之認定，併此敘明。

　④就附表二編號4所示商品部分：　　

　　被告主張自102、103年間起即開始使用「漾女人」文字對外銷售商品，而使用「漾女人」名稱，顯然早於附表一編號4所示商標之註冊公告日即107年11月1日等語，並提出102年間銷售「漾女人」美肌飲商品之統一發票為證（本院卷二第61頁至第63頁），參酌證人戴志川所證稱：「漾女人關鍵賦活飲」之舊版包裝係從102或105年開始委託我印刷外包裝，因為時間很久了等語（本院卷二第167頁），證人羅文莉亦證稱：附表二編號4所示「漾女人關鍵賦活飲」是由我與被告蔡依真共同開發生產，大概在103年2月20日後兩個月開始對外出售等語（本院卷二第248頁），上開證人所述及統一發票資料大致吻合，堪認被告前開主張應屬有據。

　⑤綜上所述，被告主張被告宜興公司於系爭4個商標註冊前，即已使用系爭文字圖樣對外銷售商品等語，應屬有據。　

　⑶承上，系爭4個商標與系爭文字圖樣屬近似商標且近似程度高，又指定使用於相同之商品，均業如前述，原告又主張其自99年間起即與被告蔡依真共同經營被告宜興公司等情，則原告自當知悉系爭文字圖樣及附表二所示商品之存在，而原告於與被告蔡依真共同經營被告宜興公司期間，明知上情，仍以自己為商標權人自行向智慧局申請註冊系爭4個商標，而非以被告宜興公司作為商標權人，已足認原告確實有意圖仿襲而搶先申請註冊系爭4個商標之意圖。因此，系爭4個商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由。綜上，系爭4個商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由，依智慧財產案件審理法第41條，原告自不得對被告主張系爭4個商標之商標權。

　㈡至原告雖主張其與被告蔡依真共同經營被告宜興公司，系爭4個商標乃其所發想、規劃並完成商標註冊登記，原告其後方授權被告宜興公司使用系爭4個商標云云。然被告宜興公司於系爭4個商標註冊前已有先使用系爭文字圖樣之事實，業據本院認定如前，原告亦未提出相關事證，足以佐證系爭4個商標為其所設計發想或其確實曾授權被告宜興公司使用，則原告此部分主張，自難憑採。

五、綜上所述，原告依商標法第69條第1項、第3項、同法第71條第1項第3款及公司法第23條第2項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，並請求排除及防止侵害，自無理由，應予駁回。　

六、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘攻擊防禦方法

    及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自

    無逐一詳予論駁之必要。

七、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　19　　日

                          智慧財產第五庭

                                  法  官　李郁屏

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　22　　日

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項　　　

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟

　　法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴

　　訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他

　　事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經

法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。