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智慧財產法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　99年度民專上易字第35號 上　訴　人　宇竣國際股份有限公司 兼　法　定 代　理　人　張中義 上　訴　人　潘良和 　　　　　　李承駿 　　　　　　王永輝 共　　　同 訴訟代理人　古明峰律師 　　　　　　許文虎 被 上訴 人　百陽國際股份有限公司 法定代理人　鍾秉儀 訴訟代理人　翁顯杰律師 複 代理 人　李建和 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中 華民國99年10月29日臺灣板橋地方法院95年度智字第35號第一審 判決提起上訴，本院於100 年10月13日言詞辯論終結，判決如下 ： 主 文 原判決廢棄。 被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。 第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 事實及理由 一、被上訴人主張： （一）被上訴人所研創之「模溫控制機」及「油循環模溫控制結 構改良」，經被上訴人於民國（下同）90年12月19日及92 年12月23日向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提出 專利申請，業已分別取得核發新型第212252號（申請第00 000000號，下稱系爭專利一）及第M247811 號（申請第00 000000號，下稱系爭專利二）專利，專利期間分別自92年 9 月21日至102 年12月18日、93年10月21日至102 年12月 22日。上訴人張中義、潘良和、李承駿、王永輝原為被上 訴人之業務員及工程人員，熟知被上訴人業務運作及專業 技術，亦明知被上訴人均有申請專利，渠等分別於94年5 、6 月間離職，並於94年6 月24日即設立上訴人宇竣國際 股份有限公司（下稱宇峻公司），分別擔任董監事，從事 與被上訴人相同業務。嗣於95年初被上訴人接獲客戶反映 ，上訴人宇峻公司對外宣稱，其所製造之產品與被上訴人 相同但價格便宜，以低價惡意搶奪客戶，被上訴人便委請 訴外人偉勝鋼模有限公司於95年3 月17日向上訴人訂購之 水溫機及油溫機各乙台並送請鑑定，鑑定結果，水溫機涉 嫌侵害被上訴人所有系爭專利一、油溫機涉嫌侵害系爭專 利二。 （二）上訴人宇峻公司所生產之水溫機，機型雖分別有YJW-1012 、YJW-1012S 、YJW-2012、YJW-2012S 、YJW-3012、YJW- 3012S 、YJW-1015、Y JW-1015S、YJW-1518、YJW-1518S ，惟其結構相同，差別在於溫控範圍，上訴人僅羅列YJW- 1012S 銷售金額共新台幣（下同）964,000 元，嗣經被上 訴人統計其餘水溫機銷售金額為5,660,375 元，二者合計 6,624,375 元。又上訴人宇峻公司所生產之油溫機，機型 雖分別有YJO-1020、YJO-10 20S、YJO-2020、YJO-2020S 、YJO-1025、YJO-1025 S、YJO-1530、YJO-1530S 、YJO- 4030、YJO-4030S ，然其結構相同，差別在溫控範圍，上 訴人僅羅列YJO-1020S 銷售金額共4,936,000 元，嗣經被 上訴人統計其餘油溫機銷售金額為8,671,740 元，二者合 計13,607,740元。 （三）上訴人張中義原擔任被上訴人廠務、生產工作，上訴人李 承駿負責廠務及維修，上訴人王永輝為廠務主管，負責生 產、廠務、品管，上訴人潘良和負擔業務工作，而上訴人 王永輝、潘良和、張中義當時亦為被上訴人股東，嗣於94 年6 月27日將股權讓售予鍾秉儀，被上訴人產品於廣告目 錄上均標示有專利證號，上訴人明知被上訴人專利權存在 ，竟侵害被上訴人之專利，顯有侵害專利權故意，依專利 法第85條第3 項規定，另外酌定3 倍之賠償金額，爰依專 利法第84條、第85條、第106 條及第108 條，民法第184 條、第185 條、第28條，公司法第23條之規定提起本件訴 訟。 （四）聲明求為判決：１、上訴人應連帶給付被上訴人150 萬元 。２、被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。 二、上訴人則以： （一）系爭專利一業經訴外人張永全提起舉發，經智慧財產局以 100 年8 月15日（100 ）智專三05053 字第10020711710 號舉發審定書為舉發成立，應撤銷專利權之審定，是系爭 專利一之專利權已經消滅，被上訴人無權利受損情形。又 依據系爭專利一之專利說明書所揭示，其模溫控制機係藉 由循環冷卻水強制冷卻及降低模具溫度。對照於專利範圍 所列逆止閥、電磁閥及數管路等冷卻水之系統元件，卻故 意隱藏或忽略冷卻水之驅動循環冷卻水之重要元件，致其 獨立項明顯欠缺實施專利標的不可或缺之必要技術特徵， 不應給予專利，其請求侵權行為損害賠償自無理由。 （二）證據一至四之組合，即西元1998年12月2 日公告之日本第 00-000000 號「MOLD TEMPERATURE CONTROLLER MOUNTING DEVICE OF INJECTION MOLDER」專利；西元1993年5 月28 　　　日公開之日本第0-000000號「CONTROL　DEVICE OF MOLD 　　　TEMPERATURE 」專利；西元1995年11月7 日公告之日本第 　　　0-000000號「MOLD TEMPERATURE CONTROL DEVICE 」專利 　　；90年5 月28日公告之我國第00000000號「模溫控制機」 　 　專利，足以證明系爭專利一不具進步性。此外，上訴人於 100 年9 月8 日本院行準備程序時，亦援引其於上開舉發 案件所主張之證據，證明系爭專利不具進步性，即證據五 為協炬企業有限公司（下稱協炬公司）產製型號WG-120型 模溫機，出產日期為2000年9 月29日；證據六為協炬企業 有限公司產製型號WG -120 型模溫機，出產日期為2000年 7 月17日。 （三）系爭專利二經智慧財產局以96年10月31日（96）智專三05 053 字第09620609380 號專利舉發審定書為「舉發不成立 」處分，經訴願後，以系爭專利二不具進步性，撤銷舉發 不成立處分，被上訴人不服，提起行政訴訟，惟均為臺北 高等行政法院及最高行政法院駁回其起訴及上訴，因認被 上訴人所有系爭專利二不具進步性，而有得撤銷該專利權 事由存在，被上訴人自不得對於上訴人主張系爭專利二之 專利權等語，資為抗辯。 三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲 明：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人在第一審之訴及假 執行之聲請均駁回。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。 四、兩造不爭執事項： （一）上訴人張中義、潘良和、李承駿及王永輝曾於被上訴人任 職，且上訴人王永輝、潘良和、張中義當時亦為被上訴人 之股東，嗣於94年6 月27日將股權讓售予上訴人法定代理 人鍾秉儀。上訴人張中義、潘良和、李承駿及王永輝於94 年6 月24日申設上訴人宇竣公司，分別擔任董監事。 （二）上訴人所有系爭專利一及系爭專利二，業已分別取得智慧 局核發新型專利第212252號及第M247811 號，並取得專利 新型技術報告，專利期間分別自92年9 月21日至102 年12 月18日及93年10月21日至102 年12月22日。 （三）系爭專利二由訴外人張永全舉發後，由智慧財產局為舉發 不成立之處分，訴外人張永全不服提起訴願後，經經濟部 審議後，以系爭專利二不具進步性為由，將原處分撤銷， 由原處分機關另為適法處分，被上訴人對經濟部訴願決定 不服，提起行政訴訟，經本院判決駁回被上訴人之訴，被 上訴人不服，提起上訴，經最高行政法院判決駁回上訴確 定。 五、被上訴人主張其為系爭專利一、二之專利權人，上訴人製造 販售之水溫機侵害系爭專利一，油溫機則侵害系爭專利二， 乃請求上訴人連帶賠償損害，然為上訴人所否認，並以前詞 置辯。惟查系爭專利二因該專利已經最高行政法院判決舉發 成立確定，應撤銷專利權，故被上訴人對此部分已不得再為 請求，兩造對此亦已不再爭執，且被上訴人係主張上訴人侵 害系爭專利一之申請專利範圍第1 項（見本院卷第139 頁） ，是本院僅應就系爭專利一請求項1 之部分予以審酌。另按 當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提出顯失公 平者，不在此限。民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明 文。上訴人於本院審理時始提出之證據五、六，雖係其抗辯 系爭專利一不具進步性之新攻擊防禦方法，惟該證據既已經 智慧財產局認定可證明系爭專利一不具進步性，則其援引該 等證據以為新攻擊防禦方法，揆諸前開規定，應予准許。故 本件爭點應為：（一）系爭專利一請求項1 是否有未載明實 施必要之事項，使實施為不可能或困難，應不予專利之情形 ？（二）上訴人所提證據組合是否足以證明系爭專利一請求 項1 不具進步性？ 六、本院之判斷： （一）系爭專利一請求項1是否未載明實施必要之事項？ １、系爭專利一之申請日為90年12月19日，智慧財產局於92年 8 月26日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事， 應依核准審定時所適用之90年12月24日修正公布之專利法 規定論斷，合先敘明。依據90年10月24日修正公布之專利 法第105 條準用第22條第4 項規定，申請專利範圍，應具 體指明申請專利之標的、技術內容及特點。說明書、圖式 及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。而依當時 施行細則第16條規定，申請專利範圍，應依下列各點記載 之：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必 要技術內容、特點。附屬項應包括所依附項目之全部技術 內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」。次按同法第 105 條準用第72條第1 項後段規定，說明書或圖式不載明 實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能 或困難者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發撤銷 之。經查系爭專利一申請專利範圍共計5 項，其中第1 項 為獨立項，第2 至5 項為直接或間接依附於第1 項之附屬 項。請求項1 申請專利範圍為：1.一種模溫控制機，其係 由一電路控制箱、機身、一操作面板、開關、一加熱器、 一溫控器、一逆止閥、一電磁閥、警報器一馬達及數管路 所組合而成其中，該電路控制箱與機身分離，機身兩測設 有數洞孔利於通風散熱而機身底部設有數滾輪方便機身移 動，且該電路控制箱表面設有操作面板與溫控器，可選擇 開關的啟閉和設定警報溫度，而該電路控制箱內設有一開 關與警報器，且電路控制箱線路延伸並外跨過連接於機身 內之控制開關者。其技術特徵為主要係由電控箱與機身所 組合而成，該電控箱與機身分離，可產生隔熱效果，該機 身內設有一加熱器、逆止閥、電磁閥及馬達管路相互連結 並延伸置於機身後面，而該機身後面分別設有冷卻水出口 閥、冷卻水入口閥、排水口閥、壓縮空氣入口閥及開關閥 、可供模具、空壓機及冷卻水塔銜接，該壓縮空氣入口閥 經電磁閥連接於逆止閥並分別相通於馬達與加熱器及開關 閥，而該開關閥一端可接至模具再藉由模具接回機身上之 開關閥，其開關閥分別連接設有電磁閥與逆止閥且電磁閥 接至冷卻水出口閥而逆止閥串通於加熱器與馬達並連接排 水口閥、冷卻水入口閥，達強制冷卻及降低溫度之功能性 者。再者，藉由模溫控制機之控制閥可強制冷卻、並精確 控制模溫有效降低或穩定水的溫度，同時利用壓差原理使 管路冷卻水排出使模具管路自動排氣而達成模具吹乾效果 ，再藉由電控箱之設定溫度可顯示故障情況或顯示過載警 報，進而保護與強制冷卻控制模具溫度達模具水循環溫度 降低之功能性。 ２、次查系爭專利說明書第6 至10頁技術內容、特點及功效所 載，系爭專利係以空壓機、壓縮空氣入口閥等利用壓差原 理使管路冷卻水排出使模具管路自動排氣而達成模具吹乾 效果，該等以壓縮空氣使管路冷卻水排出使模具管路自動 排氣應為系爭專利之特點，且此亦可由系爭專利請求項即 附屬項2 至4 皆進一步界定空壓機、壓縮空氣入口閥等技 術特徵自明；又由系爭專利申請卷審查意見表核准理由二 所載去除殘水之功用具進步性云云，亦證系爭專利以空壓 機、壓縮空氣入口閥等利用壓差原理使管路冷卻水排出應 為系爭專利實施必要之事項，揆諸前開法律規定，系爭專 利請求項1 並未界定任何有關空壓機、壓縮空氣入口閥等 技術特徵，即未載明實施必要之事項，當無法達成使管路 冷卻水排出使模具管路自動排氣而達成模具吹乾效果，而 實施為不可能或困難；況由系爭專利請求項附屬項3 所載 「該壓縮空氣入口閥…」或請求項附屬項4 所載「當空壓 機的壓力…」皆直接依附請求項1 及其用語可知，附屬項 應將被引用的其他請求項全部技術內容包含在內，並對其 中之部分技術內容作進一步之界定，換言之，請求項附屬 項3 、4 所載該壓縮空氣入口閥、空壓機技術特徵自應見 於獨立項請求項1 ，方可對該技術特徵進一步詳述，亦足 證系爭專利請求項1 未載明實施必要之事項，使實施為不 可能或困難者，而有應撤銷之事由。 （二）系爭專利一請求項1 是否不具進步性？ 經查上訴人所提證據五、六均為訴外人協炬公司產製型號 WG-120型模溫機，證據五出產日期為2000年9 月29日，證 據六出產日期為2000年7 月17日，二者機器型號同一，且 經本院依職權調閱上開舉發卷附機器照片觀之，實為相同 之證據，雖出產日期未必當然為公開日期，惟機器之產製 目的在於銷售商品，既為銷售商品自無秘密銷售之理，自 得將該產製日期推認為公開日，況產製日期亦早於系爭專 利一申請日90年12月19日達1 年以上，可為系爭專利一相 關之先前技術。被上訴人雖抗辯上開機器出產日期不實， 惟查依據上開機器之外觀照片可見，該出產日期係該產品 的標示內容之一，該標示內容尚包括電源、機型、序號、 使用溫度、加熱能力、出產日期及公司名稱、電話等，依 據該機器之折舊情形觀之，衡情應無造假之可能，被上訴 人空言抗辯，並不可採。次查證據五、六照片均揭露有電 路控制箱、操作面板、溫控器、洞孔、滾輪、機身、警報 器、開關、馬達反轉異常燈、電源開關、警報開關、電熱 開關、電磁閥、加熱器、馬達、管路、冷卻水入口閥、開 關閥、冷卻水出口閥、排水口閥、電路控制箱與機身呈傾 斜狀分離。而將系爭專利一請求項1 與證據五、六相比對 ，系爭專利一請求項1 所載：「……電路控制箱2 ，機身 8 、一操作面二板3 、開關5 、一加熱器9 、一溫控器4 ……一電磁閥15、20、警報器9 、一馬達22及數管路所組 合而成，其中，該電路控制箱2 與機身8 分離，機身兩側 設有數洞孔6 利於通風散熱而機身底部設有數滾輪7 方便 機身移動，且該電路控制箱2 表面設有操作面板3 與溫控 器4 ，可選擇開關的啟閉和設定警報溫度，而該電路控制 箱內設有一開關5 與警報器9 ，且電路控制箱2 線路延伸 並外跨過連接於機身8 內之控制開關者」等技術特徵，已 為證據五、六所揭露，雖其未揭露系爭專利一請求項1 之 「一逆止閥」，然系爭專利一請求項1 並未界定逆止閥與 其他構件之結合關係，單以逆止閥而言，亦為一般習知之 管路配件，就整體構成而言，其僅係習知逆止閥構件之簡 易應用，自屬顯而易知，所表現之功效為其單獨構件固有 之功能，當可預期，在功能上並未與系爭專利一其他構件 產生相互作用，故為熟習該項技術者運用申請前既有之技 術或知識所能輕易完成，系爭專利一請求項1 相對於證據 五、六並無突出之技術，準此，依舉發證據五、六即足證 明系爭專利一請求項1 不具進步性。 七、綜上所述，上訴人抗辯系爭專利一請求項1 依審定時專利法 之規定，未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難， 以及證據五、六，均足證明系爭專利一請求項1 為熟習該項 技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，而有得 撤銷之原因，為有理由。而按主張權利受有侵害，應以權利 確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定， 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法 院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢 止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張 權利；本件系爭專利一請求項1 既有得撤銷理由，揆諸前開 智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，上訴人自不得主 張權利。從而，被上訴人起訴請求上訴人應連帶給付被上訴 人150 萬元，即有未合，不應准許，其假執行之聲請亦失所 據，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並為假執行之 宣告，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判 ，為有理由，爰將原判決廢棄改判如主文第二項所示。 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 ，附此敘明。 九、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　11 　 月　　10　　日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官　陳忠行 法 官　林洲富 法 官　熊誦梅 以上正本係照原本作成。 不得上訴。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　15　　日 書記官 陳士軒