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臺灣苗栗地方法院民事判決　　　　　　　101年度智更字第2號 原　　　告　斌瀛企業有限公司 法定代理人　黃麗慧 訴訟代理人　蕭智元律師 被　　　告　佐海有限公司 兼　　　上 法定代理人　陳宥心 上列當事人間請求侵害專利權損害賠償事件，本院於民國101 年 8 月13日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用新臺幣壹萬零玖佰元由原告負擔。 事實及理由 一、原告起訴主張： （一）緣原告享有中華民國第D139716 號「前開式雨袍」新式樣 專利（以下簡稱系爭專利），專利期間自民國100 年4 月 1 日起至110 年12月22日止。原告系爭專利申請專利範圍 ，詳如原證二之新式樣專利圖說所載，其創作之特點在於 「本創作主要係為一前開式雨袍，其係包含一連身雨袍及 一可收藏入雨袍領口內的雨帽，該雨袍及雨帽係具有相同 的基本底色，而雨袍又在拉鍊與排扣處、兩腋下至手腕處 及袍身兩側至下擺處等部位施以異於底色的顏色，而使雨 袍外觀呈現雙色交融的視覺感，並在後背橫設有一道反光 條；該前開式雨袍透過袍面不同顏色的組合及反光條的流 線紋身，以色塊與線條的應用呈現鮮明而醒目的視覺效果 ，充分展現本案之創意…」。而被告陳宥心原於原告公司 任職，明知原告為系爭專利之專利權人，其於99年9 月30 日自原告公司離職後，現為被告佐海有限公司負責人。詎 被告佐海有限公司嗣遭原告查獲其未經原告事先授權同意 ，擅自生產、銷售仿冒系爭專利之「M2R 幻影風雨衣」及 「F- ONE幻影風雨衣」（以下合稱系爭商品）予原告之下 游通路商。茲因被告佐海有限公司此舉已明顯侵害原告之 專利權，並嚴重影響原告之營業及信譽，原告乃於100 年 11月25日委託律師以律師函通知被告佐海有限公司，請其 立即停止一切侵權行為，並回收已銷售之系爭商品，惟未 獲置理。 （二）按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得 請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；依前條 請求損害賠償時，得就下列各款則一計算其損害：…二、 依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本 或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益 ；依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節 ，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，專 利法第84條、第85條第1 項第2 款及第3 項分別定有明文 。又依專利法第129 條之規定，上開發明專利受侵害之權 利救濟規定，於新式樣專利受侵害時，準用之。本件分析 被告佐海有限公司所銷售之系爭商品即知，其所銷售之系 爭商品型號雖有不同，惟其整體之設計均屬相同，包含： ⒈為一前開式雨袍，其係包含一連身雨袍及一可收藏入雨 袍領口內的雨帽；⒉雨袍及雨帽具有相同的基本底色。⒊ 雨袍在拉鍊與排扣處、兩腋下至手腕處及袍身兩側至下擺 處等部位施以異於底色的顏色；⒋在後背橫設有一道反光 條。再比對原告系爭專利之特徵，被告佐海有限公司所銷 售系爭商品之整體設計，乃與原告系爭專利之整體設計完 全相同，僅系爭商品所採用之「基本底色」及「異於底色 的顏色」，與系爭專利申請專利登記時所標註之顏色不同 而已；然若立於一般消費者之立場觀之，此等整體設計完 全相同，僅對比顏色不同之雨衣產品，消費者極易將其混 淆誤認為係相同產品、不同顏色款式，是系爭商品明顯與 原告系爭專利構成近似，而屬侵害原告系爭專利權。且被 告佐海有限公司故意侵害原告之系爭專利，並將系爭商品 銷售予原告之下游通路商之舉，除令原告之客戶質疑原告 系爭專利存在之價值外，更直接影響原告之營業利潤。 （三）又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他 人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第 23條第2 項亦有明文。本件被告陳宥心既為被告佐海有限 公司之負責人，依法應與其所屬公司就侵害原告專利權所 生之損害，負連帶賠償責任。為此，爰依專利法第129 條 準用第84條、第85條第1 項第2 款及第3 項、公司法第23 條第2 項之規定，訴請依被告銷售系爭商品所得利益計算 ，並據此酌定三倍之金額以為賠償；惟被告佐海有限公司 製造、銷售系爭商品所得之利益，尚待被告提出產品銷售 數量帳冊等資料加以確定，故僅先請求被告連帶賠償新臺 幣（下同）100 萬元之損害等語。並聲明：被告應連帶給 付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即101 年1 月4 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；並陳 明願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告則以： （一）被告於接獲原告律師函之前，並不知悉原告有取得系爭專 利，且被告「M2R 幻影風雨衣」系列商品早於接獲原告上 開律師函前，即已因市場反應不佳而停止製造及對外銷售 。又按有關前開式雨袍，採用一件式之設計，於左右兩側 設有大小、外觀相同之口袋，且於中央設有排扣及拉鍊以 供整件雨袍扣合，而雨帽均能捲曲折疊於領口內，此外雨 袍背後設有橫條之反光條及反光字樣；雨袍色彩之區塊分 配採用兩種顏色，位於拉鍊與排扣處、兩腋下至手腕處及 袍身兩側至下擺處等部位施以異於底色之顏色，形成雙色 交融的視覺感之視覺性設計方式，早於原告申請系爭專利 前即已見於刊物且公開使用而為公眾所知悉。系爭專利與 系爭商品雖均採上開相同之設計方式，惟被告銷售之「M2 R 幻影風雨衣」系列及「F-ONE 幻影風雨衣」系列商品於 色彩區塊中所使用之顏色，係採用與系爭專利完全不同之 顏色搭配，故予人之視覺效果與系爭專利截然不同，自難 謂被告有侵害原告系爭專利之主觀故意，被告銷售系爭商 品客觀上亦無侵害原告系爭專利之事實。 （二）茲就被告「M2R 幻影風雨衣」及「F-ONE 幻影風雨衣」系 列商品並未侵害原告系爭專利理由說明如下： ⒈新式樣若以彩色圖面為申請時，不能以此即作為專利權之 顏色限制，但若一併指定色彩之工業色票編號或檢附色卡 搭配物品使用狀態圖，則可認定該新式樣專利權範圍應包 含所指定之色彩；系爭專利於專利圖說中不僅於其創作特 點中主張雙色色塊所結合而成的視覺感，更於圖面說明中 清楚指定了雙色色塊之色票編碼，因此系爭專利係應包含 色彩之設計（原證二第一頁反面三、圖面說明參照）。系 爭專利所指定之色粟編號所代表之顏色，既確為系爭專利 圖面所應用於物品之色彩內容，故在判斷新穎特徵時，則 應依該等顏色反應於使用物品上所形成的視覺感受而決定 。 ⒉系爭商品與系爭專利於該雨袍設計顏色區塊的配置位置兩 者為相同，然而兩者顏色搭配卻為明顯存在差異，系爭專 利是採紅與黑的配置方式，系爭「F-ONE 幻影風雨衣」則 是黃與黑，由於兩者均是拉鍊與排扣處、兩腋下至手腕處 及袍身兩側至下擺處採用黑色作為區隔，因此視覺重點便 落在整體雨袍的底色部份，而紅與黃各為顏色三原色之一 ，所謂的三原色係指無法再分解出其他的色彩，或無法以 其他的色光或色料混合出來的純色，是以兩者給人的視覺 效果截然不同，且此因為整體雨袍最大面積的色塊，而成 為視覺上的主要焦點，使得一般大眾消費者的視覺效果可 以有明顯之區別，所以系爭「F-ONE 幻影風雨衣」對應系 爭專利之新穎特徵明顯不相同與不相近。 ⒊至於反光條或反光字樣的成分對於視覺的影響，遠低於袍 面整體色彩不同的組合與配置，由上述分析可知，系爭專 利所主張之新穎性特徵在截然不同顏色的底色情形下，且 底色區城遠大於反光區域，而使人的視覺仍舊反應在底色 區域上，所以近似的反光條與反光字樣，尚不至於逆轉了 一般消費大眾對於紅色與黃色明顯不同底色所引致的不同 視覺感受。 ⒋是依上所述系爭商品不包含系爭專利之主要新穎特徵，故 並未落入系爭專利之專利權範圍。 （三）被告於接獲原告上開律師函後，除委託冠新法律事務所回 函寄送原告公司說明外，並將系爭商品委託財團法人台灣 經濟科技發展研究院智慧科學研究所進行專利權侵害鑑定 ，依該所鑑定結果不論初步鑑定或細部鑑定均一致認定被 告系爭商品並未落入系爭專利之專利權範圍，故被告否認 有侵害原告系爭專利，並否認有造成原告任何損害，原告 就此應負舉證之責等語置辯。並聲明：原告之訴及假執行 之聲請均駁回；並陳明願供擔保，請准免為假執行。 三、本件原告享有中華民國第D139716 號「前開式雨袍」新式樣 專利，專利期間自100 年4 月1 日起至110 年12月22日止。 原告系爭專利之申請專利範圍，詳如原證二之新式樣專利圖 說所載，其創作之特點在於「本創作主要係為一前開式雨袍 ，其係包含一連身雨袍及一可收藏入雨袍領口內的雨帽，該 雨袍及雨帽係具有相同的基本底色，而雨袍又在拉鍊與排扣 處、兩腋下至手腕處及袍身兩側至下擺處等部位施以異於底 色的顏色，而使雨袍外觀呈現雙色交融的視覺感，並在後背 橫設有一道反光條；該前開式雨袍透過袍面不同顏色的組合 及反光條的流線紋身，以色塊與線條的應用呈現鮮明而醒目 的視覺效果，充分展現本案之創意…」。被告陳宥心原於原 告公司任職，其於99年9 月30日自原告公司離職後，現為被 告佐海有限公司負責人。被告佐海有限公司曾銷售「M2R 幻 影風雨衣」及「F- ONE幻影風雨衣」予原告之下游通路商， 經原告於100 年11月25日委託律師以律師函通知被告，稱被 告已侵害原告之專利權，嚴重影響原告之營業及信譽，請被 告立即停止一切侵權行為，並回收已銷售之系爭商品。而被 告於接獲原告上開律師函後，除委託冠新法律事務所回函寄 送原告公司說明外，並將系爭商品委託財團法人台灣經濟科 技發展研究院智慧科學研究所進行專利權侵害鑑定，依該鑑 定結果，依該所鑑定結果不論初步鑑定或細部鑑定均認被告 系爭商品並未落入系爭專利之專利權範圍等情，為兩造所不 爭執，且有原告所提系爭專利證書、專利圖說、被告公司登 記資料查詢單、免用統一發票收據、「M2 R幻影風雨衣」及 「F- ONE幻影風雨衣」產品照片、楊承彬律師事務所100 年 11月25日彬律字第20111125001 號函暨掛號郵件收件回執（ 詳卷第7 至34頁），及被告所提冠新法律事務所100 年12月 12日冠新法字第1001212001號函暨退回信封、原告公司登記 資料查詢單、財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科學研 究所100 年12月22日（100 ）智婷字第1207號函附專利權侵 害鑑定研究報告書（節本）、及101 年1 月19 日 （101 ） 智婷字第01008 號函（詳卷第53至61頁）等件為證，自堪信 為真實。 四、按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利 法第129 條準用第84條第1 項前段定有明文。次按民事訴訟 如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先 不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯 事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告 之請求。侵權行為賠償損害之請求權，除須有損害之發生， 及有責任原因之事實外，並以二者之間有相當因果關係為其 成立要件，故侵權行為賠償損害之訴訟，原告須先就上述成 立要件為相當之證明，始能謂其請求權存在（最高法院17年 上字第917 號判例、44年台上108 號判決可資參照）。經查 ，原告主張被告所生產之系爭「M2R 幻影風雨衣」及「F-ON E 幻影風雨衣」侵害原告系爭專利權，造成原告損失之事實 ，既為被告所否認，則依上揭說明，自應由原告就被告有侵 害原告系爭專利權之事實負舉證責任，惟原告就此迄未能舉 證證明。參以被告曾將系爭「M2R 幻影風雨衣」及「F- ONE 幻影風雨衣」委託財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科 學研究所進行專利權侵害鑑定，依該所鑑定結論，認被告所 生產系爭「M2R 幻影風雨衣」及「F- ONE幻影風雨衣」產品 均未落入系爭專利之專利權範圍，有財團法人台灣經濟科技 發展研究院智慧科學研究所100 年12月22日（100 ）智婷字 第1207號函附專利權侵害鑑定研究報告書（節本）、及101 年1 月19日（101 ）智婷字第01008 號函（詳卷第53至61頁 ）附卷可憑。是被告否認侵害原告系爭專利權，洵屬有據。 原告空言主張被告所生產之系爭「M2R 幻影風雨衣」及「F- ONE 幻影風雨衣」侵害原告系爭專利權，造成原告損失云云 ，自無足採。 五、從而，原告依專利法第129 條準用第84條、第85條第1 項第 2 款及第3 項、公司法第23條第2 項之規定，請求被告連帶 給付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即101 年1 月4 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為無理 由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失 所附麗，應併予駁回。 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 101 年 8 月 24 日 民事庭法 官 王萬金 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 書記官 劉佩蓁 中 華 民 國 101 年 8 月 24 日