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臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　106年度智附民字第2號 原　　　告　寶久實業股份有限公司 法定代理人　黃紗紫 訴訟代理人　翁顯杰律師 被　　　告　黑手黨國際有限公司 被　告　兼 法定代理人　陳德蒨 共　　　同 訴訟代理人　邱南嫣律師 上列被告因違反商標法案件（本院106 年度智易字第3 號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國107 年9 月 25日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應連帶給付原告新臺幣玖萬參仟柒佰伍拾元，及自民國一百 零六年三月二十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之 利息。 原告其餘之訴駁回。 本判決第一項得假執行；但被告如以新臺幣玖萬參仟柒佰伍拾元 為原告預供擔保，得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 一、原告起訴主張： ㈠被告陳德倩為被告黑手黨有限公司（下稱被告黑手黨公司） 之負責人，明知如附件所示商標已由原告寶久實業股份有限 公司（下稱原告）註冊，非經商標權人同意或授權不得使用 。惟被告陳德倩明知未得原告同意，即自於民國102 年4 月 27日前2 個月間之某時，將如附表一所示侵害如附件所示商 標權之商品自倉庫取出2 件外套，在被告黑手黨公司之店面 內陳列販賣，被告陳德倩前開所為，顯屬侵害原告如附件所 示商標權之行為，且被告陳德倩為被告黑手黨公司之負責人 ，被告黑手黨公司自應就被告陳德蒨之行為連帶負責，爰依 民法第184 條第1 項前段、公司法第23條第2 項及商標法第 71條第1 項第3 款之規定，請求被告連帶賠償原告之損害。 ㈡依據商標法第71條第1 項第3 款之規定，應以被告黑手黨公 司遭查扣之侵害商標權商品之零售價格計算： 被告黑手黨公司遭查扣侵害如附件所示商標之如附表一所示 商品，計有車衣78件、T 恤16件、雨褲113 件，爰以車衣之 零售價格為計算基礎，車衣零售價為新臺幣（下同）1 萬1, 905 元，78件計92萬8,590 元，以1500倍之零售價計算，共 計為13億9288萬5,000 元，考量被告之資力及犯行，原告僅 請求賠償200 萬元。 ㈢爰聲明：⒈被告應連帶給付原告200 萬元，並自起訴狀繕本 送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒉ 原告願供擔保請准宣告假執行；⒊訴訟費用由被告連帶負擔 。 二、被告則以下開情詞資為抗辯： ㈠扣案如附表一所示商品，均係經日商「株式會社イエロㄧコ ㄧン」（下稱日商「YELLOW CORN 」公司）授權販賣至我國 之真品。 ㈡被告陳德蒨自80年初起即基於販賣日商「YELLOW CORN 」公 司商品之意思，販售標示與附件所示商標相同之文字圖樣之 商品，被告陳德蒨主觀上並無商標法第97條之故意： 商標法第97條係以行為人「明知」為其構成要件，行為人除 須客觀上有販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商 品之行為外，在主觀上更須「明知」係仿冒商標商品，始能 構成犯罪。扣案附表一所示商品，為被告黑手黨公司於96年 前取得日商「YELLOW CORN 」公司授權後向該公司進口之庫 存商品，故被告陳德蒨係認知附表一所示商品乃日商「YELL OW CORN 」公司生產之正品，被告陳德蒨自無「明知」仿冒 商品而陳列、輸出或輸入之主觀犯意可言。 ㈢縱附表一所示商品所標示之商標文字圖樣，相同或近似於如 附件所示商標，然被告自80年初起即使用該等商標，應有商 標法第36條第1 項第3 款善意先使用原則之適用： ⒈日商「YELLOW CORN 」公司於西元1991年即在日本完成「YE LLOW CORN 」商標（含全圖）之註冊，原告在我國完成公司 設立登記（即82年6 月22日）時，日商「YELLOW CORN 」公 司已使用「YELLOW CORN 」商標（包含標明產地「TOKYOYOK OHAMA 」與製造商「BYYELLOWCORN」）產銷各類商品（包含 授權被告黑手黨公司引進我國之商品）行之數年，且已有相 當之市場知名度。 ⒉被告陳德蒨於原告在85年12月16日申請註冊如附件所示商標 前，即已藉由向日商「YELLOW CORN 」公司進口商品之方式 ，於我國持續使用日商「YELLOW CORN 」公司之商標，且使 用於原販售之如附表一所示商品，則被告陳德蒨在販售原有 商品而善意使用相同或近似於如附件所示商標圖樣之情形下 ，其交易關係於法律上所應受保護權益，尚不因原告事後註 冊取得如附件所示商標權而受影響。 ⒊附表一所示商品屬96年前被告黑手黨公司向日商「YELLOW C ORN 」公司進口並經授權販賣之庫存商品，非被告自行委託 他人以使用相同於或近似於原告申請註冊之如附件所示商標 所製造之商品，況原告於86年12月1 日、87年1 月1 日分別 註冊取得商標權後，並未立刻通知被告黑手黨公司，係遲至 96年7 月26日始以存證信函通知，被告黑手黨公司為免爭議 ，旋將標示有相同或近似於附件所示商標文字圖樣之商品下 架，實難認被告有何基於不正當之競爭目的而使用相同之商 標於同一商品之惡意。附表一所示商品於附件所示商標註冊 申請日前，即已使用包含附件所示商標之文字圖樣，依有疑 唯利被告原則，自應認為被告陳德蒨嗣後出售附表一所示商 品所為，仍屬於「原使用之商品或服務」之範疇，依商標法 第36條第1 項第3 款規定，被告陳德蒨以原使用之商品即如 附表一所示商品為限，得繼續使用相同或近似於附件所示商 標之文字圖樣，而不受附件所示商標權之效力所拘束。 ㈣依據修正前商標法規定，附件所示商標有不得註冊之事由： ⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院 認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不 得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項定有明文。次按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法 第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定， 現行商標法第50條定有明文，依同法第62條規定為評定準用 之，是商標是否有不得註冊事由，應以「註冊時」為斷。 ⒉如附件所示商標，有82年12月22日修正公布之商標法（下稱 82年商標法）第37條第1 項第7 款所定不得申請註冊之事由 ： ⑴82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法）第37條 第1 項第7 款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申 請註冊：襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」 再者，「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品 購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞 判斷之。」( 83年7 月15日修正發布商標法施行細則第15條 第1 項規定參照）、「本法第37條第1 項第7 款之適用，指 以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標 或標章申請註冊並有致公眾誤認之者；所襲用者不以著名商 標或標章而使用於同一或類似商品為限。」( 83年7 月15日 修正發布商標法施行細則第31條規定參照) ；至判斷二商標 有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標 是否近似暨其近似之程度；⑶商品/ 服務是否類似暨其類似 之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之 情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申 請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已 達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。 ⑵又82年商標法第37條第1 項第7 款規定不得申請註冊之事由 （襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者），不受自註 冊公告之日起已滿二年者，不得申請或提請評定之限制（82 年商標法第53條參照）；82年商標法第37條第1 項第7 款規 定經修法移列為現行商標法第30條第1 項第11款規定（即「 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認 之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但 得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」）後 ，倘商標之註冊有該款規定之不得申請註冊，而係屬惡意者 ，亦不受自註冊公告後滿五年者，不得申請或提請評定之限 制（現行商標法第58條第2 項規定參照）。 ⑶原告係於被告陳德蒨成立被告黑手黨公司及日商「YELLOW C ORN 」公司於日本設立完成後約6 年，方於我國完成公司設 立登記行為；日商「YELLOW CORN 」公司從未授權原告代理 進口該公司之相關商品，更未曾有同意或授權原告使用該公 司相關商品商標或識別標章之事實。原告係因地緣（設廠於 越南等國）或因其承作「成衣代工」業務往來或其他之關係 ，遂知悉或獲取日商「YELLOW CORN 」公司所使用之商標、 標章或標籤圖案等資訊，其遂以抄襲或剽竊日商「YELLOW C ORN 」公司已使用之商標或標章之意圖，經由刻意刪截「產 地TOKYOYOKOHAMA 」字樣與「公司名稱BYY ELLOWCORN 」字 樣後，據以於我國申請註冊，以遂行不公平競爭之目的。 ⑷再者，原告申請註冊之附件所示商標之文字圖樣與日商「YE LLOW CORN 」公司已使用之商標或標章確實有因相似（相同 ）而致公眾誤認之情。則如附件所示商標確有襲用他人之商 標或標章有致公眾誤信之虞，核有82年商標法第37條第1 項 第7 款規定（修正後為現行商標法第30條第1 項第11款) 不 得申請註冊之違法事由，確有應撤銷或廢止之原因，且依82 年商標法第53條規定暨現行商標法第58條第2 項規定，不受 申請或提請評定除斥期間之限制。 ⒊附件所示商標亦有商標法第30條第1 項第10款至第12款規定 之不得註冊之事由： 按商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使 用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間 具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 ，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此 限，商標法第30條第1 項第12款定有明文。查：原告顯然係 因地緣（設廠於越南等國）或因其承作「成衣代工」業務往 來或其他之關係，而知悉日商「YELLOW CORN 」公司所使用 之商標圖案，附件所示商標並非原告自創，原告非出於自創 而加以仿襲搶註他人先使用商標之行為，顯有違市場公平競 爭秩序，有違商標法第30條第1 項第12款之規定，故如附件 所示商標具有得撤銷之事由。 ㈤就原告所主張之損害額部分： 商標法第71條第1 項第3 款規定，應係以侵害商標權商品之 實際零售單價計算，並非以查獲件數之總價，作為計算損害 額之基準，原告主張以查獲件數總價之1500倍作為計算損害 賠償金額之基礎，自有違誤，顯有違誤；另商標法第71條之 規定係以填補損害為核心概念，原告之法定代理人黃紗紫於 偵查中業已自承原告就如附件所示商標營業額每月僅數千元 是原告應證明其實際上受損害之情形；又原告所提出之發票 係96年間之發票，並非102 年間之發票，尚不得作為計算本 件扣案商品零售價之依據。 ㈥爰聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告 負擔。 三、得心證之理由： ㈠按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴 訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害； 附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據 ，此觀刑事訴訟法第487 條第1 項、第500 條前段規定即明 。又商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損 害賠償，商標法第69條第3 項亦有明定。查被告陳德蒨確有 於102 年2 月間之某時至同年4 月27日為警搜索查獲日止， 於被告黑手黨公司一樓店面，意圖販賣而陳列侵害如附件所 示商標權之如附表一所示商品，而犯商標法第97條之意圖販 賣而陳列侵害商標權商品罪，業經本院以106 年度智易字第 3 號刑事判決審認明確，判處拘役50日，並諭知易科罰金之 折算標準，有前開刑事判決可稽。是以，原告主張被告陳德 蒨有前述侵害如附件所示商標權之事實，自堪信為真實，原 告依商標法第69條第3 項規定，請求被告陳德蒨應負損害賠 償責任，洵屬有據。 ㈡被告陳德蒨及黑手黨公司侵害原告之商標權，應負連帶賠償 責任： 被告陳德蒨前開所為，屬商標法第68條所定之侵害商標權行 為，被告陳德蒨為被告黑手黨公司之法定代理人，依據民法 第28條、公司法第23條第2 項之規定，被告黑手黨公司自應 與被告陳德蒨負連帶之賠償責任。 ㈢損害賠償金額之計算： ⒈按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害 ：依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損 害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益， 減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損 害。依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能 就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所 得利益。就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之 金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額。 以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為 其損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標 法第71條定有明文。故商標權受侵害時，商標專用權人有權 就前開規定所列之4 種法定損害賠償之計算方式，自由擇定 之；又因侵權行為賠償損害之請求權，在填補被害人之實際 損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立 要件，商標法第71條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係 侵權行為賠償損害請求權之一種，自有損害填補法則之適用 ；商標權人固得請求以查獲仿冒商品單價之倍數，決定賠償 金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相 當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求 權在於填補被害人實際損害之立法目的相符（參照最高法院 97年度台上字第1552號民事判決）。 ⒉本件原告主張本案查獲侵害商標權之商品共計207 件（含車 衣78件、T 恤16件、雨褲113 件），而其中車衣之零售價格 為每件1 萬1,905 元，查獲件數為78件共計92萬8,590 元， 再以1500倍之損害賠償金額計算，就車衣部分，被告黑手黨 公司與陳德倩所應連帶賠償之金額應為200 萬元等語（本院 卷第74頁），並提出發票1 張為證（臺灣士林地方檢察署10 2 年度偵字第8265號卷〈下稱偵字第8265號卷〉第48頁）， 被告則抗辯稱：扣案如附表一所示商品係正品，並無商標法 第71條規定之適用，且原告所提出之發票係96年間之消費發 票，並非102 年間之消費發票，另原告曾自承每月之營收僅 數千元，原告應證明其損害額云云（本院卷一第79頁）。準 此，本院自應在法定賠償額之範圍內，酌定本件適當之賠償 額。經查： ⑴有關「查獲侵害商標權商品」之零售單價部分： ①查本件原告主張附表一編號1 所示車衣之零售價格為「每件 」1 萬1,905 元，並有該等商品之發票1 張為證（偵字第82 65號卷第48頁），然原告法定代理人即證人黃紗紫於偵查中 證稱：當時我經過被告黑手黨公司店面，我看見有展示使用 附件所示商標的衣服，我就進去買了外套2 件，被告黑手黨 公司的人員就拿了2 件給我並且幫我開發票，我買完就回家 等語（臺灣士林地方檢察署105 年度調偵續㈡字第1 號卷第 25頁），是由證人前開證述，足認證人黃紗紫當時所購買之 車衣數量應為2 件，另依前開發票之記載，當日之總金額（ 含營業稅）應為1 萬2,500 元，是每件車衣零售價應為6,25 0 元（計算式為：總價：1 萬2,500 元/2）。至原告主張車 衣商品之零售價為1 萬1,905 元等語，尚與卷內證據有所不 符，自無足採。 ②至被告雖以：前開發票為96年間之發票，不得作為認定102 年間零售價之依據云云，然前開發票確實為車衣商品之零售 價格，被告就該等商品於102 年零售價為何復未為任何舉證 ，其前開所辯，自難憑採。 ⑵損害賠償數額之計算： ①而被告黑手黨公司意圖販賣而陳列、持有如附表一編號1 所 示車衣商品，本院審酌本件被告黑手黨公司遭查獲意圖販賣 而陳列及持有之商品共計為207 件，其中車衣商品為78件， 均未逾1500件，該等商品原係被告黑手黨公司向日商「YELL OW CORN 」公司進口之商品，及其侵害行為態樣、侵害行為 期間、侵害商標商品之數量與種類、侵權商品於市場之流通 情形，及該等商品僅為庫存商品，並非當期商品，其售價與 當期新品相較應為較低等情狀，認原告主張被告應連帶賠償 200 萬元之金額，與被告侵權事實、程度、原告所受損害及 被告所受利益，顯不相當，認應以侵權之車衣商品之零售售 價之15倍作為損害賠償金額，應屬適當。準此，被告黑手黨 公司、陳德倩應連帶賠償原告9 萬3,750 元（計算式：6,25 0 元15倍＝9 萬3,750 元），原告逾此部分之請求即屬過 高，不能准許。 ②至原告雖主張應以查獲車衣商品件數之總價額，再乘以1500 倍計算等語，然商標法第71條第1 項第3 款之規定，係以商 品之零售單價作為計算之基礎，業如前述，是原告此部分主 張，自屬誤會，併予敘明。 ⑶至原告另雖主張：被告陳德蒨尚意圖販賣而持有如附表一編 號2 、3 所示商品，此亦係遭查獲侵害商標權之商品等語， 然原告就此2 項商品之零售價格並未加以主張及舉證（本院 卷第79頁），原告此部分主張，自難認有據。 ⑷至被告雖抗辯稱原告就如附件所示商標之每月營收僅數千元 ，基於損害賠償之法理，原告應舉證證明其已實際受損害云 云。然揆諸前開說明，商標權受侵害時，商標專用權人有權 就前開規定所列之4 種法定損害賠償之計算方式，自由擇定 之，被告此部分所辯，自難憑採。 ㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他 相類之行為者，與催告有同一之效力。遲延之債務，以支付 金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。 應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年 利率為百分之5 ，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前 段及第203 條分別定有明文。原告請求被告賠償其損害，係 以支付金錢為標的，並無確定期限，亦無約定遲延利息之利 率，又本件起訴狀繕本係於106 年3 月28日送達予被告，有 送達證書附卷可參（見本院106 年度審智簡附民字第4 號卷 第3 頁至第5 頁），揆諸前揭法條規定，原告主張以起訴狀 繕本送達之翌日即106 年3 月29日起算遲延利息，即屬有據 。 四、綜上所述，原告依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款，請求被告應連帶給付9 萬3,750 元及自106 年3 月29日 起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由 ，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又本判 決所命被告給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389 條 第1 項第5 款規定，應依職權宣告假執行；並依同法第392 條第2 項規定，依職權宣告被告以一定金額預供擔保後，得 免為假執行。另原告之訴經駁回部分，其假執行之聲請亦失 所附麗，應併予駁回。 五、本件事證已明，兩造其餘主張，經本院斟酌後，認為均於判 決之結果不生影響，爰勿庸逐一論述，併此敘明。 六、本件為刑事附帶民事訴訟，依法無庸繳納裁判費，且訴訟程 序中，兩造並無其他訴訟費用之支出，爰不另為訴訟費用負 擔之諭知，附此敘明。 據上論結，本件原告之訴一部有理由、一部無理由，依智慧財產 案件審理法第27條第2 項、刑事訴訟法第502 條、第491 條第10 款、民事訴訟法第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決 如主文。 中 華 民 國 107 年 11 月 16 日 刑事第三庭法 官 李郁屏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，非對刑事判決上訴時不得上訴，並應於收受送達 後10日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。 書記官 蔡明純 中 華 民 國 107 年 11 月 22 日 【附表一】 ┌─┬─────┬──────┐ │編│扣案物名稱│數量 │ │號│ │ │ ├─┼─────┼──────┤ │1 │車衣 │78件 │ ├─┼─────┼──────┤ │2 │T恤 │16件 │ ├─┼─────┼──────┤ │3 │雨褲 │113件 │ └─┴─────┴──────┘