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臺灣士林地方法院民事判決　　　　　　　　101年度智字第7號 原　　　告　崧佑工業有限公司 法定代理人　徐張雪娥 訴訟代理人　徐有塗 被　　　告　佘文彬 訴訟代理人　林殷世律師 上列當事人間損害賠償事件，本院於民國102 年9 月4 日言詞辯 論終結，判決如下： 主 文 被告應給付原告新台幣貳佰玖拾伍萬伍仟貳佰元，及自民國一○ 二年四月二十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用百分之四十九由被告負擔，餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分，於原告以新台幣玖拾捌萬陸仟元為被告供 擔保後，得為假執行。但被告如以新台幣貳佰玖拾伍萬伍仟貳佰 元為原告預供擔保，得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 事 實 及 理 由 壹、程序方面 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此 限。民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款定有明文。 二、查原告原起訴第一項聲明為「被告應給付原告新台幣（下同 ）300 萬元，及自起訴狀送達被告之翌日起至清償日止，按 年息百分之五計算之利息。」（見本院卷第6 頁）；嗣於民 國102 年4 月23日以書狀及同年5 月15日以言詞變更前開聲 明為：「被告應給付原告600 萬元，及自民國102 年4 月24 日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」（見本院 卷第172 、190 頁），經核原告前開所為係基於同一基礎事 實所為之擴張及減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定， 應予准許。 貳、實體方面 一、原告起訴主張： （一）原告係從事手工具之製造、加工及買賣，原告現任法定代 理人徐張雪娥於99年1 月26日向經濟部智慧財產局（下簡 稱智慧財產局）申請第000000000 號「手工具轉接頭」發 明專利（下稱系爭專利），並於99年11月間與原告簽訂專 屬授權契約書（下稱系爭專屬授權書），將系爭專利授權 予原告使用，因系爭專利當時雖仍由智慧財產局審查中， 惟系爭專利之技術內容於99年間未曾公開，非一般人所能 知悉，經徐張雪娥授權予原告，原告亦未對系爭專利進行 投資，故系爭專利之技術內容應屬原告之技術性營業祕密 。被告為訴外人佘長興企業有限公司之負責人，於99年2 月間向原告當時之法定代理人徐有塗表示願代為銷售系爭 專利物，徐有塗遂於99年2 、3 月間分別交付5 件、15件 系爭專利物之樣品予被告作為開發業務之用，並要求在未 獲原告同意前，不得轉交系爭專利物予第三人進行生產， 原告復於送貨單上記載：「多國發明專利申請中，應力守 秘密保護，不得仿冒及轉作開發，敬請配合」，被告亦於 該送貨單上簽名，兩造成立保密協議，故被告依約有保守 因業務知悉及持有原告營業祕密之義務。 （二）詎99年9 月間，徐有塗發現當年法蘭克福國際汽車暨零配 件展之新產品「KRAFTWERK 手工具」與系爭專利物之外觀 、結構十分相似，經與被告確認後，始知被告早已委託大 陸台商蔡國鑫之工廠生產與系爭專利物結構相同之產品， 違反兩造間之保密協議。雖被告辯稱「輪狀手工具」係其 與李紹昌共同創作，然在其等與原告接觸前，並未有任何 關於系爭專利物之輪狀、方形、球狀的概念，其等亦不否 認已看過原告出具之球形產品或專利說明書（包含球形及 方形），且原告早於99年2 月間已委請模具製造商寄送輪 狀手工具之開模圖樣予被告，輪狀乃球形及方形衍生之形 狀，亦落入系爭專利範圍內，當屬相同之技術思想，另被 告係按原告提供之樣品（即球形及輪狀態樣）、方法技術 （脫蠟鑄造法）及製造流程（即鑄造金屬本體再佐以射出 塑膠包覆金屬本體），製作完全相同的侵權產品。 （三）系爭專利物品之市場終端價為美金10至12元，且被告曾向 原告保證每半年可賣出400 萬件，每件毛利約新台幣（下 同）20元，被告違約故意將系爭專利物交由大陸台商即蔡 國鑫（即譯文中之5.7 ）工廠生產，銷售至美國Thorsen （以其PUCK WRENCH 商標為名販售，李紹昌自稱為該公司 之臺灣業務代表），賺取鉅額利潤，又被告提出之美國專 利權人陳淑如Shu-Ju Chen 即蔡國鑫之配偶，益證在美國 銷售之侵害產品均係被告委託下單蔡國鑫在大陸生產，侵 害原告權利。原告生產之系爭專利物品，因仿冒品充斥市 場，而難以販售，被告於99年2 月起至101 年7 月止，故 意侵害原告營業祕密，除被告表示每半年可賣出400 萬件 外，其於另案偵查中自認其第一批製造20萬個庫存，交付 歐洲客人6200個，美國Thorsen 公司2 萬個，以每個0.5 美元毛利計算，被告所獲利益至少為334 萬69元，加計酌 定三倍計算之賠償金更達1336萬276 元，為此，爰依民法 第184 條第1 項前段、第227 條及營業秘密法第12條、第 13條第1 項第2 款、第2 項等規定，一部請求600 萬元之 損害賠償等語。 （四）聲明： 1.被告應給付原告600 萬元，及自102 年4 月24日起至清償 日止，按年息百分之五計算之利息。 2.訴訟費用由被告負擔。 3.原告願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告則以： （一）原告應就系爭專利之技術內容是否屬未公開，且非一般人 所能知悉，而屬原告之營業秘密等情，負舉證責任。系爭 專屬授權契約未載簽約日及授權日，被告否認其真正。縱 徐張雪娥就系爭專利內容有營業秘密，惟其於99年11月間 始將系爭專利授權予原告，按契約效力應自授權日往後生 效，當不及於99年11月前所發生行為，則原告主張被告於 同年9 月前，有侵害其營業祕密云云，當屬無據。被告未 與原告簽署保密協議，或有任何口頭之保密約定，原告所 稱送貨單上記載保密協議，係原告事後自行填載。 （二）徐有塗於99年1 、2 月間僅提出「球形」工具樣品予被告 及訴外人李紹昌觀看，徐有塗未告知系爭專利之申請範圍 ，亦未曾提供專利申請書予被告，當時原告思及之技術特 徵僅有「球形」及「方形」，直至原告於99年4 月8 日向 美國申請發明專利時，始依被告等人創意，增加申請「輪 狀」，且未詳述特徵，於99年11月17日針對「輪狀」工具 特徵提出接續案（US 8,307,742 B2 ）。而「輪狀手工具 」之外觀及構造，係被告與李紹昌之創意及構思，被告按 自己創作內容生產輪狀工具，當無侵害原告應受保護之營 業秘密等語，以資抗辯。 （三）聲明： 1.原告之訴駁回。 2.訴訟費用由原告負擔。 3.如受不利判決，願供擔保免為假執行。 三、本院之判斷 （一）原告起訴主張原告法定代理人徐張雪娥於99年1 月26日向 智慧財產局申請系爭專利，經實體審查後，於100 年2 月 1 日核准審定及公告，並核發專利證書予徐張雪娥，復因 系爭專利經早期公開，無不予公開之情事，申請案於10 0 年8 月1 日公開一節，有原告提出之發明專利說明書、專 利證書、專利公報在卷可按（本院卷第10至17頁、臺灣士 林地方法院檢察署，下簡稱士林地檢署，100 年度他字第 871 號卷第10、12至17頁），並經智慧財產局函覆暨檢送 之發明專利說明書在卷可稽（本院卷第81頁、士林地檢署 102 年度偵續一字第204 號卷第116 至131 頁），堪信為 真實。 （二）原告又主張徐張雪娥於申請專利之技術內容於99年間並未 公開而屬營業秘密，並經徐張雪娥授權原告，系爭專利亦 經徐張雪娥專屬授權予原告一情，亦據徐張雪娥當庭自認 及提出專屬授權契約書為憑（本院卷第84、18頁），為被 告否認在卷，辯稱：系爭專利之技術內容並非營業秘密， 又徐張雪娥係於99年11月間始授權原告，原告無從對該日 之前所生之侵害行為主張權利云云，從而，本院首應審究 者為系爭專利之技術內容在提出專利申請後，尚未准予專 利前是否為我國營業秘密法所稱之「營業秘密」，以及原 告是否得以行使營業秘密之損害賠償請求權。 （三）按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程 式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合 左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人 已採取合理之保密措施者。營業秘密法第2 條定有明文。 由此可知營業秘密之保護客體包含技術性及非技術性之營 業秘密，前者如用於產品製程中的製造方法、加工步驟、 調製配方等技術內容，後者則偏屬於商業營運上之營業秘 密，諸如行銷策略、定價資訊、測試報告等。又受保護之 「營業秘密」需具備①非一般涉及該類資訊之人所知之技 術，又稱新穎性，②秘密性，即非顯而易知，③價值性， 不論實際或潛在之經濟價值，④合理保密措施等要件。經 查： 1.原告主張系爭專利之技術內容，即如專利說明書之申請專 利範圍請求項1 所載係「一種手工具轉接頭，包含一本體 ，該本體表面設有至少六驅動部，各該驅動部於該本體表 面定義一平面，各該平面延伸後彼此不重合，各該驅動部 截面尺寸相異」，又對照專利說明書第1 至第10請求項所 載之專利範圍，可知系爭專利之技術內容包含本體與驅動 部之配置、結構、截面尺寸、排列等，非僅僅係外觀形狀 而已，雖被告抗辯：系爭「輪狀」手工具形狀及結構等技 術特徵乃被告與李紹昌創作發明，於99年5 月間委託原告 做成輪狀並打樣，營業秘密保護範圍與專利保護範圍不同 云云，並有被告於偵查中提出99年5 月21日鋕興實業有限 公司出具報價單及樣品、原告交付之輪狀樣品及於99 年4 月8 日於美國提出之專利申請案在卷可憑（台中地檢署99 年度他字第7013號卷第40、44至46頁、本院卷第161 至17 1 頁），然按營業秘密法第2 條及專利法第21條之規定， 單純的創意、發想並非專利或營業秘密之保護客體，必需 是利用自然法則之技術思想之創作或者技術等可用於生產 、銷售之資訊方屬之，換言之，系爭專利品之技術內容， 並非單純在其外觀形狀，重點係在為成就該等形狀外觀， 於本體及驅動部、尺寸上如何配置、結構以及材質運用、 組合構件、增加結構性設置等，以達到使用效果及合乎生 產效能之技術內容，方屬營業秘密與專利保護之客體至明 ，單純之外觀形狀變異，並非與前開所稱技術內容，而被 告就其所稱前揭輪狀手工具之結構、技術特徵等技術內容 為其創作一節，並未提出任何證據資料以實其說，尚難遽 採。 2.復參以原告提出之訴外人浩鋒精密模具廠99年2 月6 日電 子郵件及報價單、圖樣，以及原告同年月24日發給被告之 電子郵件（本院卷第136 至142 頁），原告早已交付輪狀 圖樣及結構圖形予被告，明顯早於被告於偵查中所辯係於 99年5 月間委託原告打樣做成輪狀，亦非如被告所辯僅取 得球形樣品（本院卷第121 、162 頁）。再由前揭報價單 所列球狀共有17孔、輪狀共有8 孔，結構組合、材質運用 、規格尺寸各有不同，並非單純變更外觀形狀即可達成， 此由被告提出原告交付之輪狀手工具樣品照片可資比對（ 本院卷第162 頁），可證應係原告已先做出輪狀手工具之 模具圖樣後，再將圖樣交給被告，實難認輪狀手工具之技 術內容係被告所創作發明。 3.佐以證人李紹昌於偵查中證述：99年初我與被告至原告公 司，徐有塗拿球狀的工具樣品，上面放了許多不同尺寸套 頭給我們看，他說他有申請專利，我們建議他應該改成輪 狀的，才有辦法量產等語，證人黃志遠亦證稱：99年5 月 間徐有塗與被告一起來找我要模具報價、製圖，打算要開 發系爭物品專利，是徐有塗告訴我洞及尺寸大小，外型的 話就是他們提供的樣品，該樣品是純手工作的，畫完圖經 詢問徐有塗，他說直接給被告即可等語（臺灣台中地方法 院檢察署，下簡稱台中地檢署100 年度他字第541 號卷第 25至28頁），益證被告僅係建議系爭專利之樣品外觀形狀 可改為輪狀，以節省成本，並未就最重要的技術內容提出 想法進而自行創作，因此，被告抗辯輪狀手工具之外觀及 技術特徵由其創作云云，顯非可採。 4.又營業秘密除需具備新穎性、秘密性、價值性及合理保密 措施等4 項要件外，尚有一重要特徵，即可能已具備智慧 財產權法所要求之保護要件，但尚未取得權利保護，例如 已申請專利但尚未獲准之階段（參謝銘洋著，智慧財產權 之制度與實務一書，營業秘密侵害之類型觀察與責任分析 一文，該書第300 頁，93年10月2 版），換言之，營業秘 密保護範圍，應與發明專利保護範圍予以類比，方得補足 專利申請階段，尚未核准公告前，對於系爭專利之技術內 容保護，準此，系爭專利物之本體外觀固為球形、方形， 但被告所稱輪狀手工具之技術特徵，經由比對系爭專利之 專利範圍，依權要件原則及文義讀取方式分析，完全符合 系爭專利之專利申請範圍第1 、2 、3 項，落入系爭專利 範圍內，此有原告提出之前揭錄音譯文及專利侵害鑑定報 告在卷可證（本院卷第92至108 頁），堪認被告之輪狀手 工具之技術內容，亦確實落入系爭專利範圍內。 5.系爭專利之技術內容於100 年2 月1 日經智慧財產局實體 審查後准予專利，可證該項技術內容於99年1 月申請專利 時至准予專利期間，確實合乎營業秘密法之新穎性要件， 雖被告抗辯系爭專利於102 年2 月間遭第三人尤阿李舉發 ，並提出專利舉發申請書（本院卷第126 至131 頁）為佐 ，然迄至本院言詞辯論終結前，系爭專利並未因前揭舉發 案而撤銷，是以，無從排除其具新穎性之要件。復依前揭 證人李紹昌及黃志遠於偵查中所為之證述，以及原告提出 兩造於99年10月5 日談話之錄音內容（本院卷第208 至22 0 頁），益徵系爭專利之技術內容並非顯而易知而具有秘 密性。復據原告提出輪狀手工具於美國市場出售之廣告單 以及前揭錄音譯文（本院卷第22、61、109 、152 頁）， 亦可徵系爭專利內容確具有實際之價值性。 6.至原告是否有合理保密措施一節，亦據其提出上載有「多 國發明專利申請中，應力守秘密保護不得仿冒急轉作開發 ，敬請配合」等字句之送貨單一紙為佐（本院卷第21頁） ，由證人李紹昌及黃志遠於偵查中所證兩造原係欲共同合 作開發系爭專利物而接觸，衡情事業欲與他人締結投資、 技術合作、共同開發等契約前，通常允許相對人就其事業 所有之技術內容作進一步之瞭解與評估，相對人即可能因 此知悉該事業之營業秘密甚明，是以，被告乃貿易商，原 告則為五金工具製造商，兩者於系爭專利申請階段進行合 作開發之瞭解與評估時，由原告提供系爭專利物之樣品予 被告，並不違常情，復佐以兩造及李紹昌等人間之錄音譯 文（本院卷第208 至220 頁）可知，原告於提供樣品時， 業已告知被告已在申請專利階段，並提供專利申請書予被 告觀看，被告曾試探原告可否由他交由大陸廠商製造生產 ，但未經原告允許，原告亦僅提供樣品予被告知悉，並未 交付第三人等情，可徵原告已盡合理保密措施。綜上所述 ，原告主張於100 年2 月1 日取得系爭專利前，系爭專利 之技術內容乃合乎營業秘密法第2 條規定要件而屬營業秘 密，應屬可信。 （四）次按營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密。其授權 使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事 人之約定。營業秘密法第7 條定有明文。查系爭專利權人 徐張雪娥乃原告現任法定代理人，與原告前任法定代理人 徐有塗乃夫妻關係，兩人亦分別為原告公司董事及股東， 此有原告公司登記在卷可稽（本院卷第176 至178 頁）， 佐以原告法定代理人當庭陳稱申請專利階段已授權原告使 用（詳本院卷第84頁），且由原告提供之前揭錄音譯文， 可知原告前任法定代理人徐有塗代表原告公司與被告洽談 系爭專利之技術內容合作開發時，徐張雪娥均在一旁，並 未有任何否認徐有塗使用系爭營業秘密之情，可證徐張雪 娥確有將系爭營業秘密授權原告之事實，故原告因授權而 得行使系爭營業秘密之損害賠償請求權甚明，至系爭授權 契約雖僅係關於系爭專利專屬授權事宜，與系爭營業秘密 之授權係屬二事，是以，被告此部分抗辯，尚無可採。 （五）復按有左列情形之一者，為侵害營業秘密。一、以不正當 方法取得營業秘密者。二、知悉或因重大過失而不知其為 前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。三、取得營業 秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密 ，而使用或洩漏者。四、因法律行為取得營業秘密，而以 不正當方法使用或洩漏者。五、依法令有守營業秘密之義 務，而使用或無故洩漏者。前項所稱之不正當方法，係指 竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引 誘他人違反其保密義務或其他類似方法。營業秘密法第10 條定有明文。查原告主張與被告間有保密協議，並提出前 開載有「多國發明專利申請中，應力守秘密保護不得仿冒 急轉作開發，敬請配合」等字句之送貨單一紙為佐（本院 卷第21頁），雖被告否認前開送貨單上之簽名，辯稱：原 告交付樣品時，並未填載前開文句云云，然如前所述，被 告經由兩造接觸合作開發、銷售系爭專利品，而知悉系爭 專利技術內容正在申請階段，當屬原告之營業秘密。復佐 以原告提供之前開錄音內容，可知原告提供樣品時，業已 告知被告已在申請專利階段，衡情當會要求被告保守秘密 ，且前開送貨單上有被告之簽名，倘如被告所辯無前揭文 句，被告自可提出送貨單第二聯客戶收執聯以為證明已足 ，何況，由兩造談話中確有提及被告應在送貨單上收訖簽 名等語（本院卷第208 頁背面），可徵前開送貨單簽名應 為被告所為，又前開文句若非兩造事先已為協議之內容， 被告當會劃掉，或要求重新開立單據，此外，兩造及李紹 昌於該次對談中，提及被告曾詢問原告可否至大陸生產， 為原告拒絕，以及被告有將在大陸生產銷售之利潤算原告 一份，倘被告取得原告同意，以正當手段使用系爭營業秘 密，大可事先言明利潤分配比例等情，何需暗自計算，益 徵兩造應有成立保密協議甚明，是以，被告抗辯事前未有 任何保密協議云云，有悖常理，尚非可採。退步言，兩造 因接觸、磋商共同開發、銷售而建立一種特殊之信賴關係 ，被告於此過程中得知系爭營業秘密，基於誠信原則，即 負有守密及不為使用之「先契約義務」，被告如因故意或 過失於兩造正式締結合作開發契約前，將系爭營業秘密洩 漏或為使用，即構成義務之違反，自應負損害賠償責任（ 參照謝銘洋，前揭書，第318 頁），是以，被告因兩造合 作開發取得系爭營業秘密，違反保密義務使用之，自該當 於營業秘密法第10條第1 項第4 款所稱侵害營業秘密之行 為，洵堪認定。 （六）再按因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠 償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任；又依前 條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求： 一、依民法第216 條之規定請求。但被害人不能證明其損 害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被 侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害 。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能 證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入 ，為其所得利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院 得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償 。但不得超過已證明損害額之3 倍。營業秘密法第12條第 1 項、第13條分別定有明文。經查： 1.被告違反保密義務，未經原告同意，使用系爭營業秘密， 故意侵害原告營業秘密一情，業據原告提出前開錄音譯文 為證，被告亦不否認有委託大陸台商蔡國鑫之工廠製造、 銷售輪狀手工具之產品，是以，依前開條文規定，原告自 得向被告請求損害賠償。 2.另按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有 重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額 。民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。查原告主張99年 2 月起至100 年2 月1 日取得系爭專利前，被告故意侵害 系爭營業秘密，致原告受有損害部分，應依營業秘密法第 13條第1 項第2 款、第13條規定計算損害賠償一節，經本 院調取被告經營之佘長興企業有限公司之營業稅及營利事 業所得稅核定資料（本院卷第239 至244 頁），並無法特 定生產銷售系爭輪狀手工具接頭之銷售數量、銷售額及毛 利、淨利等情，原告亦主張被告係於大陸下單生產，美國 銷售，因此無法取得被告之生產銷售資料以為證明，僅得 提出國外市場零售單價每個4.99美元之廣告資料及前開錄 音譯文為憑（詳如本院60至64、109 、152 頁），可徵原 告舉證證明其所受損害之數額及證明確有重大困難。 3.從而，本院參酌被告對於兩造談話錄音中提及於99年6 、 7 月間開始製造、銷售，歐洲賣出6200個，Thorsen2萬多 個，每個成本2 美元，出售2.5 美元，毛利潤約0.5 美元 ，是由李紹昌下單給被告，被告再委由蔡國鑫製造生產等 情，當庭表明不爭執（本院卷第211 、212 、216 、219 頁、第228 頁背面），另參酌被告於台中地檢署102 年度 他字第1816號偵查中所述：99年5 月間與徐有塗約一個模 具廠準備開模具，但徐有塗認為價格最多只能降到90幾元 ，所以我就到大陸上海找台商蔡國鑫的公司，看能每個做 到客戶的價格60幾元，因為美國Thorsen 公司要用這樣的 價格來買，蔡國鑫生產1 、20萬個庫存，有陸續在出，但 應該不是賣給李紹昌，原告起訴後就停止生產了等語（詳 本院卷246 頁之彌封卷），可徵被告違反保密義務使用系 爭營業秘密生產、製造之數量應為20萬個，並陸續出貨予 歐美客戶，至被告抗辯蔡國鑫因亦取得專利權而自行生產 云云，並提出蔡國鑫配偶陳淑如之專利證書（本院卷第28 6 至295 頁），然觀諸前開專利證述，陳淑如係取得「實 用新型專利」，而非「發明專利」，僅係就輪狀手工具之 結構包覆外殼，在大陸地區享有實用新型專利，並非就輪 狀手工具之本體及驅動部等發明取得發明專利，且蔡國鑫 僅係製造商，此有上海蔡國鑫五金製品有限公司之企業法 人營業執照在卷可稽（本院卷第269 頁），由證人李紹昌 所述，應係被告下單予蔡國鑫製造生產，換言之，蔡國鑫 乃憑被告下單而製造生產合約約定數量，故被告前述之20 萬個當係被告接獲訂單後，使用系爭營業秘密，委託蔡國 鑫工廠生產、製造，並非蔡國鑫以前揭實用新型專利而自 行生產庫存甚明，復衡之常情，生產製造單一產品，從開 模、安排生產線、製造、包裝、報關出口等一系列流程， 若僅少量生產顯不敷成本，又參照前開輪狀手工具之體積 甚小（寬約5 公分），售價亦非高昂，國外零售出售包裝 係一盒12個或20個，向製造商下單至少一次1000個，每月 至少可提供2 萬個計算，以及國外產商不斷有廣告、促銷 活動，更遠赴法蘭克福參展等情（詳本院卷第60至64、15 2 頁），則被告自99年6 月起至迄至100 年2 月1 日前共 8 個月期間，下單製造數量20萬個，並未違背常理。至原 告主張之400 萬個，業經被告於兩造間談話錄音時所否認 ，原告亦未提出其他證據以實其說，因此，依此計算，被 告侵害原告營業秘密所得之利益應為295 萬5200元【計算 式：20萬個×每個毛利率0.5 美元×起訴當日新台幣對美 元收盤時之匯率29.552＝0000000 】。至原告主張依營業 秘密法第13條第2 項酌定損害賠償部分，本院斟酌被告於 原告提起刑事告訴及訴請本件損害賠償，固一再抗辯，所 為乃屬故意侵害原告營業秘密，有違兩造合作開發應有之 誠信原則，然被告私下有探詢表明願分享利潤予原告，為 原告所拒，此外，本件損害賠償之計算，則均係依被告於 訴訟外所為自認，而減輕原告舉證責任，因此，依被告侵 害情節，認尚無酌定損害賠償之必要。 4.至原告主張於100 年2 月1 日取得系爭專利後，被告仍繼 續侵害系爭營業秘密一節，然按申請專利之發明，自公告 之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自 申請日起算20年屆滿。現行專利法第52條第2 、3 項、修 正前專利法第51條第2 、3 項均有明文。依法文規定，系 爭專利經審定公告給予發明專利權後，專利權人或專屬授 權人應依專利權行使權利，即非依營業秘密法主張，又依 被告抗辯原告提起刑事告訴後，即停止製造、銷售，而原 告對此亦未提出其他證據以證明被告於核發系爭專利後仍 有繼續侵害之情，因此，原告此部分主張，尚屬無據。 四、綜上所述，原告主張被告於99年2 月起至100 年2 月1 日系 爭專利核准前，故意侵害其營業秘密，致受有損害，爰依營 業秘密法第12條、第13條第1 項第2 款規定，請求被告給付 295 萬5200元，及自102 年4 月24日至清償日止，按年息百 分之五計算之利息，為有理由，應予准許，至逾前開金額及 範圍之請求，則屬無據，應予駁回。 五、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，就原 告勝訴部分，經核於法亦無不合，爰分別酌定相當擔保金額 予以准許。至原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所附 麗，不能准許。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 本院審酌後，核與本件判決結果均不生影響，爰不一一予以 論駁贅述，附此敘明。 七、據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴 訟法第79條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主 文。 中 華 民 國 102 年 9 月 18 日 民事第二庭 法 官 黃欣怡 以上正本係依原本作成。 如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委 任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 102 年 9 月 24 日 書記官 詹志鵬