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臺灣士林地方法院民事判決　　　　　　　　103年度智字第9號 原　　　告　台灣愛立信股份有限公司 法定代理人　馬志鴻 訴訟代理人　林忠義律師 　　　　　　謝清傑律師 被　　　告　慧訊國際股份有限公司 法定代理人　董國鈺 訴訟代理人　朱俊雄律師 複代理人　　陳韻鸚 上列當事人間履行契約等事件，本院於民國104 年7 月24日言詞 辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事 實 及 理 由 一、原告起訴主張： （一）原告於民國（下同）91年2 月22日，與中華電信股份有限 公司（下稱中華電信）簽訂有「材料採購契約書」（下簡 稱原證1 契約），中華電信向原告採購有關其行動上網服 務設備升版及擴充案之相關軟體、硬體，並由原告負責系 統安裝、測試、運轉及訓練等工作（下簡稱系爭採購案） 。雙方於原證1 契約附件1.1 保證書第二條約定：「倘有 任何第三者向購方主張或提起訴訟宣稱立保證書人於本標 案下所供應予購方使用之產品有侵害商標、專利、著作權 或其他智慧財產權之情事，立保證書人應以其費用為購方 就該等主張或訴訟進行防禦及和解，並同意補償購方因此 主張或訴訟所遭受或發生之費用，包括律師費及權利金。 立保證書人同意補償購方因於購方國家（即產品安裝之地 點）適當使用產品之情下所遭受或發生之任何有關專利權 、著作權、登記之設計或其他任何智慧財產權之行動或索 賠。」，基此，原告對於中華電信因智慧財產權情事所支 出費用、所受損失，依約負有補償或賠償責任。 （二）原告於同年2 月22日與被告簽訂有「合約書」（下簡稱系 爭合約書），其中合約書第參條第一項約定：「除本合約 另有規定外，乙方（即本件被告）之工作與責任詳如附件 一。乙方應負責附件一中之軟體發展、製作及整合統包， 包括但不限於軟體與甲方（即本件原告）就本案所提供之 其他設備及丙方（即中華電信）之其他系統之整合，俾使 本案系統（含乙方所供應之軟體）通過丙方之驗收。乙方 並應與本案甲方之其他施工廠商充分配合。乙方應確保其 所提供之服務與軟體完全符合丙方之規格要求（詳如附件 二）。」，此乃因系爭合約書之主要目的是為了中華電信 有關行動上網服務軟體升版及擴充案，被告依合約書對於 原告應提供中華電信之部分工作提供協助（內含「Broad Vision One-To-One Enterprise :Version 6.0 」電腦程 式著作（下稱系爭軟體）。簡言之，被告對於原告的履約 義務是為了中華電信上開行動上網專案（包括系爭軟體） ，故簽約過程中，原告特別要求被告：雙方間合約內容與 條款，應依照原告與中華電信合約條款，以「back-to-ba ck」（平行對應與遵守）的方式簽署，而有系爭合約書第 參條第一項之約定。又依系爭合約書「附件二：技術規格 」之3.2 之（2 ）約款可證被告依據雙方合約所提供給原 告、中華電信使用之軟體，在系統正常負載下，買方得合 法使用，並無任何用戶數量上的限制。 （三）針對系爭軟體如果侵權一事，兩造特別協商明文於合約書 內提供原告及中華電信雙重保護。第一層保障是合約書第 參節第十五條前段規定：「乙方同意其所提供之軟體並未 有侵害第三人智慧財產權之情事，若有任何侵權事宜，乙 方須自行承擔任何法律及賠償責任及甲、丙方因此而遭致 之所有損失及費用，包括因此所支付之一切律師費用。」 第二層保護是合約書第十五條後段規定：「乙方同意於本 契約生效之日起三日內出具如附件七所示之保證書予甲方 」。而系爭合約書附件7 「保證書」（下簡稱系爭保證書 ）第二條即載明「倘有任何第三者向購方主張或提起訴訟 宣稱立保證書人於本標案下所供應予購方使用之產品有侵 害商標、專利、著作權或其他智慧財產權之情事，立保證 書人應以其費用為購方就該等主張或訴訟進行防禦及和解 ，並同意補償購方因此主張或訴訟所遭受或發生之費用， 包括律師費及權利金。立保證書人同意補償購方因於購方 國家（即產品安裝之地點）適當使用產品之情下所遭受或 發生之任何有關專利權、著作權、登記之設計或其他任何 智慧財產權之行動或索賠。」，基此可知，被告對於原告 與原告客戶（即中華電信）因智慧財產權情事所支出費用 、所受損失，包括但不限於律師費，不論是被告主張且/ 或第三人主張系爭軟體侵權，被告依約應負有賠償責任。 （四）嗣美國宏道資訊股份有限公司（BroadVision , Inc . ， 下簡稱宏道公司）先向中華電信起訴主張其為系爭軟體的 著作權人，中華電信使用系爭軟體超過授權數量，請求賠 償500 萬元及遲延利息（智慧財產法院98年度民著訴字第 3 號、98年度民著上字第17號民事事件，下簡稱系爭98年 度著作權訴訟），於前開訴訟之第二審訴訟程序中，本件 被告更參加宏道公司方，原告則參加中華電信方。之後， 宏道公司與被告另共同對原告起訴主張原告同意中華電信 使用系爭軟體超過授權數量，請求賠償325 萬元及遲延利 息（智慧財產法院100 年度民著訴字第1 號、101 年度民 著上字第6 號，下簡稱系爭100 年著作權訴訟）而原告及 中華電信為了因應處理前述訴訟，共計支出費用新台幣（ 下同）639 萬2980元（內含中華電信支付國際通商法律事 務所97年起至101 年止之律師費用525 萬2621元、原告支 付創越法律事務所98年4 月起至102 年之律師費用114 萬 359 元，詳原證7 、18、20），為此，爰依系爭合約書第 十五條前段及系爭保證書第二條約定，提起本件訴訟。 （五）聲明： 1.被告應給付原告639 萬2980元，及自起訴狀繕本送達被告 之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 2.願供擔保請准宣告得為假執行。 二、被告則以： （一）依系爭合約書第十五條約定文義即載明被告同意提供之軟 體「並未有」侵害第三人智慧財產權之情事，「若有」任 何侵權事宜，被告需自行承擔所有法律及賠償責任，可證 前開約定係瑕疵擔保責任之承諾，即有瑕疵、有侵權始有 責任。訴權乃憲法賦予人民之基本權利，被告焉有可能保 證絕無任何第三人會向原告就系爭軟體無端提出侵權訴訟 之風險，被告至多僅能保證系爭軟體絕無侵害他人智慧財 產之情事，系爭保證書既源自系爭合約書第十五條約定， 自應做同一解釋同屬瑕疵擔保責任之約定。系爭保證書第 二條約定被告同意補償原告律師費之前提尚需符合第二條 後段第（一）至（五）之約定，可徵除原告應為書面通知 被告外，在未經被告事前同意下，原告不得自行就該等索 賠為任何法律行為，且被告如擬採取任何法律行動應透過 其法律顧問，被告應有完全之權利為抗辯或和解之決定， 且被告接已被原告知會有可能採取之相關法律行為，且於 任何法律行動時，原告不得採取任何有可能傷及被告權益 之行為，因此，原告依系爭合約書第十五條及系爭保證書 第二條約定為其訴訟標的，端視本案原告據以主張之請求 權原因發生事實，與前開二請求權要件是否該當。被告否 認原告所稱系爭保證書第二條僅適用於立保證書人（即被 告）有主動為原告提供訴訟防禦之情形，第二條約定文義 僅在規範被告費用之負擔範圍及負擔此等費用之前提要件 ，全文均未觸及如有第三人對原告或中華電信提出系爭軟 體侵害第三人智慧財產之訴訟時，該訴訟應由何人出面委 託訴訟代理人進行訴訟之規定。而系爭98、100 年著作權 訴訟之判決結果均係確認原告或中華電信向被告購買，由 宏道公司創作之系爭軟體，確無任何侵害第三人著作權之 情事，系爭軟體既無任何侵害第三人智慧財產之權利或物 之瑕疵存在，何來適用系爭合約書第十五條及系爭保證書 第二條之說。 （二）原告主張於95年12月份所為之通知，其通知事實即或有之 ，通知內容與系爭98、100 年著作權訴訟無涉，被告係於 系爭98年著作權訴訟始被通知而知悉該訴訟，進而為參加 訴訟，至於原告主張95年12月22日有面告被告公司人員， 除不符書面通知之要式規定不生通知之效力外，通知內容 亦絕非關於系爭98、100 年著作權訴訟，而係因宏道公司 、原告及中華電信互發律師函，爭執是否要配合宏道公司 依該公司與原告間之合約，請中華電信填寫使用宏道公司 軟體情形，斯時宏道公司猶對中華電信使用系爭軟體有無 於50萬門戶數之限制提出指控，林忠義律師與證人蔡靜郁 會面交談內容焉有可能是因中華電信使用逾50萬門而衍生 之系爭98、100 年著作權訴訟，且當時宏道公司尚對中華 電信提出刑事告訴，宏道公司與中華電信進行系爭98年著 作權訴訟中，原告均不敢通知被告，係遲至系爭100 年著 作權訴訟時，始因中華電信要求通知原告參加訴訟，原告 乃不得以於98年10月20日以書面委由律師通知被告（原證 17），故原告主張95年12月22日面告一事確與系爭98、10 0 年著作權訴訟無關。再者，依約原告在未經被告事前同 意下，不得自行就該等索賠為任何法律行為，準此，原告 所提中華電信或支付創越法律事務所之律師費用（原證10 、15）均未依系爭保證書第二條約定事前告知並徵得被告 同意，再由系爭98、100 年著作權訴訟等訴訟，原告與中 華電信於每一訴訟之攻防及法律上主張皆傷害被告利益， 是以，被告自可不負擔前開律師費用，實由系爭保證書第 二條後段第（三）款後段約定「任何法律行動時，購方不 得採取任何有可能傷害立保證書人權益之行為」，更足資 證明系爭保證書約定範圍僅限於雙方利害關係一致之情形 始足當之，如利害關係未一致，則無系爭保證書第二條前 段之適用，按無人會事先答應締結在雙方對立之訴訟中， 還去負擔律師費，而系爭98、100 年著作權訴訟，兩造係 屬對立之訴訟。 （三）縱有系爭合約書第十五條及系爭保證書第二條之適用，原 告向被告請求賠償金額亦無理由，依原告提出中華電信之 聲明書及律師費用單據完全未證明有任何損害賠償之必要 性，亦看不出與系爭98、100 年著作權訴訟有何關連性， 況律師費用客觀上是否有其必要，要考慮案件難易、事情 繁簡、訴訟結果及律師勤惰、法學素養、經驗等因素，故 原告所為本件請求為無理由。 （四）聲明： 1.原告之訴駁回。 2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 三、法官協同兩造整理本件不爭執及爭執事項，並依本院論述之 先後與妥適，調整其順序、內容如下（本院卷二第126 、12 7 、153 、157、165 頁）： 甲、不爭執事項 （一）原告（原名為台灣易利信股份有限公司）於91年2 月22日 與中華電信簽訂原證1 契約書，中華電信向原告進行系爭 採購案，並於附件1.1 保證書（本院卷第14頁）第二條約 定：「倘有任何第三者向購方主張或提起訴訟宣稱立保證 書人於本標案下所供應予購方使用之產品有侵害商標、專 利、著作權或其他智慧財產權之情事，立保證書人應以其 費用為購方就該等主張或訴訟進行防禦及和解，並同意補 償購方因此主張或訴訟所遭受或發生之費用，包括律師費 及權利金。立保證書人同意補償購方因於購方國家（即產 品安裝之地點）適當使用產品之情下所遭受或發生之任何 有關專利權、著作權、登記之設計或其他任何智慧財產權 之行動或索賠」。 （二）原告為系爭採購案，於91年2 月22日與被告簽訂系爭合約 書，其中第參條第一項約定：「除本合約另有規定外，乙 方之工作與責任詳如附件一。乙方應負責附件一中之軟體 發展、製作及整合統包，包括但不限於軟體與甲方就本案 所提供之其他設備及丙方之其他系統之整合，俾使本案系 統（含乙方所供應之軟體）通過丙方之驗收。乙方並應與 本案甲方之其他施工廠商充分配合。乙方應確保其所提供 之服務與軟體完全符合丙方之規格要求（詳如附件二）。 」其中甲方為原告，乙方為被告，丙方為中華電信。附件 一之軟體包括系爭軟體。 （三）系爭合約書第參條第十五項約定：「乙方同意其所提供之 軟體並未有侵害第三人智慧財產權之情事，若有任何侵權 事宜，乙方須自行承擔任何法律及賠償責任及甲、丙方因 此而遭致之所有損失及費用，包括因此所支付之一切律師 費用。乙方同意於本契約生效之日起三日內出具如附件七 所示之保證書予甲方」。 （四）被告依系爭合約書第參條第十五項出具之系爭保證書（本 院卷一第19、20頁）第二條記載：「倘有任何第三者向購 方主張或提起訴訟宣稱立保證書人於本標案下所供應予購 方使用之產品有侵害商標、專利、著作權或其他智慧財產 權之情事，立保證書人應以其費用為購方就該等主張或訴 訟進行防禦及和解，並同意補償購方因此主張或訴訟所遭 受或發生之費用，包括律師費及權利金。立保證書人同意 補償購方因於購方國家（即產品安裝之地點）適當使用產 品之情下所遭受或發生之任何有關專利權、著作權、登記 之設計或其他任何智慧財產權之行動或索賠」。 （五）訴外人即系爭軟體於美國登記之著作權人宏道公司主張中 華電信違反系爭軟體之授權使用數量50萬限制，對中華電 信提起侵害著作權有關財產權之訴訟，請求中華電信賠償 500 萬元，經智慧財產法院以98年度民著訴字第3 號、98 年度民著上字第17號判決駁回宏道公司之起訴確定。本件 兩造於前開98年度民著上字第17號事件中參加訴訟，其中 被告參加宏道公司方，原告則參加中華電信方。 （六）被告、宏道公司嗣以原告出售中華電信使用系爭軟體之數 量，逾越原告向宏道公司採購及經授權使用50萬個用戶數 量，侵害宏道公司著作權，而宏道公司將損害賠償請求權 債權讓與被告，被告、宏道公司共同向原告依民法第184 條第1 項前段、著作權第88條第1 項、民法第179 條規定 ，訴請原告給付175 萬元，經智慧財產法院以100 年度民 著訴字第1 號駁回被告及宏道公司之起訴後，被告提起上 訴，再經智財法院以101 年度民著上字第6 號、最高法院 103 年度台上字第1203號裁定駁回被告之訴確定。 乙、爭執事項 （一）原告得否依系爭合約書第參條第十五項約定及系爭保證書 第二條向被告請求損害賠償？ 1.前開損害賠償請求權是否限於系爭軟體有瑕疵擔保責任發 生及侵權行為損害發生為前提？ 2.系爭合約書第參條第十五項條文解釋適用對象為何？系爭 保證書第二條約定之文義與契約書第參條第十五項約定之 文義如何適用解釋？ （二）原告向被告請求之以下金額是否有理由？ 1.中華電信支出律師費用525 萬2621元。 2.原告支出律師費用114 萬359元。 四、本院之判斷 （一）按解釋意思表示應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之 辭句，民法第98條定有明文。意思表示不明確，使之明確 ，屬意思表示之解釋；意思表示不完備，使之完備，屬意 思表示之補充。前者可減少爭議，後者可使意思表示之無 效減至最低程度。意思表示解釋之客體，為依表示行為所 表示於外部之意思，而非其內心之意思。當事人為意思表 示時，礙於表達力之不足及差異，恆須加以闡釋，至其內 心之意思，既未形之於外，尚無從加以揣摩。故在解釋有 對話人之意思表示時，應以在對話人得了解之情事為範圍 ，表意人所為表示行為之言語、文字或舉動，如無特別情 事，應以交易上應有之意義而為解釋，如以與交易慣行不 同之意思為解釋時，限於對話人知其情事或可得而知，否 則仍不能逸出交易慣行的意義。解釋意思表示端在探求表 意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，解釋契約 尤須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。 關於法律行為之解釋方法，應以當事人所欲達到之目的、 習慣、任意法規及誠信原則為標準，合理解釋之，其中應 將目的列為最先，習慣次之，任意法規又次之，誠信原則 始終介於其間以修正或補足之（最高法院88年度台上字第 1671號判決要旨參照）；又解釋當事人之契約，應於文義 上及論理上詳為推求，不得拘泥字面，致失當時立約之真 意；又探求當事人立約時之真意應通觀契約全文，斟酌訂 立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據 資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經 濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字 面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院 19年上字第58號判例、99年度台上字第1421號判決要旨參 照）。 （二）查系爭合約書第參條第十五項係約定「乙方同意其所提供 之軟體並未有侵害第三人智慧財產權之情事，【若有任何 侵權事宜】，乙方須自行承擔任何法律及賠償責任及甲、 丙方因此而遭致之所有損失及費用，包括因此所支付之一 切律師費用。乙方同意於本契約生效之日起三日內出具如 附件七所示之保證書予甲方」，而前開約定是否限於被告 提供之系爭軟體，確有侵害第三人智慧財產權或瑕疵擔保 責任發生無疑後，被告甫依約承擔包含原告及中華電信所 遭致之所有損失及費用（含律師費用）？兩造互有爭執。 然細譯前開約定之文句，被告係同意保證提供之軟體未有 侵害第三人智慧財產權之情事，如有任何侵害事宜，被告 甫須承擔賠償責任，反之，如未有侵害第三人智慧財產權 之情事，被告則不負賠償責任，應較合乎文義之解釋。復 衡之系爭合約書之立約目的係因原告為提供中華電信系爭 採購案，兩造簽約由被告就系爭採購案之部分工作提供協 助，此詳系爭合約書之前言可明（本院卷一第15頁），而 被告主要工作即依系爭合約書第參條各項規定確保提供之 服務、軟體完全符合中華電信之規格要求，遵期履行、通 過驗收、保固，並保證提供軟體未有侵害第三人智慧財產 權之情事，如任何第三人主張被告提供之系爭軟體侵害其 智慧財產權，經法院判決無理由後，仍須令被告擔負損害 賠償責任，顯然已經超越系爭合約第十五條之文義範圍， 且逾越被告同意訂約之成本、利潤、風險等估計，蓋因訴 權乃憲法保障人民之基本權利，被告於簽約前本無從預估 核算第三人主張其為權利人而恣意興訟之可能性、次數、 風險費用等，僅可擔保其係合法權利人或提供之軟體有經 合法授權，未侵害第三人智慧財產權等情事，因此，原告 主張系爭合約書第十五條之適用不限於是否確有侵害第三 人智慧財產權之情事，只要有任何第四方（即兩造、中華 電信以外之人）提出主張或訴訟所產生之相關費用，不論 可否歸責於被告，被告仍須負賠償責任云云，尚非可取。 （三）斟酌原告主張系爭合約係採取back-to-back之方式訂立， 但原告並未提出其與中華電信間之原證1 契約完整內容， 而無從比對判斷，惟經調閱系爭98年著作權訴訟案卷附中 華電信提出之「行動上網服務設備升版及擴充案」系統之 採購規格（詳智慧財產法院98年度民著訴字第3 號卷第66 至77頁之被證1 ），其中採購規格書之2.3 售方之責任內 容（詳同卷第69至70頁），並未記載如系爭合約書第十五 條約定內容，因此，原證1 契約書是否有如系爭合約書第 十五條約定內容，容有疑義。 （四）原告再主張此種約定稱為IPR CLAIM ，不以發生瑕疵擔保 為前提，只要第四方有任何主張或訴訟，被告均應無條件 賠償原告及中華電信因前開主張或訴訟所生之費用，並提 出智慧財產法院100 年度民專上字第1 號民事判決書為憑 （原證14），然觀諸原證14判決書之當事人即智邦科技股 份有限公司（下簡稱智邦公司）係主張向永洋科技股份有 限公司（下簡稱永洋公司）購買之寬頻路由器等產品，因 智邦公司之客戶SMC NETWORKS , Inc .（下簡稱SMC 公司 ）遭美國Fenner Investments Ltd .（下簡稱Fenner公司 ）在美國德拉瓦州控訴前開產品侵害其美國專利，嗣SMC 公司與Fenner公司達成和解，給付賠償金美金25萬元，智 邦公司依與永洋公司間之採購合約第13.1條約定請求永洋 公司給付智邦公司賠償予SMC 公司等相關賠償金及法律費 用等（詳本院卷一第283 頁背面上訴人起訴主張之記載） ，而細譯前開判決書不爭執事項欄第（二）點所列之採購 合約第13.1約定全文，前開約定之適用前提仍限於「該請 求係主張（i ）任何OEM 產品、與智邦產品結合的OEM 的 產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援 服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之 智慧財產權」，又前開判決書得心證之理由欄第（一）點 第7 項固認前開約定基於契約自由原則，契約當事人應受 其拘束，並無顯失公平之處，但第（三）點則認為契約當 事人依前開約定請求賠償仍須符合前開約定要件：例如應 立即通知對造相關請求或舉動等，並認如未依約定要件通 知，遽而要求對造依前開約定負責顯非合理，而駁回智邦 公司之請求等情（詳本院卷一第287 至288 頁），顯見原 告所稱之IPR CLAIM ，並非出賣方應毫無條件擔保賠償任 何第三方所提之主張或訴訟所生費用甚明。 （五）另參照原告提出原證1 契約書之附件1.1 保證書（本院卷 一第14頁），則與系爭保證書之格式、內容完成一致，是 以，系爭合約書第十五條前段約定內容，如有文義不明確 者，應得參照系爭保證書之內容予以解釋、補充。而觀之 系爭保證書第二條第一項完整約定為『倘有任何第三者向 購方主張或提起訴訟宣稱立保證書人於本標案下所供應予 購方使用之產品有侵害商標、專利、著作權或其他智慧財 產權之情事，立保證書人應以其費用為購方就該等主張或 訴訟進行防禦及和解，並同意補償購方因此主張或訴訟所 遭受或發生之費用，包括律師費及權利金。立保證書人同 意補償購方因於購方國家（即產品安裝之地點）適當使用 產品之情下所遭受或發生之任何有關專利權、著作權、登 記之設計或其他任何智慧財產權之行動或索賠。立保證書 人得決定並以其費用，以下任一方式補償購方：（一）購 買權利使購方及其客戶得與繼續使用現行目前產品之形式 。或（二）更換或修改產品使其不再繼續侵害任何權利。 或（三）決定和解或抗辯將來因購方繼續使用產品所遭受 之索賠、訴訟或程序。或（四）倘上述方式無法合理或經 濟實行，立保證書人可請求購方返還產品並退還購方「相 當金額」。所謂「相當金額」係指購買價格扣除購方會計 帳簿上所反應之合理折舊價格。』，由前開第一項約定後 段之補償方式可知被告保證賠償之前提，應指被告出售之 軟體等產品「確有侵害第三人智慧財產權」之情況，被告 甫依約有補償原告因此產生之相關訴訟費用以及使原告於 將來得以繼續合法使用所購買產品之方式或退貨等。況斟 酌系爭保證書第二條第二項尚約定『惟上述立保證書人同 意補償之前提係基於（一）購方應無遲延地以書面通知立 保證書人任何前述所宣稱之索賠，且未於立保證書人事前 同意之情下，購方不得自行就該等索賠為任何行為；（二 ）購方應無遲延地以書面通知立保證書人任何前述所宣稱 之法律行為，且透過其法律顧問，立保證書人應有完全之 權利為抗辯或和解之決定；（三）立保證人皆已被知會有 可能採取之相關法律行動，且於任何法律行動時，購方不 得採取任何有可能傷害保證書人權益之行為；（四）倘立 保證書人怠於就該等行動或索賠為行為，購方有權採取適 當地法律行為並將被償還因採取適當地法律行為所生之費 用；（五）上述侵害或所宣稱之侵害非因合併組合或使用 「其他零件」而為產品之使用所生，所謂「其他零件」係 指非立保證書人所供應或製造者。』，可徵系爭保證書第 二條第一項之適用，與第二項約定息息相關，必須全文參 照搭配，不得割裂適用，是以，將系爭保證書第二條全文 相互對照、勾稽，可證適用系爭保證書第二條第一項請求 被告補償因第三人向原告主張或起訴宣稱被告出售之產品 有侵害其智慧財產權所生之相關訴訟費用等，須是被告出 售之產品確有侵害第三人智慧財產權之情事，且原告需無 遲延地以書面通知被告任何第三人宣稱賠償情事及法律行 動，被告須已被知會可能採取之相關法律行動且不得採取 可能傷害被告權益之行為，如被告怠於行為，原告採取適 當之法律行為所生之費用，由被告負責償還等情，顯見與 原告主張系爭合約書第十五條約定是不以有發生權利瑕疵 擔保或侵害智慧財產權為前提，只要第四方有任何主張或 訴訟，被告均應無條件賠償原告及中華電信因前開主張或 訴訟所生之費用云云，顯已超越系爭合約書第十五條及系 爭保證書第二條約定之文義範圍，洵屬無據。 （六）查系爭98年著作權訴訟中，系爭合約書當事人及中華電信 以外之第四方即宏道公司固然以中華電信輾轉透過原告向 被告採購之系爭軟體，已遠超過其採購及經授權使用之50 萬用戶範圍，侵害宏道公司著作權為由，依民法第184 條 第1 項前段、第179 條、著作權法第88條第1 項規定起訴 請求中華電信賠償500 萬元，但已經智慧財產法院判決認 定中華電信購買之系爭軟體並未侵害宏道公司之著作權， 而駁回宏道公司之請求確定，此詳見系爭98年著作權訴訟 之歷審判決書可明（本院卷一第26至51頁），依前開說明 ，被告出售予原告之系爭軟體既未侵害第三人智慧財產權 ，則原告依系爭合約書第十五條及系爭保證書第二條前段 約定請求被告賠償因系爭98年著作權訴訟所產生賠償中華 電信之律師費用以及原告支出之律師費用，尚有未合。 （七）系爭100 年著作權訴訟，則係由第四方宏道公司及被告共 同以原告向被告採購系爭軟體之授權數量僅為50萬戶數， 原告出售中華電信系爭軟體之數量，遠超過原告採購及經 授權使用50萬戶數範圍，而侵害宏道公司著作權為由，依 民法第184 條第1 項前段、第179 條、著作權法第88條第 1 項規定起訴請求原告賠償175 萬元，但已經智慧財產法 院判決認定原告向被告採購系爭軟體之數量並無50萬戶數 之限制，亦無法證明中華電信行動上網用戶數即為系爭軟 體使用數，迄今仍使用系爭軟體已逾50萬門數，並未侵害 宏道公司之著作權，而駁回宏道公司及被告之請求確定， 此詳見系爭100 年著作權訴訟之歷審判決書可明（本院卷 一第52至84頁），則承前所述，被告出售予原告之系爭軟 體既未侵害第三人智慧財產權，則原告依系爭合約書第十 五條及系爭保證書第二條前段約定請求被告賠償因系爭10 0 年著作權訴訟所產生賠償中華電信之律師費用以及原告 支出之律師費用，即非可取。何況，依系爭保證書第二條 第一項約定係「第三者」即系爭合約當事人及丙方中華電 信以外之人向購方即原告或中華電信主張或提起訴訟宣稱 有侵害智慧財產權者，被告方有按約定補償律師費用等義 務，如是系爭合約書之契約當事人主張或起訴主張原告或 中華電信，即與前開約定有所未合，準此，系爭100 年著 作權訴訟係由被告對原告起訴主張，被告並非前開所稱之 「第三者」，且前開訴訟中，兩造顯然互為對立，換言之 ，原告採取之訴訟行為要無可能不傷害被告權益，而與系 爭保證書第二條第二項第（三）款要件不符，從而，原告 據此向被告請求賠償系爭100 年度著作權訴訟所生之律師 費用，洵非可採。 （八）另依系爭保證書第二條第二項補償前提約定購方應無遲延 地以書面通知被告任何前述所宣稱之索賠及法律行動，然 考之原告於98年10月20日甫委託創越法律事務所發律師函 通知被告接獲智慧財產法院通知參加98年度民著上字第17 號著作權訴訟，有律師函在卷可按（原證17），而原告請 求被告賠償之律師費用卻包含系爭98、100 年著作權訴訟 之前已發生之其他訴訟律師費用合計134 萬2133元【計算 式：（原告）78622+（中華電信）0000000 ＝0000000 】 ，有創越法律事務所律師費統計資料表及中華電信出具之 聲明書及各年度統計資料表在卷可稽（本院卷二第159 、 169 、170 頁），雖原告主張早於95年12月間業已書面通 知被告，並提出律師函為佐（原證21），然前開律師函乃 第四方宏道公司委託博仲法律事務所餘95年12月14日發函 予中華電信，副本通知原告之律師函，通知內容僅為中華 電信透過被告公司向原告公司採購授權得用於支持50萬個 終端用戶數之軟體，中華電信之行動上網服務系統會員數 已達80萬人，超過授權使用之50萬戶數，果真如此已侵害 宏道公司著作權，敬請中華電信於文到3 個工作日內據實 填寫BroadVision Software Worksheet（使用軟體報告表 格）之內容擲回等語（詳本院卷二第199 至200 頁），綜 觀前開律師函內容並非將被告納入通知對象，通知內容亦 與因侵害智慧財產權而進行之索賠及法律行動無涉，此外 ，對照被告提出宏道公司委託博仲法律事務所函覆中華電 信、原告委託創越法律事務所函覆宏道、副本通知中華電 信以及中華電信委託國際通商法律事務所函覆創越法律事 務所、博仲法律事務所之律師函（被證4 至6 ），三方均 係就督促中華電信限期填具使用系爭軟體之報告表格一事 互有回應，但通知對象均不包含被告，此外，原告亦未提 出在98年10月20日律師函（原證17）以前，任何以書面通 知被告有關第四方提起侵害智慧財產權之主張或法律行動 之證據資料，因此，被告抗辯原告所為請求不合於系爭保 證書第二條第二項之補償前提要件，要屬可採。 （九）至原告主張95年間業已口頭通知被告，並於95年12月22日 下午與被告業務經理即證人蔡靜郁碰面會談，嗣經證人蔡 靜郁提供被告與宏道公司間報價書等電子郵件往來資料云 云（詳原證22至27），然據證人蔡靜郁於本院證稱：當天 是我與林忠義律師第一次碰面，他們對於原告與中華電信 間之系爭採購專案、簽約過程不太瞭解，問我當時簽約的 一些狀況，例如原告公司為何找到宏道公司然後與被告簽 約，因為被告是宏道公司之臺灣代理商，有我告知兩造合 約有50萬戶的限制，但中華電信實際用戶數多少，並不會 告訴我方，當時林忠義律師還想問被告公司技術人員，使 用者人數可否移到另外的資料庫去，但最後沒細談或找技 術人員，當時兩造簽約，是原告與宏道公司的業務直接談 定，最終是宏道公司找被告來代簽合約，因為合約上有罰 鍰的規定，宏道公司是外商公司，無法簽約之緣故，當時 沒有討論到宏道公司發函給中華電信的事情，因為我第一 次知道中華電信與宏道公司間之訴訟案件，是好像到二審 時通知我們參加訴訟時，才知道宏道公司有告中華電信， 而且原告也不會透露與中華電信間合作細節等語（本院卷 二第203 至204 頁），經提示原告所提林忠義律師筆記本 （原證16），證人蔡靜郁亦證稱：左邊是我們公司的住址 及電話，右邊第一行寫的應該是附件，附件有一個表一， 是在談原告與被告間合約，因合約內容他們看不懂，他們 有註記附件上有加了一行字。全部費用加上sales 及協商 費用，都是Kevin （宏道公司業務）負責。另發票是開發 費用，因我們與宏道公司的產品及開發是分開簽約的。當 時因為有罰則，所以宏道公司不能簽約。SOW 那段是在說 想瞭解宏道公司與易立信協商過程有無資料參考，易立信 與宏道公司的NDA 保密合約書是由宏道公司的法務Vivan 全程參與。5000萬應該是指計算易立信軟體2500萬及另外 一家的軟體300 萬及宏道公司的開發費用700 萬元，所以 依該筆記所記載的內容，都是林律師來詢問我有關易立信 與被告公司簽約內容等語（本院卷二第205 頁），復參以 原告提出證人蔡靜郁提供宏道公司之報價書、BroadVisio n Partner Program Master Agreement、合約書及91年間 宏道公司等與蔡靜郁間之電子郵件往來（原證22至28）， 均係有關被告與宏道公司間為進行系爭採購案等相關往來 資料，與原告是否有依系爭保證書第二條第二項約定應通 知被告之內容無涉，因此，證人蔡靜郁所述堪以採信，是 以，原告雖曾委託林忠義律師於95年12月22日與證人蔡靜 郁碰面會談，但無法據此推認原告已按系爭保證書第二條 第二項約定通知被告相關事宜，因此，原告請求被告賠償 系爭98、100 年著作權訴訟以外之其他律師費用合計134 萬2133元，亦非可採。 五、綜上所述，原告依系爭合約書第十五條及系爭保證書第二條 約定，請求被告賠償639 萬2980元，及自起訴狀繕本送達之 翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由 ，應予駁回。至原告之訴既經駁回，所為假執行之聲請，即 失所附麗，併予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述暨所提之證據，經 審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此 敘明。 七、據上論結，本訴原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條判 決如主文。 中 華 民 國 104 年 8 月 28 日 民事第一庭 法 官 黃欣怡 以上正本係依原本作成。 如對本判決上訴須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 104 年 8 月 31 日 書記官 詹志鵬