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臺灣士林地方法院民事判決　　　　　　　　104年度智字第1號 原　　　告　熙瀚國際有限公司 法定代理人　楊宗運 訴訟代理人　黃秀禎律師 複代理人　　潘玉蘭律師 被　　　告　怪怪貿易有限公司 法定代理人　廖英熙 訴訟代理人　簡榮宗律師 　　　　　　洪毓律師 上列當事人間給付權利金事件，本院於104 年11月16日言詞辯論 終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事 實 及 理 由 一、原告起訴主張： ㈠兩造於民國101 年1 月16日簽訂專利技術授權合約書（下稱 系爭合約），約定就原告所有「玩具槍結構」專利技術全球 專屬授權予被告，進行製造、使用及銷售等事宜。被告依系 爭合約第參條第8 項第1 款約定支付首批授權5,000 單位之 25％對價金額即美金8,750 元後，原告已將實施專利所需之 技術與設計圖說交付予被告，並協助被告完成樣品並參加展 覽，被告卻一再拖延開模與量產，以致無法履行契約，原告 依據系爭合約定期催告被告給付權利金及履行契約，被告均 置之不理，實已違反系爭合約，爰依系爭合約第陸條第3 項 第1 款約定終止系爭合約，並依第玖條第2 項約定請求被告 給付違約金。 ㈡系爭合約之約定基本精神為授權專利實施與權利金之支付， 被告支付權利金之義務與其是否實施專利並進行量產，並無 關連。量產僅係權利金計算之方式，依系爭合約第參條第6 項第2 款約定，無論被告是否進行量產，被告均應支付權利 金，然被告未依系爭合約第參條第8 項約定於樣品完成時支 付首批授權5,000 單位之25％對價金額，更未於系爭合約滿 一年後給付第一年最低授權數量計算之權利金。且系爭專利 如何量產、何時量產，以及其製作成本等均屬被告內部經營 策略問題，不容原告置喙。又原告既已提供被告產品相關之 技術說明，被告卻不願意履行契約義務進行量產或給付授權 對價，被告公司業已違約甚明，即無從歸責於原告，且在原 告發函催告後拒不支付權利金與繼續履行契約，原告自得依 系爭合約第陸條第3 項第1 款約定，終止系爭合約。 ㈢專利技術有其時效性及特殊性，倘不即時實施，恐將喪失先 機，且因系爭合約授權方式為專屬授權且全球授權，被告簽 訂系爭合約後，遲遲不願意進行開模生產，原告無法再將專 利技術另外授權他人或自行實施而取得利益，且為維持專利 技術之有效性，必須持續支付相關維護費用及申請費用。且 專利技術之可貴在創新性、新穎性及獨特性，本件專利技術 經由被告於國際展覽會中透過產品展示，並將專利技術以影 像方式公諸於世，恐已啟發其他競爭廠商之研發及改良方向 ，故原告因被告延宕生產所致之損害，非違約金得以補償。 依系爭合約第玖條第2 項約定，因被告違約致系爭合約終止 ，被告負有給付50,000單位權利金之義務，扣除被告前已支 付之首批授權金5,000 單位之25％，尚得請求被告給付原告 違約金為美金341,250 元。 ㈣據上聲明：1.被告應給付原告美金341,250 元及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。2. 願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告則以下列各點置辯： ㈠原告以被告在玩具槍製造業界之盛名，若能取得其法定代理 人所有「玩具槍結構」專利技術之授權，可確保被告在未來 10至20年手動步槍產品之競爭力優於其他廠牌，且本件專利 技術可修改現有玩具槍型號G96 模具後即行量產、並可快速 回收成本，藉此推銷並說服被告與其簽訂系爭合約。惟原告 所提之專利技術僅為構想，無法實際用以量產商品，原告為 解除被告疑慮，遂提出樣品設計完成圖及零件修改建議，並 表示該建議係為讓被告參展之用，之後會再協助被告調整設 計使商品得以量產，惟原告嗣後並未盡到開發及生產模具之 協力義務，致使被告未能量產商品，被告實無違反系爭合約 之情事，故原告依存證信函催告被告終止系爭合約，並依系 爭合約第玖條第2 項約定請求被告給付違約金，並無理由。 ㈡原告主張其於103 年10月7 日委請律師寄發台北中山郵局第 1752號存證信函，催告被告於文到後15日內依約履行給付權 利金義務，未得被告回應後，遂於同年月24日再次委請律師 寄發台北雙連郵局第1528號存證信函終止系爭合約。依系爭 合約第參條第1 項約定，被告公司生產製造銷售本件專利技 術產品時，始有依約支付授權對價之義務，然被告係因原告 未提供開模製造產品之相關協助，始無法製造銷售產品，故 原告終止系爭合約並不合法。再者，原告明知其提供之協助 及資料，不足使被告開模製作產品，亦未曾催告被告量產商 品予以販售，是原告以前揭存證信函催告被告給付授權金， 顯屬無據，其後終止契約之存證信函，亦不生終止之效力。 ㈢兩造簽立系爭合約前，原告除已就「玩具槍結構」取得臺灣 新型專利外，另已向世界智慧財產權組織國際局提出PCT 國 際專利申請，並已完成國際階段，而得以申請日主張優先權 ，則被告於101 年3 月參展時，並不會使原告喪失該專利之 新穎性或有權利無法保障之情事。再者，系爭合約終止後， 除原告及原告授權者外，他人亦無法使用本件專利，實無所 謂喪失專利先機、市場競爭力之情事，原告據此主張受有損 害，顯屬無稽。又被告除花費大筆成本依原告指示打造G96 零件外，嗣後亦花費大筆行銷成本進行國外參展事宜，且被 告參展後紛紛接到詢問產品之電子郵件，足證G96 玩具槍產 品在市場上有一定之詢問度，原告即能以其技術繼續製作販 售，是原告未支出任何成本即能獲得G96 玩具槍之行銷利益 ，若能再得據此請求被告給付違約金，對被告實非公允，爰 依民法第252 條規定，請求酌減違約金。 ㈣據上聲明：1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回。2.如受不 利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。 三、本件經本院協商整理兩造不爭執事項如下（本院卷第240 頁 背面、第241 頁）： ㈠兩造於民國（下同）101 年1 月16日簽訂專利技術授權合約 書（參原證1 ，下稱系爭合約）。 ㈡被告已依系爭合約第參條第八項第一款支付首批授權5,000 單位之25% 對價金額，即8,750 元美金，折合新台幣為255, 000 元予原告收受無訛（參原證2 、原告103 年11月14日民 事起訴狀第2 頁第9 至第20行) 。 ㈢原告於103 年10月7 日委請律師寄發台北中山郵局第1752號 存證信函（參原證20），催告被告於文到後15日內依約履行 給付權利金義務。 ㈣原告於103 年10月24日委請律師寄發台北雙連郵局第1528號 存證信函（參原證21），主張終止系爭合約。 ㈤被告於103 年10月30日委請律師寄發桃園府前郵局第1471號 存證信函（參原證22），回覆原告。 四、兩造爭點經協商整理如下，並同意以此作為辯論及判決基礎 （本院卷第241 頁）： ㈠被告是否有違反系爭合約之情事？ ㈡原告是否已合法終止系爭合約？ ㈢原告請求被告給付違約金是否有理由？原告請求數額是否應 予酌減？ 五、茲就上開爭點，說明本院判斷如下： ㈠被告是否有違反系爭合約之情事？ ⒈原告主張兩造訂有系爭合約，依約被告有給付權利金之義務 ，但被告除依約支付首批授權5,000 單位之25％對價金額相 當美金8,750 元折算新台幣255,000 元之權利金外，即未再 支付其餘權利金，經原告催告亦未置理，被告自有違反系爭 合約之情事。其中有關兩造訂有系爭合約、被告已支付相當 於美金8,750 元以及原告催告被告支付權利金之事實，已經 兩造不爭執事項㈠、㈡、㈢確認，又被告除已支付相當美金 8,750 元之權利金外，未再支付任何其餘權利金乙節，被告 並無爭執，亦可採信為真實。 ⒉惟被告否認其未再支付任何權利金，有何違反系爭合約之情 事，從而根據系爭合約約定，被告究竟是否及有何支付其餘 權利金之義務，即為判斷被告是否有違反系爭合約所必要。 ⒊系爭合約第參條第1 項約定：「乙方使用『本專利技術』或 『乙方改良專利技術』生產製造銷售本產品時，應支付甲方 授權對價」、同條第5 項第1 款約定：「權利金計算基準： 按每一「本產品」為一個單位，授權對價為7 元（美元）之 任何形式出廠數量計算權利金。」是依照系爭合約權利金係 本產品使用「本專利技術」或「乙方改良專利技術」，以任 何形式出廠生產製造之對價。惟依原告自己之主張，被告於 簽訂系爭合約後，始終遲遲未開模進行量產（本院卷第10頁 ），是被告是否依約有給付其餘權利金之義務，實已不無疑 義。 ⒋系爭合約雖在第參條第5 項第2 款，同有合約在三年效期內 ，每年最低授權數量限制，但此應係被告開模量產後，生產 數量未達最低授權數量限制時之規範，至於系爭合約所定產 品根本未能開模量產時應如何處理？或其相關風險應由何方 承擔？則應求諸系爭合約之其他約定。另外，縱認為最低授 權數量限制將造成被告未生產使用專利技術，仍有支付權利 金之契約義務，亦必須被告依約其權利金給付期限已經到期 ，卻遲未支付，始有違約可言。 ⒌惟查：綜觀系爭合約全部條款，並未規範系爭合約所定產品 未能開模量產時，應如何處理，或其相關風險應由何方承擔 。但關於權利金之支付期限，則於系爭合約第參條第6 項約 定：「權利金計算及支付的週期按授權批次為之」，該項第 1 款約定：「第一年度權利金計算週期自乙方第一批『本產 品』完成生產日起算（依甲、乙方研發生產工作日誌記載日 為依據）。」依此約定，第一年度權利金之支付期限應自被 告第一批產品完成生產日始起算到期，在此之前，第一年度 權利金之支付期限均未能起算。而何時始能具體認定第一批 產品完成生產，依上開約定，則應依兩造研發生產工作日誌 記載。據此，應可認系爭合約對於客觀情事是否已經排除未 能量產之風險，係由兩造共同以研發生產工作日誌加以認定 ，且未能量產之風險，顯然與權利金計算週期之起算時間相 連結，而可認在系爭合約架構下，未能量產，即未能起算權 利金週期，權利金支付期限自無從到期，其因此產生不能收 取權利金之風險，自必須由原告承擔。相對地，量產前之樣 品開發、測試、修改所需費用，依系爭合約第柒條第4 項係 由被告負擔。在未能量產之情形下，該等費用，即屬沈沒成 本，依約需由被告吸收。此外，在量產前，被告依約至少已 先支付首批授權5000單位之25％對價金額（兩造不爭執事項 ㈡），因原告亦不擔保系爭合約所定產品之市場接受度、適 銷性及產品商品化（系爭合約第壹拾貳條第1 項第8 款參照 ），故未能量產時，此部分已給付之金額，被告恐亦不能請 求返還，而成為被告所應承擔之風險。由此觀之，未能量產 之風險，兩造各有承擔，可謂公平而對等。 ⒍承上，本院乃於書狀先行程序闡明：請兩造詳為表明兩造間 有無「甲、乙方研發生產工作日誌」？如有，其記載之第一 批本產品完成生產日為何？如無，如何起算權利金計算週期 ？（本院卷第143 頁）兩造就此均表示：雙方並無共同製作 之研發生產工作日誌（本院卷第148 、151 頁）。原告雖解 釋：簽約時雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產，但 雙方均不願意拋棄期限利益，故以產品完成生產日為授權金 起算日，無論如何第一年之最低授權數量限制，即表示被告 有最低授權金之給付義務。惟此為原告自己片面之解釋，且 系爭合約既已明定原告根本不擔保產品商品化（應即為量產 ，見系爭合約第壹拾貳第1 項第8 款），如何能認為簽約時 雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產？如果無論量產 與否，被告均有給付最低授權數量權利金之義務，則何以系 爭合約未於第參條第6 項第1 款明文約定：「但至遲自簽約 日起一年後為第一批本產品完成生產日」，以示由被告完全 承擔未能量產之風險？其無此明文約定，顯見未能量產之風 險實現時，將因連結授權金計算週期無從起算，而應由原告 承擔無法收取權利金之不利益。 ⒎事實上，根據原告所提供兩造往來之電子郵件顯示：兩造於 簽約後第一年（即101 年1 月16日起算一年），最後一次通 郵之時間為101 年6 月29日，原告法定代理人寫給被告法定 代理人之郵件內容還提到：「修正過後的設計可以說更接近 量產所需」、「這樣可以爭取一些進入量產的時間」，顯見 在兩造簽約後第一年，至多僅「接近量產所需」，根本還沒 有進行量產階段，自無可能有授權金計算週期起算之第一批 產品完成生產，從而如何認定被告有遲延給付授權金而違約 之情事？。 ⒏此外，本院另依照原告所主張其已提供被告之本件產品所有 專利技術、設計圖說，囑託財團法人中華工商研究院就本件 產品可否量產進行鑑定，經鑑定結果亦顯示本件產品並無法 量產（G96 玩具槍專利產品生產量造鑑定研究報告書第68頁 ，報告書外放）。原告雖攻擊上開鑑定，因被告另隱藏實體 樣品、設計圖說，故鑑定結果不具參考。惟囑託鑑定所提供 之資料，乃原告於起訴時所列其確實提供所有相關專利技術 、設計圖說之電子郵件內容（本院卷第8 頁，撿除非關技術 部分之電子郵件往來），如確有不足，原告即應提具充分足 夠之資料而為鑑定聲請，以實質鑑定結果而為攻防，但先前 經本院於書狀先行程序闡明兩造：「兩造對於本產品無法量 產之原因，各執己見，是否願意聲請專業鑑定？或願由本院 逕依相關契約條款而為違約責任有無之認定？」（本院卷第 143 頁），原告卻表明：願由本院逕依相關契約條款為違約 責任之認定、根本無庸鑑定（本院卷第149 頁背面）等情， 最後確亦未聲請鑑定。是其事後攻擊上開鑑定所憑之資料不 足，即非公允。更何況，去除該項鑑定報告，原告並未能舉 證 本件產品已可量產，按照本判決前揭分析說明，原告即應承 擔未能收取權利金之風險實現後果。 ⒐原告另主張：依照系爭合約第參條第8 項約定，於樣品完成 時，被告應支付首批授權5000單位之25％對價金額之義務， 但被告就此並未支付，亦屬違約等情。惟依系爭合約第參條 第9 項約定，所謂「樣品完成」之階段時程認定標準，係以 雙方於商品開發專案計劃工作記錄中書面記載的時間點與會 議決策內容為依據。為此，本院曾於書狀先行程序命兩造表 明：兩造間有無「商品開發專案計劃工作記錄」，如有，其 記錄之樣品完成時間為何？（本院卷第143 頁）被告就此明 確表示：兩造間並無「商品開發專案記劃工作紀錄」（本院 卷第152 頁），原告就此並未明確回應，僅謂由兩造間往來 之電子郵件可知兩造間確有規劃專案記劃時程，且已完成樣 品之時程階段（本院卷第148-149 頁）。然而，觀諸系爭合 約第參條第9 項之約定內容，係明確要求以雙方於「商品開 發專業記劃工作記錄中書面記載的時間點與會議決策內容」 為依據，此為兩造就各階段完成時間點之特約約定，原告依 約請求支付樣品完成之階段權利金，自應遵守系爭合約對於 樣品完成時間點認定之要求，其捨此不為，另以兩造間之電 子郵件而為主張，自屬無據。 ⒑據上，被告並無原告所主張違約（即逾期未給付權利金）之 情事。 ㈡原告是否已合法終止系爭合約？ 承前，被告既未違約，原告引據對造違約得終止合約之條款 （系爭合約第陸條第3 項第1 款），終止系爭合約，即無理 由，其終止系爭合約並非合法，自不生終止效力。 ㈢原告請求被告給付違約金是否有理由？原告請求數額是否應 予酌減？ 承前，被告既未違約，原告請求被告給付違約金為無理由， 自無判斷應否酌減之必要。 六、根據上開爭點之判斷結果，本件原告之請求，為無理由，應 予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果均不生影 響，爰不再一一論述。 七、原告之請求既無理由，其假執行之聲請，亦失所依據，應一 併駁回。 八、依民事訴訟法第78條規定，訴訟費用由敗訴之原告負擔。 中 華 民 國 105 年 1 月 29 日 民事第二庭 法 官 蔡志宏 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不 命補正逕行駁回上訴。 中 華 民 國 105 年 2 月 2 日 書記官 許竺筠