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臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　100年度智上更㈠字第1號 上　訴　人　翔渝實業股份有限公司 法定代理人　余聰文 訴訟代理人　鐘登科律師 　　　　　　廖奕婷律師 被上訴人　　鑫望企業有限公司 法定代理人　劉翠芳 訴訟代理人　張靜律師 複代理人　　江健彰 上列當事人間請求不當得利等（專利權權利歸屬）事件，上訴人 對於中華民國98年7月3日臺灣臺中地方法院97年度智字第35號第 一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於101年1 月10日言詞辯論終結，玆判決如下： 主 文 原判決除確定部分外廢棄。 上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。 第一審（除確定部分外）、第二審及發回前第三審訴訟費用由被 上訴人負擔。 事實及理由 甲、程序方面： 被上訴人之法定代理人已由王貴戊變更為劉翠芳，此有其提 出之經濟部函及有限公司變更登記表影本乙件在卷可稽（見 本院前審卷㈠25-28頁），並經被上訴人聲明承受訴訟，繕 本並已送達上訴人（見同前卷174頁），其聲明承受訴訟， 核無不合，先予敘明。 乙、實體方面 壹、被上訴人主張： 一、被上訴人參與上訴人發起之策略聯盟，兩造於民國（下同） 95年9月1日就拉膜機及週邊設備之開發及長期配合製造供應 事宜簽訂合約書（下稱系爭契約），約定被上訴人負責研發 工作，第一部拉膜機及週邊設備研發成功後，應放置在上訴 人中國大陸策略聯盟模具配合廠秀育企業股份有限公司（下 稱秀育公司）作為機器測試、模具測試、樣品操作及陳列之 用，且上訴人雖受贈取得被上訴人研發所得之專利申請權及 專利權，但附有對被上訴人履行契約所定之訂單保證及利潤 計算之負擔。嗣被上訴人依約於96年1月31日將研發之第一 部拉膜機（下稱第一部拉膜機）送至秀育公司大陸廠房；上 訴人則於附表一所示之申請日，將伊發明之相關技術，向經 濟部智慧財產局（下稱智財局）申請如附表一所示之新型專 利及發明專利（下稱系爭專利）獲准，且於如附表二所示申 請日申請如附表二所示之發明專利，現公開申請實體審查中 （下稱系爭申請中專利）。 二、上訴人於96年11月間接獲一張訂單，於97年1月22日由訴外 人張源桔為簽約代表人，以其關係企業翔湧興業股份有限公 司（下稱翔湧公司）名義與訴外人金暘實業股份有限公司（ 下稱金暘公司）簽訂箔膜使用合約書，由金暘公司向翔湧公 司購買包括送膜機即被上訴人研發完成之系爭拉膜機在內之 機器一套後，未即向被上訴人下單，而於97年1月23日、25 日及28日三度以電子郵件通知被上訴人，要求更改系爭契約 所定利潤計算及拉膜機售價、付款方式，並要求於97年1月 30日另外再簽一次約，以增加系爭合約所無之條件（即被上 訴人有絕對義務配合買方上訴人QC人員實際與供應商確認材 料價格及洽談價格），上訴人未依約下單予伊，且片面更改 系爭契約所定利潤計算、拉膜機售價、付款辦法，並要求增 加系爭契約所無之條件，上訴人顯已片面違反系爭契約有關 利潤保證、付款方法之約定，並不履行訂單保證之約定。又 上訴人違約將第一部拉膜機，出售予秀育公司。又系爭專利 及申請中專利，其創作人為被上訴人，並非余聰文，上訴人 竟於向智財局申請專利時，擅列創作人僅余聰文一人，違反 專利法第7條第4項有關創作人享有姓名權之規定，亦違反系 爭契約。是上訴人前揭各項行為，已違反系爭契約，被上訴 人得依系爭契約第肆條第二項之約定，對上訴人終止契約。 被上訴人已分別於97年1月28日及29日以電子郵件對上訴人 為終止系爭契約之通知，並再於97年3月13日委由律師發函 ，對上訴人為終止契約之意思表示，依系爭契約第肆條第二 項約定，系爭契約於被上訴人對上訴人為終止意思表示3個 月後即發生終止之效力。 三、縱認被上訴人單方終止契約不生效力，惟被上訴人分別於97 年1月28日及29日以電子郵件對上訴人為終止系爭契約之通 知之同時，亦請上訴人另覓廠商供應拉膜機，即屬終止契約 之提議，上訴人受此通知後，隨即於同年3月5日與訴外人旭 東機械工業股份有限公司（下稱旭東公司）簽訂與系爭契約 內容大致相同之策略聯盟合約，旭東公司並複製相同之一台 拉膜機予上訴人，再由上訴人於97年7月底以翔湧公司名義 交貨予金暘公司，可知旭東公司乃已取代被上訴人公司之策 略聯盟角色，可證上訴人對於被上訴人所為終止契約之提議 ，已默示為承諾，是兩造已合意終止系爭契約。則被上訴人 於事後再於97年3月13日委律師以法律專業之角度表示依系 爭契約第肆條第2項約定及上述各法定事由聲明終止合約或 解除契約，自屬無據，並無必要。又上訴人於收受被上訴人 97年3月13日律師函後，為避免其他權利責任之爭執，始委 律師發函表明其無違約暨不生終止合約之效力云云，亦無解 於兩造系爭合約已經兩造合意終止在前之事實及效力。 四、又依系爭契約所載，第一部拉膜機乃承攬兼一次性買賣契約 ，上訴人始終未能提出其自行生產且合格之薄膜以供測試， 致測試歷經8個月、遠逾原定測試期間均未能通過，即本件 契約中之承攬工作，因可歸責於定作人即上訴人之事由致未 能完成，被上訴人自得依民法第507條第2項規定解除契約。 且上訴人未提出其自行生產且合格之薄膜以供測試，致第一 部拉膜機迄未通過測試，上訴人為給付不能，被上訴人亦得 依民法第256條、第255條等規定解除契約。 五、系爭契約既經終止或解除，被上訴人自得依民法第259條規 定，請求上訴人將系爭專利權及申請權返還予被上訴人；又 系爭契約既經解除或終止，上訴人取得系爭專利及申請中專 利之原因已不存在，被上訴人並得依不當得利規定，請求上 訴人返還。 六、又上訴人藉由系爭契約，無需支付任何對價，即取得被上訴 人研發之系爭專利權及申請中專利，為無償取得，此部分契 約即屬贈與契約，且屬附有「上訴人需對被上訴人履行訂單 保證及利潤計算」之負擔或解除條件，上訴人既未曾下單予 被上訴人，乃未履行其受贈與之負擔，被上訴人並為撤銷贈 與意思表示；或該贈與契約之解除條件已成就，契約已失效 ，被上訴人均得依不當得利之規定，請求返還系爭專利權及 專利申請權。 七、綜上，被上訴人依民法第507條第2項、第255條、第256條、 第259條第1款、第4款、第179條及第181條等規定，求為命 上訴人：一將智財局核准如附表一所示之專利權移轉登記予 被上訴人；二將向智財局申請如附表二所示之專利申請權移 轉予被上訴人之判決（被上訴人於原審另依民法第92條第1 項、第93條、第114條第1項、第113條、第179條、第181條 規定，以先位聲明請求上訴人如上述聲明部分，經原審法院 駁回後，未據聲明不服）。 貳、上訴人則以： 一、上訴人並無被上訴人所指違約情事，被上訴人主張終止契約 無理由： (一)依系爭契約約定，上訴人接獲客戶訂單並轉給被上訴人後， 被上訴人需先將實際成本列表提供予上訴人以便上訴人判斷 是否合理，兩造再就各別訂單之價金、付款方式等為協議， 待簽署訂單，始各負擔交貨義務與付款義務。是上訴人請求 被上訴人配合進行成本審核以及就成交價格進行協議，乃契 約中明定之權利，需待上訴人就被上訴人提出之實際成本進 行審核無誤後始需加計100%利潤（利潤保證）以資作為成交 價格。惟上訴人於96年11月間接獲第一張訂單即金暘公司之 訂單後，旋依約向被上訴人下單，被上訴人雖提出報價單予 上訴人，惟上訴人依約得先判斷其報價之成本是否合理，且 上訴人仍得提出調整要求，因上訴人認被上訴人報價過高， 乃多次向被上訴人洽談價格等相關條件，並表示同年月30 日至被上訴人處簽約以確認訂單；詎被上訴人仍拒絕上訴人 之要約，根本未與上訴人就實際交易條件為協商，即突於97 年1月28日、29日上午片面決定結束兩造間之合作關係，甚 至上訴人旋於29日下午（系爭契約第4條第2項所定3個月契 約仍有效之緩衝期間內）已表示同意以其提出之價格成交、 承諾將依原定付款方法履行付款義務，即已就金暘公司之訂 單再度表示下單予被上訴人後，被上訴人仍堅決拒絕接單， 是上訴人僅係曾提出變更付款條件之要約，尚須待被上訴人 同意始能成立，並未擅自變更契約內容，更無何違約情事； 且「下訂單」與「訂單成立」係屬二事，上訴人確已下訂單 予被上訴人，該訂單既因被上訴人藉詞不予承接即因可歸責 於被上訴人之事由而尚未成立，上訴人自無依契約所定「付 款方式」支付價款予被上訴人之義務，故上訴人並無違反有 關「付款方式」約款之行為。另上訴人係因兩造間就確認實 際成本及商議成交價格之問題已拖延過久，恐錯失與金暘公 司簽定正式合約之時機，乃於97年1月22日以翔湧公司之名 義與金暘公司簽定「箔膜使用合約書」，並仍積極與被上訴 人洽談價格，故上訴人並無被上訴人所指違約情事。 (二)上訴人與秀育公司就系爭第一部拉膜機並未有買賣合意，上 訴人亦未曾收受價金，被上訴人所指「機械買賣切結書」， 僅係因系爭拉膜機需出口至大陸地區，為配合通關手續而簽 訂之資料。 (三)系爭專利及申請中專利之發明人及創作人均為余聰文，縱認 系爭專利之發明人為被上訴人，上訴人既以訂單保證及利潤 保證之方式出資聘請被上訴人共同研發系爭專利，則上訴人 依專利法第7條第3項規定，亦得本於系爭契約第參條之約定 取得系爭專利權及專利申請權，並無違約事由。上訴人於契 約終止前取得系爭專利及申請中專利，乃有法律上之原因， 無不當得利可言。 二、系爭契約並未經兩造合意終止： (一)被上訴人於97年1月28日、29日電子郵件及97年3月13日律師 函所為，均係以上訴人違約為由，單方行使終止權，惟被上 訴人行使終止權，均不生契約終止之效果，無從逕轉換為合 意終止契約之意思表示，被上訴人並未曾提出合意終止契約 之要約。 (二)且上訴人在97年1月29日上午收受被上訴人：「…，內部股 東會決議忍痛暫緩繼續投資拉膜機設備，為不耽誤翔渝公司 的接單問題，敬請翔渝公司另覓廠商供應。」之電子信函後 ，隨及於同日下午1點02分回函予被上訴人，其內容已明確 表明不同意被上訴人終止合約。同日被上訴人固回覆：「… 請翔渝公司盡快尋找第二家供應商。我司自動放棄參與此聯 盟，且我司股東會之決議不能改變。」等語，然上訴人仍繼 續與被上訴人聯絡，兩造當時之法定代理人余聰文、王貴戊 二人更於97年2月14日時會面，上訴人仍請求被上訴人供貨 ，有證人王貴戊於99年9月14日庭期時證言可證。顯見上訴 人實際上根本無與被上訴人合意終止契約之意思，甚且積極 尋求繼續履約合作之可能，遑論有何默示合意終止之舉動。 (三)嗣上訴人雖於97年3月5日與第三人旭東公司簽約，但此係因 上訴人對客戶之交期將至，若不盡快另覓供應商，上訴人不 僅將錯失商機，更有違約應負賠償責任之可能，迫於無奈， 上訴人始將訂單轉移予旭東公司，但絕無接受或同意被上訴 人終止系爭合約之意思。且依系爭合約第貳條第二項約定， 若被上訴人未能承接或正常交貨，上訴人即不負訂單保證之 義務，可將單筆訂單轉移予第三人，然系爭合約仍繼續存在 ，待下筆訂單出現時，上訴人可決定是否再與被上訴人合作 。是上訴人於被上訴人拒絕接單後，因對客戶之交期將至， 迫於無奈，另覓旭東公司製造系爭機器設備，尚難遽此認為 上訴人已默示同意合意終止系爭契約。 (四)況上訴人在將第一筆訂單轉予旭東公司承接後，尚於97年3 月20日、4月18日兩度發函予被上訴人，清楚表示不同意被 上訴人終止合約，更請求被上訴人在合約有效期間內承接訂 單，顯示上訴人絕無默示同意終止契約之意思。 三、本件第一部拉膜機已開發完成，為兩造所不爭執之事項，則 承攬工作已完成，契約目的業已達成，自無「工作因定作人 未盡協力義務而致未完成」或「契約目的不達」之問題，本 件並無民法第507條之適用。又系爭契約中既未約定上訴人 必須履行提出合格薄膜之給付義務，縱使上訴人未提出合格 之薄膜（上訴人否認），亦不能認為上訴人負有給付不能之 債務不履行責任。是被上訴人以上訴人未提出合格薄膜一事 ，主張上訴人有給付不能之債務不履行情事，而援引民法第 226條、第255及第256條之規定解除契約，並無依據。 四、依系爭契約約定，被上訴人取得上訴人之「訂單保證」及「 利潤保證」，上訴人非無償取得系爭專利及專利申請權。系 爭契約關於專利之約定，並非無對價關係，自非贈與契約， 更無從成立附負擔贈與或附解除條件贈與；退步言之，縱將 系爭契約第參條關於專利之約定解為「附負擔之贈與契約」 ，上訴人亦已履行應負之負擔（訂單保證、利潤保證），最 終係被上訴人藉口拒絕接受訂單，是被上訴人依民法第412 條之規定撤銷贈與契約，實無理由等語置辯。 參、原審法院判決：上訴人應將智財局核准如附表一所示之專利 權移轉登記予被上訴人，及應將向智財局申請核准專利如附 表二所示之專利申請權移轉予被上訴人。上訴人提起上訴， 聲明：原判決應予廢棄；被上訴人之訴駁回。被上訴人答辯 聲明：駁回上訴。 肆、兩造不爭執之事項 一、兩造於95年9月1日簽訂合約書，其內容為：「本合約係由翔 渝實業股份有限公司（以下簡稱甲方）與鑫望企業有限公司 （以下稱乙方）就甲方『模內立體射出技術』所需要『拉膜 機及週邊設備』開發及長期配合製造供應事宜，雙方同意訂 定條款如下：壹、乙方必須履行部份：拉膜機及週邊設備 研發：乙方負責本案全權研發工作，……拉膜機及週邊設 備放置：拉膜機及週邊設備研發成功後，放置在本案甲方策 略聯盟模具配合廠，秀育企業股份有限公司所提供試機場所 （暫定東莞市常平鎮司馬鄉和合工業區），並附掛在秀育企 業股份有限公司所提供的700ton注射機上，做為機器測試、 模具測試、樣品操作及陳列用（DEMO）。拉膜機及週邊設 備量產、服務：乙方絕對配合甲方訂單生產，不得擅自對外 接受訂單，並負責全部裝機、試機、維修工作，不得藉故推 託，如經雙方同意價格、交期，必須如期交貨，如有延誤造 成甲方金錢或信譽損失，乙方必須負賠償責任。貳、甲方必 須履行部份：一拉膜機及週邊設備（DEMO）保護、保密：… …二訂單保證：乙方交貨正常，並能夠完全承接生產甲方所 下訂單，又沒有損害甲方利益及信用情況下，甲方保證不會 將訂單轉移第三者。二（按應為之誤寫）利潤計算：乙方 將實際成本列表給甲方，甲方認為合理無誤後+100%付款（ 如需要調整，雙方協議之）。（按應為四之誤寫）訂單成 立甲方付30%做為訂金，客戶完成試機15天內付50%（三十天 期票），客戶運作三十天無誤簽驗後，付餘款20%（三十天 期票）。參、智慧財產部分：有關本案拉膜機及週邊設備： 其製程、流程專利，甲方已經申請專利部分（含尚未申請部 分）權利歸甲方所有，乙方不得申請。二有關本製程所衍生 各項新型、新式樣專利，乙方需經過甲方同意才可以申請。 肆、合約期限：一本合約有效期限自中華民國九十五年九月 一日起至壹百年八月三十一日止，合約期滿若雙方合作事項 未提出書面異議時，則視為自動續約貳年。二若甲乙雙方之 任一方違反本合約中所列之條文時，對方提出終止本合約要 求，但須於三個月前以書面通知對方。伍、未盡事宜：…… （詳如原審卷第1宗第七、八頁）」。 二、上訴人於系爭合約期間內，先後於原判決附表一所示申請日 申請如附表一所示之新型專利（編號1）及發明專利（編號2 至4），均已獲准給予專利；於原判決附表二所示申請日申 請如附表二所示之發明專利，該等發明專利現已公開申請實 體審查中。 三、被上訴人已依系爭合約研發成功第一部拉膜機，而於96年1 月31日將該拉膜機送至上訴人指定之秀育公司大陸常平百陞 塑膠電子製品廠房，被上訴人為此並開立200萬元之統一發 票予上訴人以利出貨及作帳，惟上訴人依約無需支付貨款（ 含稅金）給被上訴人，第一部拉膜機之所有權仍歸被上訴人 所有。 四、被上訴人於97年1月28日下午8時42分及97年1月29日上午10 時52分兩次寄發電子郵件予上訴人，內容均為：「…本公司 經內部會議就此製程產業決議如下：⒈本拉膜機設備經由我 司研發到目前為止為投入龐大的時間與金錢，經評估後，與 預期的發展差距太大，內部股東會決議忍痛暫緩繼續投資拉 膜機設備。⒉為不耽誤翔渝公司的接單問題，敬請翔渝公司 另覓廠商供應。⒊我司先前出貨給翔渝公司之展示用拉膜機 （目前放置大陸百陞公司），請儘早退回鑫望公司，含已開 翔渝公司的機器發票。⒋先前與翔渝公司簽訂之合約書（95 年09月01日）將予中止，有關合約內的權利及義務回歸雙方 ，其細節部份將由書面告知。」嗣再於97年1月29日下午6時 20分以電子郵件請上訴人儘快尋找第二家供應商。 五、被上訴人於97年3月13日委任張靜律師發函予上訴人，其說 明四至六謂：「四茲因貴公司於97年1月23日及1月25日兩度 以書面通知擅改上開合約原所約定之付款方式及利潤計算價 格，本當事人認為貴公司違反合約約定，遂於97年1月28日 下午8時42分及1月29日上午10時52分二度以書面e-mail表達 解約之意，並要求上述陳列用拉膜機及所開發票應儘早退回 本當事人，嗣再於1月29日下午6時20分書面e-mail請貴公司 儘速尋找第二家供應商，因而貴我雙方所簽訂之合約書將於 97 年4月29日解約，請貴公司儘速將上述陳列用拉膜機及發 票退回本當事人，如不退回造成任何損失，貴公司應負賠償 責任。五此外，本當事人尚指出，貴公司早於96年1月29日 即已違約將上述陳列用拉膜機與秀育企業股份有公司簽訂機 器買賣協議切結書，違反貴我合約僅供機器測試、模具測試 、樣品操作及陳列用之約定。此外，拉膜機是由本當事人負 責研發，雖約定專利權歸貴公司所有及申請，但創作人仍係 本當事人之負責人及所僱研發人員，並非貴公司負責人余聰 文。但貴公司於96年1月18向經濟部智慧財產局申請新型專 利時，卻將創作人載為余聰文，此亦明顯違反專利法第7條 第4項有關創作人享有姓名表示權之規定，此均屬違約，一 併為本當事人解約之事由。六綜上，本當事人之解約依法依 約有據，是代為函告貴公司雙方所簽合約書將於97年4月29 日解約，且因貴公司迄今未曾下過訂單，也未曾支付分文予 本當事人，乃雙方互負返還義務之結果，貴公司應將上述陳 列用拉膜機及發票退還本當事人，所申請之新型專利權亦應 一併返還本當事人，請貴公司最遲於97年4月29日解約後7日 內履行此一返還義務，以免訟累。」 伍、本件爭執之事項： 一、被上訴人主張其得依系爭契約第肆條第二項之約定，對上訴 人終止契約，有無理由？ ⒈上訴人有無片面違反系爭契約有關利潤保證、付款方法之約 定，並不履行訂單保證之約定？ ⒉上訴人有無將第一部拉膜機，出售予秀育公司？有無違反系 爭契約約定？ ⒊上訴人向智財局申請新型及及發明專利時，將創作人載為余 聰文，有無違反系爭契約？ 二、如認被上訴人單方終止契約不生效力，則兩造有無合意終止 契約？ 三、被上訴人主張其得依下列事由解除契約，有無理由？ ⒈被上訴人主張第一部拉膜機因上訴人始終未能提出其自行生 產且合格之薄膜以供測試，致測試歷經8個月、遠逾原定測 試期間均未能通過，即本件契約中之承攬工作，因可歸責於 定作人即上訴人之事由致未能完成，被上訴人得依民法第50 7條第2項規定解除契約，有無理由？ ⒉被上訴人主張上訴人未提出其自行生產且合格之薄膜以供測 試，致第一部拉膜機迄未通過測試，上訴人為給付不能，被 上訴人得依民法第256條、第255條等規定解除契約，有無理 由？ 四、系爭契約是否因被上訴人為撤銷贈與之意思表示，或因解除 條件成就而失其效力？ ⒈ 系爭契約是否屬贈與契約？ ⒉系爭契約是否屬附有「上訴人需對被上訴人履行訂單保證及 利潤計算」之負擔或解除條件之贈與契約？ 陸、本院得心證之理由： 一、被上訴人主張其與上訴人簽訂系爭契約，上訴人並於系爭契 約期間內，先後申請如附表一所示之新型專利（編號1）及 發明專利（編號2至4），均已獲准給予專利；並申請如附表 二所示之發明專利，惟上訴人違反系爭契約約定，被上訴人 得依系爭契約第肆條第二項之約定，對上訴人終止合約。倘 認被上訴人不得單方終止契約，惟該契約亦經上訴人默示承 諾而經兩造合意終止。且被上訴人亦得依民法第507條第2項 、第256條、第255條等法定解除權之規定對上訴人主張解除 契約。又上訴人係基於無償贈與契約取得系爭專利權及專利 申請權，該贈與契約，係附有「上訴人需對被上訴人履行訂 單保證及利潤計算」之負擔或解除條件，因上訴人不履行該 負擔，被上訴人得撤銷贈與，或因解除條件成就，贈與契約 已不存在。被上訴人即得依民法第507條第2項、第255條、 第256條、第259條第1款、第4款、第179條及第181條等規定 ，請求上訴人應將智財局核准如附表一所示之專利權移轉登 記予被上訴人；及將向智財局申請如附表二所示之專利申請 權移轉予被上訴人。上訴人則予否認，並以前詞置辯。 二、被上訴人單方對上訴人所為終止契約之通知，不生終止契約 之效力： (一)按兩造於95年9月1日所訂之系爭契約第肆條第二項訂有「若 甲（即上訴人）、乙（即被上訴人）雙方任一方違反本合約 中所列之條文時，對方得提出終止合約要求，但須於三個月 前以書面通知對方」之約定，係屬意定終止權之約定。 (二)查系爭契約，固係約定由被上訴人為拉膜機及週邊設備之研 發，研發成功後放置在上訴人本案策略聯盟模具配合廠（即 秀育公司），由被上訴人依上訴人之訂單負責生產（契約第 壹條第一、二、三項），合約第貳條第二-四項固復有「訂 單保證」、「利潤計算」、「付款方式」之約定。惟所謂「 訂單保證」，係約定：被上訴人交貨正常，並能夠完全承接 生產上訴人所下訂單，又沒有損害上訴人利益及信用情況下 ，上訴人保證不會將訂單轉移第三者等語，至於上訴人應於 何時如何下訂單予被上訴人，則付闕如，並無約定。關於「 利潤計算」，則約定：被上訴人應將實際成本列表給上訴人 後，上訴人認合理無誤後應加100％付款（如需要調整，雙 方協議之）等語，是上訴人對被上訴人提出之實際成本有審 核是否合理之權，且該約定並得經兩造協議調整。又關於「 付款方式」係約定：訂單成立，上訴人付30％做為訂金，客 戶完成試機15天內付50％，客戶運作30天無誤簽驗收後，付 款20％等語，則所謂100％付款，應係在訂單成立並由被上 訴人依訂單生產交予客戶驗收之後，以上揆之系爭契約約定 即明。 (三)查被上訴人主張上訴人於96年11月間接獲一張訂單，復另於 97 年1月22日由張源桔為簽約代表人，以其關係企業翔湧公 司名義與金暘公司簽約，由金暘公司向翔湧公司購買包括送 膜機即被上訴人研發完成之系爭拉膜機在內之機器一套後， 並於97年1月23日、25日及28日三度以電子郵件通知被上訴 人等情，為上訴人所不爭執，應屬實在。次查，上訴人於97 年1月23日函知被上訴人：伊已與第一家客戶談好簽約，並 請被上訴人於同年月25日與上訴人洽談一切細節及價格等語 ，再於同年月25日、28日發函洽談相關契約條件，有被上訴 人提出之信函三件為證（見原審卷㈠11－13頁），又查，被 上訴人於同年月28、29日陸續以電子郵件回覆上訴人，並表 明「……。⒉為不耽誤翔渝公司的接單問題，敬請翔渝公司 另覓廠商供應。…」等語（詳如兩造不爭執事實四所示）， 可證上訴人確已向被上訴人下訂單，惟被上訴人經考量後未 接受該訂單。被上訴人雖主張上訴人於97年1月23日、25 日 、28日提出之訂單條件，要求更改系爭契約所定利潤計算及 拉膜機售價、付款方式，並要求於97年1月30日另外再簽一 次約，增加系爭合約所無之條件，違反系爭契約云云。惟查 ，被上訴人所主張此部分事實，應係屬上訴人關於兩造履約 條件改變之提議，並未立即發生兩造權利義務之變化，且非 系爭契約第貳條第三、四項所定於上訴人對被上訴人之「訂 單成立後」，被上訴人已依訂單生產交付產品後，上訴人始 有效改變「付款方式」及「利潤之計算」之違約行為。況查 ，上訴人為上述之提議為被上訴人所拒後，旋於最後提議（ 即28日）之翌日即29日下午以電子郵件通知被上訴人，表示 上訴人同意以被上訴人提出之價格成交，並承諾將依原定付 款方式履行付款義務，如被上訴人同意，其於簽訂合約時將 會立即依約開立訂金之旨，業據上訴人提出被上訴人不爭執 為真正之電子郵件一件為證（見原審卷㈠50頁），可認上訴 人並無違反系爭契約關於「訂單保證」、「利潤計算」及「 付款方式」約定之情事。 (四)被上訴人雖主張：上訴人違反系爭契約約定，於96年1月29 日將第一部拉膜機出售予秀育公司，並提出機器買賣協議切 結書一件為證（見原審卷㈠19頁) 。上訴人固不否認曾與秀 育公司簽立該切結書，惟否認與秀育公司間有買賣系爭第一 部拉膜機之真實合意。經查，證人梁徽湖即秀育公司執行董 事於原審證稱：「（合約約定測試通過要付750萬元，有無 付該筆錢？）沒有，如果測試結果可以，會買下該機械，因 測試發現是騙的。」、「（是否知道該機械是原告的？）一 開始就知道，因是三家配合要經常聯繫。」等語（見原審卷 ㈠111-113頁）；次查，該機器買賣協議契約書第五條亦係 約定：「機器如通過測試甲乙雙方須依協議訂定買賣決定， 不得藉固拖延，否則乙方有權利在任何時間遷移此機器，甲 方不得議異（應為異議之誤載）及阻撓並配合退關作業。」 等語（見原審卷㈠19頁) 。顯見秀育公司明知第一部拉膜機 僅供測試用，且與上訴人約定待測試通過後，雙方始有再另 行訂立買賣契約之問題，故雙方顯然並無依該「機器買賣協 議切結書」，就第一部拉膜機成立買賣合意之意思。況查， 被上訴人於原審亦陳稱：「當初為了要將第一台拉膜機運至 秀育公司大陸廠展示，因出口通關問題，形式上原告（即被 上訴人，下同）必須開出一張統一發票交給被告（即上訴人 ，下同）作為被告的進項發票，而被告也必須開出一張發票 給秀育公司做為銷項發票，……，但被告與秀育公司間針對 拉膜機並無買賣契約，故被告法定代理人余聰文當時曾打電 話給原告，口頭提出一些買賣機器的條文內容，要原告法定 代理人王貴戊用紙筆記下，並要求王貴戊看後如有要加上甚 麼內容，就加上再一起回傳給被告，王貴戊看後僅加上『四 機器如未通過測試秀育大陸奇聯廠在一個月內無條件退回台 灣翔渝公司，費用由秀育公司負責。』，其他各條文都是被 告所自行擬就的。」，可知被上訴人於事前即得知上訴人將 與秀育公司簽立書面作為第一台拉膜機報關之用，兩造亦就 系爭切結書之內容進行討論，益證上訴人與秀育公司簽立系 爭機器買賣協議切結書，僅係用於辦理報關之用，並非出於 成立買賣契約之合意。則被上訴人主張上訴人擅自出賣第一 台拉膜機，且有違約之情，即不可採。 (五)被上訴人另主張上訴人申請系爭專利及申請中專利時，僅以 上訴人法定代理人余聰文為創作人，違反系爭契約云云。惟 查，依系爭契約第參條約定內容，有關本案拉膜機及週邊設 備之專利，其專利申請權與專利權均歸屬上訴人。上訴人以 其為申請人而申請附表一、二所示之各專利，並享有該等專 利權，核屬有據。又系爭契約並未約定附表一、二之專利權 及專利申請權之創作人或發明人為何人，兩造對於上訴人申 請專利時，於申請資料表明創作人或發明人為余聰文一節， 是否違反專利法第7條第4項規定之姓名表示權一節，固有爭 論，惟此尚難認有違反系爭契約之情事。被上訴人雖主張系 爭契約第伍條約定：「未盡事宜一、本合約有未盡事宜應依 相關法令習慣及誠實信用原則公平解決之。」則上訴人違反 專利法第7條第4項姓名表示權之規定，依上開第伍條約定， 即屬違反系爭契約，依系爭契約第肆條第二項之約定，被上 訴人即有意定終止權云云。惟查，系爭契約第肆條第二項約 定係明定以雙方之任一方違反「本合約中所列之條文」，為 意定終止權發生之事由，是該事由應以系爭契約內明列之事 項為準，至於系爭契約第伍條第一項約定，應係指當事人於 系爭契約未明定之事項，仍得依相關法令習慣及誠實信用原 則處理。至於該未盡事項之具體事實為何？相關「法令習慣 」之內容為何？如何依誠實信用原則公平解決之？既未經契 約雙方當事人明定，且於訂約時均屬未確定之內容，自不得 認屬雙方合意之意定終止權發生之事由。至於就「未盡事宜 」如有法定解除權或法定終止權之適用餘地，當然得依相關 規定處理，附此敘明。是被上訴人主張上訴人違反專利法第 7條第4項規定，被上訴人即取得系爭契約第肆條第二項之意 定終止權云云，應不可採。 (六)綜上所述，被上訴人主張依系爭契約第肆條第二款之意定終 止權，終止兩造契約，即無理由。其單方所為終止契約，並 不發生使契約終止之效力。 三、系爭契約並未經兩造合意終止契約： (一)按契約之合意終止與終止權之行使性質不同，前者為契約行 為，即以第二次契約終止第一次契約；後者為單獨行為，其 發生效力與否，端視有無意定或法定終止原因之存在。又契 約須當事人互相表示意思一致，始得成立，契約之成立，除 雙方同時互為一致之意思表示外，以一方對他方之要約為承 諾之通知或意思實現而成立。而默示之承諾，必依要約受 領人之舉動，或其他情事足以間接推知其有承諾之意思者， 始足稱之。且要約經拒絕者，失其拘束力，民法第155條亦 定有明文。 (二)查被上訴人曾於97年1月28日及29日電子郵件中表明「暫緩 繼續投資拉膜機設備；為不誤翔渝公司（指上訴人）的接單 問題，敬請翔渝公司另覓廠商供應，．．先前與翔渝公司簽 訂之合約書（九十五年九月一日）將予中止」等語，應屬單 方終止契約之單獨行為，業經本院認定被上訴人終止契約之 單獨行為，且因被上訴人主張上訴人違約等情，並不可採， 故其單方終止契約，並不生終止契約之效力。被上訴人雖主 張其終止契約之提議業經上訴人默示同意，系爭契約即經兩 造合意終止云云。惟查： ⒈上訴人於收受被上訴人97年1月28日及29日電子郵件後，即 於同年月29日以電子郵件函被上訴人表明「有關本訂單付款 辦法，我會依照95年9月1日所簽訂合約履行。有關價格亦照 貴司（指被上訴人）所提……成交，交機時為為您所提訂單 確認80至85天內，希望您收回成命……」（見原審卷㈠50頁 ），被上訴人原負責人王貴戊亦證稱：「我於農曆年過後， 我有到彰化的協力廠那邊，余先生（指上訴人法定代理人余 聰文）打電話給我，他問我是否可以碰個面，是否可以繼續 ……」（見本院前審卷㈡157頁背面），是可證上訴人於97 年1月29日所發電子郵件，及上訴人法定代理人余聰文向被 上訴人法定代理人王貴戊當面之口頭表示，均已清楚表明不 同意被上訴人所為終止契約之意思表示。 ⒉又查，嗣被上訴人於同年3月13日委任律師發函上訴人表示 ：依系爭契約約定，若任一方違反本合約時，對方提出終止 合約要求，須於3個月前以書面通知他方，……，被上訴人 認為上訴人違反合約約定，依系爭契約，將於97年4月29日 「解約」（該函所稱「解約」，依契約之約定應屬「終止契 約」之意）等語後（見原審卷㈠16-18頁），上訴人於同年3 月20日則委任律師發函被上訴人表示被上訴人要求解約依法 無據等語，更於同年4月18日函被上訴人表示：不論本合約 書是否如鑫望公司所主張將於94年4月29日解除，鑫望公司 在合約有效期間內均有義務依合約接受本公司所下之訂單等 語（見本院前審卷㈡94頁至97頁），是上訴人確已明確表示 不同意被上訴人終止契約，自無上訴人「默示同意」而經兩 造合意終止契約之情事。 (三)綜上，被上訴人主張系爭契約業經兩造合意終止，亦屬無據 。 四、被上訴人主張依民法第507條第2項、第256條、第255條等規 定解除契約，亦無理由： (一)被上訴人主張第一部拉膜機因上訴人始終未能提出其自行生 產且合格之薄膜以供測試，致測試歷經8個月、遠逾原定測 試期間均未能通過，即本件契約中之承攬工作，因可歸責於 定作人即上訴人之事由致未能完成，被上訴人得依民法第 507條第2項規定解除契約；且上訴人上開情事亦有給付不能 之情事，被上訴人亦得依民法第256條、第255條等規定解除 契約云云，惟均為上訴人所否認。 (二)按工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時 ，承攬人得定相當期限，催告定作人為之。定作人不於前項 期限內為其行為者，承攬人得解除契約，並得請求賠償因契 約解除而生之損害，民法第507條固定有明文。然被上訴人 主張其已將研發完成之第一部拉膜機，依約放置於上訴人指 定之處所之事實，既為上訴人所不爭執，則被上訴人業已完 成第一部拉膜機，其工作已完成，並無被上訴人所稱「工作 因定作人未盡協力義務而致未完成」或「契約目的不達」之 問題。本件應無民法第507條規定之適用，被上訴人主張依 該規定解除契約，即無理由。 (三)次查，被上訴人雖主張上訴人依約應提出自行生產之合格薄 膜以供測試，惟上訴人否認系爭契約有約定上訴人應提出自 行生產之合格薄膜之給付義務，被上訴人亦未舉證證明上訴 人有此項給付義務，則被上訴人以上訴人未提出自行生產之 合格薄膜，而認上訴人應負給付不能責任，並依民法第255 條及第256條之規定解除契約，亦無理由。 五、被上訴人主張依民法第412條規定撤銷系爭契約，或主張該 契約已因解除條件成就而失效，均無理由： (一)按贈與係指因當事人一方以自己之財產為無償給與於他方之 意思表示，經他方允受而生效力之契約；贈與附有負擔者， 如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求 受贈人履行其負擔，或撤銷贈與；贈與撤銷後，贈與人得依 關於不當得利之規定，請求返還贈與物，民法第406條、第 412條第1項、第419條固分別定有明文。惟上開規定所稱附 有負擔之贈與，係指贈與契約附有約款，使受贈人負擔應為 一定給付之債務者而言。該負擔係一種附款，乃贈與契約之 一部，本質上仍為贈與，以贈與為主、負擔為從，並無兩相 對酬或互為對價之性質。故附有負擔之贈與，屬於單務、無 償契約，而非雙務、有償契約，倘契約當事人雙方約定之給 付債務，係互為對價或兩相對酬關係，而非附有負擔之贈與 時，即應適用雙務或有償契約之規定，即無適用民法第412 條第1項規定撤銷贈與之餘地。 (二)查系爭契約係約定由被上訴人負責研發拉膜機及週邊設備， 第貳條「甲方必須履行部分」明定上訴人所負義務，即上訴 人負有將所接訂單交被上訴人生產，並按實際成本加倍付款 予被上訴人等義務，第參條並約定有關拉膜機及週邊設備製 程、流程專利歸上訴人所有（以上詳見系爭契約壹、貳、參 項內容）。且上訴人於本院前審已陳稱：「被上訴人所以同 意將所研發出來的發明或新型專利技術，其專利申請權及專 利權均歸由上訴人取得所有，則係看重在系爭契約第貳條有 關上訴人必須履行部份之約定，也即上訴人之訂單保證及利 潤計算部份」等語（見本院前審卷㈠134頁），顯見系爭契 約係約定上訴人對被上訴人負有訂單保證與100%利潤保證之 債務，而上訴人享有系爭專利之專利權及專利申請權，兩者 間有對價關係存在，即系爭契約應屬有償之雙務契約，上訴 人依系爭契約第參條約定可得取得之權利，並非無償取得， 系爭契約非屬贈與契約之性質，系爭契約有關上訴人應對被 上訴人履行訂單保證及利潤計算等約定，亦非被上訴人所指 贈與之負擔，且觀之系爭契約全文亦無附有被上訴人所指上 開解除條件之約定。 (三)是被上訴人主張系爭契約有關專利之約定，係屬附有上訴人 需對被上訴人履行訂單保證及利潤計算之負擔或解除條件之 贈與契約云云，並據以主張撤銷贈與契約或解除條件成就， 契約已失效云云，均無理由，不足採憑。被上訴人主張其得 依民法第419規定，依關於不當得利之規定，請求返還贈與 物即請求上訴人將附表一、二所示之專利權、專利申請權移 轉（返還）予被上訴人，為無理由。 六、綜上所述，被上訴人主張系爭契約業經被上訴人單方終止、 兩造合意終止、被上訴人行使法定解除權、撤銷贈與契約， 或因解除條件成就而契約失效等語，均無理由。則被上訴人 基於民法第259條規定之返還請求權，請求上訴人將系爭專 利返還被上訴人，即無理由。又上訴人取得系爭專利及申請 中專利，係基於系爭契約第參條約定，於契約有效期間內依 約取得，並非無法律上原因受有利益，與不當得利之要件不 符。從而，被上訴人依民法第507條第2項、第255條、第256 條、第259條第1款、第4款、第179條及第181條規定，請求 上訴人將附表一所示之專利權移轉登記予被上訴人及將附表 二所示之專利申請權移轉予被上訴人，均無理由，不能准許 。原審法院為上訴人敗訴之判決，尚有未洽。上訴意旨指摘 原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢 棄改判，如主文第二項所示。 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果 不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。 捌、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第 78條，判決如主文。 中 華 民 國 101 年 1 月 31 日 民事第七庭 審判長法 官 饒鴻鵬 法 官 李平勳 法 官 張瑞蘭 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書 狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上 訴理由書（須按他造人數附具繕本）。 上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法 第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具 律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文 件書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 書記官 康孝慈 中 華 民 國 101 年 1 月 31 日 附表一： ┌──┬───────┬─────┬────┬─────┬────┐ │編號│ 專利名稱 │ 專利種類 │ 申請日 │ 公告日 │證書號數│ ├──┼───────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ 1 │ 加熱裝置 │ 新型專利 │96.01.18│ 97.04.01 │ M315935│ ├──┼───────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ 2 │ 立式上膜機構 │ 發明專利 │95.12.28│ 97.04.01 │ I295258│ ├──┼───────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ 3 │ 切斷機構 │ 發明專利 │95.12.28│ 97.10.01 │ I301428│ ├──┼───────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ 4 │單片薄膜之連續│ 發明專利 │95.12.19│ 97.08.11 │ I299692│ │ │製作供給方法 │ │ │ │ │ └──┴───────┴─────┴────┴─────┴────┘ 附表二： ┌──┬────┬────┬─────┬────┬─────┐ │編號│發明名稱│ 申請日 │ 申請案號 │ 公開日 │ 公開編號 │ ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┤ │ 1 │送膜機 │95.12.19│ 000000000│97.07.01│ 000000000│ ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┤ │ 2 │送膜機構│96.01.12│ 000000000│97.07.16│ 000000000│ └──┴────┴────┴─────┴────┴─────┘